Abtei lung II
B-6740/2008
{T 1/2}
U r t e i l v o m 1 1 . N o v e m b e r 2 0 0 9
Richter Marc Steiner (Vorsitz), Richter Bernard Maitre,
Richter David Aschmann,
Gerichtsschreiberin Miriam Sahlfeld.
CREATIV Entwicklungs GmbH, Kanalstrasse 76, DE-
36037 Fulda,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Joachim Lauer,
Postfach 2651, 8033 Zürich,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Schutzverweigerung der Internationalen Registrierung
Nr. 896'962 - SINO.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Besetzung
Parteien
Gegenstand
B-6740/2008
Sachverhalt:
A.
Gestützt auf eine europäische Gemeinschaftsmarke wurde am
12. Juli 2006 die Wortbildmarke IR-Marke Nr. 896'962 SINO unter
anderem mit Schutzanspruch für die Schweiz im internationalen
Register eingetragen und am am 19. Oktober 2006 von der Organisa-
tion Mondiale de la Propriété Intellectuelle dem Eidgenössischen
Institut für Geistiges Eigentum (Vorinstanz; IGE) mitgeteilt. Der Schutz
dieser Marke wurde für folgende Waren für das Gebiet der Schweiz
beantragt:
Klasse 8
Couverts (couteaux, fourchettes et cuillères).
Klasse 16
Papier, carton et produits en ces matières, compris dans cette classe; pro-
duits de l'imprimerie; matériel de reliure; papeterie.
Klasse 21
Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux,
ni en plaqué); verrerie, porcelaine et faïence comprises dans cette classe.
Klasse 24
Tissus et produits textiles, compris dans cette classe; couvertures de lit et de
table.
Klasse 28
Jeux et jouets.
Klasse 30
Pâtisserie et confiserie.
B.
Mit Schreiben vom 25. September 2007 erliess die Vorinstanz eine
"Notification de refus provisoire total (sur motifs absolus)" mit der
Begründung, SINO sei beschreibend und irreführend in Bezug auf die
Herkunft der beanspruchten Waren, da das Zeichen auf China ver-
weise. Ein Hinweis auf den Warenhersteller lasse sich dem Zeichen
nicht entnehmen. Zudem bestehe an dieser Bezeichnung ein Freihalte-
bedürfnis.
C.
In ihrer Stellungnahme vom 14. Februar 2008 wandte die Hinterlegerin
ein, das Wort SINO werde in der geographischen Bedeutung mit Be-
zug auf China in allen Landessprachen nie in Alleinstellung, sondern
ausschliesslich als Bestandteil in zusammengesetzten Wörtern wie
Seite 2
B-6740/2008
"Sinologe" (dt.) oder "sinologie" (frz.) sowie in Kombinationen mit
weiteren geographischen Angaben, z.B. "sino-coréen", verwendet. Das
Wort erlaube keinen unmittelbaren Schluss auf die geographische
Herkunft. Darüber hinaus vertritt sie die Auffassung, dass der Bedeu-
tungsinhalt von SINO nur von einem akademischen Fachpublikum
verstanden werde. Auch Fachleute müssten erst einmal den Bezug zu
"Sinologe" herstellen, sodann erkennen, dass der Hinweis auf China in
diesem Wort in dem Bestandteil "Sino-" enthalten ist und schliesslich
in einem weiteren gedanklichen Schritt diesen Bestandteil mit den in
Frage stehenden Waren in sprachlich ungewöhnlicher Weise im Sinne
einer Herkunftsbezeichnung in Verbindung bringen. SINO werde als
Fantasiebezeichnung aufgefasst. Ein Freihaltebedürfnis sei nicht er-
sichtlich und eine Irreführung des Verkehrs nicht zu erwarten.
D.
Mit Schreiben vom 14. Februar 2008 hielt die Vorinstanz an der
Schutzverweigerung fest und ergänzte ihre Begründung dahingehend,
dass sich die Freihaltebedürftigkeit des Zeichens daraus ergebe, dass
es Konkurrenten nicht verunmöglicht werden dürfe, in sprachüblicher
Form darauf hinzuweisen, dass ihre Waren aus China stammen.
E.
Die Hinterlegerin wies mit Schreiben vom 14. Juli 2008 daraufhin, dass
SINO gerade keine "sprachübliche Form" sei, um auf die chinesische
Herkunft von Waren hinzuweisen. Daher handle es sich nicht um eine
Herkunftsbezeichnung. Im Übrigen teilte sie mit, das Harmonisierungs-
amt für den Binnenmarkt (HABM) in Alicante habe das Zeichen als
Gemeinschaftsmarke eingetragen.
F.
Mit Verfügung vom 24. September 2008 verweigerte die Vorinstanz der
IR-Marke SINO (Nr. 896'962) den Schutz für Schweiz. Sie stützte die
Schutzverweigerung zum einen auf die fehlende Unterscheidungskraft
des Zeichens. Die Bedeutung des Wortbestandteils sei eindeutig und
könne lexikographisch nachgewiesen werden. Die Benutzung des
Zeichens in Alleinstellung sei zwar eine grammatikalische Inkorrekt-
heit, verhelfe indessen dem Zeichen nicht zu Unterscheidungskraft,
sondern beschreibe unmittelbar die Herkunft der so bezeichneten
Waren. Die Produktion von Waren des täglichen Gebrauchs in China
zu den dort derzeit üblichen günstigen wirtschaftlichen Bedingungen
sei keineswegs unwahrscheinlich. Neben dem Freihaltebedürfnis führe
Seite 3
B-6740/2008
auch die Irreführungsgefahr in Bezug auf die Herkunft der Waren zur
Schutzverweigerung, solange die Waren nicht auf solche chinesischer
Herkunft eingeschränkt würden. Von einer Irreführungsgefahr sei
bereits auszugehen, wenn das Zeichen auch nur indirekt als Hinweis
auf die geographische Herkunft verstanden werde. Ausländische Vor-
eintragungen dürften zwar bei der Beurteilung der Eintragungsfähigkeit
berücksichtigt werden. Eine präjudizielle Wirkung komme ihnen in-
dessen nicht zu.
G.
Die Hinterlegerin erhob am 23. Oktober 2008 Beschwerde vor dem
Bundesverwaltungsgericht gegen die erlassene Schutzverweigerung
und beantragte:
"1. Die Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum
vom 24. September 2008 betreffend die internationale Registrierung
896'962 - SINO sei aufzuheben und diese in der Schweiz für sämtliche
Waren zuzulassen.
2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Vorinstanz."
Zur Begründung führte sie aus, dass weder von einem beschreiben-
den Charakter noch einer Irreführungsgefahr ausgegangen werden
könne, da die Durchschnittskonsumenten als relevanter Verkehrskreis
das Zeichen nicht als Hinweis auf China verstünden. Der Hinweis der
Vorinstanz auf Lexikaeinträge werde den Sprachkenntnissen der
Durchschnittskonsumenten nicht gerecht. Des Weiteren berief sich die
Beschwerdeführerin auf diverse Markeneintragungen mit dem Be-
standteil SINO, bei denen die Vorinstanz auf eine Einschränkung des
Warenverzeichnisses auf Waren chinesischer Herkunft verzichtet
habe.
H.
Mit Vernehmlassung vom 26. November 2008 beantragte die Vorin-
stanz, die Beschwerde abzuweisen. SINO finde nicht nur in Lexika
Erwähnung, sondern sei auch im Markt als Hinweis auf China ge-
bräuchlich, wozu sie diverse Nachweise etwa zu Firmen mit dem Be-
standteil SINO beilegte. Um ihre Auffassung zu stützen verwies sie
ausserdem auf Rechtsprechung zu mutilierten Länderbezeichnungen
wie zu FINN COMFORT und SWISTEC. Ihrer Ansicht nach ist das
Zeichen als Herkunftsangabe anzusehen, da keine der üblichen von
der Rechtsprechung entwickelten Ausnahmetatbestände erfüllt seien.
Die Vorinstanz machte geltend, die Beschwerdeführerin habe einen
Seite 4
B-6740/2008
eventuellen Gleichbehandlungsanspruch nicht hinreichend begründet,
da Ausführungen zur Vergleichbarkeit fehlten. Die Eintragungen im
schweizerischen Markenregister mit dem Bestandteil SINO seien
grossenteils veraltet oder es handle sich um Marken zur Kennzeich-
nung von Produkten zur Behandlung der Sinusitis, einer Nasenneben-
höhlenentzündung, bei denen die Konsumenten nicht auf eine
Herkunftsangabe schliessen würden.
I.
Mit Eingabe vom 12. Februar 2009 replizierte die Beschwerdeführerin,
die von der Vorinstanz genannten Nachweise zum Gebrauch des
Elements "Sino" ausserhalb lexikographischer Werke würden nicht die
Annahme stützen, dass dieser Wortbestandteil auf dem Markt beson-
ders gebräuchlich sei. Andernfalls lieferten die üblichen Such-
maschinen eine grössere Anzahl einschlägiger Einträge.
J.
J.a Die Vorinstanz beantragte mit Schreiben vom 23. Februar 2009 die
Sistierung des Beschwerdeverfahrens, da vor Bundesgericht unter
dem Aktenzeichen 4A_587/2008 die Zurückweisung des Markeneintra-
gungsgesuches Nr. 54466/2006 – Calvi (fig.) hängig sei, bei welchem
die gleichen Rechtsfragen betroffen seien, weswegen von einer präju-
diziellen Bedeutung für das vorliegende Verfahren auszugehen sei.
J.b Die mit Verfügung vom 27. Februar 2009 zu einer Stellungnahme
zur Sistierung aufgeforderte Beschwerdeführerin teilte mit Schreiben
vom 12. März 2009 mit, dass sie dagegen keine Einwände erhebe.
J.c Mit Verfügung vom 18. März 2009 sistierte der Instruktionsrichter
das Verfahren unter Hinweis auf das bereits vorliegende Dispositiv des
Bundesgerichtsurteils bis zum Vorliegen von dessen Begründung.
J.d Am 11. Mai 2009 wies der Instruktionsrichter die Parteien auf das
Vorliegen der Begründung des bundesgerichtlichen Entscheids im
Verfahren 4A_587/2008 hin und forderte sie auf, Anträge zur weiteren
Prozessführung zu stellen, worauf die Vorinstanz mit Schreiben vom
11. Mai 2009 beantragte, ihr sei eine Frist anzusetzen, um eine
Stellungnahme zum Bundesgerichtsentscheid Nr. 4A_587/2008 –
CALVI (fig.) vom 9. März 2009 einzureichen. Diesem Begehren wurde
mit Verfügung vom 4. Juni 2009 entsprochen.
Seite 5
B-6740/2008
J.e Am 6. Juli 2009 äusserte sich die Vorinstanz zum Bundesgerichts-
entscheid 4A_587/2008 – CALVI (fig.) sowie zu dessen Anwendung
auf das vorliegende Verfahren. Sie hält fest, dass ein geographischer
Name, bzw. ein geographisches Zeichen, verwendet zur Kennzeich-
nung von Waren und Dienstleistungen, als Herkunftsangabe verstan-
den werde. Die Ausnahmen zu dieser Regel fänden sich insbesondere
im Bundesgerichtsurteil zum Zeichen YUKON (BGE 128 III 454). Das
Zeichen SINO falle in keine der bekannten Ausnahmekategorien,
weshalb es als im Hinblick auf die Herkunft beschreibend und in
Bezug auf nicht aus China stammende Waren als irreführend
angesehen werden müsse.
J.f Die Beschwerdeführerin entgegnete mit Schreiben vom 17. August
2009, SINO in Alleinstellung enthalte keine Herkunftsangabe, wes-
wegen sich die Prüfung von Ausnahmetatbeständen erübrige. Weiter
verwies sie auf Markeneintragungen in der Schweiz mit dem Bestand-
teil SINO.
K.
Auf die weiteren Vorbringen wird, soweit diese rechtserheblich sind, in
den Erwägungen einzugehen sein.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden
gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zu-
ständig (Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005
[VGG, SR 173.32]). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist
von Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. De-
zember 1968 (VwVG, SR 172.021) eingereicht und der verlangte
Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Antragstellerin auf Schutz-
ausdehnung der IR-Marke 896'962 auf die Schweiz ist die Beschwer-
deführerin durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und
beschwert und deshalb zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 VwVG). Auf
die Beschwerde ist daher einzutreten.
Seite 6
B-6740/2008
2.
2.1 Zwischen der Schweiz und der Europäischen Union gilt das
Protokoll vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die inter-
nationale Registrierung von Marken (MMP, SR 0.232.112.4). Nach Art.
5 Abs. 2 Bst. b MMP und der von der Schweiz dazu abgegebenen Er-
klärung beträgt die Frist von Art. 5 Abs. 2 Bst. a MMP zur Erklärung
einer Schutzverweigerung durch die Vorinstanz achtzehn Monate.
2.2 Innerhalb von achtzehn Monaten ab Mitteilung der Internationalen
Markenregistrierung konnte die Vorinstanz darum erklären, dass sie
der Marke den Schutz in der Schweiz verweigere, wofür sie einen oder
mehrere, in der Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen
Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ, SR
0.232.04), genannten Gründe angeben musste (Art. 5 Abs. 1 MMP;
Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges
Eigentum ["RKGE"], veröffentlicht in sic! 2006, 31 Schmuckkäfer). Die
Eintragung der Marke Nr.896'962 wurde der Vorinstanz am 19.
Oktober 2006 notifiziert. Die Vorinstanz erklärte ihre provisorische
Schutzverweigerung am 25. September 2007. Die Achtzehnmonatsfrist
wurde damit eingehalten.
2.3 Als Zurückweisungsgrund kann die Vorinstanz angeben, dass die
Marke gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung verstosse,
insbesondere geeignet sei, das Publikum zu täuschen (Art. 6quinquies Bst.
b Ziff. 3 PVÜ). Dieser zwischenstaatlichen Regelung entspricht Art. 2
Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR
232.11). Lehre und Praxis zu dieser Norm können somit herangezogen
werden (BGE 128 III 457 E. 2 Yukon).
3.
Die Vorinstanz stützt die Zurückweisung der Marke SINO auf den Vor-
wurf eines irreführenden Charakters des Zeichens für Waren nicht-
chinesischer Herkunft sowie auf dessen Gemeingutzugehörigkeit, da
es die Herkunft der Waren beschreibe. Sie führt aus, dass der Ab-
nehmer das Zeichen SINO als Hinweis auf das Land China verstehe.
Für Waren nichtchinesischer Herkunft sei das Zeichen SINO daher
irreführend, soweit die geographische Bedeutung in der Wahrnehmung
der massgeblichen Abnehmerkreise nicht von einem betrieblichen
Herkunftsverständnis überlagert werde, das als "secondary meaning"
die Irreführungsgefahr verhindern könnte, wofür aber vorliegend keine
Anzeichen sprächen.
Seite 7
B-6740/2008
3.1 Gemäss Art. 2 Bst. a MSchG sind dem Gemeingut zugehörige
Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen. Darunter fallen unter
anderem Angaben, die den geographischen Herkunftsort beschreiben
(BGE 128 III 454 E. 2.1 Yukon). Der beschreibende Charakter muss
vom angesprochenen Publikum ohne besondere Denkarbeit und ohne
Fantasieaufwand unmittelbar erkennbar sein (Urteil des Bundesver-
waltungsgerichts [BVGer] B-2642/2008 vom 30. September 2009
E. 2.3 Park Avenue). Ausserdem muss es jedem Produzenten möglich
sein, auf die Herkunft seiner Waren oder Dienstleistungen hinzu-
weisen. Herkunftsangaben gelten daher solange als freihaltebedürftig,
als nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich weitere Produzenten
oder sonstige Anbieter im entsprechenden Gebiet niederlassen (BGE
128 III 454 E. 2.1 Yukon). Nach der Legaldefinition in Art. 47 Abs. 1
MSchG sind Herkunftsangaben direkte oder indirekte Hinweise auf die
geographische Herkunft von Waren, einschliesslich Hinweisen auf die
Beschaffenheit oder auf Eigenschaften, die mit der Herkunft zusam-
menhängen.
3.2 Nach Art. 2 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August
1992 (MSchG, SR 232.11) sind irreführende Zeichen vom Marken-
schutz ausgeschlossen. Eine Herkunftserwartung wecken Zeichen,
welche eine geographische Angabe enthalten und den Adressaten zur
Annahme verleiten, die Ware stamme aus dem Land oder dem Ort, auf
den die geographische Angabe hinweist. Neben direkten geographi-
schen Herkunftsangaben im Sinne von Art. 47 Abs. 1 MSchG können
auch bekannte Zeichenbestandteile und Wortbildungselemente wie
etwa "Afri" auf eine geographische Herkunft hinweisen (Urteil des Bun-
desgerichts 4A_508/2008 vom 10. März 2009 E. 4.4 Afri-Cola [fig.]).
3.3 Keine Herkunftserwartung besteht trotz Verwendung bekannter
Zeichenbestandteile, wenn das Zeichen durch weitere Bestandteile im
Gesamteindruck derart verändert wird, dass eine Herkunftserwartung
ausgeschlossen werden kann (Urteile des Bundesgerichts 4A_508/
2008 vom 10. März 2009 E. 4.2 Afri-Cola [fig.], 4A.3/2006 vom 18. Mai
2006 E. 2.6 Fischmanufaktur Deutsche See [fig.] in casu jeweils ver-
neinend; bejaht in den Urteilen des BVGer B-6850/2008 vom 2. April
2009 E.6.4 Arizona Girls [fig.] und B-3511/2007 vom 30. September
2008 E. 4 AgieCharmilles).
3.4 Eine Herkunftserwartung fehlt auch, wenn die Marke in eine der in
BGE 128 III 454 E. 2.1 Yukon definierten Fallgruppen gehört, nämlich
Seite 8
B-6740/2008
wenn der Ort, auf den das Zeichen hinweist, in der Schweiz unbekannt
ist, das Zeichen wegen seines Symbolgehalts als Fantasiezeichen
aufgefasst wird, der Ort, auf den das Zeichen hinweist, sich nicht als
Produktions-, Fabrikations- oder Handelsort eignet, das Zeichen eine
Typenbezeichnung darstellt, sich für ein Unternehmen im Verkehr
durchgesetzt hat oder zu einer Gattungsbezeichnung degeneriert ist
(bestätigt im Urteil des Bundesgerichts 4A_587/2008 vom 9. März
2009, E.2.6 f. Calvi [fig.]; vgl. ausserdem namentlich zur Frage weiterer
Yukon-Kategorien MARCO BUNDI/BENEDIKT SCHMIDT, Kann ein an sich
täuschendes Markenelement durch weitere Elemente neutralisiert
werden? - Anmerkungen zum Entscheid BVGer "AJC presented by
Arizona Girls [fig.] in sic! 9/2009 S. 636-644).
3.5 Ob eine geographische Bezeichnung, die als Wortmarke ver-
wendet wird, zur Irreführung des Publikums geeignet ist, entscheidet
sich nicht allgemein, sondern hängt von den Umständen des Einzel-
falles ab. Namentlich wenn eine Marke beim Käufer eine Ideen-
verbindung zu einem Land, einer Gegend oder einem Ort hervorruft,
der für die mit der Marke bezeichneten Produkte einen besonderen
Ruf geniesst, ist sie geeignet, zumindest indirekt die Vorstellung einer
Herkunftsangabe zu wecken (BGE 128 III 460 E. 2.2 in fine Yukon;
wohl weitergehend Urteil des Bundesgerichts 4A_587/2008 vom
9. März 2009 E. 2.5 Calvi [fig.]). In solchen Fällen besteht die Gefahr
einer Irreführung des Publikums, falls die mit dem Zeichen versehenen
Waren nicht dort hergestellt werden (BGE 128 III 460 E. 2.2 in fine
Yukon mit Hinweis).
3.6 Die Markenprüfung erfolgt in Bezug auf alle vier Landessprachen.
Dabei kommt jeder Sprache der gleiche Stellenwert zu. Ist die Marke
aus Sicht der massgeblichen Verkehrskreise auch nur nach einer
Landessprache schutzunfähig, so ist die Eintragung zu verweigern
(Urteile des BVGer B-2514/2008 vom 25. Mai 2009 E. 3.1 Magnum
[fig.], B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 3.4 Chocolat Pavot I [fig.];
EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweize-
risches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht,
2. Aufl., Basel 2009, N. 214). Dieser Grundsatz ist nicht nur bei der
Prüfung der Zugehörigkeit zum Gemeingut, sondern auch bei geogra-
fisch irreführenden Zeichen anzuwenden. Da häufig beide Tatbestände
(Art. 2 Bst. a und Bst. c MSchG) kumulativ erfüllt sind, erschiene eine
Beschränkung der landessprachenbezogenen Prüfung auf Gemeingut-
fälle nicht sachgerecht.
Seite 9
B-6740/2008
4.
Für die Beurteilung des vorliegenden Falles ist voranzuschicken, dass
SINO aus der im mittelalterlichen Latein gebräuchlichen Bezeichnung
sinae für China, die ursprünglich eine Stadt im Fernen Osten bezeich-
nete, abgeleitet ist (Le Nouveau Petit Robert de la langue française,
Paris 2009, S. 2377). In Alleinstellung findet die Bezeichnung in keiner
der schweizerischen Landessprachen Anwendung, wie die Be-
schwerdeführerin zu Recht hervorhebt. Für die Frage, ob die Gefahr
einer Irreführung besteht, ist indessen entscheidend, wie die
relevanten Verkehrskreise das Zeichen auffassen. Die beanspruchten
Waren gehören zu den Gegenständen, die in jedem Haushalt zu
finden sind. Relevanter Verkehrskreis ist daher der Durchschnitts-
konsument.
4.1 Im Deutschen tritt SINO nur als Präfix in zusammengesetzten
Worten wie "Sinologie" und "Sinologe" in Erscheinung, wo ihm die Be-
deutung China zukommt. Andere Vokabeln als Sinologie (= Wissen-
schaft von der chinesischen Sprache und Kultur) und Sinologe bzw.
Sinologin (= Wissenschafter auf dem Gebiet der Sinologie) gibt es in
der deutschen Sprache nicht. Dieser Umstand spricht dafür, dass es
sich um einen Fachbegriff handelt. Ob dieser vom Durchschnittskon-
sumenten als Hinweis auf China verstanden wird, kann indessen
aufgrund der Bedeutung des Elementes SINO im französischen
Sprachraum offen bleiben.
4.2 Im Französischen wird SINO wenn nicht in Alleinstellung, so doch
mittels eines Bindestriches mit anderen, auf Länder bezogenen Ad-
jektiven verbunden. So spricht man – wie auch im Englischen – von
den "relations sino-russes" oder "sino-arabes" statt von den "relations
chinoises-russes" oder "chinoises-arabes". Im französischen Sprach-
raum ist demnach das Wort als abtrennbares innerhalb von Adjektiven
verwendetes Element mit einer bestimmten eigenen Bedeutung einem
breiteren Publikum geläufig. Hierfür spricht ausserdem, dass es in
diesem Kontext kein umgangssprachliches Synonym für "sino-", etwa
"chino" gibt, so dass auch der Durchschnittskonsument dem Begriff
etwa in Pressemitteilungen der Tageszeitungen oder Fernseh-
nachrichten über internationale Beziehungen regelmässig begegnet.
So ergibt eine Recherche nach "sino" bei Tageszeitungen aus der
Romandie (Le Temps, Le Matin), dass sino sowohl zur Beschreibung
bilateraler Staatenbeziehungen in den unterschiedlichsten Kombina-
tionen, aber auch zur Angabe der Herkunftsverhältnisse von Personen
Seite 10
B-6740/2008
oder der Zusammensetzung von Gruppen verwendet wird. So ist von
"la sino-américaine", Laura Ling, (z.B. Le Matin vom 4. Juni 2009) die
Rede, wenn über die von Nordkorea festgehaltene Journalistin US-
amerikanischer Staatsbürgerschaft berichtet wird). Ein vergleichbares
Bild bietet sich anlässlich einer Recherche beim Radio- und Fern-
sehsender der Romandie (Radio bzw. Télévision Suisse Romande).
Jede Erwähnung in der Presse oder in Geschichtsbüchern von
Kriegen oder Grenzverläufen mit chinesischer Beteiligung führt zur
Verwendung des Elementes SINO. Auch das im Internet unter
. com/ zugängliche Informationsorgan in
französischer Sprache "Chine Informations" verwendet den Adjektiv-
bestandteil (> Actualités > Politiques) etwa im Rahmen der Bericht-
erstattung über die russisch-chinesischen Beziehungen. Dem franko-
phonen Konsumenten ist demnach die Verwendung solcher abtrenn-
barer Adjektivbestandteile wie "afro-", "ibéro-" oder "turco-" zur adjek-
tivischen Bezeichnung von Ländern generell vertraut, und zwar sogar
wenn wie bei "ibéro" ähnlich wie bei "sino" keine Sprachverwandt-
schaft mit dem Ländernamen, etwa Spanien (französisch: Espagne),
besteht. Ausserdem existieren weitere, allerdings weniger verbreitetere
Adjektive bzw. Substantive, die SINO als Bestandteil enthalten
(sinographe, sinophone, sinophile, sinophilie, sinophobe, sinophobie).
Selbst wenn eine Verwechslung mit Variationen des Wortes "sinus" für
Nasennebenhöhlen denkbar wäre, liegt dies – allenfalls im Unter-
schied zum deutschen Sprachraum – gerade nicht auf der Hand, da
das Schluss-o von SINO sich deutlich von dem im französischen als
"ü" ausgesprochenen "u" in sinus oder sinusite unterscheidet. Dem-
nach ist im Ergebnis mit der Vorinstanz davon auszugehen, dass
jedenfalls für den frankophonen Konsumenten das Adjektivbestandteil
"sino" einen eindeutigen Hinweis auf China liefert.
4.3 Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin (Eingabe vom
17. August 2009, S. 3) ist nicht die Existenz des Wortes in Allein-
stellung in einer gegebenen Sprache, sondern der Umstand mass-
geblich, dass es vom Konsumenten als abgeschlossene Sinneinheit
betrachtet und verstanden wird. Zu Recht hat sich die Vorinstanz in-
soweit darauf berufen, dass auch die Bezeichnungen FINN COMFORT
und SWISTEC als nicht schutzfähig angesehen wurden, weil sie auf
eine geographische Herkunft hinweisen (Urteil des BVGer B-1710/
2008 vom 6. November 2008 E. 3 ff. Swistec; Eidgenössische Rekurs-
kommission für das Geistige Eigentum [RKGE] vom 17. April 1998 in
sic! 5/1998 475 E. 3 ff. Finn Comfort).
Seite 11
B-6740/2008
Der Einwand der Beschwerdeführerin, der als massgeblicher Verkehrs-
kreis vorauszusetzende Durchschnittskonsument fasse SINO in Allein-
stellung als Fantasiewort auf, kann zumindest für französisch spre-
chende Konsumenten nicht gefolgt werden. Es existiert kein konkurrie-
render Bedeutungsgehalt des Zeichens SINO ausser dem Hinweis auf
China. Da der Konsument ein Zeichen aber stets auf einen möglichen
Bedeutungsgehalt untersucht, bevor er von einem Fantasiewort aus-
geht (Urteil des BVGer B-1710/2008 vom 6. November 2008 E. 3.3
Swistec), käme vorliegend eine Fantasiebezeichnung nur dann in Be-
tracht, wenn eine Mehrheit des relevanten Verkehrskreises der Durch-
schnittskonsumenten den vorgenannten Bedeutungsgehalt nicht kennt
(MARBACH, a.a.O., N. 565 ff., geht von einer Wesentlichkeitsgrenze von
20 % der mutmasslichen Abnehmer aus). Da es sich bei den bean-
spruchten Waren um solche des täglichen Bedarfs handelt, kann
davon ausgegangen werden, dass ein nicht zu vernachlässigender An-
teil der Durchschnittskonsumenten das Zeichen aufgrund der medialen
Präsenz des Adjektivelements "sino" (siehe oben E. 3.2) als Hinweis
auf China als Herkunftsland der beanspruchten Waren versteht.
4.4 Die Beschwerdeführerin hat sich auf keine der in BGE 128 III 454
E. 2.1 Yukon definierten Ausnahmen zum Vorliegen einer Herkunfts-
erwartung berufen (E. 2.2). Die Vorinstanz hat deren Vorliegen ver-
neint. SINO hat anders als etwa PARK AVENUE für Druckereierzeug-
nisse oder VOLTERRA für Energieverteilung und Energieerzeugung
(Urteil des BVGer B-2642/2008 vom 30. September 2009 E. 5.4 Park
Avenue; RKGE vom 23. März 2004 in sic! 10/2004 772 E. 6 Volterra
bei einem Verkehrskreis von Fachleuten) keinen Symbolgehalt und
kann deswegen nicht als Fantasiezeichen aufgefasst werden. Auch
eignet sich China ohne weiteres als Produktions-, Fabrikations- und
Handelsort sämtlicher der beanspruchten Warengattungen. Auch
weitere von der Rekurskommission zugelassene Ausnahmen (Urteil
des BVGer B-7412/2006 vom 1. Oktober 2008 E. 2.5 in fine Afri-Cola
mit Hinweisen; vgl. E. 2.4) kann die Beschwerdeführerin nicht für sich
in Anspruch nehmen.
4.5 Nach dem Gesagten ist das Zeichen SINO als für die französisch
sprechenden Durchschnittskonsumenten irreführender Hinweis in
Bezug auf die geographische Herkunft der beanspruchten Waren an-
zusehen, sofern diese nicht aus der Volksrepublik China stammen. Die
Beschwerdeführerin hat es abgelehnt, die Irreführungsgefahr durch
Seite 12
B-6740/2008
eine Einschränkung des Warenverzeichnisses auf Waren chinesischer
Herkunft abzuwenden. Demnach ist der internationalen Registrierung
der Schutz zu verweigern, sofern das Zeichen nicht aufgrund der Ein-
tragung vergleichbarer Zeichen im Rahmen des Gleichbehandlungs-
grundsatzes (siehe unten E. 5) einzutragen ist.
5.
Aus der Beurteilung des Zeichens als Herkunftshinweis im Sinne von
Art. 47 Abs. 1 MSchG ergibt sich, dass SINO die geographische Her-
kunft der zu kennzeichnenden Waren beschreibt und damit auch als
zum Gemeingut zugehörig im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG nicht
schutzfähig ist. Eine Mehrdeutigkeit von SINO sowie weitere Wort-
oder Graphikbestandteile, die vom Herkunftshinweis ablenken könn-
ten, bzw. die unmittelbare Erkennbarkeit des beschreibenden Charak-
ters in Frage stellen könnten, sind nicht ersichtlich.
6.
Die Beschwerdeführerin macht einen Anspruch auf Gleichbehandlung
geltend und verlangt, dass ihr Zeichen zumindest aufgrund der früh-
eren Eintragung vergleichbar lautender Marken, unter anderen CH-
Nr. 516'012 SINOSANA, CH-Nr. 382'697 SINOVEDA und CH-
Nr. 583'962 SINOVEDA einzutragen sei.
6.1 Nach dem verwaltungsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz
sind juristische Sachverhalte nach Massgabe ihrer Gleichheit gleich zu
behandeln. Die selbe Behörde darf nicht ohne sachlichen Grund zwei
rechtlich gleiche Sachverhalte unterschiedlich beurteilen. Nicht erfor-
derlich ist, dass die Sachverhalte in all ihren tatsächlichen Elementen
identisch sind (WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 28). Demgegenüber besteht kein
Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht, selbst wenn eine bisher
abweichende Praxis bestanden haben sollte. Frühere – allenfalls
fehlerhafte – Entscheide sollen nicht als Richtschnur für alle Zeiten
Geltung haben müssen (Urteil des BVGer B-5659/2008 vom 27. Au-
gust 2009 E. 6.1 Chocolat Pavot Verpackungsabbildung [fig.] mit Hin-
weisen). Nach konstanter Rechtsprechung von Bundesgericht und
Bundesverwaltungsgericht wird der Anspruch auf Gleichbehandlung im
Unrecht ausnahmsweise anerkannt, wenn eine ständige gesetzwidrige
Praxis einer rechtsanwendenden Behörde vorliegt und die Behörde zu
erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft nicht von dieser Praxis abzu-
weichen gedenke (Urteil des Bundesgerichts 4A_250/2009 vom
10. September 2009 E. 4 UNOX [fig.], Urteile des BVGer B-7412/2006
Seite 13
B-6740/2008
vom 1. Oktober 2008 E. 10 AFRI-COLA mit Hinweisen, B-7427/2006
vom 9. Januar 2008 E. 9.1 Chocolat Pavot I [fig.]).
6.2 Die von der Beschwerdeführerin herangezogenen Vergleichs-
marken (26) und internationalen Registrierungen (31), die SINO als
Bestandteil enthalten (Beschwerdebeilagen 4 und 5) können mit dem
strittigen Zeichen nicht verglichen werden, da sie sich aufgrund
weiterer Wort- und/oder Graphikelemente vom vorliegenden Zeichen
unterscheiden. Zu Recht hebt die Vorinstanz ausserdem hervor, dass
es sich bei den meisten Eintragungen um solche älteren Datums han-
delt, bei deren Beurteilung der heutigen Bedeutung Chinas als Export-
nation noch nicht Rechnung getragen werden konnte. Die gewandelte
Praxis der Vorinstanz lässt sich am Beispiel der Marke SINOVEDA
dokumentieren, bei deren Eintragung im Jahre 1991 (CH-Nr. 382'697)
keine Einschränkung auf Waren aus China verlangt wurde, während
die Vorinstanz bei der Eintragung einer gleichlautenden Marke
(Nr. 583'962) im Jahre 2008 eine Beschränkung auf Waren chine-
sischer Herkunft voraussetzte.
6.3 Im Fall der gleichlautenden internationalen registrierten Wort-
marke SINO (Nr. 867'279) wurde die beantragte Schutzausdehnung
auf die Schweiz wegen Gemeingutzugehörigkeit und der gegebenen
Irreführungsgefahr für sämtliche Waren verweigert, weshalb sich eine
Prüfung der Vergleichbarkeit erübrigt.
6.4 Soweit die Beschwerdeführerin auf Firmennamen Bezug nimmt
(Schreiben vom 17. August 2009), die als Zeichenbestandteil SINO
enthalten, ist darauf hinzuweisen, dass eine Eintragung ins Firmen-
register nicht präjudiziell für das Markeneintragungsverfahren ist
(Urteil des BVGer B-1710/2008 vom 6. November 2008 E. 6 Swistec).
7.
Die Beschwerdeführerin macht weiter geltend, das Zeichen SINO sei
im Ausland, namentlich durch das HABM, welches auch in franzö-
sischer Sprache die Eintragungsfähigkeit prüfe, zugelassen worden,
was indizienhalber zu berücksichtigen sei. Das Bundesgericht lehnt
eine grundsätzliche präjudizierende Wirkung ausländische Vorein-
tragungen ab, sieht diese aber als Indiz für die Schutzfähigkeit in
Grenzfällen (BGE 129 III 225 E. 5.5 Masterpiece). Von einem solchen
kann indessen angesichts des eindeutigen Hinweises auf China,
soweit es um die französische Sprache geht, nicht die Rede sein.
Seite 14
B-6740/2008
8.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat die Beschwerdeführerin die
Verfahrenskosten zu tragen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Eine Parteient-
schädigung ist ihr nicht zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7
Abs. 1 VGKE).
Die Spruchgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache,
Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien zu bestim-
men (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom
21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem
Bundesverwaltungsgericht, [VGKE, SR 173.320.2]). In Markeneintra-
gungsverfahren geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr
bemisst sich folglich nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die
Schätzung des Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung
an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher
unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen
Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- angenommen werden darf (Urteil des
Bundesgerichts 4A_161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 2 we make ideas
work, BGE 133 III 492 E. 3.3 Turbinenfuss mit weiteren Hinweisen).
Von diesem Streitwert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen.
Mangels Indizien für einen höheren oder niedrigeren Wert der
strittigen Marke ist eine Gerichtsgebühr von Fr. 2'500.- zu erheben,
welche der Beschwerdeführerin aufzuerlegen ist und mittels des ge-
leisteten Kostenvorschusses zu decken ist.
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 2'500.- werden der Beschwerdeführerin
auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von
Fr. 3'500.- verrechnet. Der Restbetrag von Fr. 1'000.- wird der Be-
schwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden
Urteils zurückerstattet.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
Seite 15
B-6740/2008
4.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Rechtsvertreter; Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. Internationale Registrierung Nr. 896962-
SINO; Gerichtsurkunde)
- das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsur-
kunde)
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
Marc Steiner Miriam Sahlfeld
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim
Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde Zivilsachen geführt
werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom
17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer
Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung
mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der
angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die
beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42
BGG).
Versand: 25. November 2009
Seite 16