B-6767/2007 - Abteilung II - Widerspruchssachen - Entscheid vom 6. September 2007 im Widerspruchsver...

Abtei lung II
B-6767/2007
{T 0/2}
U r t e i l v o m 1 6 . D e z e m b e r 2 0 0 9
Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richter Claude Morvant, Richter Hans Urech,
Gerichtsschreiberin Sibylle Wenger Berger.
A._______,
vertreten durch Rechtsanwältin Dr. iur. Barbara K. Müller
und Rechtsanwalt Dr. iur. Michael Ritscher,
Meyer Lustenberger Rechtsanwälte, Forchstrasse 452,
Postfach 1432, 8032 Zürich
Beschwerdeführerin,
gegen
B._______,
vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Bernard Volken und
Fürsprecherin Claudia Steiner, Konsumstrasse 16 A,
3007 Bern,
Beschwerdegegnerin,
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Entscheid vom 6. September 2007 im Widerspruchsver-
fahren Nr. 8628 IR 735'151 LA CITY / CH 549'998 T-City.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Besetzung
Parteien
Gegenstand
B-6767/2007
Sachverhalt:
A.
Am 26. September 2006 wurde im Schweizerischen Handelsamtsblatt
(SHAB) die Eintragung der am 26. Juni 2006 hinterlegten Schweizer
Marke Nr. 549'998 T-City der Beschwerdeführerin publiziert. Sie be-
ansprucht den Schutz für diverse Waren und Dienstleistungen der
Klassen 1 bis 45.
B.
Gegen diese Markeneintragung erhob die Beschwerdegegnerin am
22. Dezember 2006 vor dem Eidgenössischen Institut für Geistiges
Eigentum (Vorinstanz) in französischer Sprache teilweise Widerspruch,
nämlich für die folgenden Waren:
– "Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder
damit plattierte Waren, soweit in Klasse 14 enthalten; Juwelierwaren,
Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente" in
Klasse 14,
– "Leder und Lederimitationen; Reise- und Handkoffer; Regenschirme
und Sonnenschirme und Spazierstöcke, Peitschen und Sattlerwaren"
in Klasse 18 und
– "Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen" in Klasse 25.
Die Beschwerdegegnerin stützte ihren Widerspruch auf die inter-
nationale Marke Nr. 735'151 LA CITY, die der Vorinstanz am
28. Februar 2000 aufgrund einer in Frankreich registrierten Basis-
marke von der Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
(OMPI) notifiziert worden war. Die Widerspruchsmarke geniesst in der
Schweiz Schutz für verschiedene Waren der Klassen 3, 9, 14, 18 und
25.
C.
Mit Stellungnahme vom 14. Juni 2007 machte die Beschwerdeführerin
geltend, die Widerspruchsmarke sei ein äusserst schwaches Zeichen,
dem – wenn überhaupt – nur ein kleiner Schutzumfang zukomme. Das
Wort "City" sei sowohl für die Waren der Klasse 25 wie auch für jene
der Klassen 14 und 18 beschreibend. Sie bestritt zudem das Bestehen
einer Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Marken aufgrund
Seite 2
B-6767/2007
fehlender Zeichenähnlichkeit, auch wenn eine Warenidentität gegeben
sei.
D.
Die Vorinstanz hiess den Widerspruch mit (französischsprachigem)
Entscheid vom 6. September 2007 teilweise gut und verfügte die
Löschung der Schweizer Marke Nr. 549'998 T-City für alle ein-
getragenen Waren der Klassen 14 und 18.
E.
Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin am 5. Oktober
2007 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht mit folgenden
Rechtsbegehren:
a) "Die Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum
(nachfolgend Institut) vom 6. September 2007 sei aufzuheben und der
Widerspruch sei unter Kostenfolge für die Widersprechende vollumfäng-
lich (damit auch in Bezug auf die Waren der Klassen 14 und 18) abzu-
weisen;
b) die erforderlichen Gebühren seien uns in Rechnung zu stellen;
c) im Falle des Obsiegens seien den Antragstellern die Kosten des Ver-
fahrens zu erstatten und eine Parteientschädigung zuzusprechen."
Sie hielt an ihrer Ansicht fest, der Bestandteil "CITY" der Wider-
spruchsmarke sei nicht nur in Klasse 25, sondern auch in den Klassen
14 und 18 beschreibend und schwach. Der Zusatz "LA" der Wider-
spruchsmarke könne auch als Abkürzung für Los Angeles stehen und
sei ausserdem völlig verschieden vom Zusatz "T-" ihrer eigenen Marke,
so dass wegen fehlender Markenähnlichkeit keine Verwechslungs-
gefahr bestehe.
F.
Die Beschwerdeführerin erhob die Beschwerde in deutscher Sprache.
Auf Anfrage des Bundesverwaltungsgerichts beantragte die Be-
schwerdegegnerin am 10. Oktober 2007, das Verfahren entsprechend
Art. 33a des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968
(VwVG; SR 172.021) in der Sprache der angefochtenen Verfügung auf
Französisch durchzuführen.
G.
Die Vorinstanz verzichtete mit Vernehmlassung vom 8. Februar 2008
auf eine Stellungnahme und beantragte, die Beschwerde unter
Kostenfolge abzuweisen.
Seite 3
B-6767/2007
H.
Zugunsten von Vergleichsverhandlungen zwischen den Parteien wurde
auf Antrag der Beschwerdegegnerin und im Einverständnis mit der
Beschwerdeführerin das Verfahren mit Verfügung vom 12. Februar
2008 bis zum 18. August 2008 sistiert. Die Sistierung wurde am
18. August 2008 sowie am 19. Februar 2009 jeweils um ein weiteres
halbes Jahr verlängert.
Mit Schreiben vom 7. Mai 2009 teilte die Beschwerdeführerin dem
Bundesverwaltungsgericht mit, dass die Parteiverhandlungen ge-
scheitert seien und dass sie eine neue Rechtsvertretung habe. Das
Verfahren wurde folglich mit Verfügung vom 11. Mai 2009 fortgesetzt.
I.
Die Beschwerdegegnerin reichte die Beschwerdeantwort am 10. Juni
2009 mit weiteren Beweismitteln in deutscher Sprache ein und erklärte
sich mit einer Fortsetzung des Verfahrens auf Deutsch einverstanden.
Sie machte geltend, die sich gegenüberstehenden Zeichen seien
verwechselbar ähnlich. Das Wort "City" habe keine beschreibende
Funktion, sei bei beiden Marken kennzeichnender Bestandteil und
nicht verwässert. Ausserdem sei die angefochtene Marke als reine
Defensivmarke nichtig.
J.
Daraufhin verfügte das Bundesverwaltungsgericht am 15. Juni 2009
einen Sprachwechsel von Französisch zu Deutsch.
K.
Mit Replik vom 17. August 2009 hält die Beschwerdeführerin an ihren
bisherigen Ausführungen fest und widerspricht dem Vorwurf, es handle
sich bei ihrer Marke um eine reine Defensivmarke.
L.
Die Beschwerdegegnerin verweist in ihrer Duplik vom 22. September
2009 im Wesentlichen auf die Begründung ihrer Beschwerdeantwort
sowie auf die Ausführungen der Vorinstanz.
M.
Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt (Art. 40 des Ver-
waltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).
Auf die dargelegten und weiteren Vorbringen der Parteien wird, soweit
Seite 4
B-6767/2007
sie für den Entscheid erheblich erscheinen, in den nachfolgenden Er-
wägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden
gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig
(Art. 31 f. und 33 Bst. d VGG). Die Beschwerde wurde in der gesetz-
lichen Frist von Art. 50 Abs. 1 VwVG am 5. Oktober 2007 eingereicht
und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Adressatin
der angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin zur Be-
schwerde legitimiert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher
einzutreten.
2.
Zeichen sind vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn sie einer
älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder
Dienstleistungen registriert sind, so dass sich daraus eine Ver-
wechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Bundesgesetzes
vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunfts-
angaben [MSchG, SR 232.11]).
2.1 Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit
der Marken Fehlzurechnungen zu befürchten sind, welche das besser
berechtigte Zeichen in seiner Individualisierungsfunktion beein-
trächtigen (BGE 127 III 166 E. 2a Securitas). Dabei ist nicht nur von
einer Verwechslungsgefahr auszugehen, wenn die angesprochenen
Verkehrskreise zwei Marken nicht auseinander zu halten vermögen
(sogenannte unmittelbare Verwechslungsgefahr), sondern auch dann,
wenn sie die Zeichen zwar auseinander halten können, aufgrund der
Markenähnlichkeit aber unzutreffende Zusammenhänge vermuten –
insbesondere an Serienmarken denken, die verschiedene Produkt-
linien ein und desselben Unternehmens oder verschiedener,
wirtschaftlich miteinander verbundener Unternehmen kennzeichnen
(sogenannte mittelbare Verwechslungsgefahr; BGE 128 III 445 E. 3.1
Appenzeller; BGE 122 III 384 E. 1 Kamillosan; je mit Hinweisen). Die
Beurteilung von Art. 3 Abs. 1 MSchG richtet sich nach dem Register-
eintrag der Marken (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-
Seite 5
B-6767/2007
5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3 Adwista mit Hinweisen, B-
7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 5 All Star [Stern] [fig.]).
2.2 Die Verwechslungsgefahr zweier Marken ist nicht aufgrund eines
abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der
gesamten Umstände zu beurteilen. Es kommt einerseits auf den Um-
fang des Ähnlichkeitsbereichs an, dessen Schutz der Inhaber der
älteren Marke beanspruchen kann, und anderseits auf die Waren und
Dienstleistungen, für welche die sich gegenüberstehenden Marken
hinterlegt sind (BGE 122 III 385 E. 1 Kamillosan). Zwischen der
Zeichenähnlichkeit und der Warengleichartigkeit besteht eine
Wechselwirkung (LUCAS DAVID, in: Kommentar zum Schweizerischen
Privatrecht, Markenschutzgesetz Muster- und Modellgesetz, 2. Auf-
lage, Basel 1999, Art. 3 MSchG N. 8): Je näher sich die Waren und
Dienstleistungen sind, für welche die Marken registriert sind, desto
grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss
sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben, um die Ver-
wechslungsgefahr zu bannen. Ein besonders strenger Massstab ist
anzulegen, wenn beide Marken für weitgehend identische Waren oder
Dienstleistungen bestimmt sind. Im Weiteren ist von Bedeutung, an
welche Abnehmerkreise sich die Waren richten und unter welchen
Umständen sie gehandelt zu werden pflegen. Bei Massenartikeln des
täglichen Bedarfs, wie beispielsweise Lebensmitteln, ist mit einer
geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungs-
vermögen der Konsumenten zu rechnen als bei Spezialprodukten,
deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis
von Berufsleuten beschränkt bleibt (BGE 126 III 320 E. 6b/bb Apiella,
BGE 122 III 387 f. E. 3a Kamillosan, Urteil des Bundesgerichts
4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.3 Yello mit Hinweisen).
2.3 Die Zeichenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck,
den die Marken im Erinnerungsbild der angesprochenen Verkehrs-
kreise hinterlassen (BGE 121 III 378 E. 2a Boss, BGE 119 II 475 E. 2c
Radion mit Hinweisen). Der Gesamteindruck wird bei Wortmarken
durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt. Bereits
die Nähe auf einer der genannten Beurteilungsebenen kann genügen,
um auf Zeichenähnlichkeit zu schliessen (EUGEN MARBACH, Markenrecht,
in: Roland von Büren / Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches
Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Basel 2009, N. 875).
Seite 6
B-6767/2007
2.4 Der anzuwendende Massstab bei der Beurteilung der Zeichen-
ähnlichkeit hängt vom Schutzbereich der älteren Marke ab. Der
Schutzbereich einer Marke bestimmt sich nach ihrer Unter-
scheidungskraft; er ist eingeschränkter für die schwachen als für die
starken Marken. Bei schwachen Marken genügen daher schon be-
scheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit
zu schaffen. Schwach sind insbesondere Marken, deren prägende
Elemente beschreibenden Charakter haben. Dagegen gelten
Fantasiemarken, die mit einem gewissen Aufwand an Arbeit und
Kreativität geschaffen wurden, als stark (vgl. BGE 122 III 385 E. 2a
Kamillosan mit Hinweisen).
Der Schutzumfang jeder Marke wird schliesslich durch die Sphäre des
Gemeinguts begrenzt, denn was markenrechtlich gemeinfrei ist, steht
dem Verkehr zur freien Verwendung zu. Hieraus ergibt sich eine Be-
schränkung des Schutzumfangs von Marken, welche einem im Ge-
meingut stehenden Wort ähnlich sind. Solche Marken können zwar
gültig sein, doch bewirkt die Verwendung eines Gemeingutbestandteils
ohne weitere Übereinstimmungen noch keine Verwechslungsgefahr
(Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3508/2008 E. 9.1 KaSa K97
[fig.] / biocasa [fig.] mit Hinweisen).
3.
Das vorliegende Beschwerdeverfahren beschränkt sich auf die von der
angefochtenen Marke beanspruchten Waren der Klassen 14 und 18.
Die Widerspruchsmarke ist dabei für die gleichen Waren hinterlegt.
Unbestrittenermassen liegt entsprechend Warenidentität vor.
4.
Vor einem Vergleich der sich gegenüberstehenden Zeichen ist der
Schutzumfang der Widerspruchsmarke "LA CITY" zu bestimmen (vgl.
E. 2.4).
4.1 Die streitgegenständlichen Zeichen sind beides Wortmarken, die
das Element "City" enthalten. "City" entstammt dem Englischen (auf
Latein civitas; Concise Dictionary Of English Etymology, Oxford 2003,
S. 78). Es bedeutet auf Deutsch "(Groß)Stadt", "City (Altstadt od. Ge-
schäftsviertel od. Geschäftswelt)" (Langenscheidts Handwörterbuch
Englisch, Berlin und München 2005, S. 106) sowie "Innenstadt, Stadt-
zentrum, Ort, Wohnort" (). "CITY" ist ein Wort mit
Bedeutungsgehalt, der von erwachsenen Personen als mass-
Seite 7
B-6767/2007
gebendem Publikum verstanden wird, weshalb es von vornherein nicht
denselben Schutzumfang wie beispielsweise eine Fantasie-
bezeichnung geniesst. Auch in Verbindung mit dem Bestandteil "LA",
der als weiblicher französischer oder italienischer Artikel verstanden
werden dürfte, kommt der Widerspruchsmarke kein starker Schutz zu
– selbst wenn die Kombination zwischen einem englischem Wort und
einem anderssprachigen Artikel ungewöhnlich erscheinen mag.
Nicht gefolgt werden kann der Auffassung, "LA" würde als geo-
grafische Herkunftsbezeichnung im Sinne einer Abkürzung für die
Stadt Los Angeles gelten, so dass die Widerspruchsmarke als "Los
Angeles City" verstanden würde. Naheliegender als die hierzulande
wenig gebräuchlichen Abkürzungen US-amerikanischer Gliedstaaten
ist, dass "LA" ohne Punkte als französischer oder italienischer Artikel
gelesen wird, währenddem erst die Abkürzung "L.A." deutlich auf Los
Angeles hindeuten würde.
4.2 Die Beschwerdeführerin macht geltend, "CITY" sei nicht nur für
Waren der Klassen 25, sondern auch für jene der Klassen 14 und 18
beschreibend, weshalb ihr ein nur schwacher Schutzbereich zuerkannt
werden könne. Beschreibende Zeichen fallen unter freihaltebedürftiges
Gemeingut; sie bezeichnen die Art, die Beschaffenheit, den Wert oder
sonstige Merkmale der Waren oder Dienstleistungen; bloss assoziative
Anspielungen sind hingegen zulässig (MARBACH, a.a.O., N. 282 f.).
Bei bestimmten Waren der Klassen 14 und 18 in Verbindung mit dem
Wort "CITY" und seinem vorerwähnten Sinngehalt – so insbesondere
bei Accessoires wie Taschen oder Schmuck – kann das Publikum eine
gewisse Erwartungshaltung haben. Beispielsweise wird erwartet, dass
eine mit "CITY" bezeichnete Tasche nicht für eine Bergtour, sondern
für den Gebrauch in der Stadt bestimmt ist. Allerdings können die er-
warteten Eigenschaften eines solchen Produkts sehr stark variieren:
Für den einen muss eine Stadt-Tasche möglichst praktisch für
öffentliche Verkehrsmittel und sicher vor Taschendieben sein, für den
anderen geht es um ein gutes Aussehen. Die hier zur Frage stehenden
Waren wie Schmuckstücke, Uhren, Schirme, Koffer, vor allem aber
auch Spazierstöcke und Peitschen mit der Bezeichnung "CITY"
können nicht eindeutig auf eine bestimmte Art oder einen bestimmten
Stil bezogen werden. Es ist nicht ersichtlich, inwieweit sich der Ge-
brauch für die Stadt von anderweitigem Gebrauch signifikant und ein-
deutig unterscheiden könnte. Gerade für die vom Widerspruch be-
Seite 8
B-6767/2007
troffenen Reiseartikel ist das Mitnehmen von einem Ort an einen
anderen wesenstypisch. Daran ändert nichts, dass am Markt unter
dem Titel "City-Linie" Kleider und dazu passende Accessoires an-
geboten werden.
Eine direkt und ohne Zuhilfenahme der Fantasie beschreibende Be-
schaffenheitsangabe ist deshalb sowohl für die beanspruchten Waren
der Klasse 14 wie auch jene der Klasse 18 in der streitgegenständ-
lichen Marke nicht zu sehen. Die Bezeichnung "CITY" ist für die ge-
nannten Waren zu unbestimmt und beschreibt diese nicht ohne dass
ein besonderer Fantasie- oder Denkaufwand nötig ist (BGE 128 III
457 f. E. 2.1 Yukon, Urteil des Bundesgerichts vom 10. September
1998 in sic! 1999 S. 29 E. 3 Swissline, je mit Hinweisen).
4.3 Der Schutzumfang einer Marke ist des Weiteren geringer, wenn
bereits sehr viele ähnliche Zeichen bestehen (MARBACH, a.a.O., N. 982
mit Hinweis auf RKGE in sic! 2006 S. 340 E.10 f. s.Oliver / Olivia).
Unter Beilegung von Ergebnissen einer Registersuche bringt die Be-
schwerdeführerin vor, im Schweizerischen Markenregister seien zahl-
reiche Marken mit dem Bestandteil "CITY" für die Klassen 14 und/oder
18 eingetragen. Die Vorinstanz und die Beschwerdegegnerin weisen in
diesem Zusammenhang aber zu Recht darauf hin, dass nicht lediglich
aufgrund der Registerlage auf eine Schwächung oder Verwässerung
einer bestimmten Marke geschlossen werden darf, weil grundsätzlich
nur die auf dem Markt wirklich gebrauchten Marken der Abnehmer-
schaft bekannt werden und weil erfahrungsgemäss nicht alle ein-
getragenen Marken in Gebrauch kommen (RKGE in sic! 1999 S. 648
E. 6 Wave Rave / theWave). Eine Registerrecherche ist deshalb nicht
ohne Weiteres massgebend für das Vorliegen einer Verwässerung
(Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7468/2006 vom
6. September 2007 Seven (fig.) / Seven for all mankind). Selbst wenn
indessen anzunehmen wäre, dass "CITY" aufgrund häufigen Ge-
brauchs verwässert wäre – was die Beschwerdegegnerin nach Ana-
lyse der von der Beschwerdeführerin gefundenen Treffern bezweifelt –
könnte daraus noch nicht geschlossen werden, dass die Wider-
spruchsmarke als Ganzes verwässert wäre und insofern an Kenn-
zeichnungskraft eingebüsst hätte.
4.4 Der Beurteilung der Vorinstanz, "CITY" geniesse für die genannten
Waren der Klassen 14 und 18 einen durchschnittlichen Schutzumfang,
Seite 9
B-6767/2007
ist aus den genannten Gründen zuzustimmen. Die Kennzeichnungs-
kraft von "CITY" ist hier entsprechend gegeben.
5.
Ein Vergleich der sich gegenüberstehenden Zeichen ergibt, dass sich
diese lediglich in den beiden Anfangsbestandteilen "LA" und "T-"
unterscheiden. Es fragt sich, ob dieser Unterschied reicht, um eine
Verwechslungsgefahr im Gesamteindruck auszuschliessen.
5.1 Die beiden Zusätze "LA" und "T-" sind sehr kurz, womit das Wort
"CITY" bei beiden Zeichen das prägende (und kennzeichnende)
Hauptelement ausmacht. Bei der Übernahme des prägnanten Haupt-
bestandteils muss sich der Sinngehalt, das Schriftbild oder der Klang
des jüngeren Zeichens durch das hinzugefügte Element verändern.
5.2 Eine Gemeinsamkeit zwischen "LA" und "T-" besteht insoweit, als
dass beide Elemente aus zwei Buchstaben bzw. Zeichen bestehen.
Bei der Widerspruchsmarke findet sich nach den Buchstaben "LA"
jedoch ein Leerschlag, während sich der Buchstabe "T" mit einem
Bindestrich vom Wort "CITY" abtrennt. Zudem sind sich die beiden
Zusätze weder in ihrem weiteren Schriftbild noch in ihrem Klang (ob
englisch oder deutsch ausgesprochen) ähnlich. Des Weiteren ist die
Verwendung von "T" sowohl mit Bindestrich wie auch in Alleinstellung
nicht geläufig als Abkürzung für den englischen Artikel "The", dem der
gleiche Sinngehalt wie dem französischen oder italienischen "La" zu-
kommen würde. Schliesslich wird "T-" vom schweizerischen Publikum
nicht als Symbol für die Deutsche Telekom verstanden.
5.3 Selbst wenn sich die Bestandteile "LA" und "T-" nicht ähneln, sind
die Zusätze jedoch nicht geeignet, das in Erinnerung haften bleibende
Element "CITY" der beiden Marken zu überdecken. Insbesondere ist
im Bestandteil "T" oder "T-" ein nur schwaches Element zu sehen, dem
keine wesentliche Unterscheidungskraft zukommt. Bei Identität der
Produkte müsste sich die neuere Marke weitergehend abgrenzen als
vorliegend gegeben. Gesamthaft bleiben sich die beiden Marken somit
ähnlich, da beide aus zwei Bestandteilen bestehen und nur kurze,
nicht kennzeichnungskräftige Elemente dem Wort "CITY" vorangestellt
sind. Eine zumindest mittelbare Verwechslungsgefahr zwischen den
beiden Zeichen kann nicht beseitigt werden. Die Zeichenähnlichkeit
und damit eine Verwechslungsgefahr ist folglich gegeben.
Seite 10
B-6767/2007
6.
Die Beschwerdegegnerin ist der Meinung, die angefochtene Marke "T-
City" sei aufgrund der umfangreichen Registrierung in sämtlichen 45
Warenklassen als reine Defensivmarke und damit als nichtig zu quali-
fizieren.
6.1 Die Nichtigkeit einer Marke bildet nicht Gegenstand des Wider-
spruchsverfahrens (RKGE in sic! 2002 S. 524 f. E. 2 f. Joker [fig.] /
Joker [fig.]). Im Übrigen besteht für das Zeichen der Beschwerde-
führerin eine genaue Auswahl aus dem Waren- und Dienstleistungs-
verzeichnis. Ein breites Waren- und Dienstleistungsverzeichnis be-
deutet nicht ohne weiteres eine rein defensive Haltung des Hinter-
legers (MARBACH, a.a.O., N. 1439).
7.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin
kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1
VwVG).
7.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streit-
sache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien
festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom
21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem
Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerde-
verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu
veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei bei eher unbedeutenden Zeichen
ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- angenommen
werden darf (BGE 133 III 492 E. 3.3 Turbinenfuss [3D] mit Hinweisen).
Aufgrund des vorliegend anzunehmenden Streitwerts werden die Ver-
fahrenskosten auf Fr. 4'000.- festgelegt.
7.2 Die Beschwerdegegnerin hat im Beschwerdeverfahren keine
Kostennote eingereicht. Die Parteientschädigung ist daher nach
Art. 14 Abs. 2 Satz 2 VGKE auf Grund der Akten festzusetzen. In
Würdigung der eingereichten Beschwerdeantwort und der Duplik er-
scheint eine Parteientschädigung von Fr. 3'000.- (exkl. MWST) an-
gemessen. Die Mehrwertsteuer ist nur für Dienstleistungen ge-
schuldet, die im Inland gegen Entgelt erbracht werden, nicht jedoch im
vorliegenden Fall, in dem die Dienstleistung der Rechtsvertreterin der
Beschwerdegegnerin mit Wohnsitz im Ausland erbracht worden ist
(Art. 5 Bst. b in Verbindung mit Art. 14 Abs. 3 Bst. c des Bundes-
gesetzes vom 2. September 1999 über die Mehrwertsteuer [Mehr-
Seite 11
B-6767/2007
wertsteuergesetz, MWSTG, SR 641.20] und Art. 9 Abs. 1 Bst. c
VGKE).
8.
Gegen dieses Urteil ist keine Beschwerde ans Bundesgericht möglich
(Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR
173.110]). Es ist somit rechtskräftig.
Seite 12
B-6767/2007
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.- werden der Beschwerdeführerin
auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von
Fr. 4'500.- verrechnet. Der zu viel geleistete Kostenvorschuss in der
Höhe von Fr. 500.- wird der Beschwerdeführerin zurückerstattet.
3.
Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine Parteient-
schädigung von Fr. 3'000.- exkl. MWST auszurichten.
4.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Rückerstattungs-
formular, Beschwerde- und Replikbeilagen retour)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilagen: Beschwerde-
antwortbeilagen retour)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. W8628-RE/ule; Einschreiben; Beilagen:
Vorakten retour)
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
David Aschmann Sibylle Wenger Berger
Versand: 21. Dezember 2009
Seite 13