B-681/2016 - Abteilung II - Widerspruchssachen - Widerspruchsverfahren Nr. 14007–14008, CH 550'735 ...

B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Abteilung II
B-681/2016



Ur t e i l vom 2 3 . Janu a r 2 0 1 8
Besetzung
Richterin Maria Amgwerd (Vorsitz),
Richter David Aschmann, Richter Marc Steiner,
Gerichtsschreiber Tobias Grasdorf.



Parteien
Facebook, Inc.,
156 University Avenue, US-CA 94301 Palo Alto,
vertreten durch die Rechtsanwälte
Dr. Barbara K. Müller und/oder Patrick R. Schutte,
Wild Schnyder AG, Forchstrasse 30,
Postfach 1067, 8032 Zürich,
Beschwerdeführerin,



gegen


A._______,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. August Rosenkranz,
Schachenstrasse 42, 3700 Spiez,
Beschwerdegegner,
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.




Gegenstand
Widerspruchsverfahren Nr. 14007–14008, CH 550'735 und
571'174 FACEBOOK / CH 663'952 StressBook.

B-681/2016
Seite 2
Sachverhalt:
A.
Am 23. September 2014 wurde die Eintragung der Schweizer Marke
Nr. 663 952 „StressBook“ in Swissreg publiziert. Sie ist für die folgenden
Waren und Dienstleistungen eingetragen:
Klasse 9: Software;
Klasse 35: Personalmanagement- und Stellenvermittlungs-Beratung; Per-
sonalmanagement; Personalanwerbung und Personalmanagement; Lie-
ferkettenmanagement; Informationen in Bezug auf Arbeitsplätze und Auf-
stiegsmöglichkeiten (Personalmanagementberatung); Hilfe beim Perso-
nalmanagement; Geschäftsprojektmanagement; geschäftsbezogenes
Projektmanagement und -verwaltung; geschäftsbezogene Projektverwal-
tung und -management; betriebswirtschaftliches Risikomanagement; Be-
ratungsdienstleistungen in Bezug auf das Wissensmanagement (Hilfe bei
der Geschäftsführung); Beratungsdienstleistungen bezüglich Manage-
ment von Telefon-Callcentern; Beratung in Bezug auf Personalvermitt-
lung, -anwerbung und -management; Beratung bei der Organisation und
Führung von Unternehmen im Bereich des Personalmanagements; An-
werbung von Personal der oberen Management-Ebene; betriebswirt-
schaftliche Beratung betreffend das Unternehmensrisikomanagement;
fachliche Beratung in Bezug auf Personalmanagement;
Klasse 42: Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und
Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; in-
dustrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwick-
lung von Computerhardware und -software.
B.
B.a Mit Schreiben vom 23. Dezember 2014 erhob die Beschwerdeführerin
gegen die Schutzgewährung dieser Marke vollumfänglich Widerspruch.
Dabei stützte sie sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 550 735 „FACEBOOK“
(Widerspruchsmarke 1), die am 17. März 2006 hinterlegt und am 5. Okto-
ber 2006 für die folgenden Waren und Dienstleistungen eingetragen wurde:
Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büro-
arbeiten; Zusammenstellen und Systematisieren von Daten in einer Da-
tenbank beinhaltend ein Online-Verzeichnis für Informationen und Anzei-
gen in Bezug auf akademisches Leben, virtuelle Gemeinschaft, soziale
Netzwerke, gemeinsame Nutzung von Photos und Trendverfolgung;
Klasse 38: Telekommunikation; Bereitstellung von Online-Plauderräumen
(chatrooms) für registrierte Benutzer für die Übermittlung von Nachrichten
in Bezug auf akademisches Leben, virtuelle Gemeinschaft, soziale Netz-
werke, gemeinsame Nutzung von Photos und Trendverfolgung;
B-681/2016
Seite 3
Klasse 42: Vermieten und kostenloses Vermitteln von Zugriffszeit auf Da-
tennetzwerken (Informatikdienstleistungen) für Informationen und Anzei-
gen in Bezug auf akademisches Leben, virtuelle Gemeinschaft, soziale
Netzwerke, gemeinsame Nutzung von Photos und Trendverfolgung;
und auf ihre Schweizer Marke Nr. 571 174 „FACEBOOK“ (Widerspruchs-
marke 2) mit Prioritätsdatum vom 24. Mai 2007, die am 21. November
2007 hinterlegt und am 2. Mai 2008 für die folgenden Waren und Dienst-
leistungen eingetragen wurde:
Klasse 9: Software die das Hochladen, Senden, Zeigen, Darstellen, Mar-
kieren, Erstellen von Blogs, den Zugriff oder anderweitige Bereitstellung
von elektronischen Medien oder Informationen über das Internet oder an-
dere Kommunikationsnetzwerke ermöglicht;
Klasse 38: Dienstleistungen für Audio- und Videoausstrahlungen über das
Internet oder über andere Kommunikationsnetzwerke, nämlich das Hoch-
laden, Senden, Zeigen, Darstellen, Markieren und elektronische Übermit-
teln von Informationen, Audio- und Videoclips; Bereitstellen des Zugangs
zu Informationen, Audio und Video über Webseiten, Online-Foren, Chat-
rooms, elektronische Verteilerlisten und Blogs über das Internet; Bereit-
stellen von Online-Chatrooms und elektronischen Anschlagsbrettern für
die Übermittlung von Mitteilungen zwischen Anwendern in Bereichen von
allgemeinem Interesse;
Klasse 42: Zur Verfügung stellen des Gebrauchs von Software (online) die
das Hochladen, Senden, Zeigen, Darstellen, Markieren, Erstellen von
Blogs, den Zugriff oder anderweitige Bereitstellung von elektronischen
Medien oder Informationen über das Internet oder andere Kommunikati-
onsnetzwerke ermöglicht.
B.b Mit Widerspruchsantwort vom 13. Februar 2015 beantragte der Be-
schwerdegegner die vollumfängliche Abweisung der beiden Widersprüche.
Er begründete dies damit, dass die Widerspruchsmarken nicht rechtserhal-
tend gebraucht worden seien und keine Verwechslungsgefahr bestehe.
B.c Mit Replik vom 17. August 2015 machte die Beschwerdeführerin gel-
tend, es sei amtsnotorisch, dass die Widerspruchsmarken markenmässig
im Zusammenhang mit allen registrierten Dienstleistungen in der Schweiz
benutzt würden. Zudem sei die Benutzung der Marken für sämtliche bean-
spruchten Produkte auch glaubhaft gemacht.
B.d Mit Duplik vom 21. September 2015 hielt der Beschwerdegegner an
seinen Anträgen fest.
B-681/2016
Seite 4
B.e Mit Verfügung vom 23. Dezember 2015 wies das IGE die Widersprü-
che der Beschwerdeführerin ab, stellte fest, die Widerspruchsgebühr von
Fr. 1‘600.– verbliebe beim IGE und verpflichtete die Beschwerdeführerin,
dem Beschwerdegegner eine Parteientschädigung von Fr. 2‘000.– zu be-
zahlen. Zur Begründung führte es aus, die Beschwerdeführerin habe den
rechtserhaltenden Gebrauch der beiden Marken nicht glaubhaft gemacht.
Jedoch sei der Gebrauch der Widerspruchsmarke 1 für die Dienstleistung
„kostenloses Vermitteln von Zugriffszeit auf Datennetzwerke (Informatik-
dienstleistungen) für soziale Netzwerke“ der Klasse 42 und der Wider-
spruchsmarke 2 für „das Hochladen, Senden, Zeigen, Darstellen, Markie-
ren und elektronische Übermitteln von Informationen, Audio- und Video-
clips; Bereitstellen des Zugangs zu Informationen, Audio und Video über
Webseiten“ der Klasse 38 institutsnotorisch. Bezüglich der in der Klasse 35
angefochtenen Dienstleistungen sei die Gleichartigkeit zu verneinen; im
Übrigen sei die Gleichheit respektive Gleichartigkeit zu bejahen. Die bei-
den Zeichen hätten eine gewisse phonetische und visuelle Ähnlichkeit und
keinen klar unterschiedlichen Sinngehalt. Der übereinstimmende Zeichen-
bestandteil „book“ sei beschreibend und damit kennzeichnungsschwach,
obwohl die Widerspruchsmarken aufgrund ihrer notorischen Bekanntheit
über eine erhöhte Kennzeichnungskraft verfügten. Der Begriff „book“
nehme in Alleinstellung nicht am erweiterten Schutz des Gesamtzeichens
teil, weshalb die vorliegenden Abweichungen genügten, um eine hinrei-
chende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Es bestehe deshalb keine Ver-
wechslungsgefahr.
C.
Am 1. Februar 2016 erhob die Beschwerdeführerin Beschwerde beim Bun-
desverwaltungsgericht und beantragte, die Verfügung des IGE vom
23. Dezember 2015 sei aufzuheben und die Marke CH 663 952 „Stress-
Book“ sei vollumfänglich zu löschen. Die Kosten des Widerspruchsverfah-
rens seien dem Beschwerdegegner aufzuerlegen und ihr sei zu Lasten des
Beschwerdegegners eine Parteientschädigung für das Widerspruchsver-
fahren zuzusprechen.
Zur Begründung führte die Beschwerdeführerin aus, sowohl die Web-App
als auch die Mobile Apps „Facebook“, „Facebook-Sei-
tenmanager“ und „Facebook Groups“ seien im relevanten Zeitraum in der
Schweiz angeboten und intensiv genutzt worden. Die Software in Klasse 9
werde über die verschiedenen Mobile Apps verwendet und die Dienstleis-
tungen der Klasse 42 im Bereich der Web-Applikation würden über die
Webseite benutzt. Das „Vermieten von Zugriffzeit auf
B-681/2016
Seite 5
Datennetzwerke für Informationen und Anzeigen etc.“ (Klasse 42) sei die
technische Umsetzung der Werbedienstleistungen. Die im relevanten Zeit-
raum erbrachten Dienstleistungen gingen weit über klassische Werbung
hinaus. Die Analysemöglichkeiten und die Möglichkeiten, die eigenen Un-
ternehmensseiten zu verwalten, würden in die Bereiche der Unterneh-
mensverwaltung und Geschäftsführung hineinreichen. Das Zeichen „FA-
CEBOOK“ sei damit im relevanten Zeitraum markenmässig für Werbung,
aber auch für Geschäftsführung und Unternehmensverwaltung gebraucht
worden. Die in Klasse 38 erbrachten Dienstleistungen gehörten zu ihren
Kerndienstleistungen, deren Gebrauch gerichtsnotorisch sei.
Durch den intensiven Gebrauch sei die ursprünglich normale Kennzeich-
nungskraft der Widerspruchsmarken verstärkt worden, so dass von einem
erhöhten Bekanntheitsgrad und damit einer verstärkten Kennzeichnungs-
kraft auszugehen sei.
Die Zeichen seien sowohl hinsichtlich Schriftbild als auch hinsichtlich Pho-
netik sehr ähnlich. Der gemeinsame Bestandteil „book“ rufe die gleichen
Assoziationen hervor, womit die Zeichen keinen klar unterschiedlichen
Sinngehalt aufwiesen. „Book“ in Alleinstellung stelle zudem keinen be-
schreibenden Hinweis auf die Zweckbestimmung beziehungsweise die
technische Ausgestaltung der Dienstleistungen dar und sei somit nicht
kennzeichnungsschwach. Die Bekanntheit der Marke „FACEBOOK“ in der
Schweiz sei derart ausgeprägt, dass Marken, die ebenfalls aus einem ein-
silbigen Wort und dem Wort „book“ aufgebaut seien, und die keinen klar
abweichenden Sinngehalt hätten, automatisch der Beschwerdeführerin
respektive der Marke „FACEBOOK“ zugerechnet würden. Dies führe ins-
besondere zu einer mittelbaren Verwechslungsgefahr.
D.
In seiner Beschwerdeantwort vom 4. April 2016 beantragte der Beschwer-
degegner, die Beschwerde und die beiden Widersprüche der Beschwerde-
führerin seien vollumfänglich abzuweisen. Zur Begründung führte er an, bei
den für die Widerspruchsmarken beanspruchten Waren und Dienstleistun-
gen handle es sich fast ausschliesslich bloss um Hilfswaren oder Hilfs-
dienstleistungen. Die einzige Dienstleistung, welche die Beschwerdeführe-
rin nicht bloss im Sinne einer Hilfsdienstleistung erbringe, sei die „Internet-
werbung“. Die Software der Beschwerdeführerin sei bloss Mittel zum
Zweck, sie verdiene damit kein Geld. Der Gebrauch für andere Waren und
Dienstleistungen als „Internetwerbung“ könne zudem weder gerichtsnoto-
risch sein, noch sei sie glaubhaft gemacht.
B-681/2016
Seite 6
Die Benutzung des Kennzeichens „FACEBOOK“ werde nicht bestritten;
das Kennzeichen werde aber nicht im Sinne einer Marke benutzt. Alle ein-
gereichten Urkunden würden bloss eine Benutzung als Firma zeigen. Das
Zeichen „FACEBOOK“ werde vom Publikum als Name eines Unterneh-
mens und nicht als Marke angesehen. Der Beschwerdegegner sei im Be-
reich Internetwerbung nicht geschäftlich tätig. Deshalb könne auch keine
Waren- oder Dienstleistungsgleichartigkeit vorliegen. Gegen die Zeichen-
ähnlichkeit sprächen der völlig unterschiedliche Zeichenanfang, die unter-
schiedliche Vokal- und Konsonantenfolge, die unterschiedliche Anzahl Sil-
ben, die unterschiedliche Zeichenlänge und der unterschiedliche Sinnge-
halt. Die Widerspruchsmarken hätten keinen erhöhten Schutzumfang, da
es sich im Kontext von „Internetwerbung“ nicht um eine bekannte Marke
handle. Die Bekanntheit des Zeichens „FACEBOOK“ erstrecke sich nur auf
den Namen eines sozialen Netzwerkes. Schliesslich fehle es an einer Ver-
wechslungsgefahr, da die Abnehmer eine überdurchschnittlich hohe Auf-
merksamkeit walten liessen.
E.
Am 4. Mai 2016 reichte das IGE die Vorakten ein und beantragte die Ab-
weisung der Beschwerde. Es führte aus, auch die Anerkennung des Ge-
brauchs für weitere Waren und Dienstleistungen würde zu keiner anderen
Beurteilung der Gleichartigkeit führen.
F.
In ihrer Replik vom 4. August 2016 brachte die Beschwerdeführerin insbe-
sondere vor, die Apps, die unter der Marke „FACEBOOK“ angeboten wür-
den, würden in Konkurrenz zu anderen Software-Anwendungen angebo-
ten, womit es sich um eine Verwendung im Wirtschaftsverkehr handle.
Dass die Software kostenlos heruntergeladen werden könne, ändere daran
nichts. Um Hilfswaren oder -dienstleistungen könne es sich schon deswe-
gen nicht handeln, weil für deren Abnehmer nicht ersichtlich sei, welches
Hauptangebot, das sich ja wiederum an sie richten müsste, damit bewor-
ben werden sollte. Die Abnehmer würden in der Mobile App und der Web-
Applikation ein eigenständiges Angebot der Beschwerdeführerin sehen.
Eine Trennung zwischen dem Unternehmen Facebook und dem Angebot
im Zusammenhang mit dem sozialen Netzwerk Facebook sei aus Sicht der
Abnehmer kaum möglich. „FACEBOOK“ werde aber zum Beispiel offen-
sichtlich markenmässig benutzt, wenn von „Facebook von Facebook, Inc.“
die Rede sei. Die Bekanntheit der Marke „FACEBOOK“ erstrecke sich auch
auf die Werbedienstleistungen der Klasse 35. Angesichts der enormen Be-
B-681/2016
Seite 7
kanntheitswerte der Marke ganz allgemein im Zusammenhang mit Dienst-
leistungen müsse davon ausgegangen werden, dass die Bekanntheit pro-
dukte- und dienstleistungsübergreifend bestehe. Es sei durch ein Umfra-
gegutachten des Instituts für Demoskopie Allensbach vom 25. April 2016
empirisch belegt, dass eine überragende Bekanntheit der Marke „FACE-
BOOK“ bestehe und diese auch auf ihre Bestandteile „Face“ und „book“
ausstrahle. Damit bestehe die Gefahr, dass die Marke „StressBook“, die
eines der Elemente der Marke „FACEBOOK“ übernehme und gleich auf-
gebaut sei, mit der Marke „FACEBOOK“ in Verbindung gebracht werde.
Zudem sei „FACEBOOK“ nicht nur eine sehr bekannte, sondern sogar eine
berühmte Marke. Es sei deshalb sowohl von einer unmittelbaren als auch
von einer mittelbaren Verwechslungsgefahr auszugehen.
G.
Mit Zwischenverfügung vom 11. August 2016 stellte das Bundesverwal-
tungsgericht dem Beschwerdegegner und dem IGE ein Doppel der Replik
zu und gab ihnen Gelegenheit, bis zum 14. September 2016 eine allfällige
Stellungnahme einzureichen.
H.
In seiner Duplik vom 13. September 2016 führte der Beschwerdegegner
aus, die Beschwerdeführerin unterscheide nicht genügend zwischen dem
Namen des Unternehmens und der Marke und verstehe alles als Marken-
gebrauch. Bei der Befragung durch das Umfrageinstitut sei es nicht um
eine Marke, sondern ganz allgemein um eine Bezeichnung gegangen, was
auch die Firma miteinschliesse. Bekanntheit geniesse einzig die in Frage
stehende Bezeichnung, nicht jedoch als Marke, sondern als Name des so-
zialen Netzwerkes der Beschwerdeführerin. Rechtlich relevant sei einzig
die Bekanntheit bei berufshalber an Werbung interessierten Personen im
Zusammenhang mit dem Produkt „Internetwerbung“. Die Benutzung der
Widerspruchsmarken für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 9,
35, 38 und 42 sei nicht belegt. Belegt sei bloss die Benutzung der Bezeich-
nung im Sinne einer Firma. Die Dienstleistung „Internetwerbung“ sei zudem
von der Dienstleistungsumschreibung „Werbung“ nicht erfasst. Die Soft-
wareanwendungen der Beschwerdeführerin seien kein selbständig kom-
merzialisiertes Angebot. Ein Angebot sei nicht erst dann ein Hilfsangebot,
wenn damit ein Hauptangebot beworben werde; rechtlich entscheidend sei
die selbständige Kommerzialisierung. Auch nicht benutzt worden seien die
Widerspruchsmarken im Zusammenhang mit „Geschäftsführung“ und „Un-
ternehmensverwaltung“.
B-681/2016
Seite 8
I.
Mit Zwischenverfügung vom 22. September 2016 stellte das Bundesver-
waltungsgericht den Verfahrensbeteiligten ein Doppel der Duplik des Be-
schwerdegegners zur Kenntnisnahme zu und stellte fest, die Vorinstanz
habe sich nicht innert Frist vernehmen lassen.
J.
Die Parteien haben stillschweigend auf die Durchführung einer öffentlichen
Parteiverhandlung verzichtet.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge-
gen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31,
32 und 33 Bst. e VGG). Die vorliegende Beschwerde wurde in der gesetz-
lichen Frist von Art. 50 Abs. 1 VwVG eingereicht und der verlangte Kosten-
vorschuss rechtzeitig geleistet. Als Adressatin der angefochtenen Verfü-
gung ist die Beschwerdeführerin besonders berührt und beschwert und so-
mit zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist da-
her einzutreten.
2.
2.1 Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die einer älteren
Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistun-
gen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt
(Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992
[MSchG, SR 232.11]).
2.2 Die ältere Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den
Waren und Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird
(Art. 11 Abs. 1 MSchG). Hat der Inhaber seine Marke während eines unun-
terbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gebraucht, kann er sein Mar-
kenrecht nicht mehr geltend machen, ausser wenn wichtige Gründe für den
Nichtgebrauch vorliegen (Art. 12 Abs. 1 MSchG).
2.3 Die Einrede des Nichtgebrauchs muss mit der ersten Stellungnahme
vor der Vorinstanz geltend gemacht werden, sonst verwirkt sie. Sie muss
weder begründet noch glaubhaft gemacht werden (Art. 22 Abs. 3 Marken-
B-681/2016
Seite 9
schutzverordnung [MSchV, SR 232.111]). Der Zeitraum, für den der Ge-
brauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen ist, bestimmt sich
rückwärts gerechnet vom Zeitpunkt, zu dem die Widerspruchsgegnerin den
Nichtgebrauch der Marke geltend macht (vgl. anstelle vieler Urteil des
BVGer B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.2 „Life“). Bei der Glaubhaft-
machung des Markengebrauchs im Sinne von Art. 32 MSchG kommt den
Mitwirkungspflichten der Parteien (Art. 13 Abs. 1 VwVG) eine so erhebliche
Bedeutung zu, dass in Abweichung vom Untersuchungsgrundsatz (Art. 12
VwVG) faktisch von der Anwendbarkeit der Verhandlungsmaxime auszu-
gehen ist (Urteil des BVGer B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.8 “Life”
m.w.H.).
2.4 Das Zeichen muss in markenmässiger Art und Weise gebraucht wor-
den sein. Ein solcher Gebrauch liegt vor, wenn die Marke von den Abneh-
mern als Mittel zur Unterscheidung verschiedener Produkte im Sinne eines
Hinweises auf deren betriebliche Herkunft erkannt werden kann. Massstab
für den erforderlichen, ernsthaften Markengebrauch sind die branchenüb-
lichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns. Zu be-
rücksichtigen sind Art, Umfang und Dauer des Gebrauchs sowie die be-
sonderen Umstände des Einzelfalls wie Grösse und Struktur des in Frage
stehenden Unternehmens (Urteil des BVGer B-4465/2012 vom 11. Juni
2013 E. 2.5 „Life“ m.w.H.).
2.5 Die Obliegenheit des Markengebrauchs besteht grundsätzlich für alle
Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist. Nur bezüglich der-
jenigen eingetragenen Waren und Dienstleistungen, für die eine Marke tat-
sächlich gebraucht wird (sofern nicht zureichende Gründe für den Nichtge-
brauch bestehen), treten die Rechtswirkungen des rechtserhaltenden Ge-
brauchs ein (Urteil des BVGer B-7505/2006 vom 2. Juli 2007 E. 5 „Maxx
[fig.]/max Maximum + value [fig.]“). Gebrauchshandlungen für einen Teilbe-
griff gelten umso mehr auch für den ganzen Oberbegriff, je prototypischer
sie für diesen Oberbegriff stehen, je mehr Gebrauchshandlungen für unter-
schiedliche Waren des Oberbegriffs sich zum Eindruck eines zusammen-
hängenden Warenbereichs unter der Marke verbinden und je enger und
präziser der Oberbegriff ist. Solche Gebrauchshandlungen stehen im Ge-
gensatz zu isolierten Gebrauchshandlungen, die untypisch und unspezi-
fisch für den Oberbegriff sind und sich stärker von anderen im Oberbegriff
enthaltenen Waren oder Dienstleistungen unterscheiden (Urteil des BVGer
B-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 2.3 „Gadovist/Gadogita“).
B-681/2016
Seite 10
2.6 Grundsätzlich muss die Marke in der Schweiz gebraucht werden. Von
diesem Territorialitätsprinzip gibt es zwei Ausnahmen: den Gebrauch für
den Export und Art. 5 des Übereinkommens vom 13. April 1892 zwischen
der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Mus-
ter- und Markenschutz (SR 0.232.149.136; nachfolgend Übereinkommen
CH/D), der den Gebrauch in Deutschland dem Gebrauch in der Schweiz
gleichstellt.
2.7 Glaubhaftmachen bedeutet, dem Gericht aufgrund objektiver Anhalts-
punkte den Eindruck zu vermitteln, dass die fraglichen Tatsachen nicht
bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind. Es braucht keine volle Über-
zeugung des Gerichts, doch muss dieses zumindest die Möglichkeit, dass
die behaupteten Tatsachen stimmen, höher einschätzen als das Gegenteil
(BGE 130 III 333 E. 3.2 „Uhrenarmband [3D]“; Urteil des BVGer
B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.8 “Life” m.w.H.).
2.8 Der rechtserhaltende Gebrauch muss so, wie die Marke eingetragen
ist, oder in einer hiervon nur unwesentlich abweichenden Form, marken-
mässig, ernsthaft und im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren
und Dienstleistungen erfolgen (Urteile des BVGer B-3416/2011 vom
17. Februar 2012 E. 4.4 „MyLife [fig.]“ und B-7500/2006 vom 19. Dezember
2007 E. 5.3.1 „Diva Cravatte [fig.]/DD Divo Diva [fig.]“).
3.
3.1 Die angefochtene Marke wurde am 23. Oktober 2014 in Swissreg pu-
bliziert. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten beim IGE zu erhe-
ben (Art. 31 Abs. 2 MschG). Der am 23. Dezember 2014 erhobene Wider-
spruch ist damit rechtzeitig erfolgt.
3.2 Der Beschwerdegegner reichte am 13. Februar 2015 eine Wider-
spruchsantwort ein, mit der er die Nichtgebrauchseinrede erhob. Damit
wurde die Nichtgebrauchseinrede mit der ersten Rechtsschrift und folglich
rechtzeitig erhoben.
3.3 Die Fristberechnung des Gebrauchs richtet sich nach Art. 2 MSchV.
Demnach endet die Frist im letzten Monat an dem Tag, der dieselbe Zahl
trägt wie der Tag, an dem sie zu laufen begann. Das Fristende wird mit dem
Tag der Geltendmachung des Nichtgebrauchs, dem 13. Februar 2015, fi-
xiert. Der Fristbeginn wird durch Rückrechnung um fünf Jahre berechnet.
Die Frist begann entsprechend am 13. Februar 2010.
B-681/2016
Seite 11
4.
4.1 Die Vorinstanz ging davon aus, dass der rechtserhaltende Gebrauch
der beiden Widerspruchsmarken nicht glaubhaft gemacht worden sei, der
Gebrauch der Widerspruchsmarke 1 für „kostenloses Vermitteln von Zu-
griffszeit auf Datennetzwerke (Informatikdienstleistungen) für soziale Netz-
werke“ (Klasse 42) und der Widerspruchsmarke 2 für „das Hochladen,
Senden, Zeigen, Darstellen, Markieren und elektronische Übermitteln von
Informationen, Audio- und Videoclips; Bereitstellen des Zugangs zu Infor-
mationen, Audio und Video über Webseiten“ (Klasse 38) jedoch instituts-
notorisch sei.
4.2 Die Beschwerdeführerin macht geltend, sie habe die Widerspruchs-
marken in den relevanten Klassen im massgeblichen Zeitraum rechtsge-
nügend und ernsthaft gebraucht.
4.3 Der Beschwerdegegner bringt vor, die einzige Dienstleistung, welche
die Beschwerdeführerin erbringe, sei „Internetwerbung“. Bei sämtlichen
weiteren beanspruchten Waren und Dienstleistungen handle es sich ledig-
lich um Hilfswaren und Hilfsdienstleistungen. Er gesteht zwar zu, dass die
Beschwerdeführerin im Zusammenhang mit dieser Dienstleistung das
Kennzeichen „FACEBOOK“ verwende; dies jedoch nicht im Sinne einer
Marke, sondern bloss als Firma.
4.4 Über allgemein bekannte (sogenannt notorische) Tatsachen muss nicht
Beweis geführt werden (BGE 130 III 748 E. 1.2 m.w.H.; Urteil des BVGer
B-7502/2006 vom 7. August 2007 E. 3 „Chanel/Haute Coiffure Chanel“).
Die Beschwerdeführerin betreibt und betrieb im massgeblichen Zeitraum
ein digitales soziales Netzwerk namens „Facebook“. Es ist als allgemein
bekannt anzusehen, dass dieses im massgeblichen Zeitraum in der
Schweiz von einer grossen Zahl Personen benutzt wurde: Von Privatper-
sonen als soziales Netzwerk und von Unternehmen als Werbeplattform.
Die grundsätzlichen Funktionen dieses sozialen Netzwerkes für private Be-
nutzer über individuelle und von ihnen bewirtschaftete Profile und für Un-
ternehmen im Bereich der Werbung sind ebenfalls als allgemein bekannt
anzusehen. Es kann dabei offen bleiben, ob die Nutzung von sogenannten
Unternehmensseiten als Werbung (Klasse 35) zu qualifizieren ist – was die
Vorinstanz verneint –, da dies auf das Schalten von Werbeanzeigen auf
jeden Fall zutrifft. Die Beschwerdeführerin vertreibt eine (Mobile) App na-
mens „Facebook“ und betreibt eine Webseite namens ,
die beide den Zugriff auf das soziale Netzwerk ermöglichen. Beim Zurver-
B-681/2016
Seite 12
fügungstellen der Webseite für den Zugriff auf das soziale Netzwerk han-
delt es sich um eine Dienstleistung, die App, die zu diesem Zweck vertrie-
ben wird, muss eher im Sinne einer Ware nach Klasse 9 verstanden wer-
den. Es ist deshalb als notorisch anzusehen, dass die Beschwerdeführerin
durch den Betrieb des sozialen Netzwerkes „Facebook“ im massgeblichen
Zeitraum die folgenden Waren und Dienstleistungen anbot und dabei das
Zeichen „FACEBOOK“ benutzte:
Für die Widerspruchsmarke 1 registrierte Waren und Dienstleistungen:
Klasse 35: Werbung; Zusammenstellen und Systematisieren von Daten in
einer Datenbank beinhaltend ein Online-Verzeichnis für Informationen und
Anzeigen in Bezug auf akademisches Leben, virtuelle Gemeinschaft, so-
ziale Netzwerke, gemeinsame Nutzung von Photos und Trendverfolgung;
Klasse 38: Telekommunikation; Bereitstellung von Online-Plauderräumen
(chatrooms) für registrierte Benutzer für die Übermittlung von Nachrichten
in Bezug auf akademisches Leben, virtuelle Gemeinschaft, soziale Netz-
werke, gemeinsame Nutzung von Photos und Trendverfolgung;
Klasse 42: Vermieten und kostenloses Vermitteln von Zugriffszeit auf Da-
tennetzwerken (Informatikdienstleistungen) für Informationen und Anzei-
gen in Bezug auf akademisches Leben, virtuelle Gemeinschaft, soziale
Netzwerke, gemeinsame Nutzung von Photos und Trendverfolgung;
Für die Widerspruchsmarke 2 registrierte Waren und Dienstleistungen:
Klasse 9: Software die das Hochladen, Senden, Zeigen, Darstellen, Mar-
kieren, Erstellen von Blogs, den Zugriff oder anderweitige Bereitstellung
von elektronischen Medien oder Informationen über das Internet oder an-
dere Kommunikationsnetzwerke ermöglicht;
Klasse 38: Dienstleistungen für Audio- und Videoausstrahlungen über das
Internet oder über andere Kommunikationsnetzwerke, nämlich das Hoch-
laden, Senden, Zeigen, Darstellen, Markieren und elektronische Übermit-
teln von Informationen, Audio- und Videoclips; Bereitstellen des Zugangs
zu Informationen, Audio und Video über Webseiten, Online-Foren, Chat-
rooms, elektronische Verteilerlisten und Blogs über das Internet; Bereit-
stellen von Online-Chatrooms und elektronischen Anschlagsbrettern für
die Übermittlung von Mitteilungen zwischen Anwendern in Bereichen von
allgemeinem Interesse;
Klasse 42: Zur Verfügung stellen des Gebrauchs von Software (online) die
das Hochladen, Senden, Zeigen, Darstellen, Markieren, Erstellen von
Blogs, den Zugriff oder anderweitige Bereitstellung von elektronischen
Medien oder Informationen über das Internet oder andere Kommunikati-
onsnetzwerke ermöglicht.
B-681/2016
Seite 13
Dazu ist anzumerken, dass der Teilbegriff „Internetwerbung“, entgegen
dem Vorbringen des Beschwerdegegners, als prototypisch für den Ober-
begriff „Werbung“ anzusehen ist (Urteil des BVGer B-5871/2011 vom
4. März 2013 E. 2.3 „Gadovist/Gadogita“).
Die diesbezüglich von der Beschwerdeführerin offerierten Beweise (insbe-
sondere diverse Urkunden und eine schriftliche Zeugenaussage [Affidavit])
müssen nicht abgenommen werden.
Es bleibt zu prüfen, ob das Kennzeichen „FACEBOOK“ bezüglich dieser
Waren und Dienstleistungen als Marke gebraucht wurde (siehe E. 4.6), und
ob es sich bei den genannten Waren und Dienstleistungen wie der Be-
schwerdeführer behauptet lediglich um Hilfswaren und Hilfsdienstleistun-
gen handelt (siehe E. 4.7).
4.5 Nicht notorisch ist der Gebrauch des Kennzeichens „FACEBOOK“ für
die folgenden für die Widerspruchsmarke 1 registrierten Waren und Dienst-
leistungen der Klasse 35: „Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung;
Büroarbeiten“.
Der Beschwerdeführerin gelingt es auch nicht, den Gebrauch dieser
Dienstleistungen glaubhaft zu machen. Die Beschwerdeführerin behauptet
diesbezüglich lediglich, unter der Marke „FACEBOOK“ würden nicht nur
Werbedienstleistungen angeboten, sondern auch „umfassende Beratungs-
dienstleistungen im Bereich Werbung sowie entsprechende Analysedienst-
leistungen erbracht“. Die diesbezüglich offerierten Beweismittel (ein Aus-
zug von der Webseite der Beschwerdeführerin und zwei Online-Artikel) be-
ziehen sich im Wesentlichen darauf, welche Auswertungen bezüglich der
auf Facebook gezeigten Werbung möglich sind (bezüglich Unternehmens-
seiten z.B.: Anzahl „Gefällt mir“-Markierungen und Anzahl Personen, die
einen Beitrag gepostet haben; bezüglich Werbeanzeigen z.B.: Anzahl Per-
sonen, die eine Anzeige gesehen haben; allgemeine Hinweise zur Optimie-
rung von Werbeanzeigen). Diese Angaben beziehen sich alle auf die auf
Facebook mögliche Werbung. Die genannten statistischen Auswertungen
nehmen dabei nicht ein Ausmass an, dass sie unter „Geschäftsführung“,
„Unternehmensverwaltung“ oder „Büroarbeiten“ subsumiert werden könn-
ten, sondern bleiben im Bereich „Werbung“ verhaftet.
Damit ist der rechtserhaltende Gebrauch für die folgenden, für die Wider-
spruchsmarke 1 registrierten Dienstleistungen nicht glaubhaft gemacht:
Klasse 35: Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten.
B-681/2016
Seite 14
4.6 Ein markenmässiger Gebrauch liegt vor, wenn die Marke von den Ab-
nehmern als Mittel zur Unterscheidung verschiedener Produkte erkannt
wird. Gleichzeitig gewährleistet die Marke aber aufgrund ihrer Herkunfts-
funktion auch, dass mit einer bestimmten Marke versehene Waren oder
Dienstleistungen von einem bestimmten Unternehmen stammen oder un-
ter dessen Verantwortung hergestellt und vertrieben beziehungsweise er-
bracht werden (MICHAEL NOTH/FLORENT THOUVENIN, in: Noth/Bühler/Thou-
venin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 1 N. 31 ff.).
Der funktionsgerechte, markenmässige, nämlich waren- oder dienstleis-
tungsbezogene Gebrauch ist vom bloss unternehmensbezogenen Ge-
brauch zu unterscheiden, bei dem das Zeichen zwar als Hinweis auf ein
Unternehmen, aber nicht als Kennzeichen bestimmter Waren oder Dienst-
leistungen verstanden wird (Urteil des BVGer B-6249/2014 vom 25. Juli
2016 „Campagnolo [fig.]/F.LLI Campagnolo [fig.]“ E. 4.5 m.w.H.). Dies ist
zum Beispiel der Fall, wenn das Zeichen ausschliesslich als Firma verwen-
det wird, da eine Firma lediglich einen abstrakten Hinweis auf das Unter-
nehmen darstellt. Bei der Unterscheidung ist auf das Verständnis der Ver-
kehrskreise und die Besonderheiten des Einzelfalles abzustellen. Für
Dienstleistungen ist dabei eine gewisse Grosszügigkeit walten zu lassen,
da eine Abgrenzung oft schwierig ist (BERNARD VOLKEN, in: David/Frick
[Hrsg.], Kommentar zum Markenschutz- und Wappenschutzgesetz, 3. Aufl.
2017, Art. 11 N. 19 und 28; MARKUS WANG, in: Noth/Bühler/Thouvenin
[Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 11 N. 17, 19 und
24).
Die Beschwerdeführerin weist zu Recht darauf hin, dass ihre Firma „Face-
book, Inc.“ im App Store (Vertriebskanal für Mobile Apps) zwar erscheint,
jedoch durch die Umschreibung „Facebook [Zeilenumbruch] Von Face-
book, Inc.“ klar von der Marke „FACEBOOK“ unterschieden wird. Das glei-
che gilt für die App „Facebook Pages Manager“, die der Verwaltung von
Unternehmensseiten auf Facebook dient. Bezüglich der Android-Version
der Mobile App im Google Play Store ist diese Unterscheidung zwar weni-
ger klar, trotzdem wird auch hier darauf verwiesen, die App „Facebook“
werde „Angeboten von: Facebook“. Die Webseiten
und /business/products/ads (für „Facebook-Werbean-
zeigen“) machen diese Unterscheidung für ihre Dienstleistungen nicht im
selben Ausmass. In allen Fällen ist jedoch der Zusammenhang zwischen
dem Kennzeichen „FACEBOOK“ und der Ware (App) respektive der
Dienstleistung (Zurverfügungstellen der Webseite) so offensichtlich und
eng, dass davon ausgegangen werden muss, dass die Abnehmer das Zei-
chen als Hinweis auf die Ware oder Dienstleistung verstehen und nicht
B-681/2016
Seite 15
(nur) als Hinweis auf das Unternehmen. Das Zeichen „FACEBOOK“ wird
damit als Mittel zur Unterscheidung verschiedener Produkte (in Abgren-
zung zu anderen sozialen Netzwerken wie Instagram, Twitter oder Xing)
verstanden. Ein markenmässiger Gebrauch ist insoweit gegeben.
4.7
4.7.1 Hilfswaren und Hilfsdienstleistungen sind Produkte eines Unterneh-
mens, die dieses ausschliesslich zur Promotion anderer Produkte einsetzt,
indem es sie zu Werbezwecken unentgeltlich oder gegen ein bloss symbo-
lisches Entgelt abgibt. Hilfswaren und Hilfsdienstleistungen stellen kein ei-
genständiges Angebot dar und haben für das Unternehmen keine selbstän-
dige, wirtschaftliche Funktion. Wird eine Marke im Zusammenhang mit
Hilfswaren und Hilfsdienstleistungen verwendet, gilt dies nicht als Ge-
brauch der Marke in Bezug auf diese Hilfswaren und Hilfsdienstleistungen;
diese sind entsprechend auch nicht im Markenregister einzutragen. Bei der
Unterscheidung zwischen selbständigem Angebot und Hilfswaren und
Hilfsdienstleistungen ist entscheidend, welche Produkte ein Unternehmen
den Kunden als eigene Kompetenz verkauft. Dienen die in Frage stehen-
den Waren und Dienstleistungen (zumindest) auch der Finanzierung des
Unternehmens und nicht bloss der Promotion anderer Produkte, liegen ei-
genständige Angebote und nicht bloss Hilfswaren oder Hilfsdienstleistun-
gen vor. Dass ein Markenprodukt auch für andere Waren Werbung macht,
ist rechtlich nicht verpönt und schliesst dessen Schutz nicht aus (BGE
116 II 463 E. 2c; EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: Roland von
Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbe-
werbsrecht, Bd. III/1, 2009, N. 1330 f.; BERNARD VOLKEN, a.a.O., Art. 11
N. 56). Es ist auf die konkreten Umstände abzustellen: Ausschlaggebend
ist, ob die relevanten Verkehrskreise die Marke als produkteidentifizieren-
des Merkmal einer Ware oder einer Dienstleistung verstehen. Ist dies der
Fall, handelt es sich markenrechtlich nicht um eine Hilfsware oder Hilfs-
dienstleistung, sondern um ein eigenständiges Angebot (BGE 116 II 463
E. 2c; IVAN CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, Lausanne 2007,
S. 189; implizit gl.M. BERNARD VOLKEN, a.a.O., Art. 11 N. 57; lediglich ter-
minologisch a.M. MARKUS WANG, a.a.O., Art. 11 N. 44).
Mit der Frage, ob es sich bei den für die Widerspruchsmarken registrierten
Waren und Dienstleistungen (mit Ausnahme der „Werbung“) um Hilfswaren
und Hilfsdienstleistungen handelt, hängt vorliegend auch die Frage zusam-
men, ob für den markenmässigen Gebrauch eines Zeichens in jedem Fall
eine kommerzielle Nutzung notwendig ist. Für den markenmässigen Ge-
brauch eines Zeichens ist grundsätzlich der Gebrauch eines Zeichens „im
B-681/2016
Seite 16
Wirtschaftsverkehr“ vorausgesetzt. Gemeint ist damit jede wirtschaftliche
Tätigkeit, unabhängig davon, ob sie Gewinn bringt oder nicht. Möglich sind
auch rein soziale oder ideelle Aktivitäten, soweit sie auch kommerziell aus-
geübt werden könnten (EUGEN MARBACH, a.a.O., N. 1324).
4.7.2 Der Zweck des rechtlichen Schutzes der Marke ist deren Unterschei-
dungs- und Herkunftsfunktion (vgl. Art. 1 Abs. 1 MschG); weitere tatsächli-
che, jedoch primär wirtschaftliche Funktionen der Marke schützt das Recht
nicht (BGE 122 III 469 E. 4f „Chanel“; Botschaft des Bundesrates vom
21. November 1990 zu einem Bundesgesetz über den Schutz von Marken
und Herkunftsangaben, BBl 1991 I 1, Ziff. 222.11 S. 19; MARKUS WANG,
a.a.O., Art. 1 N. 30 f.). Der Zweck des Erfordernisses „Gebrauch im Wirt-
schaftsverkehr“ liegt vor allem im „Gebrauch nach aussen“, im Gegensatz
zum rein innerbetrieblichen oder konzerninternen Gebrauch. Die Produkte
müssen in diesem Sinne in Konkurrenz zu anderen Produkten von Dritten
treten (BERNARD VOLKEN, a.a.O., Art. 11 N. 61 f.).
4.7.3 Eine Marke kann ihren rechtlich geschützten Funktionen – Unter-
scheidung von anderen Produkten und Kennzeichnung der Herkunft –
nachkommen, wenn sie im Zusammenhang mit Waren und/oder Dienst-
leistungen eines Unternehmens im Wettbewerb mit anderen, gleichartigen
Waren und/oder Dienstleistungen in Konkurrenz tritt. Dabei wird es sich in
den meisten Fällen um einen Wettbewerb um Geld handeln; dies muss
aber nicht unbedingt der Fall sein. Ebenso kann es sich um einen Wettbe-
werb um Aufmerksamkeit, Zeit oder Daten handeln. Dies ist insbesondere
dann der Fall, wenn diese im Rahmen des Geschäftsmodells eines Unter-
nehmens wirtschaftlich indirekt – zum Beispiel über den Verkauf von Wer-
bung – zu Geld gemacht werden. Dieses Geschäftsmodell ist nicht neu:
Zeitungsverlage finanzieren ihre Zeitungen seit langem über die Aufmerk-
samkeit ihrer Leserinnen und Leser zu einem Teil mit Werbung. Um Hilfs-
waren handelt es sich bei den Zeitungen trotzdem nicht. Am Geschäftsmo-
dell der digitalen sozialen Netzwerke ist lediglich neu, dass Privatpersonen
für deren Benutzung überhaupt nicht mehr mit Geld bezahlen.
Die Beschwerdeführerin bekommt von den Nutzern im Tausch für die Be-
nutzung ihres sozialen Netzwerkes (und damit als Gegenleistung für die
registrierten Waren und Dienstleistungen) nicht Geld, sondern deren Auf-
merksamkeit und deren Daten. Diese machen das soziale Netzwerk für
Werber interessant und ermöglichen der Beschwerdeführerin den Verkauf
von Werbung. Es wäre verkürzt, das Geschäftsmodell der Beschwerdefüh-
B-681/2016
Seite 17
rerin auf den Verkauf von Werbung zu reduzieren; die Benutzung des so-
zialen Netzwerkes durch private Nutzer bildet eine notwendige Vorausset-
zung für den Verkauf der Werbung und damit für das wirtschaftliche Aus-
kommen der Beschwerdeführerin. Die für die Widerspruchsmarken re-
gistrierten Waren und Dienstleistungen, die in Verbindung mit der Benut-
zung des sozialen Netzwerkes der Beschwerdeführerin durch private Nut-
zer stehen, dienen in diesem Sinne nicht bloss der Promotion eines ande-
ren Produktes – der Werbung –, sondern sie ermöglichen den Verkauf der
Werbung erst. Sie sind damit unabdingbarer Bestandteil des (auf wirt-
schaftlichen Gewinn gerichteten) Geschäftsmodells der Beschwerdeführe-
rin. Wenn die Beschwerdeführerin im Rahmen dieses Geschäftsmodells
die Marke „FACEBOOK“ nicht nur für den Verkauf ihrer Werbung einsetzt,
sondern auch für den Tausch „Benutzung des sozialen Netzwerkes“ gegen
Aufmerksamkeit und Daten, handelt es sich deshalb um einen markenmäs-
sigen Gebrauch. Die Beschwerdeführerin verwendet die Widerspruchs-
marken im Wettbewerb mit anderen Produkten (z.B. Instagram, LinkedIn,
Twitter oder Xing) anderer Anbieter für ihre Produkte, die unabdingbarer
Bestandteil ihres wirtschaftlich ausgerichteten Geschäftsmodells sind.
Dass es sich um den Gebrauch eines Zeichens im Wirtschaftsverkehr han-
delt, zeigt schliesslich der Umstand, dass die Beschwerdeführerin für die
Benutzung ihres sozialen Netzwerkes von den privaten Nutzern Geld ver-
langen könnte, wie dies teilweise bei Xing und LinkedIn der Fall ist.
4.7.4 Damit handelt es sich bei den für die Widerspruchsmarken registrier-
ten Waren und Dienstleistungen, die in Verbindung mit der Nutzung des
sozialen Netzwerkes der Beschwerdeführerin durch private Nutzer stehen,
nicht um Hilfswaren und Hilfsdienstleistungen, sondern um ein im marken-
rechtlichen Sinne eigenständiges Angebot der Beschwerdeführerin. Beim
Gebrauch der Widerspruchsmarken in diesem Zusammenhang handelt es
sich um den Gebrauch eines Zeichens im Wirtschaftsverkehr.
4.8 Insgesamt handelt es sich somit bei der Verwendung der Wider-
spruchsmarken bezüglich der in E. 4.4 genannten Waren und Dienstleis-
tungen um einen markenmässigen Gebrauch. Damit ist der rechtserhal-
tende Gebrauch der Widerspruchsmarken für diese Waren und Dienstleis-
tungen glaubhaft gemacht respektive als notorisch anzusehen.
4.9 Zusammenfassend ist der rechtserhaltende Gebrauch der Wider-
spruchsmarken für die folgenden Waren und Dienstleistungen glaubhaft
gemacht oder notorisch:
B-681/2016
Seite 18
Für die Widerspruchsmarke 1 registrierte Waren und Dienstleistungen:
Klasse 35: Werbung; Zusammenstellen und Systematisieren von Daten in
einer Datenbank beinhaltend ein Online-Verzeichnis für Informationen und
Anzeigen in Bezug auf akademisches Leben, virtuelle Gemeinschaft, so-
ziale Netzwerke, gemeinsame Nutzung von Photos und Trendverfolgung;
Klasse 38: Telekommunikation; Bereitstellung von Online-Plauderräumen
(chatrooms) für registrierte Benutzer für die Übermittlung von Nachrichten
in Bezug auf akademisches Leben, virtuelle Gemeinschaft, soziale Netz-
werke, gemeinsame Nutzung von Photos und Trendverfolgung;
Klasse 42: Vermieten und kostenloses Vermitteln von Zugriffszeit auf Da-
tennetzwerken (Informatikdienstleistungen) für Informationen und Anzei-
gen in Bezug auf akademisches Leben, virtuelle Gemeinschaft, soziale
Netzwerke, gemeinsame Nutzung von Photos und Trendverfolgung;
Für die Widerspruchsmarke 2 registrierte Waren und Dienstleistungen:
Klasse 9: Software die das Hochladen, Senden, Zeigen, Darstellen, Mar-
kieren, Erstellen von Blogs, den Zugriff oder anderweitige Bereitstellung
von elektronischen Medien oder Informationen über das Internet oder an-
dere Kommunikationsnetzwerke ermöglicht;
Klasse 38: Dienstleistungen für Audio- und Videoausstrahlungen über das
Internet oder über andere Kommunikationsnetzwerke, nämlich das Hoch-
laden, Senden, Zeigen, Darstellen, Markieren und elektronische Übermit-
teln von Informationen, Audio- und Videoclips; Bereitstellen des Zugangs
zu Informationen, Audio und Video über Webseiten, Online-Foren, Chat-
rooms, elektronische Verteilerlisten und Blogs über das Internet; Bereit-
stellen von Online-Chatrooms und elektronischen Anschlagsbrettern für
die Übermittlung von Mitteilungen zwischen Anwendern in Bereichen von
allgemeinem Interesse;
Klasse 42: Zur Verfügung stellen des Gebrauchs von Software (online) die
das Hochladen, Senden, Zeigen, Darstellen, Markieren, Erstellen von
Blogs, den Zugriff oder anderweitige Bereitstellung von elektronischen
Medien oder Informationen über das Internet oder andere Kommunikati-
onsnetzwerke ermöglicht.
Weder glaubhaft gemacht noch notorisch ist der rechtserhaltende Ge-
brauch der Widerspruchsmarke 1 bezüglich der folgenden Dienstleistun-
gen:
Klasse 35: Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten.
B-681/2016
Seite 19
5.
5.1 Ob sich zwei Marken hinreichend deutlich unterscheiden oder im Ge-
genteil verwechselbar sind, ist nicht auf Grund eines abstrakten Zeichen-
vergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund aller relevanten Umstände
zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist,
hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz
der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann, und andererseits von
den Waren und Dienstleistungen, für welche die sich gegenüberstehenden
Marken hinterlegt sind (BGE 122 III 382 E. 1 „Kamillosan/Kamillan“).
5.2 Je näher sich die Waren und Dienstleistungen sind, für welche die Mar-
ken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und
desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben, um die
Verwechslungsgefahr zu bannen. Ein besonders strenger Massstab ist an-
zulegen, wenn beide Marken für weitgehend identische Waren oder Dienst-
leistungen bestimmt sind. Im Weiteren ist für die Verwechselbarkeit von
Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren richten und unter
welchen Umständen sie üblicherweise gehandelt werden. Bei Massenarti-
keln des täglichen Bedarfs ist mit einer geringeren Aufmerksamkeit und ei-
nem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen
als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger
geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (BGE 126 III 315
E. 6b/bb „Apiella“ m.w.H.).
5.3 Gleichartigkeit der Waren liegt vor, wenn die angesprochenen Abneh-
merkreise auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung
identischer oder ähnlicher Marken angepriesenen Waren und Dienstleis-
tungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstät-
ten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens
unter Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Un-
ternehmen hergestellt werden (Urteil des BVGer B-2269/2011 vom 9. März
2012 E. 6.1 „[fig.]/Bonewelding [fig.]“). Für das Bestehen gleichartiger Wa-
ren sprechen Übereinstimmungen zwischen den Herstellungsstätten, dem
fabrikationsspezifisch erforderlichen Know-How, den Vertriebskanälen,
den Abnehmerkreisen und dem Verwendungszweck der Waren, deren
Substituierbarkeit, verwandte oder gleiche technologische Indikationsbe-
reiche sowie das Verhältnis von Hauptware und Zubehör (Urteil des BVGer
B-7934/2007 vom 26. August 2009 E. 5.1 „Fructa/Fructaid“ m.w.H.). Für
eine Gleichartigkeit sprechen mitunter auch ein aus Sicht des Abnehmers
sinnvolles Leistungspaket der zu vergleichenden Waren (Urteil des BVGer
B-681/2016
Seite 20
B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.2 „G-mode/Gmode“). Gegen das Vor-
liegen von Gleichartigkeit sprechen getrennte Vertriebskanäle innerhalb
derselben Käuferschicht sowie das Verhältnis von Hilfsware oder Rohstoff
zu Haupt-, Zwischen- oder Fertigware (Urteil des BVGer B-7447/2006 vom
17. April 2007 E. 5 “Martini Baby/martini [fig.]”).
5.4 Die Markenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den
die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinter-
lassen (BGE 121 III 377 E. 2a „Boss / Boks“).
5.5 Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der
Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen die Marke
in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt ist. Eine solche Beeinträch-
tigung ist gegeben, falls zu befürchten ist, dass die massgebenden Ver-
kehrskreise sich durch die Ähnlichkeit der Zeichen irreführen lassen und
Waren, die das eine oder das andere Zeichen tragen, dem falschen Mar-
keninhaber zurechnen. Die Rechtsprechung nimmt eine Verwechslungs-
gefahr auch dann an, wenn das Publikum die Marken zwar auseinander-
zuhalten vermag, aufgrund ihrer Ähnlichkeit aber falsche Zusammenhänge
vermutet, zum Beispiel an Serienmarken denkt oder bei Marken mit dem
gleichen Stammelement von verschiedenen Produktelinien des gleichen
Unternehmens respektive von wirtschaftlich miteinander verbundenen Un-
ternehmen ausgeht (BGE 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller Switzerland
[fig.]/Appenzeller Natural [fig.]"; 102 II 122 E. 2 "Annabelle/Annette"; 96 II
243 E. 2 "Blauer Bock/Bockstein bzw. Springbock", m.w.H.; 87 II 35 E. 2c
"BIC/BIG PEN"; Urteil des BVGer vom 28. Mai 2015 B-6099/2013 E. 2.3
„CARPE DIEM/carpe noctem“).
5.6 Die Reichweite des markenrechtlichen Verwechslungsschutzes wird
durch die Kennzeichnungskraft der Zeichen bestimmt. Für kennzeich-
nungsschwache Zeichen ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als
für kennzeichnungsstarke Zeichen. Stark sind insbesondere Marken, die
aufgrund ihres phantasiehaften Gehalts auffallen oder aufgrund ihres in-
tensiven Gebrauchs überdurchschnittliche Bekanntheit erlangt haben
(BGE 122 III 382 E. 2a „Kamillosan/Kamillan“; Urteil des BVGer
B-7106/2014 vom 24. April 2017 E. 3.5 und 7.2.1 „F1/FiOne [fig.]“ m.w.H.).
5.7 Bei reinen Wortmarken ist der Wortklang, das Schriftbild und gegebe-
nenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160 E. 2b/cc „Securi-
tas“; BGE 121 III 377 E. 2b „Boss/Boks“). Dabei genügt es für die Annahme
der Ähnlichkeit, wenn diese in Bezug auf eines dieser Kriterien bejaht wird
B-681/2016
Seite 21
(Urteil des BVGer B-2635/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 6.1 „Mo-
nari/Anna Molinari“). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silben-
zahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale be-
stimmt, das Erscheinungsbild durch die Wortlänge und die optische Wir-
kung der Buchstaben. Schliesslich ist zu beachten, dass der Wortanfang
respektive Wortstamm und die Endung in der Regel grössere Beachtung
finden als dazwischen geschobene, unbetonte weitere Buchstaben oder
Silben (BGE 127 III 160 E. 2b/cc „Securitas“; BGE 122 III 382 E. 5a „Ka-
millosan/Kamillan“).
6.
Soweit die Widerspruchsmarken für Waren und Dienstleistungen im Zu-
sammenhang mit der privaten Nutzung des sozialen Netzwerkes der Be-
schwerdeführerin registriert sind, richten sich diese an ein (im digitalen
Raum aktives) Massenpublikum. Entsprechend ist mit einer geringen Auf-
merksamkeit und kleinem Unterscheidungsvermögen zu rechnen. Soweit
es um die Werbung in Klasse 35 geht, ist hingegen von einem Fachpubli-
kum und entsprechend erhöhter Aufmerksamkeit auszugehen.
7.
7.1 Erstens ist zu prüfen, ob die beanspruchten Waren der sich gegenüber-
stehenden Marken aus Sicht der Abnehmerkreise gleich oder gleichartig
sind.
7.2 Die Beurteilung der Gleichartigkeit der Waren erfolgt auf Ebene der ein-
getragenen Oberbegriffe (Urteil des BVGer B-4260/2010 vom 21. Dezem-
ber 2011 E. 6.2.3 „Bally/Balú [fig.]“ m.w.H.), soweit deren rechtserhaltender
Gebrauch glaubhaft gemacht wurde.
7.3 Es besteht Ähnlichkeit oder sogar Identität zwischen der für die ange-
fochtene Marke registrierten „Software“ in Klasse 9 und den für die Wider-
spruchsmarken registrierten Waren in der gleichen Klasse sowie den für
die Widerspruchsmarken registrierten Dienstleistungen in Klasse 42.
Bezüglich der in Klasse 42 für die angefochtene Marke registrierten Dienst-
leistungen ist zumindest eine gewisse Ähnlichkeit mit den für die Wider-
spruchsmarken in der gleichen Klasse registrierten Dienstleistungen anzu-
erkennen, soweit es sich dabei um technologische und damit Software-
gestützte Dienstleistungen handelt: Dies ist bezüglich „Entwurf und Ent-
wicklung von Computerhardware und -software“ offensichtlich der Fall, gilt
aber auch für „technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten
B-681/2016
Seite 22
und diesbezügliche Designerdienstleistungen“ (vgl. Urteil des BVGer
B-234/2014 vom 4. Juli 2015 E. 5.2.4.2 „Juke/Jook Video [fig]“). Keine Ähn-
lichkeit liegt demgegenüber bezüglich der in Klasse 42 registrierten „wis-
senschaftlichen Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezüg-
liche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungs-
dienstleistungen“ vor.
7.4 Die Beschwerdeführerin sieht entgegen der Entscheidung der
Vorinstanz auch zwischen den in der Klasse 35 für die angefochtene Marke
registrierten Dienstleistungen und den für die Widerspruchsmarken re-
gistrierten Dienstleistungen eine Ähnlichkeit.
Die folgenden Dienstleistungen sind für die angefochtene Marke in
Klasse 35 registriert:
Personalmanagement- und Stellenvermittlungs-Beratung; Personalma-
nagement; Personalanwerbung und Personalmanagement; Lieferketten-
management; Informationen in Bezug auf Arbeitsplätze und Aufstiegs-
möglichkeiten (Personalmanagementberatung); Hilfe beim Personalma-
nagement; Geschäftsprojektmanagement; geschäftsbezogenes Projekt-
management und -verwaltung; geschäftsbezogene Projektverwaltung und
-management; betriebswirtschaftliches Risikomanagement; Beratungs-
dienstleistungen in Bezug auf das Wissensmanagement (Hilfe bei der Ge-
schäftsführung); Beratungsdienstleistungen bezüglich Management von
Telefon-Callcentern; Beratung in Bezug auf Personalvermittlung, -anwer-
bung und -management; Beratung bei der Organisation und Führung von
Unternehmen im Bereich des Personalmanagements; Anwerbung von
Personal der oberen Management-Ebene; betriebswirtschaftliche Bera-
tung betreffend das Unternehmensrisikomanagement; fachliche Beratung
in Bezug auf Personalmanagement.
Bei der Prüfung der Ähnlichkeit ist nur von denjenigen für die Wider-
spruchsmarken registrierten Dienstleistungen auszugehen, für die der
rechtserhaltende Gebrauch glaubhaft gemacht wurde oder notorisch ist; in
der Klasse 35 ist dies für „Werbung“ und „Zusammenstellen und Systema-
tisieren von Daten in einer Datenbank beinhaltend ein Online-Verzeichnis
für Informationen und Anzeigen in Bezug auf akademisches Leben, virtu-
elle Gemeinschaft, soziale Netzwerke, gemeinsame Nutzung von Photos
und Trendverfolgung“ der Fall. Mit diesen Dienstleistungen weisen die ge-
nannten, in Klasse 35 für die angefochtene Marke registrierten Dienstleis-
tungen keine Ähnlichkeit auf. Auch der Umstand, dass bei den genannten
Dienstleistungen ebenso wie bei einigen für die Widerspruchsmarken re-
gistrierten Dienstleistungen Software zum Einsatz kommen kann, vermag
B-681/2016
Seite 23
keine Ähnlichkeit zu begründen. Für die Widerspruchsmarken sind ledig-
lich eng umschriebene Softwareanwendungen in verschiedenen Klassen
registriert. Eine Ähnlichkeit (oder sogar Identität) dieser Softwareanwen-
dungen mit dem für die angefochtene Marke registrierten Oberbegriff Soft-
ware in Klasse 9 ist zwar zu bejahen (vgl. E. 7.3). Nicht zu bejahen ist hin-
gegen deren Ähnlichkeit mit Dienstleistungen in anderen Klassen, bei de-
ren Erbringung auch Software zum Einsatz kommen kann. Eine solche
weite Auslegung der Ähnlichkeit würde dazu führen, dass (praktisch) alle
Dienstleistungen einander ähnlich wären, da bei den meisten Dienstleis-
tungen Software eingesetzt werden kann.
Auf den erweiterten Schutz einer berühmten Marke nach Art. 15 MschG
kann sich die Beschwerdeführerin im Widerspruchsverfahren nicht berufen
(Urteil des BVGer B-7437/2006 vom 5. Oktober 2007 E. 8 „Old Navy/Old
Navy“).
7.5 Zusammenfassend liegt bezüglich aller für die angefochtene Marke in
Klasse 35 registrierten Dienstleistungen und bezüglich der in Klasse 42 re-
gistrierten Dienstleistungen „wissenschaftliche Dienstleistungen und For-
schungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industri-
elle Analyse- und Forschungsdienstleistungen“ keine Ähnlichkeit vor.
Bezüglich dieser Dienstleistungen ist die Beschwerde bereits aus diesem
Grund abzuweisen. Bezüglich der übrigen Waren und Dienstleistungen
liegt eine Ähnlichkeit vor.
8.
8.1 Zweitens ist die Zeichenähnlichkeit der beiden Marken zu prüfen. Die
(zeichenmässig identischen) beiden Widerspruchsmarken „FACEBOOK“
sind reine Wortmarken, ihnen gegenüber steht die reine Wortmarke
„StressBook“.
8.2 Die angefochtene Marke und die Widerspruchsmarken bestehen alle
aus einem Wort und stimmen in ihrem zweiten Wortteil „book“ überein. Da-
mit weisen sie visuell, phonetisch und bezüglich Sinngehalt bereits eine
gewisse Ähnlichkeit auf. Phonetisch kommt hinzu, dass die Marken den
gleichen Ausspracherhythmus aufweisen und die ersten Wortteile bei allen
Marken aus einem einsilbigen Wort bestehen (entgegen der Behauptung
des Beschwerdegegners besteht das englische Wort „face“ nur aus einer
Silbe), womit die Marken insgesamt die gleiche Silbenzahl aufweisen.
B-681/2016
Seite 24
Schliesslich enden die ersten Wortteile phonetisch auf dem gleichen Zisch-
laut, der den Übergang zur zweiten, jeweils gleichen Silbe prägt.
Dass die Marken einen unterschiedlichen Zeichenanfang, unterschiedliche
Anzahl Buchstaben sowie unterschiedliche Vokal- und Konsonantenfolgen
aufweisen, vermag an deren – insbesondere phonetischen – Ähnlichkeit
nichts zu ändern. Ein sofort und unwillkürlich erkennbarer unterschiedlicher
Sinngehalt, der die visuelle und phonetische Ähnlichkeit kompensieren
könnte (BGE 121 III 377 E. 2b und 3c „Boss/Boks“), liegt ebenfalls nicht
vor. Die unterschiedliche Verwendung von Klein- und Grossbuchstaben ist
bei reinen Wortmarken nicht relevant (BGE 96 II 400 E. 3c „Men’s
Club/Eden Club“; Urteil des BVGer B-6099/2013 E. 5.1 „Carpe Diem/carpe
noctem“). Es besteht damit eine Ähnlichkeit der beiden Zeichen.
9.
Drittens ist in einer wertenden Gesamtbeurteilung unter Berücksichtigung
der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken zu entscheiden, ob
zwischen den beiden Zeichen eine Verwechslungsgefahr besteht.
9.1
9.1.1 Die Vorinstanz geht davon aus, dass die Widerspruchsmarken auf-
grund ihrer notorischen Bekanntheit über eine erhöhte Kennzeichnungs-
kraft verfügen.
9.1.2 Der Beschwerdegegner bestreitet eine erhöhte Verkehrsbekanntheit
der Widerspruchsmarken bezüglich der (seiner Ansicht nach einzig rele-
vanten) Dienstleistung „Internetwerbung“. Dem ist jedoch nicht zu folgen.
Die erhöhte Bekanntheit der Widerspruchsmarken erstreckt sich auch auf
den Umstand, dass auf dem entsprechenden sozialen Netzwerk Werbung
betrieben werden kann (vgl. E. 4.4). Es ist deshalb davon auszugehen,
dass es sich bei den Widerspruchsmarken bezüglich aller registrierten und
relevanten Waren und Dienstleistungen um bekannte Marken handelt, de-
nen grundsätzlich eine erhöhte Kennzeichnungskraft und damit ein erwei-
terter Ähnlichkeitsbereich zukommt (vgl. Urteile des BVGer B-7106/2014
vom 24. April 2017 E. 3.5 und 7.2.1 „F1/FiOne [fig.]“; B-4829/2012 vom
28. Juli 2014 E. 7.1 „LAND ROVER/LAND GLIDER“).
9.1.3 Die Vorinstanz führt weiter aus, „book“ sei in Alleinstellung ein be-
schreibender Hinweis auf die Zweckbestimmung respektive die technische
Ausgestaltung der Dienstleistung (beispielsweise im Sinne des Hochla-
dens von Informationen in Form eines elektronischen Buches respektive
B-681/2016
Seite 25
des Vermittelns von Zugriffszeit auf Daten in Form eines elektronischen
Buches) und sei deshalb kennzeichnungsschwach.
„Book“ ist das englische Wort für Buch, „face“ das englische Wort für Ge-
sicht. Beide Wörter gehören zum englischen Grundwortschatz, der in der
Schweiz verstanden wird (vgl. BGE 125 III 203 E. 1c "Budweiser"). Der
Begriff „facebook“ stammt aus der Tradition amerikanischer Universitäten,
zu Beginn jedes Studienjahres ein Buch mit Fotos und Namen neu eintre-
tender Studentinnen und Studenten zusammenzustellen, zuerst gedruckt,
später digital. In einigen Universitäten nannte sich dieses Buch offenbar
„facebook“ oder „face book“ (vgl.
ticle/2014/2/4/facebook-ten-years-feature-1/>, abgerufen am 1.12.2017).
Es ist jedoch nicht davon auszugehen, dass die relevanten Verkehrskreise
in der Schweiz diese ursprüngliche Bedeutung des Begriffs „facebook“ ken-
nen. Zudem wird in der Schweiz der Begriff „Gesichtsbuch“ (respektive
„libre du visage“, „libro del viso“) nicht verwendet. Als leicht beschreibend
könnte das Zeichen höchstens insofern angesehen werden, als es beim
sozialen Netzwerk Facebook im Grunde darum geht, sich selber – mithin
„sein Gesicht“ – zu präsentieren. Entsprechend ist der Begriff „facebook“
in der Schweiz für die registrierten und relevanten Waren und Dienstleis-
tungen höchstens als leicht beschreibend anzusehen.
Dass mit Hilfe der hier relevanten, für die Widerspruchsmarken registrier-
ten Waren und Dienstleistungen auch Informationen über Bücher ausge-
tauscht werden können und für Bücher geworben werden kann, führt nicht
dazu, dass der Wortteil „book“ als beschreibend anzusehen wäre. Diesem
Datenaustausch und der Werbung sind inhaltlich keine Grenzen gesetzt,
so dass jedes Zeichen potentiell zum Inhalt werden kann und damit be-
schreibenden Charakter annehmen würde (vgl. Urteil des BVGer
B-1759/2007 vom 26. Februar 2008 E. 3.4 "Pirates of the Caribbean"). Es
würde deshalb zu weit führen, den Begriff „book“ als beschreibend für die
hier relevanten Waren und Dienstleistungen anzusehen. Der durch den Be-
nutzer und nicht durch den Anbieter bestimmte Inhalt einer Telekommuni-
kation oder einer Werbeanzeige ist für die Beurteilung, ob die Marke be-
schreibend ist, nicht von Bedeutung. Die Rechtsprechung, wonach ein be-
schreibender Sinngehalt der Marke auch in Bezug auf den Inhalt und ge-
gebenenfalls auf ein aktuelles Freihaltebedürfnis des Marktes zu prüfen ist
(Urteile des BVGer B-1759/2007 vom 26. Februar 2008 E. 3 "Pirates of the
Caribbean" und B-3815/2014 vom 18. Februar 2016 E. 4.2 f. "Rapunzel"),
kommt deshalb hier nicht zur Anwendung.
B-681/2016
Seite 26
Der Begriff „book“ alleine könnte insofern als beschreibend angesehen
werden, als die Widerspruchsmarke 2 für die „Bereitstellung von elektroni-
schen Medien“ in der Klasse 9 registriert ist, was elektronische Bücher um-
fassen könnte. Bücher spielen jedoch insgesamt im Zusammenhang mit
den hier relevanten, für die Widerspruchsmarken registrierten Waren und
Dienstleistungen höchstens eine untergeordnete Rolle. Es bedarf eines er-
heblichen Gedankenschrittes, um vom Begriff „book“ zu den mit dem digi-
talen sozialen Netzwerk der Beschwerdeführerin im Zusammenhang ste-
henden Waren und Dienstleistungen zu gelangen; nur schon, da es sich
lediglich um digitale respektive elektronische Bücher handeln könnte, die
bereits per se einen Gedankenschritt vom ursprünglichen, materiellen Sinn
des Wortes „Buch“ entfernt sind. Die relevanten Verkehrskreise sehen
„book“ deshalb nicht als für die hier relevanten Waren und Dienstleistungen
beschreibend an.
9.1.4 Die Marken „FACEBOOK“ sind insgesamt in der Schweiz so bekannt,
dass sie eine eigenständige Bedeutung erlangt haben, und sich die we-
nigsten Personen der wörtlichen Übersetzung bewusst sind. An dieser er-
höhten Kennzeichnungskraft der Marken hat auch der Wortteil „book“ teil
(vgl. Urteil des BVGer B-4829/2012 vom 28. Juli 2014 E. 7.1 „LAND
ROVER/LAND GLIDER“). Dies bestätigt die von der Beschwerdeführerin
in Auftrag gegebene und dem Gericht eingereichte demoskopische Um-
frage, bei der 76 % aller aktuellen und potentiellen Nutzer von sozialen
Netzwerken (entspricht dem relevanten Verkehrskreis) den Wortanfang
„FACE…“ und 62 % das Wortende „…BOOK“ zu „FACEBOOK“ ergänzten.
Selbst wenn die Widerspruchsmarken damit als leicht beschreibend ange-
sehen würden, wäre diese ursprüngliche Schwäche durch ihre Bekanntheit
geheilt (vgl. BVGE 2014/34 E. 7.1.3 „LAND ROVER/LAND GLIDER“). Den
Marken kommt damit als bekannte Marken eine erhöhte Kennzeichnungs-
kraft zu.
9.2 Ob die aus einem verwechselbaren und aus einem genügend unter-
scheidbaren Bestandteil zusammengesetzte Wortmarke vom Marken-
schutz ausgeschlossen ist, hängt vom Eindruck ab, den sie als Ganzes
erweckt. Die angefochtene Marke übernimmt den zweiten Wortteil der Wi-
derspruchsmarken vollständig. Sie ersetzt den ersten einsilbigen Wortteil
der Widerspruchsmarken („face“) durch einen anderen einsilbigen Wortteil
(„stress“). Obwohl sich der erste Wortteil der angefochtenen Marke sowohl
bezüglich Anzahl Buchstaben als auch bezüglich Sinngehalt von demjeni-
gen der Widerspruchsmarken unterscheidet, führt die Übernahme des
B-681/2016
Seite 27
zweiten Wortteils zu einer starken Ähnlichkeit der beiden Marken: Dies gilt
insbesondere phonetisch, da der Ausspracherhythmus und der Zischlaut
direkt vor dem zweiten Wortteil gleich sind. Bei starken Marken genügt eine
blosse Teilidentität, um im Bewusstsein der Konsumenten die Gedanken-
verbindung zum bekannten Zeichen hervorzurufen. Die Ausstrahlung einer
Marke erhöht die Wahrscheinlichkeit von Assoziationen und damit die Ge-
fahr, dass die Konsumenten ähnliche Drittzeichen als Serienzeichen miss-
deuten oder als Kennzeichen gleichwertiger, austauschbarer Ersatzpro-
dukte auffassen (MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER in:
David/Frick [Hrsg.], Kommentar zum Markenschutz- und Wappenschutz-
gesetz, 3. Aufl. 2017, Art. 3 N. 52). Aufgrund des hohen Bekanntheitsgra-
des der Widerspruchsmarken und der Ähnlichkeit der Produkte erscheint
insbesondere die mittelbare Verwechslungsgefahr im vorliegenden Fall
hoch. Es ist nämlich nicht ausgeschlossen, dass die Marken zwar als zwei
verschiedene Zeichen angesehen werden, aber nicht zwei unterschiedli-
chen Herstellern zugeordnet werden. Die vorliegend relevanten Marken
bestehen jeweils aus einem Wort mit zwei Teilen, dessen zweiter Teil
„book“ ist. Dies kann als ein gemeinsames Stammelement der Marken und
damit als Hinweis auf eine gemeinsame Herkunft aufgefasst werden (vgl.
BGE 102 II 122 E. 2 "Annabelle/Annette"; Urteile des BVGer vom 28. Mai
2015 B-6099/2013 E. 7.3 „CARPE DIEM/carpe noctem“; B-4829/2012 vom
28. Juli 2014 „LAND ROVER/LAND GLIDER“ E. 7.3). Angesichts des ho-
hen Bekanntheitsgrades und der hohen Kennzeichnungskraft der Wider-
spruchsmarken ist deshalb von einer markenrechtlich relevanten Ver-
wechslungsgefahr auszugehen. Dies gilt auch für die Dienstleistung „Wer-
bung“, obwohl beim diese Dienstleistung nachfragenden Fachpublikum
von einer erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen ist.
10.
Damit ist die Beschwerde teilweise gutzuheissen. Die Ziffern 1 und 3 der
angefochtenen Verfügung sind aufzuheben.
Die Widersprüche 14007 und 14008 gegen die Eintragung der Schweizer
Marke Nr. 663 952 „StressBook“ sind bezüglich der folgenden Dienstleis-
tungen gutzuheissen:
Klasse 9: Software;
Klasse 42: Technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und
diesbezügliche Designerdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von
Computerhardware und -software.
B-681/2016
Seite 28
Im Übrigen ist die Beschwerde abzuweisen und die Widersprüche bezüg-
lich der übrigen Waren und Dienstleistungen abzuweisen. Die Vorinstanz
ist entsprechend anzuweisen, die der angefochtenen Schweizer Marke
Nr. 663 952 „StressBook“ bezüglich aller in der Klasse 35 beantragten
Dienstleistungen und den in Klasse 42 beantragten Dienstleistungen „wis-
senschaftliche Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügli-
che Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienst-
leistungen“ Schutz zu gewähren.
11.
11.1 Die Kosten des vorinstanzlichen Verfahrens und des Beschwerdever-
fahrens sind, da beide Parteien ungefähr zur Hälfte obsiegen, beiden Sei-
ten zu gleichen Teilen aufzuerlegen und die Parteikosten, auch für das vor-
instanzliche Verfahren, sind wettzuschlagen (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64
Abs. 1 VwVG).
11.2 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeitsgrad der
Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien fest-
zulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom
21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundes-
verwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor
dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen
(Art. 4 VGKE). Dessen Schätzung hat sich nach Lehre und Rechtsprechung
an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeu-
tenden Zeichen grundsätzlich von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000.–
und Fr. 100'000.– auszugehen ist (BGE 133 III 492 E. 3.3 „Turbinenfuss
[3D]“ m.w.H.; Urteil des Bundesgerichts 4A_161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 1
„we make ideas work“ m.w.H.). Im vorliegenden Verfahren ist aufgrund der
hohen Bekanntheit der Widerspruchsmarken nicht von einem eher unbe-
deutenden sondern von einem Zeichen mit einer gewissen (wirtschaftli-
chen) Bedeutung auszugehen. Entsprechend diesem erhöhten Streitwert
werden die Verfahrenskosten auf Fr. 7‘000.– festgelegt. Der Betrag ist je
zur Hälfte der Beschwerdeführerin und dem Beschwerdegegner aufzuerle-
gen. Der von der Beschwerdeführerin einbezahlte Kostenvorschuss von
Fr. 7‘000.– ist zur Bezahlung ihres Anteils der Kosten zu verwenden. Der
restliche Betrag in der Höhe von Fr. 3‘500.– ist ihr zurückzuerstatten.
11.3 Die Parteikosten sind wettzuschlagen.
B-681/2016
Seite 29
12.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen
(Art. 73 BGG). Das Urteil ist mit Eröffnung rechtskräftig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
1.1 Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Die Ziffern 1 und 3 der
angefochtenen Verfügung werden aufgehoben.
1.2 Die Widersprüche Nr. 14007 und 14008 werden teilweise gutgeheis-
sen. Die Vorinstanz wird angewiesen, die folgenden Waren und Dienstleis-
tungen für die angefochtene Schweizer Marke Nr. 663 952 „StressBook“
aus dem Markenregister zu löschen:
Klasse 9: Software;
Klasse 42: Technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und
diesbezügliche Designerdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von
Computerhardware und -software.
1.3 Im Übrigen werden die Widersprüche Nr. 14007 und 14008 abgewie-
sen. Die Vorinstanz wird angewiesen, der angefochtenen Schweizer Marke
Nr. 663 952 „StressBook“ bezüglich aller in der Klasse 35 beantragten
Dienstleistungen und den in Klasse 42 beantragten Dienstleistungen „wis-
senschaftliche Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügli-
che Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienst-
leistungen“ Schutz zu gewähren.
2.
Die Kosten des Beschwerdeverfahrens von Fr. 7‘000.– werden beiden Par-
teien je zur Hälfte auferlegt. Der einbezahlte Kostenvorschuss von
Fr. 7‘000.– wird zur Bezahlung des Anteils der Beschwerdeführerin ver-
wendet und der Restbetrag von Fr. 3‘500.– wird ihr zurückerstattet. Der
Anteil des Beschwerdegegners von Fr. 3‘500.– ist innerhalb von 30 Tagen
ab Eröffnung dieses Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.
3.
Der Beschwerdegegner hat der Beschwerdeführerin die Hälfte der Wider-
spruchsgebühren in der Höhe von Fr. 800.– zu erstatten.
B-681/2016
Seite 30
4.
Die Parteikosten werden wettgeschlagen.
5.
Dieses Urteil geht an:
– die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Rückerstattungs-
formular, Beilagen)
– den Beschwerdegegner (Einschreiben; Beilagen: Einzahlungsschein,
Beilagen)
– die Vorinstanz (Ref-Nr. 14007-14008; Einschreiben; Beilage: Vorak-
ten)

Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber:

Maria Amgwerd Tobias Grasdorf


Versand: 30. Januar 2018