B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Abteilung II
B-684/2017
Ur t e i l vom 1 3 . M ä r z 2 0 1 8
Besetzung
Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richterin Maria Amgwerd, Richterin Vera Marantelli,
Gerichtsschreiberin Kathrin Bigler Schoch.
Parteien
Quantum Capital Partners AG,
Ludwigstrasse 10, DE-80539 München,
vertreten durch lic. iur. Michael Kummer, Rechtsanwalt,
Stach Rechtsanwälte AG,
Poststrasse 17, 9001 St. Gallen,
Beschwerdeführerin,
gegen
Quantex AG,
Pourtalèsstrasse 97, 3074 Muri b. Bern,
vertreten durch FMP Fuhrer Marbach & Partner,
Konsumstrasse 16A, 3007 Bern,
Beschwerdegegnerin,
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand
Widerspruchsverfahren Nr. 14220;
CH 566'528 Quantex / CH 669'119 Quantum
CapitalPartners.
B-684/2017
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Sachverhalt:
A.
Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin der am 5. September 2007 bei der
Vorinstanz hinterlegten Schweizer Wortmarke 566'528 "QUANTEX". Sie
beansprucht unter anderem Schutz für folgende Dienstleistungen:
Klasse 35
Werbung; Marktforschung; Marketing; Veranstaltung von Ausstellungen für
Handel und Gewerbe zu wirtschaftlichen und Werbezwecken; Veranstaltung
und Durchführung von Ausstellungen für wirtschaftliche und Werbezwecke;
Aufbereitung von Informationen für Handel und Gewerbe; Erstellen von Wirt-
schaftsprognosen; Wert- und Effizienzermittlung in Geschäftsangelegenhei-
ten; Beratung im Bereich des Managements von Preisrisiken; Büroarbeiten;
Buchführung, Buchprüfung und Revision; Geschäftsführung; zur Verfügung
stellen von Geschäftsinformationen via globale Computer-Netzwerke; Bera-
tung bei der Organisation und Führung von Unternehmen; Unternehmens-
verwaltung; Beratung bei der Abwicklung von Handelsgeschäften; Verwal-
tung von Dateien mittels Computer; Zusammenstellung und Systematisie-
rung von öffentlichen und privaten Daten in Computerdatenbanken; Bera-
tungsdienstleistungen für alle aufgelisteten Dienstleistungen.
Klasse 36
Versicherungs- und Finanzwesen; Vermittlung von Vermögensanlagen in
Fonds; Vermögensverwaltung; zur Verfügungstellen von Finanz-Informatio-
nen über Computersysteme; Finanzdienstleistungen mittels Computersys-
teme; interaktive elektronische Abwicklung von Finanzdienstleistungen via
globale Computer-Netzwerke; Geldgeschäfte; Verwaltung von Vorsorgeein-
richtungen; Finanztransaktionen; Beratung im Bereich der Finanzplanung
und des Finanzmanagements; Immobilienwesen; Erstellen von Finanzberich-
ten; Bewertung von Finanzanlagen; finanzielles Sponsoring im Bereich von
Kultur, Sport und Forschung; Beratungsdienstleistungen für alle aufgelisteten
Dienstleistungen.
B.
Am 28. August 2014 hinterlegte die Beschwerdeführerin die Schweizer
Wortmarke 669'119 "Quantum CapitalPartners" bei der Vorinstanz. Die An-
meldung wurde am 2. Februar 2015 auf Swissreg veröffentlicht.
Die Marke ist für folgende Dienstleistungen registriert:
Klasse 35
Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Ver-
mittlung von Verträgen für Dritte, über die Erbringung von Dienstleistungen;
Vermittlung von Handelsgeschäften für Dritte; Unternehmensberatung; Bera-
tung bei der Organisation und Führung von Unternehmen; Beratung in Fra-
gen der Geschäftsführung; betriebswirtschaftliche Beratung; Beratung in Fra-
gen des Personalwesens; Erstellung von betriebswirtschaftlichen Gutachten;
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Erstellung von Geschäftsgutachten; Erstellung von Wirtschaftsprognosen;
Hilfe bei der Führung von gewerblichen oder Handelsbetrieben; kommerzi-
elle Verwaltung der Lizenzierung von Waren und Dienstleistungen für Dritte;
Marktforschung; Öffentlichkeitsarbeit [Public Relations]; Organisationsbera-
tung in Geschäftsangelegenheiten; organisatorische Beratung; organisatori-
sches Projektmanagement im EDV-Bereich; Outsourcing-Dienste [Hilfe bei
Geschäftsangelegenheiten]; Personalmanagementberatung; Planung und
Überwachung von Unternehmensentwicklungen in organisatorischer Hin-
sicht; Planungen [Hilfe] bei der Geschäftsführung; Wertermittlungen in Ge-
schäftsangelegenheiten.
Klasse 36
Geldgeschäfte; Finanzierungen; Finanzierungsberatung; Investmentge-
schäfte; Mergers- und Akquisitionsgeschäfte, nämlich finanzielle Beratung
beim Kauf oder Verkauf von Unternehmen, sowie Unternehmensbeteiligun-
gen; Dienstleistungen des Finanzwesens, nämlich Anlagenberatung, Investi-
tionsmanagement und Vermögensverwaltung; Verwaltung und Vermittlung
von finanziellen Beteiligungen an Unternehmen; Erteilung von Finanzaus-
künften; Finanzanalysen; finanzielle Beratung; finanzielle Förderung; Versi-
cherungsberatung; Geschäftsliquidationen [Finanzdienstleistungen]; Invest-
mentgeschäfte mittels ausserbörslichem Beteiligungskapital [Venture Capital
sowie Private Equity Kapital]; Kreditvermittlung; Übernahme von Bürgschaf-
ten, Kautionen; Vergabe von Darlehen; Vermittlung von Vermögensanlagen
in Fonds, Vermittlung von Kapital, soweit in Klasse 36 enthalten.
C.
Gestützt auf ihre ältere Marke erhob die Beschwerdegegnerin am 30. April
2015 gegen die Eintragung des jüngeren Zeichens Widerspruch und bean-
tragte dessen Widerruf für sämtliche beanspruchten Dienstleistungen. Sie
begründete ihren Widerspruch mit der Gleichartigkeit und teilweisen Iden-
tität der einander gegenüberstehenden Dienstleistungen der Klassen 35
und 36 sowie der Zeichenähnlichkeit aufgrund des Wortanfangs "QUANT".
Der Zusatz "CapitalPartners" bei der angefochtenen Marke sei als blosser
Zusatz bzw. Angabe des Dienstleistungserbringers beschreibend und frei-
haltebedürftig, somit bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr unbe-
achtlich. Daraus resultiere eine unmittelbare Verwechslungsgefahr.
D.
Mit Widerspruchsantwort vom 7. September 2015 beantragte die Be-
schwerdeführerin die Abweisung des Widerspruchs. Sie stellte sich auf den
Standpunkt, die Widerspruchsmarke sei nur schwach kennzeichnungskräf-
tig, da sie sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs an-
lehne. Somit genügten bereits bescheidene Abweichungen, um eine genü-
gende Unterscheidbarkeit zu schaffen, so dass an die Unterscheidbarkeit
kein strenger Massstab anzulegen sei. Des Weiteren bestehe eine bildliche
und phonetische Unterscheidung der beiden in Frage stehenden Marken.
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Damit könne im vorliegenden Fall nicht von einer Markenverletzung ge-
sprochen werden, womit der Widerspruch abzuweisen sei.
E.
Mit Replik vom 10. November 2015 hielt die Beschwerdegegnerin an ihrem
Widerspruch fest. Sie erklärte, der Widerspruchsmarke "QUANTEX"
komme eine mindestens durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu, da das
Element "Quant", verstanden als „kleinste, nicht teilbare Einheit einer phy-
sikalischen Grösse“, für Dienstleistungen nicht beschreibend sei. Insge-
samt sei von einer ernsthaften Verwechslungsgefahr auszugehen.
F.
Die Beschwerdeführerin wiederholte mit Duplik vom 12. Januar 2016 ihren
Antrag auf Abweisung des Widerspruchs.
G.
Mit Schreiben vom 6. Mai 2016 wies die Beschwerdeführerin darauf hin,
dass das Deutsche Patent- und Markenamt mit Beschluss vom 28. April
2016 den von der Beschwerdegegnerin in Deutschland gestellten Antrag
auf Löschung der in Deutschland registrierten Wortmarke "Quantum Capi-
talPartners" abgewiesen habe, da es der angegriffenen Marke nicht am
erforderlichen Minimum an Unterscheidungskraft fehle. Dieser Beschluss
sei auch im vorliegenden Verfahren zu berücksichtigen.
H.
Mit Verfügung vom 28. Dezember 2016 hiess die Vorinstanz den Wider-
spruch gut und widerrief die Eintragung der angefochtenen Schweizer
Marke Nr. 669'119 "Quantum CapitalPartners". Zur Begründung führte sie
aus, die von den zu vergleichenden Marken beanspruchten Dienstleistun-
gen der Klassen 35 und 36 seien teilweise gleichartig, teilweise identisch.
Der Zeichenbestandteil "CapitalPartners" der angefochtenen Marke sei
rein beschreibend und werde als blosser Zusatz zum Hauptelement "Quan-
tum" wahrgenommen. Die Widerspruchsmarke "QUANTEX" und der Zei-
chenbestandteil "Quantum" stimmten in den ersten vier Buchstaben über-
ein und seien beide zweisilbig. Ähnlichkeiten bestünden auch bei der Kon-
sonantenfolge. Daraus resultiere eine Ähnlichkeit im Klang- und Schriftbild
der Zeichen. Da beide Zeichen zudem eine Angabe enthielten, welche auf
eine bestimmte Menge / Quantität hinweise, bestünde insoweit auch eine
Ähnlichkeit auf der Sinngehaltsebene. Der Sinngehalt der Widerspruchs-
marke sei entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin für die bean-
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spruchten Dienstleistungen nicht direkt beschreibend. Die Widerspruchs-
marke verfüge somit über durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ei-
nen normalen Schutzumfang. Dies treffe auch auf die angefochtene Marke
"Quantum CapitalPartners" zu. Der von der Beschwerdeführerin einge-
reichte Entscheid des Deutschen Patent- und Markenamtes, der das erfor-
derliche Mindestmass an Unterscheidungskraft der angefochtenen Marke
feststelle, sei daher vorliegend nicht massgeblich. Die angegriffene Marke
übernehme die Widerspruchsmarke in weiten Teilen und füge dem Begriff
"Quantum" den kennzeichnungsschwachen Zusatz "CapitalPartners" an.
Daraus resultiere eine grosse Zeichenähnlichkeit. Unter Berücksichtigung
des normalen Schutzumfangs der Widerspruchsmarke, der Zeichenähn-
lichkeit sowie der Identität respektive hochgradigen Gleichartigkeit der
Dienstleistungen sei der von der angefochtenen Marke zu beachtende Ab-
stand nicht eingehalten.
I.
Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 1. Februar 2017
Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht mit dem Rechtsbegehren,
der Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 14220 vom 28. Dezember
2016 sei vollumfänglich aufzuheben und der Widerspruch gegen die Ein-
tragung der Marke "Quantum CapitalPartners" abzuweisen. Zur Begrün-
dung führte sie im Wesentlichen aus, angesichts der beanspruchten
Dienstleistungen sei von den Konsumenten eine erhöhte Aufmerksamkeit
hinsichtlich der Herkunft zu erwarten. Die Vorinstanz ignoriere nicht nur,
dass es sich beim Begriff "Quant" um einen Begriff der Physik und damit
um Gemeingut handle, es unterstelle zudem dem Publikum, es würde den
Unterschied zwischen den zu vergleichenden Marken nicht merken. Über-
dies sei die Widerspruchsmarke schwach. Somit genügten bereits beschei-
dene Abweichungen, um eine genügende Unterscheidbarkeit zu schaffen.
Im vorliegenden Fall bestünden Unterschiede in bildlicher und phoneti-
scher Hinsicht. Insgesamt könne nicht von einer Markenverletzung gespro-
chen werden.
J.
Mit Beschwerdeantwort vom 13. März 2017 beantragte die Beschwerde-
gegnerin die Abweisung der Beschwerde unter Kosten- und Entschädi-
gungsfolgen zu Lasten der Beschwerdeführerin. Sie brachte vor, sie habe
die Kennzeichnungskraft ihrer Marke "QUANTEX" auf Grund intensiven
Gebrauchs gesteigert, weshalb die Marke "QUANTEX" nicht nur über eine
normale, sondern über eine starke Kennzeichnungskraft verfüge. Entspre-
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chend reichten die geringfügigen Unterschiede zwischen der angefochte-
nen Marke und der Widerspruchsmarke nicht aus, um eine Verwechslungs-
gefahr zu bannen. Zwischen der angefochtenen Marke und der Wider-
spruchsmarke sei eine Zeichenähnlichkeit und damit eine unmittelbare
Verwechslungsgefahr klar zu bejahen, selbst wenn von einer erhöhten Auf-
merksamkeit des Publikums ausgegangen werde.
K.
Die Vorinstanz verzichtete mit Schreiben vom 12. April 2017 auf die Einrei-
chung einer Vernehmlassung und beantragte, unter Hinweis auf die Be-
gründung im angefochtenen Entscheid, die Beschwerde sei unter Kosten-
folge abzuweisen.
L.
Mit Replik vom 22. Juni 2017 vertrat die Beschwerdeführerin nach wie vor
die Ansicht, dass es sich bei der Widerspruchsmarke um eine schwache
Marke handle. So denke man im Zusammenhang mit Dienstleistungen wie
Finanzplanung, Vermittlung von Vermögensanlagen in Fonds etc. nicht au-
tomatisch an die Marke der Beschwerdegegnerin. Daran vermöchten auch
deren vorgebrachten Geschäftsdokumente nichts zu ändern, da diese nur
den markenmässigen Gebrauch aufzeigten. Zudem liesse sich mit selbst
erstellten Präsentationen, eigenen Jahresberichten, selbst erstellten Infor-
mationsblättern, Factsheets, eigenen Fondsverträgen oder selbst erstell-
ten Anlegerbriefen gar nichts beweisen.
M.
Die Beschwerdegegnerin erklärte mit Duplik vom 16. August 2017, entge-
gen der Ansicht der Beschwerdeführerin gehe es bei einer starken Marke
nicht um deren Verkehrsdurchsetzung, sondern um die durch intensive Be-
nutzung sowie Werbung und Markenaufbauarbeit erlangte erhöhte Be-
kanntheit und Kennzeichnungskraft. Die von ihr mit Beschwerdeantwort
eingereichten Unterlagen seien sehr wohl dazu geeignet, die intensive Be-
nutzung und Bewerbung der Marke "QUANTEX" zu beweisen. Dabei sei
es gerade immanent, dass sowohl die Bewerbung wie auch die Benutzung
eines Zeichens durch die Markeninhaberin selbst erfolge und die entspre-
chenden Beweismittel auch von dieser produziert bzw. verwendet würden.
N.
Mit Schreiben vom 18. August 2017 verzichtete die Vorinstanz auf die Ein-
reichung einer Duplik.
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Seite 7
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden
gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig
(Art. 31, 32, 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005,
VGG, SR 173.32). Die Beschwerdeführerin hat als Widerspruchsgegnerin
am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen und ist durch die angefoch-
tene Verfügung besonders berührt und beschwert, weshalb sie zur Be-
schwerde legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes
vom 20. Dezember 1968, VwVG, SR 172.021). Da die Beschwerde im Üb-
rigen frist- und formgerecht erhoben (Art. 50 Abs. 1 Art, 52 Abs. 1 VwVG)
und der Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet wurde (Art. 63 Abs. 4
VwVG), ist auf die Beschwerde einzutreten.
2.
2.1 Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen eine jüngere
Markeneintragung erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich und für glei-
che oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so dass
sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c in Ver-
bindung mit Art. 31 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August
1992, MSchG, SR 232.11). An die Unterschiedlichkeit der Waren und
Dienstleistungen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher
sich die Zeichen sind (BGE 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller"; 128 III 96 E. 2c
"Orfina"). Dabei sind die Aufmerksamkeit der massgebenden Verkehrs-
kreise und die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu berück-
sichtigen (BGE 121 III 377 E. 2a "Boss/Boks"; Urteil des BVGer
B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.1 "Gallo/Gallay [fig.]").
2.2 Die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen beurteilt sich an-
hand der Einträge im Markenregister, soweit aufgrund einer Nichtge-
brauchseinrede keine Einschränkung gegeben ist (Urteile des BVGer
B-2354/2016 vom 29. März 2017 E. 3.2.1 "ALLIANZ/ALLIANZ TGA Tech-
nische Gebäudeausrüstung [fig.]"; B-531/2013 E. 2.2 "Gallo/Gallay [fig.]",
je mit Hinweisen). Für die Annahme gleichartiger Waren und Dienstleistun-
gen sprechen damit eine einheitliche Wertschöpfungskette, ein sinnvolles
Leistungspaket als marktlogische Folge, die marktübliche Verknüpfung
oder enge Zusammengehörigkeit der Produkte mit gleichen Abnehmerkrei-
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sen und Vertriebsstätten (Urteile des BVGer B-2354/2016 E. 3.2.1 "ALLI-
ANZ/ALLIANZ TGA Technische Gebäudeausrüstung [fig.]"; B-2269/2011
vom 9. März 2012 E. 6.5.1 "Bonewelding [fig.]"). Zwischen Dienstleistun-
gen besteht Gleichartigkeit, wenn der Eindruck einer einheitlichen "Organi-
sationsverantwortung" für die verschiedenen Angebote und eines wirt-
schaftlich sinnvollen "Leistungspakets" geschaffen wird (vgl. hierzu und
zum Folgenden: Urteile des BVGer B-2354/2016 E. 3.2.2 "ALLIANZ/ALLI-
ANZ TGA Technische Gebäudeausrüstung [fig.]"; B-7503/2006 vom
11. Mai 2007 E. 3 ff. "Absolut und Absolutbar/Absolute Poker bzw. Absolute
P [fig.]" mit zahlreichen Hinweisen).
2.3 Für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit wird auf den Gesamtein-
druck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrs-
kreise hinterlassen, abgestellt (BGE 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller"; 121
III 377 E. 2a "Boss/Boks"). Dabei kommt dem Zeichenanfang in der Regel
eine höhere Bedeutung zu, da er besser im Gedächtnis haften bleibt
(BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas"; Urteile des BVGer B-3325/2010 vom
15. Dezember 2010 E. 4.5 "Bally/Tally"; B-6012/2008 vom 25. November
2009 E. 4.9 "Stenflex/Star Flex [fig.]").
Bei reinen Wortmarken sind der Wortklang, das Schriftbild und gegebenen-
falls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas";
Urteil des BVGer B-2354/2016 E. 3.4 "ALLIANZ/ALLIANZ TGA Technische
Gebäudeausrüstung [fig.]"). Die Übereinstimmung auf einer Ebene genügt
in der Regel zur Annahme einer Zeichenähnlichkeit (Urteil des BVGer
B-6732/2014 vom 20. Mai 2015 E. 2.3 "Calida/Calyana"). Der Wortklang
wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die
Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Schriftbild durch die Anordnung
und optische Wirkung der Buchstaben sowie die Wortlänge (BGE 122 III
382 E. 5a "Kamillosan"; 119 II 473 E. 2.c "Radion/Radiomat").
2.4 Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der
Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen Fehlzu-
rechnungen zu befürchten sind, so dass die mit dem jüngeren Zeichen ver-
sehenen Waren und Dienstleistungen dem falschen Markeninhaber zuge-
rechnet werden. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn ei-
nes der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird, eine mit-
telbare, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar ausei-
nanderhalten, dahinter aber wirtschaftliche Zusammenhänge der Marken-
inhaber vermuten, die in Wirklichkeit nicht bestehen (Urteile B-2354/2016
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Seite 9
E. 3.5 "ALLIANZ/ALLIANZ TGA Technische Gebäudeausrüstung [fig.]";
B-531/2013 E. 2.5 "Gallo/Gallay [fig.]").
2.5 Eine starke Kennzeichnungskraft und ein hoher Bekanntheitsgrad ei-
ner Marke erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Assoziationen und damit die
Gefahr, dass die Abnehmer ähnliche Drittmarken missdeuten (BGE 128 III
441 E. 3.1 "Appenzeller"; Urteil des BVGer B 5179/2012 vom 20. Mai 2014
E. 3.5 "Tivo/Tivù Sat HD [fig.]"). Als stark gelten Marken, die entweder auf-
grund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder aber aufgrund ihres in-
tensiven Gebrauchs überdurchschnittliche Bekanntheit geniessen
(BGE 122 III 385 E. 2a "Kamillosan"; Urteil des BGer 4C.258/2004 vom
6. Oktober 2004 E. 2.2 "Yello / Yellow Access AG").
Es ist dem Markeninhaber überlassen, wie und durch wen er die Marke
bekannt machen lässt. Markenbekanntheit setzt keine Prominenz des In-
habers, sondern, wie die Verkehrsdurchsetzung nach Art. 2 Bst. a MSchG,
ein von der einzelnen Gebrauchssituation gelöstes, abstrahiertes Wieder-
erkennen des hinterlegten Zeichens als Marke bei den Verkehrskreisen vo-
raus. Dieses lässt sich zwar in vielen Fällen nur durch Verkaufsstatistiken,
Werbeaufwand oder eine bestimmte tatsächliche Gebrauchsweise glaub-
haft dartun, bedarf aber über diesen tatbestandsmässigen Erfolg des Wie-
dererkennens hinaus keines ergänzenden Nachweises besonderer Ver-
dienste oder persönlicher Gebrauchshandlungen des Inhabers (Urteil des
BVGer B-8240/2010 vom 27. Februar 2012 E. 2.5 "Aus der Region. Für die
Region"). Wer sich auf die Bekanntheit einer Marke beruft, muss diese da-
her glaubhaft machen (Urteile des BVGer B-1139/2012 vom 21. August
2013 E. 2.5 "Küngsauna [fig.]/SAUNAKING"; B-5120/2011 vom 17. August
2012 E. 5.3.3 und 5.4 "Bec de fin bec [fig.]/Fin bec [fig.]").
2.6 Für schwächere Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner
als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheide-
nere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen
(BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"). Schwach sind insbesondere Marken,
deren wesentliche Bestandteile sich eng an das Gemeingut anlehnen (Ur-
teile des BVGer B-5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 6.2 "Jump [fig.]/Jump-
man"; B-5477/2007 vom 28. Februar 2008 E. 6 "Regulat/H2O3 pH/Regulat
[fig.]"). Dazu gehören Sachbezeichnungen sowie Hinweise auf Eigenschaf-
ten wie die Bestimmung, den Verwendungszweck oder die Wirkungsweise
der Waren oder Dienstleistungen, sofern sie von den Verkehrskreisen ohne
besondere Denkarbeit oder Fantasieaufwand verstanden werden und sich
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nicht in blossen Anspielungen erschöpfen (BGE 135 III 359 E. 2.5.5 "akus-
tische Marke"; Urteil des BVGer B-283/2012 vom 13. Dezember 2012
E. 4.1 "Noblewood").
3.
3.1 Die Widerspruchsmarke wird unter anderem für Dienstleistungen der
Klasse 35 und 36 beansprucht, die angefochtene Marke ebenfalls für
Dienstleistungen der Klassen 35 und 36. Die von der Vorinstanz vertretene
Auffassung, dass es sich dabei um gleiche respektive hochgradig gleich-
artige Dienstleistungen handelt, wird von den Parteien nicht bestritten und
ist auch nicht zu beanstanden.
3.2 Zur Bestimmung der massgeblichen Verkehrskreise ist vom Warenver-
zeichnis der Widerspruchsmarke auszugehen (Urteil des BVGer
B-7202/2014 vom 1. September 2016 E. 5 "GEO/Geo influence").
Die von der Widerspruchsmarke beanspruchten Dienstleistungen der
Klasse 36, namentlich Versicherungs- und Finanzwesen und Geldge-
schäfte, richten sich an Fachleute der Finanz- und Versicherungsbranche,
aber auch an das breite Publikum (vgl. Urteile des BVGer B-8242/2010
vom 22. Mai 2012 E. 3.2 "LOMBARD ODIER & CIE./Lombard NETWORK
[fig.]"; B-2125/2008 vom 15. Mai 2009 E. 3 "Total Trader").
Die Dienstleistung Werbung in Klasse 35 richtet sich in erster Linie an Per-
sonen, welche Werbung platzieren möchten und somit an ein Fachpubli-
kum (Urteile des BVGer B-433/2013 vom 18. Februar 2014 E. 4.2
"METRO/METROPOOL"; B-1009/2010 vom 14. März 2011 E. 3.1 "Credit
Suisse/UniCredit Suisse Bank [fig.]"). Auch die übrigen Dienstleistungen
der Klasse 35 wie Marktforschung, Marketing, Büroarbeiten, Buchführung,
Buchprüfung und Unternehmensverwaltung richten sich primär an ein
Fachpublikum, insbesondere aus Handel und Gewerbe.
Da die beanspruchten Dienstleistungen zudem keine des täglichen Be-
darfs sind, ist die Einschätzung der Vorinstanz, dass diese mit erhöhter
Aufmerksamkeit in Anspruch genommen werden, nicht zu beanstanden
(vgl. Urteile des BVGer B-6426/2012 vom 20. Dezember 2013 E. 3.1
"VZ [fig.]/SVZ"; B-38, 39 + 40/2011 vom 29. April 2011 E. 8.1 "IKB/ICB [fig.],
IKB/ICB, IKB/ICB BANKING GROUP"; B-7698/2008 vom 4. Dezember
2009 E. 5.2 "Etavis/Estavis").
B-684/2017
Seite 11
4.
Im vorliegenden Fall stehen sich die reinen Wortmarken "QUANTEX" und
"Quantum CapitalPartners" gegenüber.
4.1 Die Vorinstanz hielt in der angefochtenen Verfügung fest, der Zeichen-
bestandteil "CapitalPartners" der angefochtenen Marke sei rein beschrei-
bend und werde als blosser Zusatz zum Hauptelement "Quantum" wahr-
genommen. Es sei daher davon auszugehen, dass sich das Publikum be-
züglich der angefochtenen Marke in erster Linie am Begriff "Quantum" ori-
entieren werde. Die Widerspruchsmarke "QUANTEX" und der Zeichenbe-
standteil "Quantum" der angefochtenen Marke stimmten in den ersten vier
Buchstaben überein und seien zweisilbig. Ähnlichkeiten bestünden auch
bei der Konsonantenfolge. Daraus resultiere – trotz unterschiedlicher En-
dung – eine diesbezügliche Ähnlichkeit im Klang- und Schriftbild der Zei-
chen. Da beide Zeichen mit "Quant" eine Angabe enthielten, welche auf
eine (bestimmte) Menge/Quantität hinweise, bestünden auch Ähnlichkei-
ten auf der Sinngehaltsebene.
Die Beschwerdeführerin rügt, ihre Marke dürfe nicht auf den Begriff "Quan-
tum" reduziert werden. Der Zusatz "CapitalPartners" sei nicht einfach als
zusätzlicher Bestandteil zum kennzeichnenden Hauptelement einer beste-
henden Marke – hier "QUANTEX" – hinzugefügt worden. Vielmehr sei "Ca-
pitalPartners" als gleichwertiger Namens-Bestandteil der neuen, anders-
lautenden Marke "Quantum CapitalPartners" zu betrachten. Gerade auf
Grund der Schreibweise von "CapitalPartners" liege der Fokus, wenn nicht
auf der ganzen Marke, dann auf dem zweiten Wort der Marke, eben
"CapitalPartners". Dieser Markenbestandteil – und eben nicht der Bestand-
teil "Quantum" – zeige gerade die Kernkompetenz der Beschwerdeführerin
auf, welche im Investmentbereich liege. Beim Aussprechen von "QUAN-
TEX" werde die Endung nicht weggelassen, da "Quant" alleine viel zu all-
gemein sei, als dass man damit überhaupt eine konkrete Marke assoziie-
ren würde. Und genau in den Schlusssilben unterscheide sich die angegrif-
fene Marke vom Widerspruchszeichen in bildlicher und phonetischer Hin-
sicht.
Die Beschwerdegegnerin geht von einer erheblichen Zeichenähnlichkeit
auf klang- und schriftbildlicher Ebene aus, da die Vergleichszeichen über
den identischen Stamm "Quant" am Wortanfang verfügten. An diesem Um-
stand ändere auch das Hinzufügen der Wörter "CapitalPartners" zur ange-
fochtenen Marke nichts. Die Beschwerdeführerin lege gleich selber dar,
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dass der Zusatz "CapitalPartners" als Hinweis auf die Natur der angebote-
nen Dienstleistungen verstanden werde. Entsprechend sei der Bestandteil
"CapitalPartners" im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleis-
tungen rein beschreibend, weshalb er den Gesamteindruck nicht massge-
blich beeinflusse. Damit übernehme die angefochtene Marke die Wider-
spruchsmarke in leicht abgeänderter Form.
4.2 Die Zeichen "QUANTEX" und "Quantum CapitalPartners" stimmen im
Zeichenanfang "Quant-" und damit in den ersten fünf Buchstaben überein.
Unterschiede bestehen dagegen in der Endung des "Quant" enthaltenden
Wortes, d.h. "-EX" bei der Widerspruchsmarke und "-um" bei der angegrif-
fenen Marke, sowie beim Zusatz "CapitalPartners" bei der angefochtenen
Marke.
4.2.1 Das gemeinsame Anfangselement "Quant" bedeutet "kleinstmögli-
cher Wert einer physikalischen Grösse" (vgl. Duden online). Das Wort
stammt vom lateinischen "Quantum", was "bestimmte (jemandem, einer
Sache zukommende) Menge" heisst (vgl. Duden online). "Quantum" wird
auch in der Alltagssprache im Sinne von Menge / Ration gebraucht,
z.B. "das tägliche Quantum Kaffee" oder "ein Quantum Humor" (vgl. Duden
online). Schliesslich ist anzufügen, dass "Quant" ein Familienname ist, was
jedoch höchstens jenen bekannt sein dürfte, die schon von der Erfinderin
des Minirocks, Mary Quant, gehört haben (vgl.
wiki/Mary_Quant>, abgerufen am 28.02.2018).
Im Zusammenhang mit Dienstleistungen ist für "Quant" respektive "Quan-
tum" keine beschreibende Bedeutung ersichtlich – anders als dies bei be-
stimmten Waren wie etwa den Lebensmitteln, die im Gegensatz zu Dienst-
leistungen mess- und teilbar sind, der Fall sein könnte. Insofern wirken die
Elemente "Quant" und "Quantum" im vorliegenden Fall unbestimmt.
4.2.2 Das zusätzliche Element "CapitalPartners" der angefochtenen Marke
entstammt der englischen Sprache. Es besteht aus den Wörtern "Capital"
und "Partners". "Capital" bedeutet auf Deutsch "Kapital", nebst der Bedeu-
tung "Hauptstadt, Grossbuchstabe, Vorteil"; "Partners" ist die englische
Pluralform des identischen deutschsprachigen Wortes "Partner" (vgl. Lan-
genscheidt e-Handwörterbuch Englisch-Deutsch 5.0). Insgesamt wird "Ca-
pitalPartners" im Zusammenhang mit den beanspruchten Unternehmens-
dienstleistungen der Klasse 35 und Finanzdienstleistungen der Klasse 36
unschwer als "Kapitalpartner" verstanden. Dabei handelt es sich, wie selbst
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die Beschwerdeführerin anmerkt, um einen Hinweis auf das Tätigkeitsge-
biet respektive auf den Leistungserbringer und ist damit beschreibend
(vgl. Urteil B-38/2011, B-39/2011, B-40/2011 vom 29. April 2011 E. 7.1.2
"IKB/ICB BANKING GROUP").
Daraus folgt, dass der Bestandteil "CapitalPartners" im Gesamteindruck
nicht prägend ist. Für die Beurteilung der Markenähnlichkeit dürfen schwa-
che oder gemeinfreie Markenbestandteile jedoch nicht einfach weggestri-
chen werden. Selbst gemeinfreie Bestandteile können den Gesamtein-
druck von Marken beeinflussen und in Verbindung mit anderen Zeichen-
elementen markenrechtlichen Schutz geniessen. Die Verwechslungsge-
fahr ausschliessen können sie allerdings für sich selbst nur, wenn sie dem
ganzen Zeichen einen veränderten Sinngehalt vermitteln (BGE 122 III 382
E. 5b "Kamillosan"; Urteil des BGer 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004
E. 4.1 "Yello / Yellow Access AG").
Der Bestandteil "CapitalPartners" ist mit seinen 15 Buchstaben mehr als
doppelt so lang wie der erste Bestandteil "Quantum". Insofern weist er im
Vergleich zu "Quantum" eine beachtliche Länge auf, weswegen er trotz
seines beschreibenden Charakters zumindest mitzuberücksichtigen ist
(vgl. Urteil B-38/2011, B-39/2011, B-40/2011 E. 7.1.2 "IKB/ICB BANKING
GROUP"). Hinzu kommt, dass das angefochtene Zeichen mit "CapitalPart-
ners" einen, wenn auch schwachen, Sinngehalt aufweist. Daher ist der Be-
schwerdeführerin darin zuzustimmen, dass ihre Marke entgegen der An-
sicht der Vorinstanz und der Beschwerdegegnerin nicht auf den Begriff
"Quantum" reduziert werden darf.
4.2.3 Losgelöst vom zusätzlichen Element "CapitalPartners" haben die
Vergleichszeichen je zwei Silben (QUAN – TEX respektive QUAN – TUM),
mit dem Zusatz "CapitalPartners" erhöht sich die Silbenzahl bei der ange-
fochtenen Marke von zwei auf sieben (QUAN – TUM – CA – PI – TAL –
PART – NERS). Die Zeichen bestehen aus je 7 Buchstaben; mit erwähn-
tem Zusatz weist die angefochtene Marke 15 Buchstaben auf und ist damit,
wie bereits ausgeführt, mehr als doppelt so lang. Die Vokalfolgen lauten
A-E und A-U (mit Zusatz: A-U-A-I-A-A-E).
Dass die Widerspruchsmarke in Grossbuchstaben und die angefochtene
Marke in Gross und Kleinbuchstaben geschrieben ist, ist für die Beurteilung
des Schriftbildes entgegen der Meinung der Beschwerdeführerin nicht von
ausschlaggebender Bedeutung (vgl. Urteil des BVGer B-1637/2015 vom
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14. September 2015 E. 4.1 "femibion [fig.]/FEMINABIANE"; B-317/2010
vom 13. September 2010 E. 6.3 "Lifetex/LIFETEA").
4.2.4 Die Vergleichszeichen unterscheiden sich, abgesehen vom zusätzli-
chen Element "CapitalPartners", zudem in der dem Element "Quant" ange-
fügten Endung: Während die Widerspruchsmarke mit "-EX" endet, lautet
die Endung beim angegriffenen Zeichen "-um". Dadurch erhält die Wider-
spruchsmarke – ähnlich wie beim Vergleich von "BOSS" mit "BOKS" – im
Klangbild "etwas Abgehacktes", während die angegriffene Marke mit der
Endung "-um" einen viel weicheren Klang hat (vgl. BGE 121 III 377 E. 3a
"Boss/Boks"). Zudem hat die Endung "-EX" im Gegensatz zu "-um" eine
eigenständige Bedeutung im Sinne von "aus, aus – heraus" (vgl. Duden
online). Anders als etwa bei den Marken "Müllex", "Krust-ex" oder "Mosquit-
ex" ergibt die Endung "-EX" bei der Widerspruchsmarke indessen keinen
bestimmten Sinngehalt.
4.3 Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass sich die angefochtene
Marke und die Widerspruchsmarke in schriftbildlicher und klanglicher Hin-
sicht sowie im Sinngehalt trotz bestimmter Unterschiede ähnlich sind.
5.
Abschliessend ist in einer Gesamtbetrachtung und unter Berücksichtigung
der Kennzeichnungskraft beider Marken sowie des Aufmerksamkeitsgra-
des, den die massgeblichen Verkehrskreise bei der Nachfrage der bean-
spruchten Dienstleistungen walten lassen, über die Verwechslungsgefahr
zu urteilen.
5.1 Während die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung davon aus-
geht, dass die Widerspruchsmarke über durchschnittliche Kennzeich-
nungskraft und einen normalen Schutzumfang verfügt, vertritt die Be-
schwerdeführerin die Auffassung, dass es sich bei der Widerspruchsmarke
um eine schwache Marke handelt, da der Begriff "Quant" dem Gemeingut
unterliege und folglich der Schutzumfang entsprechend eingeschränkt sei.
Die Beschwerdegegnerin bringt vor, sie habe die Kennzeichnungskraft ih-
rer Marke "QUANTEX" auf Grund intensiven Gebrauchs gesteigert, wes-
halb "QUANTEX" nicht nur über eine normale, sondern eine starke Kenn-
zeichnungskraft verfüge.
5.2 Um die behauptete gesteigerte Kennzeichnungskraft zu belegen, ver-
weist die Beschwerdegegnerin auf bestimmte Seiten ihrer Homepage
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(Beilagen 1, 2, 45) und legt folgende Schriftstücke ins
Recht:
– Unterlagen von Präsentationen über "QUANTEX"-Fonds im Zeitraum
zwischen Mai 2008 bis April 2016 (Beilagen 3-13)
– Jahresberichte über "QUANTEX"-Fonds im Zeitraum zwischen 2008
und 2016 (Beilagen 14-42)
– Zwei Medienberichte vom September/Oktober 2014 (Beilagen 43+44)
– Anlegerinformationen vom Zeitraum zwischen Juli 2011 und Februar
2016 (Beilagen 46-67)
– Factsheets zu einzelnen "QUANTEX"-Fonds vom Zeitraum zwischen
Dezember 2011 und Dezember 2016 (Beilagen 68-102)
– Fondsverträge vom Juni 2011 bis August 2016 (Beilagen 103-106)
– Muster eines monatlichen Anlegerbriefes vom Oktober 2016 und Über-
sicht der Anlegerbriefe des Jahres 2015 (Beilagen 107+108).
5.2.1 Nach Auffassung der Beschwerdeführerin zeigen diese Dokumente
nur den markenmässigen Gebrauch auf. Mit selbst erstellten Präsentatio-
nen, eigenen Jahresberichten, selbst erstellten Informationsblättern, Fact-
sheets, eigenen Fondsverträgen oder selbst erstellten Anlegerbriefen
liesse sich gar nichts beweisen.
5.2.2 Den von der Beschwerdegegnerin eingereichten Belegen, die aus
den Jahren 2008 bis 2016 stammen, lässt sich entnehmen, dass die Wi-
derspruchsmarke in dieser Zeit und damit über einen längeren Zeitraum im
Zusammenhang mit Anlagefonds markenmässig gebraucht worden ist. Je-
doch bleibt unklar, inwiefern die Widerspruchsmarke durch diesen marken-
mässigen Gebrauch zu einer bekannten Marke geworden ist, wie nachfol-
gend zu zeigen sein wird:
So ist mangels entsprechender (dokumentierter) Aussagen der Beschwer-
degegnerin unklar, wie intensiv die Website (vgl. Beila-
gen 1+2) frequentiert wird, wie viele Personen den Präsentationen über
"QUANTEX"-Fonds (Beilagen 3-13) beigewohnt haben, an wie viele Per-
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sonen die Jahresberichte (Beilagen 14-42), Anlegerinformationen (Beila-
gen 46-67) und Factsheets (Beilagen 68-102) verteilt, und mit wie vielen
Personen Fondsverträge (Beilagen 103-106) abgeschlossen worden sind.
Die Jahresberichte zeigen zwar immerhin auf, wie viele Fondsanteile im
Umlauf sind, nicht aber, auf wie viele Anteilseigner sich diese Fondsanteile
aufteilen, und wie viele dieser Anteilseigner ihren Sitz respektive Wohnsitz
in der Schweiz haben.
Insgesamt vermögen diese Belege nicht nachzuweisen, dass es sich bei
"QUANTEX" um eine Marke mit hohem Bekanntheitsgrad handelt. Sie ist
indessen entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin auch nicht als
schwach zu qualifizieren, da sie für die beanspruchten Dienstleistungen
wie erwähnt nicht beschreibend ist (vgl. E. 4.2.1 und 4.2.4).
Daher ist von einem normalen Schutzumfang der Widerspruchsmarke
"QUANTEX" auszugehen.
5.3 Bei den zu vergleichenden Marken besteht Übereinstimmung im nicht
beschreibenden Element "Quant". Während bei der Widerspruchsmarke
diesem Element die Endung "-ex" angefügt wird, endet das erste Wortele-
ment der angegriffenen Marke mit "-um", womit die angegriffene Marke le-
diglich auf die sprachliche Grundstufe von "Quant", d.h. "Quantum", zu-
rückgeführt wird. Diesem Basiswort "Quantum" wird dem angefochtenen
Zeichen zudem nur der für die beanspruchten Dienstleistungen beschrei-
bende Zusatz "CapitalPartners" hinzugefügt. Angesichts der festgestellten
Dienstleistungsidentität respektive –gleichartigkeit besteht daher trotz der
unterschiedlichen Endung die Gefahr von Fehlzurechnungen.
5.4 An diesem Schluss ändert auch das von der Beschwerdeführerin zi-
tierte Urteil 4C.258/2004 des Bundesgerichts vom 6. Oktober 2004 in Sa-
chen "Yello / Yellow Access AG" nichts. Gemäss der Beschwerdeführerin
widerspricht der angefochtene Entscheid der Vorinstanz diesem Urteil klar,
zumal auf den vorliegenden Sachverhalt das bundesgerichtliche Urteil eins
zu eins angewendet werden könne.
Im Urteil 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 stellte das Bundesgericht fest,
die dortige Vorinstanz (das Kantonsgericht Zug) habe kein Bundesrecht
verletzt, indem sie eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr zwischen
den im Streit liegenden Zeichen "YELLO" und "YELLOW ACCESS AG" ver-
neinte. Wie im vorliegenden Fall wurden die gegenüberstehenden Zeichen
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für identische oder zumindest verwandte Waren oder Dienstleistungen be-
ansprucht. Im Gegensatz zur vorliegenden Widerspruchsmarke "QUAN-
TEX", der ein normaler Schutzumfang zugesprochen wurde (vgl. E. 5.2.2),
wurde die klägerische Marke "YELLO" als Zeichen mit beschränktem
Schutzumfang qualifiziert, da ähnliche Markenbestandteile wie "YELLO"
oder "YELLOW" allgemein recht häufig gebraucht würden, was zu einer
Verwässerung ihrer Kennzeichnungskraft führe (BGer 4C.258/2004 E. 3.4
"Yello / Yellow Access AG"). Zudem führte das Bundesgericht aus, es dürfe
im Gegensatz zur Angabe "YELLOW" nicht ohne weiteres davon ausge-
gangen werden, dass die massgeblichen Abnehmerkreise der Marke
"YELLO" den Sinngehalt "Gelb" zumessen würden. Denn "YELLO" unter-
scheide sich von anderen Wörtern der englischen Sprache, wie "yell" (zu
Deutsch: Schrei) und "hello" (zu Deutsch: Hallo) nur geringfügig und werde
daher vom Adressaten ebenso gut mit diesen Worten assoziiert. Der Um-
stand, dass die massgeblichen Verkehrskreise den Sinngehalt "Gelb" le-
diglich der Marke der Beklagten eindeutig entnehmen würden, wirke sich
gegen mögliche Verwechslungen der streitbetroffenen Zeichen aus (BGer
4C.258/2004 E. 4.2 "Yello / Yellow Access AG"). Im vorliegenden Fall er-
kennen die angesprochenen Adressaten in den zu vergleichenden Ele-
menten "Quantum" und "Quant" dagegen, wenn überhaupt, einen gleichen
respektive ähnlichen Sinngehalt wie "Menge, Wert, Grösse". Insofern ist
die Meinung der Beschwerdeführerin, auf den vorliegenden Sachverhalt
könne das bundesgerichtliche Urteil eins zu eins angewendet werden, ab-
zulehnen, und der Vorinstanz kann nicht vorgeworfen werden, der ange-
fochtene Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 14220 widerspreche
dem Urteil 4C.258/2004 des Bundesgerichts in Sachen "Yello / Yellow Ac-
cess AG". Dieses Urteil ist demnach auch nicht für das vorliegende Verfah-
ren einschlägig.
6.
Die Beschwerdeführerin machte vor der Vorinstanz wie auch vor Bundes-
verwaltungsgericht unter Hinweis auf einen Beschluss des Deutschen Pa-
tent- und Markenamtes (DPMA) vom 28. April 2016 weiter geltend, zwi-
schen den beiden Marken "QUANTEX" und "Quantum CapitalPartners"
könne keine Verwechslungsgefahr bestehen.
6.1 Ausländische Entscheidungen haben keine präjudizielle Wirkung, sie
können aber immerhin im Rahmen einer rechtsvergleichenden Auslegung
mitberücksichtigt werden, sofern die Rechtslage vergleichbar ist und die
ausländische Rechtsprechung sich auf dieselbe Marke bezieht (BGE 130
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III 113 E. 3.2 "Montessori"; Urteil des BVGer B-6219/2013 vom 27. April
2016 E. 6.2 "Rote Damenschuhsohle").
6.2 Beim ausländischen Urteil, auf das vorliegend Bezug genommen wird,
handelt es sich nicht um einen Entscheid im Rahmen eines Widerspruchs-
verfahrens, sondern um einen Entscheid im Rahmen eines Löschungsver-
fahrens. Insofern konnte das DPMA keine Aussage zur Verwechslungsge-
fahr zwischen den Vergleichszeichen machen. Es kam lediglich zum
Schluss, dass der angegriffenen Wortfolge "Quantum CapitalPartners" das
erforderliche Mindestmass an Unterscheidungskraft nicht abgesprochen
werden könne, und der Löschungsantrag daher zurückzuweisen sei. Da
sich das DPMA nicht zur Verwechslungsgefahr zwischen den Marken
"QUANTEX" und "Quantum CapitalPartners" geäussert hat, hat der von
der Beschwerdeführerin vorgelegte Beschluss des DPMA keinen Einfluss
auf den Ausgang des vorliegenden Verfahrens.
7.
Nach dem Gesagten erweist sich die Beschwerde als unbegründet und ist
abzuweisen.
8.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin kosten-
und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG; Art. 64 Abs. 1 VwVG).
8.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache,
Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen
(Art. 63 Abs. 4bis VwVG; Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar
2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungs-
gericht, VGKE, SR 173.320.2). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundes-
verwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE),
wobei im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widerspre-
chenden an der Löschung beziehungsweise jenes der Widerspruchsgeg-
nerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Bei eher
unbedeutenden Zeichen wird praxisgemäss ein Streitwert zwischen
Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Tur-
binenfuss"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfah-
ren auszugehen, da keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder
niedrigeren Wert der strittigen Marke sprechen. Im Ergebnis rechtfertigt es
sich, die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 4'500.– festzulegen.
Der von der Beschwerdeführerin (versehentlich doppelt) geleistete Kosten-
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vorschuss von Fr. 9'000.– wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten ver-
wendet. Die Differenz von Fr. 4'500.– ist der Beschwerdeführerin zurück-
zuerstatten.
8.2 Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine
Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugesprochen
werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VKGE). Die Parteient-
schädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere not-
wendige Auslagen der Partei und ist anhand der eingereichten Kostennote
oder, wird keine Kostennote eingereicht, aufgrund der Akten festzulegen
(Art. 8 i.V.m. Art. 14 VGKE). Die Beschwerdegegnerin hat eine nicht-detail-
lierte Kostennote in der Höhe von Fr. 6'279.10 eingereicht. Diese erscheint,
in Anbetracht ihres für das Gericht nachvollziehbaren Aufwands, überhöht
und ist auf Fr. 5'500.– (inkl. MWST) zu kürzen.
9.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen
(Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, BGG, 173.110).
Es wird daher mit der Eröffnung rechtskräftig.
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen und die angefochtene Verfügung vom
28. Dezember 2016 bestätigt.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'500.– werden der Beschwerdeführerin auf-
erlegt und dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 9'000.– entnommen.
Die Differenz von Fr. 4'500.– wird der Beschwerdeführerin zurückerstattet.
3.
Der Beschwerdegegnerin wird für das Beschwerdeverfahren eine Partei-
entschädigung von Fr. 5'500.– (inkl. MWST) zu Lasten der Beschwerde-
führerin zugesprochen.
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4.
Dieses Urteil geht an:
– die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Beschwerdebeilagen
zurück und Rückerstattungsformular)
– die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilagen: Beschwerdeant-
wortbeilagen zurück)
– die Vorinstanz (Ref-Nr. 14220; Einschreiben; Beilagen: Vorakten
zurück)
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
David Aschmann Kathrin Bigler Schoch
Versand: 15. März 2018