Abtei lung II
B-6850/2008
{T 0/2}
U r t e i l v o m 2 . A p r i l 2 0 0 9
Richterin Vera Marantelli (Vorsitz),
Richter David Aschmann, Richter Marc Steiner,
Gerichtsschreiberin Kathrin Bigler.
X._______,
vertreten durch Fürsprecherin Dr. iur. Béatrice Pfister,
Thunstrasse 84, Postfach 256, 3074 Muri b. Bern,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Schutzverweigerung gegenüber IR-Marke Nr. 907 963
AJC presented by Arizona girls (fig.).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Besetzung
Parteien
Gegenstand
B-6850/2008
Sachverhalt:
A.
Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der internationalen Registrierung
Nr. 907'963 AJC presented by ARIZONA girls (fig.) mit Ursprungsland
Deutschland, registriert am 31. Oktober 2006. Die Marke beansprucht
auch Schutz in der Schweiz, und zwar für folgende Waren:
Klasse 14: Joaillerie et bijouterie; horlogerie et instruments chronométriques.
Klasse 18: Malles et sacs de voyage, sacs (compris dans cette classe), étuis
porte-clefs, sacs à dos, porte-monnaie, portefeuilles.
Klasse 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Die Marke hat folgendes Aussehen:
Der Schweiz wurde die Schutzausdehnung der obigen Marke seitens
der Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) am
28. Dezember 2006 notifiziert.
Am 10. Dezember 2007 verweigerte die Vorinstanz der Marke für
sämtliche beanspruchten Waren vorläufig den Schutz für die Schweiz.
Zur Begründung führte sie aus, das Zeichen sei irreführend, weil es
den Begriff „Arizona“ enthalte, welcher hinsichtlich der beanspruchten
Waren auf die USA hinweise.
Mit Eingabe vom 25. April 2008 beantragte die Beschwerdeführerin,
der IR-Marke Nr. 907'963 den Schutz vollumfänglich auch für das Ge-
biet der Schweiz zu gewähren. Zur Begründung brachte sie vor, bei
der gebotenen Betrachtung der Marke in ihrer Gesamtheit springe ins
Auge, dass „Arizona“ im vorliegenden Zusammenhang weder als di-
rekter noch als indirekter Hinweis auf die Herkunft der von der Marke
beanspruchten Waren verstanden werden könne, sondern eine reine
Fantasiebezeichnung darstelle. Denn „Arizona“ beziehe sich klar nicht
auf die beanspruchten Waren. Der Begriff sei eingebettet in die Worte
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„presented by Arizona girls“, nehme also nicht Bezug auf die unter der
Marke vertriebenen Waren selber, sondern auf „die Mädchen, welche
sie präsentieren“. Aus diesem Sinngehalt ergebe sich ein eindeutig er-
kennbarer, fantasievoller Markenbestandteil. Hinzu komme, dass der
US-Bundesstaat Arizona dem breiten Publikum zwar bekannt sein
dürfte, aber kaum als Produktions-, Fabrikations- oder Handelsort für
die von der IR-Marke Nr. 907'963 beanspruchten Waren. Arizona wer-
de vor allem assoziiert mit Wüste, Freiraum, unberührter Natur und
Naturwundern (z.B. Grand Canyon). Der Wortfolge „presented by Ari-
zona girls“ komme ein klar erkennbarer Symbol-Gehalt zu, so dass
Arizona in diesem Zusammenhang mit Sicherheit nicht als Hinweis auf
den Produktions-, Fabrikations- oder Handelsort der von der Marke
beanspruchten Waren verstanden werde, sondern als fantasiehafte
Anspielung auf einen bestimmten Lifestyle und ein bestimmtes Le-
bensgefühl.
Die Vorinstanz teilte der Beschwerdeführerin am 24. Juli 2008 mit, sie
halte an ihrer Schutzverweigerung fest. Sie argumentierte, während
der Buchstabenkombination „AJC“ keine bestimmte Bedeutung zukom-
me, werde der Sinngehalt der englischen Begriffe „presented by“ und
„girls“ von einem grossen Teil der Schweizer Abnehmer ohne weiteres
verstanden. Ebenso könne die geografische Angabe „Arizona“ als den
Schweizer Abnehmern bekannt vorausgesetzt werden, zumal Arizona
eine grosse Bedeutung als Reiseland habe. In der strittigen Marke
hebe sich die geografische Angabe „Arizona“ visuell von den übrigen
Zeichenbestandteilen ab. Es könne daher nicht davon ausgegangen
werden, dass die massgeblichen Abnehmer den Zeichenbestandteil
„Arizona“ beim Betrachten des Zeichens einzig in Einheit mit dem Zei-
chenbestandteil „girls“ lesen respektive die geografische Angabe ein-
zig als Hinweis auf die Nationalität der präsentierenden Mädchen be-
ziehen würden. Vielmehr könne nicht ausgeschlossen werden, dass
die geografische Angabe „Arizona“ im Zeichen von einem Teil der
schweizerischen Abnehmer als direkter Hinweis auf die Herkunft der
so benannten Waren verstanden werde und zu der Annahme verleite,
die Produkte stammten aus Arizona respektive den Vereinigten Staa-
ten von Amerika. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin
komme der Bundesstaat Arizona sehr wohl als Produktionsort der be-
anspruchten Waren in Frage. Ohne die Einschränkung der Waren auf
„tous les produits précitées provenant des Etats-Unis d'Amérique“ sei
die strittige Marke daher irreführend.
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Die Beschwerdeführerin reichte innert der gesetzten Frist keine weite-
re Stellungnahme ein.
Mit Verfügung vom 3. Oktober 2008 verweigerte die Vorinstanz der in-
ternationalen Registrierung Nr. 907'963 für alle beanspruchten Waren
den Schutz in der Schweiz.
B.
Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 28. Oktober
2008 Beschwerde vor dem Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt,
die Schutzverweigerungsverfügung der Vorinstanz sei aufzuheben und
der IR-Marke Nr. 907'963 sei der Schutz in der Schweiz vollumfänglich
zu gewähren. Sie führte im Wesentlichen aus, „presented by Arizona
girls“ werde als einheitlicher Markenzusatz mit einheitlichem Sinnge-
halt („präsentiert von Arizona-Mädchen“) verstanden. Auf Grund die-
ses auch vom Schweizer Abnehmer ohne weiteres erkennbaren Sinn-
gehalts ergebe sich, dass sich „Arizona“ nicht auf die von der Marke
beanspruchten Waren beziehe, sondern auf „die Mädchen, welche sie
präsentieren“. Daher könne Arizona im vorliegenden Zusammenhang
nicht als Herkunftsangabe von Waren verstanden werden; vielmehr
komme dem Begriff ein klar erkennbarer Symbolgehalt zu. Es erschei-
ne somit ausgeschlossen, dass schweizerische Abnehmer die mit der
Marke gekennzeichneten Waren der Herkunft Arizona bzw. USA zuord-
neten, so dass keine Irreführungsgefahr bestehe.
C.
Mit Beschwerdeantwort vom 9. Februar 2009 beantragt die Vorinstanz,
die Beschwerde sei vollumfänglich abzuweisen. Zur Begründung ver-
weist sie auf ihre Festhaltung vom 24. Juli 2008. Ergänzend führt sie
aus, der Zeichenbestandteil „Arizona“ hebe sich visuell stark vom Zei-
chenbestandteil „girls“, der in einer ganz anderen Schrift gehalten sei,
ab. Daher sei sie nach wie vor der Ansicht, dass „presented by Arizona
girls“ nicht als Einheit gelesen und verstanden werde. Vielmehr werde
beim Betrachten des Zeichens auf Grund der grafischen Darstellung
auf den ersten Blick „presented by Arizona“ gelesen. Adressaten, wel-
che das Zeichen in diesem Sinn läsen, verstünden die geografische
Angabe „Arizona“ als direkten Hinweis auf die Herkunft der so benann-
ten Waren und würden zu der Annahme verleitet, die Produkte stamm-
ten tatsächlich aus Arizona respektive den Vereinigten Staaten von
Amerika. Doch selbst wenn „presented by Arizona girls“ als Einheit ge-
lesen und verstanden werde, sei nahe liegend, dass zumindest ein Teil
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der Schweizerischen Abnehmer erwarte, dass Arizona-Mädchen auch
Arizona-Waren präsentierten. Denn gerade Mode- und Schmuckartikel
würden oft von einheimischen Models präsentiert und beworben. Im
Weiteren liege kein unmittelbar erkennbarer klarer Symbolgehalt vor,
der den Herkunftshinweis der geografischen Angabe Arizona verdrän-
gen würde. Es sei nicht ersichtlich, weshalb die Wortfolge „presented
by Arizona girls“ als fantasiehafte Anspielung auf einen bestimmten
Lifestyle und ein bestimmtes Lebensgefühl verstanden werden sollte.
D.
Mit Eingabe vom 23. Februar 2009 hat die Vorinstanz die Sistierung
des Verfahrens beantragt, um einen Entscheid des Bundesgerichts in
einer anderen Markenangelegenheit (Verfahrensnummer
4A_587/2008) abzuwarten.
Die Beschwerdeführerin hat der Sistierung mit Schreiben vom 4. März
2009 zugestimmt unter der Bedingung, dass sich in jenem Fall nach
Beurteilung des Bundesverwaltungsgerichts die gleichen Rechtsfragen
stellten wie im vorliegenden Verfahren.
E.
Die Beschwerdeführerin hat auf die Durchführung einer öffentlichen
Verhandlung stillschweigend verzichtet.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden
gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zu-
ständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d des Bundesgesetzes vom 17. Juni
2005 über das Bundesverwaltungsgericht [Verwaltungsgerichtsgesetz,
VGG, SR 173.32]).
Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfü-
gung durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an
ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung
legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember
1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Eingabe-
frist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der
Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), die
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Vertreterin hat sich rechtsgenüglich ausgewiesen (Art. 11 VwVG) und
die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG).
Auf die Verwaltungsbeschwerde ist daher einzutreten.
2.
Mit Eingabe vom 23. Februar 2009 hat die Vorinstanz die Sistierung
des Verfahrens beantragt, um einen Entscheid des Bundesgerichts in
einer anderen Markenangelegenheit (Verfahrensnummer
4A_587/2008) abzuwarten. Die Beschwerdeführerin hat der Sistierung
mit Schreiben vom 4. März 2009 zugestimmt unter der Bedingung,
dass sich in jenem Fall nach Beurteilung des Bundesverwaltungsge-
richts die gleichen Rechtsfragen stellten wie im vorliegenden Verfah-
ren.
Ein hängiges Verfahren vor einer anderen Behörde bildet nur einen
Sistierungsgrund, wenn es für das sistierte Verfahren von präjudizieller
Bedeutung ist und es ohne Sistierung nicht rascher und einfacher zum
Ziel gelangt (BGE 123 II 1 E. 2b, BGE 122 II 211 E. 3e). Eine solche
Bedeutung hat jenes Verfahren für das vorliegende nicht, da die Mar-
ken sich wesentlich voneinander unterscheiden und sich beide Fälle
an den klaren Vorgaben der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ori-
entieren. Das Sistierungsgesuch ist daher abzuweisen.
3.
Zwischen Deutschland und der Schweiz ist am 1. September 2008
eine neue Fassung des Protokolls vom 27. Juni 1989 zum Madrider
Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (SR
0.232.112.4; MMP) in Kraft getreten (vgl. AS 2009 287). Nach dem re-
vidierten Art. 9sexies Abs. 1 Bst. a MMP findet in den Beziehungen zwi-
schen Staaten, die - wie Deutschland und die Schweiz - Vertragspar-
teien sowohl des MMP als auch des Madrider Abkommens über die in-
ternationale Registrierung von Marken (MMA, SR 0.232.112.3, in der
in Stockholm am 14. Juli 1967 revidierten Fassung) sind, nur das MMP
Anwendung.
Nach Art. 5 Abs. 1 MMP darf ein Verbandsland einer international re-
gistrierten Marke den Schutz nur verweigern, wenn nach den in der
Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigen-
tums (PVÜ, SR 0.232.04, in der in Stockholm am 14. Juli 1967 revi-
dierten Fassung) genannten Bedingungen ihre Eintragung in das
nationale Register verweigert werden kann. Das trifft gemäss
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Art. 6quinquies Bst. B Ziff. 3 PVÜ namentlich dann zu, wenn die Marke ge-
gen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung verstösst, insbeson-
dere wenn sie geeignet ist, das Publikum zu täuschen. Dieser Aus-
schlussgrund ist auch im Bundesgesetz vom 28. August 1992 über
den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz,
MSchG, SR 232.11) vorgesehen, das in Art. 2 Bst. c MSchG irrefüh-
rende Zeichen vom Markenschutz ausschliesst (vgl. Entscheid der Eid-
genössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in:
Schweizerische Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und
Wettbewerbsrecht [sic!] 2006 S. 681 E. 2 – Burberry Brit; Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts B-7408/2006 vom 21. Juni 2007 E. 2 – bti-
cino [fig.], mit Verweis auf BGE 128 III 454 E. 2 – Yukon). Lehre und
Praxis zu dieser Bestimmung können somit im vorliegenden Fall her-
angezogen werden (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-1611/2007 vom 7. Oktober 2008 E. 3.2 – Laura Biagiotti Aqua di
Roma).
4.
Irreführend ist eine Marke unter anderem dann, wenn sie eine geogra-
fische Angabe enthält oder gar ausschliesslich aus einer geografi-
schen Bezeichnung besteht, und damit die Adressaten zur Annahme
verleitet, die Ware stamme aus dem Land oder dem Ort, auf den die
Angabe hinweist, obschon das in Wirklichkeit nicht zutrifft (BGE 132 III
770 E. 2.1 – Colorado, BGE 128 III 454 E. 2.2 – Yukon, Urteile des
Bundesgerichts 4A.14/2006 vom 7. Dezember 2006 E. 4.1 – Champ,
und 4A.3/2006 vom 18. Mai 2006 E. 2.1 – FischmanufakturDeutsche-
See [fig.]). Als derartige geografische Herkunftsangaben gelten unter
anderem die Namen von Städten, Regionen und Ländern (BGE 128 III
454 E. 2.1 – Yukon, mit Verweis auf: EUGEN MARBACH, Markenrecht, in:
Roland von Büren / Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterial-
güter- und Wettbewerbsrecht, 3. Band Kennzeichenrecht, Basel und
Frankfurt a.M. 1996 [SIWR III], S. 52 f.).
Wird ein geografischer Name von den massgebenden Verkehrskreisen
nicht als Hinweis auf eine bestimmte Herkunft verstanden, so kann
das Zeichen, in dem er enthalten ist, insofern auch keine Irreführung
bewirken (vgl. Art. 47 Abs. 2 MSchG; RKGE in sic! 2005 S. 890 E. 4 –
La differenza si chiama Gaggenau). Dies trifft insbesondere dann zu,
wenn die geografische Angabe den massgebenden Verkehrskreisen
überhaupt nicht bekannt ist, trotz bekanntem geografischem Gehalt als
Fantasiezeichen aufgefasst wird, offensichtlich nicht als Produktions-,
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Fabrikations- oder Handelsort in Frage kommt, als Typenbezeichnung
erkannt wird, sich im Verkehr als Kennzeichen für ein bestimmtes Un-
ternehmen durchgesetzt hat oder sich zur Gattungsbezeichnung ge-
wandelt hat (BGE 128 III 454 E. 2.2 und E. 2.1.1 - 2.1.6 – Yukon, BGE
132 III 770 E. 2.1 – Colorado, Urteile des Bundesgerichts 4A.14/2006
vom 7. Dezember 2006 E. 4.1 – Champ, und 4A.3/2006 vom 18. Mai
2006 E. 2.1 – FischmanufakturDeutscheSee [fig.]).
Ob eine geografische Bezeichnung, die als Bestandteil einer Marke
verwendet werden soll, zur Täuschung des Publikums geeignet ist,
entscheidet sich nicht allgemein, sondern hängt von den Umständen
des Einzelfalles ab. Dazu gehören insbesondere die Bekanntheit des
Wortes als geografische Angabe und als Marke, tatsächliche oder na-
heliegende Beziehungen zwischen dieser und zusätzlichen Angaben,
welche die Täuschungsgefahr erhöhen oder beseitigen können. Ent-
scheidend ist, ob eine Marke beim Publikum eine Ideenverbindung zu
einer bestimmten Gegend oder einem bestimmten Ort hervorruft und
so mindestens indirekt die Vorstellung einer Herkunftsangabe weckt. In
solchen Fällen besteht die Gefahr der Irreführung, falls die mit dem
Zeichen versehenen Waren nicht dort hergestellt werden (BGE 132 III
770 E. 2.1 – Colorado, BGE 128 III 454 E. 2.2 – Yukon, Urteile des
Bundesgerichts 4A.14/2006 vom 7. Dezember 2006 E. 4.1 – Champ,
und 4A.3/2006 vom 18. Mai 2006 E. 2.1 – FischmanufakturDeutsche-
See [fig.]).
Bei zusammengesetzten Marken sind vorerst die den Gesamteindruck
bildenden Einzelelemente auf einen geografischen Sinngehalt und ihre
Relevanz bezüglich einer Herkunftserwartung hin zu untersuchen. In
einem zweiten Schritt ist sodann zu prüfen, ob der einen geografi-
schen Sinngehalt aufweisende Zeichenbestandteil in Bezug auf die
beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Verständnis der mass-
geblichen Verkehrskreise eine Herkunftsangabe darstellt. Erst wenn
letzteres bejaht wird, ist schliesslich zu prüfen, ob die angefochtene
Marke in ihrem Gesamteindruck - und nicht nur in Bezug auf einzelne
Zeichenbestandteile - eine Herkunftserwartung bezüglich der bean-
spruchten Waren und Dienstleistungen hervorruft (Urteil des Bundes-
verwaltungsgerichts B-3511/2007 vom 30. September 2008 E. 4 –
AgieCharmilles).
Setzt sich die Marke aus Wörtern einer anderen als einer schweizeri-
schen Landessprache zusammen, so ist auf die Sprachkenntnisse der
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angesprochenen Verkehrskreise abzustellen. Die englische Sprache ist
dem schweizerischen Durchschnittsverbraucher zumindest in den
Grundzügen vertraut, so dass nicht nur einfache Wörter mit leicht ver-
ständlichem Sinngehalt, sondern auch komplexere Aussagen verstan-
den werden (CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum
schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäi-
schen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2, N. 17).
Englische Begriffe müssen mit anderen Worten berücksichtigt werden,
sofern sie einem nicht unbedeutenden Teil der Bevölkerung unseres
Landes bekannt sind (BGE 129 III 225 E. 5.1 – Masterpiece I; Urteile
des Bundesverwaltungsgerichts B-8371/2007 vom 19. Juni 2008 E. 5 –
Leader, B-7403/2006 vom 16. August 2007 E. 4.2 – Engineered for
men und B-7410/2006 vom 20. Juli 2007 E. 3 – Masterpiece II).
Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung werden im Gegensatz
zu Zeichen des Gemeingutes (BGE 129 III 225 E. 5.3 - Masterpiece)
Grenzfälle irreführender, gegen geltendes Recht, die öffentliche Ord-
nung oder die guten Sitten verstossende Zeichen nicht zur Eintragung
zugelassen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7408/2006 vom
21. Juni 2007 E. 2.2 – bticino [fig.], mit Verweis auf: BGer in PMMBl
1994 I S. 76 – Alaska, BGer in PMMBI 1996 S. 25 – San Francisco
49ers).
5.
Das Bundesverwaltungsgericht setzt für die Prüfung der Frage, ob ein
Zeichen eine geografische Herkunft erwarten lässt und dadurch im
Zusammenhang mit bestimmten Waren oder Dienstleistungen zum
Gemeingut zählt oder irreführend wirkt, in der Regel besondere Sach-
verhaltsabklärungen voraus. Es prüft einerseits, ob die Vorinstanz die
mit vernünftigem Aufwand erhältlichen Beweismittel, soweit es nicht
um allgemein notorische Tatsachen geht, vollständig erhoben und ge-
würdigt hat. Bestehen konkrete Anhaltspunkte dafür, dass der Sinn-
gehalt im Gesamteindruck des Zeichens und im Zusammenhang mit
den Waren und Dienstleistungen, für die die Marke beansprucht wird,
als Herkunftsbezeichnung aufgefasst wird, eine entsprechende Her-
kunft dieser Waren und Dienstleistungen erwarten lässt und - bei
mehrdeutigen Zeichen - von keinem naheliegenderen Sinngehalt ohne
geografischen Bezug in den Hintergrund gerückt wird, ist in der Regel
eine Herkunftserwartung zu bejahen. Für Weitergehendes trägt die
Beschwerdeführerin die Folgen einer Beweislosigkeit (Urteile des
Bundesverwaltungsgerichts B-1611/2007 vom 7. Oktober 2008 E. 5 –
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Laura Biagiotti Aqua di Roma E. 5, B-7412/2006 vom 1. Oktober 2008
E. 4.1 ff. - Afri-Cola und B-3511/2007 vom 30. September 2008 E. 4 –
AgieCharmilles).
6.
6.1 Die strittige internationale Registrierung Nr. 907'963 besteht aus
dem Akronym „AJC“, darunter befindet sich die in gleicher, aber deut-
lich kleinerer Schrift geschriebene Wortfolge „presented by ARIZONA“.
Daran – respektive unterhalb des Buchstabens C von „AJC“ - schliesst
sich das in Schönschreibschrift und etwa halb so grossen Buchstaben
wie das Akronym geschriebene Wort „girls“ an.
Während das Akronym „AJC“ keinen Sinngehalt aufweist, setzt sich
die anschliessende Wortfolge aus dem englischen Grundwortschatz
zusammen. „Presented“ bedeutet „dargeboten, vorgestellt“, „by“ im
vorliegenden Zusammenhang „von, durch“, „Arizona“ ist der Name ei-
nes Bundesstaates im Südwesten der USA mit etwa 6 Millionen Ein-
wohnern, und „girls“ heisst „Mädchen“ (LANGENSCHEIDT HANDWÖRTERBUCH
ENGLISCH, Berlin / München / Wien / Zürich / New York 2005, S. 458, 86,
252; DER BROCKHAUS MULTIMEDIAL, Stichwort „Arizona“).
6.2 Die Beschwerdeführerin und die Vorinstanz sind sich nicht einig
darüber, in welchen Einheiten die verschiedenen Zeichenbestandteile
gelesen werden. Während die Beschwerdeführerin die Auffassung ver-
tritt, „presented by Arizona girls“ werde als einheitlicher Markenzusatz
mit einheitlichem Sinngehalt („präsentiert von Arizona-Mädchen“) ver-
standen, schliesst die Vorinstanz auf Grund des visuellen Gesamtein-
drucks, lediglich „presented by Arizona“ bilde eine Einheit.
In der Tat ist die Wortfolge „presented by Arizona“ in derselben Schrift
und Schriftgrösse geschrieben und kann insofern als Einheit verstan-
den werden. Sie ergibt indessen für die angesprochenen Verkehrskrei-
se (schweizerische Durchschnittskonsumenten) keinen Sinn, da ein
geografisches Gebilde wie Arizona zwar etwas bieten (z.B. Natur-
schönheiten), aber nichts selbst darbieten kann (im Sinne eines Prä-
sentierens von Sachen oder Personen). Die massgeblichen Durch-
schnittskonsumenten werden daher intuitiv die Wortfolge „presented by
Arizona“ mit „girls“ ergänzen, obwohl „girls“ deutlich grösser und in an-
derer Schrift geschrieben ist als die vorangehende Wortfolge. Das Zei-
chen lässt sich daher auf Deutsch mit „AJC dargeboten durch Arizona-
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Mädchen“ übersetzen und wird von den angesprochenen schweizeri-
schen Durchschnittskonsumenten auch so verstanden werden.
6.3 Der genannte Slogan „AJC presented by Arizona Girls“ enthält die
geografische Angabe „Arizona“. Die Vorinstanz geht davon aus, dass
der US-Bundesstaat Arizona den massgeblichen Verkehrskreisen be-
kannt ist. Dies wird von der Beschwerdeführerin auch nicht bestritten.
Sie macht indessen geltend, der Staat Arizona sei dem breiten Publi-
kum (abgesehen vom Indianer- und Silber-Schmuck) nicht als Produk-
tions-, Fabrikations- oder Handelsort für die von der IR-Marke Nr.
907'963 beanspruchten Waren bekannt, sondern werde vor allem as-
soziiert mit Wüste, Freiraum, unberührter Natur und Naturwundern.
Dem hält die Vorinstanz entgegen, Arizona sei zwar historisch von der
Landwirtschaft geprägt; seit 1950 stehe jedoch an erster Stelle in der
Wirtschaft die stark entwickelte Industrie um Phoenix und Tucson (Ver-
nehmlassungsbeilagen 8-12). Es gebe Belege, dass Indianer- und Sil-
ber-Schmuck aus Arizona oder Anhänger mit Steinen, welche aus Ari-
zona stammten, auch ins Ausland verkauft würden (Vernehmlassungs-
beilagen 13-15). Aber auch Kleider würden in Phoenix konfektioniert
und übers Internet verkauft (Vernehmlassungsbeilage 16).
Im Fall „Phoenix“ (vgl. RKGE in sic! 2004 S. 428) hatte sich die Eidge-
nössische Rekurskommission für geistiges Eigentum zur Frage zu äus-
sern, ob Phoenix, die Hauptstadt des US-amerikanischen Bundesstaa-
tes Arizona, als Herkunftsort von Produkten der Klasse 3 in Frage
kommt. Sie führte hierzu aus, in Phoenix würden von zahlreichen Un-
ternehmen unterschiedlicher Branchen Produkte hergestellt. Es sei da-
her nicht auszuschliessen, dass es in der Agglomeration von Phoenix
auch Unternehmen der Kosmetikindustrie gebe oder dass sich solche
künftig dort einmal niederliessen (RKGE in sic! 2004 S. 428 E. 5 –
Phoenix). Dass Phoenix respektive der ganze Bundesstaat Arizona
auch als Produktionsort der beanspruchten Waren der Klassen 14
(insbesondere des bereits genannten Indianer- und Silber-Schmucks)
und 25 in Frage kommt, hat die Vorinstanz belegt (vgl. Vernehmlas-
sungsbeilagen 13-16). Dies dürfte ebenfalls für die beanspruchten Wa-
ren der Klasse 18 gelten, gilt doch Arizona mit etwa 6 Millionen Ein-
wohnern als bedeutendes Zuwanderungsland mit neuen Industriean-
siedlungen (DER BROCKHAUS MULTIMEDIAL, Stichwort „Arizona“).
6.4 Das vorliegend zu beurteilende Zeichen wird im Gesamteindruck
wesentlich durch das Akronym "AJC" geprägt, welches keinen Sinnge-
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halt aufweist (vgl. E. 6.1 hiervor). Im Vergleich zu diesem dominieren-
den Akronym ist "Arizona" sehr klein geschrieben und für den Gesamt-
eindruck nicht massgebend. Zudem stellt der Begriff "Arizona" lediglich
einen Bestandteil des Slogans "AJC presented by Arizona girls" dar,
was ebenfalls gegen einen geographischen Herkunftshinweis spricht
(vgl. auch RKGE in sic! 2005 S. 890 E. 7 - La differenza si chiama
Gaggenau). Nach der Ansicht der Vorinstanz erwarten die schweizeri-
schen Abnehmer gleichwohl, dass die damit gekennzeichneten Artikel
aus Arizona stammen. Hierbei stützt sich das IGE auf das Argument,
gerade Mode- und Schmuckartikel würden oft von einheimischen Mo-
dels präsentiert und beworben (vgl. Vernehmlassungsbeilagen 6 und
7). Diese Begründung setzt richtig voraus, dass der vorliegende Slo-
gan auf zwei Arten gedeutet werden kann. Einerseits kann er als Ant-
wort auf die Frage, wo die Produkte herkommen, verstanden werden,
andererseits aber - und das ist hier eher naheliegend - als Antwort auf
die Frage nach der Herkunft der präsentierenden Models, welche der
Marke ein gewisses Flair verleihen sollen (unabhängig von der Her-
kunft der vermarkteteten Waren).
Wie die von der Vorinstanz ins Recht gelegten Dokumente belegen,
werden Produkte zwar bisweilen von Personen, welche aus dem ent-
sprechenden Produktionsgebiet herkommen, präsentiert. Auf Grund
der Kosten, welche mit einer derartigen Präsentation verbunden sind,
insbesondere wenn die Produkte aus anderen Kontinenten stammen,
werden die meisten Unternehmen aber von solchen kostspieligen Dar-
bietungen jedenfalls dann absehen, wenn eine Gegend für das bewor-
bene Produkt nicht besonders bekannt ist. Unbestrittenermassen wer-
den in Arizona Mode- und Schmuckartikel hergestellt; doch ist Arizona
für diese Waren nicht derart bekannt, dass solche Waren präsentieren-
de Models einen nahe liegenden Bezug zwischen Herkunft der Waren
und eigener Herkunft herzustellen vermöchten. Entsprechend ist nicht
davon auszugehen, dass die Schweizerischen Abnehmer der bean-
spruchten Waren der Klassen 14, 18 und 25 (wie Schmuck, Taschen
und Kleider) erwarten, dass Waren und die sie präsentierenden Perso-
nen bezüglich ihrer Herkunft übereinstimmen.
Angesichts des Gesagten werden die massgeblichen Verkehrskreise
im Rahmen des Slogans "AJC presented by Arizona girls" bei "Arizo-
na" nicht auf eine geografische, sondern eine betriebliche Herkunft
schliessen. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die internationale
Registrierung Nr. 907'963 AJC presented by Arizona girls (fig.) im Zu-
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sammenhang mit den beanspruchten Waren in den Klassen 14, 18
und 25 nicht irreführend im Sinne von Art. 2 Bst. c MSchG ist. Die Vor-
instanz hat dem Zeichen somit zu Unrecht den Schutz in der Schweiz
verweigert. Die Beschwerde ist daher gutzuheissen.
7.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die internationale Registrie-
rung Nr. 907'963 AJC presented by Arizona girls (fig.) im Zusammen-
hang mit den beanspruchten Waren in den Klassen 14, 18 und 25
nicht irreführend im Sinne von Art. 2 Bst. c MSchG ist. Die Vorinstanz
hat dem Zeichen somit zu Unrecht den Schutz in der Schweiz verwei-
gert. Die Beschwerde ist daher gutzuheissen.
8.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben
(Art. 63 Abs. 2 VwVG), und der Beschwerdeführerin ist der geleistete
Kostenvorschuss zurückzuerstatten. Überdies ist ihr zu Lasten der Vor-
instanz eine angemessene Parteientschädigung zuzusprechen (vgl.
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-516/2008 vom 23. Januar
2009 E. 8 – After hours). Da die Beschwerdeführerin keine Kostennote
eingereicht hat, ist die Parteientschädigung auf Grund der Akten zu
bestimmen und auf Fr. 3'000.-- festzusetzen (Art. 8 und 14 Abs. 2 des
Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigun-
gen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]).
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Das Sistierungsgesuch der Vorinstanz vom 23. Februar 2009 wird ab-
gewiesen.
2.
Die Beschwerde wird gutgeheissen, Ziffer 1 der Verfügung der Vorin-
stanz vom 3. Oktober 2008 betreffend die internationale Registrierung
Nr. 907'963 – AJC presented by Arizona girls (fig.) wird aufgehoben,
und die Vorinstanz wird angewiesen, der internationalen Registrierung
Nr. 907'963 für „Joaillerie et bijouterie; horlogerie et instruments chro-
nométriques“ (Klasse 14), „Malles et sacs de voyage, sacs (compris
dans cette classe), étuis porte-clefs, sacs à dos, porte-monnaie, porte-
feuilles“ (Klasse 18) sowie „Vêtements, chaussures, chapellerie“ (Klas-
se 25) den Schutz in der Schweiz zu gewähren.
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B-6850/2008
3.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. Der geleistete Kostenvor-
schuss von Fr. 3'500.- wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der
Rechtskraft des vorliegenden Urteils aus der Gerichtskasse zurücker-
stattet.
4.
Der Beschwerdeführerin wird zu Lasten der Vorinstanz eine Parteient-
schädigung von Fr. 3'000.- (inkl. MWSt) zugesprochen.
5.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Rückerstattungsformu-
lar)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. Internat. Reg. Nr. 907963-AJC presented by
Arizona; Gerichtsurkunde)
- das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsur-
kunde)
Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin:
Vera Marantelli Kathrin Bigler
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim
Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt
werden (Art. 72 Abs. 2 Bst. b Ziff. 2, 90 ff. und 100 des Bundesgerichts-
gesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist
in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Be-
gründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthal-
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B-6850/2008
ten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie
die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42
BGG).
Versand: 7. April 2009
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