B-6959/2009 - Abteilung II - Absolute Ausschlussgründe - Markeneintragungsgesuch Nr. 52336/2008 CAPRI (fig....

Abtei lung II
B-6959/2009
{T 0/2}
U r t e i l v o m 2 1 . J u n i 2 0 1 0
Richter Hans Urech (Vorsitz), Richterin Vera Marantelli,
Richter Claude Morvant,
Gerichtsschreiber Marc Hunziker.
B._______,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Michael Widmer,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Vorinstanz.
Markeneintragungsgesuch Nr. 52336/2008 CAPRI (fig.).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Besetzung
Parteien
Gegenstand
B-6959/2009
Sachverhalt:
A.
Die Beschwerdeführerin ersuchte am 22. Februar 2008 um Marken-
schutz für die Wort-/Bildmarke Nr. 52336/2008 CAPRI (fig.) für
Zigaretten; Tabak; Tabakprodukte; Raucherartikel; Feuerzeuge; Streich-
hölzer in Klasse 34. Das Zeichen präsentiert sich wie folgt:
B.
Mit Schreiben vom 4. Juni 2008 beanstandete die Vorinstanz das Ein-
tragungsgesuch mit der Begründung, dass die hinterlegte Marke be-
züglich Waren nichtitalienischer Herkunft täuschend sein könnte.
C.
Die Beschwerdeführerin brachte dagegen in ihrer Stellungnahme vom
30. September 2008 vor, dass CAPRI von den massgeblichen Ver-
kehrskreisen nicht als Herkunftsangabe, sondern als Symbol für
Ferien, Entspannung, Süden, Kunst und dolce far niente verstanden
werde, und offensichtlich nicht als Produktions-, Fabrikations- oder
Handelsort der damit gekennzeichneten Erzeugnisse in Frage komme,
weshalb eine Irreführungsgefahr ausgeschlossen werden könne.
D.
Mit Schreiben vom 29. Dezember 2008 hielt die Vorinstanz an ihrer
Beanstandung fest. Sie führte aus, dass die behauptete Symbolik hin-
sichtlich Feuerzeuge und Streichhölzer nicht und bezüglich Zigaretten
und Tabak erst über Umwege ersichtlich sei. Die Verwendung des
geografischen Namens führe im Zusammenhang mit den be-
anspruchten Waren zu einer Ideenverbindung mit der Insel Capri bzw.
Italien, wobei es sich bei dem im Golf von Neapel gelegenen Eiland
um keinen Ort handle, welcher gemäss bundesgerichtlicher Recht-
sprechung als Herkunftsort der beanspruchten Waren offensichtlich
nicht in Frage komme.
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E.
Die Beschwerdeführerin brachte in ihrer Stellungnahme vom 3. Juli
2009 ergänzend vor, dass das Bildelement, die unterhalb des Schrift -
zugs angebrachten stilisierten Sonnenstrahlen, den Symbolgehalt von
CAPRI verstärke und dass die bisherige Eintragungspraxis der Vor-
instanz die Eintragbarkeit des angemeldeten Zeichens belege.
F.
Mit Verfügung vom 7. Oktober 2009 verweigerte die Vorinstanz dem
Markeneintragungsgesuch vollumfänglich den Markenschutz. Zur Be-
gründung machte sie im Wesentlichen geltend, dass das angemeldete
Zeichen als Herkunftsangabe verstanden werde und daher irreführend
sei. Ein Symbolcharakter liege indessen nur dann vor, wenn ein
Zeichen von den massgeblichen Verkehrskreisen trotz seines be-
kannten symbolischen Gehalts offensichtlich nicht als Hinweis auf die
Herkunft der Waren aufgefasst werde. Eine solche Symbolik bestehe
auch unter Einbezug der Grafik nicht, rückten die stilisierten
Sonnenstrahlen doch keine weitere neben dem geografischen Sinn-
gehalt stehende Bedeutung in den Vordergrund. Des Weiteren liege
hinsichtlich der verkehrstechnisch gut erschlossenen Insel Capri keine
sachliche Unmöglichkeit als Produktions-, Fabrikations- und Handels-
ort für Waren der Klasse 34 vor, gehe das Bundesgericht von einer
solchen doch einzig bei Gebieten, wie unbesiedelte Gegenden, Berge,
Seen und Flüsse, aus, welche aufgrund ihrer natürlichen Ge-
gebenheiten nicht als Herkunftsort der Waren in Frage kämen. Im
Übrigen könne die Beschwerdeführerin weder aus dem Umstand, dass
CAPRI von einem Automobilkonzern sowie von einem Speiseeis-
hersteller als Typenbezeichnung verwendet werde, noch aus der Tat-
sache, dass die Marken Nr. 387'641 CAPRI (fig.) und Nr. 455'038
CAPRI ohne die Einschränkung auf Waren italienischer Herkunft in
das Schweizer Markenregister eingetragen worden seien, Rechte ab-
leiten, zumal die beiden Voreintragungen vor über zehn Jahren
erfolgten.
G.
Mit Eingabe vom 5. November 2009 reichte die Beschwerdeführerin
beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde ein. Sie beantragte,
Ziffer 1 der Verfügung vom 7. Oktober 2009 aufzuheben und die Vor-
instanz unter Kostenfolge anzuweisen, die Markenanmeldung für
sämtliche beanspruchten Waren der Klasse 34 einzutragen. Zur Be-
gründung führte sie im Wesentlichen aus, dass CAPRI im vorliegenden
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Zeichen nicht als geografische Herkunftsangabe, sondern als
Anspielung auf Ferien, Entspannung, Süden, Kunst und Dolce far
niente verstanden werde. Die Kleininsel im Golf von Neapel verdanke
ihre Bekanntheit dem Umstand, diversen Schriftstellern und Künstlern
als Ferienresidenz und Erholungsort gedient zu haben, sowie ihrer
malerischen Landschaft, weshalb die massgebenden Verkehrskreise
den Ausdruck CAPRI nicht mit einer spezifischen geografischen
Herkunft von industriell gefertigten Waren, sondern vielmehr mit
Feriengefühl und Entspannung verbänden. Gleichermassen diene der
Konsum der beanspruchten Waren der Klasse 34 – insbesondere
Tabak, Tabakprodukte und Zigaretten, aber auch Raucherartikel,
Streichhölzer sowie Feuerzeuge – der Entspannung. Dieser in CAPRI
enthaltene Symbolgehalt würde in der vorliegenden Markenanmeldung
durch die stilisierten Sonnenstrahlen untermauert. Infolge des
überwiegenden Symbolcharakters des Zeichens könne eine
Täuschungsgefahr bereits ausgeschlossen werden. Zudem sei die
10.4 km² grosse, ca. 13'000 Einwohner aufweisende und über keinerlei
nennenswerte Industrie verfügende Ferieninsel Capri als Produktions-,
Fabrikations- oder Handelsort der beanspruchten Waren gänzlich
ungeeignet, was den massgebenden Verkehrsteilnehmern, soweit sie
das Eiland kennen sollten, bekannt sein dürfte, weshalb sie das
Zeichen CAPRI in Verbindung mit den beanspruchten Waren nicht als
Herkunftsangabe auffassten. Ferner kämen CAPRI neben dem
Inselnamen noch weitere Bedeutungen zu. So handle es sich auch um
die Kurzform des italienischen und französischen Namen „Caprice“,
welcher vom italienischen Wort „capriccio“ – zu deutsch: launisch,
impulsiv – herrühre, wobei letzterer Ausdruck in der Kunst für eine
spielerische Überschreitung vorgegebener Normen innerhalb eines
Werkes stehe. Die etymologische Betrachtung des Elements CAPRI
lege es daher nahe, dass es sich beim Begriff um eine Anspielung auf
den Gemütszustand des Konsumenten und nicht um eine Herkunfts-
bezeichnung handle. Im Übrigen werde der Ausdruck CAPRI auch von
anderen Unternehmen zur Kennzeichnung ihrer Waren, ohne dass
diese aus Italien stammen würden, verwendet und seien die Marken
Nr. 387'641 CAPRI (fig.) und Nr. 455'038 CAPRI ohne die Ein-
schränkung auf Waren italienischer Herkunft in das Schweizer
Markenregister eingetragen worden, weshalb es die umstrittene
Markenanmeldung zumindest aufgrund des Gleichbehandlungs-
grundsatzes einzutragen gelte.
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H.
Mit Vernehmlassung vom 24. Dezember 2009 verzichtete die Vor-
instanz auf die Einreichung einer Stellungnahme und beantragte, unter
Hinweis auf die Begründung in der angefochtenen Verfügung, die Be-
schwerde unter Kostenfolge abzulehnen.
I.
Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt.
Auf die Argumente der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid er -
heblich erscheinen, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden
gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zu-
ständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes
vom 17. Juni 2005 [VGG; SR 173.32]). Die Beschwerde wurde in der
gesetzlichen Frist von Art. 50 des Bundesgesetzes über das Ver-
waltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 (Verwaltungsverfahrens-
gesetz, VwVG; SR 172.021) am 5. November 2009 eingereicht. Der
verlangte Kostenvorschuss wurde rechtzeitig bezahlt. Die Beschwerde-
führerin ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und
durch den Entscheid beschwert (Art. 48 VwVG). Somit ist sie zur Be-
schwerde legitimiert. Aus diesen Gründen ist auf die Beschwerde ein-
zutreten.
2.
Nach Art 2 Bst. c und Art. 30 Abs. 2 Bst. c des Bundesgesetzes vom
28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben
(Markenschutzgesetz, MSchG; SR 232.11) sind irreführende Zeichen
vom Markenschutz und vom Eintrag in das Markenregister aus-
geschlossen.
2.1 Ein Zeichen ist im Sinne dieser Bestimmungen irreführend, wenn
es geeignet ist, falsche Erwartungen bei den angesprochenen Ab-
nehmerinnen und Abnehmern zu wecken (BGE 125 III 204 E. 1e
Budweiser, BGE 93 I 675 E. 2 Diamalt; JÜRG MÜLLER, Zum Begriff der
täuschenden Marke, Schweizerische Mitteilungen über Gewerblichen
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Rechtsschutz und Urheberrecht 1981, S. 8; IVAN CHERPILLOD, Le
droit suisse des marques, Lausanne 2007, S. 94). Von Registerzeichen
geweckte Erwartungen sind nicht erst falsch, wenn das gekenn-
zeichnete Angebot gänzlich von ihnen abweicht. Es genügt, dass die
Waren und Dienstleistungen, für welche die Marke eingetragen ist, in
einem für den Kaufentscheid wesentlichen Punkt hinter den geweckten
Erwartungen zurückbleiben, also nur eine Irreführungsgefahr oder
Verwirrung und weder eine manifeste Täuschung noch einen
Vermögensschaden bewirken (MÜLLER, a.a.O., S. 9; LUCAS DAVID, in:
Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/
Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, MSchG Art. 2, N 51; CHRISTOPH
WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen
Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und
internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2, N 216, 218). Im
ehemaligen Markenschutzgesetz vom 26. September 1890 (aMSchG)
war das Verbot irreführender Zeichen im Schutzausschluss
sittenwidriger Zeichen enthalten (Art. 3 Abs. 4 aMSchG; vgl. ERWIN
MATTER, Kommentar zum Bundesgesetz betreffend den Schutz der
Farbrik- und Handelsmarken, der Herkunftsbezeichnungen von Waren
und der gewerblichen Auszeichnungen, Zürich 1939, S. 80 ff.). Auch im
heutigen Gesetz bezweckt es, angesprochene Abnehmerkreise im
Interesse eines sittlichen und anständigen Geschäftsgebahrens vor
Täuschung zu bewahren oder einer solchen Täuschung zumindest
nicht Vorschub zu leisten.
2.2 Geografisch irreführend ist ein Zeichen, das eine geografische
Angabe enthält und den Adressaten zur Annahme verleitet, die Ware
stamme aus dem Land oder dem Ort, auf den die geografische An-
gabe hinweist, obschon dies in Wirklichkeit nicht zutrifft (BGE 112 II
265 E. 2b Alpina, BGE 135 III 418 E. 2.1 Calvi mit weiteren
Hinweisen). Während Art. 14 Ziff. 4 aMSchG darüber hinaus auch
Marken mit ersonnenen geografischen Bezeichnungen vom Schutz
ausgeschlossen hatte (vgl. BGE 98 Ib 191 E. 3 Sheila diffusion, BGer
in PMMBl 18/1979 I 78 René d'Aristide), sind im geltenden Recht un-
richtige geografische Angaben, zum Beispiel erkennbare Fantasie-
zeichen in Marken zulässig, falls sie das Publikum nicht irreführen
(BGE 98 Ib 10 E. 3 Santi deutsches Erzeugnis). Es gilt darum als Er-
fahrungssatz, kann aber im Einzelfall widerlegt werden, dass die
massgeblichen Abnehmerkreise einen geografischen Namen in einer
Marke, falls sie ihn kennen, als Angabe für die Herkunft der damit
bezeichneten Waren auffassen (BGE 135 III 419 E. 2.2 Calvi, BGE 97
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I 80 E. 1 Cusco, BGE 93 I 571 E. 3 Trafalgar, BGer, 4A_508/2008 vom
10. März 2009 E. 4.2 Afri-Cola). Auch nach Art. 22 Ziff. 3 des
Abkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte an geistigem
Eigentum (Anhang 1C des Abkommens zur Errichtung der Welt-
handelsorganisation vom 15. April 1994/TRIPS; SR 0.632.20) haben
die Mitgliedstaaten die Eintragung einer Marke, die eine geografische
Angabe enthält oder aus ihr besteht, für Waren, die ihren Ursprung
nicht in dem angegebenen Gebiet haben, abzulehnen oder sie für
ungültig zu erklären, wenn die Verwendung der Angabe in der Marke
für solche Waren im betreffenden Mitgliedstaat geeignet ist, die
Öffentlichkeit hinsichtlich des wahren Ursprungsorts irrezuführen.
Allerdings erfasst dieser Begriff der geografischen Angabe nach
TRIPS nur Angaben, die eine Ware als aus dem Hoheitsgebiet eines
Mitgliedstaats oder aus einer Region oder aus einem Ort in diesem
Hoheitsgebiet stammend kennzeichnen, sofern darüber hinaus eine
bestimmte Qualität, ein bestimmter Ruf oder ein anderes bestimmtes
Merkmal der Ware im wesentlichen seinem geografischen Ursprung
zuzuschreiben ist (Art. 22 Ziff. 1 TRIPS, vgl. auch Art. 18
Abs. 1 aMSchG). Ein solcher Ruf wird von Art. 2 Bst. c MSchG für das
Vorliegen einer irreführenden Marke nicht vorausgesetzt (BGE 132 III
774 E. 3.1 Colorado).
2.3 Keine Herkunftserwartung ist anzunehmen, wenn die Marke von
den massgebenden Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf eine be-
stimmte Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden wird,
namentlich zu einer der in BGE 128 III 454 E. 2.1 Yukon definierten
Fallgruppen zählt. Nach diesem Urteil ist eine Herkunftserwartung zu
verneinen, wenn (1) der Ort, auf den das Zeichen hinweist, den
hiesigen Abnehmerkreisen unbekannt ist, (2) das Zeichen wegen
seines Symbolgehalts als Fantasiezeichen aufgefasst wird, (3) der
bezeichnete Ort sich nicht als Produktions-, Farbrikations- oder
Handelsort eignet oder (4) das Zeichen eine Typenbezeichnung dar-
stellt, (5) sich für ein Unternehmen im Verkehr durchgesetzt hat oder
(6) zu einer Gattungsbezeichnung geworden ist (vgl. auch BGE 135 III
421 E. 2.6 Calvi).
2.4 Die Marke ist aus der Sicht der massgeblichen Verkehrskreise zu
beurteilen, dies aber nicht im Sinne einer vorausgesetzten Selbstver -
antwortung der Marktbeteiligten, sondern durch eine angemessene
Abwägung zur Verhinderung jeder nennenswerten Irreführungsgefahr
im Einzelfall (EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, sic!
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2007, S. 9). Die Beurteilung der Marke ist darum eher nach der
Wahrnehmung der schwächsten und irreführungsanfälligsten
repräsentativen Gruppe von Verkehrsteilnehmern zu richten, die
besser geschulten Kreise sind dabei aber nicht aus den Augen zu ver-
lieren (restriktiver: ALEXANDER PFISTER, Die Absatzmittler als relevanter
Verkehrskreis im Markeneintragungsverfahren, sic! 2009, S. 687).
Nach konstanter Rechtsprechung muss die geografische Angabe in
ihrem Gesamteindruck geeignet sein, von einem „nicht unerheblichen
Teil des Verkehrs“ als Hinweis auf die geografische Herkunft auf-
gefasst zu werden (RKGE in sic! 2006, S. 769 Off Broadway Shoe
Warehouse [fig.], RKGE in sic! 2006, S. 587 Fedex Europe First,
RKGE in sic! 2006, S. 275 Die fünf Tibeter, RKGE in sic! 2006, S. 40
Würthphoenix [fig.], alle mit Verweis auf WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 226).
3.
Die zu prüfende Wort-/Bildmarke besteht aus dem in Grossbuchstaben
geschriebenen Wort „CAPRI“ sowie einem sich unten links davon be-
findenden, abstrahierten grafischen Gebilde. Bezüglich des Schrift-
zuges fällt einzig das ungleichschenklige „A“ auf, dessen linker
Schenkel mit dem Anfangsbuchstaben „C“ verbunden ist, wohingegen
der rechte Schenkel senkrecht abfällt und somit parallel zum Stamm
des nachfolgenden Buchstabens „P“ verläuft. Die Grafik besteht aus
einer zentralen, von oben links nach unten rechts verlaufenden Linie
und je einem links und rechts davon liegenden spitzen, gegen unten
rechts hin zulaufenden Dreieck und kann in seiner Gesamtheit am
ehesten als stilisierte Sonnenstrahlen interpretiert werden.
Der Name „Capri“ steht für eine gebirgige, von Steilküsten umgebene,
vor dem Golf von Neapel gelegene, 10.4 km2 grosse italienische Insel,
die berühmt für ihr ausgeglichenes Klima, ihre artenreiche, immer-
grüne Vegetation und ihre bizarre Höhlenbildungen jährlich eine
grosse Zahl von Touristen anlockt (Meyers Großes Universallexikon,
Mannheim 1981, Bd. 3, S. 142).
4.
Die Vorinstanz begründete die Zurückweisung des Markenein-
tragungsgesuchs im Wesentlichen damit, dass es in Bezug auf die
beanspruchten Waren entgegen der Auffassung der Beschwerde-
führerin nicht als Symbol für Ferien, Entspannung, Süden, Kunst und
dolce far niente, sondern als Herkunftsbezeichnung verstanden werde
und daher irreführend sei. Auch sei die Insel Capri verkehrstechnisch
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gut erschlossen, weshalb sie sehr wohl als Produktions-, Fabrikations-
und Handelsort für Waren der Klasse 34 in Frage käme. Dagegen war
zwischen den Parteien nicht umstritten, dass die italienische Insel den
hiesigen Abnehmerkreisen im Allgemeinen bekannt ist und dass die
geografische Angabe sich weder zu einer Gattungsbezeichnung
gewandelt hat noch ein betrieblicher Herkunftshinweis darstellt noch
als Typenbezeichnung verwendet wird. Dies ist auch nach Auffassung
des Bundesverwaltungsgericht offensichtlich nicht der Fall.
Im Folgenden gilt es somit näher zu prüfen, ob die Markenanmeldung
CAPRI in Bezug auf die beanspruchten Waren vom betroffenen Ab-
nehmerkreis als Fantasiebezeichnung wahrgenommen wird und ob die
Insel für damit gekennzeichneten Erzeugnisse offensichtlich nicht als
Produktions-, Fabrikations- oder Handelsort in Frage kommt.
4.1 Die Beschwerdeführerin ist der Ansicht, dass die Verkehrs-
teilnehmer das Zeichen CAPRI in Verbindung mit Zigaretten; Tabak;
Tabakprodukte; Raucherartikel; Feuerzeuge; Streichhölzer in Klas-
se 34 als ein Symbol für Ferien, Entspannung, Süden, Kunst und dolce
far niente auffassen. Die beanspruchten Waren richten sich in erster
Linie an sämtliche Raucher und somit letztlich an den Durch-
schnittsabnehmer. Dieser dürfte die italienische Insel mit der von der
Beschwerdeführerin genannten Symbolik in Verbindung bringen. Auch
darf davon ausgegangen werden, dass ein Grossteil der Raucher
Tabakwaren und allenfalls auch dazugehörige Hilfsmittel wie Streich-
hölzer mit Genuss und Entspannung verknüpft. Dagegen ist, wie die
Vorinstanz zurecht befunden hat, der Zusammenhang zwischen dem
eventuell im Süden erlebten Feriengefühl und einer allfälligen ent-
spannenden Wirkung einer Zigarette erst über Umwege ersichtlich.
Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist jedoch erforderlich,
dass das Zeichen von den massgebenden Abnehmerkreisen offen-
sichtlich nicht als Hinweis auf die Herkunft der Waren interpretiert
wird, wie dies etwa bei Galapagos für Fernsehgeräte, Congo für
Schuhwichse, Alaska für mentholhaltige Zigaretten, Südpol für
Kühlschränke oder Äthna für Bunsenbrenner der Fall sei. Damit eine
den massgebenden Verkehrskreisen bekannte geografische Angabe
nicht als Herkunftsbezeichnung, sondern als schutzfähiger Fantasie-
name aufgefasst wird, muss der Verwendung der geografischen
Angabe in der Regel ein klar erkennbarer Symbolgehalt beigemessen
werden können, sodass die Marke nicht zu einer Ideenverbindung zum
betreffenden Land oder der Gegend führt (BGE 128 III 454 E. 2.1.2
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YUKON). Bei vorliegender Markenanmeldung fehlt es an einer solchen
offensichtlichen Symbolik, welche geeignet wäre, die Vermutung eines
Konnexes mit der geografischen Angabe als abwegig erscheinen zu
lassen. Daran ändert auch das Bildelement nichts, verdeutlichen die
stilisierten Sonnenstrahlen doch einzig eine Eigenschaft, welche
bereits mit der Insel Capri in Verbindung gebracht wird. Anders wäre
allenfalls bei einer geografischer Angabe mit doppelter Bedeutung zu
entscheiden, wenn das Bildelement eine Ideenverbindung zur betref-
fenden Ortschaft zu unterbinden vermag, wie dies bei der häufig
zitierten Markenanmeldung Phoenix in Verbindung mit einer Abbildung
des gleichnamigen mythologischen Vogels der Fall gewesen wäre
(RKGE vom 11. November 2003 in sic! 2004, S. 429 Phoenix). Fehl
geht im Übrigen auch der Einwand der Beschwerdeführerin, wonach
CAPRI genauso gut mit dem männlichen Vornamen Caprice oder mit
dem aus der Musik stammenden Begriff Capriccio in Verbindung
gebracht werden könnte. Einerseits wäre zu einem solchen Ver-
ständnis ein zusätzlicher Gedankenschritt erforderlich, den kaum
jemand anstellen würde, nachdem er in der Markenanmeldung bereits
die geografische Bezeichnung erkannt hat. Andererseits ist der
Vorname und der Fachausdruck dem durchschnittlichen Schweizer
Verkehrsteilnehmer weniger geläufig als die italienische Insel. Dies gilt
auch für andere mit „Capri“ beginnende Begriffe, wie etwa Capricornus
(Steinbock), Caprificus (Bocksfeige), Caprimulgi (Nachtschwalbe; vgl.
Meyers Großes Universallexikon, a.a.O., Bd. 3, S. 142, mit weiteren
Beispielen). Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der durch-
schnittliche Abnehmer der beanspruchten Waren im hinterlegten
Zeichen einen Hinweis auf die italienische Insel Capri erblickt.
4.2 Die Beschwerdeführerin vertritt ferner die Auffassung, dass die
10.4 km² grosse, ca. 13'000 Einwohner aufweisende und über keinerlei
nennenswerte Industrie verfügende Ferieninsel Capri als Produktions-,
Fabrikations- oder Handelsort der beanspruchten Waren gänzlich un-
geeignet sei, weshalb eine Irreführungsgefahr ausgeschlossen werden
könne. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist eine Her-
kunftserwartung bei einer bekannten geografischen Angabe zu
verneinen, wenn der entsprechende Ort oder die Gegend – in den
Augen der massgeblichen Verkehrskreise – offensichtlich nicht als
Produktions-, Fabrikations- oder Handelsort der damit gekenn-
zeichneten Erzeugnisse oder entsprechend bezeichneter Dienst-
leistungen in Frage kommt. Daher dürfen die Namen von unbe-
siedelten Gegenden (z.B. Sahara) oder von Bergen, Seen und Flüssen
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grundsätzlich, d.h. für einen weiten Bereich von Waren monopolisiert
werden (BGE 128 III 454 E. 2.1.3 YUKON). Die Rechtsprechung
erfordert nicht bloss eine Unwahrscheinlichkeit als Standort aus
logistischen oder sonstigen betriebswirtschaftlichen Gründen, sondern
eine offensichtliche sachliche Unmöglichkeit. Es gilt demnach einen
strengeren Massstab anzulegen, als dies bei der Prüfung eines
Freihaltebedürfnisses zugunsten der ortsansässigen Unternehmen an
einer den Verkehrskreisen nicht bekannten Herkunftsbezeichnung der
Fall ist. Für die Verneinung von letzterem genügt es bereits, wenn in
der betreffenden Ortschaft auch in Zukunft – unter Berücksichtigung
der künftigen wirtschaftlichen Entwicklung – nicht ernsthaft mit der
Herstellung der beanspruchten Waren gerechnet werden muss (vgl.
Entscheid des BVGer B-7411/2006 vom 22. Mai 2007 E. 8
BELLAGIO). Auch wenn in casu nicht ernsthaft mit dem Anbau von
Tabak oder der Produktion von Zigaretten auf der kleinen Ferieninsel
Capri gerechnet werden kann, so wäre dies aufgrund der vorhandenen
Infrastruktur sowie guten Verkehrsanbindung keinesfalls sachlich
unmöglich. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin erfordert
die Irreführung des Konsumenten denn auch nicht, dass dieser davon
ausgeht, die mit CAPRI bezeichneten Waren würden tatsächlich von
der gleichnamigen Insel stammen. Eine Täuschungsgefahr liegt bereits
dann vor, wenn der Abnehmer in einer ihm bekannten Herkunfts-
bezeichnung einen Hinweis auf die Provenienz des Produktes aus
dem entsprechenden Land zu erkennen glaubt (RKGE in sic! 2000,
S. 508 Dakota [fig.]). In casu erscheint ein solches Herkunftsver-
ständnis plausibel, zumal es sich bei Italien um den zweitgrössten
Landwirtschaftsproduzenten der Europäischen Union handelt und sich
das mediterrane Klima sowie in der Region von Neapel auch die
fruchtbare Vulkanerde hervorragend für den Tabakanbau eignen. Das
Zeichen CAPRI ist daher geeignet, bei den massgeblichen Verkehrs-
kreisen die Vorstellung zu erwecken, dass die damit gekennzeichneten
Erzeugnisse aus Italien stammen. Die Markenanmeldung wurde von
der Vorinstanz folglich zurecht als irreführend befunden.
5.
Die Beschwerdeführerin brachte im Übrigen vor, dass der Ausdruck
CAPRI auch von anderen Unternehmen zur Kennzeichnung ihrer
Waren, ohne dass diese aus Italien stammen würden, verwendet
werde. Insbesondere seien die Marken Nr. 387'641 CAPRI (fig.) und
Nr. 455'038 CAPRI ohne die Einschränkung auf Waren italienischer
Herkunft in das Schweizer Markenregister eingetragen worden, wes-
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halb es die umstrittene Markenanmeldung zumindest aufgrund des
Gleichbehandlungsgrundsatzes einzutragen gelte.
Das Bundesverwaltungsgericht anerkennt die Gleichbehandlung von
Sachverhalten, die ohne weiteres vergleichbar sind und sich nicht in
rechtlicher Hinsicht wesentlich unterscheiden. Wegen der Problematik
einer erneuten Beurteilung der Eintragungsfähigkeit einer Marke, die
seit Jahren im Markenregister eingetragen ist, muss das anzu-
wendende Kriterium, wonach Sachverhalte „ohne weiteres“ vergleich-
bar sein müssen, restriktiv angewendet werden (RKGE in sic! 2003,
S. 803 We keep our promises), zumal bereits geringfügige Unter-
schiede im Hinblick auf die Beurteilung der Schutzfähigkeit eines
Zeichens von grosser Bedeutung sein können (RKGE in sic! 1998,
S. 303 Masterbanking). Die Eintragung der beiden von der Be-
schwerdeführerin genannten Marken erfolgte in den Jahren 1991
sowie 1998. Sie entsprechen nicht der geltenden Eintragungspraxis
der Vorinstanz. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung besteht
nur ausnahmsweise ein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht,
nämlich dann, wenn eine ständige gesetzwidrige Praxis einer rechts-
anwendenden Behörde vorliegt und die Behörde zu erkennen gibt,
dass sie auch in Zukunft nicht von dieser Praxis abzuweichen gedenkt
(BGE 127 I 1 E. 3a). Dies ist vorliegend nicht der Fall. Bezüglich des
Vorbringens, dass der Ausdruck CAPRI in der Schweiz auch von
einem Automobilkonzern sowie von einem Speiseeishersteller ver-
wendet werde, sei angefügt, dass die Zeichen nicht in das schweizer-
ische Markenregister eingetragen sind und lediglich im Sinne einer
Typenbezeichnung gebraucht werden.
Zusammenfassend ergibt sich, dass die Vorinstanz das Markenein-
tragungsgesuch Nr. 52336/2008 CAPRI (fig.) für die umstrittenen
Waren der Klasse 34 zurecht nicht in das schweizerische Marken-
register eingetragen hat. Die Beschwerde ist demnach als un-
begründet abzuweisen.
6.
Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der
Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und mit dem
geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen. Die Gerichtsgebühren
sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozess-
führung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63
Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008
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über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungs-
gericht [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Markeneintragungen geht es um
Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach
dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich
nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis
zu orientieren, wobei bei einem eher unbedeutenden Zeichen grund-
sätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- an-
genommen werden darf (Urteil des Bundesgerichts 4A.116/2007 vom
27. Juni 2007 E. 3.3 mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist
auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine
konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der
strittigen Marke.
Eine Parteientschädigung ist der unterliegenden Beschwerdeführerin
nicht zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 ff. VGKE).
Seite 13
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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 2'500.- werden der Beschwerdeführerin
auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 2'500.- ver-
rechnet.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Markeneintragungsgesuch Nr. 52336/2008; Ge-
richtsurkunde)
- das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
Hans Urech Marc Hunziker
Seite 14
B-6959/2009
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim
Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt
werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom
17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amts-
sprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit
Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der
angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die
beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl.
Art. 42 BGG).
Versand: 22. Juni 2010
Seite 15