B-6986/2014 - Abteilung II - Widerspruchssachen - Widerspruchsverfahren Nr. 13153 und 13301/Wiederer...

B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Abteilung II
B-6986/2014



Ur t e i l vom 2 . J un i 2 0 1 6
Besetzung
Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richterin Vera Marantelli, Richterin Maria Amgwerd,
Gerichtsschreiberin Karin Behnke.



Parteien
SOFAR SWISS SA,
Via Nassa 3, 6900 Lugano,
vertreten durch M. Zardi & Co. SA,
Via G. B. Pioda 6, 6900 Lugano,
Beschwerdeführerin,



gegen


PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE,
Société par Actions Simplifiée,
45 Place Abel Gance, FR-92100 Boulogne Billancourt,
vertreten durch A. W. Metz & Co. AG,
Kreuzbühlstrasse 8, 8008 Zürich,
Beschwerdegegnerin,

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.




Gegenstand
Widerspruchsverfahren Nr. 13153 und 13301/
Wiedererwägung, IR 865'792 ELUAGE/
CH 642'842 YALUAGE und CH 647'851 Yaluage (fig.).

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Sachverhalt:
A.
Die Schweizer Marken Nr. 642 842 YALUAGE (Wortmarke) und
Nr. 647 851 Yaluage (fig.) wurden am 29. April 2013 und am 29. August
2013 auf veröffentlicht. Beide Marken sind für folgende
Waren eingetragen:
Klasse 3: Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per
pulire, lucidare, sgrassare e abradere; saponi; profumeria, olii essenziali, co-
smetici, lozioni per capelli; dentifrici.
Die Wortbildmarke Nr. 647 851 sieht wie folgt aus:

B.
Gegen die Eintragung dieser Marken erhob die Beschwerdegegnerin beim
Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Vorinstanz)
am 29. Juli 2013 und am 9. Oktober 2013 Widerspruch und beantragte de-
ren vollständigen Widerruf. Die Beschwerdegegnerin stützte sich dabei auf
ihre internationale Wortmarke Nr. 865 792 ELUAGE mit französischer Pri-
orität vom 9. Februar 2005, die für die nachfolgenden Waren registriert ist:
Klasse 3: Savons, cosmétiques, produits cosmétiques pour l'entretien et les
soins de la peau et des cheveux, dentifrices;
Klasse 5: Produits pharmaceutiques, dermatologiques, produits dermo-cosmé-
tiques pour l'hygiène et les soins de la peau et des cheveux.
Zur Begründung führte die Beschwerdegegnerin im Wesentlichen aus, die
Vergleichsmarken seien für gleiche bzw. gleichartige Waren registriert und
aufgrund ihrer identischen Endungen auf "-LUAGE" visuell und phonetisch
sehr ähnlich. Die unterschiedlichen Wortanfänge genügten nicht um eine
Verwechslungsgefahr zu beseitigen.
C.
Am 2. und 16. Dezember 2013 nahm die Beschwerdeführerin zu beiden
Widersprüchen Stellung und machte insbesondere den Nichtgebrauch der
Widerspruchsmarke geltend.
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D.
Die Beschwerdegegnerin replizierte mit Schreiben vom 31. Januar 2014
und 10. Februar 2014 und legte Rechnungs- und Publikationsbelege zum
Gebrauch ihrer Marke vor.
E.
Die Beschwerdeführerin duplizierte am 4. und 11. April 2014, wobei sie an
ihren Vorbringen festhielt.
F.
Mit Entscheid vom 18. Juni 2014 wies die Vorinstanz den Widerspruch
Nr. 13153 und mit Entscheid vom 8. Juli 2014 den Widerspruch Nr. 13301
ab und verneinte den Gebrauch der Widerspruchsmarke.
G.
G.a Die Beschwerdegegnerin führte am 18. August 2014 gegen den Wi-
derspruchsentscheid vom 18. Juni 2014 und am 5. September 2014 gegen
den Widerspruchsentscheid vom 8. Juli 2014 Beschwerde beim Bundes-
verwaltungsgericht. Sie reichte weitere Belege ein, um den Gebrauch der
Widerspruchsmarke zu belegen.
G.b Mit Verfügung vom 29. September 2014 wurden die Verfahren
B-4615/2014 und B-4970/2014 vom Bundesverwaltungsgericht vereinigt
und unter der Verfahrensnummer B-4615/2014 weitergeführt.
G.c Mit Verfügungen vom 29. Oktober 2014 zog die Vorinstanz ihre Ent-
scheide vom 18. Juni und 8. Juli 2014 in Wiedererwägung, bejahte einen
Teilgebrauch der Widerspruchsmarke in der Klasse 3 und hiess die Wider-
sprüche der Beschwerdegegnerin teilweise gut. Zur Begründung führte sie
aus, dass die Beschwerdegegnerin den rechtserhaltenden Gebrauch der
Widerspruchsmarke mit den eingereichten Belegen im relevanten Zeitraum
für Gesichtscremen, Schönheitsseren, Augenkorrektur-Cremen, Körperlo-
tionen glaubhaft gemacht habe und dass für die Waren saponi; profumeria,
olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici der Klasse 3 Ver-
wechslungsgefahr gegeben sei.
G.d Mit Schreiben vom 29. Oktober 2014 beantragte die Vorinstanz dem
Bundesverwaltungsgericht die Abschreibung des Beschwerdeverfahrens
als gegenstandslos, soweit die Widersprüche der Beschwerdegegnerin in
den Wiedererwägungsverfügungen gut geheissen wurden, und im Übrigen
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die kostenpflichtige Abweisung der Beschwerde zu Lasten der Beschwer-
degegnerin.
G.e Am 29. Oktober 2014 reichte die Beschwerdeführerin ihre Beschwer-
deantwort ein und beantragte die früheren vorinstanzlichen Entscheide
vom 18. Juni 2014 und vom 8. Juli 2014 entgegen ihrer Wiedererwägung
zu bestätigen. Eventualiter seien die neuen Verfügungen dahingehend ab-
zuändern, dass die Widersprüche abgewiesen werden; alles unter Kosten-
und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdegegnerin.
G.f Mit schriftlicher Erklärung vom 6. November 2014 zog die Beschwer-
degegnerin ihre Beschwerden vom 18. August 2014 sowie 5. September
2014 aufgrund der Wiedererwägungsentscheide der Vorinstanz vom
29. Oktober 2014 vollumfänglich zurück.
G.g Mit Entscheid vom 11. November 2014 schrieb das Bundesverwal-
tungsgericht das Beschwerdeverfahren B-4615/2014 als durch Rückzug
gegenstandslos geworden ab.
H.
Am 27. November 2014 erhob die Beschwerdeführerin gegen die beiden
Wiedererwägungsentscheide vom 29. Oktober 2014 in den Widerspruchs-
verfahren Nrn. 13153 und 13301 Beschwerden beim Bundesverwaltungs-
gericht. Sie beantragte die teilweise Aufhebung dieser Verfügungen, soweit
sie den Gebrauch der Widerspruchsmarke als glaubhaft beurteilen und
eine Verwechslungsgefahr bejahen, sowie die Abweisung der Widersprü-
che. Zur Begründung führte die Beschwerdeführerin aus, der rechtserhal-
tende Gebrauch der Widerspruchsmarke sei nicht glaubhaft gemacht. Ins-
besondere könnten die eingereichten Belege lediglich einen konzerninter-
nen Gebrauch belegen. Zudem bestreitet sie das Bestehen einer Ver-
wechslungsgefahr.
I.
Mit Verfügung vom 2. Dezember 2014 wurden die Verfahren B-6986/2014
und B-6994/2014 vereinigt und unter der Verfahrensnummer B-6986/2014
weitergeführt.
J.
Mit Beschwerdeantwort vom 18. Februar 2015 beantragte die Beschwer-
degegnerin, die Beschwerden vollumfänglich und kostenpflichtig abzuwei-
sen und die Schweizer Markenregistrierungen Nrn. 642 842 und 647 851
zu widerrufen. Zur Begründung führte sie aus, mit den von ihr eingereichten
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Belegen sei der rechtserhaltende Gebrauch ihrer Marke zumindest für Ge-
sichtscreme, Schönheitsseren, Augenkorrektur-Cremen sowie Körperlotio-
nen glaubhaft gemacht. Namentlich sei ihr der stellvertretende Gebrauch
ihrer Marke durch ihre Tochtergesellschaft anzurechnen. Sie hielt am Be-
stehen einer Verwechslungsgefahr fest. Die angefochtene Marke über-
nehme die Widerspruchsmarke beinahe ganz. Dabei handle es sich bei
den Vergleichsmarken um Wortneubildungen, die keinen durch die ange-
sprochenen Verkehrskreise bestimmbaren Sinngehalt aufwiesen, welcher
zudem die übrigen Ähnlichkeiten zu kompensieren vermöge. Die kombi-
nierte Wortbildmarke zeige die Wortmarke YALUAGE in einem gängigen
Schriftzug in Grossbuchstaben. Die Verfremdung der beiden "A" durch den
Ersatz von Mittelstrichen durch Punkte sei geringfügig.
K.
Mit Schreiben vom 19. Februar 2015 verzichtete die Vorinstanz auf die Ein-
reichung einer Stellungnahme und beantragte unter Hinweis auf die Be-
gründung der angefochtenen Verfügungen die Beschwerden kostenpflich-
tig abzuweisen.
L.
Auf die Durchführung einer öffentlichen Verhandlung haben die Parteien
stillschweigend verzichtet.
M.
Auf weitere Vorbringen wird im Rahmen der folgenden Erwägungen einge-
gangen, soweit sie rechtserheblich sind.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden
gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig
(Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni
2005 [VGG, SR 173.32]). Als Widerspruchsgegnerin hat die Beschwerde-
führerin an den Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen, als Adressatin
ist sie durch die angefochtenen Verfügungen besonders berührt (Art. 48
Abs. 1 Bst. a, b des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember
1968 [VwVG, SR 172.021]). Die Beschwerden wurden frist- und formge-
recht erhoben (Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 VwVG). Der Kostenvorschuss
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wurde fristgemäss bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die vereinigten Be-
schwerden Nrn. B-4615/2014 und B-4970/2014 ist somit einzutreten.
2.
Die Marke ist ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen
eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden
(Art. 1 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG,
SR 232.11]). Vom Markenschutz ausgeschlossen sind unter anderem Zei-
chen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Wa-
ren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Ver-
wechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG). Der Inhaber einer
älteren Marke kann gestützt auf Art. 3 Abs. 1 MSchG gegen die Eintragung
der jüngeren Marke innerhalb von drei Monaten nach ihrer Veröffentlichung
Widerspruch erheben (Art. 31 MSchG).
3.
3.1 Eine Widerspruchsmarke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang
mit den Waren und Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie bean-
sprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). Hat der Inhaber sie hingegen wäh-
rend eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gebraucht,
kann er sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, sofern keine wichti-
gen Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Der
fehlende Gebrauch einer Marke wird allerdings nicht von Amtes wegen be-
rücksichtigt (Urteile des BVGer B-246/2008 vom 26. September 2008 E. 2
"Red Bull/Dancing Bull"; B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 4 "Ad-
wista/Advista [fig.]"; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar
zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäi-
schen und internationalen Markenrechts, 2002, Art. 32 N. 2). Widerspre-
chende haben den Gebrauch der Widerspruchsmarke vielmehr glaubhaft
zu machen, falls die Gegenseite den Nichtgebrauch der älteren Marke be-
hauptet (Art. 32 MSchG). Die Nichtgebrauchseinrede muss formell in der
ersten Stellungnahme der Widerspruchsgegnerin an die Vorinstanz erho-
ben werden (Art. 22 Abs. 3 der Markenschutzverordnung vom 23. Dezem-
ber 1992 [MSchV, SR 232.111]; Urteil des BVGer B-40/2013 vom 21. Ok-
tober 2013 E. 2.2 "Egatrol/Egatrol"; vgl. LUCAS DAVID, in: Kommentar zum
schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz Muster- und Modellge-
setz, 2. Aufl. 1999, Art. 32 N. 6). Der Zeitraum, für den der Gebrauch der
Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen ist, bestimmt sich rückwärts ge-
rechnet ab dem Zeitpunkt dieser Einrede (Urteile des BVGer B-4465/2012
vom 11. Juni 2013 E. 2.2 "Life/Lifetec"; B-3416/2011 vom 17. Februar 2012
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E. 3.1 "Life/Mylife" [fig.]; MARKUS WANG, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.],
Markenschutzgesetz [MSchG], 2009, Art. 12 N. 9; KARIN BÜRGI LOCATELLI,
Der rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz, Schriften zum Me-
dien- und Immaterialgüterrecht [SMI] Bd. 85, 2008, S. 116 mit Hinweisen).
Bei der Glaubhaftmachung des Markengebrauchs im Sinne von Art. 32
MSchG kommt den Mitwirkungspflichten der Parteien (Art. 13 Abs. 1
VwVG) eine so erhebliche Bedeutung zu, dass in Abweichung vom Unter-
suchungsgrundsatz (Art. 12 VwVG) von der Anwendbarkeit der Verhand-
lungsmaxime auszugehen ist (Urteile des BVGer B-4465/2012 vom
11. Juni 2013 E. 2.8 "Life/Lifetec"; B-3416/2011 vom 17. Februar 2012
E. 3.1 "Life/Mylife [fig.]”; B-246/2008 vom 26. September 2008 E. 2 "Red
Bull/Dancing Bull").
3.2 Das Zeichen muss in markenmässiger Art und Weise gebraucht wor-
den sein (vgl. EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.],
Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Mar-
kenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 1303). Ein markenmässiger Gebrauch
liegt vor, wenn die Marke von den Abnehmern als Mittel zur Unterscheidung
verschiedener Produkte im Sinne eines Hinweises auf die betriebliche Her-
kunft erkannt wird (WANG, a.a.O., Art. 11 N. 7 f.) und setzt damit auch vo-
raus, dass sie den Abnehmern zur Kenntnis gelangt, indem sie auf dem
Markt der durch sie geschützten Waren bzw. Dienstleistungen benutzt wird
(DAVID, a.a.O., Art. 11 N. 10). Unter markenmässigem Gebrauch ist daher
ein Gebrauch im Wirtschaftsverkehr zu verstehen. Als Wirtschaftsverkehr
gilt jede ernsthafte Tätigkeit, unabhängig davon, ob sie gewinnbringend ist
oder nicht, soweit sie grundsätzlich kommerziell ausgeübt werden könnte
(MARBACH, a.a.O., Rz. 1324 f.; WANG, a.a.O., Art. 11 N. 46). Er fehlt, so-
lange das Zeichen lediglich konzernintern benutzt wird (Urteil des Bundes-
verwaltungsgerichts B-763/2007 vom 5. November 2007 E. 7 "K.Swiss
[fig.]/K Swiss [fig.]"; WANG, a.a.O., Art. 11 N. 46 ff.; DAVID, a.a.O., Art. 11,
N. 10; MARBACH, a.a.O., Rz. 1324 f.; WILLI, a.a.O., Art. 11 N. 27; BÜRGI
LOCATELLI, a.a.O., S. 36).
3.3 Rechtserhaltend ist der Gebrauch einer Marke, wie sie im Register ein-
getragen ist (BGE 130 III 267 E. 2.4 "Tripp Trapp"; DAVID, a.a.O., Art. 11
N. 13; BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 61; MARBACH, a.a.O., Rz. 1368), oder in
einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form (Art. 11
Abs. 2 MSchG; Urteile des BVGer B-7487/2010 vom 28. Juni 2011 E. 2.1
"Sparco [fig.]/Sparq"; B-3416/2011 vom 17. Februar 2012 E. 4.4 "Life/My-
life [fig.]“).
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3.4 In quantitativer Hinsicht genügt für einen ernsthaften Gebrauch eine
minimale Marktbearbeitung in verhältnismässig geringem Umfang, soweit
darin ein dauerhaftes und nicht bloss ein vorübergehendes Angebot und
zudem die Absicht zum Ausdruck kommen, jeder damit ausgelösten Nach-
frage zu entsprechen (Entscheide der Eidgenössischen Rekurskommis-
sion für geistiges Eigentum [RKGE] vom 4. März 2003 in sic! 2004 S. 39
E. 5 "Bosca/Luigi Bosca" und vom 26. Oktober 2001 in sic! 2002 S. 53 E. 3
"Express/Express clothing [fig.]"). Massgebend sind die branchenüblichen
Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns. Zu berücksichti-
gen sind Art, Umfang und Dauer des Gebrauchs sowie die besonderen
Umstände des Einzelfalls wie z.B. die Grösse und Struktur des in Frage
stehenden Unternehmens (Urteile des BVGer B-4465/2012 vom 11. Juni
2013 E. 2.5 "Life/Lifetec"; B-5830/2009 vom 15. Juli 2010 E. 3.2.1 "Fünf
Streifen [fig.]/Fünf Streifen [fig.]"; BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 38 ff.; ERIC
MEIER, L'obligation d'usage en droit des marques, Recherches juridiques
lausannoises Vol. 22, 2005, S. 50 ff.; WILLI, a.a.O., Art. 11 N. 38).
3.5 Nach dem Territorialitätsprinzip muss der rechtserhaltende Gebrauch
einer Marke grundsätzlich in der Schweiz erfolgt sein (Urteil des BGer
4A.253/2008 vom 14. Oktober 2008 E. 2.1 "Gallup"; BGE 107 II 356 E. 1.c
"La San Marco"; WANG, a.a.O., Art. 11 N. 50; WILLI, a.a.O., Art. 11 N. 31;
DAVID, a.a.O., Art. 11 N. 18).
3.6 Als rechtserhaltenden Gebrauch kann sich der Markeninhaber den Ge-
brauch der Marke durch Dritte, wie Tochterunternehmen oder Lizenzneh-
mern, anrechnen lassen, solange dieser mit seiner Zustimmung erfolgt ist
(Art. 11 Abs. 3 MSchG; WANG, a.a.O., Art. 11 N. 101; HERBERT
PFORTMÜLLER, Gebrauch durch den Lizenznehmer gilt als markenmässi-
ger Gebrauch, in: Martin Kurer et al. [Hrsg.], Binsenwahrheiten des Imma-
terialgüterrechts, Festschrift für Lucas David, Zürich 1996, S. 125 ff.,
S. 127; vgl. auch BGE 107 II 356 E. 1c "La San Marco").
3.7 Behauptet der Widerspruchsgegner den Nichtgebrauch der älteren
Marke nach Art. 12 Abs. 1 MSchG, so hat der Widersprechende den Ge-
brauch seiner Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaub-
haft zu machen (Art. 32 MschG). Glaubhaftmachen bedeutet, dem Gericht
aufgrund objektiver Anhaltspunkte den Eindruck zu vermitteln, dass die
fraglichen Tatsachen nicht bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind
(BGE 130 III 328 E. 3.2 "Uhrenarmband [3D]"; 120 II 393 E. 4.c; 88 I 11
E. 5.a; Urteil des BVGer B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.8 "Life/Life-
tec"; WILLI, a.a.O., Art. 32 N. 7; CHRISTOPH GASSER, in: Noth/Bühler/
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Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2009, Art. 32 N. 21;
WANG, a.a.O., Art. 12 N. 62). Nicht erforderlich ist hingegen die volle Über-
zeugung des Gerichts, doch muss dieses zumindest die Möglichkeit, dass
die behaupteten Tatsachen stimmen, höher einschätzen als das Gegenteil
(Urteile des BVGer B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.8 "Life/Lifetec";
B-4540/2007 vom 15. September 2008 E. 4 „Streifenmarke/Streifen-
marke“; B-7449/2006 vom 20. August 2007 E. 4 "Exit [fig.]/Exit one";
KÖLZ/HÄNER/ BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-
pflege des Bundes, 3. Aufl. 2013, Rz. 482; DAVID, a.a.O., Art. 12 N. 16;
BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 191). Als mögliche Belege für den rechtserhal-
tenden Gebrauch dienen Urkunden (Rechnungen, Lieferscheine) und Au-
genscheinobjekte (Etikettenmuster, Verpackungen, Kataloge, Prospekte).
Sie müssen sich auf den massgeblichen Zeitraum vor der Einrede des
Nichtgebrauchs beziehen, was deren einwandfreie Datierbarkeit voraus-
setzt. Undatierte Belege können aber unter Umständen in Kombination mit
anderen, datierten Belegen berücksichtigt werden (Urteile des BVGer
B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.9 "Life/Lifetec"; B-3416/2011 vom
17. Februar 2012 E. 4.2 "Life/Mylife" [fig.]; B-4540/2007 vom 15. Septem-
ber 2008 E. 4 „Streifenmarke/Streifenmarke“; B-7449/2006 vom 20. Au-
gust 2007 E. 4 "Exit [fig.]/Exit one"; BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 192; vgl.
MARBACH, a.a.O., Rz. 1365). Alle relevanten Beweise sind umfassend
nach freier Überzeugung zu würdigen (Art. 19 VwVG in Verbindung mit
Art. 40 des Bundesgesetzes vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszi-
vilprozess [BZP, SR 273]; Urteil des BVGer B-6736/2013 vom 22. Mai 2014
E. 3.3.2; PHILIPP J. DANNACHER, Beweisrechtliche Besonderheiten der im-
materialgüterrechtlichen Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
sic! 2014, S. 276; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, a.a.O., Rz. 483; MOSER/
BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
Handbücher für die Anwaltspraxis Bd. X, 2. Aufl. 2013, Rz. 3.140). Wesent-
lich ist dabei eine Gesamtwürdigung; diese kann auch durch Beweismittel
beeinflusst werden, die bei isolierter Betrachtung ungenügend sind
(MARBACH, a.a.O., Rz. 1363; vgl. Urteil des BVGer B-7500/2006 vom
19. Dezember 2007 E. 5.1 "Diva Cravatte [fig.]/DD Divo Diva [fig.]").
4.
Umstritten ist vorliegend ob die Beschwerdegegnerin den ernsthaften Ge-
brauch der Widerspruchsmarke im Wirtschaftsverkehr glaubhaft gemacht
hat, nicht aber der Umstand, dass ein allfälliger konzernexterner Gebrauch
durch ihre Tochtergesellschaft mit ihrer Zustimmung erfolgt wäre. Im Zent-
rum steht die Frage, ob die mit der Widerspruchsmarke versehenen Waren
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Gesichtscreme, Schönheitsseren, Augenkorrektur-Cremen, Körperlotio-
nen der Klasse 3 durch die Beschwerdegegnerin oder stellvertretend durch
deren Schweizer Tochtergesellschaft auf dem Schweizer Markt in Verkehr
gebracht wurden und die Widerspruchsmarke somit im Wirtschaftsverkehr
benutzt worden ist. Es ist Aufgabe der Beschwerdegegnerin, die erforder-
lichen Belege zur Bekräftigung dieses Aspekts zu liefern, um den rechtser-
haltenden Gebrauch ihrer Marke glaubhaft zu machen (Urteil des Bundes-
verwaltungsgerichts B-763/2007 vom 5. November 2007 E. 6 "K.Swiss
[fig.]/K Swiss [fig.]"). Vor diesem Hintergrund ist zu prüfen, ob die Vorin-
stanz zu Recht davon ausgegangen ist, dass die Beschwerdegegnerin den
rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke mittels der von ihr
eingereichten Belege für die Waren Gesichtscreme, Schönheitsseren, Au-
genkorrektur-Cremen, Körperlotionen der Klasse 3 glaubhaft gemacht ha-
be.
4.1 Wird die Marke ausschliesslich zwischen zwei oder mehreren Gesell-
schaften gebraucht, die in einem engen rechtlichen Verhältnis zueinander
stehen, wie dies bei einem Konzern der Fall ist, genügt dies nicht, um den
rechtserhaltenden Gebrauch zu bejahen. Die mit der Marke versehenen
Produkte müssen dafür vielmehr mit den Produkten eines oder mehrerer
Dritten in Konkurrenz gesetzt werden (Urteil des Bundesverwaltungsge-
richts B-763/2007 vom 5. November 2007 E. 7 "K.Swiss [fig.]/K Swiss
[fig.]"; MEIER, a. a. O., S. 31; BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 36). In einem
patentrechtlichen Fall hat das Bundesgericht festgehalten, dass eine "Än-
derung der Verfügungsgewalt" vorliegen muss, um von Inverkehrsetzung
sprechen zu können. Eine solche liege nicht vor, wenn die Ware bloss ei-
nem neuen Spediteur anvertraut werde, ohne dass sich gleichzeitig ein
Veräusserungsgeschäft verwirkliche (vgl. BGE 115 II 279 ff. E. 4.b mit Hin-
weisen). Mit anderen Worten hat die mit der Marke versehene Ware die
innerbetriebliche Sphäre des Unternehmens des Markeninhabers zu ver-
lassen bzw. liegt ein rechtserhaltender Markengebrauch in der Regel nur
vor, wenn die Waren oder Dienstleistungen auch ausserhalb der Konzern-
gesellschaften erhältlich sind und die Sphäre der Konzerntochter verlassen
(Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-763/2007 vom 5. November
2007 E. 7 "K.Swiss [fig.]/K Swiss [fig.]"; vgl. auch Urteil des EuGH vom
11. März 2003 C-40/01 Ansul/Ajax, Slg. 2003 I-2472 Rn. 37; KARL-HEINZ
FEZER, Markenrecht, Kommentar zum Markengesetz, zur Pariser Ver-
bandsübereinkunft und zum Madrider Markenabkommen, 4. Auflage, Mün-
chen 2009, § 26 N. 11, 42 sowie DAVID, a. a. O. Art. 11 N. 10). Hierauf wird
im Rahmen der Prüfung der Gebrauchsbelege näher einzugehen sein.
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Seite 11
4.2 Da die Beschwerdeführerin die Einrede des Nichtgebrauchs mit Wider-
spruchsantwort vom 2. Dezember 2013 frist- und formgerecht erhoben hat,
hat die Beschwerdegegnerin den rechtserhaltenden Gebrauch für die Zeit
vom 3. Dezember 2008 bis 2. Dezember 2013 glaubhaft zu machen
(E. 3.1).
4.3 Als Gebrauchsbelege hat die Beschwerdegegnerin die nachfolgend
dargestellten Unterlagen eingereicht:
- Sammelbeilagen 1-25: Rechnungskopien betreffend den Zeit-
raum Oktober 2009 bis August 2013;
- Sammelbeilagen 26-32: Publikationsbelege aus in der Schweiz
erhältlichen Magazinen aus dem Zeit-
raum Januar 2009 bis Dezember 2011;
- Beschwerdebeilage 2: Online HR-Auszug betr. Pierre Fabre
(Suisse) S.A.;
- Beschwerdebeilage 3: Auszug aus www.pierre-fabre-dermatolo-
;
- Beschwerdebeilagen 4, 5: Auszüge aus ;
- Beschwerdebeilage 6: Produktliste;
- Beschwerdebeilagen 7-12: Zeitschriften- und Broschüren-Anzeigen.
5.
Die Beschwerdegegnerin hat mittels Auszügen aus den relevanten Han-
delsregistern und Kopien der auf ihrer Homepage erläuterten Vertriebs-
struktur (Beschwerdebeilagen 2-5) glaubhaft gemacht, dass die Pierre
Fabre (Suisse) SA ihre Tochtergesellschaft ist, deren Aufgabe die Herstel-
lung und der Vertrieb der Produkte der Beschwerdeführerin ist. Rechtsfeh-
lerfrei und in der vorliegenden Beschwerde nicht beanstandet durfte die
Vorinstanz annehmen, dass die Zustimmung der Beschwerdegegnerin für
einen Gebrauch der Marke ELUAGE durch die Pierre Fabre (Suisse) SA
vorliegt.
5.1 Den Ausschlag für die teilweise positive Beurteilung der Belege durch
die Vorinstanz gaben die Rechnungskopien der Sammelbeilagen 1-25 mit
einer Auflistung der einzelnen verkauften Waren inkl. Artikelnummern und
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entsprechenden Preisen in Verbindung mit der Produktliste (Beschwerde-
beilage 6). Inwiefern diese einen rechtserhaltenden Gebrauch gegenüber
den relevanten Verkehrskreisen darstellen, hat die Beschwerdegegnerin
nicht dargelegt. Der Verkauf der Waren der Beschwerdegegnerin an ihre
Tochtergesellschaft führt gestützt auf die bereits vorne zitierte Doktrin und
Rechtsprechung zu einem rein betriebsinternen Warenfluss, also nicht zu
einem Wirtschaftsverkehr mit Dritten (Urteil des Bundesverwaltungsge-
richts B-763/2007 vom 5. November 2007 E. 8.7 "K.Swiss [fig.]/K Swiss
[fig.]"). Aus den entsprechenden Belegen wird nicht ersichtlich, dass die in
die Schweiz gelieferten Produkte effektiv die wirtschaftliche Sphäre der
Tochtergesellschaft verlassen haben. Die Rechnungsbelege belegen die
Lieferung von durch die Widerspruchsmarke gekennzeichneten Waren an
die Astreos CH Sàrl. Gemäss der oben zitierten Rechtsprechung des Bun-
desgerichts liegt jedoch keine Änderung der Verfügungsgewalt vor, wenn
die Waren einer konzernexternen Logistikfirma oder einem konzernexter-
nen Lagerhalter bloss anvertraut werden, ohne dass sich gleichzeitig ein
Veräusserungsgeschäft verwirklicht (vgl. BGE 115 II 279 ff. E. 4 b). Der
Umstand allein, dass die Zweckbestimmung der Astreos CH Sàrl eine kon-
zernexterne Weiterveräusserung an Detaillisten, namentlich Schweizer
Kosmetikläden und Apotheken, nicht ausschliesst, vermag einen Beleg,
welcher die Inverkehrsetzung der Waren glaubhaft macht, nicht zu erset-
zen. Die Beschwerdeführerin weist zurecht darauf hin, dass die Rech-
nungskopien die Pierre Fabre (Suisse) SA als Rechnungsempfängerin
nennen, und damit auf die mangelnde rechtserhaltende Wirkung eines
konzerninternen Gebrauchs. Die Rechnungskopien können zwar der Mar-
keninhaberin zugeordnet werden, doch fehlt damit noch ein Beleg für die
konzernexterne Inverkehrsetzung dieser Ware bzw. Marken (E. 3.2). Ent-
sprechend erscheint die diesbezügliche Rüge der Beschwerdeführerin zu-
treffend.
5.2 Als irrelevant für den rechtserhaltenden Gebrauch der Marke erweisen
sich die übrigen, von der Beschwerdegegnerin ins Recht gelegten Belege,
wie die Vorinstanz zu Recht festgestellt hat. Einerseits bleibt ungewiss, ob
sie in den relevanten Zeitraum fallen (Beilagen Nrn. 27, 28, 32; Beschwer-
debeilagen Nr. 7-12), andererseits manifestiert sich alleine in Abbildungen
einzelner Produkte noch kein ausreichender Präsenzwille am Markt (Bei-
lagen Nrn. 26, 29, 30). Im Übrigen vermögen sie die an die Ernsthaftigkeit
gestellten Anforderungen (E. 3.4) nicht im erforderlichen Mass glaubhaft zu
machen (Beilage Nr. 31).
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5.3 Mithin hat die Vorinstanz zu Unrecht entschieden, die Beschwerdegeg-
nerin habe mit den von ihr ins Recht gelegten Belegen den rechtserhalten-
den Gebrauch der Widerspruchsmarke für die Waren saponi; profumeria,
olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici der Klasse 3 glaubhaft
gemacht.
6.
Zusammenfassend ergibt sich, dass die Beschwerden gutzuheissen sind
und die angefochtenen Verfügungen aufzuheben sind. Die Widersprüche
sind vollumfänglich abzuweisen, soweit sie von der Vorinstanz gutgeheis-
sen wurden.
7.
Bei diesem Ausgang sind die Gerichtskosten der Beschwerdegegnerin auf-
zuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG und Art. 64 Abs. 1 VwVG).
7.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache,
Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen
(Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar
2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungs-
gericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundes-
verwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE),
wobei in Anlehnung an die höchstrichterliche Praxis im vorliegenden Fall
ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen wird
(vgl. BGE 133 III 492 E. 3.3 "Turbinenfuss" mit Hinweisen). Es rechtfertigt
sich daher, die Verfahrenskosten auf Fr. 6'000.– festzulegen. Da diese der
Beschwerdegegnerin aufzuerlegen sind, ist der Beschwerdeführerin der in
dieser Höhe geleistete Kostenvorschuss zurückzuerstatten.
7.2 In den vorinstanzlichen Verfahren ist die Beschwerdeführerin teilweise
unterlegen. Aufgrund des Verfahrensausgangs vor dem Bundesverwal-
tungsgericht braucht sie sich an den vorinstanzlichen Verfahrenskosten je-
doch nicht zu beteiligen.
7.3 Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine
Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zulasten des
Beschwerdeführers zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG in Verbin-
dung mit Art. 7 Abs. 1 VKGE). Vorliegend verlangt die Beschwerdeführerin
eine Parteientschädigung, reicht aber keine Kostennote ein. Mangels Kos-
tennote ist die Parteientschädigung zugunsten der Beschwerdeführerin auf
Grund der Akten festzusetzen (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Art. 7 Abs. 1
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VGKE). Die Beschwerdeverfahren wurden jeweils über einen Schriften-
wechsel geführt und gingen nicht wesentlich über den vorinstanzlichen Auf-
wand hinaus, weshalb die Beschwerdegegnerin der Beschwerdeführerin
für die Beschwerdeverfahren eine Parteientschädigung von Fr. 3'825.–
auszurichten hat.
7.4 Gemäss Art. 34 MSchG bestimmt die Vorinstanz in welchem Masse die
Kosten der obsiegenden Partei im vorinstanzlichen Verfahren von der un-
terliegenden zu ersetzen sind. Die Vorinstanz veranlagte zu Gunsten der
obsiegenden Partei für die erstinstanzlichen Verfahren eine Entschädigung
von Fr. 1'000.– pro Schriftenwechsel und schlug die Parteientschädigung
vor dem Hintergrund des Verfahrensausgangs wett (Richtlinien des IGE in
Markensachen vom 1. Juli 2014, Teil 5, Ziffer 8.4). Angesichts des Verfah-
rensausgangs sind diese Regelungen aufzuheben. Entsprechend setzt
das Bundesverwaltungsgericht die Parteientschädigung für die erstinstanz-
lichen Verfahren auf Fr. 4'000.– zugunsten der Beschwerdeführerin fest.
8.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen
(Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR
173.110]). Es wird daher mit der Eröffnung rechtskräftig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerden werden gutgeheissen. Die Ziffern 2 und 3 der Wiederer-
wägungsentscheide in den Widerspruchsverfahren Nr. 13153 und
Nr. 13301 vom 29. Oktober 2014 werden aufgehoben und die Widersprü-
che vollumfänglich abgewiesen.
2.
2.1 Die Verfahrenskosten von Fr. 6'000.– werden der Beschwerdegegnerin
auferlegt. Sie hat diese innert 30 Tagen ab Eröffnung dieses Urteils zu
Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.
2.2 Der Beschwerdeführerin wird der geleistete Kostenvorschuss von
Fr. 6'000.– aus der Gerichtskasse zurückerstattet.

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3.
3.1 Der Beschwerdeführerin wird für das vorliegende Verfahren zulasten
der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung von Fr. 3'825.– zuge-
sprochen.
3.2 Die Ziffern 7 der vorinstanzlichen Wiedererwägungsentscheide vom
29. Oktober 2014 in den Widerspruchsverfahren Nr. 13153 und Nr. 13301
werden aufgehoben. Der Beschwerdeführerin wird für die erstinstanzlichen
Verfahren zulasten der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung
von Fr. 4'000.– zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
– die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Rückerstattungs-
formular, Beschwerdebeilagen zurück)
– die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilage: Einzahlungsschein)
– die Vorinstanz (Ref-Nr. 13153 und 13301; Einschreiben; Beilagen:
Vernehmlassungsbeilagen zurück)

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:

David Aschmann Karin Behnke

Versand: 6. Juni 2016