B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Abteilung II
B-7046/2015
Ur t e i l vom 2 0 . D e z embe r 2 0 1 6
Besetzung
Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richter Marc Steiner, Richterin Vera Marantelli,
Gerichtsschreiberin Karin Behnke.
Parteien
Apple Inc.,
1, Infinite Loop, US-CA 95014 Cupertino,
vertreten durch die Rechtsanwälte
Dr. Michael Treis und Timo Leis,
Baker & McKenzie Zurich,
Holbeinstrasse 30, Postfach, 8034 Zürich,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand
Internationale Registrierung Nr. 1152788 IPAD MINI.
B-7046/2015
Seite 2
Sachverhalt:
A.
Am 28. März 2013 notifizierte die Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle (OMPI) die Eintragung der IR-Marke der Beschwerdeführerin
Nr. 1'152'788 IPAD MINI mit Ursprungsland Vereinigte Staaten von Ame-
rika. Sie beansprucht Schutz für folgende Dienstleistungen der Klasse 9:
"Dispositifs électroniques numériques mobiles de poche composés d'une tablette
électronique, d'une liseuse numérique (livres et périodiques), d'un lecteur audio et
vidéo numérique, d'un appareil de prise de vues, d'un agenda personnel électro-
nique, d'un assistant numérique personnel, d'un calendrier électronique ainsi que
d'un dispositif pour systèmes de repérage universel (GPS), et capable de se con-
necter à Internet et d'envoyer, de recevoir et de stocker des messages et autres
données."
B.
Ausgehend von dieser internationalen Registrierung und der beantragten
Schutzausdehnung auf die Schweiz erliess die Vorinstanz am 18. März
2014 eine vollständige provisorische Schutzverweigerung ("Notification de
refus provisoire total [sur motifs absolus]") mit der Begründung, das Zei-
chen bedeute "tablette petite avec technologie de l'information" oder "petite
tablette pour l'internet." Es handle sich daher um ein beschreibendes Zei-
chen, das nicht unterscheidungskräftig sei und dem Gemeingut angehöre.
C.
Mit Schreiben vom 27. Mai 2014 widersprach die Beschwerdeführerin der
Vorinstanz. Sie machte insbesondere geltend, aufgrund einer eingehenden
Prüfung der Markenanmeldung 50429/2010 sei die Vorinstanz am 24. Sep-
tember 2010 zum Schluss gelangt, dass das Zeichen IPAD für die betref-
fenden Waren und Dienstleistungen kennzeichnungskräftig sei, und habe
die Marke IPAD unter der Nummer 605'840 eingetragen.
D.
Mit Schreiben vom 31. Juli 2014 hielt die Vorinstanz an ihrer provisorischen
Schutzverweigerung fest.
E.
Mit Schreiben vom 30. September 2014 hielt die Beschwerdeführerin an
ihrer Auffassung fest, IPAD MINI sei originär unterscheidungsfähig.
B-7046/2015
Seite 3
F.
Am 29. September 2015 wies die Vorinstanz die Marke IR Nr. 1'152'788
IPAD MINI für sämtliche beanspruchten Waren der Klasse 9 zurück. Zur
Begründung führte sie im Wesentlichen aus, das Zeichen werde von den
Abnehmerkreisen ohne jegliche Gedankenarbeit als "kleiner Internet-Tab-
let-Computer", "kleiner internetfähiger Tablet-Computer" oder "kleiner Tab-
let-Computer mit informationstechnologischen Spezialfunktionen" verstan-
den, in welchem Sinne das Zeichen direkt die Art der beanspruchten Waren
in Klasse 9 beschreibe. Den Bestandteil "I" deutete sie als Hinweis auf In-
ternet, Information oder Informationstechnologie. "Pad" bedeute einerseits
"a thick piece of soft material, typically used to protect or shape something,
or to absorb liquid", anderseits auch Tablet-Computer (ein Gerät, das über
eine berührungssensitive Oberfläche verfüge und damit eine Bedienung
mit einem oder mehreren Fingern ermögliche). "Mini" heisse sowohl im
Deutschen wie im Englischen "(sehr) klein" und werde in ständiger Prü-
fungspraxis im Sinne von "klein" zurückgewiesen. Das Gebot der Gleich-
behandlung sei nicht verletzt und eine Grenzfallregelung liege nicht vor.
G.
Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom
2. November 2015 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht. Sie be-
antragt, die Verfügung vom 29. September 2015 sei aufzuheben und die
Vorinstanz sei anzuweisen, die internationale Registrierung Nr. 1'152'788
für alle in der Klasse 9 beanspruchten Waren zum Schutz in der Schweiz
zuzulassen. Eventualiter sei die Verfügung vom 29. September 2015 auf-
zuheben und zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Unter
Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Vorin-
stanz. Unbestritten sei, dass "PAD" für die beanspruchten Waren nicht be-
schreibend sei, sofern es im Sinne einer herkömmlichen Übersetzung des
englischen Begriffs als "Polster" oder "Block" verstanden werde. Die Vo-
rinstanz behaupte aber, die massgeblichen Schweizer Verkehrskreise wür-
den "PAD" als Synonym für "Tablet-Computer" verwenden. Dieser Sprach-
wandel werde bestritten. Ferner bestehe ein ungerechtfertigter Wider-
spruch zur bestehenden Praxis. Es sei nicht nachvollziehbar, inwiefern das
Element "IPAD", kombiniert mit dem Element "MINI", beschreibend sein
solle, während "IPAD" in Alleinstellung sowie kombiniert mit "AIR", "SMART
COVER" oder "MADE FOR" als unterscheidungskräftig beurteilt worden
sei. Die IR Marke "IPAD MINI" sei ein in hohem Masse unterscheidungs-
kräftiges Zeichen, welchem der Markenschutz in der Schweiz gebühre. Zu-
dem verletze die Vorinstanz den Gleichbehandlungsgrundsatz mit Dritt-
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Seite 4
marken (Marke "GPAD") und sei zumindest von einem Grenzfall auszuge-
hen, der nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung im Rahmen der Prü-
fung der absoluten Ausschlussgründe einzutragen sei, da im Streitfall stets
die zivilrechtliche Überprüfung der eingetragenen Marke vorbehalten
bleibe.
H.
Mit Vernehmlassung vom 14. Dezember 2015 beantragte die Vorinstanz
die kostenfällige Abweisung der Beschwerde.
I.
Am 8. März 2016 fand eine Parteiverhandlung statt, anlässlich derer die
Parteien ihre bereits im schriftlichen Verfahren geäusserten Argumente er-
neuerten.
J.
Auf weitere Vorbringen der Parteien wird, soweit sie rechtserheblich sind,
in den Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge-
gen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig
(Art. 31, 32 und 33 Bst. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni
2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der
angefochtenen Verfügung durch diese beschwert und hat ein schutzwürdi-
ges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Be-
schwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Bundesverwaltungsverfah-
rensgesetzes vom 20. Dezember 1968 [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist
und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der Kosten-
vorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), der Vertreter
hat sich rechtsgenüglich ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwVG) und die übri-
gen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG).
Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
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Seite 5
2.
2.1 Die Vorinstanz äusserte sich zum Sinngehalt des Zeichens im Wesent-
lichen wie folgt: Der Buchstabe "I" stehe als Abkürzung unter anderem für
Information oder Internet und werde gemäss ständiger Prüfungspraxis in
Kombination mit anderen beschreibenden Elementen als Hinweis auf In-
ternet, Information oder Informationstechnologie verstanden. Dies habe
auch das Bundesverwaltungsgericht in den Urteilen B-6430/2008 vom
24. November 2009 "IPHONE" und B-649/2009 vom 12. November 2009
"i-option" bestätigt.
"Pad" heisse im Englischen "a thick piece of soft material, typically used to
protect or shape something, or to absorb liquid", "a protective guard worn
by a sports player to protect a part of the body" oder "a number of sheets
of blank paper festened together at one edge, used for writing or drawing",
was mit Pad, Bausch, Polster beziehungsweise Block übersetzt werde. Zu-
dem bezeichne Pad ein Gerät, das über eine berührungssensitive Oberflä-
che verfüge und damit eine Bedienung mit einem oder mehreren Fingern
ermögliche; in diesem Sinne werde Pad als Synonym für Tablet-Computer
verwendet.
"Mini" schliesslich heisse im Deutschen und Englischen (sehr) klein und
werde gemäss ständiger Prüfungspraxis des Instituts grundsätzlich mit die-
sem Sinngehalt zurückgewiesen.
2.2 Die Beschwerdeführerin bringt dagegen vor, das Bundesverwaltungs-
gericht habe im Urteil B-6430/2008 lediglich festgehalten, der Buchstabe
"I" könne für sich verschiedene Bedeutungen annehmen, je nachdem, in
welchem Kontext er stehe. Damit habe es zugleich bestätigt, dass auch
alternative Interpretationen denkbar seien. Entsprechend sei jeweils eine
sorgfältige Prüfung der Umstände vorzunehmen, bevor pauschal davon
ausgegangen werde, der Zeichenbestandteil "I" sei als Hinweis auf das In-
ternet zu verstehen. Das Zeichen IPAD MINI sei Teil der bekannten "i-Mar-
ken-Familie", bei welcher das i-Präfix keineswegs einen blossen Hinweis
auf das Internet darstelle, sondern geradezu charakteristisches Merkmal
für die Herkunft der Marke aus dem Hause der Beschwerdeführerin sei.
Sofern Pad im Sinne einer herkömmlichen Übersetzung des englischen
Begriffs als Polster oder Block verstanden werde, beschreibe es die bean-
spruchten Waren nicht. Die Vorinstanz stelle sich erst neuerdings auf den
Standpunkt, Pad sei beschreibend, weil die massgeblichen Schweizer Ver-
kehrskreise den Begriff als Synonym für Tablet-Computer verwendeten.
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Dieser angebliche Sprachwandel werde bestritten. Die Vorinstanz stütze
ihre Annahme auf ein einziges Online-Fachwörterbuch und die Verwen-
dung von "Pad" durch Konkurrenten der Beschwerdeführerin. Dieser An-
nahme könne jedoch keineswegs gefolgt werden, liessen sich doch im In-
ternet Belege für nahezu jede denkbare Behauptung finden. Eine Prüfung
der in der Schweiz gängigsten Online-Wörterbücher wie "",
"" und "" lege Gegenteiliges nahe. Sie lieferten zahlreiche
Möglichkeiten zur Verwendung von Pad, erwähnten aber an keiner Stelle
eine synonyme Bedeutung zu Tablet-Computer. Der behauptete Sprach-
wandel könne insbesondere nicht damit begründet werden, dass zahlrei-
che Konkurrenten der Beschwerdeführerin den Begriff Pad zur Bezeich-
nung von mit dem iPad vergleichbaren Geräten verwenden würden. Denn
der grosse Erfolg der Beschwerdeführerin mit den verschiedenen IPAD-
Marken habe auch Konkurrenten auf den Plan gerufen, welche versuchten
durch anlehnende Bezeichnungen ihrer Produkte vom Ruf und Erfolg der
Beschwerdeführerin zu profitieren. Es sei prinzipiell stossend, dass der
grosse Erfolg der Beschwerdeführerin mit ihren "IPAD-Marken" letztlich zu
ihrem blossen Nachteil ausgelegt werde.
3.
Innerhalb einer Frist von 18 Monaten ab der Mitteilung der internationalen
Markenregistrierung konnte die Vorinstanz erklären, dass sie der Marke
"IPAD MINI" den Schutz in der Schweiz verweigere (Art. 5 Abs. 2 Bst. b des
Protokolls vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die internati-
onale Registrierung von Marken [MMP, SR 0.232.112.4] und die entspre-
chende Erklärung der Schweiz; vgl. BGE 130 III 371 f. E. 1.2 "Color Focus"
mit Hinweisen). Sie musste dafür mindestens einen oder mehrere in der
Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in
Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ, SR 0.232.04), erwähnten Grund ange-
ben (Art. 5 Abs. 1 MMP). Mit der Mitteilung der Registrierung der Marke
IR 1'152'788 IPAD MINI am 28. März 2013 und dem Versand der proviso-
rischen Schutzverweigerung am 18. März 2014 wurde diese Frist einge-
halten.
4.
4.1 Als Zurückweisungsgrund kann die Vorinstanz angeben, dass die Mar-
ke jeder Unterscheidungskraft entbehre oder ausschliesslich aus Zeichen
oder Angaben zusammengesetzt sei, die im Verkehr zur Bezeichnung der
Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Werts, des Ur-
sprungsorts der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen können
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oder im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen
Verkehrsgepflogenheiten des Schutzlandes üblich sind (Art. 6quinquies Bst. B
Ziff. 2 PVÜ). Diesen Grund hat die Vorinstanz unter Hinweis auf den inhalt-
lich übereinstimmenden Tatbestand von Art. 2 Bst. a des Markenschutzge-
setzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11), der "Zugehörigkeit zum
Gemeingut", angerufen. Lehre und Praxis zu dieser Norm können damit
herangezogen werden (BGE 128 III 454 E. 2 "Yukon", BGE 114 II 371 E. 1
"Alta tensione").
4.2 Als Gemeingut sind Zeichen anzusehen, die nicht zur Identifikation von
Waren oder Dienstleistungen dienen können und vom Publikum nicht als
Hinweis auf eine bestimmte Betriebsherkunft verstanden werden
(STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: Basler Kommentar [in der Folge:
BK], Markenschutzgesetz, Wappenschutzgesetz, Art. 2 MSchG Rz. 34).
Der Begriff des Zeichens des Gemeinguts ist ein Sammelbegriff für Sach-
bezeichnungen, Herkunftsangaben, beschreibende Angaben, Freizeichen
sowie für elementare Zeichen. Der Grund für den Schutzausschluss ist im
Freihaltebedürfnis oder in der fehlenden Unterscheidungskraft des Zei-
chens begründet (Urteil des BVGer B-7426/2006 vom 30. September 2008
"The Royal Bank of Scotland", Urteil des BVGer B-8371/2007 vom 19. Juni
2008 E. 4 "Leader"; CHRISTOPH WILLI, Kommentar Markenschutzgesetz,
Das schweizerische Markenrecht unter Berücksichtigung des europäi-
schen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2 N. 34).
4.3 Die Unterscheidungskraft fehlt Zeichen, die beschreibend sind. Be-
schreibende Zeichen sind Angaben, die sich in einem direkten Bezug zum
gekennzeichneten Gegenstand erschöpfen, also von den massgeblichen
Verkehrskreisen ausschliesslich als Aussage über bestimmte Eigenschaf-
ten der zu kennzeichnenden Waren oder Dienstleistungen verstanden wer-
den. Hierunter fallen namentlich Wörter, die geeignet sind, im Verkehr als
Hinweis auf Art, Zusammensetzung, Qualität, Quantität, Bestimmung, Ge-
brauchszweck, Wert, Inhalt, Form, Verpackung oder Ausstattung der Ware
oder Dienstleistung aufgefasst zu werden (EUGEN MARBACH, in: von Bü-
ren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbs-
recht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009 N. 247, 313 f.). Ob eine Marke
als ausschliesslich beschreibende Angabe zum Gemeingut zählt, ist in ih-
rem Gesamteindruck zu prüfen. Aus der Massgeblichkeit des Gesamtein-
drucks folgt, dass ein Zeichen nicht bereits deshalb vom Markenschutz
ausgenommen ist, weil es einen gemeinfreien Bestandteil enthält. Ent-
scheidend ist vielmehr, dass die Marke als Ganzes (in Kombination aller
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Seite 8
Elemente) nicht von gemeinfreien Elementen geprägt wird (BGE 99 II 403
E. 1a "Biovital"; BGE 104 Ib 139 E. 2 "Sano-Vital").
4.4 Zum Gemeingut zählen auch Wortverfremdungen und Abwandlungen
von Angaben, sofern deren beschreibender Sinngehalt noch deutlich er-
kennbar ist (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: BK, Art. 2 MSchG
Rz.117). Ob er verstanden wird, ist im Einzelfall zu beurteilen, wobei es
namentlich auf das Ausmass der Verfremdung und die begriffliche Geläu-
figkeit der beschreibenden Angabe ankommt, die in der Marke anklingt. Im
Regelfall wird diese durch die Hinzufügung eines einzelnen Buchstabens
nicht unkenntlich werden (vgl. Entscheide des BVGer vom 21. Juni 2007,
B-7408/2006, E. 4.1 "bticino" und vom 24. November 2009, B-6430/2008,
E. 3.3.3 "Iphone"), aber in Ausnahmefällen ist ein stark abweichender Ge-
samteindruck, der auch den Sinngehalt verändert, z.B. bei vorangestellten
Vokalen oder auch nur eines Buchstabens wegen rasch verwandelt wir-
kenden Kurzzeichen (Akronymen) auch hier möglich (Beispiel "Leganza" –
"Eleganza" bei STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: BK, Art. 2 MSchG RZ.
117; vgl. BGE 121 III 377 E. 2b "Boss/ Boks"; Entscheid des BVGer vom
20. Dezember 2013 in sic! 2014 S. 297 "VZ [fig.]/SVZ"; JOLLER, a.a.O.,
Art. 3 N. 154).
4.5 Bei Wortverbindungen oder aus mehreren Einzelwörtern zusammen-
gesetzten Zeichen ist zunächst der Sinn der einzelnen Bestandteile zu er-
mitteln und dann zu prüfen, ob sich aus ihrer Verbindung im Gesamtein-
druck ein die Ware oder Dienstleistung beschreibender, unmittelbar ver-
ständlicher Sinn ergibt (Urteile des BVGer B-5518/2007 vom 18. April 2008
E. 4.2 "Peach Mallow", B-8484/2009 vom 14. April 2010 E. 2.5 "Trendline,
Comfortline" und B-2854/2010 vom 26. Oktober 2010 E. 3 "Proseries").
4.6 Bei der Beurteilung der Entartung eines markenfähigen Zeichens zum
Freizeichen als Phänomen differenziert die Rechtsprechung zwischen re-
gistrierten und nicht registrierten Zeichen: Bei registrierten Zeichen ist die
Umwandlung einer Marke in ein Freizeichen erst abgeschlossen, wenn alle
an der Herstellung, dem Vertrieb und dem Erwerb der Ware bzw. der Inan-
spruchnahme der Dienstleistung beteiligten Kreise das Zeichen nicht mehr
als Hinweis auf einen bestimmten Geschäftsbetrieb bzw. eine spezifische
Ware oder Dienstleistung, sondern als Gemeingut, d.h. als Waren- oder
Gattungsname, ansehen. Demgegenüber ist ein nicht als Marke geschütz-
tes Zeichen schon dann Gemeingut, wenn nur ein Kreis, z.B. die Fachleute
oder die Abnehmer, es allgemein als Gattungszeichen verwenden (BGE
130 III 113 E. 3.3 "Montessori").
B-7046/2015
Seite 9
4.7 Massgeblich für die naheliegende Erkennbarkeit des beschreibenden
Charakters sind die im Registereintrag erwähnten Waren und Dienstleis-
tungen (WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 21; MARBACH, a.a.O., N. 100 ff.). An die
Stelle einer bei abstrakter Betrachtung noch möglichen Mehrdeutigkeit ei-
nes Zeichens kann ein eindeutiger Sinn mit beschreibendem Charakter tre-
ten, sobald das Zeichen mit einer bestimmten Ware oder Dienstleistung in
Beziehung gebracht wird (Urteil des BGer 4A.5/2004 vom 25. November
2004 E. 3.3 "Firemaster"; WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 90).
5.
Um zu prüfen, ob die Marke IPAD MINI dem Gemeingut zuzurechnen ist,
sind als Erstes die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen. Das strit-
tige Zeichen ist hinterlegt für
9 dispositifs électroniques numériques de poche composés d'une ta-
blette électronique, d'une liseuse numérique (livres et périodiques),
d'un lecteur audio et vidéo numérique, d'un appareil de prise de vues,
d'un agenda personnel électronique, d'un assistant numérique per-
sonnel, d'un calendrier électronique ainsi que d'un dispositif pour sys-
tèmes de repérage universel (GPS), et capable de se connecter à In-
ternet et d'envoyer, de recevoir et de stocker des messages et autres
données".
Es handelt sich hierbei um die Umschreibung eines Tablet-Computers. Die
Verfahrensbeteiligten sind sich einig, dass dessen Verkehrskreise aus dem
breiteren, medienkonsumierenden Publikum bestehen, wobei die speziali-
sierten Fachkreise des IT- und Elektronikbereichs nicht ausser Acht zu las-
sen sind. Diese Beurteilung ist nicht zu beanstanden.
6.
6.1.1 Das strittige Zeichen IPAD MINI ist auf Grund seiner Getrenntschrei-
bung in "IPAD" und "MINI" geteilt. Eine Untergliederung der Buchstaben-
folge "I-P-A-D" wird von den sprachlichen Regeln nicht eindeutig nahege-
legt, sondern kann gedanklich als "IP-" und "-AD" oder "I-" und "-PAD" er-
folgen.
6.1.2 "IP" bedeutet u.a. Internet Provider, Internet Protocol, Intellectual
Property (Geistiges Eigentum) und weitere englische Sinngehalte, die fern-
liegen, da sie nichts mit einem Tablet-Computer zu tun haben (vgl.
/IP.html).
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6.1.3 "AD" wird im Sachzusammenhang mit einem Tablet-Computer u.a.
für "Art Director", "Advertisement", "Analog-to-Digital" oder die Mitteilung
"Access Denied" verwendet (/AD.htlm).
6.1.4 "I" hat entgegen der Ansicht der Vorinstanz nicht zwingend den Sinn-
gehalt von Internet, Information oder Informationstechnologie, sondern "I"
kann für sich verschiedene Bedeutungen annehmen, je nachdem, in wel-
chem Kontext er steht. Nichts anderes ergibt sich aus der Rechtsprechung
des Bundesverwaltungsgerichts, welche die Vorinstanz zitiert (Urteile des
BVGer B-649/2009 vom 12. November 2009 "i-Option" und B-6430/2008
vom 24. November 2009 "Iphone"). Sofern die Beschwerdeführerin aller-
dings geltend macht, der Buchstabe "I" sei Teil der bekannten "i-Marken-
Familie", bei welcher das i-Präfix keineswegs einen blossen Hinweis auf
das Internet darstelle, sondern geradezu charakteristisches Merkmal für
die Herkunft der Marke aus dem Hause der Beschwerdeführerin sei, kann
diesem Einwand eben so wenig Rechnung getragen werden, solange die
Marke nicht als "durchgesetzt" mit Berücksichtigung ihrer Verkehrsgeltung
zur Eintragung angemeldet wird (Urteil des BGer 4A_528/2013 vom
21. März 2013 "ePostSelect [fig.]" E. 5.3.2).
6.1.5 "Pad" kommt aus dem Englischen und hat u.a. die Bedeutungen
"Polster", "(Stoss)kissen", "Wulst", "Bausch"; "Unterlage", "Konsole für
Hilfsgeräte" sowie "(Löschpapier-, Brief-, Schreib-)Block" (e-Handwörter-
buch Englisch-Deutsch 5.0). Gemäss Brockhaus WAHRIG Deutsches
Wörterbuch, 9. Aufl., 2011, S. 1106, heisst Pad "Mauspad", "Kaffepad" und
"kleiner Wattebausch". Dem Duden, Das Fremdwörterbuch, 11. Aufl. 2015,
Berlin, zufolge bedeutet Pad: 1. "Kurzform von Mauspad". 2. "Kosmetikkis-
sen zum Pudern, Schminken u.Ä. "Pad" figuriert im Langenscheidt Pre-
mium Schulwörterbuch Englisch, 2009, und wird u.a. mit "Polster", "Belag",
"Block" und "polstern" übersetzt. Ferner kommt der Begriff auch im PONS
Basiswörterbuch Schule Englisch vor und wird u.a. mit "Block" übersetzt.
Es handelt sich damit um einen Begriff des englischen Grundwortschatzes,
er ist hiesigen Verkehrskreisen erfahrungsgemäss aber wenig geläufig. In
Fachtexten wird "Pad" zum Teil zur Bezeichnung eines Tablets benutzt (vgl.
z.B. Beilagen der Vorinstanz zu ihrem Schreiben vom 30. Juli 2014 an die
Beschwerdeführerin).
6.1.6 "Mini" hat sowohl im Englischen als auch im Französischen die Be-
deutung von "sehr kurz" oder in deutschen Zusammensetzungen "1. Kurz
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Seite 11
für Miniatur, z.B. Minigolf, Minieisenbahn; 2. (Mode) "sehr kurz z.B. Mini-
rock". Da "mini" für einen Tablet-Computer beschreibend wirkt, handelt es
sich um einen kennzeichnungsschwachen Zeichenbestandteil.
6.2 Während die Markenbestandteile "IP" und "AD" für die elektronischen
Waren, für welche das strittige Zeichen beansprucht wird, kaum in einem
beschreibenden Sinn verstanden werden, wirken sowohl "mini" (E. 6.1.6)
als auch "PAD" (E. 6.1.5) kennzeichnungsschwach. "IPAD" unterscheidet
sich von "PAD" zudem nur durch den zusätzlichen Anfangsbuchstaben "I".
Diese Erweiterung um einen Vokal (vgl. vorne, E. 4.4) fällt allerdings inso-
fern ins Gewicht, als sie am Anfang des Wortes steht und ein verhältnis-
mässig kurzes Restwort wesentlich verändert. Als englische Vokabel ist
"PAD" zudem weniger verständlich und für Tablet-Computer daher nicht so
beschreibend wie das Wort "Tablet" selbst. Im Gesamteindruck der beiden
kurzen Markenwörter IPAD MINI erweist sich das mehrgliedrige Zeichen
damit als sinngehaltlich eher unklar und für die in Klasse 9 beanspruchten
Waren darum knapp unterscheidungskräftig.
6.3 Die Vorinstanz hat das Zeichen IPAD MINI im Zusammenhang mit den
in Klasse 9 beanspruchten Waren zu Unrecht dem Gemeingut zugeordnet.
Damit ist die Beschwerde gutzuheissen, und die Vorinstanz anzuweisen,
der internationalen Registrierung Nr. 1'152'788 IPAD MINI für alle ange-
meldeten Waren in der Schweiz Schutz zu gewähren.
7.
Bei diesem Ergebnis erübrigt es sich, auf die weiteren Rügen der Be-
schwerdeführerin einzugehen, wonach eine ungerechtfertigte Praxisände-
rung sowie eine Verletzung des Grundsatzes der Gleichbehandlung mit
Drittmarken durch die Vorinstanz vorliege.
8.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben (Art. 63
Abs. 2 VwVG), und der Beschwerdeführerin ist der geleistete Kostenvor-
schuss zurück zu erstatten. Überdies ist ihr eine angemessene Parteient-
schädigung zuzusprechen.
Fehlt wie vorliegend eine unterliegende Gegenpartei, ist die Parteientschä-
digung derjenigen Körperschaft oder autonomen Anstalt aufzuerlegen, in
deren Namen die Vorinstanz verfügt hat (art. 64 Abs. 2 VwVG). Nach Art. 1
des Bundesgesetzes über Statut und Aufgaben des eidgenössischen Insti-
tuts für geistiges Eigentum (IGEG, SR 172.010.31) handelt die Vorinstanz
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Seite 12
als autonome Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit. Sie ist in eigenem
Namen mit dem Vollzug des Markenschutzgesetzes, namentlich der Füh-
rung des Markenregisters beauftragt (Art. 2 Abs. 1 Bst. a und b IGEG).
Gestützt darauf hat die Vorinstanz die angefochtene Verfügung in eigenem
Namen und unter Erhebung der dafür vorgesehenen Gebühr erlassen. Ihr
sind demnach die Parteikosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen. Die
Parteientschädigung ist aufgrund der eingereichten Kostennote festzuset-
zen. Die Beschwerdeführerin hat eine Kostennote in der Höhe von Fr.
5'400.– eingereicht (inkl. MWST von Fr. 400.–). Der Mehrwertsteuer unter-
liegen die im Inland durch steuerpflichtige Personen gegen Entgelt er-
brachte Leistungen. Als Ort der Dienstleistung gilt der Ort, an dem die Emp-
fängerin der Dienstleistung den Sitz ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit hat (Art.
8 Abs. 1 des Mehrwertsteuergesetzes vom 2. September 1999 [MWSTG,
SR 641.20] i.V.m. Art. 18 Abs. 1 MWSTG). Die Beschwerdeführerin hat ih-
ren Sitz in Cupertino, Vereinigte Staaten von Amerika. Eine Ausnahme im
Sinne von Art. 8 Abs. 2 MWSTG liegt nicht vor. Die Beschwerdeführerin ist
für die Parteientschädigung nicht MWST-pflichtig, weshalb die Parteient-
schädigung exklusive MWST geschuldet ist.
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen. Die Verfügung der Vorinstanz vom
29. September 2015 wird aufgehoben und die Vorinstanz wird angewiesen,
der internationalen Marke IR Nr. 1'152'788 IPAD MINI für alle angemelde-
ten Waren in der Schweiz definitiv Schutz zu gewähren.
2.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. Der geleistete Kostenvor-
schuss von Fr. 4'500.– wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der
Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückerstattet.
3.
Der Beschwerdeführerin wird zu Lasten der Vorinstanz eine Parteientschä-
digung von Fr. 5'000.– zugesprochen.
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4.
Dieses Urteil geht an:
– die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde;
Beilage: Rückerstattungsformular)
– die Vorinstanz (Ref-Nr. IR Nr. 1152788; Gerichtsurkunde)
– das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
David Aschmann Karin Behnke
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden
(Art. 82 ff., 90 ff. und 100 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache
abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Be-
weismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid
und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat,
beizulegen (Art. 42 BGG).
Versand: 21. Dezember 2016