B-7057/2016 - Abteilung II - Widerspruchssachen - Widerspruchsverfahren Nr. 13915, Internationale Re...

B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Abteilung II
B-7057/2016



Ur t e i l vom 4 . M a i 2 0 1 8
Besetzung
Richter Francesco Brentani (Vorsitz),
Richter David Aschmann, Richterin Maria Amgwerd,
Gerichtsschreiber Corrado Bergomi.



Parteien
X._______ AG,
vertreten durch Troesch Scheidegger Werner AG,
Patent- und Markenanwälte,
Beschwerdeführerin und Widerspruchsgegnerin,



gegen


Y._______ s.p.a.,
vertreten durch die Rechtsanwälte Bernard Volken
und/oder Nicolas Bischoff,
FMP Fuhrer Marbach & Partner,
Beschwerdegegnerin und Widersprechende,

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Gegenstand
Widerspruchsverfahren Nr. 13915,
Internationale Registrierung Nr. 720'998 "7seven [fig.]" /
CH-Marke Nr. 661'770 "SEVENFRIDAY".

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Sachverhalt:
A.
Am 23. Juli 2014 hinterlegte die Beschwerdeführerin bei der Vorinstanz die
Wortmarke CH 661'770 „SEVENFRIDAY“. Die Marke wurde am 30. Juli
2014 im Swissreg veröffentlicht und ist unter anderem für folgende Waren
der Klassen 16 und 18 eingetragen:
16
Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie in
dieser Klasse enthalten sind; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel;
Fotografien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder
für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen
und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (aus-
genommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es in
dieser Klasse enthalten ist; Drucklettern; Druckstöcke.
18
Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in an-
deren Klassen enthalten sind; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer;
Regenschirme und Sonnenschirme; Spazierstöcke; Peitschen, Pferdege-
schirre und Sattlerwaren.
B.
B.a Gegen diese Eintragung erhob die Beschwerdegegnerin am 27. Okto-
ber 2014, vertreten durch ihren ehemaligen Rechtsvertreter, in italienischer
Sprache teilweise Widerspruch und beantragte deren teilweisen Widerruf,
und zwar für die vorgenannten Waren der Klassen 16 und 18. Sie stützte
sich dabei auf ihre internationale Registrierung IR 720'998 "7SEVEN" [fig.],
welche am 19. Januar 1999 in der Schweiz zum Markenschutz zugelassen
wurde und Schutz für Waren der Klassen 3, 14, 16, 18 und 25 beansprucht.
Besagte internationale Registrierung hat folgendes Aussehen

und ist insbesondere in den Klassen 16 und 18 für folgende Waren hinter-
legt:
16
Papier, carton et produits en ces matières non compris dans d'autres
classes; produits de l'imprimerie; journaux, revues, livres, agendas, ca-
hiers de textes; photographies, papeterie, cahiers, blocs pour prendre des
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notes, porte-plume, porte-crayons, plumes, crayons, chemises pour docu-
ments, pochettes pour passeports; chemises avec élastique, couvertures
à anneaux pour cahiers, couvertures pour livres et cahiers, sachets en
papier ou en matières plastiques, articles pour reliures, adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); ma-
tières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
18
Articles en cuir et imitations du cuir non compris dans d'autres classes;
sacs à dos, petits sacs à dos, serviettes d'écoliers, bourses, sacoches
pour porter les enfants, gros sacs de voyage, sacs et gros sacs pour le
sport; sacs à main, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs de voyage,
sacs d'alpinistes, sacs d'écoliers, serviettes (maroquinerie), portefeuilles,
porte-monnaie non en métaux précieux, sacs à porter à la ceinture, va-
lises; parapluies et parasols; malles, cannes; fouets et sellerie; étuis pour
clés (maroquinerie), mallettes en matières plastiques.
B.b Mit Widerspruchsantwort vom 4. Mai 2015 beantragte die Beschwer-
deführerin, auf den Widerspruch gegen die Registrierung der angefochte-
nen Marke bezüglich sämtlicher Waren der Klassen 16 und 18 sei nicht
einzutreten. Eventualiter sei der Widerspruch vollumfänglich abzuweisen
und die Eintragung der angefochtenen Marke vollumfänglich zu bestätigen.
Zugleich erhob sie die Einrede des Nichtgebrauchs.
B.c Mit Replik in italienischer Sprache vom 3. Juli 2015 machte die Be-
schwerdegegnerin unter Einreichung verschiedener Belege den rechtser-
haltenden Gebrauch der Marke geltend. Sodann hielt sie an ihrem Antrag
auf Gutheissung des Widerspruchs sowie Löschung der angefochtenen
Marke hinsichtlich der in Klasse 16 und 18 beanspruchten Waren fest.
B.d Mit innert erstreckter Frist eingereichter Duplik vom 11. Januar 2016
erneuerte die Beschwerdeführerin die in ihrer Widerspruchsantwort gestell-
ten Rechtsbegehren.
B.e Mit Verfügung vom 14. Januar 2016 wurde die Instruktion abgeschlos-
sen. In der Folge wurde das Widerspruchsverfahren auf Begehren der Par-
teien mehrmals sistiert. Nachdem die Beschwerdegegnerin mit Eingabe
vom 20. Juni 2016 Einwände gegen einen weiteren Sistierungsantrag der
Beschwerdeführerin erhoben hatte, wurde das Widerspruchserfahren wei-
tergeführt (vgl. I. Sachverhalt und Prozessgeschichte, Ziffer 11 und 16 der
angefochtenen Verfügung).
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B.f Mit Verfügung in italienischer Sprache vom 14. Oktober 2016 hiess die
Vorinstanz den Widerspruch teilweise gut und widerrief die Eintragung der
Schweizer Marke „SEVENFRIDAY“ für die in Klasse 18 beanspruchten Wa-
ren "Waren aus Leder und Lederimitationen, soweit sie nicht in anderen
Klassen enthalten sind, Reise- und Handkoffer, Regenschirme und Son-
nenschirme, Spazierstöcke" (Dispositiv-Ziff. 1 und 2). Hingegen wies die
Vorinstanz den Widerspruch für sämtliche Waren der Klasse 16 und für die
in Klasse 18 beanspruchten Waren „Leder und Lederimitationen; Häute
und Felle; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren“ ab. Zudem ord-
nete sie an, dass die Widerspruchsgebühr von Fr. 800.– beim Institut ver-
bleibe (Dispositiv-Ziff. 4) und dass die Widerspruchsgegnerin bzw. Be-
schwerdeführerin der Widersprechenden bzw. Beschwerdegegnerin die
Hälfte der Widerspruchsgebühr von Fr. 400.– zurückzuerstatten habe (Dis-
positiv-Ziff. 5).
Zur Begründung führte die Vorinstanz an, die Beschwerdegegnerin habe
den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke in der Schweiz
für die in Klasse 18 „sacs à dos, petits sacs à dos; sacs à bandoulière, sacs
d‘écoliers“ beanspruchten Waren glaubhaft gemacht. In der Folge liess sie
die Frage offen, ob die rechtserhaltende Wirkung des anerkannten Teilge-
brauchs auf weitere Waren der Klasse 18 ausgedehnt werden könne, weil
eine Warengleichartigkeit bereits aufgrund des Teilgebrauchs möglich sei
und eine Erweiterung desselben sowieso keine Auswirkungen auf die Be-
urteilung der Verwechslungsgefahr habe. Die Prüfung der Verwechslungs-
gefahr erfolgte daher nur unter Berücksichtigung der Waren, für welche die
Glaubhaftmachung des Teilgebrauchs anerkannt wurde.
Sodann nahm die Vorinstanz eine Warenidentität bzw. –ähnlichkeit in Ver-
bindung mit den von der angefochtenen Marke in Klasse 18 beanspruchten
Waren „Waren aus Leder und Lederimitationen, soweit sie nicht in anderen
Klassen enthalten sind; Reise- und Handkoffer; Regenschirme und Son-
nenschirme; Spazierstöcke“ an. Bezüglich der Zeichenähnlichkeit hielt sie
fest, dass die angefochtene Marke das einzige Wortelement der Wider-
spruchsmarke vollständig übernehme. Da die grafischen Elemente und die
verwendete eher übliche Schriftart nur eine geringe Auswirkung auf den
Gesamteindruck der Widerspruchsmarke hätten, würden sich die sich ge-
genüberstehenden Zeichen wesentlich durch das Wort „FRIDAY“ in der an-
gefochtenen Marke unterscheiden. Die exakte Übereinstimmung des Be-
standteils „seven“ sei in der angefochtenen Marke in visueller und foneti-
scher Hinsicht wahrnehmbar und geeignet, eine Verwechslungsgefahr zu
begründen. Auf der Ebene des Sinngehalts sei die Hinzufügung des Worts
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„FRIDAY“ zum Element „SEVEN“ nicht imstande, diesem Wort eine andere
Bedeutung als die Zahl Sieben zu verleihen und eine Zeichenähnlichkeit
zwischen beiden Marken mithin auszuschliessen. Aufgrund der Zeichen-
ähnlichkeit zwischen den Marken, der Warenidentität bzw. –ähnlichkeit der
beanspruchten Waren, eines normalen Aufmerksamkeitsgrads beim Er-
werb solcher Produkte sowie aufgrund einer durchschnittlichen Kennzeich-
nungskraft und eines normalen Schutzumfangs der Widerspruchsmarke
schloss die Vorinstanz auf das Bestehen einer Verwechslungsgefahr.
Soweit die Vorinstanz festhielt, der rechtserhaltende Gebrauch in Verbin-
dung mit sämtlichen in Klasse 16 und mit den in Klasse 18 beanspruchten
Waren „Leder und Lederimitationen; Häute und Felle; Peitschen, Pferde-
geschirre und Sattlerwaren“ sei nicht glaubhaft gemacht worden, wurde der
Widerspruch abgewiesen.
C.
Gegen diese Verfügung erhob die Widerspruchsgegnerin (Beschwerdefüh-
rerin) am 15. November 2016 Beschwerde in deutscher Sprache beim Bun-
desverwaltungsgericht mit den Rechtsbegehren, die Ziffer 2 des angefoch-
tenen Entscheids sei aufzuheben und die Eintragung der angefochtenen
Marke CH Nr. 661‘770 „SEVENFRIDAY“ sei vollumfänglich zu bestätigen,
alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beschwerde-
gegnerin. Der Beschwerde war eine erste Honorarnote beigelegt.
Die Beschwerdeführerin bestreitet die vorinstanzliche Auffassung, wonach
die Beschwerdegegnerin den rechtserhaltenden und ernsthaften Gebrauch
für einen Teil der Waren der Klasse 18 „sacs à dos, petits sacs à dos, sacs
à bandoulière, sacs d’écoliers“ glaubhaft gemacht habe. Wenn überhaupt,
wäre eine solche Glaubhaftmachung ausschliesslich auf „sacs à dos, petis
sacs à dos“ für Schüler, die aus Stoff und Kunststoff hergestellt werden, zu
beschränken. Auch kann die Beschwerdeführerin nicht verstehen, warum
die Vorinstanz die Frage nach einer Erweiterung bzw. Einschränkung des
anerkannten Teilgebrauchs offengelassen habe.
Des Weiteren stellt sich die Beschwerdeführerin auf den Standpunkt, dass
zwischen den sich gegenüberstehenden Waren weder Warenidentität
noch -gleichartigkeit bestehe. Sie kommt zum Schluss, dass die einander
gegenüberstehenden Zeichen (die Wortelemente „sevenseven“ bzw. die
Doppelziffern „77“ und „SEVENFRIDAY) weder schriftbildlich noch klang-
lich oder begrifflich ähnlich seien, so dass eine Verwechslungsgefahr zu
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verneinen sei und geht davon aus, dass das Kernelement der Wider-
spruchsmarke aus der sich am Markenanfang befindenden Ziffer „7“ be-
stehe, wohingegen der Buchstabenfolge „seven“ nur eine untergeordnete
Bedeutung zukomme. Kern der angefochtenen Marke bilde das klar er-
kennbare Substantiv „FRIDAY“. Hingegen habe der Wortbestandteil
„SEVEN“ für sich allein genommen keine eigenständige Bedeutung. Nur in
Kombination mit dem Zusatz „FRIDAY“ würde „SEVEN“ die Philosophie
von „carpe diem“ verkörpern sowie den Gedanken vermitteln, wonach je-
der der sieben Wochentage mit Lebensfreude genutzt und genossen wer-
den soll. Da das Zeichen „7seven“ immer gedanklich verarbeitet (transco-
diert) und als „sevenseven“ oder „77“ bzw. „double seven“ gelesen und ver-
standen werde, seien die Wortelemente „sevenseven“ und „SEVEN-
FRIDAY“ zu vergleichen. Entgegen der vorinstanzlichen Beurteilung werde
das Zahlwort „SEVEN“ durch Hinzufügen des Begriffs „FRIDAY“ auf der
Ebene des Sinngehalts eindeutig verändert. Dies genüge unter Berück-
sichtigung des beschränkten Schutzbereichs der Widerspruchsmarke, um
eine Verwechslungsgefahr zu bannen.
D.
D.a Nach Einleitung des Schriftenwechsels (vgl. Verfügung in italienischer
Sprache vom 30. November 2016) teilte der neue Rechtsvertreter der Be-
schwerdegegnerin mit in deutscher Sprache verfasster Eingabe vom
29. Dezember 2016 seine Mandatierung mit. Zeitgleich ersuchte er um Er-
streckung der Frist zur Stellungnahme um zwei Monate und stellte die
Nachreichung einer Vollmacht in Aussicht.
D.b Mit Zwischenverfügung vom 4. Januar 2017 kündigte das Bundesver-
waltungsgericht insbesondere an, das Rechtsmittelverfahren in deutscher
Sprache weiterzuführen. Die darin angesetzte Frist für die allfällige Einrei-
chung einer gegenteiligen Stellungnahme hierzu liessen die Verfahrensbe-
teiligten ungenutzt verstreichen.
D.c Die Vorinstanz sandte mit Eingabe vom 10. Januar 2017 sämtliche
Vorakten ein und verzichtete im gleichen Schreiben auf die Einreichung
einer Vernehmlassung. Sie beantragte die vollumfängliche Abweisung der
Beschwerde unter Hinweis auf ihre Begründung in der angefochtenen Ver-
fügung. Der Vollständigkeit halber wies sie darauf hin, dass sie auf den
1. Januar 2017 seine Praxis bei der Beurteilung des Teilgebrauchs im Wi-
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derspruchsverfahren geändert habe. Die nunmehr angewendete „erwei-
terte Minimallösung“ würde im vorliegenden Fall zu keiner anderen Beur-
teilung der Verwechslungsgefahr führen.
E.
E.a Mit Eingabe vom 9. Mai 2017 teilte die Beschwerdegegnerin dem Bun-
desverwaltungsgericht mit, dass sie beim Handelsgericht Zürich gegen we-
sentliche Teile der angefochtenen Marke „SEVENFRIDAY“ eine Nichtig-
keitsklage erhoben habe. Prozessthema bilde die Frage, ob die angefoch-
tene Marke für die beanspruchten Waren der Klasse 9, 16 und 18 infolge
Verwechslungsgefahr mit der älteren internationalen Marke der Beschwer-
degegnerin Nr. 1‘231‘145 „7seven (fig.)“ nichtig sei. Sodann stellte sie den
Antrag auf Sistierung des vorliegenden Verfahrens bis zum rechtskräftigen
Abschluss des Zivilprozesses. Eventualiter sei ihr eine Nachfrist zur Einrei-
chung ihrer Beschwerdeantwort anzusetzen.
Mit Verfügung vom 11. Mai 2017 wurde unter anderem dem Sistierungsge-
such der Beschwerdegegnerin entsprochen und das hängige Verfahren vor
Bundesverwaltungsgericht vorläufig bis zum 31. Dezember 2017 sistiert.
E.b Mit Schreiben vom 16. Mai 2017 beantragte die Beschwerdeführerin
die umgehende Aufhebung der Sistierung, sowie die Ansetzung einer kur-
zen Nachfrist für die Einreichung der Beschwerdeantwort. In der Folge
wurde mit Verfügung vom 18. Mai 2017 die vorläufig angeordnete Sistie-
rung ausgesetzt. Nachdem die Beschwerdegegnerin bzw. die Beschwer-
deführerin aufforderungsgemäss am 29. Mai 2017 bzw. 7. Juni 2017 ihre
Stellungnahmen einreichten, während die Vorinstanz sich hiezu nicht ver-
nehmen liess, wurde das Sistierungsgesuch der Beschwerdegegnerin vom
9. Mai 2017 mit Zwischenverfügung vom 8. August 2017 abgewiesen.
Gleichzeitig wurde der Beschwerdegegnerin Gelegenheit gegeben, ihre
Beschwerdeantwort bis zum 30. August 2017 einzureichen.
F.
Mit unaufgeforderter Eingabe vom 9. August 2017 ergänzte die Beschwer-
deführerin die Begründung ihrer Beschwerde und erneuerte die bereits ge-
stellten Rechtsbegehren.
Insbesondere stört sich die Beschwerdeführerin daran, dass die Vorinstanz
in der angefochtenen Verfügung die jüngeren Bundesgerichtsentscheide
BGE 139 III 176 f. – „YOU“ und 4A_330/2014 ausser Acht gelassen habe.
In Anwendung dieser Praxis hätte die Vorinstanz zum Schluss kommen
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müssen, dass der englische Begriff „seven“ ein elementares Wort der eng-
lischen Umgangssprache darstelle und als Pendant zum deutschen „sie-
ben“ in der Schweiz durchwegs bekannt sei, weshalb er für den ungehin-
derten Gebrauch im Geschäftsverkehr freigehalten werden müsse. Indem
sich die Beschwerdegegnerin des englischen Begriffs „seven“ bediene,
nehme sie daher eine geringe Kennzeichnungskraft mit entsprechend en-
gem Schutzbereich in Kauf. Ferner leitet die Beschwerdeführerin die Frei-
haltebedürftigkeit des Zeichens „seven“ aus der aus ihrer Sicht hohen An-
zahl Voreintragungen in der Schweiz (81 Schweizer Marken und über
50 Internationale Registrierungen) ab, wobei der Einbezug von Marken mit
der Ziffer 7 zu einer grösseren Verwässerung führen würde. Sodann findet
sie es nicht nachvollziehbar, dass die Übernahme der Elemente „CADDY“,
„BOOSTER“, „SAP“, „JUMP“, „PLUS“ und „CHIC“ in jüngere Marken ge-
mäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts statthaft sein soll, nicht aber
die Verwendung des Elements „SEVEN“ in Verbindung mit dem Element
„FRIDAY“. Schliesslich verweist die Beschwerdeführerin auf die Praxis der
Rekurskommission für Geistiges Eigentum (RKGE) sowie auf einen Ent-
scheid des deutschen BPatG – go seven [fig.] / seven [fig.], wonach der
Zahlenbezeichnung „seven“ ein verminderter Schutzbereich attestiert
wurde.
G.
Innert erstreckter Frist reichte die Beschwerdegegnerin am 30. August
2017 ihre Beschwerdeantwort ein und retournierte den Ordner mit den Be-
schwerdebeilagen. Sie beantragt die vollumfängliche Abweisung der Be-
schwerde unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Be-
schwerdeführerin. Vorab stimmt sie den Ausführungen der Vorinstanz zu,
wonach der Gebrauch der Widerspruchsmarke in der Schweiz zumindest
für „sacs à dos, petits sacs à dos; sacs d’écoliers; sacs à bandoulière“ ge-
nügend glaubhaft gemacht worden sei. Entgegen der Meinung der Be-
schwerdeführerin handle es sich bei den Produkten der Beschwerdegeg-
nerin nicht um Massenartikel bzw. Produkte des Massenkonsums. Der
ernsthafte Teilgebrauch sei unter Berücksichtigung der sehr grossen An-
zahl Anbieter auf dem Markt für Schultaschen und Rucksäcke sowie des
Umstands zu bejahen, dass nur wenige grössere Hersteller einen beacht-
lichen Marktanteil abdecken würden, wohingegen den vielen kleinen Her-
stellern lediglich bescheidene Marktanteile zukämen. Zur weiteren Begrün-
dung bringt die Beschwerdegegnerin vor, dass eine Zeichenähnlichkeit al-
lein wegen der vollumfänglichen Übernahme des unterscheidungskräftigen
Kerns der Widerspruchsmarke „SEVEN“ im angefochtenen Zeichen grund-
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sätzlich zu bejahen sei. Demzufolge würde der Zusatz „FRIDAY“ in der an-
gefochtenen Marke nicht ausreichen, um eine Verwechslungsgefahr zu be-
seitigen. Ausserdem machte die Beschwerdegegnerin geltend, die Be-
schwerdeführerin könne aus den zitierten Entscheiden des Bundesgerichts
nichts für den vorliegenden Fall herleiten, insbesondere nicht, dass
„SEVEN“ nicht unterscheidungskräftig sei. Ferner führte sie an, dass keine
Verwässerung der Widerspruchsmarke vorliege.
H.
Mit Verfügung vom 11. September 2017 wurde der Schriftenwechsel abge-
schlossen, vorbehältlich allfälliger Instruktionen und/oder Parteieingaben.
I.
Mit unaufgeforderter Eingabe vom 23. Januar 2018 informierte die Be-
schwerdeführerin das Bundesverwaltungsgericht, dass sie am 26. Juni
2017 bei der Vorinstanz einen Antrag auf Löschung des Schweizer Teils
der internationalen Registrierung IR 1‘027‘920 der Beschwerdegegnerin
gestellt habe. Diese sieht wie folgt aus:
Diesbezüglich verwies sie auf die im Löschungsverfahren eingegangene
Stellungnahme der Beschwerdegegnerin vom 8. Januar 2018, insbeson-
dere auf die in Rz. 17 und 19 enthaltene Behauptung, wonach die im
Löschungsverfahren angefochtene Marke rechtserhaltend in der Wider-
spruchsmarke gebraucht werde und die Verwendung der Widerspruchs-
marke ebenfalls als Benutzung der im Löschungsverfahren angefochtenen
Marke zu gelten habe, da Letztere hinter dem Schriftzug „seven“ klar er-
kennbar bleibe. Damit halte die Beschwerdegegnerin fest, dass der Kern
der Widerspruchsmarke eben gerade nicht die Zeichenfolge „seven“ sei,
sondern die am Anfang dieser Marke stärker zu beachtende Ziffer Sieben.
Zu dieser Eingabe der Beschwerdeführerin vom 23. Januar 2018 reichte
die Beschwerdegegnerin am 22. Februar 2018 eine Stellungnahme ein, mit
welcher sie gegen die Schlussfolgerungen der Beschwerdeführerin oppo-
niert und unter Festhalten an ihren bisherigen Ausführungen ihren Antrag
auf vollumfängliche Abweisung der Beschwerde bestätigt. Innert einmal er-
streckter Frist erklärte die Vorinstanz in ihrer Eingabe vom 8. März 2018,
auf die Einreichung einer Stellungnahme zu verzichten, wobei sie an ihrem
Rechtsbegehren auf Abweisung der Beschwerde unter Hinweis auf die Be-
gründung in der angefochtenen Verfügung festhielt. Mit Verfügung vom
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12. März 2018 wurden die Eingaben der Beschwerdegegnerin und Vo-
rinstanz den jeweils anderen Verfahrensbeteiligten zugestellt. Zugleich
wurde der Beschwerdegegnerin mitgeteilt, dass sie entgegen ihren Aus-
führungen in der Beschwerdeantwort keine Kostennote beigelegt habe. Mit
Eingabe vom 19. März 2018 reichte die Beschwerdegegnerin eine aktuali-
sierte Kostennote nach, welche wie diejenige der Beschwerdeführerin vom
14. März 2018 am 29. März 2018 bzw. 4. April 2017 den übrigen Verfah-
rensbeteiligten zur Kenntnis übermittelt wurde.
J.
Mit unaufgeforderter Eingabe vom 4. April 2018, welche am 6. April 2018
den übrigen Verfahrensbeteiligten zugestellt wurde, ersucht die Beschwer-
deführerin erneut um Gutheissung der eingangs der Beschwerde gestell-
ten Rechtsbegehren. Unter Beilage der Verfügung des Handelsgerichts
des Kantons Zürich vom 7. Dezember 2017, mit welcher das Verfahren
hinsichtlich der von der Beschwerdegegnerin erhobenen Nichtigkeitsklage
zufolge Klagerückzugs als erledigt abgeschrieben wurde, führt sie ergän-
zend aus, das Handelsgericht habe anlässlich der Referenzaudienz die
Wortfolge „SEVEN“ für nicht monopolisierbar erklärt und in der Verwen-
dung des Elements „SEVEN“ in der Marke „SEVENFRIDAY“ keine Ver-
wechslungsgefahr mit der Marke „7seven“ (fig.) erkannt. Somit stimme das
Handelsgericht den rechtlichen Folgerungen der Beschwerdeführerin im
vorliegenden Verfahren zu, soweit sich diese auf die neuere Rechtspre-
chung des Bundesgerichts zur Kennzeichnungsschwäche (BGE 139 III
176 – „YOU“, 4A_330/2014 „THINK“) berufe.
Zur soeben erwähnten Eingabe der Beschwerdeführerin hat die Beschwer-
degegnerin am 20. April 2018, unter Festhalten an ihren bisherigen Aus-
führungen und gestellten Rechtsbegehren, unaufgefordert eine Stellung-
nahme eingereicht, die inzwischen den übrigen Verfahrensbeteiligten zur
Kenntnis übermittelt wurde. Die aus ihrer Sicht nicht nachvollziehbare Auf-
fassung des Handelsgerichts, wonach es sich bei der international re-
gistrierten Marke IR Nr. 1‘231‘145 "7seven (fig.)" um eine
Wiederholungsmarke handle und dieser Marke auch keine Priorität gegen-
über der Schweizer Marke Nr. 661‘770 „SEVENFRIDAY“ zukomme, habe
sie zum Rückzug der Nichtigkeitsklage veranlasst. Eine solche Einschät-
zung sei nicht von präjudizieller Bedeutung.
K.
Die Parteien verzichteten stillschweigend auf die Durchführung einer öf-
fentlichen Parteiverhandlung.
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Seite 11
L.
Auf weitere Vorbringen der Parteien wird, soweit erforderlich, im Rahmen
der Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden
gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig
(Art. 31, 32, 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005
[VGG, SR 173.32]). Die Beschwerdeführerin hat als Widerspruchsgegnerin
am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen und ist durch die angefoch-
tene Verfügung besonders berührt und beschwert (Art. 48 Abs. 1 des Ver-
waltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 [VwVG,
SR 172.021]). Die Beschwerde wurde frist- und formgerecht erhoben
(Art. 50 Abs. 1 Art, 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss rechtzeitig ge-
leistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die Rechtsvertreter haben sich durch Vor-
lage einer gültigen Vollmacht rechtsgenüglich ausgewiesen (Art. 11
Abs. 2 VwVG). Auf die Beschwerde ist somit einzutreten.
2.
Die Marke ist ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen
eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden
(Art. 1 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG,
SR 232.11]). Das Markenrecht entsteht mit der Eintragung ins Register und
steht demjenigen zu, der die Marke zuerst hinterlegt (Art. 5 f. MSchG). Dem
Inhaber verleiht es das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeich-
nung der Waren und Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu ge-
brauchen und darüber zu verfügen (Art. 13 Abs. 1 MSchG).
Vom Markenschutz ausgeschlossen sind unter anderem Zeichen, die einer
älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienst-
leistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr
ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG). Der Inhaber einer älteren Marke kann
gestützt auf Art. 3 Abs. 1 MSchG gegen die Eintragung der jüngeren Marke
innerhalb von drei Monaten nach ihrer Veröffentlichung Widerspruch erhe-
ben (Art. 31 MSchG).
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Die jüngere angefochtene Marke wurde am 23. Juli 2014 hinterlegt und am
30. Juli 2014 im Swissreg veröffentlicht, währenddessen die ältere interna-
tionale Registrierung IR 720‘998 „SEVEN“ am 19. Januar 1999 in der
Schweiz zum Markenschutz zugelassen wurde. Im Falle eines Wider-
spruchs gegen eine Schweizer Marke beginnt die Widerspruchsfrist am
Tag der Publikation um Mitternacht zu laufen (Richtlinien in Markensachen,
Stand 1.1.2017, Teil 6, Z. 2.5, entspricht den Richtlinien in der Fassung von
2014 Teil 5, Z. 2.5). Der am 27. Oktober 2014 erhobene Widerspruch ist
damit rechtzeitig erfolgt.
3.
Die Vorinstanz hat den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchs-
marke für einen Teil der beanspruchten Waren der Klasse 18 „sacs à dos,
petits sacs à dos, sacs à bandoulière, sacs d’écoliers“ als glaubhaft ge-
macht angesehen. Dabei hat sie die Frage offen gelassen, ob die rechts-
erhaltende Wirkung des anerkannten Teilgebrauchs auf weitere Waren der
Klasse 18 ausgedehnt werden könne, weil eine Warengleichartigkeit be-
reits aufgrund des Teilgebrauchs möglich sei und eine Erweiterung dessel-
ben sowieso keine Auswirkungen auf die Beurteilung der Verwechslungs-
gefahr habe. Anschliessend hat sie die Verwechslungsgefahr zwischen
den zu vergleichenden Marken aufgrund des anerkannten Teilgebrauchs
für die genannten Waren geprüft und bejaht. In beiden Fragen ist die Be-
schwerdeführerin anderer Ansicht. Insbesondere verlangt sie eine Ein-
schränkung der Glaubhaftmachung des Teilgebrauchs ausschliesslich auf
„sacs à dos, petits sacs à dos“ aus Kunststoff oder aus Stoff für Schüler.
Da solche Waren eindeutig nicht unter die Begriffe „Leder und Lederimita-
tionen sowie Waren daraus, Reise- und Handkoffer, Regenschirme und
Sonnenschirme sowie Spazierstöcke“ fallen würden, könne der Teilge-
brauch für „sacs à dos, petits sacs à dos“ nicht als Gebrauch für den ge-
samten Oberbegriff gelten. Ferner äussert die Beschwerdeführerin Zweifel
an der Ernsthaftigkeit des anerkannten Gebrauchs der Widerspruchs-
marke. Die Beschwerdegegnerin bestreitet vollumfänglich die von der Be-
schwerdeführerin vertretene Auffassung und schliesst sich im Wesentli-
chen der Begründung der Vorinstanz an.
Nach dem Gesagten ist zunächst der rechtserhaltende Gebrauch der
Widerspruchsmarke zu prüfen.

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Seite 13
4.
4.1
4.1.1 Der Schutz der älteren Marke im Widerspruchsverfahren setzt
voraus, dass diese in den letzten fünf Jahren vor Erhebung der Nichtge-
brauchseinrede im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen,
für die sie beansprucht wird, ernsthaft gebraucht worden ist (Art. 11 Abs. 1
und 12 Abs. 1 MSchG). Eine Ausnahme besteht, wenn für den Nichtge-
brauch wichtige Gründe vorliegen (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Behauptet der
Widerspruchsgegner den Nichtgebrauch der älteren Marke, hat der Wider-
sprechende anlässlich des Widerspruchsverfahrens den Gebrauch der Wi-
derspruchsmarke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft
zu machen (Art. 32 MSchG). Die Nichtgebrauchseinrede muss mit der ers-
ten Stellungnahme im Widerspruchsverfahren erhoben werden (Art. 22
Abs. 3 der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 [MSchV,
SR 232.11]).
Mit anderen Worten gewährt Art. 12 Abs. 1 MSchG dem Markeninhaber
eine fünfjährige Karenzfrist zur Gebrauchsaufnahme. Vor Ablauf der Ka-
renzfrist ist die Einrede des Nichtgebrauchs gemäss Art. 32 MSchG unzu-
lässig und deshalb nicht zu beachten.
4.1.2 Die Beschwerdeführerin bzw. Widerspruchsgegnerin hat im Wider-
spruchsverfahren die Nichtgebrauchseinrede entsprechend der formellen
Voraussetzung von Art. 22 Abs. 3 MSchV in der ersten Stellungnahme an
die Vorinstanz erhoben. Die Berechnung der Karenzfrist für internationale
Registrierungen ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Die Inhaberin
der Widerspruchsmarke hat ihren Sitz in Italien. Nach Art. 9sexies Abs. 1
Bst. a des Protokolls vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die
internationale Registrierung von Marken (MMP; SR 0.232.112.4) findet in
den Beziehungen zwischen Staaten, die wie Italien und die Schweiz Ver-
tragsparteien sowohl des MMP als auch des Madrider Abkommens über
die internationale Registrierung von Marken (MMA SR 0.232.112.3 in der
in Stockholm am 14. Juli 1967 revidierten Fassung) sind, nur das MMP
Anwendung (vgl. auch BGE 134 III 555 E. 2.1). Wenn das MMP lediglich
aufgrund von Art. 9sexies 1)b) MMP Anwendung findet, beginnt die Frist ein
Jahr nach dem Datum der Mitteilung der Schutzausdehnung («date de
notification») zu laufen (Richtlinien des IGE in Markensachen [Stand:
1.1.2017] Teil 6, Ziffer 5.3.1, entspricht den Richtlinien in der Fassung von
2014, Teil 5, Ziffer 6.3.1). Vor dem Hintergrund, dass die Mitteilung der
B-7057/2016
Seite 14
Schutzausdehnung für die Widerspruchsmarke vom 11. November 1999
datiert, begann die Karenzfrist am 11. November 2000 zu laufen und en-
dete fünf Jahre später, d.h. am 11. November 2005. Im Zeitpunkt der Erhe-
bung der Nichtgebrauchseinrede war die Karenzfrist also schon abgelau-
fen. Die Einrede des Nichtgebrauchs der Beschwerdeführerin wurde im
Widerspruchsverfahren daher zu Recht beachtet.
4.1.3 Der Zeitraum, für den der Gebrauch der Widerspruchsmarke glaub-
haft zu machen ist, bestimmt sich rückwärts gerechnet ab dem Zeitpunkt
dieser Einrede (Urteile des BVGer B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.2
„Lifetec/Life Technologies“; B-3416/2011 vom 17. Februar 2012 E. 3.1
„Life/Mylife“ [fig.]; MARKUS WANG, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Mar-
kenschutzgesetz [MSchG], 2017, Art. 12 N. 9; KARIN BÜRGI LOCATELLI, Der
rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz, Schriften zum Medien-
und Immaterialgüterrecht [SMI] Bd. 85, 2008, S. 116 m.H.). Die zu berück-
sichtigende Periode geht vom 4. Mai 2010 bis zum 4. Mai 2015, wie die
Vorinstanz im angefochtenen Entscheid zu Recht festgesetzt hat.
4.1.4 Das Zeichen muss in markenmässiger Art und Weise gebraucht wor-
den sein. Ein solcher Gebrauch liegt vor, wenn die Marke von den Abneh-
mern als Mittel zur Unterscheidung verschiedener Produkte im Sinne eines
Hinweises auf deren betriebliche Herkunft erkannt werden kann. Massstab
für den erforderlichen, ernsthaften Markengebrauch sind die branchenüb-
lichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns. Zu be-
rücksichtigen sind Art, Umfang und Dauer des Gebrauchs sowie die be-
sonderen Umstände des Einzelfalls wie Grösse und Struktur des in Frage
stehenden Unternehmens. Kein ernsthafter Markengebrauch ist etwa die
bloss geringfügige oder nur kurzfristige Markenbenutzung für Produkte des
Massenkonsums (vgl. Urteil des BVGer B-4465/2012 vom 11. Juni 2013
E. 2.5 „Lifetec/Life Technologies“ m.w.H.).
4.1.5 Die Obliegenheit des Markengebrauchs besteht grundsätzlich für alle
Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist. Nur bezüglich der-
jenigen eingetragenen Waren oder Dienstleistungen, für die eine Marke
tatsächlich gebraucht wird (sofern nicht zureichende Gründe für den Nicht-
gebrauch bestehen), treten die Rechtswirkungen des rechtserhaltenden
Gebrauchs ein (Urteil des BVGer B-7505/2006 vom 2. Juli 2007 E. 5 „Maxx
[fig.]/max Maximum + value [fig.]“). Gebrauchshandlungen für einen Teilbe-
griff gelten umso mehr auch für den ganzen Oberbegriff, je prototypischer
sie für diesen Oberbegriff stehen, je mehr Gebrauchshandlungen für unter-
schiedliche Waren des Oberbegriffs sich zum Eindruck eines zusammen-
B-7057/2016
Seite 15
hängenden Warenbereichs unter der Marke verbinden und je enger und
präziser der Oberbegriff ist. Solche Gebrauchshandlungen stehen im Ge-
gensatz zu isolierten Gebrauchshandlungen, die untypisch und unspezi-
fisch für den Oberbegriff sind und sich stärker von anderen im Oberbegriff
enthaltenen Waren oder Dienstleistungen unterscheiden (Urteil des BVGer
B-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 2.3 „Gadovist/Gadogita“). Der Schutz-
umfang einer Marke kann sich jedoch nicht auf Waren und Dienstleistun-
gen erweitern, welche zwar unter einen in der Markeneintragung enthalte-
nen breiten Oberbegriff subsumierbar sind, durch den glaubhaft gemach-
ten Teilgebrauch aber nicht als mögliches künftiges Angebot seitens der
massgeblichen Verkehrskreise erwartet werden kann (Urteil des BVGer
B-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 2.3 „Gadovist/Gadogita“; WANG, a.a.O.,
Rz. 33 ff. ad Art. 11 MSchG, insbesondere Rz. 37 f.). Die vom Bundesver-
waltungsgericht praktizierte sog. erweiterte Minimallösung wird inzwischen
auch von der Vorinstanz angewendet und anerkannt (vgl. hierzu auch die
Richtlinien in Markensachen in der Fassung vom 1.1.2017, Teil 6
Ziff. 5.4.5.2).
4.1.6 Grundsätzlich muss die Marke in der Schweiz gebraucht werden.
Ferner kann sich der Markeninhaber auch den Gebrauch durch Dritte an-
rechnen lassen, der mit seiner Zustimmung erfolgte (Art. 11 Abs. 3
MSchG).
4.1.7 Der Widersprechende muss den Gebrauch seiner Marke im relevan-
ten Zeitraum nicht beweisen, sondern nur glaubhaft machen (Art. 32
MSchG). Glaubhaftmachen bedeutet, dem Gericht aufgrund objektiver An-
haltspunkte den Eindruck zu vermitteln, dass die fraglichen Tatsachen nicht
bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind. Es braucht keine volle Über-
zeugung des Gerichts, doch muss dieses zumindest die Möglichkeit, dass
die behaupteten Tatsachen stimmen, höher einschätzen als das Gegenteil
(BGE 130 III 333 E. 3.2 „Uhrenarmband [3D]“; Urteil des BVGer
B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.8 „Lifetec/Life Technologies” m.w.H.).
4.1.8 Als mögliche Belege für den rechtserhaltenden Gebrauch dienen Ur-
kunden (Rechnungen, Lieferscheine) und Augenscheinobjekte (Etiketten-
muster, Verpackungen, Kataloge, Prospekte). Alle Belege müssen sich auf
den massgeblichen Zeitraum vor der Einrede des Nichtgebrauchs bezie-
hen, was deren einwandfreie Datierung voraussetzt. Undatierbare Belege
können unter Umständen in Kombination mit anderen, datierbaren berück-
sichtigt werden (Urteil des BVGer B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.9
„Lifetec/Life Technologies“ m.w.H.).
B-7057/2016
Seite 16
4.1.9 Der rechtserhaltende Gebrauch muss so, wie die Marke eingetragen
ist, oder in einer hiervon nur unwesentlich abweichenden Form, marken-
mässig, ernsthaft und im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren
und Dienstleistungen erfolgen (Urteile des BVGer B-3416/2011 vom
17. Februar 2012 E. 4.4 „MyLife [fig.]“, B-7500/2006 vom 19. Dezember
2007 E. 5.3.1 „Diva Cravatte [fig.]/DD Divo Diva [fig.]“).
4.2
4.2.1 Sämtliche von der Beschwerdegegnerin ins Recht gelegten Ge-
brauchsbelege wurden bereits im vorinstanzlichen Verfahren eingereicht,
zum Teil auf einer CD-Rom. Die Vorinstanz hat die Belege in folgende Bei-
lagen („Allegati“) aufgeteilt:
 Beilage 1:
Diverse Rechnungen für die Jahre 2000-2010 (recte: 2010-2015);
 Beilage 2:
Kataloge und Auszüge aus Katalogen;
 Beilage 3:
Katalog mit dem Titel: „Catalogo GET LIMITED 2009-2010“;
 Beilage 4:
Distributions- und Agenturvertrag für die Schweiz (gültig für die Jahre
2013-2015);
 Beilage 5:
sich auf die Bezahlung der Firma (…) beziehende Rechnungen im Zu-
sammenhang mit der Ausstellung „…“ in (…) (für die Zeit vom 18. bis 22.
Januar 2014);
 Beilage 6:
Foto einer Werbeseite der Migros vom 2. August 2001;
 Beilage 7:
(…)-Rechnungen vom 20. August 2002 bis 31. Juli 2004 für Werbungsbei-
trag;
 Beilage 8:
(…)-Rechnung vom 10. Juli 2003 für Werbungsbeitrag;
 Beilage 9:
diverse Zollbegleitscheine für die Jahre 1997 bis 1999.
B-7057/2016
Seite 17
Im Beschwerdeverfahren hat die Beschwerdegegnerin keine neuen Belege
vorgelegt.
4.2.2 Wie die Vorinstanz im angefochtenen Entscheid zu Recht festhält,
fallen ein Teil der Rechnungen aus der Beilage 1 sowie sämtliche Rech-
nungsbelege gemäss Beilagen 7, 8 und 9, die Auszüge aus den Katalogen
gemäss Beilage 2 und die Beilage 6 nicht in den relevanten Zeitraum und
können einen rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke daher
nicht glaubhaft machen. Insbesondere sind sämtliche Katalogauszüge ge-
mäss Beilage 2 mangels Datierung nicht zu berücksichtigen. Ebenso wenig
ist die Würdigung der Vorinstanz zu beanstanden, soweit sie den Rech-
nungen gemäss Beilage 5 und dem Distributions- und Agenturvertrag die
Relevanz abgesprochen hat. In der Tat enthält die Beilage 5 keinen aus-
drücklichen Hinweis auf die Widerspruchsmarke oder auf die von ihr bean-
spruchten Waren. In der Beilage 4 fehlt ebenfalls ein expliziter Hinweis auf
die Widerspruchsmarke. Diese Ausführungen werden von der Beschwer-
deführerin auch nicht bestritten.
In den relevanten Zeitraum fallen somit nur die Rechnungen für die Periode
2010-2015 (Beilage 1) und der Katalog „GET UNLIMITED 2009-2010“ (Bei-
lage 3). Es fällt auf, dass die Widerspruchsmarke in der registrierten Form
und der Name des Markeninhabers auf sämtlichen Rechnungen oben links
erscheinen. Die Rechnungen sind an verschiedene Gesellschaften mit Sitz
in der Schweiz adressiert, womit sie einen genügenden Bezug zur Schweiz
aufweisen. Im genannten Katalog 2009-2010 ist die Widerspruchsmarke in
der registrierten Form angebracht, eine Verbindung mit der Schweiz jedoch
nicht direkt ersichtlich. Dennoch ist festzustellen, dass die darin enthalte-
nen Produkte mit einem Referenzcode versehen sind, der ebenfalls in den
erwähnten Rechnungen übernommen wird. Damit kann auf eine Verbin-
dung mit den Rechnungen geschlossen werden, welche für einen Ge-
brauch in der Schweiz bestimmt sind. Die Berücksichtigung der Beilage 3
durch die Vorinstanz ist daher nicht zu beanstanden und wurde von den
Parteien im Übrigen auch nicht bestritten.
Allein gestützt auf die Rechnungen im relevanten Zeitraum hat die Vor-
instanz feststellen können, dass die Beschwerdegegnerin unter der Wider-
spruchsmarke mindestens 1‘613 Rucksäcke („sacs à dos“), 211 Schulmap-
pen („sacs d’écoliers“), 46 Umhängetaschen („sacs à bandoulière“),
12 Trolleys, 13 Portemonnaies („portefeuilles“) und eine Agenda
(„agenda“) in der Schweiz verkauft und einen Umsatz von EUR 95‘306.46
B-7057/2016
Seite 18
erzielt hat. Aufgrund dieser Angaben konnte sich die Vorinstanz daher ver-
anlasst sehen, einen ernsthaften Gebrauch der Widerspruchsmarke zu-
mindest für „sacs à dos, petits sacs à dos; sacs d’écoliers; sacs à bandou-
lière“ als glaubhaft gemacht zu erachten, nicht aber für die Trolleys, Porte-
monnaies und eine Agenda.
4.3
4.3.1 Die Beschwerdeführerin bestreitet den ernsthaften Gebrauch der Wi-
derspruchsmarke in quantitativer Hinsicht. Sie geht nach eigener Verifizie-
rung der von ihr eingesehenen Rechnungen im massgeblichen Zeitraum
vom Verkauf von 1‘286 Rucksäcken (im Gegensatz zu den 1‘613 von der
Vorinstanz eruierten) und 12 Brieftaschen aus. Zu den weiteren durch die
Vorinstanz ermittelten und vom Bundesverwaltungsgericht verifizierten
Zahlen von 211 Schulmappen („sacs d’écoliers“) und 46 Umhängetaschen
(„sacs à bandoulière“) äussert sich die Beschwerdeführerin hingegen nicht.
Ihrer Ansicht nach handelt es sich bei den Schülerrucksäcken um Massen-
artikel im unteren Preissegment. In Anbetracht des Zielpublikums von ge-
gen 1 Million Schülerinnen und Schülern lasse die mit den Jahren abneh-
mende Lieferung von 1‘286 Rucksäcken über einen Zeitraum von fünf Jah-
ren nicht auf eine intensivere und regelmässige Benutzung schliessen.
4.3.2 Die Argumentation der Beschwerdeführerin vermag nicht auf der
ganzen Linie zu überzeugen. Zwar kann der Verkauf von nur 12 Trolleys,
13 Portemonnaies und einer Agenda innerhalb der fraglichen Zeitspanne
nicht als genügend betrachtet werden, um von einem ernsthaften Ge-
brauch reden zu können. Das hat die Vorinstanz ebenfalls zu Recht er-
kannt. Mit Bezug auf die Rucksäcke, Schulmappen und Umhängetaschen
lässt sich aus den ins Recht gelegten Rechnungen jedoch der Nachweis
von zahlreichen Lieferungen über mehrere Jahre an diverse Abnehmer in
der Schweiz ableiten, unabhängig davon, ob bezüglich der Rucksäcke auf
die Ermittlung der Verkaufszahlen durch die Vorinstanz oder auf diejenige
der Beschwerdeführerin abgestellt wird. Diese dokumentierten Verkaufs-
aktivitäten mögen auf den ersten Blick vielleicht bescheiden anmuten. Den-
noch erscheinen sie geeignet, um einen ernsthaften Gebrauch glaubhaft
zu machen. Erstens wurden die Rucksäcke, Schulmappen und Umhänge-
taschen immerhin mit einer gewissen Regelmässigkeit während dem gan-
zen relevanten Zeitraum verkauft. Zweitens handelt es sich bei den in
Klasse 18 beanspruchten Waren - entgegen der Meinung der Beschwer-
deführerin - im Wesentlichen um Produkte, welche sich grundsätzlich an
B-7057/2016
Seite 19
das allgemeine Publikum richten, von den Abnehmern zwar mit einer ge-
wissen Regelmässigkeit am Markt nachgefragt, aber nicht tagtäglich er-
worben werden, wie dies bei Esswaren oder Kleidungsstücke der Fall ist
(vgl. Urteil des BVGer B-3050/2011 vom 4. September 2012 E. 6 „7SEVEN
[fig.]/ROOMSEVEN“ m.w.H. auf die Praxis des BVGer; GALLUS JOLLER,
a.a.O., Art. 3 N. 55). Von Massenprodukten oder Produkte für den Massen-
konsum kann also nicht die Rede sein. Und drittens, wie die Beschwerde-
gegnerin in nachvollziehbarer Weise darlegt, ist bei der Frage des ernst-
haften Gebrauchs noch zu beachten, dass auf dem Markt für Taschen und
Rucksäcke eine grosse Anzahl Anbieter aktiv ist (im Online- sowie im sta-
tionären Handel) und dass einige wenige Hersteller einen beachtlichen An-
teil des Marktes abdecken und den vielen kleineren Anbietern hingegen
eher geringe Marktanteile zukommen dürften. Diese Aspekte können nicht
völlig unberücksichtigt bleiben.
4.3.3 Unter Berücksichtigung der gesamten Umstände vermögen die in
den Rechnungen ausgewiesenen Verkaufs- und Umsatzzahlen einen
ernsthaften Gebrauch glaubhaft zu machen. Es liegt nahe und ist glaub-
haft, dass es sich bei den von der Widersprechenden vorgenommenen
Handlungen mit Bezug auf Rucksäcke, Schulmappen und Umhängeta-
schen nicht um blosse und kurzfristige Einzelaktionen, sondern um im re-
levanten Zeitraum regelmässige Verkäufe handeln dürfte.
4.4
4.4.1 Die Beschwerdeführerin stösst sich daran, dass die Vorinstanz die
Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs im Zusammenhang
mit „sacs à dos, petits sacs à dos, sacs à bandoulière; sacs d’écoliers“
bejaht und die Frage des rechtserhaltenden Gebrauchs bezüglich der üb-
rigen Waren der Klasse 18 offen gelassen habe. Wenn überhaupt, wäre
eine solche Glaubhaftmachung ausschliesslich auf „sacs à dos, petis sacs
à dos“ für Schüler, die aus Stoff und Kunststoff hergestellt werden, zu be-
schränken. Die Rechtswirkung des Markengebrauchs habe sich nur auf die
tatsächlich benutzten Waren und nicht auch auf die übrigen Waren und
Dienstleistungen zu beziehen. Insbesondere könne der Gebrauch für ein-
zelne Produkte nicht als Gebrauch für den gesamten Oberbegriff gelten.
Ein Gebrauch der Widerspruchsmarke für „Leder und Lederimitationen so-
wie Waren daraus, Reise- und Handkoffer, Regenschirme und Sonnen-
schirme sowie Spazierstöcke“ sei weder glaubhaft gemacht noch nachge-
wiesen worden.
B-7057/2016
Seite 20
Hierzu hat die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung festgehalten,
dass sie die Verwechslungsgefahr nur aufgrund der Waren prüfe, deren
Gebrauch rechtsgenüglich glaubhaft gemacht worden sei. Sie liess in der
Folge die Frage offen, ob der im beschränkten Umfang von ihr anerkannte
Gebrauch der Widerspruchsmarke auch noch auf weitere Waren der
Klasse 18 erstreckt werden könne. Dies mit der Begründung, dass die
Gleichartigkeit der Waren schon aufgrund des bejahten Teilgebrauchs an-
erkannt werden könne. Eine Erstreckung dieses Gebrauchs hätte keine
Auswirkungen auf die Prüfung der Verwechslungsgefahr, weil eine Waren-
gleichartigkeit aufgrund des Oberbegriffs „malles et valises“ für die von der
angefochtenen Marke beanspruchten Waren der Klasse 16 und für die Wa-
ren „Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie in dieser
Klasse enthalten sind; Häute und Felle; Peitschen, Pferdegeschirre und
Sattlerwaren“ der Klasse 18 sowieso zu verneinen wäre. In ihrer Eingabe
vom 10. Januar 2017 hielt die Vorinstanz fest, dass die von ihr neu ab
1. Januar 2017 angewendete erweiterte Minimallösung (vgl. vorne
E. 4.1.5 i.f.) nichts an diesem Ergebnis zu ändern vermöge.
Die Beschwerdegegnerin unterstützt die Auffassung der Vorinstanz zur
Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs und macht keine Er-
streckung des anerkannten Teilgebrauchs auf weitere Warengattungen der
Klasse 18 im Sinne eines zukünftiges, erwartetes Angebots geltend.
4.4.2 Diesbezüglich gilt es anzumerken, dass der Sichtweise der Be-
schwerdeführerin, wonach ein rechtserhaltender Gebrauch nur bezüglich
Rucksäcke und kleiner Rucksäcke aus Stoff und Kunststoff für Schüler an-
zuerkennen sei, nicht gefolgt werden kann. Bei den Waren der Klasse 18
handelt es sich im Wesentlichen um Leder, Lederimitationen, Reisebe-
darfsartikel („bagages et sacs de transports“), soweit sie nicht in anderen
Klassen enthalten sind, sowie Sattlerwaren. Wie an anderer Stelle bereits
angeführt (vgl. vorne E. 4.3.2), richten sich solche Waren an ein allgemei-
nes Publikum und nicht nur an Schülerinnen und Schüler. Im Übrigen stellt
die Beschwerdeführerin die von der Vorinstanz ermittelten und vom Bun-
desverwaltungsgericht verifizierten Verkäufe von 211 Schulmappen („sacs
d’écoliers“) und 46 Umhängetaschen („sacs à bandoulière“) nicht zur Dis-
kussion und begründet in keiner Weise, weshalb und inwiefern die Glaub-
haftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs in diesem Umfang nicht
gelten sollte.
B-7057/2016
Seite 21
Selbst wenn einer Einschränkung des rechtserhaltenden Gebrauchs auf
Rucksäcke und kleine Rucksäcke zuzustimmen bzw. die Ansicht der Be-
schwerdeführerin zu teilen wäre, würde die Prüfung der Warengleichartig-
keit wohl kaum zu einem anderen Ergebnis führen (vgl. E. 7). Denn allein
die Waren „Rücksäcke und kleine Rücksäcke“ würden ohnehin in den
Gleichartigkeitsbereich der von der angefochtenen Marken beanspruchten
Produkte der Klasse 18 „Waren aus Leder und Lederimitationen, soweit sie
nicht in anderen Klassen enthalten sind; Reise- und Handkoffer; Regen-
schirme und Sonnenschirme; Spazierstöcke“ fallen bzw. ausserhalb des
Gleichartigkeitsbereichs der von der angefochtenen Marke beanspruchten
Waren der Klasse 16 und „Leder und Lederimitationen, Häute und Felle;
Peitschen, Pferdegeschirre und Sattelwaren“ der Klasse 18 liegen.
Ferner ist darauf hinzuweisen, dass die Waren „sacs à bandoulière“ im Wa-
renkatalog der Klasse 18, für den die Schutzausdehnung der Wider-
spruchsmarke in der Schweiz beantragt wurde, zwar nicht eindeutig be-
nannt sind. Jedoch dürften diese durch den explizit aufgeführten Unterbe-
griff „sacs à main“ abgedeckt sein, wie die Vorinstanz in der angefochtenen
Verfügung zu Recht festgehalten hat.
4.5 Zusammenfassend ergibt sich, dass der Gebrauch der Widerspruchs-
marke im Zusammenhang mit „sacs à dos, petits sacs à dos, sacs à
bandoulière (im Sinne von „sacs à main“), sacs d’écoliers“ rechtsgenüglich
und ernsthaft glaubhaft gemacht wurde. Ob dieser glaubhaft gemachte
Teilgebrauch auch weiteren von der Widerspruchsmarke beanspruchten
Ober- und Unterbegriffen zugerechnet werden kann, darf vorliegend offen
bleiben, nachdem die Beschwerdegegnerin die vorinstanzliche Beurteilung
in diesem Punkt teilt und auch nicht geltend macht, für welche weitere Wa-
ren aus Sicht der massgeblichen Verkehrskreise der künftige Gebrauch
durch die festgestellte Gebrauchshandlung nahegelegt und erwartet werde
und da, wie die Vorinstanz zu Recht festhält, auch nicht zu erwarten ist,
dass die Prüfung der Gleichartigkeit der Waren und der Verwechslungsge-
fahr aufgrund eines ausgedehnteren rechtserhaltenden Gebrauchs anders
als in der angefochtenen Verfügung zu entscheiden wäre (vgl. E. 7 ff.; für
ein Offenlassen der Frage eines erweiterten Teilgebrauchs vgl. auch das
Urteil des BVGer B-6249/2014 vom 25. Juli 2016 E. 5.3 „Campagnolo
[fig.]/F.lli Campagnolo [fig.]“).

B-7057/2016
Seite 22
5.
5.1 Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen eine jüngere
Markeneintragung erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich und für glei-
che oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so dass
sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c i.V.m.
Art. 31 Abs. 1 MSchG). An die Unterschiedlichkeit der Waren und Dienst-
leistungen sind dabei umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher
sich die Zeichen sind, und umgekehrt (BGE 128 III 445, E. 3.1 „Appenzel-
ler“; 128 III 99, E. 2.c „Orfina“; 122 III 382, E. 3a „Kamillosan/Kammillon“;
121 II 377, E. 2a „Boss/Boks“). Dabei sind die Aufmerksamkeit der mass-
gebenden Verkehrskreise und die Kennzeichnungskraft der Widerspruchs-
marke zu berücksichtigen (BGE 121 III 378, E. 2.a „Boss/Boks“; Urteil des
BVGer B-531/2013 vom 21. Oktober 2013, E. 2.1 „Gallo/Gallay [fig.]“,
m.H.).
5.2 Die Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen wird grundsätzlich
anhand der Einträge im Markenregister beurteilt, sofern der sachliche
Schutzbereich nicht zufolge Nichtgebrauchseinrede eingeschränkt ist
(Urteil des BVGer B-531/2013 vom 21. Oktober 2013, E. 2.2 „Gallo/Gallay
[fig.]“, mit Hinweisen; GALLUS JOLLER, a.a.O., Art. 3 Rz. 267). Die Beurtei-
lung erfolgt unter Berücksichtigung der marktspezifischen Wertschöp-
fungsketten, Vertriebskanäle und Vermarktungsmöglichkeiten (vgl. Urteil
des BVGer B-2269/2011 vom 9. März 2012, E. 6.5.1 „Bonewelding [fig.]“;
B-758/2007 vom 26. Juli 2007, E. 5.1 „G-mode/Gmode“; JOLLER, a.a.O.,
Art. 3 N. 271 ff.).
5.3 Zur Beurteilung der Zeichenähnlichkeit der zu vergleichenden Marken
ist grundsätzlich auf die Registrierung abzustellen (BGE 116 II 609, E. 2.c
„Fioretto“; EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: Schweizerisches Immaterial-
güter- und Wettbewerbsrecht [SIWR], Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, Rz 204 ff.).
Da zwei Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrgenommen werden, ist der
Gesamteindruck im Erinnerungsbild der Abnehmer zu prüfen (BGE 121 III
377, E. 2.a „Boss/Boks“; 119 II 476, E. 2.d „Radion/Radomat“; MARBACH,
a.a.O., Rz 867). Dem Zeichenanfang sowie -ende kommen dabei in der
Regel eine höhere Bedeutung zu, da sie besser im Gedächtnis haften blei-
ben (BGE 127 III 160, E. 2.b „Securitas/Securicall“; BGE 122 III 382, E. 5.a
„Kamillosan/Kamillon“; Urteil des BVGer B-142/2009 vom 6. Mai 2009,
E. 2.3 „Pulcino/Dolcino“).
B-7057/2016
Seite 23
5.4 Für die Ähnlichkeit verbaler Zeichen sind der Wortklang, das Schriftbild
und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160,
E. 2.b/cc „Securitas/Securicall“). Den Wortklang prägen insbesondere das
Silbenmass, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale,
während das Schriftbild vor allem durch die Wortlänge und durch die Ei-
genheiten der verwendeten Buchstaben gekennzeichnet wird (BGE 127 III
160, E. 2.b „Securitas/Securicall“; 122 III 382, E. 5.a „Kamillosan/Kamillon“;
121 III 377, E. 2.b „Boss/Boks“). Bereits die Nähe auf einer dieser Beurtei-
lungsebenen kann genügen, um auf Zeichenähnlichkeit zu schliessen. An-
dererseits kann die Ähnlichkeit auf einer Ebene durch Unterschiede auf
einer anderen Ebene neutralisiert werden, so zum Beispiel ein ähnlicher
Wortklang durch einen abweichenden Sinngehalt (Urteil des BVGer
B-142/2009 vom 6. Mai 2009, E. 2.3 „Pulcino/Dolcino”, m.H.). Die Marken-
prüfung erfolgt gleichberechtigt in Bezug auf alle vier Landessprachen, wo-
bei die Nähe in einer Sprache genügen kann, um die Zeichenähnlichkeit
zu bejahen (BGE 131 III 495, E. 5 „Felsenkeller“; 128 III 447, E. 1.5 „Premi-
ère“; Urteil des BVGer B-484/2013 vom 15. August 2014, E. 2.3
„Couronné“).
5.5 Bei kombinierten Wort-/Bildmarken sind die einzelnen Bestandteile
nach ihrer Kennzeichnungskraft zu gewichten. Entscheidend für den
Gesamteindruck sind die prägenden Wort- oder Bildelemente, während
kennzeichnungsschwache Wort- und Bildelemente diesen weniger
beeinflussen. Enthält eine Marke sowohl charakteristische Wort- wie auch
Bildelemente, so können diese den massgeblichen Erinnerungseindruck
gleichermassen prägen (Urteile des BVGer B-4159/2009 vom
25. November 2009 E. 2.4 "Efe [fig.]/Eve" und B-7500/2006 vom
19. Dezember 2007 E. 6.4 "Diva Cravatte [fig.]/DD Divo Diva [fig.]" je mit
Hinweisen). Entsprechend kann bereits angesichts einer hohen
Zeichenähnlichkeit in Bezug auf das Wort- oder das Bildelement eine
Verwechslungsgefahr resultieren (MARBACH, a.a.O., N. 930 f.). Sind die
Bildelemente einer kombinierten Wort-/Bildmarke nur wenig
kennzeichnungskräftig, treten sie beim Zeichenvergleich in den
Hintergrund (Entscheid der RKGE vom 10. Februar 2004 E. 10
SPEEDO/Speed Company [fig.], veröffentlicht in sic! 2004 S. 578 f.).
5.6 Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der
Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen Fehlzu-
rechnungen zu befürchten sind, so dass die mit dem jüngeren Zeichen ver-
sehenen Waren und Dienstleistungen dem falschen Markeninhaber zuge-
rechnet werden. Die Verwechslungsgefahr ist eine unmittelbare, wenn
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eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird, und
eine mittelbare, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar
auseinanderhalten, dahinter aber wirtschaftliche Zusammenhänge der
Markeninhaber vermuten, die in Wirklichkeit nicht bestehen (Urteile des
BVGer B-2296/2014 vom 29. Juni 2015, E. 3.5 „ysl [fig.]/sl skinny love [fig]“;
B-531/2013 vom 21. Oktober 2013, E. 2.5 „Gallo/Gallay [fig.]“; JOLLER,
a.a.O., Art. 3 N. 23 ff.).
5.7 Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr erfolgt gestützt auf die
Schutzwirkung, welche der Widerspruchsmarke im Hinblick auf ihre Kenn-
zeichnungskraft zukommt (BGE 122 III 382, E. 2.a „Kamillosan/Kamillon“;
MARBACH, a.a.O., Rz 942 ff., 975 ff.). Die Kennzeichnungskraft bezeichnet
die Fähigkeit einer Marke, sich dem Publikum als Marke einzuprägen; in
Abgrenzung von der abstrakt zu beurteilenden Unterscheidungskraft kann
sich die Kennzeichnungskraft im Lauf der Zeit verändern, indem beispiels-
weise eine Marke durch Benutzung gestärkt oder durch Drittzeichen ge-
schwächt wird (BGE 122 III 382, E. 2.a „Kamillosan/Kamillon“). Stark sind
Marken, die entweder aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder
aber sich im Verkehr durchgesetzt haben (BGE 122 III 385, E. 2.a „Kamil-
losan/Kamillon“, mit Hinweisen; Urteil des BVGer B-1136/2009 vom 9. Juli
2010, E. 3.3 „Pernaton/Pernadol“, mit Hinweisen; MARBACH, a.a.O.,
Rz. 979). Für schwächere Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich
kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon be-
scheidene Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu
schaffen (BGE 122 III 382, E. 2.a „Kamillosan/Kamillon“). Schwach sind
insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an das Ge-
meingut anlehnen (BGE 122 III 382, E. 2.a „Kamillosan/Kamillon“; Urteil
des BVGer B-5119/2014 vom 17. März 2016, E. 2.7 „Visudyne/Vivadin“;
B-1136/2009 vom 9. Juli 2010, E. 7.2 „Pernaton/Pernadol“; B-2235/2008
vom 2. März 2010, E. 5.2 „Dermoxane/Dermasan“). Dazu gehören Sach-
bezeichnungen sowie Hinweise auf Eigenschaften wie die Bestimmung,
den Verwendungszweck oder die Wirkungsweise der Waren oder Dienst-
leistungen, sofern sie von den Verkehrskreisen ohne besondere Denkar-
beit oder Fantasieaufwand verstanden werden und sich nicht in blossen
Anspielungen erschöpfen (BGE 135 II 359, E. 2.5.5 „akustische Marke“;
Urteile des BVGer B-283/2012 vom 13. Dezember 2012, E. 4.1 „Noble-
wood“; B-5119/2014 vom 17. März 2016, E. 2.7 „Visudyne/Vivadin“).

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6.
Zunächst sind vorliegend die massgeblichen Verkehrskreise zu bestim-
men. Um dies zu tun, ist vom Warenverzeichnis der älteren Marke auszu-
gehen, sofern der sachliche Schutzbereich nicht zufolge Nichtgebrauchs-
einrede eingeschränkt ist (Urteil des BVGer B-5119/2014 vom 17. März
2016, E. 4 „Visudyne/Vivadin“, mit Hinweisen; RAPHAEL NUSSER, Die mass-
geblichen Verkehrskreise im schweizerischen Markenrecht, Bern 2015,
S. 145). Eine erhöhte Aufmerksamkeit und eine reduzierte Verwechslungs-
gefahr werden in der Regel angenommen, wenn sich eine Marke nur an
Fachleute wendet, während bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs mit
einer geringeren Aufmerksamkeit der Verkehrskreise zu rechnen ist (Urteil
des BVGer B-1398/2011 vom 25. September 2012, E. 5.4 „Etavis/Estavis
1993“; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 54 ff.).
Aufgrund der erhobenen Nichtgebrauchseinrede ist die sachliche Schutz-
wirkung vorliegend auf den rechtserhaltend glaubhaft gemachten Ge-
brauch beschränkt, d.h. auf „sacs à dos, petits sacs à dos, sacs à bandou-
lière, sacs d’écoliers“ (vgl. vorne E. 4.4 ff.; angefochtene Verfügung, S. 6 f.,
Rz 18 f.; vgl. Urteil des BVGer B- 5871/2011 vom 4. März 2013, E. 2.3
„Gadovist/Gadogita“). Folglich bestehen die massgebenden Verkehrs-
kreise grundsätzlich aus Durchschnittskonsumenten und nicht nur aus
Schülern, wie die Beschwerdeführerin es gerne sähe. Die angesprochenen
Abnehmer erwerben solche Produkte zwar nicht täglich, aber mit einer ge-
wissen Regelmässigkeit. Dabei legen sie einen durchschnittlichen Auf-
merksamkeitsgrad an den Tag (Urteil des BVGer B-3050/2011 vom 4. Sep-
tember 2012 E. 6 “7SEVEN [fig.] / ROOM SEVEN”; MARBACH, a.a.O.,
N. 998).
7.
Sodann ist die Gleichartigkeit der Waren, für welche der rechtserhaltende
Gebrauch glaubhaft gemacht wurde, zu prüfen.
7.1 Zwischen den „Reise- und Handkoffer“ der angefochtenen Marke und
den „sacs à dos, petits sacs à dos“ der Widerspruchsmarke ist eine ge-
wisse Gleichartigkeit der Waren anzunehmen. Besagte Artikel werden von
den gleichen Spezialgeschäften angeboten und verfolgen den gleichen
Zweck.
7.2 Bei den Waren „Regenschirme und Sonnenschirme; Spazierstöcke“
der angefochtenen Marke und „sacs à dos, petits sacs à dos, sacs à
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Seite 26
bandoulière, sacs d’écoliers“ der Widerspruchsmarke kann es sich durch-
aus um verwandte Erzeugnisse handeln, werden solche Artikel üblicher-
weise doch als sinnvolle Ergänzung einer ganzen Reihe von Produkten
betrachtet und auch von den gleichen Vertriebskanäle angeboten. In die-
sem Umfang ist eine Warengleichartigkeit ebenfalls zu bejahen.
7.3 Eine Warenidentität besteht ferner zwischen den „sacs à dos, petits
sacs à dos, sacs à bandoulière, sacs d’écoliers“ aus Leder oder Lederimi-
tationen der Widerspruchsmarke und den „Waren aus Leder und Lederimi-
tationen, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind“ der angefoch-
tenen Marke. Rucksäcke, kleine Rucksäcke, Umhängetaschen und Schü-
lermappen aus Leder oder Lederimitationen dürften in die Kategorie der
Waren aus Leder und Lederimitationen fallen. Zudem ist von Warengleich-
artigkeit zwischen „sacs à dos, petits sacs à dos, sacs à bandoulière, sacs
d’écoliers“ nicht aus Leder oder lederähnlichem Material und den „Waren
aus Leder und Lederimitationen, soweit sie nicht in anderen Klassen ent-
halten sind“ der angefochtenen Marke auszugehen. Denn hinter den ge-
nannten Waren können das gleiche Know-how in der Herstellung und die
gleichen Vertriebskanäle vermutet werden.
7.4 Die Gleichartigkeit zwischen den Waren „Leder und Lederimitationen,
Häute und Felle“ der angefochtenen Marke und den vom rechtserhalten-
den Teilgebrauch erfassten Waren der Widerspruchsmarke ist zu vernei-
nen. Bei den Ersten handelt es sich um Rohstoffe, bei den Letzten um Fer-
tigprodukte (Urteil des BVGer B-6804/2010 vom 24. März 2011, E. 3.1 –
zero [fig] / ZERO35 EMMEBO [fig]). Gleich verhält es sich mit den Waren
„Peitschen, Pferdegeschirre und Sattelwaren“ der angefochtenen Marke
und den „sacs à dos, petits sacs à dos, sacs à bandoulière, sac d’écoliers“
der Widerspruchsmarke. Die sich gegenüberstehenden Waren sind bezüg-
lich deren Natur, Verwendungszweck, Zweckbestimmung und Vertriebska-
näle eindeutig unterschiedlich. Schliesslich besteht keine Gleichartigkeit
zwischen den Waren der Klasse 16 der angefochtenen Marke und den von
der Widerspruchmarke im Umfang der Glaubhaftmachung des rechtserhal-
tenden Gebrauchs beanspruchten Produkten. Solche Waren verfolgen ei-
nen unterschiedlichen Zweck und haben verschiedene Vertriebs-kanäle.
7.5 Zusammenfassend ergibt sich, dass die Warengleichartigkeit für sämt-
liche von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren der Klasse 16
sowie für die Waren „Leder und Lederimitationen, Häute und Felle; Peit-
schen, Pferdegeschirre und Sattelwaren“ der Klasse 18 nicht gegeben ist.
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Hinsichtlich dieser Waren ist eine Verwechslungsgefahr ungeachtet des Er-
gebnisses der Prüfung der Zeichenähnlichkeit ausgeschlossen.
Indessen ist zwischen den Waren „Waren aus Leder und Lederimitationen,
soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Reise- und Handkoffer;
Regenschirme und Sonnenschirme; Spazierstöcke“ und den vom aner-
kannten Teilgebrauch betroffenen Waren der Beschwerdegegnerin eine
Warenidentität bzw. Warengleichartigkeit zu bejahen.
Insgesamt ist die Beurteilung der Warengleichartigkeit durch die Vorinstanz
nicht zu beanstanden.
8.
Nachfolgend ist die Zeichenähnlichkeit anhand des Wortklangs, des
Schriftbilds und des Sinngehalts zu prüfen.
8.1 Im vorliegenden Fall stehen sich die Zeichen "SEVENFRIDAY" und
"7SEVEN" [fig.] gegenüber. Bei der angefochtenen Marke "SEVEN-
FRIDAY" handelt es sich um eine reine Wortmarke, die aus den ungetrennt
geschriebenen Wortelementen aus dem englischen Vokabular „SEVEN“
und „FRIDAY“ besteht. Indes stellt die Widerspruchsmarke eine kombi-
nierte Wort-/Bildmarke dar. Sie besteht aus der Zahl „7“ und dem Wort „SE-
VEN“ (zu Deutsch: sieben), das in kleinen, gleich hohen Buchstaben auf
hellem Hintergrund dargestellt ist, wobei dem Wort „SEVEN“ die Ziffer „7“
vorangestellt und im oberen Zahlenteil ein kleiner dunkler fünfzackiger
Stern abgebildet ist. Die Ziffer „7“ und die Buchstaben zu „SEVEN“ sind
fliessend ineinander geschrieben.
Entgegen der Meinung der Beschwerdeführerin ist anzumerken, dass die
Hinzufügung der Ziffer „7“ vor dem Zahlwort „SEVEN“ die Bedeutung des
Wortelements unterstreicht, so dass die gestalterischen Elemente der Wi-
derspruchsmarke den Gesamtdruck nur wenig beeinflussen können. Es ist
deshalb naheliegend, dass der Wortbestandteil „SEVEN“ das Kernelement
der Widerspruchsmarke bildet. Aber auch unter Berücksichtigung der gra-
fischen Ausgestaltung ist festzuhalten, dass der Schriftzug "SEVEN" den
grössten Teil der Fläche der Widerspruchsmarke ausmacht, so dass der
Hauptbestandteil der Widerspruchsmarke überwiegend vom Wortelement
und nicht von der Zahl bestimmt wird. Im Übrigen vermag die Beschwer-
deführerin aus der Stellungnahme der Beschwerdegegnerin im Lö-
schungsverfahren bezüglich der IR-Marke 1‘027‘920 (vgl. Sachverhalt
Bst. I, Beilage 14 der Beschwerde) nichts zu ihren Gunsten abzuleiten. Die
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Beschwerdegegnerin hat lediglich beanstandet, dass sich die Beschwer-
deführerin für die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der erwähnten
IR-Marke nur auf Unterlagen gestützt habe, die sich auf die Marke
IR Nr. 720‘998 „7seven (fig.) “ beziehen. Nur für den Fall, dass
die Vorinstanz solche Unterlagen für die Glaubhaftmachung des Nichtge-
brauchs für genügend erachten sollte, stellte sich die Beschwerdegegnerin
auf den Standpunkt, dass auch Gebrauchsbelege mit dem Zeichen
für die Glaubhaftmachung des Gebrauchs der IR-Marke
1‘027‘920 zu berücksichtigen seien. Eine explizite Aussage zum Kernele-
ment der Widerspruchsmarke wurde jedoch nicht gemacht.
8.2 Vorliegend fällt eindeutig auf, dass der Hauptbestandteil der Wider-
spruchsmarke, wenn auch mit dem Zusatz „FRIDAY“, als Ganzes in der
angefochtenen Marke verwendet wird. Gemäss ständiger Rechtsprechung
ist die unveränderte Übernahme einer älteren Marke in eine jüngere Marke
unter dem Gesichtspunkt der Verwechslungsgefahr grundsätzlich unzuläs-
sig, wenn das von der angefochtenen Marke übernommene Zeichen der
Widerspruchsmarke nicht wesentlich verändert wird (vgl. Urteile des Bun-
desverwaltungsgerichts B-433/2013 vom 18. Februar 2014 E. 5.1
„Metro/Metropool“, B-4772/2012 vom 12. August 2013 E. 5.2 „Mc [fig.]/MC2
[fig.]“ und B-3118/2008 vom 1. November 2007 E. 2 und E. 6.1
„Swing/Swing Relaxx, Swing & Swing Relaxx [fig.]”, m.w.H.).
Die Übernahme des Hauptbestandteils einer Marke kann allerdings dann
zulässig sein, wenn der übernommene Bestandteil derart mit der neuen
Marke verschmolzen wird, dass er seine Individualität verliert und nur noch
als untergeordneter Teil des jüngeren Zeichens erscheint (Urteile des
BVGer B-5616/2012 vom 28. November 2013 E. 4.2 „VZ VermögensZent-
rum/SVZ Schweizer VorsorgeZentrum“ und B-4772/2012 vom 12. August
2012 E. 5.2 „Mc [fig.]/ MC2 [fig.]“, JOLLER, a.a.O., Art. 3 Rz. 134 ff.). Unter
Umständen ist es allerdings möglich, dass eine vorhandene Zeichenähn-
lichkeit durch einen unterschiedlichen Sinngehalt kompensiert wird (vgl.
BGE 112 II 362 E. 2 Escolino/Seccolino, BGE 121 III 377 E. 2b Boss/Boks;
JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 182 ff.). Dies setzt allerdings voraus, dass die sich
gegenüberstehenden Marken je einen für die massgebenden Verkehrs-
kreise erkennbaren Sinngehalt aufweisen und dieser Sinngehalt spontan
erkannt und verstanden wird (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts
vom 18. Februar 2014 E. 5.3 „Metro/Metropool“ vom 29. April 2011
B-38/2011, B-39/2001, B-40/2011, E. 7.3.2. „IKB/ICB[fig.]/ICB Banking“ so-
wie B-142/2009 vom 6. Mai 2009 E. 5.4 „Pulcino/Dolcino“). Erkannt werden
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Seite 29
nebst Worten und Ausdrücken in einer der schweizerischen Landesspra-
chen auch solche auf Englisch, soweit diese zum Grundwortschatz der
massgeblichen Verkehrskreise gehören (Urteile des BVGer B-2125/2008
vom 15. Mai 2009 E. 2.1 „Total Trader“ und B-5518/2007 vom 18. April 2007
E. 4.2 und 7 „Peach Mallow“).
8.3 In klanglicher Hinsicht besteht im Wortelement „SEVEN“ eine Überein-
stimmung. Die angefochtene Marke wird vom englischsprachig versierten
bzw. englischunkundigen Publikum als „S-E-V-N-F-R-A-I-D-E-I“ bzw.
„S-E-V-E-N-F-R-I-D-A-I” ausgesprochen. Egal, wie die Widerspruchs-
marke ausgesprochen („seven“ oder „sevenseven“) wird, unterscheiden
sich die Vokal- und Konsonantenfolgen beider Zeichen nur im Endbereich,
d. h. bei der angefochtenen Marke „E-E-A-I-E-I“ bzw. „S-V-N-F-R-D“ ge-
genüber der Widerspruchsmarke „E-E (oder E-E-E-E)“ bzw. „S-V-N (oder
S-V-N-S-V-N)“.
8.4 Auf der Ebene des Schriftbilds ist anzumerken, dass die Zeichen trotz
der gleichen Buchstabenfolge „SEVEN“ aus einer unterschiedlichen An-
zahl Buchstaben bestehen. So weist die Widerspruchsmarke 5 (seven)
bzw. 10 (sevenseven) Buchstaben auf, während sich die angefochtene
Marke aus 11 Buchstaben zusammensetzt. Die grafischen Gestaltungsele-
mente der Widerspruchsmarke sind nicht besonders ungewöhnlich oder
originell und dürften sich wohl kaum auf den Gesamteindruck niederschla-
gen (vgl. vorne E. 8.1). Sie stellen lediglich einen nicht sonderlich signifi-
kanten Unterschied im Schriftbild beider Zeichen dar.
8.5 Bei der Betrachtung des Sinngehalts gilt es festzuhalten, dass die Wi-
derspruchsmarke als die Zahl Sieben bzw. als deren Verdoppelung, nicht
aber als „77“ aufgefasst wird (Urteil des BVGer B-3050/2011 vom 4. Sep-
tember 2012 E. 8.5 „SEVEN“ [fig.] / „ROOMSEVEN“). Auch der Wortbe-
standteil „SEVEN“ in der angefochtenen Marke wird ebenfalls als Zahlwort
„Sieben“ verstanden. Die Hinzufügung des Wochentags „FRIDAY“, der im
Deutschen mit „Freitag“ übersetzt wird, vermag dem Element „SEVEN“
keine ausgeprägt verschiedene Bedeutung zu verleihen. Eher weit herge-
holt und gekünstelt erscheint indessen das Argument der Beschwerdefüh-
rerin, wonach die Konsumenten hinter der Wortkombination „SEVEN-
FRIDAY“ ohne grosse Gedankenarbeit die Philosophie von „carpe diem“
erkennen würden. Gleiches gilt bezüglich der Behauptung der Beschwer-
deführerin, „SEVENFRIDAY“ verkörpere den offensichtlichen Gedanken,
wonach jeder der sieben Wochentage mit Lebensfreude genutzt und ge-
nossen werden soll, wie wenn jeder Tag Freitag wäre. Der Rückschluss auf
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Seite 30
eine solche Bedeutung lässt sich nicht direkt aus den Einzelbedeutungen
der zwei Wortelemente ableiten und kann dem angesprochenen Publikum
nur mit zusätzlichem Fantasie- und Denkaufwand gelingen. Selbst wenn
der Sichtweise der Beschwerdeführerin zu folgen wäre, liesse sich ein aus-
geprägt unterschiedlicher Sinngehalt des Zeichens „SEVEN“ als die Zahl
„Sieben“ selbst in Verbindung mit dem Wort „FRIDAY“ kaum erkennen. In
der Lebensphilosophie, wonach Wochenendstimmung an allen sieben
Tage der Woche verbreitet werden soll, würde „SEVEN“ immer noch
„Sieben“ bedeuten.
8.6 Im Sinne einer Gesamtbetrachtung ist festzustellen, dass beiden Zei-
chen die exakte Übereinstimmung im Wortbestandteil „SEVEN“ in visueller,
klanglicher und begrifflicher Hinsicht gemeinsam ist. Auf allen drei Ebenen
bleibt das Wort „seven“ klar individualisierbar und als prägender Bestand-
teil erkennbar. Allein schon die vollständige Übernahme des Elements
„SEVEN“ der Widerspruchmarke in die angefochtene Marke ist praxisge-
mäss geeignet, trotz der kleinen festgestellten Unterschiede eine Zeichen-
ähnlichkeit zu begründen (vgl. Urteile des BVGer B-3050/2011 vom 4. Sep-
tember 2012 E. 8.6 „SEVEN“ [fig.] / „ROOMSEVEN“, B-3228/2015 vom
18. Oktober 2017 E. 8.2 f. STINGRAY / ROAMER STINGRAY). Somit ist
die Zeichenähnlichkeit aufgrund der Übernahme des jüngeren Zeichens in
das ältere gegeben.
9.
Abschliessend ist über die Verwechslungsgefahr in einer Gesamtbetrach-
tung und unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft der beiden Wi-
derspruchsmarken und des Aufmerksamkeitsgrades, den die massgebli-
chen Verkehrskreise bei der Produktenachfrage walten lassen, zu urteilen.
9.1 Die Beschwerdeführerin stellt die vorinstanzliche Beurteilung, wonach
das einzig verbale Element der Widerspruchsmarke „seven“ über einen
normalen Schutzumfang verfüge, in Abrede. Für die Annahme der Schutz-
fähigkeit können aus ihrer Sicht das tragende Zifferelement und die Grafik
nicht ignoriert werden. Aus zwei Urteilen des Bundesgerichts (BGE 139 III
176 f. – „YOU“ und 4A_330/2014 „THINK“ vom 4. Dezember 2018) folgert
sie sodann, dass der englische Begriff „seven“ als elementares Wort der
englischen Umgangssprache für den ungehinderten Gebrauch im Ge-
schäftsverkehr freigehalten werden muss. Dies spreche für einen einge-
schränkten Schutzumfang. So habe auch das Handelsgericht anlässlich
der Referenzaudienz im von der Beschwerdegegnerin angestrengten Nich-
tigkeitsklageverfahren (vgl. Sachverhalt Bst. E.a und J) die Wortfolge
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„seven“ für nicht monopolisierbar erklärt und in der Verwendung des Ele-
ments „seven“ in der Marke „SEVENFRIDAY“ keine Verwechslungsgefahr
mit der Marke „7seven“ (fig.) erkannt, worauf die Beschwerdegegnerin die
Klage zurückzog und das Verfahren abgeschrieben wurde. Aufgrund der
Kennzeichnungsschwäche des Begriffs „seven“ könne dessen Übernahme
in die angefochtene Marke mit dem sinnverändernden Zusatz „FRIDAY“
nicht zu einer Verwechslungsgefahr führen. Schliesslich macht die Be-
schwerdeführerin eine Verwässerung der Widerspruchsmarke aufgrund
der Anzahl bestehender Voreintragungen geltend. Ferner findet sie es nicht
nachvollziehbar, dass die Übernahme der Elemente „CADDY“,
„BOOSTER“, „SAP“, „JUMP“, „PLUS“ und „CHIC“ in jüngere Marken ge-
mäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts statthaft sein soll, nicht aber
die Verwendung des Elements „seven“ in Verbindung mit dem Element
„friday“. Schliesslich verweist die Beschwerdeführerin auf einen Entscheid
des deutschen BPatG – go seven [fig.] / seven [fig.], wonach insbesondere
die Zahlenbezeichnung „seven“ einen verminderten Schutzbereich ge-
niesse.
9.2
9.2.1 Gemäss konstanter Praxis ist festzuhalten, dass Zahlenworten und
Ziffern durchaus Markenschutz beanspruchen können, solange sie im Zu-
sammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht
über einen beschreibenden Sinngehalt verfügen (IGE-Richtlinien, Teil 5,
Ziff. 4.5.2; Urteile des BVGer B-5312/2013/B-5313/2013 vom 5. Dezember
2015 E. 6.3 „six [fig.]/SIXX und SIXX [fig.]“ und B-3050/2011 vom 4. Sep-
tember 2012 E. 9.1.2 "SEVEN [fig]/ROOM SEVEN"; RKGE in sic! 2005
S. 578 E. 4 "Zero/Zerorh+"; vgl. auch DAVID ASCHMANN in North/Büh-
ler/Thouvenin, Markenschutzgesetz, Art. 2 lit. a MSchG, Rz. 143; BSK
MSchG-MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, 2017, Art. 2
Rz. 81). Insbesondere bezüglich der Ziffer „7“ bzw. dem Zahlenwort
„seven“, wurde mehrfach erkannt, dass dieser Ziffer bzw. dem Zahlenwort
in Verbindung mit Waren der Klasse 18 kein beschreibender Sinngehalt
zukommt und sie deshalb über einen normalen Schutzumfang verfügt (Ur-
teile des BVGer B-3050/2011 vom 4. September 2012 E. 9.1.2 "SEVEN
[fig]/ROOM SEVEN" und B-7468/2006 vom 6. September 2007 E. 5.1 und
5.2 "SEVEN [fig.]/SEVEN FOR ALL MANKIND"; RKGE in sic! 2007 S. 35
E. 5 f und RKGE in sic! 2003 S. 904 E. 5 und 6 "7Seven [fig.]/Seven Pic-
tures"; Gleiches wurde hinsichtlich der Ziffer 6 bzw. des Zahlenwortes „SIX“
in Verbindung mit Waren der Klassen 18 und 25 erkannt, Urteil des BVGer
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B-5312/2013/B-5313/2013 vom 5. Dezember 2015 E. 6.3 „six [fig.]/SIXX
und SIXX [fig.]“).
9.2.2 Es ist demnach nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanz in der
Widerspruchsmarke in Zusammenhang mit den beanspruchten Waren der
Klasse 18 keinen beschreibenden Charakter erkannt hat. Die Ausführun-
gen der Beschwerdeführerin in ihren Eingaben sind indessen nicht geeig-
net, die mit der geschilderten Praxis im Einklang stehende Einschätzung
der Vorinstanz in Zweifel zu ziehen. Die Bundesgerichtsentscheide, auf
welche die Beschwerdeführerin verweist, um auf ein Freihaltebedürfnis des
Zahlenworts „seven“ zu schliessen, können nicht auf den vorliegenden Fall
übertragen werden, beziehen sich die dort konfligierenden Marken doch
weder auf Zahlen noch auf Zahlenworte. Im Übrigen hat das Bundesgericht
nur bezüglich des Zeichens „YOU“ und nicht auch bezüglich des Zeichens
„THINK“ ein Freihaltebedürfnis bejaht (vgl. Urteil des BGer 4A_330/2014
vom 4. Dezember 2014 E. 2.2.3). Sodann vermag die Beschwerdeführerin
aus ihrer Behauptung, dass das Zürcher Handelsgericht anlässlich der Re-
ferenzaudienz im von der Beschwerdegegnerin angestrengten Nichtig-
keitsklageverfahren (vgl. Sachverhalt Bst. E.a und J) gestützt auf diese
Praxis des Bundesgerichts die Wortfolge „seven“ für nicht monopolisierbar
erklärt und in der Verwendung des Elements „seven“ in der Marke „SEVEN-
FRIDAY“ keine Verwechslungsgefahr mit der Marke „7seven“ (fig.) erblickt
habe, nicht zu ihren Gunsten abzuleiten. Da das Handelsgericht zufolge
Klagerückzugs das Verfahren als erledigt abgeschrieben hat, wurde die
Frage des Bestands einer Verwechslungsgefahr nicht materiellrechtlich
entschieden. Mit anderen Worten kann der Ausgang des Klageverfahrens
nicht von präjudizieller Bedeutung für das vorliegende Rechtsmittelverfah-
ren sein – dies ungeachtet der Tatsache, dass sich die Nichtigkeitsklage
auf die international registrierte Marke IR Nr. 1‘231‘145 "7seven (fig.)"
und nicht auf die im Widerspruchsverfahren geltend ge-
machte Voreintragung der Marke IR Nr. 720‘998 "7seven (fig.)"
abstütze – (vgl. zum präjudiziellen Schicksal der Nichtigkeitsklage für das
Widerspruchsverfahren bzw. Rechtsmittelverfahren in einer Widerspruchs-
sache die Urteile des BVGer B-5168/2007 vom 18. Oktober 2007 E. 2.2.1 f.
bzw. B-7431/2006 vom 3. Mai 2007 E. 3 f.). Demnach sind keine Gründe
ersichtlich, von der eingangs geschilderten Praxis zur Kennzeichnungs-
kraft von Zahlenworten und Ziffern abzuweichen.
Der im Zusammenhang mit der Abschreibung des Klageverfahrens ergan-
gene Entscheid des Handelsgerichts beinhaltet ebenso wenig eine gericht-
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Seite 33
liche materiellrechtliche Auseinandersetzung mit der Frage, ob die interna-
tionale Marke IR Nr. 1‘231‘145 "7seven (fig.)" eine Wieder-
holungsmarke darstellt und inwiefern dieser keine Priorität gegenüber der
Schweizer Marke Nr. 661770 „SEVENFRIDAY“ zukommt. In diesem Um-
fang bleibt dieser Entscheid ebenfalls ohne präjudizielle Bedeutung für das
vorliegende Beschwerdeverfahren. Auf die unaufgefordert eingereichte
Stellungnahme der Beschwerdegegnerin vom 20. April 2018 (vgl. Sachver-
halt Bst. J) muss deshalb nicht weiter eingegangen werden.
9.2.3 Eine Verwässerung der Marke setzt voraus, dass eine erhebliche An-
zahl von Drittzeichen in der Schweiz für gleiche oder ähnliche Waren bzw.
Dienstleistungen gebraucht wird (JOLLER, a.a.O., Rz. 110 ff. Ad Art. 3
MSchG m.w.H.). Die Beschwerdeführerin führt unter Hinweis auf die Tref-
ferübersicht gemäss Swissreg oder Romarin aus, dass es allein in der
Schweiz über 130 Marken gebe, welche das Element „seven“ enthalten
würden, 81 Schweizer Marken und über 50 IR-Marken mit Schutzausdeh-
nung auf die Schweiz. Aus dem Umstand allein, dass weitere registrierte
Marken das Zahlenwort "seven" beinhalten, kann nicht auf die Verwässe-
rung des Zeichenelements geschlossen werden, da grundsätzlich nur die
auf dem Markt wirklich gebrauchten Marken der Abnehmerschaft bekannt
werden und weil erfahrungsgemäss nicht alle eingetragenen Marken in Ge-
brauch kommen (siehe Urteile des BVGer B-3050/2011 vom 4. September
2012 E. 9.1.2 "SEVEN [fig]/ROOM SEVEN" mit weiteren Hinweisen; MAR-
BACH, Bd. III/1, N. 982). Vielmehr muss die Verwässerung in der Wahrneh-
mung der Abnehmer nachgewiesen sein (MARBACH, Bd. III/1, N. 982).
Hierzu bedarf es aber mehr als blosser Registerrecherchen (Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts B-7468/2006 vom 6. September 2007 E. 5.2
"Seven [fig.]/SEVEN FOR ALL MANKIND"). Allein aufgrund der ins Recht
gelegten Trefferübersichten und ohne weitere Substantiierung seitens der
Beschwerdeführerin lässt sich eine Verwässerung der Widerspruchsmarke
nicht herleiten.
9.2.4 Auch der Umstand, dass das deutsche Patentgericht im von der Be-
schwerdeführerin zitierten Urteil betreffend die Marken go seven [fig.] –
seven [fig.] dem Zeichen seven [fig.] einen beschränkten Schutzumfang
zugebilligt hat, vermag die in der Schweiz entwickelte Praxis bezüglich der
Ziffer 7 bzw. dem Zahlenwort seven nicht in Frage zu stellen. Im Übrigen
vermögen ausländische Widerspruchsentscheide kein Präjudiz betreffend
die Rechtslage in der Schweiz zu begründen (vgl. Urteil B-2711/2016 vom
12. Dezember 2016 E. 7.3 „The Body Shop – The Body Shop [fig.]/The
Face Shop [fig.]“).
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Seite 34
9.2.5 Nach dem Gesagten kommt die Vorinstanz zu Recht zum Schluss,
dass die Widerspruchsmarke durchschnittliche Kennzeichnungskraft hat
und einen normalen Schutzumfang besitzt. Dies gilt umso mehr, als die
bildlichen Elemente, denen nur untergeordnete Bedeutung für den Ge-
samteindruck zukommt (siehe E. 8.1), nur in Kombination mit dem prägen-
den Wortelement „SEVEN“ zur Kennzeichnungskraft der Marke beitragen.
Deswegen irrt die Beschwerdeführerin, wenn sie von einem beschränkten
Schutzumfang der Widerspruchsmarke ausgeht.
9.3 Ausgehend von einer normalen Kennzeichnungskraft der Wider-
spruchsmarke und angesichts der Übernahme deren prägenden Wortele-
mentes "seven" in der angefochtenen Marke SEVENFRIDAY reichen nicht
schon geringste Abweichungen in den Zeichen aus, um eine Verwechs-
lungsgefahr zu bannen (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts
B-3050/2011 vom 4. September 2012 E. 9.1.2 "SEVEN [fig]/ROOM
SEVEN", B-6046/2008 vom 3. November 2010 E. 7.1 "R Rothmans fig. /
Roseman Crown Agencies KING SIZE [fig]"). Die bereits vorne in E. 8 ff.
angesprochenen, optischen und klanglichen Unterschiede sind als unge-
nügend einzustufen. Durch Hinzufügen des Begriffes „FRIDAY“ in der an-
gefochtenen Marke wird das von dieser übernommene Zahlenwort „seven“
auf der Ebene des Sinngehalts nicht verändert. Zwar bedeuten „seven“ und
„SEVENFRIDAY“ nicht dasselbe. Die Kombination "SEVEN" und "FRIDAY"
ergibt allerdings keinen derart neuen Sinngehalt, dass sich die wörtliche
Bedeutung der einzelnen Elemente nicht mehr ableiten liesse oder die Ein-
zelelemente als solche nicht mehr wahrnehmbar wären. Demnach verfügt
die angefochtene Marke nicht über einen neuen Sinngehalt, welcher den
Gesamteindruck nachhaltig verändern könnte.
9.4 Nicht sachdienlich sind schliesslich die Hinweise der Beschwerdefüh-
rerin auf die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts, wo dieses
trotz Übernahme der Hauptelemente der Widerspruchsmarke „CADDY“,
„BOOSTER“, „SAP“, „JUMP“, „PLUS“ und „CHIC“ und „CAMPUS“ (recte
handelt es sich bei diesem Fall um ein Urteil des Bundesgerichts) in die
jüngere Marke eine Verwechslungsgefahr verneint hatte. Im Gegensatz
zum vorliegenden Fall ist diesen bereits beurteilten Verfahren gemeinsam,
dass der Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit den beanspruchten
Waren und Dienstleistungen eine schwache Kennzeichnungskraft auf-
grund des beschreibenden und/oder anpreisenden Charakters attestiert
wurde und die sich gegenüberstehenden Zeichen eine Übereinstimmung
allein im gemeinfreien Element aufwiesen. Unter diesen Umständen ver-
mochte die Hinzufügung weiterer Markenelemente zu genügen, um eine
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Verwechslungsgefahr zu vermeiden (vgl. Urteile des BVGer B-7537/2015
10. Juni 2016 E. 8 "Caddy/Top Caddy [fig.]"; B-7485/2006 vom 4. Februar
2008 E. 7.4 und 8 „Booster/Turbo Booster [fig.]"; B-5440/2008 vom 24. Juli
2009 E. 7.3 ff. "jump [fig.]/JUMPMAN"; B-7017/2008 vom 11. Februar 2010
E. 4 ff. und 5 „Plus/PlusPlus [fig.]“; B-7504/2006 vom 8. März 2007 E. 5
„Chic [fig.]/LIP CHIC“; B-2844/2009 vom 25. Mai 2010 E. 4.4 "SAP/;asap
[fig.]"; vgl. auch Urteil des BGer 4C.1999 E. 4 ff. „Campus [fig.]/Liberty
Campus/UBS Campus“). Ebenso wenig kann die Beschwerdeführerin aus
den von ihr genannten Entscheiden der RKGE und der Handelsgerichte
hinsichtlich der Kollisionen „Red/Red Devil“ (RKGE in sic! 2007 S. 531),
„Craft/Living Crafts“ (RKGE in sic! 2000 S. 104), „Compaq/CompactFlash“
(RKGE in sic! 1999 S. 420), „Esprit/L’Esprit du dragon“ (RKGE in sic! 2000
S. 303), „Swatch/B Watch“ (sic! 2004 S. 684, 687) und „Onebox/sunrise
onebox“ (HGer BE in sic! 2004 S. 846) etwas zu ihren Gunsten ableiten,
zumal es auch hier um nicht oder wenig kennzeichnungsfähige überein-
stimmende Elemente der Widerspruchsmarke ging. Die Berufung auf diese
Praxis ist nach dem Gesagten unbehelflich.
9.5 Zusammenfassend, angesichts der hier angenommenen (teilweisen)
Warenidentität bzw.-gleichartigkeit und des durchschnittlichen Aufmerk-
samkeitsgrads beim Erwerb solcher Produkte sowie unter Berücksichti-
gung des einer normalen Kennzeichnungskraft entsprechenden Schutz-
umfanges der Widerspruchsmarke und aufgrund der Verwendung des
Hauptbestandteils der Widerspruchsmarke in der angefochtenen Marke,
besteht die Gefahr für Fehlzurechnungen und dass das Publikum falsche
Zusammenhänge vermutet, etwa den Eindruck haben könnte, dass Pro-
dukte mit dem Zeichen „7SEVEN“ aus dem Unternehmen der Beschwer-
deführerin stammen oder dass es sich um eine Serienmarke handeln
würde. Es ist also nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz eine Ver-
wechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen bejaht
hat.
Die Beschwerde erweist sich nach dem Gesagten als unbegründet und ist
abzuweisen.
10.
Die Verfahrenskosten sind in der Regel von der unterliegenden Partei zu
tragen. Unterliegt sie nur teilweise, werden die Verfahrenskosten ermässigt
(Art. 63 Abs. 1 VwVG, Art. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über
die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht
[VGKE, SR 173.320.2]). Obsiegen und Unterliegen im Prozess richten sich
B-7057/2016
Seite 36
grundsätzlich nach den von der beschwerdeführenden Partei gestellten
Rechtsbegehren, gemessen am Ergebnis der Anfechtung des vorinstanz-
lichen Entscheids, wobei auf das materiell wirklich Gewollte abzustellen ist
(vgl. zum Ganzen BGE 132 II 47 E. 3.3, 128 II 90 E. 2b, 123 V 156 E. 3c;
MARCEL MAILLARD, in: Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommen-
tar zum VwVG, 2016, Rz. 12 ff., insbesondere Rz. 14 ad Art. 63 VwVG
m.w.H.; KASPAR PLÜSS, in: Alain Griffel [Hrsg.] Kommentar zum Verwal-
tungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich (VRG), Rz. 50 ff. ad
§ 13 VRG).
10.1
10.1.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeitsgrad der
Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien fest-
zulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom
21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundes-
verwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor
dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen
(Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach Lehre und
Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei
bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich von einem Streitwert zwi-
schen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– auszugehen ist (BGE 133 III 492
E. 3.3 Turbinenfuss [3D] mit Hinweisen; 4A_161/2007 vom 18. Juli 2007
E. 1 „we make ideas work“ mit Hinweis). Von diesem Erfahrungswert ist
auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Nach dem Gesagten recht-
fertigt es sich, die Verfahrenskosten insgesamt auf Fr. 4‘500.– festzulegen.
10.1.2 Unter Berücksichtigung, dass die Beschwerdeführerin in Bezug auf
die Hauptsache als vollständig unterlegen zu betrachten ist, sind die Ver-
fahrenskosten grundsätzlich dieser aufzuerlegen. Im Zwischenverfahren
betreffend den Sistierungsantrag der Beschwerdegegnerin hat die Be-
schwerdeführerin hingegen obsiegt, weshalb die Kosten der entsprechen-
den Zwischenverfügung von der Beschwerdegegnerin zu tragen sind.
Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, der Beschwerdeführerin Verfah-
renskosten im Umfang von Fr. 4‘000.– und der Beschwerdegegnerin die
Kosten für die Zwischenverfügung vom 8. August 2017 in der Höhe von
Fr. 500.– aufzuerlegen. Der Betrag für die Verfahrenskosten wird teilweise
dem durch die Beschwerdeführerin bereits geleisteten Kostenvorschuss
von Fr. 4‘500.– entnommen und der Restbetrag von Fr. 500.– ist ihr zurück-
zuerstatten.
B-7057/2016
Seite 37
10.2 Die erstinstanzlichen Verfahrenskosten wurden auf Fr. 800.– festge-
legt und von der Beschwerdegegnerin vorgeleistet. Der Kostenvorschuss
verbleibt bei der Vorinstanz. Die Beschwerdegegnerin dringt mit ihrem (teil-
weise) Widerspruch im Sinne einer Gesamtbetrachtung des vorinstanzli-
chen und des Beschwerdeverfahrens in etwa zur Hälfte durch. Entspre-
chend diesem Verfahrensausgang bleibt es dabei, dass die Beschwerde-
führerin der Beschwerdegegnerin die Hälfte der vorinstanzlichen Verfah-
renskosten im Umfang von Fr. 400.– zurückzuerstatten hat. Ziff. 5 des an-
gefochtenen Entscheids ist zu bestätigen.
10.3 Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine
Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugesprochen
werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VKGE). Die Parteient-
schädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere not-
wendige Auslagen der Partei und ist anhand der eingereichten Kostennote
oder, wird keine Kostennote eingereicht, aufgrund der Akten festzulegen
(Art. 8 i.V.m. Art. 14 VGKE). Obsiegt eine Partei nur teilweise, so ist die
Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
10.3.1 Die Beschwerdegegnerin, welche als im Hauptverfahren obsie-
gende Partei gilt, hat eine aktualisierte Kostennote in der Höhe von
Fr. 6‘732.– eingereicht. Darin macht sie einen zeitlichen Aufwand von
22 Stunden geltend, wobei ein Stundenansatz in Höhe von Fr. 300.– zu-
grunde gelegt wird. Gemäss Kostennote bezieht sich der Aufwand auf das
Akten- und Rechtsstudium sowie insbesondere auf die Ausarbeitung der
Beschwerdeantwort und der Stellungnahme für die Nacheingabe der Be-
schwerdeführerin. Ein Aufwand für die Erstellung der Stellungnahme zur
Sistierung wird in der Kostennote nicht explizit erwähnt. In Berücksichti-
gung dieser Umstände, angesichts des aktenkundigen Aufwands (insbe-
sondere mit Bezug auf die 18-seitige Beschwerdeantwort und die 2-seitige
Stellungnahme zur Eingabe der Beschwerdeführerin vom 23. Januar 2018)
sowie vor dem Hintergrund, dass die Beschwerdegegnerin zwar im Haupt-
verfahren, nicht aber beim Sistierungsantrag obsiegt, erscheint vorlie-
gend – auch unter Beachtung der gesprochenen Parteientschädigungen in
vergleichbaren Fällen – eine reduzierte Parteientschädigung von insge-
samt Fr. 4‘000.– an die Beschwerdegegnerin für das Beschwerdeverfahren
als angemessen.
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Seite 38
10.3.2 Angesichts des Ergebnisses des vorinstanzlichen Verfahrens, in
welchem die Parteien ungefähr zu gleichen Teilen obsiegten bzw. unterla-
gen, hat die Vorinstanz zu Recht keine Parteientschädigung zugespro-
chen.
10.3.3 Der Mehrwertsteuer unterliegen die im Inland durch steuerpflichtige
Personen gegen Entgelt erbrachten Leistungen. Als Ort der Dienstleistung
gilt der Ort, an dem die Empfängerin der Dienstleistung den Sitz ihrer wirt-
schaftlichen Tätigkeit hat (Art. 8 Abs. 1 MWSTG i.V.m. Art. 18 Abs. 1
MWSTG). Die Beschwerdegegnerin hat ihren Sitz in Italien. Eine Aus-
nahme im Sinne von Art. 8 Abs. 2 MWSTG liegt nicht vor. Sie ist somit für
die Parteientschädigung nicht MWST-pflichtig, weshalb die Parteientschä-
digung exklusive MWST zu verstehen ist.
10.3.4 Zusammenfassend ergibt sich, dass die Beschwerdeführerin die
Beschwerdegegnerin für das Beschwerdeverfahren mit Fr. 4‘000.– (exkl.
MWST) zu entschädigen hat.
11.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen
(Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG,
SR 173.110]). Es wird daher mit Eröffnung rechtskräftig.

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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen und die vorinstanzliche Verfügung vom
14. Oktober 2016 wird bestätigt.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'500.– werden im Umfang von Fr. 4‘000.–
der Beschwerdeführerin auferlegt. Dieser Betrag wird dem einbezahlten
Kostenvorschuss in Höhe von Fr. 4‘500.– entnommen. Der Restbetrag von
Fr. 500.– wird zurückerstattet. Der verbleibende Verfahrenskostenanteil
von Fr. 500.– wird der Beschwerdegegnerin auferlegt. Dieser Betrag ist in-
nert 30 Tagen ab Eröffnung dieses Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse
zu überweisen.
3.
Für das Beschwerdeverfahren wird der Beschwerdegegnerin eine leicht re-
duzierte Parteientschädigung von Fr. 4‘000.– (exkl. MWST) zu Lasten der
Beschwerdeführerin zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
– die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Rückerstattungs-
formular, Beschwerdebeilagen zurück);
– die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilagen: Einzahlungsschein,
Beilagen zurück);
– die Vorinstanz (Ref-Nr. 13915; Einschreiben; Beilagen: Vorakten
zurück).

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

Francesco Brentani Corrado Bergomi
Versand: 9. Mai 2018