Cour II
B-7103/2009
{T 1/2}
A r r ê t d u 1 6 f é v r i e r 2 0 1 0
Bernard Maitre (président du collège), Maria Amgwerd,
Vera Marantelli, juges,
Olivier Veluz, greffier.
Koktel Trejd D.O.,
représentée par Cronin Intellectual Property,
recourante,
contre
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus de protection de la marque internationale
n° 942'297 "Jaffa-Upi (fig.)".
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-7103/2009
Faits :
A.
A.a Le 29 novembre 2007, l'Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle (OMPI) a notifié l'enregistrement de la marque
internationale n° 942'297
au registre international des marques. Cet enregistrement, fondé sur
un enregistrement de base de République de Macédoine du
4 septembre 2007, revendique la protection en Suisse des produits de
la classe 32 suivants : eaux minérales, sodas et autres boissons sans
alcools ; boissons de fruits ; sirops et autres préparations pour faire
des boissons.
A.b Le 18 novembre 2008, l'Institut Fédéral de la Propriété
Intellectuelle (ci-après : l'IPI ou l'Institut fédéral) a émis un refus
provisoire total fondé sur des motifs absolus à l'encontre de
l'enregistrement précité. L'IPI fit valoir que le signe en cause était
propre à induire en erreur, dans la mesure où il contenait une
indication géographique qui renvoyait à l'Etat d'Israël.
A.c Par pli du 20 avril 2009, Koktel Trejd D.O., titulaire de la marque
internationale "Jaffa-Upi (fig.)", a contesté les arguments développés
par l'Institut fédéral.
A.d Le 22 juillet 2009, l'Institut fédéral a maintenu sa position selon
laquelle la marque internationale "Jaffa-Upi (fig.)" était trompeuse.
A.e Par décision du 14 octobre 2009, l'Institut fédéral a refusé la
protection en Suisse de l'enregistrement international n° 942'297
"Jaffa-Upi (fig.)" pour tous les produits revendiqués.
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B.
Par écritures du 13 novembre 2009, mises à la poste le même jour,
Koktel Tredj D.O. (ci-après : la recourante) recourt contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant à son
annulation et à ce que la protection en Suisse de la marque "Jaffa-Upi
(fig.)" soit admise pour tous les produits revendiqués, sans limitation.
La recourante allègue en bref que les destinataires des produits en
cause percevront la marque dans son ensemble et ne sépareraient
ainsi pas l'élément "Jaffa" du reste de la marque ; que l'élément verbal
essentiel "Jaffa-Upi" est dépourvu de toute signification, en particulier
géographique ; et que la marque litigieuse est dès lors un signe de
fantaisie. Elle ajoute que Jaffa est inconnue pour les produits
revendiqués.
C.
Invité à se prononcer sur le recours, l'IPI en a proposé le rejet avec
suite de frais dans sa réponse du 18 janvier 2010. Il a renoncé à
présenter des remarques et des observations et a renvoyé à la
motivation de "son maintien du 22 juillet 2009".
D.
La recourante n'ayant pas présenté de demande pour des débats
publics, il est admis qu'elle y a renoncé tacitement.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le
présent recours (art. 31, 32 et 33 let. e de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 1 let. c de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
[PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue à la
recourante (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les autres conditions de
recevabilité sont respectées (art. 11, 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA). Le
recours est donc recevable.
2.
2.1 La recourante a son siège en République de Macédoine. Cette
dernière et la Suisse sont liées par l'Arrangement de Madrid
concernant l'enregistrement international des marques révisé à
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Stockholm le 14 juillet 1967 (RS 0.232.112.3 ; ci-après : AM).
Conformément à l'art. 5 al. 1 AM, l'Institut fédéral a la faculté de
refuser de protéger sur le territoire suisse une marque internationale
dont il a reçu la notification d'enregistrement au registre international
des marques. Un tel refus ne pourra être fondé que sur les motifs qui
s'appliqueraient en vertu de la Convention de Paris pour la protection
de la propriété industrielle révisée à Stockholm le 14 juillet 1967
(RS 0.232.04 ; ci-après : CUP).
En l'espèce, l'Institut fédéral fonde son refus de protection en Suisse à
l'encontre de l'enregistrement international "Jaffa-Upi (fig.)" sur
l'art. 6quinquies let. B ch. 3 CUP ainsi que sur les art. 2 let. c et 30 al. 2
let. c de la loi sur la protection des marques du 28 août 1992 (LPM,
RS 232.11). Il a retenu que ladite marque internationale est propre à
induire en erreur quant à la provenance géographique des produits
revendiqués, l'élément "Jaffa" étant une indication de provenance
géographique qui renvoie à l'Etat d'Israël.
2.2 Selon l'art. 6quinquies let. B ch. 3 CUP, les marques de fabrique ou de
commerce pourront être refusées à l'enregistrement ou invalidées
lorsqu'elles sont contraires à la morale ou à l'ordre public et
notamment de nature à tromper le public.
Conformément à l'art. 2 let. c en relation avec l'art. 30 al. 2 LPM, les
signes propres à induire en erreur ne peuvent bénéficier de la
protection accordée aux marques et ne peuvent donc pas être inscrits
au registre.
2.3 Pour déterminer s'il existe un risque de tromperie, il convient de se
fonder sur la compréhension du consommateur moyen auquel
s'adressent les produits concernés (voir EUGEN MARBACH, in : Roland
Von Büren/Lukas David [éd.], Schweizerisches Immaterialgüter- und
Wettbewerbsrecht, vol. III/1, Markenrecht, 2ème éd., Bâle 2009,
n. marg. 565). C'est en effet l'impression qui peut naître chez le
dernier acquéreur du produit (et non chez le spécialiste) qui est
décisive. Si la marque n'est trompeuse que pour certains produits ou
services pour lesquels l'enregistrement est demandé, la liste des
produits ou des services doit être limitée en conséquence (IVAN
CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, Lausanne 2007, p. 94). Selon
la jurisprudence, pour qu'un risque de tromperie soit admis, il faut que
la marque soit trompeuse pour une part non négligeable des
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consommateurs (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-915/2009 du
26 novembre 2009 consid. 2.2 et les réf. cit. Virginia Slims No. 602).
En l'espèce, les produits revendiqués de la classe 32 – eaux
minérales, sodas et autres boissons sans alcools, boissons de fruits,
sirops et autres préparations pour faire des boissons – s'adressent
indiscutablement au consommateur moyen (arrêt du Tribunal
administratif fédéral B-7412/2006 du 1er octobre 2008 consid. 3 Afri-
Cola).
2.4 Des signes sont propres à induire en erreur notamment lorsqu'ils
font croire à une provenance qui ne correspond pas à la réalité (voir
art. 47 al. 3 LPM ; ATF 135 III 416 consid. 2.1 et les réf. cit. Calvi).
Lorsqu'une marque contient un nom géographique ou se compose
exclusivement d'un nom géographique, elle incite normalement le
lecteur à penser que le produit vient du lieu indiqué. C'est un fait
d'expérience que la désignation géographique éveille chez le
consommateur l'idée que le produit qu'elle couvre provient du pays
désigné. La mention d'un nom géographique est donc habituellement
comprise comme une indication de provenance. L'art. 47 al. 1 LPM
définit de manière large la notion de provenance, ce qui signifie que la
mention d'un nom géographique suffit en principe (ATF 135 III 416
consid. 2.2 et les réf. cit. Calvi).
2.5 La recourante allègue que les destinataires des produits
revendiqués percevront la marque en cause dans son ensemble ; que
le fait que "Jaffa" et "Upi" soient séparés par un trait d'union n'incitera
pas le consommateur à les dissocier l'un de l'autre ; et que l'ensemble
verbal "Jaffa-Upi" est une désignation de fantaisie dénuée de toute
signification géographique.
2.5.1 La marque internationale en cause est un signe combiné d'un
élément verbal et d'un élément graphique. L'élément graphique se
compose d'un rectangle coloré dans un dégradé gris-jaune-azur.
L'élément verbal, de couleur rouge et centré dans ledit rectangle, est
formé des termes "Jaffa" et "Upi" séparés par un trait d'union.
2.5.2 Jaffa est le quartier historique de la ville israélienne de Tel Aviv-
Jaffa. Il s'agit également du nom de l'une des huit portes de la vieille
ville de Jérusalem (Porte de Jaffa). Le terme litigieux fait enfin
référence à une variété connue d'oranges produites principalement en
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Israël (oranges [de] Jaffa). Force est donc d'admettre que la marque
internationale en cause contient un nom géographique qui renvoie à
l'Etat d'Israël. De fait, la marque litigieuse est de nature à faire naître
des attentes auprès des consommateurs quant à la provenance des
produits revendiqués. L'élément "Upi" n'est quant à lui pas susceptible
de modifier l'impression d'ensemble de ladite marque et d'exclure ainsi
un renvoi à Israël (voir en ce sens : arrêts du TF 4A_508/2008 du
10 mars 2009 consid. 4.2 Afri-Cola ; arrêt du Tribunal administratif
fédéral B-915/2009 du 26 novembre 2009 consid. 2.4.1 et 2.4.4
Virginia Slims No. 602).
En outre, aucun élément figurant au dossier ne permet d'affirmer que
le terme "Jaffa" aurait une autre signification ; la recourante ne le
prétend d'ailleurs pas. Au demeurant, à supposer que tel soit tout de
même le cas, il lui appartenait, selon la jurisprudence, d'apporter des
moyens de preuve suffisant à faire admettre une seconde signification
prépondérante (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-915/2009 du
26 novembre 2009 consid. 2.4.3 Virginia Slims No. 602). D'ailleurs, si
l'on introduit le terme "Jaffa" dans le moteur de recherche sur Internet
"Google", les premiers résultats qui apparaissent sont exclusivement
consacrés à la cité israélienne de Tel Aviv-Jaffa.
Force est donc d'admettre que la marque "Jaffa-Upi (fig.)" contient un
nom géographique qui peut, en principe, être interprété comme une
indication de provenance. Les arguments de la recourante quant à la
manière dont le consommateur assimilera ladite marque sont, par
conséquent, dénués de pertinence.
2.6 Pour ne pas tromper les clients potentiels, une indication de
provenance doit être exacte (art. 47 al. 3 let. a et b LPM). Bien que
l'art. 47 al. 4 LPM ne vise que les services, la jurisprudence a admis,
pour les produits également, qu'il suffit qu'ils proviennent du pays
désigné par le nom géographique (ATF 135 III 416 consid. 2.4 et les
réf. cit. Calvi).
En l'espèce, la recourante a refusé de limiter la provenance des
produits revendiqués à l'Etat d'Israël. On peut donc en inférer que les
produits de la classe 32 qu'elle se propose de commercialiser en
Suisse ne proviennent ni de Tel Aviv-Jaffa, ni d'Israël. Aussi le nom
géographique contenu dans la marque litigieuse donne-t-il une
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indication de provenance inexacte (art. 47 al. 3 let. a LPM), ce qui est
de nature à induire en erreur.
2.7 Pour qu'une indication de provenance fausse soit prohibée, il n'est
pas nécessaire que la production au lieu indiqué jouisse d'un prestige
particulier. Dès lors qu'un lien de provenance est plausible, il n'est pas
indispensable qu'il y ait effectivement une production concurrente au
lieu indiqué. Ainsi, la marque trompeuse est prohibée dès qu'il existe
un risque de confusion pour les clients potentiels ; en conséquence, il
n'est pas impératif d'établir que le public est effectivement trompé
(ATF 135 III 416 consid. 2.5 et les réf. cit. Calvi).
En l'espèce, Israël est un Etat économiquement développé. L'industrie
agro-alimentaire y joue un rôle non négligeable (Ministère israélien
des affaires étrangères, Israël en bref, in : /MFAFR/
Facts+About+Israel/ISRAEL+EN+BREF.htm). S'agissant plus
particulièrement du secteur des eaux minérales, il sied de relever que
la multinationale Eden Springs, leader de la distribution de fontaine à
eau, est un groupe israélien dont le siège a été déplacé en Suisse en
2000 (Le Temps, Eden Spring investira 10 millions en Suisse, 4 mai
2000). Force est donc de constater qu'un lien de provenance doit être
considéré comme plausible.
3.
Par exception aux principes qui viennent d'être rappelés, il est permis
d'utiliser un nom géographique comme marque ou de le faire entrer
dans la composition d'une marque si ce nom ne peut pas être
considéré comme une référence à la provenance des produits ou des
services (art. 47 al. 2 LPM). Pour trancher cette question, il faut
analyser les circonstances propres au cas d'espèce (ATF 135 III 416
consid. 2.6 Calvi). Dans un arrêt de principe (ATF 128 III 454 Yukon),
confirmé dernièrement dans l'arrêt précité Calvi, la Haute Cour a fixé
six cas dans lesquels l'utilisation d'un nom géographique est
admissible. Il convient dès lors de les examiner un à un.
3.1 L'utilisation d'un nom géographique est admissible lorsque les
clients potentiels ignorent qu'il s'agit d'un nom géographique et ne
peuvent donc faire aucun lien avec l'endroit désigné (ATF 135 III 416
consid. 2.6.1 Calvi). Plus un lieu est isolé, inconnu et sans connotation
particulière, plus il est probable qu'à l'étranger l'aspect géographique
passera inaperçu et que ce nom sera considéré comme un nom de
fantaisie (ATF 128 III 454 consid. 2.1.1 Yukon ; CHRISTOPH WILLI, in :
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Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht
unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen
Markenrechts, Zurich 2002, n° 46 des remarques préliminaires ad
art. 47-51).
La recourante ne prétend à juste titre pas que Jaffa serait inconnu du
public suisse. Quant à l'Institut fédéral, il a exposé, dans son courrier
du 22 juillet 2009, le résultat de recherches suffisamment approfondies
à propos du quartier de Jaffa et de la ville de Tel Aviv-Jaffa
– notamment sous les angles historique, économique, touristique et
culturel – pour faire admettre qu'il ne s'agit pas d'un lieu inconnu. De
surcroît, Tel Aviv-Jaffa est reconnue par la Suisse comme l'une des
capitales de l'Etat d'Israël, la seconde étant Jérusalem (Département
fédéral des affaires étrangères [DFAE], Israël en bref, in :
/eda/asia/visr/staisr.html). C'est dire qu'il ne s'agit
pas d'un lieu inconnu ; il ne peut ainsi pas être assimilé à un nom de
fantaisie.
3.2 Un nom géographique peut être utilisé comme marque si les
clients ne peuvent pas imaginer que le produit provienne de ce lieu,
parce que celui-ci revêt un pur caractère symbolique (ATF 135 III 416
consid. 2.6.2 Calvi).
En l'espèce, on ne voit pas en quoi le mot "Jaffa", apposé sur les
produits revendiqués, pourrait revêtir un caractère symbolique ; la
recourante ne l'invoque d'ailleurs pas.
3.3 L'utilisation d'un nom géographique est admise lorsque celui-ci
désigne un lieu peu habité ou en tout cas impropre à la production en
cause, de sorte que personne ne pourrait concevoir qu'il s'agisse du
lieu de provenance ; on cite habituellement, à titre d'exemple, le
Sahara (ATF 135 III 416 consid. 2.6.6 Calvi).
La ville de Tel Aviv-Jaffa est une métropole qui compte, en y incluant
son agglomération, plus de 3 millions d'habitants. Il ne s'agit donc pas
d'un lieu peu habité. Il en va d'ailleurs de même de l'Etat d'Israël en
général, peuplé, comme la Suisse, de plus de 7 millions d'habitants
(cf. DFAE, Israël en bref).
Des sources d'eau potable se trouvent sur le territoire israélien,
principalement dans le Nord du pays (Ministère israélien des affaires
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étrangères, Le Pays : L'eau, in : /MFAFR/Realities+
Israel/Pays/LE PAYS- L-eau). L'eau potable ne fait en outre pas partie
des importations principales de produits alimentaires en Israël
(Ministère israélien des affaires étrangères, Une lettre d'Israël –
Economie, in : /MFAFR/Facts+About+Israel/Une+Lettre
+d-Israel-+Economie.htm). Aussi peut-on présumer qu'Israël compte
des producteurs d'eaux minérales, de sodas ou de sirops. D'ailleurs,
comme nous l'avons vu ci-dessus, un acteur économique important
sur le marché suisse des eaux minérales est un groupe israélien
(cf. consid. 2.7).
Force est donc d'admettre que les destinataires des produits en cause
peuvent concevoir Jaffa (Tel Aviv-Jaffa), voire Israël, comme lieu de
provenance des produits en cause.
3.4 Les noms géographiques peuvent aussi être utilisés pour
distinguer les modèles d'une même marque, par exemple le téléphone
"Ascona" (ATF 135 III 416 consid. 2.6.3 Calvi).
Dans le cas présent, il n'apparaît pas, et la recourante ne le prétend
pas non plus, que l'indication géographique serait utilisée pour
distinguer les modèles d'une même marque. Ce cas de figure n'entre
pas en considération.
3.5 Un nom géographique peut également être utilisé s'il est entré
dans le langage courant pour désigner une chose de genre sans que
l'on ne songe plus à une indication de provenance ; l'exemple
classique de cette catégorie est l'eau de Cologne (ATF 135 III 416
consid. 2.6.5 Calvi).
Il est vrai que le terme "Jaffa" désigne une variété d'oranges provenant
du Proche-Orient. Cela étant, "Jaffa" n'est pas entré dans le langage
courant pour désigner des eaux minérales, sodas et sirops, même si
certains de ces produits peuvent être élaborés à partir d'oranges
(dans cette dernière hypothèse, on devrait également se poser la
question de savoir si la marque litigieuse n'est pas descriptive).
3.6 L'utilisation d'un nom géographique est admissible si celui-ci s'est
imposé dans l'esprit du public comme le nom d'une entreprise
déterminée (ATF 135 III 416 consid. 2.6.4 Calvi). C'est par exemple le
cas de l'eau minérale Valser (ATF 117 II 321) et de la fabrication du
papier Sihl (ATF 92 II 270).
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En l'espèce, pas plus le terme "Jaffa" que la marque internationale
litigieuse dans son ensemble ne figurent dans la raison sociale de la
recourante, Koktel Trejd D.O. On voit ainsi mal comment le nom
géographique pourrait être considéré comme un renvoi à cette
entreprise. Ce cas de figure n'est dès lors pas non plus réalisé.
4.
Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, force est de constater que
le terme "Jaffa" sera compris par les destinataires des produits comme
un renvoi à la ville israélienne de Tel Aviv-Jaffa et, plus généralement,
à l'Etat d'Israël et que la recourante ne peut se prévaloir d'aucune des
catégories d'exceptions développées par la jurisprudence.
Il est vrai que le mot "Jaffa" n'est que l'un des éléments qui composent
la marque "Jaffa-Upi (fig.)". Cela étant, le Tribunal fédéral n'opère pas
de distinction selon que le signe contient, entre autres éléments, un
nom géographique ou s'il se compose exclusivement d'un nom
géographique (cf. ATF 135 III 416 consid. 2.2 Calvi). Ainsi, du moment
qu'apparaît un tel nom dans la marque, il éveille forcément chez le
consommateur l'idée que le produit qu'elle couvre provient du pays
désigné, à moins que l'on se trouve dans l'une des catégories
d'exceptions examinées précédemment (cf. consid. 3).
5.
Il appert de ce qui précède que le recours formé par Koktel Trejd D.O.,
mal fondé, doit être rejeté.
5.1 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les
débours doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe
(art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est
calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la
difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur
situation financière (art. 2 al. 1 et 4 FITAF). La valeur litigieuse en
matière de propriété intellectuelle est difficile à estimer. Selon la
doctrine et la jurisprudence, elle s'élève généralement entre
Fr. 50'000.- et Fr. 100'000.- (ATF 133 III 490 consid. 3.3).
Au regard de ce qui précède, les frais de procédure doivent être fixés
à Fr. 2'500.- et mis à la charge de la recourante qui succombe. Ils
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seront compensés par l'avance de frais de Fr. 2'500.- versée par la
recourante le 11 décembre 2009.
5.2 Il n'est pas alloué de dépens à la recourante qui succombe (art. 64
al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 2'500.-, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant sera compensé par l'avance de
frais déjà versée de Fr. 2'500.-.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. EI 942297 ; Acte judiciaire)
- au Département fédéral de justice et police (Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Maitre Olivier Veluz
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière civile, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 72 ss, 90 ss et 100 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition : 2 mars 2010
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