Abtei lung II
B-7207/2009
{T 1/2}
U r t e i l v o m 1 8 . O k t o b e r 2 0 1 0
Richter Hans Urech (Vorsitz), Richter David Aschmann,
Richter Bernard Maitre,
Gerichtsschreiber Marc Hunziker.
Cadruvi Trading AG, c/o Treuhandbüro Geissbühler,
Murgenthalstrasse 15, 4900 Langenthal,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Gregor Wild,
c/o Rentsch & Partner, Fraumünsterstrasse 9,
Postfach 2441, 8022 Zürich,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Markeneintragungsgesuch Nr. 00267/2009 DeeCee style
(fig.).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Besetzung
Parteien
Gegenstand
B-7207/2009
Sachverhalt:
A.
Die Beschwerdeführerin ersuchte die Vorinstanz am 29. April 2009 für
das Wort-/Bildzeichen DeeCee style (Gesuchsnummer 00267/2009)
für Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht
in anderen Klassen enthalten sind; Häute und Felle; Reise- und
Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke;
Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren in Klasse 18, Be-
kleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen in Klasse 25 und
Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten
in Klasse 35 um Markenschutz. Das Zeichen präsentiert sich wie folgt:
B.
Mit Schreiben vom 20. Mai 2009 beanstandete die Vorinstanz das Ein-
tragungsgesuch mit der Begründung, dass die hinterlegte Marke das
geschützte Sigel „CEE“ (Communauté économique européenne) ent-
hält und somit gegen die öffentliche Ordnung verstosse.
C.
Mit Stellungnahme vom 25. Mai 2009 bestritt die Beschwerdeführerin
einen Verstoss gegen die öffentliche Ordnung, zumal „DeeCee“ in
ihrem Zeichen zusammengeschrieben werde.
D.
Mit Schreiben vom 16. Juni 2009 hielt die Vorinstanz an der Schutz-
verweigerung des Zeichens fest. Im Zeichenbestandteil „DeeCee“
werde keine eigenständige Bedeutung erkannt und durch die Gross-
schreibung des Konsonanten „C“ würde das geschützte Signet
hervorgehoben und dessen eigenständige Wahrnehmung gefördert.
E.
Mit Eingabe vom 29. Juni 2009 machte die Beschwerdeführerin
geltend, dass es bei der Beurteilung, ob ein Zeichen missbräuchlich
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und mit dem Emblem einer zwischenstaatlichen Organisation ver-
wechselbar sei, auf den Gesamteindruck des Zeichens ankomme.
Dabei schliesse der Umstand, dass die geschützte Abkürzung als
solche erkennbar bleibe, nicht aus, dass eine Marke, in welcher eine
geschützte Abkürzung aufgenommen sei, in ihrem Gesamteindruck
keine Assoziationen mehr wecke. So würde ihr Zeichen im Zu-
sammenhang mit dem geschützten Sigel „CEE“ keine Gedankenver-
bindung hervorrufen, zumal aufgrund der grafischen Gestaltung und
des Zusatzes „style“ klar sei, dass kein Bezug zur zwischenstaatlichen
Organisation bestehe. Im Übrigen habe die Vorinstanz zahlreiche ge-
schützte Abkürzungen enthaltende Marken eingetragen und ins-
besondere auch die Wortmarke Nr. 585 459 DeeCee Style ohne
Weiteres zum Schutz zugelassen.
F.
Mit Verfügung vom 19. Oktober 2009 verweigerte die Vorinstanz der
Markenanmeldung für sämtliche Waren die Eintragung. Zur Be-
gründung führte sie aus, dass durch die ungewöhnliche Gross-/Klein-
schreibung des Zeichenbestandteils „DeeCee“, die beiden Silben
optisch voneinander getrennt würden. Das Sigel „CEE“ gehe daher
nicht in einem Wortkonstrukt unter, sondern werde als selbständiges
Element wahrgenommen. Mangels Ermächtigung durch die zuständige
Stelle sei der Beschwerdeführerin der Gebrauch des geschützten
Kennzeichens untersagt. Im Übrigen seien die Voreintragungen
Nr. 585 459 DeeCee Style und Nr. 548 730 CEE'D als Fehlein-
tragungen zu qualifizieren, wobei kein Anspruch auf Gleichbehandlung
im Unrecht bestehe.
G.
Mit Eingabe vom 18. November 2009 reichte die Beschwerdeführerin
beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde ein. Sie beantragte, die
Verfügung vom 19. Oktober 2009 sei unter Kosten- und Ent-
schädigungsfolgen aufzuheben und die Vorinstanz sei anzuweisen,
das angemeldete Zeichen für alle beanspruchten Waren einzutragen.
Zur Begründung machte sie im Wesentlichen geltend, dass CEE keine
gültige hoheitliche Abkürzung sei, handle es sich doch bei der
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG, CEE) um den ur-
sprünglichen, heute nicht mehr gebrauchte Namen eines Zusammen-
schlusses europäischer Staaten zur Förderung der gemeinsamen
Wirtschaftspolitik. Des Weiteren sei die Buchstabenfolge derart im
angemeldeten Zeichen eingebettet, dass sie nicht als solche erkannt
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werde. Im Übrigen ergebe sich aus der Eintragungspraxis des
Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt, dass die Verwendung der
Abkürzung CEE nach europäischem Recht nicht ernstlich als eine Ge-
fährdung des Ansehens der Europäischen Union gelten könne.
H.
Mit Vernehmlassung vom 26. Februar 2010 beantragte die Vorinstanz
unter Hinweis auf die Begründung in der angefochtenen Verfügung, die
Beschwerde unter Kostenfolge abzuweisen. Ergänzend brachte sie im
Wesentlichen vor, dass die Bezeichnung CEE auf der Datenbank der
Weltorganisation für geistiges Eigentum immer noch als geschütztes
Sigel aufgelistet sei. Es handle sich um ein absolutes Benutzungs-
verbot. So sei nicht nur die integrale Übernahme des geschützten
Zeichens, sondern jegliche Nachahmung eines solchen verboten, und
zwar unabhängig von einer Verwechslungsgefahr, sowie unabhängig
davon, ob die Benutzung geeignet sei, beim Publikum eine Verbindung
zur betreffenden Organisation hervorzurufen. Daher spiele auch die
Natur der beanspruchten Waren und Dienstleistungen keine Rolle.
Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin gehe das Sigel im
umstrittenen Zeichen nicht unter, sondern werde aufgrund der Gross-
schreibung des Buchstabens „C“ als selbständiges Element wahr-
genommen. Im Übrigen stelle die Verletzung des Ansehens der be-
troffenen Organisation keine Voraussetzung für die Verweigerung der
Markeneintragung dar.
I.
Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt.
Auf die Argumente der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid er -
heblich erscheinen, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden
gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zu-
ständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes
vom 17. Juni 2005 [VGG; SR 173.32]). Die Beschwerde wurde in der
gesetzlichen Frist von Art. 50 des Bundesgesetzes über das Ver-
waltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 (Verwaltungsverfahrens-
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gesetz, VwVG; SR 172.021) am 18. November 2009 eingereicht. Der
verlangte Kostenvorschuss wurde rechtzeitig bezahlt. Die Beschwerde-
führerin ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und
durch den Entscheid beschwert (Art. 48 VwVG). Somit ist sie zur Be-
schwerde legitimiert. Aus diesen Gründen ist auf die Beschwerde ein-
zutreten.
2.
Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes
vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) ist die Marke ein Zeichen,
das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens
von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Art. 1
Abs. 2 MSchG zählt Beispiele von Markenformen auf. Danach können
Marken aus Wörtern, Buchstaben, Zahlen, bildlichen Darstellungen,
dreidimensionalen Formen oder Verbindungen solcher Elemente unter-
einander oder mit Farben bestehen.
3.
Die Vorinstanz hat das Eintragungsgesuch der Beschwerdeführerin
gestützt auf Art. 2 Bst. d MSchG in Verbindung mit Art. 6 Abs. 2 des
Bundesgesetzes vom 15. Dezember 1961 zum Schutz von Namen und
Zeichen der Organisation der Vereinten Nationen und anderer
zwischenstaatlicher Organisationen (NZSchG, SR 232.23) zurück-
gewiesen.
3.1 Nach Art. 2 Bst. d MSchG sind Zeichen, die gegen die öffentliche
Ordnung, die guten Sitten oder geltendes Recht verstossen, vom
Markenschutz ausgeschlossen. Als rechtswidrige Zeichen – und damit
vom Markenschutz ausgenommen – gelten solche, die gegen Bundes-
recht und Staatsvertragsrecht verstossen. Dazu gehören insbesondere
Zeichen, die das Recht an staatlichen Hoheitszeichen, Namen und
Kennzeichen von internationalen zwischenstaatlichen Organisationen
oder bestimmten geographischen Bezeichnungen verletzen (CHRISTOPH
WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Marken-
recht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen
Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2 N. 265).
3.2 Auf der Ebene des Staatsvertragsrechts sieht Art. 6ter der Pariser
Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums,
revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ, SR 0.232.04) vor, dass
staatliche Hoheitszeichen der Mitgliedstaaten (u.a. Wappen, Fahnen,
amtliche Prüf- und Gewährzeichen) und Kennzeichen (Namen, Ab-
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kürzungen, Flaggen, Wappen) zwischenstaatlicher internationaler
Organisationen vor Nachahmung geschützt sind und als Marke weder
eingetragen noch kennzeichenmässig benutzt werden dürfen. Dabei ist
der Schutz der Hoheitszeichen beschränkt auf die Irreführungsgefahr
über die Herkunft von Waren und erstreckt sich auch auf die Nach-
ahmung der charakteristischen heraldischen Merkmale (WILLI, a.a.O.,
Art. 2 N 273f.; LUCAS DAVID, Markenschutzgesetz Muster- und Modell-
gesetz, 2. Aufl., Basel 1999, N. 81 zu Art. 2 MSchG).
3.3 In Konkretisierung der mit der Pariser Verbandsübereinkunft ein-
gegangenen Verpflichtungen hat die Schweiz das Bundesgesetz zum
Schutz von Namen und Zeichen der Organisation der Vereinten
Nationen und anderer zwischenstaatlicher Organisationen erlassen.
Der Schutz dieses Gesetzes geht weiter als derjenige von Art. 6ter PVÜ
und verbietet die Aufnahme der geschützten Kennzeichen auch dann,
wenn keine Verwechslungsgefahr besteht (DAVID, a.a.O., N. 83 zu
Art. 2 MSchG; WILLI, a.a.O., Art. 2 N 275). Es dürfen Marken nicht
eingetragen werden, die den Namen, das Sigel oder das Wappen der
Vereinten Nationen oder anderer zwischenstaatlicher Organisationen
enthalten. Erforderlich ist jedoch die vorgängige Publikation im
Bundesblatt (Art. 4 NZSchG). Das Sigel CEE, welches für Communau-
té économique européenne, zu deutsch Europäische Wirtschafts-
gemeinschaft, steht, ist in der Schweiz aufgrund der Publikation im
Bundesblatt vom 12. November 1980 geschützt (BBl 1980 I 447f.).
3.4 Das NZSchG untersagt jeglichen Gebrauch eines geschützten
Kennzeichens in beliebiger Gross- und/oder Kleinschreibung, sei es,
dass dieses allein oder als Teil eines Ganzen verwendet wird. Bei der
Beurteilung, ob eine Nachahmung oder eine Übernahme eines ge-
schützten Kennzeichens vorliegt, ist demnach einzig der betreffende
Teil der Marke in Betracht zu ziehen. Die weiteren Elemente bzw. der
Gesamteindruck des Zeichens sind für diese Beurteilung nicht aus-
schlaggebend. Von diesem Verbot des Gebrauchs besteht immerhin
dann eine Ausnahme, wenn das Zeichen zwar eine geschützte Ab-
kürzung unverändert übernimmt, dies jedoch nicht erkennbar ist, weil
die entsprechende Buchstabenfolge in einem ganzen Wort oder einer
Fantasiebezeichnung eingebettet ist und darin gewissermassen
„untergeht“ (z.B. „oil“ in „étoile“) oder weil dieser im Rahmen der
gesamten Ausgestaltung des Zeichens eine weitere eigenständige
Bedeutung – sei es als beschreibender Begriff oder generische Be-
zeichnung der Alltagssprache – zukommt (z.B. „Uno“ in „Uno Due Tre“,
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oder „WHO“ in „who knows whom AG“). Es ist demnach nicht relevant,
ob eine Verwechslungsgefahr besteht bzw. ob das Zeichen eine ge-
dankliche Verbindung zur zwischenstaatlichen Organisation weckt oder
nicht. Daher spielt auch die Natur der Waren und Dienstleistungen, für
die das Zeichen beansprucht wird, keine Rolle (BGE 135 III 648
E. 2.5f. UNOX [fig.]).
4.
Zu prüfen ist somit einzig, ob ein Ausnahmefall gemäss vorstehender
Erwägung gegeben ist. Dabei steht insbesondere in Frage, ob der
Bestandteil „Cee“ derart im Zeichen eingebettet ist, dass er ge-
wissermassen darin untergeht.
4.1 Die Vorinstanz verneinte dies. Durch die ungewöhnliche Gross-/
Kleinschreibung des Zeichenbestandteils „DeeCee“ würden die beiden
Silben optisch voneinander getrennt. Der Eindruck einer Trennung
werde zusätzlich dadurch verstärkt, dass die umliegenden Vokale alle
gleichartig seien und der Buchstabe „C“ somit aus dem sehr homo-
genen Schriftbild heraussteche, was eine Zäsur innerhalb des Wortes
erzeuge.
4.2 Das Bundesverwaltungsgericht kann sich dieser Auffassung nicht
anschliessen. Bei der Wortkombination „DeeCee“ liegt aufgrund der
Gross-/Kleinschreibung eine Unterteilung in die beiden Silben „Dee“
und „Cee“ zwar auf der Hand. Dem Markenbetrachter springen jedoch
auch die beiden Grossbuchstaben „D“ und „C“, was aufgrund der
fehlenden Oberlängen des Kleinbuchstabens „e“ noch verstärkt wird,
sowie der Umstand, dass die beiden Bestandteile von ihrem Anfangs-
buchstaben abgesehen identisch sind, ins Auge. Aufgrund dieser
Silbenähnlichkeit, welche sogar zum Reim der beiden Elemente führt,
sowie der Länge der Wortkombination von sechs Buchstaben sieht
sich der Leser denn auch nicht versucht, den Zeichenbestandteil
„DeeCee“ zu buchstabieren, sondern liest ihn in einen Fluss. Aufgrund
des in der englischen Sprache vorkommenden, als ein langes „i“ aus-
gesprochenen, doppelten „e“ sowie des nachfolgenden, zum
englischen Grundwortschatz gehörenden Wortes „style“ drängt sich
dem Leser eine englische Aussprache des Zeichens auf. Ihm sind
englische Grundwörter mit doppeltem „e“, z.B. „bee“ (Biene), „fee“
(Gebühr) oder „see“, durchaus bekannt (BGE 4A_265/2007 v.
26.9.2007, E. 2.2 American Beauty, 108 II 489E. 3 Advantage). Er wird
die Wortkombination „DeeCee“ somit im Sinne der aus der Be-
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zeichnung Washington D.C. bekannten Abkürzung von „District of
Columbia“ artikulieren. Dies führt dazu, dass das für Communauté
économique européenne, zu deutsch Europäische Wirtschafts-
gemeinschaft, stehende Sigel CEE im umstritten Zeichen nicht erkannt
wird. Es ist derart im Zeichen eingebettet, dass es im Sinne der
bundesgerichtlichen Rechtsprechung darin gewissermassen unter-
geht. Dem geschützten Zeichen „CEE“ kommt denn auf Englisch in der
Tat ein doppelter Wortsinn im Sinne der erwähnten Beispiele zu. Es
bedeutet nämlich in derselben Schreibweise „Cee“ wie im an-
gefochtenen Zeichen auch den Buchstaben C (Langenscheidt, Hand-
wörterbuch Englisch, München 2005, S. 97) und wird aufgrund des
Wortzusammenhangs wie im Beispiel „Uno, Due, Tre“ mit diesem Sinn
verstanden.
4.3 Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass kein Verstoss gegen
Art. 6 Abs. 2 NZSchG vorliegt, weshalb der absolute Ausschlussgrund
von Art. 2 Bst. d MSchG zu verneinen ist. Die Beschwerde ist daher
gutzuheissen und die Vorinstanz anzuweisen, das Zeichen für alle
angemeldeten Waren und Dienstleistungen einzutragen.
5.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben
(Art. 63 Abs. 2 VwVG), und es ist der Beschwerdeführerin den ge-
leisteten Kostenvorschuss zurück zu erstatten.
6.
Der obsiegenden Beschwerdeführerin ist eine Parteientschädigung für
ihr erwachsene „notwendige und verhältnismässig hohe Kosten“ des
Beschwerdeverfahrens zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Da die
Beschwerdeführerin keine Kostennote eingereicht hat, ist die Ent-
schädigung aufgrund der Akten zu bestimmen und für das Be-
schwerdeverfahren auf total Fr. 3'000.- festzusetzen (Art. 14 Abs. 2
Satz 2 i.V.m. Art. 7 Abs. 1 des Reglements über die Kosten und Ent-
schädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 21.Februar
2008 [VGKE, SR 173.320.2]). Besteht keine unterliegende Gegen-
partei, ist die Parteientschädigung derjenigen Körperschaft oder
autonomen Anstalt aufzuerlegen, in deren Namen die Vorinstanz ver-
fügt hat (Art. 64 Abs. 2 VwVG). Nach Art. 1 Abs. 1 des Bundes-
gesetzes vom 24. März 1995 über Statut und Aufgaben des Eid-
genössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGEG, SR 172.010.31)
handelt die Vorinstanz als autonome Anstalt mit eigener Rechts-
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persönlichkeit. Sie ist in eigenem Namen mit dem Vollzug des
Markenschutzgesetzes, namentlich der Führung des Markenregisters
beauftragt (Art. 2 Abs. 1 Bst. a und b IGEG). Gestützt darauf erliess
sie die angefochtene Verfügung in eigenem Namen und kassierte sie
auch in eigenem Namen die dafür vorgesehene Gebühr. Die Vor-
instanz ist darum zur Zahlung der Parteientschädigung zu verpflichten.
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen, die Verfügung des Eid-
genössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 19. Oktober 2009
wird aufgehoben und das Institut wird angewiesen, die Marke gemäss
Gesuch Nr. 00267/2009 im schweizerischen Markenregister einzu-
tragen.
2.
Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 2'500.- wird der Beschwerde-
führerin nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils zurückerstattet.
3.
Der Beschwerdeführerin wird zulasten des Eidgenössischen Instituts
für Geistiges Eigentum eine Parteientschädigung von Fr. 3'000.- (inkl.
MWST) zugesprochen.
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4.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (mit Gerichtsurkunde; Beilage: Rück-
erstattungsformular)
- die Vorinstanz (Markeneintragungsgesuch Nr. 00267/2009; mit Ge-
richtsurkunde)
- das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
Hans Urech Marc Hunziker
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim
Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt
werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom
17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amts-
sprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit An-
gabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der an-
gefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die be-
schwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl.
Art. 42 BGG).
Versand: 19. Oktober 2010
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