B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Abteilung II
B-7210/2017
Ur t e i l vom 9 . M a i 2 0 1 8
Besetzung
Richterin Vera Marantelli (Vorsitz),
Richter David Aschmann,
Richter Daniel Willisegger,
Gerichtsschreiber Lukas Abegg.
Parteien
Spirit Market GmbH,
Wegmühlegässli 6, 3072 Ostermundigen,
vertreten durch die Rechtsanwälte
Bernard Volken und/oder Nicolas Bischoff,
FMP Fuhrer Marbach & Partner,
Konsumstrasse 16A, 3007 Bern,
Beschwerdeführerin,
gegen
Orell Füssli Verlag, Orell Füssli Sicherheitsdruck AG,
Dietzingerstrasse 3, Postfach, 8036 Zürich,
vertreten durch Sven Capol, Rechtsanwalt,
E. Blum & Co. AG, Vorderberg 11, 8044 Zürich,
Beschwerdegegnerin,
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand
Widerspruchsverfahren Nr. 14360
CH 454'579 SCHELLEN-URSLI / CH 672'325 Schellenursli.
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Sachverhalt:
A.
Die Schweizer Marke Nr. 672'325 „Schellenursli“ wurde am 23. April 2015
auf Swissreg veröffentlicht. Sie war nach einer teilweisen Löschung vom
21. Juli 2015 für folgende Waren eingetragen:
Klasse 29: Käse
B.
Am 23. Juli 2015 erhob die heutige Beschwerdegegnerin Widerspruch ge-
gen diese Eintragung und stützte sich dabei auf die Schweizer Marke
Nr. 454'579 „SCHELLEN-URSLI“, eingetragen für folgende Waren und
Dienstleistungen:
Klasse 6: Glocken, soweit in dieser Klasse enthalten.
Klasse 9: Tonband- und Videokassetten.
Klasse 14: Juwelierwaren, Pins und Anstecknadeln aus Edelmetall;
Schlüsselanhänger aus Kunststoff und anderen Materialien.
Klasse 16: Papeteriewaren, Kalender, Postkarten, Papierwaren für Verpa-
ckungs-, Haushalts- und persönliche Zwecke; Druckereierzeugnisse,
Kunstdruckerzeugnisse, Poster, Schreibwaren, Spielkarten, Stempel; Wer-
beaufkleber aus Papier; Werbeaufkleber aus Kunststoff; Kunststoff-Verpa-
ckungsmaterialien in Form von Hüllen, Tüten, Folien, Behältnissen, Dosen
und Bechern.
Klasse 18: Waren aus Leder und Lederimitationen, nämlich Handtaschen,
Kindertaschen; Regenschirme und Spazierstöcke; Handtaschen, Tragta-
schen und Kindertaschen.
Klasse 20: Maskottchenfiguren aus Wachs, Holz, Gips und Kunststoff.
Klasse 21: Maskottchenfiguren aus Porzellan, Ton oder Glas; Glas-, Por-
zellan-, Keramik- und Steingutwaren sowie Behälter für Haushalt und Kü-
che nicht aus Edelmetall oder plattiert; Kunstgegenstände aus Glas, Por-
zellan, Keramik und Steingut.
Klasse 24: Textilwaren, nämlich Stoffe, Gardinen, Vorhänge, Storen, Haus-
haltwäsche, Tisch- und Bettwäsche.
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Klasse 25: Damen-, Herren- und Kinderbekleidung, Turn- und Sportbeklei-
dung, Krawatten, Fliegen, Foulards, Hosenträger, Gürtel; Kopfbedeckun-
gen.
Klasse 26: Knöpfe, Pins, Anstecknadeln.
Klasse 28: Puppen, Spielzeuge, Glocken, Marionetten, Hampelmänner,
Puzzles; Turn- und Sportartikel (ausgenommen Bekleidungsartikel).
Klasse 30: Feine Backwaren und Konditorwaren.
Klasse 35: Werbung und Public Relations.
Klasse 41 Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten.
C.
Mit Schreiben vom 24. August 2015 machte die Widerspruchsgegnerin die
Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke bezüglich der Waren
der Klasse 30 unter Verweis auf die vorprozessuale Korrespondenz gel-
tend.
D.
Mit Verfügung vom 23. November 2017 hiess die Vorinstanz den Wider-
spruch gut und widerrief die Eintragung der Marke Nr. 672'325 „Schellen-
ursli“. Sie begründete ihren Entscheid im Wesentlichen wie folgt:
D.a Zwar würden diverse Gebrauchsbelege der Widersprechenden nicht
in den relevanten Zeitraum fallen oder die Marke sei aufgrund schlechter
Kopierqualität der Beweismittel gar nicht erkennbar. Hingegen spräche für
die Glaubhaftmachung des Gebrauchs insbesondere der Lizenzvertrag mit
der Detailhandelskette Spar zur Nutzung der Widerspruchsmarke, Werbe-
materialien von Spar mit der Anpreisung von Nusstorten, welche mit der
Widerspruchsmarke versehen waren, sowie die Tatsache, dass das Pro-
dukt Bündner Nusstorte, versehen mit der Widerspruchsmarke, einen Test-
sieg des Konsumentenmagazins Kassensturz errang. Die Vorinstanz er-
achtete daher den Gebrauch für Nusstorten als gegeben. In Anwendung
der erweiterten Minimallösung bestimmte sie für die Klasse 30 die Waren
Konditorwaren, nämlich Torten und Kuchen als durch die Widerspruchs-
marke geschützt.
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D.b Die beanspruchten Waren Konditorwaren, nämlich Torten und Kuchen
der Klasse 30 der Widerspruchsmarke erachtete die Vorinstanz als gleich-
artig zu den beanspruchten Waren Käse der Klasse 29 der angefochtenen
Marke. Denn unter den Begriff Käse fielen auch Frischkäse, welche oft in
Kuchen und Torten (bspw. Quarktorten) verwendet würden. Auch zum di-
rekten Verzehr vorgesehene Käsevarianten, wie Käseplättchen oder mari-
nierter Fetakäse habe die gleiche Zweckbestimmung wie die Torten und
Kuchen, weshalb insgesamt von einer Warengleichartigkeit ausgegangen
werden könne.
D.c Da weiter die strittigen Zeichen phonetisch und semantisch identisch
seien und der Widerspruchsmarke einen normalen Schutzumfang attestiert
werden könne, sei die Verwechslungsgefahr nicht auszuschliessen und
dem Widerspruch statt zu geben.
E.
Die Beschwerdeführerin änderte in der Folge das Warenverzeichnis der
angefochtenen Marke per 18. Dezember 2017 und schränkte dies von
Käse auf Hartkäse ein, was am 20. Dezember 2017 in Swissreg publiziert
wurde.
F.
Mit Schriftsatz vom 21. Dezember 2017 erhob die Beschwerdeführerin ge-
gen die Verfügung der Vorinstanz Beschwerde beim Bundesverwaltungs-
gericht. Sie macht in erster Linie geltend, die Warengleichartigkeit sei nach
der Einschränkung von Käse auf Hartkäse seitens der angefochtenen
Marke mit den Waren Konditorwaren, nämlich Torten und Kuchen der Wi-
derspruchsmarke nicht mehr gegeben. Zudem hält die Beschwerdeführerin
an der Einrede des Nichtgebrauchs fest und macht geltend, dass aufgrund
der eingereichten Belege kein ernsthafter Gebrauch der Widerspruchs-
marke angenommen werden könne, da für den Nachweis des Gebrauchs
bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs einerseits strengere Vorausset-
zungen gälten. Andererseits habe die Beschwerdegegnerin die genaue
Zahl an abgesetzten Produkten der Widerspruchsmarke nicht benennen
können, was unter Berücksichtigung des Umsatzes und der betrieblichen
Strukturen des vertreibenden Unternehmens dazu führen müsse, dass
kein ernsthafter Gebrauch anzunehmen sei.
G.
Mit Verfügung vom 23. Januar 2018 wurde die Beschwerdegegnerin zur
Stellungnahme eingeladen. Gleichzeitig wurde die Vorinstanz ersucht, eine
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Vernehmlassung einzureichen und sich insbesondere zum Umstand, dass
das Warenverzeichnis der angefochtenen Marke auf Hartkäse abgeändert
wurde, zu äussern.
H.
Mit Schreiben vom 31. Januar 2018 teilte die Vorinstanz dem Gericht mit,
dass sie auf eine Vernehmlassung unter Verweis auf die angefochtene Ver-
fügung verzichte und beantragt, die Beschwerde unter Kostenfolgen abzu-
weisen. Auf die explizite Aufforderung zur Stellungnahme bezüglich der
Einschränkung des Warenverzeichnisses der angefochtenen Marke ging
die Vorinstanz nicht ein.
I.
Mit Beschwerdeantwort vom 23. Februar 2018 beantragt die Beschwerde-
gegnerin Abweisung der Beschwerde unter Kosten- und Entschädigungs-
folge zulasten der Beschwerdeführerin. Sie hält der Beschwerde entgegen,
dass keine neuen Argumente gegen den markenmässigen Gebrauch der
Widerspruchsmarke vorgebracht, sondern lediglich die fehlende nummeri-
sche Bezifferung der verkauften Produkte mit Wiedergabe der Wider-
spruchsmarke gerügt würde. Dies sei zu formalistisch. Die Beschwerde-
gegnerin habe im vorinstanzlichen Verfahren gezeigt und zeige nun auch
im Beschwerdeverfahren auf, dass die „SCHELLEN-URSLI“ Nusstorte
vom schweizerischen Grossverteiler Spar beworben und verkauft wurde,
was für den Nachweis der Ernsthaftigkeit des Gebrauchs der Wider-
spruchsmarke genügen müsse. Weiter kritisiert die Beschwerdegegnerin,
dass die Vorinstanz in Anwendung der erweiterten Minimallösung den
rechtserhaltenden Gebrauch zu eng auf Konditorwaren, nämlich Torten
und Kuchen festgelegt habe. Vielmehr sei eine Unterteilung in Konditorwa-
ren und feine Backwaren künstlich, da der Konditor typischerweise auch
feine Backwaren herstellen würde und im Übrigen die Nusstorte gemäss
Art. 18 Abs. 1 der Verordnung des EDI über Getreide, Hülsenfrüchte, Pflan-
zenproteine und deren Erzeugnisse (SR. 817.022.109) genau in die Defi-
nition von feinen Backwaren falle.
Weiter sieht die Beschwerdegegnerin die Gleichartigkeit sowohl mit dem
von der angefochtenen Marke ursprünglich beanspruchten Käse als auch
mit dem eingeschränkten Warenverzeichnis Hartkäse als gegeben an. Be-
züglich der Zeichenähnlichkeit stimmt die Beschwerdegegnerin der
Vorinstanz gänzlich zu. Entsprechend hält die Beschwerdegegnerin fest,
dass die Verwechslungsgefahr gegeben sei und dem Widerspruch stattge-
geben werden müsse.
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Seite 6
J.
Eine Parteiverhandlung hat nicht stattgefunden (Art. 40 Abs. 1 Bundesge-
setz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht Verwaltungs-
gerichtsgesetz, [VGG, SR 173.32]).
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge-
gen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31,
32 und 33 Bst. e VGG). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist
von Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember
1968 (VwVG, SR 172.021) eingereicht und der Kostenvorschuss rechtzei-
tig geleistet. Als Adressatin der angefochtenen Verfügungen ist die Be-
schwerdeführerin zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 VwVG).
Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
2.
Die Marke ist ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen
eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden
(Art. 1 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG,
SR 232.11]). Vom Markenschutz ausgeschlossen sind unter anderem Zei-
chen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Wa-
ren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Ver-
wechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG). Der Inhaber einer
älteren Marke kann gestützt auf Art. 3 Abs. 1 MSchG gegen die Eintragung
der jüngeren Marke innerhalb von drei Monaten nach ihrer Veröffentlichung
Widerspruch erheben (Art. 31 MSchG).
3.
Der Schutz der älteren Marke im Widerspruchsverfahren gemäss
Art. 31 MSchG setzt voraus, dass diese in den letzten fünf Jahren vor Er-
hebung der Nichtgebrauchseinrede im Zusammenhang mit den Waren
oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, ernsthaft und mar-
kenmässig gebraucht worden ist (Art. 11 Abs. 1 und Art. 32 MSchG).
3.1 Die Beschwerdeführerin bestreitet den rechtserhaltenden Gebrauch
der Marke „SCHELLEN-URSLI“ der Beschwerdegegnerin. Behauptet eine
Widerspruchsgegnerin den Nichtgebrauch der älteren Marke gemäss
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Art. 12 Abs. 1 MSchG, so hat die Widersprechende den Gebrauch ihrer
Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen
(Art. 32 MSchG i.V.m. Art. 22 Abs. 3 MSchV). Da die Einrede des Nichtge-
brauchs nicht von Amtes wegen berücksichtigt wird, kommt den Mitwir-
kungspflichten der Parteien gemäss Art. 13 Abs. 1 VwVG eine so erhebli-
che Bedeutung zu, dass für das Beschwerdeverfahren diesbezüglich fak-
tisch die Verhandlungsmaxime massgebend ist (Urteil des BVGer
B-246/2008 vom 26. September 2008 E. 2 „Red Bull/Dancing Bull“ m.w.H.).
3.2 Als rechtserhaltender Gebrauch kann sich der Markeninhaber auch
den Gebrauch der Marke durch Dritte anrechnen lassen, solange dieser
mit seiner Zustimmung erfolgt ist (Art. 11 Abs. 3 MSchG; sog. stellvertre-
tender Gebrauch). Ein derartiger stellvertretender Gebrauch findet etwa bei
der Markenbenutzung durch Tochter-, Konzern- und mit dem Markeninha-
ber anderweitig wirtschaftlich eng verbundene Gesellschaften oder durch
Lizenznehmer, Unterlizenznehmer, Alleinvertreiber und Wiederverkäufer
statt (MARKUS WANG, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017,
Art. 11 Rz. 104; HERBERT PFORTMÜLLER, Gebrauch durch den Lizenzneh-
mer gilt als markenmässiger Gebrauch, in: Martin Kurer et al. [Hrsg.], Bin-
senwahrheiten des Immaterialgüterrechts, Festschrift für Lucas David, Zü-
rich 1996, S. 125ff., S. 127; vgl. auch BGE 107 II 356 E. 1c La San Marco).
3.3 Die Widersprechende muss den Gebrauch ihrer Marke in der Schweiz
im relevanten Zeitraum nicht strikt beweisen, sondern lediglich glaubhaft
machen (Art. 32 MSchG). Glaubhaftmachen des Gebrauchs bedeutet, dem
Richter aufgrund objektiver Anhaltspunkte den Eindruck zu vermitteln, dass
die fraglichen Tatsachen nicht bloss möglich, sondern überwiegend wahr-
scheinlich sind. Es braucht keine volle Überzeugung des Richters, doch
muss er zumindest die Möglichkeit, dass die behaupteten Tatsachen stim-
men, höher einschätzen als das Gegenteil (Urteile des BVGer
B-4540/2007 vom 15. September 2008 E. 4 Streifenmarken [fig.];
B-7449/2006 vom 20. August 2007 E. 4 „EXIT [fig.]/EXIT ONE“; Entscheide
der RKGE vom 17. September 2003 in sic! 2004 S. 106 E. 3 “Seiko Rivoli/R
Rivoli [fig.]”; vom 26. Oktober 2001 in sic! 2002 S. 53 E. 4 „Express/Express
clothing“, mit Verweis auf BGE 88 I 14 E. 5a).
3.4 Für einen ernsthaften Gebrauch genügt in quantitativer Hinsicht eine
minimale Marktbearbeitung in verhältnismässig geringem Umfang, soweit
darin ein dauerhaftes und kein bloss vorübergehendes Angebot und zu-
dem die Absicht zum Ausdruck kommt, jeder damit ausgelösten Nachfra-
ge zu entsprechen (Urteil des BVGer B-2910/2012 vom 20. Januar 2014
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Seite 8
E. 4.5 „Artelier/Artelier“). Wann der Gebrauch einer Marke die erforderliche
Ernsthaftigkeit aufweist, kann nicht schematisch für alle Fälle festgelegt
werden. Massgebend sind die branchenüblichen Gepflogenheiten eines
wirtschaftlich sinnvollen Handelns. Zu berücksichtigen sind Art, Umfang
und Dauer des Gebrauchs sowie die besonderen Umstände des Einzel-
falls, wie z.B. die Grösse und Struktur des in Frage stehenden Unterneh-
mens (Urteil des BVGer B-5830/2009 vom 15. Juli 2012 E. 3.2.1, fünf Strei-
fen [fig.]/fünf Streifen [fig.]; KARIN BÜRGI LOCATELLI, Der rechtserhaltende
Markengebrauch in der Schweiz, Schriften zum Medien- und Immaterial-
güterrecht [SMI] Bd. 85, Bern 2008, S. 38 ff.; ERIC MEIER, L'obligation d'u-
sage en droit des marques, Genf/Zürich/Basel 2005, S. 50 ff).
4.
4.1 Die Beschwerdeführerin substantiiert in ihrer Beschwerdeschrift die
Einrede des Nichtgebrauchs lediglich damit, dass die Beschwerdegegnerin
es unterlassen habe, anzugeben, wie viele der mit der Widerspruchsmarke
gekennzeichneten Produkte tatsächlich in der Schweiz auf den Markt ge-
bracht wurden. Die weiteren von der Vorinstanz festgestellten Gebrauchs-
belege – wie der Lizenzvertrag, der Kassensturzbericht sowie die vom
4. September 2012 datierte Produktverpackung und der damit festgestellt
markenmässige Gebrauch – kritisiert die Beschwerdeführerin indes nicht.
Aufgrund der in diesem Zusammenhang faktisch geltenden Verhandlungs-
maxime (vgl. E. 3.1 oben) verbleibt somit lediglich die Frage zu klären, ob
die Beschwerdegegnerin die Widerspruchsmarke mit genügender Ernst-
haftigkeit gebraucht hat.
4.2 Wie die Beschwerdeführerin richtig anmerkt, sind die Anforderungen
an den ernsthaften Gebrauch einer Marke bei Massenartikeln erhöht (Urteil
des BVGer B-7191/2009 vom 8. April 2010 E. 3.3.1 „YO/YOG [fig.]“
m.w.H.). In konkreten Zahlen ausgedrückt erachtete das Bundesgericht
den Verkauf von zwei bis drei Uhren des mittleren Preissegments als un-
genügend (Urteil des BGer 4C_440/2006 vom 16. April 2007 E. 3.1 2
„Bugatti“). Das Bundesverwaltungsgericht beurteilte die Lieferung von
4‘320 Liter tiefpreisigem Fruchtsaft an lediglich einen einzigen Abnehmer
innert 8 Monaten als nicht genügend (Urteil des BVGer B-7191/2009 vom
8. April 2010 E. 3.2.2 „YO/YOG [fig.]“) und die ehemalige Rekurskommis-
sion für geistiges Eigentum befand drei Lieferungen von Brot und Mehl an
nur einen Abnehmer während einer Zeitspanne von fünf Jahren für nicht
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ausreichend (RKGE in sic! 2006 S. 183 E. 7 „Banette/Panetta [fig.]“), eben-
sowenig drei Rechnungen für Tabakerzeugnisse an Firmen in Deutschland
in der Höhe von DM 250.– (RKGE 2003 S. 138 E. 3b „Boss/Boss [fig.]“).
Indes beurteilte das Bundesverwaltungsgericht 15 Lieferungen von insge-
samt 32 Freizeit- und Winterjacken, 13 Trainingsanzügen, 303 Paar Frei-
zeitschuhen, 31 T-Shirts, 1 PoloShirt, 4 Pullovern, 41 Hosen, 3 Hemden,
45 Shorts sowie Sportschuhe im Wert von Fr. 180.−, bedruckte T-Shirts im
Wert von Fr. 39.−, Sweatshirts im Wert von Fr. 79.−, Hosen im Wert von
Fr. 44.− sowie Trainingsanzüge im Wert von Fr. 59.− innerhalb von rund
vier Jahren als ernsthaft (Urteil des BVGer B-7487/201 vom 28. Juni 2011
E. 5.5 „sparco/SPARQ“).
4.3 Vorliegend wurden als Gebrauchsbelege insbesondere ein Lizenzver-
trag zwischen der Inhaberin der Widerspruchsmarke und dem Detailhan-
delsunternehmen Spar sowie eine Beurteilung der Nusstorte mit der Wi-
derspruchsmarke durch den Kassensturz eingereicht. Der Lizenzvertrag
enthält dabei explizit die Verpflichtung, Nusstorten herzustellen und unter
der Widerspruchsmarke zu verkaufen. Es ist gerichtsnotorisch, dass das
Detailhandelsunternehmen Spar in der Schweiz über ein beachtliches Fili-
alnetz verfügt und in der Lage ist, eine Anzahl Nusstorten zu verkaufen,
welche in Gegenüberstellung der in Erwägung 4.2 genannten Gebrauchs-
fällen, als ernsthaft angesehen werden kann. Zwar ist ohne genaue Ab-
rechnung in der Tat kein Beweis über den Verkauf solcher Nusstorten er-
bracht. Für den Gebrauchsnachweis im Widerspruchsverfahren ist indes
lediglich ein Glaubhaftmachen gefordert (vgl. E. 3.3), wozu die vorgelegten
Beweismittel ausreichen, nicht zuletzt auch aufgrund der Vertragsklausel,
welche explizit zur Herstellung und zum Verkauf verpflichtet. Die Vorinstanz
hat somit den Gebrauch der Widerspruchsmarke korrekt als glaubhaft an-
genommen. Dass der Gebrauch nicht von der Inhaberin der Widerspruchs-
marke selber, sondern von einem Drittunternehmen aufgrund eines Lizenz-
vertrages getätigt wurde, steht dieser Beurteilung nicht entgegen (vgl.
E. 3.2).
4.4 Die Beschwerdegegnerin bemängelt bezüglich des Nachweises des
Markengebrauchs, dass die Vorinstanz fälschlicherweise auf eine zu enge
Kategorisierung der gebrauchten Waren erkannt habe, so sei der Ge-
brauch durch Nusstorten nicht lediglich für Konditorwaren, nämlich Torten
und Kuchen nachgewiesen, sondern für den gesamten Oberbegriff feine
Backwaren und Konditorwaren.
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Seite 10
4.5 Dem ist entgegenzuhalten, dass die Beschwerdegegnerin im
vorinstanzlichen Verfahren gänzlich obsiegte und daher auch keine Be-
schwerde einlegte. Entsprechend ist sie weder materiell noch formell be-
schwert. Unter Berücksichtigung des Umstandes, dass in Fragen des Ge-
brauchsnachweises faktisch die Verhandlungsmaxime massgeben ist
(E. 3.1 oben), kann auf diese Rüge der Beschwerdegegnerin nicht einge-
gangen werden.
5.
Als nächstes ist die Warengleichartigkeit zu prüfen.
5.1 Der Sachverhalt, auf welchem der vorinstanzliche Entscheid beruht,
präsentierte sich so, dass die Widerspruchsmarke, nebst diversen Waren
und Dienstleistungen der Klassen 6, 9, 14, 16, 18, 20-21, 24-26, 28, 35 und
41, auch Schutz für die Waren Konditorwaren, nämlich Torten und Kuchen
der Klasse 30 beanspruchen konnte. Die angefochtene Marke bean-
spruchte Schutz für die Ware Käse der Klasse 29. Markenrechtlich rele-
vanter Berührungspunkt bestand somit lediglich zwischen Konditorwaren,
nämlich Torten und Kuchen und Käse.
Die Beschwerdeführerin hat indes nach Erhalt der Entscheidung der Vor-
instanz das Warenverzeichnis auf Hartkäse der Klasse 29 – durch einen
entsprechenden Antrag bei der Vorinstanz – rechtsgültig eingeschränkt.
Die sich gegenüberstehenden Waren sind im Beschwerdeverfahren nun
nicht mehr dieselben, wie im vorinstanzlichen Verfahren. Im Rahmen der
Vernehmlassung wurde die Vorinstanz explizit aufgefordert, zu dieser
neuen Konstellation Stellung zu nehmen, was diese allerdings unterliess.
Damit hat sich die Vorinstanz nie zur möglichen Gleichartigkeit von Kondi-
torwaren, nämlich Torten und Kuchen und Hartkäse geäussert.
5.2 Nach Art. 61 Abs. 1 VwVG entscheidet die Beschwerdeinstanz in der
Sache selber oder weist diese ausnahmsweise mit verbindlichen Weisun-
gen an die Vorinstanz zurück. Ein Rückweisungsentscheid rechtfertigt sich
vor allem, wenn weitere Tatsachen festgestellt werden müssen und ein um-
fassendes Beweisverfahren durchzuführen ist oder auch, wenn die
Vorinstanz aufgrund eines Nichteintretensentscheids keine materielle Prü-
fung vorgenommen hat (Urteil des BVGer B-7420/2006 vom 10. Dezember
2007 E. 4.1 „Workplace“ m.w.H.). Regelmässig weist das Bundesverwal-
tungsgericht Widerspruchssachen an die Vorinstanz zurück, wenn der
rechtserhaltende Gebrauch erst im Beschwerdeverfahren glaubhaft ge-
B-7210/2017
Seite 11
macht wurde und folglich die Vorinstanz sich noch nicht zur Verwechs-
lungsgefahr geäussert hatte (Urteile des BVGer B-5543/2012 vom 12. Juni
2013 E. 2 „six [fig.]/SIXX“, B-763/2007 vom 5. November 2007 E. 11
„K.Swiss [fig.]/K Swiss [fig.]“). Bei der Beurteilung, ob eine Sache an die
Verwaltung zurückgewiesen oder eine reformatorische Entscheidung ge-
fällt werden soll, steht dem Gericht ein weiter Ermessenspielraum zu, ins-
besondere kann bei Vorliegen sachlicher Gründe eine Rückweisung erfol-
gen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1).
5.3 Die Vorinstanz hat sich zur Gleichartigkeit zwischen Konditorwaren,
nämlich Torten und Kuchen und Hartkäse bis dato nicht geäussert. Insofern
liegt eine vergleichbare Konstellation vor, wie wenn der Gebrauchsnach-
weis erst im Beschwerdeverfahren gelingt und die Sache zur erstmaligen
Beurteilung der Verwechslungsgefahr an die Vorinstanz zurückgewiesen
wird. Es ist demnach sachlich gerechtfertigt, die vorliegende Wider-
spruchssache an die Vorinstanz zurückzuweisen. Weiter zu berücksichti-
gen ist, dass das Bundesverwaltungsgericht in Widerspruchssachen als
letzte Instanz entscheidet (Art. 73 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über
das Bundesgericht [Bundesgerichtsgesetz, BGG, SR 173.110]), weshalb
eine Rückweisung an die Vorinstanz, welche den relevanten Sachverhalt
so noch nie untersuchte, umso mehr angezeigt ist (vgl. auch Urteil des
BVGer B-1686/2012 vom 9. April 2013 E. 6 „CAMILLE BLOCH MON
CHOCOLAT SUISSE [fig.]/my swiss [fig.]“). Damit ist die an-
gefochtene Verfügung aufzuheben und die Widerspruchssache an die Vor-
instanz zur neuerlichen Beurteilung unter Berücksichtigung vorliegend ge-
machter Erwägungen zurückzuweisen.
6.
6.1 Bei rein formeller Betrachtung des Ausgangs dieses Verfahrens wären
die Kosten grundsätzlich der unterliegenden Beschwerdegegnerin aufzu-
erlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Doch die Beschwerdeführerin hat erst durch
ihre Einschränkung des Warenverzeichnisses nach Erlass des vorinstanz-
lichen Entscheids dazu Anlass gegeben, die Sache an die Vorinstanz zur
erneuten Beurteilung zurückzuweisen. Die Beschwerdeführerin hätte im
vorinstanzlichen Verfahren mittels Eventualbegehrens bereits eine Ein-
schränkung des Warenverzeichnisses offerieren können. Die Beschwerde-
führerin hätte zudem nach Änderung des Warenverzeichnisses auch ein
Wiedererwägungsgesuch an die Vorinstanz stellen können, dessen Be-
handlung die Vorinstanz wohl nicht hätte ablehnen können, da sich der
Sachverhalt in erheblichem Masse geändert hatte (vgl. BGE 120 Ib 42
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Seite 12
E. 2b, BGE 113 Ia 146 E. 3a je m.w.H.; Urteil des BVGer E-4006/2006 vom
13. Juli 2007 E. 2; AUGUST MÄCHLER, in: Kommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, Rz. 9 zu Art. 58) zumal die
Verfügung zur Zeit der Änderung des Warenverzeichnisses noch nicht
rechtskräftig war. Somit liess die Beschwerdeführerin die Möglichkeiten
aus, die Vorinstanz über die Gleichartigkeit unter eingeschränktem Waren-
verzeichnis entscheiden zu lassen. Daher ist es einzig dem Verhalten der
Beschwerdeführerin anzulasten, dass die Beschwerde nicht in der Sache
beurteilt werden kann, sondern der Entscheid der Vorinstanz zu kassieren
und die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen ist. Dieses Verhalten ist
als unnötige Verlängerung des Verfahrens i.S. einer Verletzung der Mitwir-
kungspflicht nach Art. 13 VwVG anzusehen (vgl. Urteile des BVGer
A-1527/2006 vom 6. März 2008 E. 6.2 m.w.H.; RKGE vom 3. Mai 2005 in
sic! 2006 S. 39 E. 7 „Syscor/Sicor“ und vom 4. März 2003 in sic! 2004 S. 41
E. 9 „Bosca/Luigi Bosca“ sowie MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessie-
ren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl. 2013, S. 210 Rz. 4.52),
weshalb es sich rechtfertigt, vorliegend trotz des formellen Obsiegens die
Kosten in Anwendung von Art. 63 Abs. 3 VwVG der Beschwerdeführerin
aufzuerlegen. Eine Parteientschädigung an die Beschwerdeführerin ist aus
denselben Gründen nicht zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG e contrario,
bzw. Art. 7 Abs. 1 VGKE e contrario, vgl. Urteil des BVGer A-1527/2006
vom 6. März 2008 E. 6.2).
6.2 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache,
Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen
(Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar
2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungs-
gericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundes-
verwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE),
wobei dafür im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Wi-
dersprecherin an der Löschung, beziehungsweise der Widerspruchsgeg-
nerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Es
würde allerdings zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den geringen
Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür
im Einzelfall stets konkrete Aufwandsnachweise verlangt würden. Bei eher
unbedeutenden Zeichen darf von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000.–
und Fr. 100'000.– ausgegangen werden (BGE 133 III 492 E. 3.3 "Turbinen-
fuss" m.H.). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfah-
ren auszugehen. Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, die Kos-ten des
Beschwerdeverfahrens auf Fr. 4'500.– festzulegen. Dieser Betrag ist von
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der Beschwerdeführerin zu begleichen und wird dem geleisteten Kosten-
vorschuss entnommen.
6.3 Über die vorinstanzlichen Verfahrenskosten (Widerspruchsgebühr) und
die auszurichtenden Parteientschädigung im erstinstanzlichen Verfahren
hat die Vorinstanz unter Berücksichtigung des vorliegenden Entscheids er-
neut zu befinden.
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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird insofern gutgeheissen, als die Ziffern 1-4 der ange-
fochtenen Verfügung vom 23. November 2017 aufgehoben und die Sache
zur Neubeurteilung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückge-
wiesen wird.
2.
Die Kosten des Beschwerdeverfahrens von Fr. 4'500.– werden der
Beschwerdeführerin auferlegt und dem geleisteten Kostenvorschuss in
gleicher Höhe entnommen.
3.
Es wird keine Parteientschädigung ausgerichtet.
4.
Dieses Urteil geht an:
– die Beschwerdeführerin (Einschreiben;
Beilagen: Beschwerdebeilagen zurück)
– die Beschwerdegegnerin (Einschreiben)
– die Vorinstanz (Ref-Nr. 14360; Einschreiben;
Beilagen: Vorakten zurück)
Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber:
Vera Marantelli Lukas Abegg
Versand: 15. Mai 2018