Abtei lung II
B-7272/2008
{T 1/2}
U r t e i l v o m 1 1 . D e z e m b e r 2 0 0 9
Richter Marc Steiner (Vorsitz), Richter Claude Morvant,
Richter Bernard Maitre; Gerichtsschreiberin Miriam
Sahlfeld
Pirelli Tyre Spa, Viale Sarca 222, IT-20126 Milano,
vertreten durch Zimmerli, Wagner & Partner AG,
Löwenstrasse 19, 8001 Zürich,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Verfügung vom 13. Oktober 2008 betreffend
Schutzverweigerung gegenüber IR Marke Nr. 894'132
Snowsport (fig.).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Besetzung
Parteien
Gegenstand
B-7272/2008
Sachverhalt:
A.
Gestützt auf eine Basiseintragung in Italien wurde die Wortmarke IR
894'132 SNOWSPORT am 15. Mai 2006 unter anderem mit Schutzan-
spruch für die Schweiz im internationalen Register eingetragen und
am 21. September 2006 von der Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle dem Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum
(Vorinstanz) mitgeteilt. Die Marke wurde für folgende Waren der Klasse
12 registriert:
Pneus; bandages pneumatiques, semi-pneumatiques et pleins pour
roues de véhicules; roues de véhicules, jantes.
B.
Am 4. September 2007 erklärte die Vorinstanz der Markenanmelderin
den refus provisoire partiel (sur motifs absolus) mit der Begründung,
das Zeichen sei beschreibend. Sie führte dazu aus, dass die zwei
Bestandteile englischer Sprache vom Durchschnittskonsumenten mit
"Schneesport" übersetzt und als Hinweis auf den Verwendungszweck
der beanspruchten Waren, nicht aber auf ein Unternehmen verstanden
würden.
C.
Mit Eingabe vom 4. Februar 2008 nahm die Markenanmelderin
Stellung und machte geltend, unter SNOWSPORT fielen klassische
Wintersportarten wie Ski- und Langlauf im Schnee, Sportarten mit
Kufen auf Eis wie Eiskunstlauf, Eisschnelllauf oder Eishockey, nicht
jedoch Sportarten auf Rädern. Keinesfalls sei der Begriff direkt
beschreibend. SNOWSPORT sei vielmehr anspielend und deute nur
indirekt auf eine Ware hin. Sie beruft sich auf Voreintragungen im
englischsprachigen Ausland und auf Gleichbehandlung mit der Marke
CH-Nr. 505'287 SPORT-GRIP, die ebenfalls für Waren der Klasse 12
eingetragen wurde.
D.
Die Vorinstanz hielt mit Schreiben vom 21. April 2008 an ihrer
Beanstandung fest und führte ergänzend aus, dass das Zeichen in
unmittelbarer Weise auf zwei erwünschte Eigenschaften der so
gekennzeichneten Reifen hinweise. Der Bestandteil SNOW ziele auf
die erhöhte Haftung auf Schnee; SPORT beziehe sich darauf, dass
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trotzdem eine hohe Geschwindigkeit möglich sei. Das Zeichen be-
schreibe daher den Verwendungszweck der beanspruchten Waren. Es
bestehe ausserdem ein Freihaltebedürfnis zugunsten von Konkurren-
ten, welche ebenfalls Sportreifen für den Schnee herstellen. Den Vor-
eintragungen aus dem englischsprachigen Ausland komme keine
präjudizielle Bedeutung zu. Die Eintragung CH-Nr. 505'287 SPORT-
GRIP bezeichnete sie als Einzelfall, der nicht als Grundlage für eine
generelle Praxis herhalten könne und keinen Anspruch auf Eintragung
eines Zeichens unter dem Titel der Gleichbehandlung begründen
könne.
E.
Innert verlängerter Frist nahm die Markenanmelderin mit Schreiben
vom 22. Juli 2008 Stellung und macht zunächst geltend, die Zurück-
weisung bezogen auf sämtliche Waren sei unnötig restriktiv, da das
Zeichen für Fahrzeugräder und Felgen kaum beschreibend sei. Mit
SNOWSPORT werde in erster Linie jugendliche Dynamik und das
damit zusammenhängende jugendliche Image assoziiert. Ein Zusam-
menhang mit den zu kennzeichnenden Waren könne allenfalls mit
erheblichem Fantasieaufwand konstruiert werden.
F.
Am 13. Oktober 2008 verweigerte die Vorinstanz den Schutz für
sämtliche der beanspruchten Waren mit Ausnahme von "jantes"
(Felgen). In Ergänzung ihrer vorherigen Beanstandungen weist sie
darauf hin, dass unter Snowsport nicht nur Ski- und Snowboardfahren,
sondern auch Motorrallyesport mit Zweirad oder Vierrad auf Schnee
verstanden werde, für den es eine besondere Ausrüstung, namentlich
einer speziellen Bereifung bedürfe, die zu diesem Zweck von den
Reifenherstellern angeboten würde. Sie betont, dass das Zeichen aber
auf jeden Fall zwei erwünschte Eigenschaften der beanspruchten
Waren beschreibe, nämlich auf eine gute Haftung auf Schnee auch bei
höheren also sportlichen Geschwindigkeiten. Des Weiteren geht sie
von einem Freihaltebedürfnis aus. Aus dem Gleichbehandlungsgrund-
satz und ausländischen Voreintragungen ergebe sich keine andere
Beurteilung des Zeichens.
G.
Gegen die Verfügung der Vorinstanz erhob die Markenhinterlegerin am
14. November 2008 Beschwerde vor dem Bundesverwaltungsgericht
mit folgenden Anträgen:
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1. Die Verfügung des Instituts vom 13. Oktober 2008 betreffend die Inter-
nationale Markeneintragung Nr. 894'132 SNOWSPORT sei aufzuheben.
Das Institut sei anzuweisen, die Marke SNOWSPORT nicht nur für die in
Klasse 12 bereits zugelassenen "jantes", sondern auch für "pneus; ban-
dages pneumatiques, semi-pneumatiques et pleins pour les roues de
véhicules; roues de véhicules" der Klasse 12 aufgrund der Anerkennung
ihrer originären Kennzeichnungskraft in der Schweiz zum Schutz zuzu-
lassen.
2. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwer-
degegnerin.
Zur Begründung bringt sie vor, die Analyse der Vorinstanz beruhe nicht
auf der spontanen Reaktion der Konsumenten auf das als "Schnee-
sport" verstandene englische Wort. Ein Spontaneindruck ergebe sich
bei Eingabe des Begriffs in die Internetsuchmaschine Google. Die
Ergebnisse dieser Recherche verwiesen auf verschiedene Winter-
sportarten ohne den Einsatz von Fahrzeugen. Die von der Vorinstanz
genannten Motorrallyes seien nur einem unbedeutenden Abnehmer-
kreis geläufig. Mit der Marke SNOWSPORT assoziiere man gemäss
dem Ergebnis der Google-Recherche Erlebniswelten und Emotionen
wie Freude, Risikobereitschaft, Experimentierlust, Gemeinschaftsge-
fühl, Grenzerfahrung und diesen Erfahrungen zugrundeliegenden Be-
wegungsabläufe. Auch wenn ein Bezug zwischen den beanspruchten
Produkten und SNOWSPORT bestehe, so seien doch verschiedene
Gedankenschritte erforderlich, wenn die spontan assoziierten Sport-
arten den für Reifen wichtigen Haftungsqualitäten zugeordnet werden
müssten. Des Weiteren sei das Zeichen gänzlich ungeeignet eine
sachliche Eigenschaft der betroffenen Erzeugnisse zu umschreiben.
Da es sich jedenfalls nicht um ein rein beschreibendes Zeichen
handle, müsse von einem Grenzfall ausgegangen werden und die
Gemeinschaftsmarkeneintragung indizweise Berücksichtigung finden.
Ein Freihaltebedürfnis bestehe angesichts der diffusen und uneinheit-
lichen begrifflichen Vorstellungen, die das Zeichen wecke, nicht.
H.
Die Vorinstanz liess sich mit Eingabe vom 14. Januar 2009 vernehmen.
Sie beantragte die Abweisung der Beschwerde. Sie betont, auch die
Beschwerdeführerin räume ein, dass Motorrallyes auf Schnee zum
Schneesport gehörten. Für Spezialisten und Endabnehmer stehe das
Zeichen in einem klar verständlichen und sinnvollen, die betreffenden
Produkte direkt beschreibenden Zusammenhang. Ein Gedankenauf-
wand sei nicht erforderlich.
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I.
Mit Replik vom 23. März 2009 macht die Beschwerdeführerin geltend,
die Vorinstanz setze zu Unrecht Wintersport mit Schneesport gleich,
wodurch es sich nicht mehr um eine Spontanauslegung, sondern um
eine Analyse handle. Sie bestreitet, dass sie Motorrallyes auf Schnee
dem "Schneesport" zurechne. Nur der unbedeutende Verkehrskreis,
der diese Sportarten betreibt, denke allenfalls bei Snowsport auch an
diese seltenen Sportarten. Allerdings sei die Bezeichnung für diese
Sportler wiederum viel zu allgemein. SNOWSPORT sei eine unbe-
stimmte Wortverbindung, genauso wie Sun- oder Rainsport, die auch
nicht Sommer- oder Regenreifen beschreiben würden. Für Traktoren-
oder Fahrradbereifungen sei die Schutzfähigkeit ohnehin gegeben, da
insoweit ein Zusammenhang mit Schneerallyes entfalle.
J.
Die Vorinstanz verzichtete mit Eingabe vom 27. April 2009 auf die
Einreichung einer Duplik.
K.
Auf die weiteren Vorbringen der Parteien wird, soweit erforderlich, im
Rahmen der Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden
gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zu-
ständig (Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005
[VGG, SR 173.32]). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist
von Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. De-
zember 1968 (VwVG, SR 172.021) eingereicht und der verlangte
Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Markenanmelderin ist die
Beschwerdeführerin zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 VwVG). Auf
die Beschwerde ist daher einzutreten.
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2.
2.1 Zwischen der Schweiz und Italien gilt das Protokoll vom 27. Juni
1989 zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung
von Marken (MMP, SR 0.232.112.4). Nach Art. 5 Abs. 2 Bst. b MMP
und der von der Schweiz dazu abgegebenen Erklärung beträgt die
Frist von Art. 5 Abs. 2 Bst. a MMP zur Erklärung einer Schutzverweige-
rung durch die Vorinstanz achtzehn Monate.
2.2 Innerhalb von achtzehn Monaten ab Mitteilung der Internationalen
Markenregistrierung konnte die Vorinstanz darum erklären, dass sie
der Marke den Schutz in der Schweiz verweigere, wofür sie einen oder
mehrere in der Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen
Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ, SR
0.232.04) genannten Gründe angeben musste (Art. 5 Abs. 1 MMP;
Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges
Eigentum [RKGE], veröffentlicht in sic! 2006, 31 Schmuckkäfer). Die
Eintragung der Marke Nr. 894'132 wurde der Vorinstanz am 21.
September 2006 notifiziert. Die Vorinstanz erklärte ihre provisorische
Schutzverweigerung am 4. September 2007. Die Achtzehnmonatsfrist
wurde damit eingehalten.
2.3 Als Zurückweisungsgrund kann die Vorinstanz angeben, dass die
Marke jeder Unterscheidungskraft entbehre oder ausschliesslich aus
Zeichen oder Angaben zusammengesetzt sei, die "im Verkehr zur Be-
zeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung,
des Werts, des Ursprungsorts der Erzeugnisse oder der Zeit der Er-
zeugung dienen könnten oder im allgemeinen Sprachgebrauch oder in
den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten des Schutz-
landes üblich" seien (Art. 5 Abs. 1 MMP in Verbindung mit Art. 6quinquies
Bst. b Ziff. 2 PVÜ). Dieser zwischenstaatlichen Regelung entspricht
Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992
(MSchG, SR 232.11). Lehre und Praxis zu dieser Norm können somit
herangezogen werden (Urteil des Bundesgerichts 4A_492/2007 vom
14. Februar 2008 E. 2 Gipfeltreffen).
3.
Nach Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992
(MSchG, SR 232.11) sind Zeichen des Gemeinguts vom Markenschutz
ausgeschlossen, es sei denn, sie hätten sich als Marke für die Waren
oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht werden, im Verkehr
durchgesetzt. Der Begriff Zeichen des Gemeinguts ist ein Sammel-
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begriff für Sachbezeichnungen, beschreibende Angaben, geografische
Herkunftsangaben, Freizeichen sowie für elementare Zeichen.
3.1 Als Gemeingut im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG vom Marken-
schutz ausgeschlossen sind Zeichen, die sich beispielsweise in ein-
fachen Zahlen- oder Buchstabenkombinationen oder gebräuchlichen
geometrischen Figuren oder in Angaben über die Beschaffenheit der
gekennzeichneten Ware erschöpfen und daher die zur Identifikation
von Waren oder Dienstleistungen erforderliche Kennzeichnungs- oder
Unterscheidungskraft nicht aufweisen und vom Publikum nicht als
Hinweis auf eine bestimmte Betriebsherkunft verstanden werden. Der
beschreibende Charakter solcher Hinweise muss vom angesproche-
nen Publikum ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasieaufwand
unmittelbar erkennbar sein (Urteil des Bundesgerichts 4A_161/07 vom
18. Juli 2007 E. 4.2 we make ideas work, BGE 131 III 495 E. 5 Felsen-
keller, 128 III 454 E. 2.1 Première mit weiteren Hinweisen; LUCAS DAVID,
in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht,
Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999,
N. 6 zu Art. 2 MSchG). Die Beurteilung ist aus Sicht der
angesprochenen Abnehmerkreise vorzunehmen (BGE 128 III 451 E.
1.6 Première, BGE 116 II 611 f. E. 2c Fioretto), wobei es ausreicht,
dass der beschreibende Charakter für einen erheblichen Teil der
massgeblichen Abnehmer ohne besondere Gedankenarbeit zu
erkennen ist (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] B-
7442/2006 vom 18. Mai 2007 E. 2.3 Feel'n learn/ See'n learn).
3.2 Beschreibende Angaben können sich auch auf den Verwendungs-
zweck der zu kennzeichnenden Waren und Dienstleistungen beziehen
(EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweize-
risches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht,
2. Aufl., Basel 2009, N. 293). Dabei ist auch insoweit zu verlangen,
dass die Charakterisierung des Hauptverwendungszwecks bzw. der
Kerneigenschaft im Zweifel ohne Fantasieaufwand erkannt wird (Urteil
des Bundesgerichts 4A.5/2004 vom 25. November 2004 in sic! 4/2005
278 E. 3.3 Firemaster für flammenhemmende chemische Erzeugnisse,
Urteile des BVGer B-1364/2008 vom 26. August 2009 E. 3.1 On the
Beach u.a. für Kosmetika, B-5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 6.2 jump
[fig.]/JUMPMAN für Schuhe), wogegen die Verbindung mit einem auch
möglichen, aber aus Sicht des Konsumenten fernliegenden Verwen-
dungszweck der Eintragung eher nicht entgegensteht (RKGE vom
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11. April 2000 in sic! 6/2000 506 E. 4 Testa [ital. Kopf] für Fleisch und
Haarpflegemittel, aber unzulässig für Kopfbedeckungen).
3.3 Gemäss Rechtsprechung und Lehre ist es für die Beurteilung der
Schutzfähigkeit unerheblich, ob ein Wort bereits gebräuchlich ist oder
nicht. Dass eine Angabe neuartig, ungewohnt oder fremdsprachig ist,
schliesst ihren beschreibenden Charakter nicht aus. Entscheidend ist,
ob das Zeichen nach dem Sprachgebrauch oder den Regeln der
Sprachbildung von den beteiligten Verkehrskreisen in der Schweiz als
Aussage über bestimmte Merkmale oder Eigenschaften der gekenn-
zeichneten Ware oder Dienstleistung aufgefasst wird (Urteile des
Bundesgerichts 4A_492/2007 vom 14. Februar 2008 E. 2 Gipfeltreffen
und 4A_265/2007 vom 26. September 2007 E. 2.1 American Beauty
mit Hinweisen; Urteil des BVGer B-2514/2008 vom 25. Mai 2009 E. 4.4
Magnum [fig.]; MARBACH, a.a.O., N. 285 mit Hinweisen auf die entspre-
chende Praxis der RKGE).
3.4 Auch englische Ausdrücke können Gemeingut sein (BGE 129 III
228 E. 5.1 Masterpiece, Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2003 vom
22. Dezember 2003 in sic! 5/2004, 401 f. E. 3.1-3.2 Discovery Travel &
Adventure Channel), es sei denn sie werden von einem erheblichen
Teil der Abnehmerkreise nicht verstanden, was etwa der Fall sein
kann, wenn ein Ausdruck nicht zum Grundwortschatz gehört (Urteile
des BVGer B-684/2009 vom 24. Juni 2009 E. 3.2 OUTPERFORM.
OUTLAST. mit Hinweisen, B-2125/2008 vom 15. Mai 2009 E. 4.2 Total
Trader; vgl. CLAUDIA KELLER, Do you speak English? – Anmerkungen
zum Bundesverwaltungsgerichtsentscheid B-804/2007, «Delight Aro-
mas (fig.)» in sic! 6/2008, 485).
4.
Die vorliegend zu beurteilende Wortmarke lautet SNOWSPORT. Sie
wird vom Konsumenten unmittelbar in die englischen Worte Snow und
Sport aufgespalten, die Teil des englischen Grundwortschatzes bilden
und mit Schneesport übersetzt werden können. Das Wort hat anders
als die mit den zu beherrschenden Elementen oder dem verwendeten
Material in Verbindung gebrachten Gattungen Wassersport und Luft-
sport oder Motorsport bislang weder im Englischen noch im Deut-
schen Eingang in die Wörterbücher gefunden. Einen lexikographisch
gesicherten Bedeutungsgehalt für SNOWSPORT gibt es daher nicht.
Allerdings wird der Ausdruck Snowsports etwa vom Dachverband der
Schweizer Ski- und Snowboardschulen und -lehrer und denselben
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verwendet (). Auch die deutsche Fas-
sung, Schneesport, bezeichnet häufig die entsprechenden Sektionen
in Sportvereinen. In diesem Zusammenhang bezieht sich der Ausdruck
allein auf dem Ski- und Rodelsport zugehörige Sportarten.
5.
Für die Eintragungsfähigkeit ist entscheidend, ob das Zeichen in
Bezug auf die beanspruchten Waren aus Sicht der relevanten Ver-
kehrskreise beschreibenden Charakter hat (E. 3 hiervor; CHRISTOPH
WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen
Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internatio-
nalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2, N. 11), was im Folgenden zu
prüfen sein wird.
5.1 Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft eines Zeichens
kommt es auf die Wahrnehmung der potentiellen Abnehmer an (EUGEN
MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, sic! 1/2007, S. 3, 5).
Reifen und Räder für Fahrzeuge, insbesondere für Personenkraft-
wagen, werden von jedermann nachgefragt. Relevanter Verkehrskreis
ist damit jedenfalls auch der schweizerische Durchschnittskonsument.
5.2 Die Beschwerdeführerin ist der Ansicht, der vorliegend relevante
Durchschnittskonsument verbände mit SNOWSPORT klassische Win-
tersportarten wie Ski- und Langlauf im Schnee, Sportarten mit Kufen
auf Eis wie Eiskunstlauf, Eisschnelllauf oder Eishockey, nicht jedoch
Sportarten auf Rädern. Mit der Marke SNOWSPORT assoziiere man
Erlebniswelten und Emotionen wie Freude, Risikobereitschaft, Experi-
mentierlust, Gemeinschaftsgefühl, Grenzerfahrung und diesen Erfah-
rungen zugrundeliegenden Bewegungsabläufe (Beschwerde S. 5).
Keinesfalls sei der Begriff direkt beschreibend. SNOWSPORT sei
vielmehr anspielend und deute nur indirekt auf eine Ware hin.
Die Vorinstanz macht geltend, dass das SNOWSPORT in unmittel-
barer Weise auf zwei erwünschte Eigenschaften der so gekennzeich-
neten Reifen hinweise. Der Bestandteil SNOW ziele auf die erhöhte
Haftung auf Schnee; SPORT beziehe sich darauf, dass trotzdem eine
hohe Geschwindigkeit möglich sei. Das Zeichen beschreibe daher den
Verwendungszweck der beanspruchten Waren. Im Übrigen, weist sie
darauf hin, dass sich auch Motorsportarten auf Schnee etabliert
hätten, bei denen eine spezielle Bereifung erforderlich sei.
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5.3 Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin kann die Prü-
fung der Markeneintragungsfähigkeit es nicht dabei belassen, zu
untersuchen, welche Assoziationen eine Marke isoliert betrachtet
hervorruft. Das angemeldete Zeichen ist immer in Bezug zu den bean-
spruchten Waren zu setzen. Zu fragen ist daher, ob der relevante
Verkehrskreis mehrere Gedankenschritte benötigt, um einen Zusam-
menhang zwischen Ware und Zeichen herzustellen oder ob er das
Zeichen als unmittelbar beschreibend für eine Eigenschaft der Ware
auffasst. So ist ein Zeichen PROROOT an sich fantasievoll, erweist
sich aber in Bezug auf zahnmedizinisches Gerät, mit dem unter
anderem Zahnwurzeln behandelt werden, als beschreibend (RKGE
vom 5. Juni 2003 in sic! 11/2003 903 unveröffentlichte E. 6). Gleiches
gilt für VIAGGIO, welches z.B. für Pferdezubehör noch unterschei-
dungskräftig sein könnte, im Zusammenhang mit Eisenbahnwaggons
jedoch einen beschreibenden Charakter erhält (Urteil des BVGer B-
1000/2007 vom 13. Februar 2008 in sic! 7+8/2008 537 E. 7), da diese
heute als klassisches Fortbewegungsmittel zum Verreisen gelten.
5.3.1 Zu beurteilen ist, ob der relevante Verkehrskreis SNOWSPORT
in Bezug auf Reifen; Hartreifen, pneumatische und halb-pneumatische
Reifen für Fahrzeugräder und Fahrzeugräder beschreibend ist. SNOW
oder Schnee im Zusammenhang mit Reifen und Rädern drängt sich
allein in seiner Funktion als Untergrund bzw. Belag, auf welchem die
Reifen zum Einsatz kommen sollen, auf. Ein anderer Zusammenhang
ist nicht ersichtlich. Soweit es zunächst nur um den ersten Wort-
bestandteil SNOW geht, handelt es sich um eine Beschreibung des
Verwendungszwecks, die dem Konsumenten unwillkürlich in den Sinn
kommt. Der Umstand, dass ein anderer Begriff, nämlich der des
Winterreifens, den Konsumenten viel geläufiger ist, ändert nichts an
dieser Beurteilung. Im Übrigen ist der Winterreifen, indem er an eine
Jahreszeit anknüpft und als Überbegriff für die Tauglichkeit bei ver-
schiedenen winterlichen Witterungen fungiert, möglicherweise symbol-
hafter als ein Reifen, welcher besonders für den Schnee taugt.
5.3.2 Die Einschätzung, dass SNOW im Zusammenhang mit Reifen
als Beschreibung des Belags verstanden wird, auf dem diese verwen-
det werden, muss auch für Fahrzeugräder gelten. Anders als die sepa-
rat vertriebenen Felgen, für die dem Zeichen bereits der Schutz für die
Schweiz gewährt wurde (vgl. Ziff. 2 der Verfügung), sind Fahrzeug-
räder die Kombination aus Felge und Reifen, die häufig zusammen
angeboten und nach der Bereifung benannt werden. Um sich ein
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Aufziehen neuer Reifen auf die Felgen beim Jahreszeitenwechsel zu
ersparen, besitzen viele Wagenlenker zwei Sätze Felgen mit unter-
schiedlicher Bereifung. SNOW im Zusammenhang mit Reifen und
Rädern wird daher als Hinweis darauf, dass dieselben besonders zur
Verwendung auf Schnee taugen, verstanden.
5.3.3 Betreffend den Zusatz SPORT sind in Abhängigkeit vom Ver-
kehrskreis verschiedene Deutungen möglich. Soweit die Ausführungen
der Vorinstanz zu Motorsportarten auf Schnee dahingehend zu ver-
stehen sind, dass sich der schweizerische Durchschnittskonsument für
Motorsport und auf den auf Schnee betriebenen interessiert, kann
dem nicht gefolgt werden. Auch die von der Vorinstanz angeführten
Internetquellen (Vernehmlassungsbeilagen 8 und 9) stammen allesamt
aus Schweden, Norwegen oder Österreich, wo diese Sportarten offen-
bar praktiziert werden, nicht aber aus der Schweiz. Der Durchschnitts-
konsument versteht diesen Zusatz in Bezug auf Räder und Reifen
vielmehr als Hinweis auf eine entweder optisch oder hinsichtlich der
Eigenschaften des Gegenstandes sportliche Ausführung, die z.B.
einen sportlichen Fahrstil zulässt. Der Zusatz "Sport" ist gerade in der
Automobilbranche gebräuchlich, um eine sportliche anstelle einer ele-
ganten Fahrzeug- (z.B. Opel Insignia Sports Tourer, .
de/auto/fahr_berichte/0,1518,656_163,00.html) oder konventionellen
Reifenausführung (z.B. der Conti WinterContact™ TS 810 Sport des
Reifenherstellers Continental,
www/de/de/continental/automobil/themen/pkw/winter/contiwintercontac
t_ts_810_sport/contiwintercontact_ts_810_sport_de.html) hervorzuhe-
ben. Allenfalls der beschränkte Verkehrskreis derjenigen, welche die
von der Vorinstanz erwähnten Motorsportarten auf Schnee betreiben
(Schneerallyes, Motorrad Skijöring) würde auf eine spezielle Sportart
bzw. einen Kreis von Sportarten schliessen, für welche die Waren ver-
wendet werden. Ob, wie die Beschwerdeführerin ausführt, SNOW-
SPORT in Bezug auf Reifen und Räder aus Sicht der Schneerallye-
fahrer viel zu allgemein sei, kann vorliegend dahinstehen, da jedenfalls
der schweizerische Durchschnittskonsument als relevanter Verkehrs-
kreis den Bestandteil SNOW als Hinweis auf die sportliche Ausführung
der zu kennzeichnenden Waren empfindet.
5.3.4 SNOW und SPORT zusammengezogen in Bezug auf die bean-
spruchten Waren versteht der Durchschnittskonsument als einen Hin-
weis auf Reifen bzw. Räder, mit denen eine sportliche Fahrweise
gegenüber einer konventionellen selbst auf Schnee als Untergrund
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möglich ist. Aus dem hinterlegten Zeichen ergibt sich für den Durch-
schnittskonsumenten jedenfalls im Zusammenhang mit Winterreifen
der Hinweis auf die Möglichkeit sportlicher Fahrweise auf Schneebelag
mindestens ebenso unmittelbar wie dies für ein Zeichen SNOW-
PROOF für die nämlichen Warenkategorien der Fall wäre. Welche
konkreten Vorstellungen der Konsument, etwa in Bezug auf erhöhte
Geschwindigkeiten auf Schneebelag, bildet (vgl. insoweit Vernehmlas-
sung Ziff. 6 ff.), kann im Rahmen der markenrechtlichen Beurteilung
offen bleiben.
5.3.5 Der Hinweis der Beschwerdeführerin, dass Reifen und Räder
bestimmter Fahrzeugarten (Velos und Traktoren) gar nicht auf Schnee
eingesetzt werden können, führt zu keiner anderen Beurteilung, da
nach ständiger Rechtsprechung ein Zeichen regelmässig für den ge-
samten Oberbegriff unzulässig ist, wenn es für bestimmte Produkte,
die unter den entsprechenden Oberbegriff zu subsumieren sind, unzu-
lässig ist (Urteil des BVGer B-2125/2008 vom 15. Mai 2009 E. 5.2.1
Total Trader; RKGE vom 30. April 1998 in sic! 5/1998 479 E. 2c Source
Safe). Vorliegend ist von einer Unzulässigkeit des Zeichens für Reifen
und Räder von Personenwagen auszugehen, welche unter die Ober-
begriffe im Warenverzeichnis fallen. Damit ist das Zeichen SNOW-
SPORT für die vorliegend beanspruchten Waren insgesamt un-
zulässig, unabhängig von den Fahrzeugen für die sie vorgesehen sind.
5.4 Der Einsatz von Reifen und Rädern auf schneebedecktem Unter-
grund zählt noch zum Hauptverwendungszweck bzw. den Kerneigen-
schaften der Waren, welche ohne Fantasieaufwand erkannt werden
(vgl. E. 3.2). Hauptverwendungszweck von Rädern im Allgemeinen ist
die Fortbewegung. Die Bereifung von Rädern schützt diese vor Abnut-
zung, unterstützt die Schock-Absorption und erhöht aber vor allem bei
den heute üblichen hohen Geschwindigkeiten die Haftung auf dem
jeweiligen Belag (in diesem Sinne Brockhaus multimedial premium
2008, Version vom 15. Juli 2007). Schnee ist infolge der Witterungsver-
hältnisse in der Schweiz kein ungewöhnlicher Untergrund. Die Verwen-
dung von Reifen, bzw. bereiften Rädern, die sich besonders für die
Fortbewegung auf Schnee eignen, ist daher ein zentraler Verwen-
dungszweck dieser Waren.
5.5 Der Umstand, dass es sich bei dem Zeichen um eine Neuschö-
pfung handelt, die den Konsumenten nicht geläufig und nicht lexiko-
graphisch nachweisbar ist, vermag die Einordnung als Zeichen des
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Gemeinguts nicht abzuwenden, da auch solche Zeichen neue Worte
nach dem Sprachgebrauch oder den Regeln der Sprachbildung von
den beteiligten Verkehrskreisen in der Schweiz unmittelbar als Aus-
sage über bestimmte Merkmale oder Eigenschaften der gekennzeich-
neten Ware aufgefasst werden (vgl. E. 3.3 hiervor). Dem Zeichen ist
daher für die beanspruchten Waren kein Schutz für die Schweiz zu
gewähren. Angesichts dieses Ergebnisses muss nicht geprüft werden,
ob an der Bezeichnung ein Freihaltebedürfnis besteht.
6.
In der Beschwerdeschrift wurde die im Verfahren vor der Vorinstanz
vorgebrachte Rüge der Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes
nicht aufrecht erhalten. Die im Rahmen der angefochtenen Verfügung
durch die Vorinstanz vorgenommene Beurteilung, dass aus der Eintra-
gung des Zeichens SNOW GRIP (Nr. 507 287) als Einzelfall keine
einen Gleichbehandlungsanspruch begründende Praxis abgeleitet
werden könne, lässt überdies keinerlei Rechtsfehler erkennen (vgl.
Urteil des BVGer B-6740/2008 vom 11. November 2009 E. 6.1 SINO).
7.
Nach Ansicht der Beschwerdeführerin müsste das Zeichen zumindest
im Sinne eines Grenzfalles die Anforderungen an eine eintragungs-
fähige Marke erfüllen. Für einen Grenzfall sprächen die Eintragungen
in Grossbritannien und der Europäischen Gemeinschaft.
Ausländischen Voreintragungen kommt grundsätzlich keine präjudi-
zielle Wirkung zu (BGE 129 III 229 E. 5.5 Masterpiece, BGE 114 II 174
E. 2c Eile mit Weile). Sie können, wenn von einem Grenzfall ausge-
gangen werden muss, als Indiz für die Eintragungsfähigkeit gewertet
werden (Urteil des BVGer B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 8
Chocolat Pavot [fig.]). Vorliegend handelt es sich indessen nicht um
einen solchen Grenzfall, da der Konsument, wenn das Zeichen mit den
beanspruchten Waren in Beziehung gesetzt wird, ohne weiteres auf
deren Tauglichkeit zum Einsatz im Schnee bei einer sportlichen Fahr-
weise schliesst.
8.
Angesichts des Verfahrensausgangs hat die Beschwerdeführerin die
Verfahrenskosten zu tragen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Eine Parteient-
schädigung wird nicht zugesprochen (Art. 64 Abs. 1 VwVG).
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Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streit-
sache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien
festzusetzen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements
vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem
Bundesverwaltungsgericht [VGKE SR 173.320.2]). Bei Markenein-
tragungen geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr be-
misst sich folglich nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung
des Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfah-
rungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeu-
tenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.-- und
Fr. 100'000.-- angenommen werden darf (Urteil des Bundesgerichts
4A_161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 2 we make ideas work, BGE 133 III
492 E. 3.3 Turbinenfuss mit weiteren Hinweisen). Von diesem Streit-
wert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Mangels Indizien
für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke ist eine
Gerichtsgebühr von Fr. 2'500.-- zu erheben, welche der Beschwerde-
führerin aufzuerlegen und mittels des geleisteten Kostenvorschusses
zu decken ist.
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen und die Verfügung der Vorinstanz
bestätigt.
2.
Die Verfahrenskosten in Höhe von Fr. 2'500.-- werden der Beschwer-
deführerin auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss
von Fr. 3'500.-- verrechnet. Der Restbetrag von Fr. 1'000.-- wird der
Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden
Urteils zurückerstattet.
3.
Eine Parteientschädigung wird nicht zugesprochen.
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4.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Rechtsvertreter; Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. IR-894 132 Km; Gerichtsurkunde)
- das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Gerichts-
urkunde)
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
Marc Steiner Miriam Sahlfeld
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim
Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt
werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom
17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amts-
sprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit An-
gabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefoch-
tene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerde-
führende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).
Versand: 16. Dezember 2009
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