Abtei lung II
B-734/2008
{T 1/2}
U r t e i l v o m 1 1 . J a n u a r 2 0 1 0
Richter David Aschmann (Vorsitz), Richter Marc Steiner,
Richter Francesco Brentani,
Gerichtsschreiber Philipp J. Dannacher.
Disney Enterprises Inc., a Delaware corporation,
500 South Buena Vista Street, US-91521 Burbank CA,
vertreten durch Rechtsanwälte Dr. Thierry Calame und
Dr. Florent Thouvenin, Bleicherweg 58, 8027 Zürich,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Verfügung vom 20. Dezember 2007 betreffend das
Markeneintragungsgesuch Nr. 50229/2007 CHESHIRE
CAT.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Besetzung
Parteien
Gegenstand
B-734/2008
Sachverhalt:
A.
Am 8. Januar 2007 meldete die Beschwerdeführerin die Wortmarke
CHESHIRE CAT beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum
("Vorinstanz") zur Eintragung ins Schweizerische Markenregister an.
Die Marke wird für folgende Waren beansprucht:
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photo-
graphiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs; extincteurs; appareils d'enregistrement
de cassettes audio; lecteurs de cassettes audio; cassettes audio; dis-
ques audio; enceintes audio; jumelles; caméscopes; CD-ROM; lecteurs
de CD-ROM (intégrés à un ordinateur); graveurs de CD-ROM (intégrés à
un ordinateur); téléphones portables; accessoires pour téléphones
portables non compris dans d'autres classes; housses pour téléphones
portables; façades pour téléphones portables; lecteurs de compact dis-
ques; graveur de compact disques; disques compacts; programmes de
jeux informatiques; cartouches et disques de jeux informatiques;
ordinateurs; matériel informatique; claviers d'ordinateurs; écrans
d'ordinateurs; souris pour ordinateurs; lecteurs de disquettes pour
ordinateurs; logiciels informatiques; téléphones sans fil; aimants
décoratifs; appareils photographiques numériques; appareils
d'enregistrement vidéo numériques; lecteurs de DVD; disques
numériques polyvalents; vidéodisques numériques; agendas
électroniques; étuis à lunettes; lunettes; casques à écouteurs; karaokés;
microphones; lecteurs MP3; modems (intégrés à un ordinateur); tapis de
souris; films cinématographiques; appareils de radio messagerie;
baladeurs; assistants personnels numériques; imprimantes; radios;
lunettes de soleil; téléphones; postes de télévision; caméras vidéo;
magnétoscopes; lecteurs de cassettes vidéo; cartouches de jeu vidéo;
disques de jeux vidéo; bandes vidéo; cassettes vidéo; visiophones;
talkies-walkies; supports pour les poignets et les avants-bras pour usage
avec un ordinateur.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en
plaqué compris dans cette classe, joaillerie, bijouterie, pierres précieu-
ses, horlogerie et instruments chronométriques; réveils; bracelets;
bustes en métaux précieux; breloques; horloges; boucles d'oreilles;
coffrets à bijoux en métaux précieux; chaînes; porte-clés en métaux
précieux; épinglettes; chaînes pour le cou; colliers; pièces de monnaie
non monétaires; épingles de parure; pendentifs; bagues; boucles pour
cravates-ficelle; chronomètres à arrêt; épingles à cravate; fixe-cravates;
horloges murales; boîtiers de montres; chaînes de montre; bracelets de
montres; montres; alliances; montres-bracelets.
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16 Papier, carton et produits en ces matières, compris dans cette classe;
produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel
pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(comprises dans cette classe); caractères d'imprimerie; clichés; carnets
d'adresses; almanachs; agendas; estampes; kits de peinture pour l'art et
l'artisanat; livres d'autographes; livres de naissance; stylos à bille; cartes
de base-ball; classeurs; serre-livres; marque-pages; livres; autocollants
pour pare-chocs de voiture; calendriers; dessins humoristiques; cartes
de voeux; craies; livres d'éveil pour enfants; sous-verres en papier;
albums de numismatique; albums de coloriage; crayons de couleur;
bandes-dessinées; livres pour bons de réduction; décalcomanies;
centres de table décoratifs en papier; journaux intimes; couches-culottes
jetables; règles à dessin; enveloppes; gommes; stylos feutres; fiches
pédagogiques; cartes pour cadeaux; papier cadeau; mappemondes;
cartes de souhaits; livres d'or; magazines; cartes (plans); blocs-notes;
pâte à modeler; bulletins; journaux; papier à lettres; carnets; feuillets
libres; peintures; drapeaux en papier; cotillons en papier; chapeaux de
fête en papier; décorations en papier pour gâteaux; décorations de fête
en papier; serviettes en papier; sachets de fête en papier; presse-
papiers; noeuds en papier pour paquets cadeaux; fanions en papier; sets
de table en papier; nappes en papier; pots à stylos et crayons; crayons;
taille-crayons; trousses et boîtes à stylos et crayons; stylos; périodiques;
albums photographiques; photogravures; reproductions; livres d'images;
portraits; cartes postales; posters; diplômes imprimés; certificats
imprimés; invitations imprimées; menus imprimés; livres de recettes;
tampons en caoutchouc; fiches de scores; albums philatéliques; agra-
feuses; autocollants; cartes à échanger; règles non graduées; papier à
lettres; articles pour l'écriture; coupe-papier en métaux précieux.
18 Cuir et imitation du cuir, produits en ces matières compris dans cette
classe; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et
cannes; fouets et sellerie; sacs de sport pour tous usages; sacs pour
athlètes; sacs à dos de change pour bébés; sacs à dos; sacs de plage;
cartables; étuis pour cartes de visite; porte-monnaies; bourse; sacs de
change pour bébés; sacs marins; sacs banane; sacs de gymnastique;
sacs à main; havresacs; étuis à clés; porte-clés en cuir; étuis à rouge à
lèvres; bagages; étiquettes à bagages; sacs de voyage; cartables
d'écolier; cabas à provisions; sacs fourre-tout; sacs portés à la taille;
portefeuilles.
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, compris dans cette classe,
en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille,
ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en
matières plastiques; matelas gonflables pour le camping; couffins; lits;
bancs; bibliothèques; meubles de rangement; chaises; porte-manteaux;
meubles informatiques, supports pour claviers d'ordinateur; lits de camp;
canapés; paillettes décoratives; mobiles décoratifs; bureaux; chalumeaux
(pailles) pour boire; plaques en pierre taillées et gravées; figurines et
statuettes en os, plâtre, plastique, cire ou bois; mâts porte-drapeaux;
tabourets pour les pieds; décorations en plastique pour les emballages
cadeaux; éventails; glace à main; boîtes à bijoux non en métal; porte-
clés non en métal; mobilier de jardin; causeuses; porte-revues; matelas;
ornements (sauf ceux liés aux fêtes de Noël) en os, plâtre, plastique,
cire ou bois; ottomanes; ornements de fête en plastique; socles; cadres
photo; coussins; supports pour plantes en fil de fer et en métal; plaques
murales décoratives; drapeaux en plastique; badges nominatifs en
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plastique; plaques d'immatriculation fantaisie en plastique; fanions en
plastique; décorations en plastique pour gâteaux; coquillages; sacs de
couchage; tables; coffres à jouets; porte-parapluies; stores vénitiens;
carillons éoliens.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la
brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à
l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence, à
condition qu'elles ne soient pas comprises dans d'autres classes; réci-
pients pour boissons; verrerie pour boissons; abris pour oiseaux; bols;
balais; moules à gâteaux; pelles à gâteaux; bougeoirs (non en métaux
précieux); éteignoirs; gourdes; figurines en céramique; sous-verres (ni
en papier, ni en tissu); boîtes à biscuits; formes à biscuits; tire-bouchons;
tasses; poche à douille de pâtissier pour décorer; prismes décoratifs en
cristal; verre décoratif; assiettes décoratives; plats; figurines en porce-
laine, cristal, faïence, et verre; pots de fleurs; brosses à cheveux;
récipients isolants; isolants amovibles pour récipients de boissons;
boîtes à casse-croûte; mugs; porte-serviettes; ronds de serviettes (non
en métaux précieux); gobelets en papier; assiettes en papier; plats à
tarte; pelles à tarte; gobelets en plastique; assiettes; coupelles à savon;
bouilloires; services à thé; récipients isolants pour aliments ou boissons;
brosses à dents; plateaux; dessous-de-plat; bouteilles isothermes;
corbeilles à papier; éteignoirs en métaux précieux; chandeliers en
métaux précieux.
24 Tissus et produits textiles compris dans cette classe; couvertures de lit
et de table; plaids; linge de bain; serviettes de bain; couvertures de lit;
ciels de lit; linge de lit; cache-sommier; couvre-lits; jetés de lit; calicot;
couvertures pour enfants; sous-verres en tissu; napperons en tissu;
drapeaux en tissu; fanions en tissu; couettes; tours de lit pour berceaux;
rideaux; drapeaux en textile; fanions en feutrine; serviettes de golf;
essuie-mains; mouchoirs; serviettes à capuche; linge de maison; tor-
chons; gants de cuisine; taies d'oreiller; housses de coussins; patch-
works; couvertures pour nouveaux-nés; couvertures en soie; linge de
table; serviettes en tissu; sets de table en tissu; nappes en tissu; jetés de
canapé; serviettes; gants de toilette; couvertures en laine.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie; chaussures de sport; bandanas;
casquettes de base-ball; robes de plage; vêtements de plage; ceintures;
bavoirs non en papier; maillots de bain deux-pièces; blazers; bottes;
noeuds papillon; soutien-gorges; casquettes; jambières; bavoirs en tissu;
manteaux; robes; cache-oreilles; gants; chemises de golf; déguisements
pour Halloween; chapeaux; bandeaux; bonneterie; vêtements pour
bébés; vestes; jeans; pull-overs; fichus; justaucorps; guêtres; gants sans
doigts; cravates; cravates-ficelle avec des pointes en métaux précieux;
liquettes; chemises de nuit; pyjamas; pantalons; collants fins; polos;
ponchos; vêtements de pluie; robes de chambre; sandales; foulards;
chemises; jupes; shorts; pantalons; pantoufles; vêtements de nuit;
chaussettes; bas; chandails; pantalons et maillots de jogging; maillots de
bain; débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements; vestes; bandes
pour les poignets.
26 Boucles de ceinture en métaux précieux (destinées à l'habillement).
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport compris dans cette
classe; décorations pour arbres de Noël; cartes à jouer; jeux d'adresse
et d'action; figurines d'action et leurs accessoires (jouets); jeux de
société; jeux de cartes; jouets à activités multiples pour enfants; jeux de
badminton; ballons gonflables; ballons de basket-ball; jouets pour le
bain; balles de base-ball; ballons de plage; balles à billes; poupées à
billes; blocs de construction; boules de bowling; ensembles pour faire
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des bulles de savons comprenant le produit et les ustensiles; jeux
d'échecs; maquillages de jeu pour enfants; bas de Noël; figurines à
collectionner (jouets); figurines à collectionner et leurs accessoires
(jouets); mobiles de berceau; jouets de berceau; jouets à lancer en
forme de disque; poupées; vêtements de poupées; accessoires de
poupées; ensembles de jeu avec poupée; jouets d'action électriques;
appareils accompagnant des jeux de cartes et destinés à servir lors du
jeu; matériel de pêche; balles de golf; gants de golf; marqueurs pour
balles de golf; unités portatives de jeu pour jeux électroniques autres
que celles conçues pour être utilisées seulement avec récepteur de
télévision; palets de hockey; jouets gonflables; puzzles; cordes à sauter;
cerfs -volants; tours de magie; billes; jeux de manipulation; jouets
mécaniques; jouets avec boîte à musique; jouets musicaux; petits jouets
à offrir lors d'une fête; jeux de fête; jouets en peluche; marionnettes;
patins à roulettes; balles de caoutchouc; planches à roulettes; ballons de
football; toupies; jouets anti-stress; peluches; tables de tennis de table;
jeux à cible; ours en peluche; balles de tennis; ensembles seau et pelle
(jouets); mobiles jouet; véhicules jouet; patinettes jouet; voitures jouet;
maquettes jouet; figurines (jouets); tirelires jouet; camions jouet; montres
jouet; jouets à ressort; yo-yo.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines
et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices, glace à rafraîchir;
bagels; préparations de base (aromates) pour faire des milk-shakes;
gâteaux secs; pain; céréales pour petit déjeuner; préparations à base de
céréales; bubble-gum; gâteaux; préparations pour gâteaux; bonbons;
décorations pour gâteaux à base de bonbons; ketchup; en-cas en barres
à base de céréales; chewing-gum; chocolat; boissons à base de
chocolat; boissons à base de cacao; cônes pour crèmes glacées;
confiserie; biscuits; en-cas à base de maïs; biscuits salés; sandwiches;
desserts à base de gélatine aromatisée et édulcorée; friandises
congelées; plats congelés composés essentiellement de pâtes ou de riz;
yaourts glacés; miel; crèmes glacées; préparations laitières glacées;
réglisse; marshmallows; mayonnaises; muffins; nouilles; flocons d'avoine;
crêpes; préparations pour crêpes; pâtes alimentaires; pâtisserie; sirop
pour crêpes; tartes; pizzas; pop-corn; bretzels; entremets; petits pains;
sauces pour salades; sauces; sorbets; épices; tortillas; gaufres.
B.
Die Vorinstanz beanstandete das Eintragungsgesuch mit Schreiben
vom 12. Januar 2007 und führte aus, der Wortbestandteil "Cheshire"
bezeichne eine Grafschaft im Nordosten Englands und könne die Käu-
ferschaft über die Herkunft der Produkte irreführen, falls die Warenliste
nicht durch die Präzisierung "tous les produits précités de provenance
anglaise" eingeschränkt werde.
C.
Mit Schreiben vom 28. Juni 2007 bestritt die Beschwerdeführerin die
Beanstandung. Sie führte aus, unter den 81 Verwaltungseinheiten
Englands gebe es zwar 34 "shire-counties" mit einem Grafschaftsrat
und mehreren Distrikten, worunter eines namens Cheshire. Dieses shi-
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re-county sei den hier massgebenden schweizerischen Verkehrs-
kreisen als Herkunftsangabe jedoch unbekannt. Darüber hinaus werde
sofort erkannt, dass sich "Cheshire" in der angemeldeten Marke auf
den zweiten Bestandteil "Cat" beziehe. Da Katzen keine Waren her-
stellten oder Dienstleistungen anböten, werde das Zeichen von jeman-
dem, der Cheshire kennt, als Fantasiebezeichnung verstanden. Die
Marke wirke also auch dann nicht irreführend. Dasselbe Zeichen sei
schliesslich in der Europäischen Union, und somit auch für das Ver-
einigte Königreich, zum Schutz zugelassen worden.
D.
Die Vorinstanz hielt mit Schreiben vom 24. August 2007 aus den ge-
nannten Gründen an ihrer Zurückweisung mehrheitlich fest, liess die
Beanstandung aber mit Bezug auf folgende Waren fallen, für die sie
aufgrund ihres thematischen Inhalts nicht täuschend sei:
9 supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; cassettes
audio; disques audio; disques compacts; programmes de jeux informa-
tiques; cartouches et disques de jeux informatiques; logiciels informa-
tiques; disques numériques polyvalents; vidéodisques numériques; car-
touches de jeu vidéo; disques de jeux vidéo; bandes vidéo; cassettes
vidéo.
16 photographies; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); almanachs; livres; calendriers; dessins humoristiques;
cartes de voeux; bandes-dessinées; décalcomanies; fiches
pédagogiques; cartes pour cadeaux; mappemondes; cartes de souhaits;
magazines; cartes (plans); journaux; peintures; périodiques;
photogravures; reproductions; livres d'images; cartes postales; posters;
autocollants.
E.
Mit Schreiben vom 25. Oktober 2007 beharrte die Beschwerdeführerin
auf ihren Darlegungen. Mit Verfügung vom 20. Dezember 2007 wies
die Vorinstanz die Anmeldung 50229/2007 CHESHIRE CAT in Ziff. 1
zurück – mit Ausnahme der vorgenannten Waren der Klassen 9 und
16, für die sie gemäss Ziff. 2 der Verfügung das Gesuch zum Marken-
schutz zuliess.
F.
Am 31. Januar 2008 erhob die Beschwerdeführerin gegen diese Ver-
fügung Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht mit den Anträgen:
Die Verfügung der Vorinstanz betreffend das Markeneintragungsgesuch Nr.
50229/2007 – CHESHIRE CAT – vom 20. Dezember 2007 sei aufzuheben.
Die Marke Nr. 50229/2007 – CHESHIRE CAT – sei in allen beanspruchten
Waren- und Dienstleistungsklassen zur Eintragung zuzulassen.
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Unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Vorinstanz.
Zur Begründung berief sich die Beschwerdeführerin erneut auf die an-
geblich geringe Bekanntheit des geografischen Gehalts von CHESHI-
RE CAT, den Grundsatz der Würdigung der Marke im Gesamteindruck
und die Eintragung desselben Zeichens als Gemeinschaftsmarke unter
anderem mit Wirkung für das Gebiet des Vereinigten Königreichs.
G.
Mit Vernehmlassung vom 20. Mai 2008 beantragte die Vorinstanz, die
Beschwerde sei unter Kostenfolge zulasten der Beschwerdeführerin
vollumfänglich abzuweisen. Sie legte Auszüge betreffend die engli-
schen Grafschaften Cheshire und Dorset aus einem Lexikon und aus
dem Internet vor und verwies auf den Entscheid BGE 89 I 290 Dorset,
der ebenfalls den Namen einer englischen Grafschaft zum Gegen-
stand hatte.
H.
Mit Verfügung vom 23. Mai 2008 wurden Vorinstanz und Beschwerde-
führerin aufgefordert, dem Bundesverwaltungsgericht beweiskräftige
Belege zur Beantwortung folgender Tatfragen im Zusammenhang mit
der bestrittenen Qualifikation der angemeldeten Marke CHESHIRE
CAT als irreführendes Zeichen einzureichen:
1) In welchem Umfang und Ausmass pflegt die Grafschaft Cheshire mit der
Schweiz Handelsbeziehungen (inklusive Tourismus)?
2) Wieviel Prozent der Bevölkerung des Vereinigten Königreichs leben in
der Grafschaft Cheshire?
Wie gross ist die wirtschaftliche, einschliesslich touristische, Aktivität in
dieser Grafschaft im Verhältnis zum Gesamtaufkommen im Vereinigten
Königreich?
3) Welche der beanspruchten Waren der Klassen 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24,
25, 28 und 30 werden in der Grafschaft Cheshire heute oder in naher
Zukunft in nennenswertem Umfang produziert, bearbeitet, angeboten
oder in die Schweiz zum Verkauf eingeführt?
Aus welchen anderen Anknüpfungen (z.B. Ausgangsstoffe, Ort der For-
schung und Entwicklung) ergibt sich gegebenenfalls ein sachlicher Zu-
sammenhang von Cheshire mit den obgenannten Waren?
4) Von wem und in welchem Kontext werden allfällige weitere Bedeutungen
von "Cheshire" oder "Cheshire Cat" verwendet?
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Wie häufig und von wem wird oder werden in der schweizerischen
Tagespresse oder in anderen repräsentativen Publikationen zum
relevanten Sprachgebrauch diese Bedeutung(en) verwendet?
I.
Am 30. Juli 2008 nahm die Beschwerdeführerin zu dieser Aufforderung
Stellung und legte statistische Belege und offizielle Angaben des Che-
shire County Council und über Handel und Bevölkerung dieser Graf-
schaft vor. Sie führte aus, dass es zwar zahlreiche offizielle Webseiten
über die Handelsbeziehungen jener Region gebe. Aber nichts deute
auf Handelsbeziehungen zwischen Cheshire und der Schweiz hin. Für
sich allein werde der Begriff ohnehin sehr selten verwendet, am häu-
figsten in der Wortverbindung "Cheshire Cat" für eine Figur aus dem
Kinderbuch "Alice im Wunderland" von Lewis Caroll.
J.
Die Vorinstanz verzichtete mit Eingabe vom 26. August 2008 auf die
Einreichung weiterer Belege. Zur Stellungnahme der Beschwerdefüh-
rerin äusserte sie sich am 26. September 2008, dass in "Alice im Wun-
derland" in der Tat eine sprechende Katze namens "Cheshire Cat" vor-
komme, die den schweizerischen Abnehmerkreisen jedoch, wenn
überhaupt, höchstens in der deutschen Form "Grinsekatze" bekannt
sei. CHESHIRE CAT werde von diesen Kreisen dagegen höchstens als
"Katze aus Cheshire" gedeutet und sei darum geeignet, eine irrefüh-
rende Ideenverbindung mit England zu erwecken.
K.
Am 16. Februar 2009 beantragte die Vorinstanz, das Verfahren bis zum
Entscheid des Bundesgerichts in der Rechtssache 4A_587/2008 zu
sistieren, da von jenem Entscheid eine präjudizielle Bedeutung auf das
vorliegende Verfahren erwartet werde.
L.
Am 25. Februar 2009 wurde auf Wunsch der Beschwerdeführerin eine
mündliche und öffentliche Verhandlung in Bern durchgeführt, an wel-
cher beide Seiten ihre Standpunkte nochmals darlegten. Die Be-
schwerdeführerin beschränkte an dieser Verhandlung ihre Beschwerde
auf Ziff. 1 der angefochtenen Verfügung und formulierte ihr Beschwer-
debegehren wie folgt neu:
1. Ziff. 1 der Verfügung der Vorinstanz vom 20. Dezember 2007 sei aufzu-
heben.
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2. Das Zeichen CHESHIRE CAT (Markeneintragungsgesuch 50229/2007)
sei für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Marken-
register einzutragen.
3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Vorinstanz.
Mit einer Sistierung des Verfahrens erklärte sie sich nicht einverstan-
den. Mit Beschluss und Zwischenverfügung vom gleichen Tage wies
das Bundesverwaltungsgericht das Sistierungsbegehren ab.
M.
Auf die einzelnen rechtserheblichen Vorbringen beider Seiten wird, so-
weit erforderlich, in den folgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden
gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zu-
ständig (Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005
[VGG, SR 173.32]). Die Beschwerde wurde innert der gesetzlichen
Frist von Art. 50 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsver-
fahren vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) eingereicht, und
der verlangte Kostenvorschuss wurde rechtzeitig geleistet. Durch die
angefochtene Verfügung ist die Beschwerdeführerin besonders berührt
und, im Umfang der an der Verhandlung vom 25. Februar 2009 ein-
geschränkten Rechtsbegehren, beschwert (Art. 48 VwVG). Auf die
Beschwerde ist darum einzutreten.
2.
Die Beschwerdeführerin ficht mit den eingeschränkten Rechts-
begehren vom 25. Februar 2009 nur Ziff. 1 der Verfügung vom 20. De-
zember 2007 an. Ziff. 2 derselben ist somit in Rechtskraft erwachsen.
Für die dort genannten Waren der Klassen 9 und 16 ist die Marke
CHESHIRE CAT nicht mehr zu prüfen (MADELEINE CAMPRUBI, in:
Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren [VwVG], Zürich 2008, Rz. 5 zu Art. 62).
3.
3.1 Die Vorinstanz begründet die Teil-Zurückweisung der Marke CHE-
SHIRE CAT mit der Gefahr einer Irreführung der angesprochenen Ab-
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nehmerkreise bezüglich der geografischen Herkunft der mit der Marke
gekennzeichneten Produkte. Grösse, wirtschaftliche Aktivität und tou-
ristisches Angebot der englischen Grafschaft Cheshire liessen darauf
schliessen, dass diese dem schweizerischen Abnehmer betreffender
Waren bekannt sei. Abnehmer würden darum davon ausgehen, dass
Cheshire als Herstellungsort dieser Waren grundsätzlich in Frage kom-
me. Diese Indizien genügten aufgrund von einschlägigen Erfahrungs-
sätzen und Schlüssen aus der allgemeinen Lebenserfahrung, ohne
weitergehende tatsächliche Abklärungen, um die Marke zurückzuwei-
sen. Eine Ausnahme bestehe, soweit das Zeichen für Zeitungen,
Radio- oder Fernsehsendungen oder andere Telekommunikationsmittel
hinterlegt worden sie. Diesbezüglich weise die geografische Angabe
auf das Thema oder auf den Inhalt der Waren oder Dienstleistungen,
nicht aber auf ihre Herkunft hin.
3.2 Die Beschwerdeführerin bringt dagegen vor, dass die Vorinstanz
ihre Beurteilung von Marken mit geografischen Bestandteilen eher auf
das Wissen der Internet-Suchmaschine Google als auf dasjenige der
durchschnittlichen Abnehmerkreise stütze. Aus dem Bestehen des
geografischen Sinngehalts ihres ersten Markenworts schliesse die Vor-
instanz aber zu Unrecht auf das Vorliegen einer Herkunftsangabe, da
CHESHIRE in Kombination mit dem zweiten Wort CAT auf keine Her-
kunft der gekennzeichneten Waren, sondern höchstens auf eine Katze
schliessen lasse, die aus Cheshire stammt. Cheshire sei als geo-
grafische Angabe allerdings unbekannt, nämlich eine wenig bedeut-
same Region ohne gleichnamige Ortschaft, am "äussersten Rande"
Englands. Die Hinweise der Vorinstanz auf die Bevölkerungsdichte und
die touristischen und wirtschaftlichen Aktivitäten dieser Region seien
für sich allein nicht ausreichend. Der Beurteilungsmassstab der Vor-
instanz sei als solcher zu streng, was die grosszügigere Praxis der
Rekurskommission für geistiges Eigentum (RKGE), des Bundesver-
waltungsgerichts und des Bundesgerichts bestätigten, ohne dass
damit ein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht vorgebracht
werde. Schliesslich sei die Marke CHESHIRE CAT als Europäische
Gemeinschaftsmarke mit Wirkung in England und anderen Ländern
bereits eingetragen worden. Eine Zurückweisung in der Schweiz sei
darum nicht angebracht.
4.
Nach Art. 2 Bst. c und Art. 30 Abs. 2 Bst. c des Bundesgesetzes über
den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11)
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sind irreführende Zeichen vom Markenschutz und vom Eintrag in das
Markenregister ausgeschlossen.
4.1 Ein Zeichen ist im Sinne dieser Bestimmungen irreführend, wenn
es geeignet ist, falsche Erwartungen bei den angesprochenen Ab-
nehmerinnen und Abnehmern zu wecken (BGE 125 III 204 E. 1e
Budweiser, BGE 93 I 575 E. 2 Diamalt; JÜRG MÜLLER, Zum Begriff der
täuschenden Marke, Schweizerische Mitteilungen über Gewerblichen
Rechtsschutz und Urheberrecht 1981, S. 8; IVAN CHERPILLOD, Le droit
suisse des marques, Lausanne 2007, S. 94). Von Registerzeichen
geweckte Erwartungen sind nicht erst falsch, wenn das gekenn-
zeichnete Angebot gänzlich von ihnen abweicht. Es genügt, dass die
Waren und Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen ist, in
einem für den Kaufentscheid wesentlichen Punkt hinter den geweckten
Erwartungen zurückbleiben, also nur eine Irreführungsgefahr oder
Verwirrung und weder eine manifeste Täuschung noch einen Ver-
mögensschaden bewirken (MÜLLER, a.a.O., S. 9; LUCAS DAVID, in: Kom-
mentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster-
und Modellgesetz, Basel 1999, MSchG Art. 2, N 51; CHRISTOPH WILLI, in:
Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht
unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Marken-
rechts, Zürich 2002, Art. 2, N 216, 218). Im ehemaligen Markenschutz-
gesetz vom 26. September 1890 (aMSchG) war das Verbot irreführen-
der Zeichen im Schutzausschluss sittenwidriger Zeichen enthalten
(Art. 3 Abs. 4 aMSchG; vgl. E. MATTER, Kommentar zum Bundesgesetz
betreffend den Schutz der Farbrik- und Handelsmarken, der Herkunfts-
bezeichnungen von Waren und der gewerblichen Auszeichnungen,
Zürich 1939, S. 80 ff.). Auch im heutigen Gesetz bezweckt es, ange-
sprochene Abnehmerkreise im Interesse eines sittlichen und anständi-
gen Geschäftsgebahrens vor Täuschung zu bewahren oder einer sol-
chen Täuschung zumindest nicht Vorschub zu leisten.
4.2 Geografisch irreführend ist ein Zeichen, das eine geografische
Angabe enthält und den Adressaten zur Annahme verleitet, die Ware
stamme aus dem Land oder dem Ort, auf den die geografische An-
gabe hinweist, obschon dies in Wirklichkeit nicht zutrifft (BGE 112 II
265 E. 2b Alpina, BGE 135 III 418 E. 2.1 Calvi mit weiteren Hinwei-
sen). Die frühere Bestimmung von Art. 14 Ziff. 4 aMSchG hatte darü-
ber hinaus auch Marken mit ersonnenen geografischen Bezeichnun-
gen, Firmen oder Personennamen vom Schutz ausgeschlossen (vgl.
BGE 98 Ib 191 E. 3 Sheila diffusion, BGer in PMMBl 18/1979 I 78
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René d'Aristide). Demgegenüber sind im geltenden Recht unrichtige
geografische Angaben in Marken, wie zum Beispiel erkennbare Fanta-
siezeichen, zulässig (vgl. schon BGE 98 Ib 10 E. 3 Santi deutsches
Erzeugnis), falls sie das Publikum nicht irreführen. Es gilt darum als
Erfahrungssatz, der jedoch im Einzelfall widerlegt werden kann, dass
die massgeblichen Abnehmerkreise einen geografischen Namen in
einer Marke als Angabe für die Herkunft der damit bezeichneten Wa-
ren auffassen, falls sie ihn kennen (BGE 135 III 419 E. 2.2 Calvi, 97 I
80 E. 1 Cusco, 93 I 571 E. 3 Trafalgar, BGer, 4A_508/2008 vom 10.
März 2009 E. 4.2 Afri-Cola). Auch nach Art. 22 Ziff. 3 des Abkommens
über handelsbezogene Aspekte der Rechte an geistigem Eigentum
(Anhang 1C des Abkommens zur Errichtung der Welthandelsorganisa-
tion vom 15. April 1994/TRIPS, SR 0.632.20) haben die Mitglied-
staaten die Eintragung einer Marke, die eine geografische Angabe ent-
hält oder aus ihr besteht, für Waren, die ihren Ursprung nicht in dem
angegebenen Gebiet haben, abzulehnen oder sie für ungültig zu erklä-
ren, wenn die Verwendung der Angabe in der Marke für solche Waren
im betreffenden Mitgliedstaat geeignet ist, die Öffentlichkeit hinsicht-
lich des wahren Ursprungsorts irrezuführen. Allerdings erfasst der
Begriff der geografischen Angabe nach TRIPS nur Angaben, die eine
Ware als aus dem Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats oder aus einer
Region oder aus einem Ort in diesem Hoheitsgebiet stammend kenn-
zeichnen, der überdies eine bestimmte Qualität, ein bestimmter Ruf
oder ein anderes bestimmtes Merkmal der Ware im wesentlichen
seinem geografischen Ursprung zuzuschreiben ist (Art. 22 Ziff. 1
TRIPS, vgl. auch Art. 18 Abs. 1 aMSchG). Eines solchen Rufs bedarf
es für das Vorliegen einer irreführenden Marke nach Art. 2 Bst. c
MSchG nicht (BGE 132 III 774 E. 3.1 Colorado).
4.3 Keine Herkunftserwartung ist dagegen anzunehmen, wenn die
Marke von den massgebenden Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf
eine bestimmte Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden
wird, namentlich zu einer der in BGE 128 III 454 E. 2.1 Yukon definier-
ten Fallgruppen zählt. Nach diesem Urteil ist eine Herkunftserwartung
zu verneinen, wenn (1) der Ort, auf den das Zeichen hinweist, den hie-
sigen Abnehmerkreisen unbekannt ist, (2) das Zeichen wegen seines
Symbolgehalts als Fantasiezeichen aufgefasst wird, (3) der bezeichne-
te Ort sich nicht als Produktions-, Farbrikations- oder Handelsort eig-
net oder (4) das Zeichen eine Typenbezeichnung darstellt, (5) sich für
ein Unternehmen im Verkehr durchgesetzt hat oder (6) zu einer Gat-
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tungsbezeichnung geworden ist (vgl. auch BGE 135 III 421 E. 2.6
Calvi).
5.
Als relevanter Tatbestand zu prüfen sind damit die Bekanntheit des
geografischen Sinngehalts des Wortes "Cheshire" beim angesproche-
nen schweizerischen Publikum, eine tatsächliche oder erwartete Be-
ziehung zwischen diesem Wort und den beanspruchten Waren- und
Dienstleistungen sowie die Ausgestaltung der Marke in Kombination
mit ihren zusätzlichen Bestandteilen, die im Gesamteindruck eine all-
fällige Irreführungsgefahr beeinflussen können. Auch wenn für die
Wahrnehmung und geografischen Kenntnisse der Abnehmerkreise
zum Teil allgemeine Erfahrungsregeln angewendet werden können, ist
doch im Einzelfall zu prüfen, ob die Marke aufgrund der mit vernünfti-
gem Aufwand erhältlichen oder vom Markenanmelder eingereichten
Beweismittel eine entsprechende geografische Herkunft erwarten lässt
(BGE 135 III 421 E. 2.6 Calvi, BGE 132 III 773 E. 2.1 Colorado, BGE
128 III 460 E. 2.2 Yukon). Das Bundesverwaltungsgericht erwartet hin-
reichende Abklärungen der Vorinstanz bei dieser Sachverhaltsermitt-
lung, würdigt die Beweislosigkeit ausgehend von dem zuvor in E. 4.2
Gesagten (Erfahrungssatz) jedoch zuungunsten des Markenanmelders
bzw. -inhabers, wenn die vorhandenen Belege kein ausreichendes Bild
ergeben (Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in sic! 2009,
S. 622 f. E. 4.3 Afri-Cola und vom 15. Oktober 2008, B-7413/2006
E. 4.3 Madison).
6.
Die Marke der Beschwerdeführerin wird für eine breite Warenpalette,
nämlich für sämtliche Oberbegriffe der Klassen 9 (technische Geräte),
14 (Schmuckwaren), 16 (Drucksachen), 18 (Lederwaren), 20 (Möbel),
21 (Küchenwaren), 24 (Textilien), 25 (Bekleidung), 28 (Spiele) und 30
(Kolonialwaren) und zusätzlich für einige Unterbegriffe dieser Klassen
beansprucht. In Klasse 26 ist die Anmeldung auf eine Ware, Gürtel-
schnallen aus Edelmetall, beschränkt. Massgebliche Abnehmerkreise
dieser Waren sind vor allem erwachsene Endkonsumentinnen und
Endkonsumenten, für einige technische Geräte in Klasse 9 dagegen
vor allem Fachleute, nämlich Techniker und Wissenschafter; in Klasse
28 auch Kinder. Die teureren Waren, zum Beispiel einige technische
Geräte der Klasse 9 und die Juwelierwaren in Klasse 14, werden mit
besonderer Aufmerksamkeit erworben.
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7.
7.1 Cheshire heisst eine von gut achtzig englischen Verwaltungsgraf-
schaften (Administrative Counties). Sie liegt östlich von Wales in Nord-
westengland, entspricht 0,9% der Fläche und 1,1% der Bevölkerung
des Vereinigten Königreichs, misst 2'083 km2 und zählt rund 700'000
Einwohner. Die wichtigsten Geschäftszweige Cheshires sind die Land-
wirtschaft und die Salzgewinnung. Käse, Salz und Seide werden ex-
portiert. Drei Viertel ihrer Grundfläche wurden im Jahr 2005 von 4'609
Landwirtschaftsbetrieben genutzt. Die Hauptstadt Chester hat 80'000
Einwohner und dank einer Universität, einem Zoo, zwei Museen und
einer Vergangenheit als römisches Kastell und als spätere mittelalterli-
che Hafenstadt etwas Tourismus. Die früher überregionale Bedeutung
der Stadt verlor sich allerdings schon im Mittelalter. Als die Wasser-
strasse zum Meer, der Fluss Dee, verlandete, büsste Cheshire einen
Teil seines Gebiets ein. Heute zählt es zum Hinterland der im Norden
und Nordosten gelegenen Metropolen Liverpool und Manchester.
70% des aus dem Ausland stammenden Besucherverkehrs und
-umsatzes Englands fallen nach Tourismusstatistiken auf die Regionen
Südost-England und London, nur 6-8% auf Nordwestengland, wovon
1% auf Cheshire (vgl. /insightsandstatistics/
visitorstatistics/inbound.aspx, /Images/England
%20 factsheet_tcm21-170496.pdf, besucht am 30. November 2009).
Bemerkenswert ist zwar das relative Touristenaufkommen der kleinen
Hauptstadt Chester. Von diesem stammen indessen 60% aus England
(Binnentourismus), wie die genannten Statistiken zeigen. Die übrigen
Cheshireschen Ortschaften haben kaum Tourismus.
7.2 Die Cheshire Cat ist eine fiktive Nebenfigur in Form einer auffällig
grinsenden Katze im bekannten, fantastischen Kinderroman "Alice im
Wunderland" von LEWIS CARROLL (1832-1898). Die grinsende Cheshire
Cat wird in dem Buch nur in zwei von zwölf Kapiteln auf wenigen
Seiten erwähnt. Mehrere andere Wesen prägen das Geschehen er-
heblich stärker. Der Ausdruck "Cheshire Cat" kommt im ganzen Buch
nur siebenmal vor. Es kann darum nicht davon ausgegangen werden,
dass diese Romanfigur den vorliegend angesprochenen Verkehrs-
kreisen bekannt ist. Lewis Caroll ist mit dem bürgerlichen Namen
"Charles Dodgson" in einem Dorf in Cheshire zur Welt gekommen. Ein
Grund, weshalb er die Katze "Cheshire Cat" genannt hat, ist nicht
bekannt. Zwischen der Kinderromanfigur Cheshire Cat und der
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heutigen Verwaltungsgrafschaft Cheshire besteht jedenfalls kein Zu-
sammenhang. Im Englischen kommt "Cheshire Cat" auch in Redewen-
dungen vor ("grin like a Cheshire Cat"). Diese setzen jedoch die Kennt-
nis der Romanfigur voraus und sind dem schweizerischen Publikum
darum ebenfalls nicht geläufig.
7.3 Cheshire heissen ausserdem mehrere Bezirke (Counties) in den
US-amerikanischen Gliedstaaten Connecticut, Massachusetts, Ohio,
Oregon, New Hampshire und Michigan, über welche nach den Akten
im Übrigen nichts bekannt ist.
8.
8.1 Die zu prüfende Marke kombiniert die Wortbestandteile CHESHI-
RE und CAT. Auch wer Cheshire nicht kennt, sucht zwischen diesen
Wörtern naheliegenderweise nach einem Bezug. Anzeichen für eine
deutsche, französische oder italienische Wortbauweise fehlen, eine
englische Wortarchitektur ist dagegen möglich oder gar naheliegend.
Darum wird die Mehrheit der Leser/innen eine englische Aussprache
anwenden, aber unsicher sein, wie das ungebräuchliche Wort "Che-
shire" (Langenscheidt Handwörterbuch Englisch, Berlin 2001, S. 102:
"['t∫e∫ə]") richtig auszusprechen ist. Auch die Hörerinnen und Hörer
werden die Marke als englischen Ausdruck einschätzen und zu inter-
pretieren suchen. "Cat" (Katze) ist Teil des Grundwortschatzes und da-
mit den erwachsenen Verkehrskreisen nach ständiger Rechtsprechung
geläufig (vgl. BGE 129 III 225 E. 5.1 Masterpiece, BVGer vom 24. Juni
2009, B-684/2009 Outperform.Outlast. mit weiteren Hinweisen).
8.2 Dem Wort "Cheshire", das nicht zum Grundwortschatz gehört,
lässt sich demgegenüber formal, aufgrund seiner Bauweise, Wort-
wurzel und Endung, nicht ansehen, dass es eine geografische Be-
deutung hat. Die Endung "-shire" kommt zwar auch in anderen Namen
englischer Counties vor, die teilweise bekannt sind ("Gloucestershire",
"Worcestershire" etc.). Wegen ihrer grösseren Silbenzahl unterteilen
sich jene aber meist deutlicher in den vom Namen der entsprechenden
Hauptstadt stammenden Wortbeginn und die Endung "-shire". Demge-
genüber wird der Name der Stadt Chester im kurzen Anlaut "Che-" von
"Cheshire" nicht erkannt. Die Unterteilung des Worts in Ches- und
-hire liegt näher. Wer Cheshire nicht kennt, wird darum in diesem Mar-
kenbestandteil keinen englischen oder amerikanischen Bezirk, son-
dern einen Fantasiebestandteil wahrnehmen und "Cheshire Cat" als
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zusammenhängende, fantasievolle Bezeichnung für eine Katze mit
dem unbekannten Attribut oder Fantasienamen "Cheshire" auffassen.
8.3 Vom Erfahrungssatz, wonach eine geografische Bezeichnung als
Markenbestandteil gewöhnlich als Herkunftsangabe der gekennzeich-
neten Waren verstanden wird (vgl. E. 4.2), ist auch beim Vorliegen
eines aus mehreren Wörtern bestehenden, zusammengesetzten Aus-
drucks auszugehen (vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 10. März
2009, 4A_508/2008 BGer). Entgegen der Ansicht der Beschwerdefüh-
rerin hindert die Tatsache, dass Katzen keine Computer, Edelmetalle
oder andere der Waren herzustellen pflegen, für welche die Marke vor-
liegend angemeldet ist, die Abnehmerkreise nicht schlechthin, hinter
der Wortkombination "Cheshire Cat" einen weiterführenden Sinn zu
suchen und diesen allenfalls in einem Herkunftsbezug zur gekenn-
zeichneten Ware zu erblicken. Den Beschwerdeführerinnen ist aber
zugute zu halten, dass ein gedanklicher Zwischenschritt über eine
"Cheshire-Katze" einen längeren geistigen Interpretationsweg im
Sinne einer indirekten Herkunftsangabe voraussetzt (vgl. EUGEN MAR-
BACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Im-
materialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl.,
Basel 2009, N. 382 f.).
8.4 Als Ausnahmetatbestände, um den Erfahrungssatz der Herkunfts-
erwartung im Einzelfall zu widerlegen, sind namentlich die in E. 4.3
erwähnten, vom Bundesgericht bezeichneten Fallgruppen zu prüfen.
Die Beschwerdeführerin beruft sich auf zwei davon, nämlich den Aus-
nahmetatbestand der den Verkehrskreisen unbekannten und darum
als Fantasie- und nicht als Herkunftsangaben verstandenen Namen
von Städten, Ortschaften, Talschaften, Regionen oder Ländern einer-
seits sowie die Zulassung von Fantasiezeichen mit klar erkennbarem
Symbolgehalt, die nicht als Hinweis auf eine Herkunft interpretiert wer-
den, obwohl ihr geografischer Sinngehalt an sich bekannt ist, anderer-
seits (vgl. BGE 128 III 459 E. 2.1.1-2.1.2 Yukon).
8.5 Die Bekanntheit der Region Cheshire bei den schweizerischen
Verkehrskreisen lässt sich als innere Tatsache nicht direkt beweisen
und ist darum nach den vorliegenden Indizien zu prüfen (vgl. E. 5).
Nach der allgemeinen Lebenserfahrung kann jedoch davon ausgegan-
gen werden, dass Namen von Regionen und Talschaften, welche nicht
eigens beworben werden und die weder mit einem Ortsnamen ihres
Gebiets noch mit dem Namen eines Gliedstaats des betreffenden Lan-
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des übereinstimmen, dem Fremdenverkehr nicht als Destinationsanga-
ben dienen und darum deutlich weniger wahrgenommen und erinnert
werden als Namen besuchter Städte und Ortschaften. Auch schweize-
rische Regionennamen wie z.B. "Seetal", "Gantrisch" oder "Freiamt"
werden aus diesem Grund – im Gegensatz zu den Namen dort ge-
legener Ortschaften wie Lenzburg, Schwarzenburg oder Bremgarten –
von Touristenkreisen bedeutend weniger wahrgenommen und kaum
erinnert werden. Namen von aktiv beworbenen Tourismusregionen wie
Emmental oder Entlebuch sind vorbehalten. Solche Regionalwerbung
wurde für Cheshire indessen nicht dargetan, obwohl die Vorinstanz sie
am Internet sicher gefunden hätte, wenn sie existierte.
Nordwestengland zählt infolge seiner klimatischen Verhältnisse nicht
zu den häufigen Reisezielen Schweizer Touristen. Entgegen der Auf-
fassung der Vorinstanz lässt Cheshire sich nicht mit der am Golfstrom
gelegenen Grafschaft Dorset in Südwest-England vergleichen, die das
Bundesgericht 1963 als bekannt beurteilte, weil viele Schweizer in der
Nähe Ferien machten (BGE 89 I 294 f. E. 4 Dorset). Cheshire ist auch
keine Destination oder Ortschaft, sondern ein Bezirksname, der nicht
in Fahr- und Ausflugsplänen figuriert. Cheshire hat keinen Flughafen.
Selbst die aus Cheshire stammenden Landwirtschaftsprodukte, na-
mentlich der dortige Käse, werden bei uns als "Chester-" und nicht
etwa als "Cheshire-" Produkte bezeichnet (vgl. Duden, Das grosse
Wörterbuch der deutschen Sprache, 2. Aufl. Mannheim 1993, S. 631,
GERHARD WAHRIG, Deutsches Wörterbuch, 7. Aufl. München 2000,
S. 317). Angesichts der geringen touristischen Bedeutung des Bezirks
Cheshire für England, des überwiegenden Binnentourismus' nach
Chester und der höchstens untergeordneten Wahrnehmung des Be-
zirksnamens für den Gelegenheitstourismus ist darum, im Unterschied
zum Städtenamen Chester, davon auszugehen, dass die Bezeichnung
Cheshire bei den massgeblichen Verkehrskreisen (vgl. E. 6) unbekannt
ist.
Erst recht unbekannt sind den Verkehrskreisen damit die gleich-
namigen Counties in den US-amerikanischen Gliedstaaten (E. 7.3).
8.6 Sollten einzelne Abnehmerinnen und Abnehmer die Region Che-
shire aufgrund ihres besonderen geografischen Wissens trotzdem
kennen, dann wissen sie auch, dass es sich um eine ländliche Gegend
handelt, welche keinen besonderen Ruf für die mehrheitlich industriell
gefertigten Waren geniesst, für welche die Marke der Beschwerde-
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führerin angemeldet wurde. Die Verbindung von "Cheshire" mit dem
zweiten Markenwort "Cat" führt in diesem Fall – naheliegender als die
Annahme eines geografischen Herkunftshinweises (vgl. E. 8.3) – zur
Vorstellung einer Katze, die aus Cheshire stammt oder deren Rasse
dort gezüchtet worden ist ("Berner Sennenhund", "Siamkatze" usw.).
Eine solche Tierbezeichnung hätte für Schmuck, Papier, Möbel etc.
keine beschreibende Bedeutung, sondern würde, wie die Beschwerde-
führerin zurecht geltend macht, als symbolisches Fantasiezeichen
aufgefasst. Auch in diesem Fall entstünde darum bei den angespro-
chenen Verkehrskreisen keine geografische Herkunftserwartung.
8.7 Mit Bezug auf bespielte Verlagserzeugnisse, die vor allem um
ihres Inhalts willen gekauft werden, würde die Vorstellung einer geo-
grafischen Herkunft im Gesamteindruck des zu prüfenden Zeichens
sodann durch den inhaltlichen Bezug zu dieser Ware noch zusätzlich
in den Hintergrund gedrängt. Zu Recht hat die Vorinstanz aus diesem
Grund die Eintragung der Marke bereits für mehrere solche Waren ge-
nehmigt (vgl. EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David
[Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd.
III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 587). Zu bespielten Ver-
lagserzeugnissen sind indessen überdies auch Kinofilme (films ciné-
matografiques) in Klasse 9 und Gesellschafts-, Karten- und Party-
spiele (jeux de société; jeux de cartes, jeux de fête) in Klasse 28 zu
zählen. Auch sie vermitteln einen Inhalt, meist eine Geschichte, um
deretwillen sie gekauft werden, und werden von Verlegern oder Ver-
leihern vertrieben. Die Marke ist mithin für diese Waren auch aus
diesem Grund zuzulassen.
9.
Allfällige Interessen der Cheshire'schen Produzenten und Händler an
der Marke CHESHIRE CAT beeinflussen diese Abwägung nicht. Die
Vorinstanz hat die Marke der Beschwerdeführerin zurecht nicht als
Gemeingut beanstandet und kein Freihaltebedürfnis an ihr festgestellt
(vgl. die Ausführungen in E. 4.2). Die Eintragung der Marke CHESHI-
RE CAT würde auch nichts darüber aussagen, in welchem Umfang die
Beschwerdeführerin überhaupt gegen den isolierten Gebrauch einer
fremden Marke oder eines Markenbestandteils "Cheshire" vorgehen
könnte, der für sich genommen möglicherweise zum Gemeingut zählt.
Aufgrund der unterschiedlichen Zweckbestimmungen von Art. 2 Bst. a
und c MSchG sind Interessen von in Cheshire domizilierten Produzen-
ten und Anbietern zwar für die Frage der Zugehörigkeit des Zeichens
Seite 18
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zum Gemeingut, nicht aber für seine Qualifikation als irreführende
Marke relevant (vgl. E. 4.1). Dass die Praxis für die Beurteilung von
Gemeingut und Irreführung übereinstimmend auf den Begriff der Her-
kunftsangabe nach Art. 47 abstellt (vgl. BGE 128 III 458 E. 2.1 Yukon,
BGE 125 III 421 E. 2.6 Calvi), kann darum nicht bedeuten, dass ein
geografisches Element einer Marke mit der Verneinung ihrer Irre-
führungsgefahr stets als unterscheidungskräftig und nicht freihaltebe-
dürftig gälte, weshalb auch der Umkehrschluss nicht begründet wäre.
Zwar hat das Bundesgericht in Fällen, in welchen die Zugehörigkeit
der Marke zum Gemeingut nicht zu prüfen war, aus Rücksicht auf ein
Gebrauchsbedürfnis der Produzenten am Ort der ausländischen Her-
kunftsangabe vereinzelt das Vorliegen einer irreführenden Marke be-
jaht (BGer, Mitt. 1980, 132 E. 3b Lima, BGE 135 III 423 E. 2.6.6 Calvi).
Zumindest der vorliegend zu prüfende Ausnahmetatbestand der un-
bekannten Herkunftsangabe beschränkt sich aber explizit auf schwei-
zerische Verhältnisse (BGE 128 III 459 E. 2.1.1). Allfällige Interessen
englischer Mitanbieter sind für die Beurteilung der Irreführungsgefahr
darum nicht ausschlaggebend.
10.
Die Beschwerde ist damit gutzuheissen und die Vorinstanz anzuwei-
sen, die Marke der Beschwerdeführerin für alle angemeldeten Waren
im schweizerischen Markenregister einzutragen.
11.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Verfahrenskosten auf-
zuerlegen (Art. 63 Abs. 1 und 2 VwVG). Der geleistete Kostenvor-
schuss ist der Beschwerdeführerin zurückzuerstatten.
Die Vorinstanz hat der Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung
im Umfang der ihr erwachsenen, notwendigen Kosten auszurichten
(Art. 7 ff. des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor
dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE], SR 173.320.2; Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts Nr. B-7414/2006 vom 7. März 2007 E. 11
Doppeladler). Wurde, wie im vorliegenden Fall, keine Kostennote ein-
gereicht, setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest
(Art. 14 Abs. 2 VGKE). In Anbetracht der umfangreichen Sachver-
haltsabklärungen im Beschwerdeverfahren und des Aufwands für die
mündliche Verhandlung erscheint eine Parteientschädigung von
Fr. 5'000.– angemessen.
Seite 19
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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen und die Vorinstanz angewiesen,
die Marke 50229/2007 für alle angemeldeten Waren im Markenregister
einzutragen.
2.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. Der geleistete Kostenvor-
schuss von Fr. 3'500.– wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der
Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückerstattet.
3.
Die Vorinstanz hat der Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung
von Fr. 5'000.– zu bezahlen.
4.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstat-
tungsformular)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 50229/2007 Cheshire Cat; Gerichtsurkunde)
- das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkun-
de)
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die folgende Seite verwiesen.
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
David Aschmann Philipp J. Dannacher
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Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim
Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt
werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17.
Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amts-
sprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit An-
gabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefoch-
tene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwer-
deführende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).
Versand: 13. Januar 2010
Seite 21