Cour II
B-7352/2008/scl
{T 1/2}
A r r ê t d u 1 7 j u i n 2 0 0 9
Bernard Maitre (président du collège), David Aschmann,
Hans Urech, juges,
Olivier Veluz, greffier.
Gruppo Italiano Vini SpA,
représentée par E. Blum & Co. AG,
recourante,
contre
Miguel Torres SA,
représentée par Micheli & Cie SA,
intimée,
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Procédure d'opposition n° 7054 IR 756'841 TORRES /
IR 819'850 TORRE SARACENA.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-7352/2008
Faits :
A.
L'enregistrement de la marque internationale n° 819'850
TORRE SARACENA
(ci-après : la marque attaquée), déposée par Gruppo Italiano Vini SpA,
a été publié dans la Gazette OMPI des marques internationales
n° 5/2004 du 15 avril 2004. Le déposant revendiqua la protection de
dite marque en Suisse pour les produits suivants de la classe 33 :
vins, spiritueux et liqueurs.
Le 19 juillet 2004, Miguel Torres SA a formé opposition totale contre la
protection en Suisse de la marque attaquée auprès de l'Institut
Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI). Cette opposition se fondait
sur la marque internationale n° 756'841
TORRES
(ci-après : la marque opposante), protégée en Suisse pour les produits
suivants de la classe 33 : vins et vermouths de toutes sortes ;
apéritifs ; produits de distillerie, alcools, eaux-de-vie, brandies et
liqueurs.
Par écritures du 8 février 2008, Gruppo Italiano Vini SpA a conclu au
rejet de l'opposition formée par Miguel Torres SA en contestant l'usage
de la marque opposante.
Par réplique du 19 mars 2008, Miguel Torres SA a maintenu ses
conclusions et a produit divers documents destinés à prouver l'usage
de la marque opposante en Suisse.
Invitée à dupliquer, Gruppo Italiano Vino SpA a principalement conclu
à la non-entrée en matière sur l'opposition formée par Miguel Torres
SA, arguant en bref du fait que cette dernière ne devrait pas être
autorisée à utiliser la marque opposante et qu'elle n'aurait ainsi pas
d'intérêt à agir. Subsidiairement, Gruppo Italiano Vino SpA a conclu au
rejet de dite opposition.
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B.
Par décision du 16 octobre 2008, l'Institut fédéral a admis, avec suite
de frais et de dépens, l'opposition formée contre la marque "TORRE
SARACENA".
L'IPI a d'abord relevé que, dans une procédure d'opposition, une
marque enregistrée était considérée comme valable et qu'il convenait
de se limiter à l'examen des motifs relatifs d'exclusion. Il a par ailleurs
noté que, dans l'affaire "Budweiser" invoquée par le titulaire de la
marque attaquée, l'ancienne Commission de recours en matière de
propriété intellectuelle (CREPI) n'était pas entrée en matière sur le
recours, car le signe du recourant avait fait l'objet d'une décision de
justice interdisant son utilisation. Or, en l'espèce, la marque opposante
ne se trouverait pas dans cette situation. L'Institut fédéral a donc
considéré qu'il convenait d'entrer en matière sur la procédure
d'opposition.
Au terme d'un examen des preuves d'usage versées au dossier, l'IPI a
jugé que l'usage de la marque opposante sur le territoire suisse avait
été rendu vraisemblable.
L'IPI a par la suite considéré que les produits pour lesquels la marque
opposante était protégée (vins et vermouths de toutes sortes ;
apéritifs ; produits de distillerie, alcools, eaux-de-vie, brandies et
liqueurs [classe 33]) étaient identiques à ceux revendiqués par la
marque attaquée (vins, spiritueux et liqueurs [classe 33]).
L'Institut fédéral a estimé que l'élément "Torres" n'avait pas de
signification particulière en relation avec les produits en cause. Il a par
ailleurs relevé que Miguel Torres SA était titulaire de plusieurs
marques "TORRES" protégées pour des produits de la classe 33. En
outre, la CREPI avait considéré que le terme "Torres" disposait d'une
certaine notoriété en relation avec lesdits produits et que son usage
dans une série de marques était de nature à renforcer sa force
distinctive. L'Institut fédéral a ainsi retenu que la marque opposante
disposait d'un champ de protection normal, voire accru, en relation
avec des produits de la classe 33.
La marque attaquée, qui consiste selon l'IPI en la reprise de la marque
opposante, serait quant à elle caractérisée par l'élément "Torre" qui est
de nature à rester facilement en mémoire des consommateurs en
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raison de sa position. L'absence de la lettre finale "s" ne permettrait
pas de la distinguer de la marque opposante. En outre, l'élément
"Saracena" ne changerait pas la perception du signe attaqué ; il ne
s'agirait que d'un mot supplémentaire indéterminé. Par ailleurs, le
consommateur moyen pourrait facilement penser que la marque
attaquée est une variante de la marque opposante, d'autant plus en
raison de la notoriété de la marque "TORRES". Dans ces conditions,
l'Institut fédéral a considéré qu'on ne pouvait nier l'existence d'un
risque de confusion direct et indirect entre les marques opposées.
Le fait que l'élément verbal "Torre" soit compris dans un grand nombre
de marques sur le marché et qu'il puisse être perçu comme une
indication faible ne changerait rien au constat que la marque
opposante dispose d'une certaine notoriété. L'IPI a en outre noté que
le titulaire de la marque attaquée n'a pas invoqué une éventuelle
dilution de "Torres" et n'a pas non plus produit de document allant en
ce sens.
C.
Par écritures du 18 novembre 2008, mises à la poste le même jour,
Gruppo Italiano Vini SpA (ci-après : la recourante) recourt contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant, sous
suite de frais et de dépens, à son annulation, principalement à ce qu'il
soit dit que l'autorité inférieure ne devait pas entrer en matière sur
l'opposition formée par Miguel Torres SA (ci-après : l'intimée) et
subsidiairement au rejet de dite opposition et à ce que la marque
attaquée demeure protégée en Suisse.
Pour motifs, la recourante fait d'abord valoir que "Torres" est une
dénomination protégée selon un traité helvético-portugais sur la
protection des indications de provenance, des appellations d'origine et
des indications similaires. Cette dénomination ne pourrait être utilisée
qu'en relation avec des produits portugais. L'intimée, en tant que
productrice de vin espagnol, devrait se voir interdire l'utilisation de la
marque opposante. Dans ces circonstances, l'intimée n'aurait pas
d'intérêt à agir contre la marque attaquée, de sorte qu'il conviendrait
de ne pas entrer en matière sur son opposition. Sous cet angle, la
recourante estime que l'Institut fédéral n'a pas examiné la marque
opposante et lui reproche le fait qu'il n'ait pas énoncé les raisons qui
l'ont conduit à enregistrer cette marque. La décision attaquée ne serait
donc pas motivée et violerait le droit d'être entendu.
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Pour le reste, la recourante expose qu'il est courant d'utiliser le terme
"Torre" pour les produits en cause. Il s'agirait d'une dénomination
répandue et "diluée" telle que "Château", "Schloss" ou "Castello".
Ainsi, l'élément "Torre" appartiendrait au domaine public. La marque
opposante, à laquelle un "s" est ajouté au terme "Torre", serait donc
faiblement distinctive. Dès lors que les marques opposées ne
concordent que sur un élément faible appartenant au domaine public,
tout risque de confusion devrait être nié.
La recourante considère que la décision attaquée est arbitraire et
contraire au dossier lorsque l'IPI prétend qu'elle n'a pas invoqué la
dilution de la marque opposante et ne l'a pas prouvée. Elle soutient
qu'elle a produit dans sa duplique des moyens de preuve en ce sens
et a relevé l'absence de force distinctive de la marque opposante ainsi
que sa dilution. Les principes du droit d'être entendu et de l'application
du droit auraient ainsi été violés.
Selon la recourante, l'élément "Saracena" de la marque attaquée
serait l'élément "prégnant" de cette dernière. La marque attaquée se
distinguerait ainsi de la marque opposante sous les angles visuel,
sonore et sémantique.
La recourante fait enfin valoir que l'office allemand des marques et
brevets a nié l'existence d'un risque de confusion entre les marques
opposées.
D.
Le mémoire de recours étant rédigé en allemand, le Tribunal
administratif fédéral a, par courrier du 20 novembre 2008, demandé à
l'intimée si elle était disposée à ce que la procédure soit poursuivie en
langue allemande. L'intimée a fait savoir par pli du 28 novembre 2008
qu'elle souhaitait que la langue de la procédure soit celle de la
décision attaquée, de sorte que la procédure s'est poursuivie en
français.
E.
Invité à se prononcer sur le recours, l'IPI en a proposé le rejet avec
suite de frais au terme de sa réponse du 11 décembre 2008. Il
renonce à présenter des remarques et des observations et renvoie à
la motivation de sa décision.
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F.
Dans sa réponse du 19 janvier 2009, Miguel Torres SA conclut au rejet
du recours avec suite de frais et de dépens.
L'intimée défend que la marque opposante est valablement
enregistrée en Suisse et qu'il n'y a pas lieu de la réexaminer sous
l'angle d'éventuels motifs absolus d'exclusion. Elle relève en outre que
la dénomination "Torres" est non seulement une marque, mais
également une raison de commerce ainsi qu'un patronyme, ce qui
justifierait un intérêt légitime à son utilisation.
L'intimée soutient par ailleurs que, comme en l'espèce, la reprise
complète d'une marque ou d'un de ces éléments essentiels est de
nature à créer un risque de confusion. Ce risque serait renforcé eu
égard à la notoriété de la marque opposante pour les produits en
cause. Le public ciblé aura naturellement tendance à penser que les
produits marqués "TORRE SARACENA" proviennent de son
entreprise.
G.
Par courrier du 16 avril 2009, la recourante a porté à la connaissance
du Tribunal les copies de cinq arrêts du Tribunal de première instance
des Communautés européennes (TPICE) concernant des procédures
d'opposition similaires à la présente procédure.
Par courrier du 4 juin 2009, l'intimée a versé au dossier une copie
d'une décision de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur
(OHMI) relative à une procédure d'opposition similaire au cas
d'espèce.
H.
Les parties n'ayant pas présenté de demande pour des débats publics,
il est admis qu'elles y ont renoncé tacitement.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
Page 6
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Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).
1.1 Sous réserve des exceptions de l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) (art. 31 LTAF), rendues par les autorités citées à l'art. 33
LTAF.
L'acte attaqué est une décision au sens de l'art. 5 al. 2 PA. Il émane
d'une autorité au sens de l'art. 33 let. e LTAF. Aucune des clauses
d'exception prévues à l'art. 32 LTAF n'est par ailleurs réalisée. Le
Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du
présent recours.
1.2 La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité
inférieure, est spécialement atteinte par cette décision et a un intérêt
digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1
PA). La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue.
1.3 Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours,
à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11, 50 et 52 al. 1
PA) ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss et 63
al. 4 PA) sont par ailleurs respectées.
Le recours est donc recevable.
2.
Une marque est un signe propre à distinguer les produits ou les
services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (art. 1 al. 1 de
la loi sur la protection des marques du 28 août 1992 [LPM,
RS 232.11]). Le droit à la marque prend naissance par
l'enregistrement (art. 5 LPM) et confère au titulaire le droit exclusif de
faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services
enregistrés et d'en disposer (art. 13 al. 1 LPM). Sont exclus de la
protection les signes similaires à une marque antérieure et destinés à
des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte
un risque de confusion (art. 3 al. 1 let. c LPM). Le titulaire d'une
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marque antérieure peut former opposition contre un nouvel
enregistrement en se fondant sur l'art. 3 al. 1 LPM (art. 31 al. 1 LPM).
Si l'opposition est fondée, l'enregistrement est révoqué en tout ou en
partie ; dans le cas contraire, l'opposition est rejetée (art. 33 LPM).
3.
La recourante conclut à l'annulation de la décision attaquée.
Principalement, elle soutient que l'Institut fédéral ne devait pas entrer
en matière sur l'opposition formée par l'intimée, arguant du fait que
cette dernière n'aurait pas d'intérêt à agir contre la marque attaquée.
Sur ce point, elle fait en outre valoir que la décision querellée n'est pas
motivée ; elle reproche à l'Institut fédéral le fait qu'il n'ait pas examiné
la validité de la marque opposante et qu'il n'ait pas énoncé les raisons
qui l'ont conduit à l'enregistrer. Subsidiairement, la recourante conclut
au rejet de l'opposition.
3.1 A qualité pour former opposition le titulaire d'une marque
antérieure (art. 31 al. 1 LPM). Par marque antérieure, on entend les
marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit
de priorité selon les art. 6 à 8 LPM (art. 3 al. 2 let. a LPM). Le droit à
la marque appartient à celui qui la dépose le premier (art. 6 LPM ;
priorité découlant du dépôt). La priorité peut aussi découler de la
Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle,
révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 (RS 0.232.04 ; ci-après : CUP)
(art. 7 LPM) ou d'une exposition (art. 8 LPM) (voir également sur la
qualité pour former opposition : IVAN CHERPILLOD, Le droit suisse des
marques, Lausanne 2007, p. 148 ; LUCAS DAVID, in: Kommentar zum
schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und
Modellgesetz, Bâle 1999, MSchG art. 3 n. marg. 44 ss ; EUGEN
MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [éd.], Schweizerisches
Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, vol. III, Kennzeichenrecht,
Bâle 1996, Markenrecht, p. 98).
3.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intimée est titulaire d'une
marque antérieure au sens de l'art. 3 al. 2 let. a LPM. La recourante
estime en revanche que l'intimée utilise la marque opposante en
violation du Traité du 16 septembre 1997 entre la Confédération suisse
et la République portugaise sur la protection des indications de
provenance, des appellations d'origine et des dénominations similaires
(RS 0.232.111.196.54 ; ci-après : le Traité bilatéral entre la Suisse et le
Portugal). Elle soutient qu'il doit être fait interdiction à l'intimée
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d'utiliser la marque opposante. S'appuyant sur l'affaire Budweiser
(décision de la CREPI du 17 septembre 2002, publiée in : sic! 2003
431 Budweiser II), la recourante prétend que l'intimée n'avait pas
qualité pour agir et que l'autorité inférieure ne devait pas entrer en
matière sur son opposition.
3.2.1 Dans le cadre d'une procédure civile, le Tribunal fédéral a
interdit à la firme Anheuser Busch Inc. l'utilisation du signe "BUD"
(arrêt du TF du 15 février 1999, publié in sic! 1999 432 Budweiser I).
Dans une décision subséquente concernant une procédure
d'opposition parallèle (décision de la CREPI du 17 septembre 2002
invoquée par la recourante, publiée in : sic! 2003 431 Budweiser II), la
CREPI a jugé qu'en raison de l'arrêt du Tribunal fédéral précité,
Anheuser Busch Inc. n'avait pas d'intérêt digne de protection à
l'enregistrement des signes contenant le terme "Bud". Dite commission
n'est ainsi pas entrée en matière sur le recours. In casu, aucune
décision d'un juge civil n'a interdit l'usage de la marque opposante. La
situation du cas d'espèce diffère donc manifestement de l'affaire
Budweiser invoquée par la recourante.
3.2.2 S'agissant du grief selon lequel l'autorité inférieure devait
examiner si la marque opposante est conforme au Traité bilatéral entre
la Suisse et le Portugal, le Tribunal constate que le terme "Torres" (ou
"Torres Vedras") est une dénomination géographique pour du vin
portugais que la Suisse s'est engagée à protéger (art. 2 al. 1 en
relation avec l'annexe A, point B ch. 2 du Traité bilatéral entre la
Suisse et le Portugal). Torres Vedras est au demeurant une ville de
taille importante du centre du Portugal proche de Lisbonne. Or, la
marque opposante a été enregistrée en 2001 sans limitation à la
provenance portugaise des produits en cause (vins et vermouths de
toutes sortes, apéritifs, produits de distillerie, alcools, eaux-de-vie
brandies et liqueurs [classe 33]). Il ressort d'ailleurs des pièces du
dossier de l'autorité inférieure que l'intimée produit du vin en Espagne,
au Chili, en Californie et non au Portugal. L'extension au territoire
suisse de la protection de la marque internationale opposante se
heurte ainsi au Traité bilatéral entre la Suisse et le Portugal. Il existe
en outre des doutes quant au caractère enregistrable de dite marque,
eu égard à la pratique en matière d'enregistrement de dénominations
géographiques (ATF 4A_587/2008 du 9 mars 2009 Calvi). Il semble
dès lors que l'enregistrement de la marque opposante aurait dû être
refusé (art. 2 let. a, c et d LPM).
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Selon la doctrine et la jurisprudence cependant, on ne saurait faire
valoir, dans le cadre d'une procédure d'opposition, qu'une marque
aurait dû être refusée à l'enregistrement en application des motifs
absolus d'exclusion de l'art. 2 LPM. Une telle procédure n'a pour seul
objet que l'examen des motifs relatifs d'exclusion prévus à l'art. 3 al. 1
LPM, les motifs absolus n'étant examinés que dans le cadre de
l'enregistrement d'une marque ou dans celui d'une procédure civile
ultérieure (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7489/2006 du
10 décembre 2008 consid. 7 Gruyère ; CHERPILLOD, op. cit., p. 149 ;
MARBACH, op. cit., p. 154 s. ; CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz,
Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung
des europäischen und internationalen Markenrechts, Zurich 2002,
art. 31 n. marg. 15 ; DAVID, op. cit., art. 31 n. marg. 12). Il est vrai que,
dans un arrêt récent, le Tribunal administratif fédéral a considéré que
la marque verbale prioritaire "GALILEO", enregistrée le 11 avril 1988,
avait perdu sa force distinctive en raison de la protection à partir du
2 septembre 2003 de l'emblème "GALILEO (fig.)" conformément à la
loi fédérale du 15 décembre 1961 concernant la protection des noms
et emblèmes de l'Organisation des Nations Unies et d'autres
organisations intergouvernementales (RS 232.23) (arrêt du Tribunal
administratif fédéral B-3766/2007 du 30 janvier 2009 consid. 8
Galileo). Toujours est-il que le Tribunal s'est limité à définir la force
distinctive du signe verbal "GALILEO" sans remettre en cause sa
qualité de marque.
Il suit de ce qui précède que c'est à bon droit que l'Institut fédéral est
entré en matière sur l'opposition formée par l'intimée. Le recours doit
dès lors être rejeté sur ce point.
4.
La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en
relation avec les produits ou les services enregistrés (art. 11 al. 1
LPM). Si, à compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas
d'opposition, de la fin de la procédure d'opposition, le titulaire n'a pas
utilisé la marque en relation avec les produits ou les services
enregistrés, pendant une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut
plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage
ne soit dû à un juste motif (art. 12 al. 1 LPM). Si le défendeur invoque
le non-usage de la marque antérieure en vertu de l'art. 12 al. 1 LPM
dans sa première réponse, l'opposant doit rendre vraisemblable
l'usage de sa marque ou l'existence de justes motifs pour son non-
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usage (art. 32 LPM et art. 22 al. 3 de l'ordonnance du 23 décembre
1992 sur la protection des marques [OPM, RS 232.111]).
En l'espèce, la recourante a contesté l'usage de la marque opposante
dans le cadre de la procédure devant l'autorité inférieure. Cette
dernière a jugé que l'intimée avait rendu vraisemblable l'usage de la
marque opposante en relation avec les produits de la classe 33 pour
lesquels elle est protégée. Avec raison, la recourante ne conteste pas
cette appréciation. Point n'est donc besoin d'examiner plus avant cette
question.
5.
La notion de risque de confusion est liée à la définition légale de la
marque, à savoir un signe propre à distinguer les produits ou les
services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (cf. art. 1 al. 1
LPM). Cette définition reflète la fonction économique principale de la
marque : d'une part, individualiser les produits ou les services
désignés par le signe pour permettre aux acheteurs de les retrouver
sur le marché et, d'autre part, garantir que les produits ou les services
qu'elle désigne proviennent d'une certaine entreprise (KAMEN TROLLER,
Précis du droit suisse des biens immatériels, 2e éd., Bâle 2006,
p. 62 s. ; CHERPILLOD, op. cit., p. 60). Dans le même sens, le Tribunal
fédéral précise que la fonction principale et le but de la marque sont
de distinguer une marchandise particulière de marchandises
identiques ou similaires, de manière à ce qu'une individualisation du
produit et même de son fabricant soit rendue possible (ATF 119 II
473 consid. 2c Radion). En d'autres termes, le risque de confusion
signifie qu'un signe distinctif est mis en danger par des signes
identiques ou semblables dans sa fonction d'individualisation de
personnes ou d'objets déterminés (ATF 131 III 572 consid. 3
Atlantis). Il existe ainsi un danger de confusion lorsque la fonction
distinctive de la marque antérieure est atteinte, à savoir lorsqu'il est à
craindre que les acheteurs soient induits en erreur sur l'origine du
produit ou qu'ils soient à tort amenés à supposer l'existence d'une
relation entre les marques (ATF 127 III 160 consid. 2a Securitas, ATF
122 III 382 consid. 1 Kamillosan, ATF 126 III 315 consid. 6 Rivella ;
CHERPILLOD, op. cit., p. 108 s.). Selon la doctrine et la jurisprudence, la
différence entre deux signes devra être d'autant plus importante que
les produits sont similaires et vice-versa (ATF 122 III 382 consid. 3
Kamillosan ; TROLLER, op. cit., p. 83).
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En l'espèce, la marque opposante est protégée en relation avec les
produits suivants : vins, vermouths de toutes sortes, apéritifs,
produits de distillerie, alcools, eaux-de-vie, brandies et liqueurs
(classe 33). La marque attaquée a quant à elle été enregistrée pour
les produits suivants : vins, spiritueux et liqueurs (classe 33). Dans
l'acte attaqué, l'autorité inférieure a constaté l'identité des produits
en cause. Avec raison, les parties ne remettent pas en question cette
constatation.
6.
L'appréciation du risque de confusion se fait sur la base des marques
telles qu'elles sont inscrites au registre (sic! 2004 927 consid. 6
Ecofin).
6.1 Pour apprécier l'existence d'un risque de confusion, il faut se
fonder sur le souvenir laissé par la marque chez les ultimes
acquéreurs des produits ou des services (CHERPILLOD, op. cit., p. 110).
Est déterminante l'impression d'ensemble laissée par les marques
dans le souvenir du consommateur cible (ATF 127 III 160
consid. 2b/ cc Securitas).
Selon la doctrine et la jurisprudence (ATF 127 III 160 consid. 2b/cc et
les réf. Securitas ; CHERPILLOD, op. cit., p. 111), l'impression d'ensem-
ble se détermine, pour des marques verbales, en fonction de leur
sonorité, de leur présentation graphique et de leur sens. La sonorité
est caractérisée par le nombre de syllabes, le rythme de l'élocution et
la suite des voyelles, tandis que la présentation graphique dérive
avant tout de la longueur du mot et des particularités des caractères
typographiques. Enfin, la première syllabe et la racine du mot, de
même que sa terminaison, attire davantage l'attention que les syl-
labes intercalaires non accentuées.
6.2 S'agissant du cercle de destinataires déterminant, il faut, selon la
doctrine et la jurisprudence, prendre en considération toutes les
circonstances, en particulier la capacité de perception des
destinataires et leur comportement effectif lorsqu'ils sont mis en
situation concrète de se procurer le produit ou le service sur un
certain marché. S'il s'agit de produits de consommation courante, on
se fondera sur la capacité de souvenir du consommateur moyen. Si
l'on est en présence de produits ou de services pour lesquels il est
d'usage de faire preuve d'une attention accrue lors de leur
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acquisition, on devrait en tenir compte et admettre moins facilement
l'existence d'un risque de confusion. Et si le public est composé de
spécialistes dont on peut attendre une attention particulière lors de
l'achat, on devrait faire preuve de retenue avant d'admettre le risque
de confusion (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6770/2007 du
9 juin 2008 consid. 7.2 Nasacort ; sic! 2002 163 consid. 6f Audi ;
ATF 84 II 441 consid. 2 Xylocain ; CHERPILLOD, op. cit., p. 110 ;
MARBACH, op. cit., p. 117).
En l'espèce, les marques opposées sont protégées pour des
boissons alcoolisées de la classe 33 (vins, vermouths, liqueurs,
apéritifs, produits de distillerie, alcools, eaux-de-vie et brandies). Les
marques opposées s'adressent donc au grand public, c'est-à-dire au
consommateur moyen normalement informé et raisonnablement
attentif et avisé.
6.3 Le champ de protection d'une marque est déterminé par la force
distinctive de celle-ci. Les marques dites faibles, dont les éléments
essentiels dérivent des notions descriptives utilisées dans le langage
courant et décrivent les produits ou les services pour lesquels la
marque est enregistrée, ont un champ de protection plus restreint
que les marques fortes qui ne contiennent pas d'éléments descriptifs
(ATF 122 III 382 consid. 2a Kamillosan). Un élément de la marque
n'exerce toutefois un effet descriptif que si sa signification descriptive
se comprend facilement pour le consommateur moyen sans effort
d'imagination (ATF 114 II 371 consid. 2 Alta tensione, 108 II 216
consid. 2 Less). Les éléments frappants, que leur signification ou leur
sonorité mettent particulièrement en évidence, ont, en revanche, une
importance accrue dans l'appréciation du risque de confusion
(ATF 131 III 572 consid. 3 et 4.2.2 et les réf. cit. Atlantis).
7.
Les marques verbales opposées sont, d'une part, "TORRES"
(marque opposante) et, d'autre part, "TORRE SARACENA" (marque
attaquée). Il convient dans un premier temps de déterminer le champ
de protection de la marque opposante.
7.1 A cet égard, l'Institut fédéral a considéré que le mot "Torres"
n'avait pas de signification particulière en relation avec les produits
de la classe 33. Dite autorité a dès lors reconnu à la marque
opposante un champ de protection normal. Elle a également constaté
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qu'il existait une longue tradition familiale des vins "Torres", de sorte
que la force distinctive de la marque opposante pouvait être accrue,
sous-entendant ainsi la signification patronymique du mot litigieux.
La recourante prétend en revanche en bref que le mot "torre" signifie
"tour" et qu'il est l'équivalent de "château" pour des vins. Elle en
déduit que la marque opposante, à laquelle un "s" a été ajouté au
mot "torre", est faible.
L'intimée soutient quant à elle que la marque "TORRES" est
notoirement connue des consommateurs suisses.
7.2 Il est vrai que le mot "Torres" est un patronyme, de surcroît
connu en Suisse, en particulier en raison de la notoriété du
footballeur espagnol Fernando Torres. "Torres" est en outre l'un des
éléments qui constituent la raison sociale patronymique de l'intimée
(Miguel Torres SA). Ces éléments tendent ainsi à asseoir
l'appréciation de l'autorité inférieure selon laquelle la marque
opposante dispose d'un champ de protection normal.
Cependant, nous avons déjà relevé que "Torres" est également une
indication de provenance géographique réservée à des vins
portugais (cf. supra consid. 3.2.2). Or, ce fait n'a été ni relevé ni
examiné par l'autorité inférieure.
Dans un arrêt récent, le Tribunal administratif fédéral a confirmé la
jurisprudence selon laquelle les appellations d'origine contrôlée
(AOC) appartenaient au domaine public, dans la mesure où de tels
signes sont de nature collective et doivent rester à la libre disposition
de tous les producteurs qui remplissent les exigences du cahier des
charges. Tout en la laissant ouverte, le Tribunal s'est toutefois posé la
question de savoir si un tel signe n'avait pas en soi un caractère
distinctif et, par conséquent, si son utilisation n'était pas exclue ex
lege pour les producteurs qui ne rempliraient pas les conditions du
cahier des charges. A également été laissée indécise la question de
savoir si la Suisse ne devait pas protéger ses AOC vis-à-vis de
producteurs étrangers (arrêt du Tribunal administratif fédéral
B-7489/2006 du 10 décembre 2008 consid. 9.2 Gruyère).
En l'espèce, si "Torres" n'est pas une AOC, il s'agit néanmoins d'une
indication de provenance géographique réservée à des vins
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portugais que la Suisse s'est engagée à protéger. Il en résulterait
que la marque opposante est faible, voire nulle dans la mesure où
l'intimée ne produit pas du vin portugais. Force donc est de constater
que l'appréciation du champ de protection de la marque opposante
effectuée par l'autorité inférieure repose sur une constatation
lacunaire des faits. Il en résulte que dite autorité n'a pas examiné,
dans l'hypothèse où l'on devrait conclure à l'appartenance du signe
opposant au domaine public, si celui-là a acquis une force distinctive
en s'étant imposé dans le commerce. A cet égard, plus la qualité du
produit dépend des caractéristiques du sol ou d'autres circonstances
locales, plus le caractère descriptif de la marque formée du lieu sera
fort et le besoin de laisser ce nom à la libre disposition sera d'autant
plus important. Selon le Tribunal fédéral, il convient dès lors de poser
des exigences d'autant plus élevées quant au point de savoir si la
dénomination s'est imposée dans le commerce (ATF 117 II 321
consid. 3a et les réf. Valser). En outre, dans le contexte de l'examen
du risque de confusion, il convient de noter que, si une dénomination
géographique est devenue une marque à la suite d'un long usage
dans le commerce, les entreprises concurrentes qui s'installent
ensuite au même endroit ne peuvent se voir interdire de se référer à
la provenance de leurs marchandises. Elles doivent cependant faire
en sorte de distinguer suffisamment leur marque de la marque
antérieure (CHERPILLOD, op. cit., p. 86 ; ATF 117 II 321 consid. 4
Valser).
7.3 Selon l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité statue elle-même sur l'affaire ou
exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à
l'autorité inférieure. Dans le cas d'espèce, l'Institut fédéral n'a pas
examiné le champ de protection de la marque opposante en tenant
compte du fait que "Torres" est une indication de provenance
géographique protégée ainsi que de l'ensemble des questions qui s'y
rattachent. Il apparaît dès lors que dite autorité ne s'est
manifestement pas matériellement prononcée de manière complète
sur l'opposition. D'ailleurs, dans le cadre de l'échange d'écritures,
elle s'est limitée à renvoyer à la motivation de sa décision, malgré les
arguments développés par la recourante. Il est par conséquent
justifié de lui renvoyer la cause pour qu'elle fasse l'objet d'une
nouvelle décision. Dans le cas contraire, les parties perdraient le
bénéfice d'une part de leurs droits en première instance (voir dans le
même sens : arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7433/2006 du
7 novembre 2007 consid. 4.2 et les réf. cit.).
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Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la
décision querellée et de renvoyer l'affaire à l'IPI, qui statuera à
nouveau sur la question du champ de protection de la marque
opposante de manière circonstanciée en tenant également compte
du fait que "Torres" est une indication géographique protégée et en
examinant l'ensemble des questions qui s'y rattachent. Il lui
appartiendra ensuite de restatuer sur l'existence d'un danger de
confusion entre cette marque et la marque "TORRE SARACENA".
8.
Il ressort de ce qui précède que le recours formé par Gruppo Italiano
Vini SpA doit être partiellement admis. La décision de l'IPI du
16 octobre 2008 doit être annulée, la cause renvoyée à dite autorité
pour qu'elle prenne une nouvelle décision dans le sens des
considérants.
8.1 Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les
débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
PA et 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction
de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de
la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2
al. 1 et 4 FITAF).
Dans les procédure de recours en matière d'opposition, il y a lieu
d'évaluer l'intérêt de l'opposant à la radiation de la marque,
respectivement l'intérêt du défendeur au maintient de la marque
attaquée. Toutefois, le fait d'exiger dans chaque cas les preuves
concrètes de ces dépenses irait trop loin et pourrait avoir un effet
dissuasif par rapport aux frais relativement peu élevés de la
procédure de première instance. Faute d'autres pièces pertinentes
quant à la valeur litigieuse, l'ampleur du litige doit être fixée selon les
valeurs empiriques, soit entre Fr. 50'000.- et Fr. 100'000.- (ATF 133
III 490 consid. 3.3).
Au regard de ce qui précède, les frais de procédure doivent être fixés
à Fr. 4'000.- au total. Compte tenu de l'issue de la procédure, ce
montant est réparti par moitié entre les parties. La somme mise à la
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charge de la recourante (Fr. 2'000.-) est imputée sur l'avance de frais
de Fr. 5'000.- déjà versée. Le solde de Fr. 3'000.- lui est restitué.
8.2 Compte tenu de l'issue de la procédure, les dépens alloués aux
parties, réduits dans la même mesure, sont compensés.
9.
Le présent arrêt est définitif (art. 73 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis. Partant, la décision de l'Institut
Fédéral de la Propriété Intellectuelle du 16 octobre 2008 est annulée
et la cause renvoyée à dite autorité pour qu'elle prenne une nouvelle
décision dans le sens des considérants.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 4'000.-, sont mis à la
charge des parties à raison de Fr. 2'000.- chacune. Le montant dû par
la recourante est imputé sur l'avance de frais de Fr. 5'000.- déjà
versée par cette dernière. Le solde de Fr. 3'000.- lui est restitué.
L'intimée est invitée à verser la somme de Fr. 2'000.- dans les trente
jours au moyen du bulletin de versement joint en annexe.
3.
Les dépens sont compensés.
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4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé ; annexes : formulaire "Adresse de
paiement" et actes en retour)
- à l'intimée (Recommandé ; annexes : bulletin de versement et actes
en retour)
- à l'autorité inférieure (Recommandé ; annexe : dossier en retour)
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Maitre Olivier Veluz
Expédition : 22 juin 2009
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