Abtei lung II
B-7393/2006
{T 0/4}
Urteil vom 21. März 2007
Mitwirkung: Richter David Aschmann (vorsitzender Richter),
Richter Francesco Brentani, Richterin Maria Amgwerd;
Gerichtsschreiber Philipp J. Dannacher.
L._______,
vertreten durch Herrn RA Matthias Städeli und RA Dr. Gregor Wild, Rentsch &
Partner, Fraumünsterstrasse 9, Postfach 2441, 8022 Zürich,
Beschwerdeführerin
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum, Einsteinstrasse 2, 3003
Bern,
Vorinstanz
betreffend
Zurückweisung des Markeneintragungsgesuchs Nr. 55188/2005 Weih-
nachtsmann (3D).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Sachverhalt:
A. Die Beschwerdeführerin meldete am 24. Juni 2005 die nachstehende drei-
dimensionale Marke beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum
(Vorinstanz) für "Schokolade und Schokoladewaren" in Klasse 30 zur Ein-
tragung an:
B. Die Vorinstanz beanstandete mit Schreiben vom 6. September 2005, der
Marke fehle die Unterscheidungskraft.
C. Mit Schreiben vom 25. Oktober 2005 ersuchte die Beschwerdeführerin um
Erlass einer beschwerdefähigen Verfügung.
D. Die Vorinstanz erweiterte mit Schreiben vom 10. Januar 2006 ihre Bean-
standung, da der dreidimensionale Charakter der Marke aus der einge-
reichten Abbildung nicht genügend bestimmbar sei.
E. Am 13. März 2006 ersetzte die Beschwerdeführerin die Abbildung der Mar-
ke durch folgende neue Darstellung:
F. Am 13. Juni 2006 verfügte die Vorinstanz die Zurückweisung des Eintra-
gungsgesuchs. Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin am
16. August 2006 Beschwerde an die eidgenössische Rekurskommission
für geistiges Eigentum mit den Rechtsbegehren:
31) Die Verfügung des Beschwerdegegners vom 13. Juni 2006 sei aufzuheben,
2) Die unter der Gesuchs-Nr. 55188/2005 hinterlegte Marke "Weihnachtsmann
mit Glöckchen" (3D) sei ohne Einschränkung für "Schokolade und Schokola-
denwaren" (Klasse 30) in das Markenregister einzutragen.
3) Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Beschwerde-
gegners.
G. Mit Vernehmlassung vom 13. November 2006 beantragte die Vorinstanz,
die Beschwerde unter Kostenfolge abzuweisen.
H. Mit Verfügung vom 15. November 2006 wurde das Verfahren per 1. Januar
2007 an das Bundesverwaltungsgericht überwiesen.
I. In einem Schreiben vom 2. Februar 2007 erklärte die Beschwerdeführerin,
dass die am 30. Juni 2005 eingereichte Markenabbildung (Vorderansicht)
durch die am 13. März 2006 eingereichten Seitenansichten ergänzt und
nicht ersetzt worden sei, wie die Vorinstanz behaupte. Zugleich verzichtete
sie auf die Durchführung einer mündlichen und öffentlichen Verhandlung.
J. Mit Schreiben vom 23. März 2007 beantragte die Vorinstanz, das Be-
schwerdeverfahren bis zum Entscheid des Bundesgerichts in einem hän-
gigen Parallelverfahren zu sistieren.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge-
gen Verfügungen der Vorinstanz betreffend Markeneintragungen zuständig
(Art. 31, 32 und 33 lit. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes [VGG, SR
173.32]). Es hat das vorliegende Verfahren am 1. Januar 2007 von der
eidg. Rekurskommission für geistiges Eigentum ("RKGE") übernommen
(Art. 53 Abs. 2 VGG). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von
Art. 50 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVG, SR 172.021) am 10.
Juli 2006 eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig gelei-
stet. Als Markenanmelderin ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerde le-
gitimiert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
2. Die Vorinstanz hat die Sistierung des vorliegenden Beschwerdeverfahrens
bis zum Entscheid in einem vor dem Bundesgericht hängigen Parallelver-
fahren beantragt. Eine Sistierung von Amtes wegen wäre unbegründet, da
von jenem Parallelverfahren keine Präjudizwirkung auf das vorliegende
Verfahren erwartet werden kann (ANDRÉ MOSER/PETER UEBERSAX, Prozessie-
ren vor eidgenössischen Rekurskommissionen, Basel 1998, Rz. 3.11,
m.w.H.). Das Sistierungsbegehren wurde aber erst gestellt, nachdem das
vorliegende Urteil gefällt worden war, weshalb nicht mehr darauf einzutre-
ten ist.
3. Vom Markenschutz ausgeschlossen sind nach Art. 2 lit. a des Marken-
schutzgesetzes/MSchG Zeichen, die Gemeingut sind, da ihnen die erfor-
derliche Unterscheidungskraft fehlt oder an ihnen ein Freihaltebedürfnis
besteht. Dies gilt auch für dreidimensionale Marken, die in der Form der
gekennzeichneten Ware selbst bestehen können ("Formmarken"), sowie
4für Kombinationen solcher Formen mit zweidimensionalen Bestandteilen.
Ob in ihrem Zusammenspiel der unterscheidungskräftige Teil dominiert,
hängt nach einer Formulierung des Bundesgerichts davon ab, ob die ange-
meldete Form durch ihre Eigenheiten auffällt, vom Gewohnten und Erwar-
teten abweicht und so im Gedächtnis der Abnehmer haften bleibt (BGE
120 II 310 E. 3b The Original, 129 III 525 E. 4.1 Lego). Eine nur individu-
elle und erinnerbare aber im Sinne dieser Formel nicht auffällige, unge-
wohnte oder unerwartete Form wird das Publikum in der Regel nicht als
Hinweis auf eine betriebliche Herkunft der entsprechenden Ware oder
Dienstleistung ansehen, da Waren und Dienstleistungen stets durch Lei-
stung geformter Gegenstände geliefert oder erbracht werden (P. HEINRICH/
A. RUF, Markenschutz für Produktformen?, sic! 2003 S. 402, M. STREULI-
YOUSSEF, Zur Schutzfähigkeit von Formmarken, sic! 2002 S. 96, BGE 130 III
334 E. 3.5 Swatch).
4. Als gewohnt und erwartet – und damit als nicht unterscheidungskräftig im
Sinne der vorstehenden Ausführungen – hat die Rechtsprechung einer-
seits technisch beeinflusste Formen und Merkmale bezeichnet, deren Ori-
ginalität nicht genügend über die technischen Gestaltungsvorgaben hin-
ausgeht (BGE 129 III 519 E. 2.4.3-4 Lego, 131 III 129 E. 4.3 Smarties).
Andererseits wurden Gewohnheiten und Erwartungen der Formgestalt
auch mit kulturellen Zusammenhängen und Gebrauchskonventionen der
gekennzeichneten Ware begründet (BGE 131 III 130 E. 4.4 Smarties,
RKGE in sic! 2004 S. 675 E. 5 Eiform, sic! 2003 S. 499 E. 9 Weissblaue
Seifenform, sic! 2003 S. 805 E. 5 Zahnpastastränge, sic! 2001 S. 29 E. 7
Baumkuchen). Die Gewohnheiten und Erwartungen sind in einem reprä-
sentativen Branchenquerschnitt abstrakt zu ermitteln, ohne dass die ange-
meldete Form mit einzelnen Konkurrenzprodukten verglichen wird (BGE
131 III 134 E. 7.2 Smarties, RKGE in sic! 2005 S. 472 E. 8 Wabenstruktur,
sic! 2000 S. 299 E. 4 Fünfeckige Tablette), und die ästhetischen Merkmale
der Form sind in ihrem Zusammenspiel im Gesamteindruck zu würdigen
(BGer in sic! 2000 S. 286 E. 3b Runde Tablette, BGE 120 II 149 E. 3b/aa
The Original, RKGE in sic! 2006 S. 265 E. 7 f. Tetrapack, sic! 2000 S. 702
E. 4 Tablettenform). An das Mass des Herkunftsbezugs sind dabei keine
übertriebenen Anforderungen zu stellen. Vielmehr kann sich dieser auch
aus einer Kombination an sich gemeinfreier Elemente ergeben (M.
LUCHSINGER, Dreidimensionale Marken, Formmarken und Gemeingut, sic!
1999 S. 196, CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum
schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen
und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2 N. 124; RKGE in sic!
2004 S. 502 Eistorte). In einzelnen Produktgattungen mag sich das Publi-
kum stärker an die Unterscheidung herkunftsbestimmender Produktformen
gewöhnt haben (STREULI-YOUSSEF, S. 797). Einfache und banale Formen
sind dem Verkehr aber grundsätzlich freizuhalten (HEINRICH/RUF, S. 401
m.w.H., BGE 131 III 130 E. 4.4 Smarties). Auch besteht ein absolutes Frei-
haltebedürfnis bei Formen, die das Wesen der Ware ausmachen oder die
technisch notwendig sind (BGE 129 III 518 E. 2.4.1-2 Lego, Art. 2 lit. b
MSchG).
55. Über Weihnachten ist der Schokoladekonsum in der Schweiz erfahrungs-
gemäss erheblich. Kleine Portionen Schokolade in Folienverpackung, die
mit weihnachtlichen Sujets bedruckt sind und an den Weihnachtsbaum ge-
hängt oder als essbare Tischdekoration verwendet werden können, wer-
den in dieser Zeit in grossen Mengen verkauft. Die Idee eines weihnacht-
lichen Motivs, namentlich eines Weihnachtsmanns, zur Gestaltung einer
solchen Schokoladeverpackung ist darum gewohnt und erwartet und hat
für sich allein genommen nichts Auffälliges, das nach den vorstehenden
Ausführungen die Eintragung der Marke rechtfertigen würde.
6. Die angemeldete Form zeigt einen Weihnachtsmann mit rotem Kapuzen-
mantel, weissem Schnauzbart und Kragen sowie weissen Haaren und
Handschuhen, einem goldenen Gürtel und einem goldenen Sack über der
rechten Schulter. An seiner Vorderseite sind ein Teddybär und Geschenke
aufgemalt, die er trägt. An seinem Gürtel hängt ein dreidimensional hervor-
tretendes, goldenes Glöckchen. Die Beschwerdeführerin macht geltend,
dass sich aus besonders gestalteten Elementen der angemeldeten Form,
namentlich der äusseren Formgebung, dem Profil, der Farbgebung und
der angehängten Glocke, eine eigentümliche Prägung ergebe, die zur Un-
terscheidungskraft führe. Sowohl der Kapuzenmantel wie die Geschenke,
das Glöckchen, das freundliche Gesicht des Weihnachtsmanns und die
verwendeten Farben sind jedoch Elemente des traditionellen Weihnachts-
manns und von diesem Brauch vorgegeben. Es genügt wie ausgeführt
nicht, dass die angemeldete Form individuell erscheint und an Merkmalen
als Ware wiedererkannt werden kann, solange diese Merkmale nicht, ge-
messen an technischen und kulturellen Gewohnheiten und Erwartungen,
auf die hinter der Ware stehende betriebliche Herkunft hinweisen. Worin
ein solcher Herkunftsbezug bestehen sollte, erläutert die Beschwerdefüh-
rerin nicht. Insbesondere behauptet sie nicht, die Form habe sich am
schweizerischen Markt durchgesetzt und dadurch Unterscheidungskraft er-
langt. Zurecht macht sie auch nicht geltend, dass sich das Publikum bei
Schokolade, die in verschiedensten Formen angeboten und unter vielfäl-
tigen ästhetischen Gesichtspunkten gestaltet wird, an herkunftshinwei-
sende Formen gewöhnt habe.
7. Die Chlausfigur nimmt Bezug auf den auch in der Schweiz traditionellen
Brauch des Weihanchtsmanns, der am 6. Dezember abends die Kinder be-
sucht, lobt beziehungsweise tadelt und Geschenke bringt. Sie zeigt für ei-
nen Weihnachtsmann aus Schokolade nichts Auffälliges oder im weih-
nachtlichen Kontext Unerwartetes, das einen Rückschluss auf eine be-
stimmte betriebliche Herkunft nahelegte. Obwohl zwischen den Weih-
nachtsbräuchen der deutschsprachigen Länder gewisse kulturelle Unter-
schiede bestehen (Weihnachtsmann, St. Nikolaus, Samichlaus mit ver-
schiedenen Begleitern und Gebräuchen), ist noch nicht einmal bestimm-
bar, aus welchem Land der angemeldete Geschenkträger stammt. Umso
weniger weist er auf eine bestimmte betriebliche Herkunft hin. Die zwei-
und dreidimensionalen Elemente der angemeldeten Form entsprechen
6dem gewohnten Klischee eines Weihnachtsmanns. Die Vorinstanz hat die
Unterscheidungskraft der Marke darum zu Recht verneint.
8. Ob die Vorinstanz die in der Schweiz herrschenden Gewohnheiten und Er-
wartungen mit Auszügen ausländischer Webseiten erfolgreich belegt hat,
(was die Beschwerdeführerin bestreitet), ist damit nicht näher zu prüfen.
Ebenso braucht nicht geprüft zu werden, ob die am 13. April 2006 einge-
reichten Abbildungen die am 13. März 2005 eingereichte ersetzen oder er-
gänzen, nachdem die Abbildungen das Normmass für Anmeldungen (80 x
80mm) in Kombination überschreiten. Die am 2. Februar 2007 verspätet
eingereichte Stellungnahme der Beschwerdeführerin zu dieser Frage er-
weist sich damit nicht als ausschlaggebend im Sinne von Art. 32 Abs. 2
VwVG und ist somit nicht zu berücksichtigen.
9. Obwohl ähnliche Formmarken als Gemeinschaftsmarke und als nationale
Marke in Deutschland registriert wurden und dies gewöhnlich als Indiz für
die Eintragbarkeit in der Schweiz gilt (BGE 129 III 229 E. 5.5 Masterpiece),
kann die Beschwerdeführerin daraus auch keinen Anspruch auf Gleichbe-
handlung ableiten. Die Eintragung von Formmarken hängt von individu-
ellen Gewohnheiten und Erwartungen in der Schweiz ab, über die auslän-
dische Eintragungen nichts aussagen (RKGE in sic! 2003 S. 136 E. 7 Cool
Action). Offenbar musste die Form zudem durch einen Schriftzug "Lindt"
auf der Hüfte des Weihnachtsmanns ergänzt werden, damit sie als Ge-
meinschaftsmarke registriert wurde. Dieser Schriftzug fehlt auf der vorlie-
genden Anmeldung.
10. Die Beschwerde ist darum abzuweisen. Bei diesem Ausgang hat die Be-
schwerdeführerin die Verfahrenskosten zu tragen (Art. 63 Abs. 1 VwVG).
Diese sind mit dem geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen.
11. Die Spruchgebühr (Gerichtsgebühr) ist nach Umfang und Schwierigkeit der
Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien zu
bestimmen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements über die
Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 11.
Dezember 2006 [VGKE, SR 173.320.2]). In Markeneintragungsverfahren
ist dafür das Interesse der beschwerdeführenden Partei am Aufwand einer
neuen Markeneintragung und an der Vorbereitung der Markteinführung im
Fall der Rückweisung der hängigen Markenanmeldung zu veranschlagen.
Es würde allerdings zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den relativ
geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken,
wenn dafür stets konkrete Aufwandsnachweise im Einzelfall verlangt wür-
den. Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Streitwert da-
rum nach Erfahrungswerten auf Fr. 25'000.-- festzulegen (J. ZÜRCHER, Der
Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsprozess, sic! 2002 S. 505;
L. MEYER, Der Streitwert in Prozessen um Immaterialgüterrechte und Fir-
men, sic! 2001 S. 559 ff., LUCAS DAVID, in: Roland von Büren / Lucas David
[Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. I/2,
Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, Basel 1998, S. 29 f.). Es wird
keine Parteientschädigung ausgerichtet (Art. 7 Abs. 3 VGKE).
7Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1. Die Beschwerde wird abgewiesen und die angefochtene Verfügung bestä-
tigt.
2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens im Umfang von Fr. 2'500.-- werden
der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvor-
schuss von Fr. 2'500.-- verrechnet.
3. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4. Dieses Urteil wird eröffnet:
- der Beschwerdeführerin (mit Gerichtsurkunde, mit Kopie des Sistierungs-
begehrens der Vorinstanz vom 23. März 2007)
- der Vorinstanz (Ref-Nr. 55188/2005; mit Gerichtsurkunde und Kopie des
Schreibens der Beschwerdeführerin vom 2. Februar 2007)
- dem Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement (per A-Post, zur
Kenntnis)
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
David Aschmann Philipp J. Dannacher
Rechtsmittelbelehrung
Dieses Urteil kann innert dreissig Tagen seit Eröffnung beim Schweizerischen Bundes-
gericht in Lausanne angefochten werden.
Versand am: 30. März 2007