Abtei lung II
B-7395/2006
{T 0/2}
Urteil vom 16. Juli 2007
Mitwirkung: Richter David Aschmann (Vorsitz), Richterin Maria Amgwerd,
Richter Claude Morvant; Gerichtsschreiberin Barbara Aebi.
X._______,
vertreten durch Frau Dr. Renata Kündig,
Beschwerdeführerin
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum,
Vorinstanz,
betreffend
teilweise Schutzverweigerung gegenüber der internationalen Markeneintra-
gung Nr. 826'282 PROJOB
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Sachverhalt:
A. Am 3. Dezember 2003 wurde die Wortmarke Nr. 826'282 PROJOB im in-
ternationalen Register eingetragen, gestützt auf eine schwedische Basisre-
gistrierung der schweizerischen Anmelderin und Beschwerdeführerin im
vorliegenden Verfahren.
B. Am 8. Juli 2004 teilte das Internationale Büro, gestützt auf das Protokoll
vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die internationale Regis-
trierung von Marken (MMP, SR 0.232.112.4), die Eintragung den benann-
ten Schutzstaaten, darunter auch der Schweiz, mit.
C. Die Marke ist für folgende Waren registriert:
Klasse 9: Vêtements de protection, chaussures de protection et bottes de
protection contre les blessures, l'irradiation et l'incendie, dispositifs de pro-
tection, à usage personnel, contre les accidents, casques de protection.
Klasse 18: Cuir et imitations du cuir, et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; cuirs et peaux d'animaux; malles et sacs de
voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie; notam-
ment sacs, sacs à dos, portefeuilles, bandoulières et rênes de transport.
Klasse 25: Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
D. Mit einer Notification de refus provisoire partiel (sur motifs absolus) vom
24. Juni 2005 wies das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (im
Folgenden: die Vorinstanz) die Eintragung für alle Waren der Klassen 9
und 25 sowie für "sacs" in Klasse 18 zurück. Zur Begründung führte es
aus, die Marke enthalte einen direkten Bezug auf das Wesen und die Be-
schaffenheit dieser Waren, werde von den Angesprochenen darum nicht
als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden und sei ausserdem freihalte-
bedürftig.
E. Am 17. November 2005 antwortete die Beschwerdeführerin auf die teilwei-
se Zurückweisung. Sie machte geltend, dass das Wort "Projob" als Einheit
gelesen und nicht in zwei Wörter gespalten werde. Es zähle nicht zum
Sprachschatz der Allgemeinheit, darum auch nicht zum Gemeingut. So-
wohl "pro" wie "job" seien zudem mehrdeutig und schillernd, also unbe-
stimmt und ohne direkten Bezug zu den beanspruchten Waren. Schliess-
lich verwies sie auf sechs ältere Markeneintragungen mit dem Bestandteil
"pro", die den Schutz der Marke gestützt auf den Gleichbehandlungsgrund-
satz rechtfertigen würden.
F. Mit Schreiben vom 9. Februar 2005 [recte: 2006] hielt die Vorinstanz voll-
umfänglich an ihrer Beanstandung fest. Eine Eintragung aus Gründen der
3Gleichbehandlung wies sie zurück, da die geltend gemachten, älteren Mar-
keneintragungen andere Zeichen und zum Teil andere Waren beträfen.
G. Mit Schreiben vom 23. März 2006 ersuchte die Beschwerdeführerin um Er-
lass einer beschwerdefähigen Verfügung, die am 27. Juni 2006 ausgestellt
wurde.
H. Die Beschwerdeführerin erhob am 13. Juli 2006 Beschwerde an die Eidge-
nössische Rekurskommission für geistiges Eigentum, in der sie im We-
sentlichen die vorgenannten Argumente wiederholte.
I. Die Vorinstanz beantragte mit Schreiben vom 24. August 2006, unter Ver-
zicht auf weitere Ausführungen, die Beschwerde abzuweisen.
J. Mit Verfügung vom 15. November 2006 wurde das Verfahren per 1. Januar
2007 an das Bundesverwaltungsgericht überwiesen, welches mit Schrei-
ben vom 17. Januar 2007 die Übernahme bestätigte.
K. Mit Schreiben vom 23. Januar 2007 verzichtete die Beschwerdeführerin
auf Ausstandsbegehren gegenüber den Mitgliedern der benannten Spruch-
kammer des Bundesverwaltungsgerichts.
L. Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt (Art. 40 des Verwal-
tungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge-
gen Verfügungen der Vorinstanz in Registersachen zuständig (Art. 31, 32
und 33 Bst. d VGG). Das vorliegende Verfahren wurde am 1. Januar 2007
von der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum über-
nommen (Art. 53 Abs. 2 VGG). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen
Frist von Art. 50 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das
Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) am 13. Juli 2006 eingereicht
und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Die Beschwerde-
führerin ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und
durch den Entscheid beschwert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist
deshalb einzutreten.
2. Innerhalb eines Jahres ab Mitteilung einer Internationalen Markenregistrie-
rung kann die Vorinstanz erklären, dass sie dieser Marke den Schutz in
der Schweiz verweigere (Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommissi-
on für geistiges Eigentum [RKGE] in sic! 2006, 31 Schmuckkäfer). Sie
4muss dafür einen oder mehrere in der Pariser Übereinkunft zum Schutz
des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967
(PVÜ, SR 0.232.04) erwähnten Grund angeben (Art. 5 Abs. 1 MMP). Mit
der Mitteilung der Registrierung der Marke IR 826'282 PROJOB am 8. Juli
2004 und dem Versand der Notification de refus provisoire partiel am 24.
Juni 2005 wurde diese Jahresfrist eingehalten.
3. Als Zurückweisungsgrund kann die Vorinstanz angeben, dass die Marke
jeder Unterscheidungskraft entbehre oder ausschliesslich aus Zeichen
oder Angaben zusammengesetzt sei, die im Verkehr zur Bezeichnung der
Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Werts, des Ur-
sprungsorts der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen könnten
oder im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen
Verkehrsgepflogenheiten des Schutzlands üblich seien (Art. 6quinquies
Bst. b Ziff. 2 PVÜ). Diesen Grund hat die Vorinstanz unter Hinweis auf den
inhaltlich übereinstimmenden Tatbestand von Art. 2 Bst. a des Marken-
schutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11), der Zugehörig-
keit zum "Gemeingut", angerufen. Lehre und Praxis zu dieser Norm kön-
nen damit herangezogen werden.
4. Nach Art. 2 Bst. a MSchG sind Zeichen, die Gemeingut sind, vom Marken-
schutz ausgeschlossen, es sei denn, dass sie sich im Verkehr für die Wa-
ren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht
werden. Zum Gemeingut zählen unter anderem die auch in Art. 6quinquies
Bst. b Ziff. 2 PVÜ erwähnten Zeichen oder Angaben, die spezifische Merk-
male (Art, Beschaffenheit, Menge, Bestimmung usw.) der entsprechenden
Produkte bezeichnen. Ein solches Zeichen oder eine solche Angabe muss
nach ständiger Rechtsprechung direkt auf die Ware oder Dienstleistung
hinweisen und ohne Zuhilfenahme der Fantasie verstanden werden, um
zum Gemeingut zu zählen (BGE 128 III 450 f. E. 1.5 Première, BGE 129 III
228 E. 5.1 Masterpiece). Die Beurteilung ist aus der Sicht der angespro-
chenen Abnehmerkreise dieser Waren oder Dienstleistungen vorzuneh-
men (BGE 128 III 451 E. 1.6 Première, BGE 116 II 611 f. E. 2c Fioretto).
Auch englische Ausdrücke können Gemeingut sein, falls sie von einem er-
heblichen Teil der Abnehmerkreise verstanden werden (BGE 129 III 228 E.
5.1 Masterpiece; BGer in sic! 2004, 401 f. E. 3.1-3.2 Discovery Travel &
Adventure Channel).
5. Massgebliche Abnehmerkreise von Schutzkleidung, Sicherheitsschuhen,
Unfallschutzvorrichtungen und Schutzhelmen in Klasse 9 sind einerseits
Spezialisten und Unternehmen, aber auch Private, die gefährliche und un-
fallgefährdete Arbeiten ausführen. Beutel und Säcke in Klasse 18 und Be-
kleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen in Klasse 25 werden
dagegen vom breiten Publikum erworben.
6. Die Beschwerdeführerin macht geltend, das angemeldete Zeichen werde
5als Einheit verstanden und nicht gedanklich in zwei Wörter zerlegt, wie die
Vorinstanz angenommen habe. In diesem Zusammenhang weist sie auf
Wörter der deutschen Sprache hin, die mit "Pro-" beginnen, sich aber nicht
in zwei verständliche Wortteile zerlegen lassen ("Prosa", "Projekt",
"Profit"). Leserinnen und Lesern von "Projob" bietet sich eine zweite Ver-
ständnismöglichkeit jedoch an. Sowohl "pro" wie auch "job" sind häufige
Wörter der deutschen und englischen Sprache. Es ist bei Marken zudem
nicht unüblich, sie gedanklich in zwei Wörter zu zerlegen (vgl. BGer in sic!
2005, 650 E. 2.1 GlobalePost, sic! 2005, 367 E. 2.4 Micropor, sic! 2004,
500 E. 2.2 BahnCard, sic! 2004, 768 E. 1.2 Lernstudio; BGE 129 III 225
Masterpiece, BGE 127 III 159 E. 2d/aa Securitas, BGE 101 Ib 16 E. 3 Bio-
clinique, BGE 100 Ib 253 E. 4 Sibel, BGE 99 II 403 E. 1c Biovital, BGE 99
Ib 24 E. 3 discotable, BGE 96 I 756 E. 2c Enterocura, BGE 95 I 479 E. 2
Synchrobelt). Da "Job" auch in der deutschen Lesart englisch ausgespro-
chen wird, während das Wort "Projob", wenn es als Einheit verstanden
würde, "pro-iob" gelesen werden müsste, was ungewohnt klänge, ist anzu-
nehmen, dass dem Verständnis als zusammengesetztem Begriff der Vor-
zug gegeben wird.
7. Die Beschwerdeführerin wendet weiter ein, dass – sollte die Marke ge-
danklich in zwei Wörter aufgeteilt werden – sowohl "pro" wie auch "job"
mehrdeutig seien, für unterschiedliche Bedeutungen stünden und darum in
keinem klaren Sinn mit den gekennzeichneten Waren und Dienstleistun-
gen in Verbindung gebracht würden. Lehre und Rechtsprechung gewähren
die Eintragung von an sich beschreibenden aber mehrdeutigen Ausdrü-
cken, wenn im konkreten Zusammenhang mit den gekennzeichneten Wa-
ren und Dienstleistungen entweder ein nicht beschreibender Sinngehalt im
Vordergrund steht und den beschreibenden Sinngehalt verdrängt (BGE
128 III 451 E. 1.6 Premiere; BGer in sic! 2005, 650 f. E. 2.3 GlobalePost)
oder keine der möglichen Bedeutungen dominiert und der Aussagegehalt
des Zeichens dadurch unbestimmt wird (BGer in sic! 2005, 279 E. 3.3 Fire-
master, sic! 1999, 30 E. 4 Swissline; vgl. CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutz-
gesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichti-
gung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002,
Art. 2 MSchG, Rz. 90).
8. Die Beschwerdeführerin führt aus, dass das Wort "pro" im Deutschen "je"
("einmal pro Tag") oder "befürwortend zu" ("pro Kernkraft") und im Engli-
schen sogar "Professional" bedeuten kann und dass in Wörterbüchern
auch für "job" mehrere Bedeutungen genannt werden. Das bedeutet aber
noch nicht zwingend, dass das Zeichen im konkreten Sachzusammenhang
unbestimmt verstanden wird (BGE 128 III 451 E. 1.6 Premiere; BGer in sic!
2005, 650 f. E. 2.3 GlobalePost).
9. Beim Kauf von Bekleidungsstücken, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Si-
cherheitskleidung und Schutzvorrichtungen, Beuteln oder Säcken ist der
Gebrauchszweck, für den die Ware hergestellt wurde, eine wesentliche In-
6formation für deren Qualität und Verwendbarkeit. In "projob" steht "pro"
ohne eine vorangehende Mengenangabe vor dem Substantiv "job". Die
Sinnvariante "ein- oder mehrmals pro Job" liegt darum im Zusammenhang
mit Waren der Klassen 9, 18 und 25 eher fern. Auch "Pro" für "Professio-
nal" scheidet aus, da diese Abkürzung in der Schweiz nicht häufig verwen-
det wird. Die Bedeutungsvariante "für den Job" steht dagegen im Vorder-
grund. Allerdings ist der Beschwerdeführerin darin beizupflichten, dass die
Marke nicht "Waren für den Job" bedeutet, da "pro" nicht "bestimmt für",
sondern "befürwortend zu" bedeutet. Man kann nicht sagen: "Ich arbeite
pro meinen Job". "Projob" bezeichnet somit nicht unmittelbar den Bestim-
mungszweck der Waren, sondern bedeutet "einen Job befürwortend".
10. Die Vorinstanz hat die Marke aber auch nicht als Bezeichnung des Bestim-
mungszwecks, sondern als Hinweis auf das Wesen und die Beschaffenheit
der Waren beanstandet. Auch solche sind nach Art. 6quinquies Bst. b Ziff.
2 PVÜ und nach der erwähnten Rechtsprechung zu Art. 2 Bst. a MSchG
vom Markenschutz ausgeschlossen. Als Bezeichnung einer Eigenschaft
der genannten Waren verstanden, erscheint die nächstliegende Bedeutung
von "Projob" zwar unsinnig: Es kann nicht gemeint sein, dass die Waren
politisch oder meinungsmässig aktiv einen Job "befürworteten". Doch wird
der damit verwandte Sinn ohne Weiteres verstanden, dass sie stattdessen
instrumentativ einen Job unterstützten, also dafür geeignet oder dabei hilf-
reich seien. Auch wenn es sprachlich originell sein mag, einen unbelebten
Gegenstand als "pro" etwas zu bezeichnen, zum Beispiel zu sagen, ein
Lehnstuhl sei "pro Wohlgefühl" eingestellt, wird die damit implizierte Aus-
sage ohne Zuhilfenahme der Fantasie erkennbar und kann ein Kennzei-
chen auf Grund einer solchen Metonymie vom Markenschutz ausgeschlos-
sen sein. Vorliegend wird dem durchschnittlichen Konsumenten durch die
Bezeichnung "Projob" die Geeignetheit und Nützlichkeit entsprechender
Waren zur Ausführung bestimmter Tätigkeiten am Arbeitsplatz ohne Weite-
res erkennbar. Der Marke fehlt damit die erforderliche Unterscheidungs-
kraft. Auf Grund ihrer einfachen Verständlichkeit und der Simplizität ihrer
Aussage ist sie überdies freihaltebedürftig.
11. Die Beschwerdeführerin macht einen Anspruch auf Gleichbehandlung gel-
tend und verlangt, dass ihre Marke zumindest auf Grund früherer Eintra-
gungen von vergleichbaren Marken durch die Vorinstanz einzutragen sei.
Die Praxis der Vorinstanz für entsprechende Marken erscheint erstaunlich
grosszügig. In den letzten Jahren hat sie unter anderem folgende Wort-
marken ohne Durchsetzungsvermerk ins Schweizerische Markenregister
eingetragen: CH 468'372 PROCOMM für Telekommunikation, CH 469'628
PROPRINT für Druckerpatronen, CH 469'680 PROFORCE für bestimmte
Arzneimittel, CH 470'685 PROFOOD für Handschuhe, CH 473'329 PRO
PREFERRED für Kosmetika, CH 476'304 PRONATAL für Babynahrung,
CH 478'109 PROMAN für Ausbildung, CH 479'981 PROFLOWERS für Blu-
men, CH 492'333 PROTEAM für technische Geräte, CH 493'793 PRO-
MAIL für Transportwesen, CH 495'222 PROMIND für Lehrmittel und Unter-
7richt, CH 501'897 PRO FONDS und CH 511'796 PROACTIVA für Finanz-
wesen, CH 513'410 PRO TEX für Textilimprägnierungsmittel, CH 514'425
PRO WELL für Waren für die Gesundheits- und Schönheitspflege CH
519'840 PROPRAXI für Medizinalwaren und Möbel für Arztpraxen, CH
550'026 PRO SAFE für Kraftfahrzeuge. Nach der öffentlichen Datenbank
der Vorinstanz () wurden zwei Gesuche aus absoluten
Ausschlussgründen zurückgewiesen, nämlich Nr. 51672/2006 PRO-AGE
für Kosmetika und Nr. 55536/2005 PRO NATURA MAGAZIN für eine Zeit-
schrift.
Dies deutet darauf hin, dass die Vorinstanz Einwortmarken, die aus dem
Anlaut "Pro-" und einem zweiten Wort bestehen, uneinheitlich behandelt,
nämlich in den meisten, aber nicht allen, Fällen einträgt. Eine einheitliche-
re, nach genaueren Kriterien geordnete Praxis wäre erforderlich.
12. Aus der Vernehmlassung der Vorinstanz folgt in der Tat nicht, dass sie be-
absichtigt, ihre Praxis in Zukunft zu vereinheitlichen. Stattdessen hält sie
die von der Beschwerdeführerin angeführten Fälle – zu Unrecht – für nicht
mit dem vorliegenden vergleichbar, da jene Marken aus anderen Wortele-
menten bestünden und einen anderen Sinngehalt hätten. Das Bundesge-
richt anerkennt einen Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht aber nur,
wenn eine Behörde nicht nur in einigen Fällen, sondern in ständiger Praxis
vom Gesetz abweicht, darüberhinaus zu erkennen gibt, dass sie auch in
Zukunft nicht gesetzeskonform entscheiden werde, und keine überwiegen-
den Interessen an einem gesetzmässigen Entscheid entgegenstehen
(BGE 115 Ia 83 E. 2, BGE 116 Ib 235 E. 4; PIERRE TSCHANNEN/ULRICH ZIM-
MERLI, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2. Aufl., Bern 2005, S. 164 f.; ULRICH
HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Aufl.
Zürich 2006, Rz. 518 ff.). Im vorliegenden Fall hat die Vorinstanz eine Ein-
tragung zwar in der Mehrheit der Vergleichsfälle, aber nicht in allen Fällen
zugelassen. Auch die Gerichte liessen Einwortmarken, die den Anlaut
"Pro-" mit einem zweiten, englischen Wort kombinieren, teilweise zum
Schutz zu und teilweise nicht: Zugelassen wurden die Marken "Procheck"
(RKGE in sic! 2004, 93 ff.) und "Prolabo" (HGer BE in Schweizerische Mit-
teilungen über Immaterialgüterrecht [SMI] 1988, 238 Prolabo), auf welche
sich auch die Beschwerdeführerin beruft. Nicht geschützt, sondern als di-
rekt beschreibend beurteilt wurden "Prosoft" (BGer in SMI 1994, 53 ff. Pro-
soft/Profisoft) und "Proroot" (RKGE in sic! 2003, 903). Im nicht veröffent-
lichten Entscheid MA-AA 10/94 der RKGE vom 15. September 1995 wurde
zudem der Marke "Procontrol" für elektronische Geräte zur Kontrolle be-
stimmter Maschinen die Eintragung gewährt, da "Procontrol" eine positive
Einstellung zu Kontrollen bezeichne, also nicht beschreibend sei.
13. Es besteht deshalb kein Anlass anzunehmen, dass die Vorinstanz in Zu-
kunft alle ähnlich gelagerten Fälle zur Eintragung zulassen wird. Da die
Marke "Projob" freihaltebedürftig ist, stünden einem Anspruch auf Gleich-
behandlung im Unrecht auch Interessen von Mitanbietern der Beschwerde-
führerin entgegen. Die Beschwerde ist darum abzuweisen.
814. Bei diesem Ausgang wären die Kosten des Verfahrens grundsätzlich der
Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die uneinheitli-
che Praxis der Vorinstanz hat indessen berechtigterweise zur Beschwerde
Anlass gegeben. Eine Auferlegung der Kosten erschiene darum unverhält-
nismässig und kann vorliegend unterbleiben (Art. 63 Abs. 1 letzter Satz
VwVG, Art. 6 Bst. b des Reglements vom 11. Dezember 2006 über die
Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE,
SR 173.320.2 ]). Der von der Beschwerdeführerin am 2. August 2006 ge-
leistete Kostenvorschuss von Fr. 2'500.- ist ihr zurückzuerstatten.
15. Eine Parteientschädigung ist nicht zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG,
Art. 7 Abs. 3 VGKE).
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1. Die Beschwerde wird abgewiesen und die angefochtene Verfügung bestä-
tigt.
2. Es werden keine Kosten auferlegt. Der Kostenvorschuss von Fr. 2'500.-
wird der Beschwerdeführerin aus der Gerichtskasse zurückerstattet, so-
bald dieses Urteil in Rechtskraft erwachsen ist.
3. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4. Dieses Urteil wird eröffnet:
- der Beschwerdeführerin (mit Gerichtsurkunde)
- der Vorinstanz (mit Gerichtsurkunde)
- dem Eidgenössischen Polizei- und Justizdepartement (mit Gerichtsur-
kunde)
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
David Aschmann Barbara Aebi
Rechtsmittelbelehrung
Dieses Urteil kann innert dreissig Tagen seit Eröffnung beim Schweizerischen Bundes-
gericht in Lausanne angefochten werden.
Versand am: 19. Juli 2007