B-7397/2006 - Abteilung II - Absolute Ausschlussgründe - Schutzverweigerung gegenüber Internationaler Marke...

Abtei lung II
B-7397/2006
{ T 0 / 4 }
Urteil vom 4. Juni 2007
Mitwirkung: Richter David Aschmann (Vorsitz), Richter Hans Urech,
Richter Marc Steiner;
Gerichtsschreiber Philipp J. Dannacher
X._______,
vertreten durch E. Blum & Co. AG, Patentanwälte und Markenanwälte VSP,
Vorderberg 11, 8044 Zürich,
Beschwerdeführer
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum (IGE), Einsteinstrasse 2,
3003 Bern,
Vorinstanz
betreffend
Schutzverweigerung gegenüber der Internationalen Markeneintragung
IR 790'272 "Gitarrenkopf" (3D)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Sachverhalt:
A. Die Registrierung der Marke Nr. IR 790 272 "Gitarrenkopf" (3D) im Interna-
tionalen Register wurde am 12. Dezember 2002 in der Gazette OMPI des
marques internationales veröffentlicht. Die Marke beansprucht Schutz un-
ter anderem in der Schweiz für "Guitares et guitares basses, notamment
guitares électriques et guitares basses électriques" in Klasse 15 und be-
ruht auf einer deutschen Basismarke. Sie sieht wie folgt aus:
B. Mit Schreiben vom 28. Oktober 2003 teilte das Eidgenössische Institut für
Geistiges Eigentum ("Vorinstanz") dem Beschwerdeführer mit, gestützt auf
Art. 6quinquies lit. b Ziff. 2 der Pariser Verbandsübereinkunft/PVÜ, SR
0.232.114, und Art. 2 lit. a und 30 Abs. 2 lit. c des Markenschutzgesetzes/
MSchG, SR 232.11 werde der Marke als einem gewöhnlichen und/oder ba-
nalen Zeichen der Schutz in der Schweiz vorsorglich vollumfänglich ver-
weigert.
C. Mit Schreiben vom 3. März 2004 bestritt der Beschwerdeführer, dass die
Marke zum Gemeingut gehöre.
D. Die Vorinstanz hielt mit Schreiben vom 19. Mai 2004 an ihrer Einschätzung
fest und verwies dafür auf Auszüge von handelsüblichen Gitarrenkopffor-
men aus dem Internet.
E. Der Beschwerdeführer reichte mit Schreiben vom 5. Juli 2004 eine Doku-
mentation marktüblicher Formen von elektrischen Gitarren ein und hielt an
der ursprünglichen Unterscheidungskraft seiner Marke fest. Eventuell, be-
antragte er, sei diese als durchgesetzte Marke einzutragen, wofür er eine
Zusammenstellung seiner Umsatzzahlen in der Schweiz vorlegte.
F. Mit Schreiben vom 5. Oktober 2004 hielt die Vorinstanz erneut an ihrer Zu-
rückweisung fest. Die Verkehrsdurchsetzung beurteilte sie als nicht genü-
gend glaubhaft gemacht, um der Marke Schutz zu gewähren.
G. Mit E-Mail-Nachricht vom 3. Dezember 2004 unterbreitete der Beschwer-
deführer der Vorinstanz einen Entwurf für eine Erklärung, mit welcher ver-
schiedene Personen ihm als Durchsetzungsnachweis bestätigen sollten,
dass ihnen "die Marke 'Kopfplatte' (dreidimensionale Marke mit dem Buch-
staben 'W', wie oben abgebildet)" bekannt sei.
3H. Die Vorinstanz antwortete am 11. Januar 2005, dass die vorgelegte Erklä-
rung nur die Bekanntheit, aber nicht die Verkehrsdurchsetzung der Marke
belegen würde und darum nicht genüge.
I. Mit Schreiben vom 25. Februar 2005 reichte der Beschwerdeführer neun-
zehn Erklärungen von schweizerischen Gitarrenverkaufsläden ein. Diese
bestätigten nicht nur ihre Kenntnis der angemeldeten Marke, sondern
auch, dass Gitarren mit der abgebildeten Kopfplatte und dem Buchstaben
"W" seit 1985 (zum Teil auch seit einem späteren Jahr) in der Schweiz
verkauft würden.
J. Der Beschwerdeführer reichte mit Schreiben vom 20. April 2005 weitere
schriftliche Beweismittel für die Verkehrsdurchsetzung der Marke ein. Er
stellte der Vorinstanz an einer telefonischen Besprechung vom Mai 2005
weitere Beweismittel in Aussicht. Die Vorinstanz setzte ihm mit Schreiben
vom 6. September 2005 dazu Frist an.
K. Am 6. November 2005 reichte der Beschwerdeführer Rechnungskopien
aus den Jahren 2000-2005 als Durchsetzungsbelege nach.
L. Mit Schreiben vom 3. Januar 2006 bestätigte die Vorinstanz die Schutzver-
weigerung gegenüber der Marke erneut. Die Durchsetzungsbelege beur-
teilte sie als ungenügend, worauf der Beschwerdeführer um Erlass einer
beschwerdefähigen Verfügung ersuchte.
M. Mit Verfügung vom 28. Juni 2006 erklärte die Vorinstanz gegenüber der
Marke IR 790'272 "Gitarrenkopf" eine definitive Schutzverweigerung für
alle angemeldeten Waren.
N. Gegen diesen Entscheid erhob der Beschwerdeführer am 10. Juli 2006
Beschwerde an die Eidgenössische Rekurskommission für geistiges Ei-
gentum.
O. Mit Vernehmlassung vom 13. Oktober 2006 beantragte die Vorinstanz die
Abweisung der Beschwerde.
P. Mit Verfügung vom 15. November 2006 wurde das Verfahren per 1. Januar
2007 an das Bundesverwaltungsgericht überwiesen.
Q. Am 1. März 2007 fand in Bern auf Wunsch des Beschwerdeführers eine
mündliche und öffentliche Verhandlung gemäss Art. 40 Abs. 1 lit. a VGG
statt, an der weitere Belege eingereicht wurden. Auf die einzelnen Beweis-
mittel wird, soweit erforderlich, in den nachstehenden Erwägungen näher
eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge-
gen Verfügungen der Vorinstanz in Registersachen zuständig (Art. 31, 32
und 33 lit. d des Bundesgesetzes über das Bundesverwaltungsgericht vom
17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Das vorliegende Verfahren wurde am 1.
Januar 2007 von der eidg. Rekurskommission für geistiges Eigentum über-
nommen (Art. 53 Abs. 2 VGG). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen
4Frist von Art. 50 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom
20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) am 13. September 2006 einge-
reicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Der Be-
schwerdeführer ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt
und durch den Entscheid beschwert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde
ist deshalb einzutreten.
2. Innerhalb eines Jahres ab Mitteilung einer Internationalen Markenregistrie-
rung kann die Vorinstanz erklären, dass sie dieser Marke den Schutz in
der Schweiz verweigere (RKGE in sic! 2006, 31 Schmuckkäfer). Sie muss
dafür zumindest einen in der Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ) erwähn-
ten Grund angeben (Art. 5 Abs. 1 des Madrider Markenabkommens/
MMA). Mit der Mitteilung der Registrierung der Marke IR 790'272 am 21.
November 2002 und dem Versand der Notification de refus provisoire total
am 28. Oktober 2003 wurde diese Jahresfrist eingehalten.
3. Als Ablehnungsgrund kann die Vorinstanz angeben, dass die Marke jeder
Unterscheidungskraft entbehre oder ausschliesslich aus Zeichen oder An-
gaben zusammengesetzt sei, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der
Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Werts, des Ursprungs-
orts der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen könnten oder im
allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Ver-
kehrsgepflogenheiten des Schutzlands üblich seien (Art. 6quinquies lit. b Ziff. 2
PVÜ). Diesen Grund hat die Vorinstanz unter Hinweis auf den inhaltlich
entsprechenden Tatbestand von Art. 2 lit. a des Markenschutzgesetzes
vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11), der Zugehörigkeit zum "Ge-
meingut", angerufen. Lehre und Praxis zu dieser Norm können damit her-
angezogen werden (BGE 114 II 373 E. 1 Alta tensione, 128 III 457 E. 2
Yukon). Zeichen, die Gemeingut sind, sind nach jener Bestimmung vom
Markenschutz ausgeschlossen, es sei denn, dass sie sich im Verkehr für
die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben. Zum
Gemeingut zählen einerseits die Fälle fehlender Unterscheidungskraft. Da-
runter fallen direkte Hinweise auf Eigenschaften wie auf die Beschaffen-
heit, Zusammensetzung, Zweckbestimmung oder Wirkung der Ware oder
Dienstleistung, für welche die Marke beansprucht wird (BGE 128 III 450 E.
1.5 Premiere, 129 III 227 E. 5.1 Masterpiece) und Zeichen, die von den re-
levanten Abnehmerkreisen aus anderen Gründen nicht als Kennzeichen
für eine betriebliche Herkunft der gekennzeichneten Ware oder Dienstleis-
tung aufgefasst, sondern insbesondere als Dekoration, Sach- oder Produk-
tebezeichnung angesehen werden (BGE 106 II 247 f. E. 2b Rotring, 118 II
181 E. 3 Duo). Gemeingut sind andererseits Zeichen, an welchen ein Frei-
haltebedürfnis besteht (BGE 120 II 150 E. 3b/bb Yeni Raki, 118 II 183 E.
3c Duo, 117 II 321 E. 3 Valser). Als Tatbestände können fehlende Unter-
scheidungskraft und Freihaltebedürfnis auch beim selben Zeichen gleich-
zeitig vorliegen (JÜRG MÜLLER, Unterscheidungskraft, Freihaltebedürfnis,
Verkehrsdurchsetzung, INGRES, Marke und Marketing, Bern 1990, S. 207,
EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren / Lucas David [Hrsg.], Schweizeri-
sches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III, Kennzeichenrecht,
Basel 1996, Markenrecht, S. 34).
54. Dreidimensionale Marken, die aus der Form der gekennzeichneten Ware
selbst bestehen (sogenannte Formmarken), setzen eine besondere Prü-
fung ihrer Unterscheidungskraft voraus, da Warenformen infolge der funkti-
onalen und ästhetischen Bedürfnisse, die an die Ware gestellt werden, vor
allem auf Grund von Gebrauchs- und nicht von Kennzeichnungszwecken
gestaltet werden. Abnehmer/innen pflegen eigenartige Formelemente dar-
um auch eher mit funktionalen oder ästhetischen und weniger mit kenn-
zeichnerischen Absichten in Verbindung zu bringen (BGE 120 II 310 E. 3a
The Original, 130 III 334 E. 3.5 Swatch, MARTIN LUCHSINGER, Dreidimensio-
nale Marken, Formmarken und Gemeingut, sic!, 1999, S. 197, PETER HEIN-
RICH/ANGELIKA RUF, Markenschutz für Produktformen?, sic!, 2003, S. 402). Es
genügt deshalb nicht, dass eine angemeldete Form die Ware von anderen
Produkten unterscheidbar macht, sondern sie muss eine Herkunftsfunktion
erfüllen, um als Marke eingetragen werden zu können (MAGDA STREULI-YOUS-
SEF, Zur Schutzfähigkeit von Formmarken, sic!, 2002, S. 796). Nach einer
Formulierung des Bundesgerichts müssen Formmarken "durch ihre Eigen-
heiten auffallen, vom Gewohnten und Erwarteten abweichen und dadurch
im Gedächtnis der Abnehmer haften bleiben", um als Unterscheidungs-
merkmal zu dienen (BGE 120 II 310 E. 3a-b The Original, 129 III 525 E.
4.1 Lego). Nach dieser Rechtsprechung ist auf die Herkunftswirkung der
ganzen gekennzeichneten Ware und nicht allein auf die Wirkung der ange-
meldeten Marke abzustellen. Zeigt eine Formmarke nur einen Teil der
Form der Ware, für die sie angemeldet ist, muss die Auffälligkeit und Ab-
weichung vom Gewohnten und Erwarteten im Erscheinungsbild der gan-
zen Ware und nicht nur im wiedergegebenen Warenbestandteil vorliegen,
damit eine Herkunftswirkung bejaht und die Marke eingetragen werden
kann (BGE 131 III 132 f. E. 7.1 Smarties).
5. Eine Warenform, die das Wesen der Ware ausmacht oder die technisch
notwendig ist, um den Verwendungszweck der Ware zu erfüllen, ist absolut
freihaltebedürftig und vom Markenschutz ausgeschlossen, ohne dass es
auf ihre Durchsetzung im Verkehr ankäme (Art. 2 lit. b MSchG, BGE 129 III
517 f. E. 2.3 Lego). Ist die Warenform technisch bedingt aber nicht tech-
nisch notwendig, wird sie zum Gemeingut nach Art. 2 lit. a MSchG gezählt,
das durch Verkehrsdurchsetzung nachträglich Eintragungsfähigkeit erlan-
gen kann (BGE 129 III 519 E. 2.4.3 Lego). Technisch bloss "mitbeein-
flusste" Formen gelten sodann auch ohne Verkehrsdurchsetzung als unter-
scheidungskräftig, falls sie sich nicht in Formen des Gemeinguts erschöp-
fen (BGE 129 III 519 E. 2.4.4 Lego). Weitere Vorgaben können sich aus
nichttechnischen Gebrauchskonventionen oder aus anderen Bedürfnissen
ergeben und ebenfalls ein Freihaltebedürfnis begründen. Nach Ansicht der
Vorinstanz gehört die Marke des Beschwerdeführers zum durchsetzungs-
fähigen Gemeingut nach Art. 2 lit. a MSchG.
6. Massgeblich bei dieser Beurteilung ist stets der Registereintrag und nicht
der tatsächliche Gebrauch der Marke (BGE 120 II 310 E. 3a The Original).
Formmarken sind im Gesamteindruck aus der Sicht der Abnehmerkreise
zu beurteilen, an die das Angebot der Waren gerichtet ist (LUCAS DAVID, in:
Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz /
6Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, MSchG Art. 2 N. 8 MARBACH, a. a.
O., S. 35, BGE 127 III 168 E. 2b/cc Securitas), wobei es für die Zurückwei-
sung genügt, wenn der Marke die Unterscheidungskraft nur bei einem Teil
der Verkehrskreise fehlt (DAVID, a. a. O., MSchG Art. 2 N. 9, BGE 128 III
451 E. 1.5 Premiere, 99 II 404 E. 1c Biovital). Der relevante Abnehmer-
kreis ist dabei nie so eng zu ziehen, dass die ursprüngliche Unterschei-
dungskraft mit der nachträglichen Verkehrsdurchsetzung begrifflich zusam-
menfällt: Die Marke ist nicht nur aus der Sicht versierter Fachleute zu be-
urteilen, die das gesamte Marktangebot schon genau kennen, sondern re-
gelmässig auch in Bezug auf neue Marktteilnehmer, Dienstleistungsver-
mittler und andere Personen, die mit der Ware in Kontakt treten (EUGEN
MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, sic!, 2007, S. 10 f.; DAVID, a.
a. O., MSchG Art. 2 N. 9,). In Grenzfällen sind Marken jedoch einzutragen
und allenfalls der weitergehenden Prüfung durch den Zivilrichter zu über-
lassen (MARBACH, a. a. O., S. 32, BGE 129 III 229 E. 5.3 Masterpiece, 130
III 332 E. 3.2 Swatch; vgl. auch Art. 66 MSchG).
7. Die strittige Marke ist registriert für Gitarren und Bassgitarren, vor allem für
elektrische Gitarren und Bassgitarren. Der Beschwerdeführer macht gel-
tend, dass diese Waren ausschliesslich von einem beschränkten Kreis in-
teressierter Hobby- und Berufsmusiker gekauft würden, die allein anhand
der Form der Gitarrenkopfplatte – an Konzerten sogar aus grosser Entfer-
nung – den Hersteller des Instruments erkennen könnten (S. 4 und 6 f. der
Beschwerde). Wie gesagt sind die Abnehmerkreise aber nicht nach der tat-
sächlichen Hauptkundschaft der Beschwerdeführerin, sondern nach dem
Registereintrag zu ermitteln: die Marke ist für Gitarren und Bassgitarren
generell eingetragen. Abnehmer von Gitarren, auch von elektrischen Gitar-
ren und Bassgitarren, haben keineswegs immer die Marktkenntnisse, wel-
che der Beschwerdeführer voraussetzt. Zur Kategorie Gitarren zählen ins-
besondere auch akustische Gitarren, die oft von Anfängerinnen und Anfän-
gern gekauft werden. Auch in der Käuferschaft elektrischer Gitarren und
Bassgitarren gibt es sodann viele Anfängerinnen und Anfänger. Zu den
massgeblichen Abnehmerkreisen sind darum auch musikinteressierte Lai-
en zu zählen, die zum ersten Mal selbst eine Gitarre in die Hand nehmen.
8. Zuerst ist die ursprüngliche Unterscheidungskraft des angemeldeten Zei-
chens zu prüfen. Es besteht aus einer flachen Platte mit einer gleichmäs-
sig gewellten und oben schrägen Aussenlinie und zwei senkrechten Rei-
hen glänzender Saitenschrauben (rechts zwei und links drei), die zueinan-
der versetzt sind. Auf der Höhe jeder Schraube steht eine Flügelmutter als
sogenannte "Mechanik" (Saitenwirbel) schräg von der Plattenseite ab. Die
Platte ist schwarz, an der Seite braun und trägt oben neben der obersten
Saitenschraube ein weisses "W". In ihrem unteren Teil, über dem Griffbrett
und dem Sattel, ist ein schwarzer Halsspannstab senkrecht auf der Platte
angebracht. Saiten sind nicht abgebildet. Auch wird die Rückseite des Gi-
tarrenkopfs nicht gezeigt.
Diese Bestandteile der Anmeldung sind nach den erwähnten Kriterien im
Gesamteindruck zu prüfen. Im Fall einer rein technischen oder dekorativen
Funktion sind sie nicht einfach auszuklammern, aber entsprechend zu wür-
7digen (CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweize-
rischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und inter-
nationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2 N. 124).
9. Die vom Gitarrenkopf parallel auf das Griffbrett geführten Gitarrensaiten
(Stahlsaiten) stehen beim Spielen unter erheblicher Zugspannung, müssen
aber sehr genau gestimmt werden können. Verschiedene Details der Gitar-
renkopfplatte sind wegen dieser heiklen Aufgabe technisch beeinflusst.
Hierzu gehört die Flügelmutterform der Mechaniken und ihr schräges Ab-
stehen von der Kopfplatte, das der Beschwerdeführer für besonders unter-
scheidungskräftig hält. Feine, exakte und kontrollierte Drehbewegungen
vereinfachen nämlich das Feinstimmen der Gitarre. Die Drehkraft des
Handgelenks muss dafür mit Daumen und Zeigefinger möglichst vollstän-
dig auf die Mechaniken übertragen werden können, wofür zunächst die
Flügelmutter dient. Sie wird aber auch besser kontrolliert, wenn sich die
Hand dabei an der Kopfplatte abstützen kann, was dank den schrägge-
stellten, seitlich von der Kopfplatte wegführenden Mechaniken besser
möglich ist. Gleichzeitig widersteht eine schräg geführte Mechanik besser
dem starken Saitenzug, da sie in diagonaler Richtung von der Kopfplatte
über eine längere Distanz festgehalten wird, als wenn sie sie horizontal im
rechten Winkel schneidet. Schrägstellung und Form der Mechaniken sind
darum jedenfalls technisch bedingt und in diesem Umfang freihaltebedürf-
tig. Die Spielerinnen und Spieler werden überdies eines solchen Nutzens
gewahr und werden derartige Elemente darum weniger als Kennzeichen,
sondern als technische Funktion interpretieren. Die Elemente wirken dar-
um auch nicht derart unterscheidungskräftig, wie der Beschwerdeführer
behauptet. Die zweireihige Verteilung der Saitenschrauben und ihre Form,
der Grundriss der Kopfplatte, der Halsspannstab und der Sattel sind eben-
falls weitgehend technisch bestimmt. Die Saitenanzahl wird von der Gitar-
renliteratur und von Spielkonventionen vorgegeben. Die Farben Braun und
Silber entsprechen den bei Gitarren häufig verwendeten Materialien Holz
und Stahl/Chromstahl. Auch sie tragen daher, ebenso wie die Standardfar-
be Schwarz, kaum etwas zur Unterscheidungskraft der Marke bei.
10. Ein Vergleich mit anderen Gitarrenformen zeigt überdies, dass zweireihig
angeordnete Saitenschrauben, schräg von der Seite auf die Gitarrenlängs-
achse zuführende Mechaniken und schräge Oberkanten der Kopfplatten im
gängigen Marktangebot häufig sind und diese Elemente auch darum vom
Gewohnten und Erwarteten nicht derart abweichen, dass eine betriebliche
Herkunftszuordnung beim massgeblichen Publikum zu erwarten wäre. Für
diesen Vergleich ist beispielsweise auf die Modelle von Fender und Music-
Man (schräge Mechaniken) und von Gibson, Gretsch, Ibanez, National,
PRS und Rickenbacher (zwei Reihen von Saitenschrauben, schräge Kopf-
platte) in den Werken "Electric Guitars – The Illustrated Encyclopedia"
(TONY BACON, London 2000) und Make Your Own Electric Guitar (MELVYN
HISCOCK, 2. Aufl. Hampshire 1998, S. 28) hinzuweisen.
11. Nicht technisch und nicht durch Spielkonventionen vorgegeben sind dem-
gegenüber die Wellenkontur der Kopfplatte, ihre schräge Oberkante und
der Buchstabe "W". Die Kombination dieser Elemente und ihr Zusammen-
8spiel mit den vorerwähnten, untergeordneten Bestandteilen vermag das
Erscheinungsbild einer ganzen Gitarre jedoch nicht im Sinne einer Her-
kunftsfunktion hervortreten und vom Gewohnten und Erwarteten abwei-
chen zu lassen. Der auffälligste Bereich und Mittelpunkt einer Gitarre ist
regelmässig ihr ästhetisch geformter, breiter, klingender und häufig auch
reich verzierter Korpus. Im Vergleich dazu ist die Kopfplatte eher klein und
vor allem technisch gestaltet. Anzeichen für ein in ihre technische Funktion
integriertes, betriebliches Herkunftszeichen werden nicht an ihr erwartet
und müssten darum besonders auffällig sein, um überhaupt als Marke
wahrgenommen zu werden. Viele handelsübliche Gitarren aber haben ge-
schwungene Formen und schräg verlaufende Kopfplattenkanten (TONY BA-
CON, a.a.O., MELVIN HISCOCK, a.a.O., RAY BONDS, The Illustrated Directory of
Guitars, London 2001, S. 250 ff.). Die Marke des Beschwerdeführers hebt
sich davon nur wenig ab. Auch das kleine weisse "W" wird den Betrachtern
zu wenig auffallen und vermag das Erscheinungsbild der ganzen Gitarre
nicht genügend zu beeinflussen.
12. Der Beschwerdeführer macht geltend, dass sich seine Marke für Gitarren
und Bassgitarren im Verkehr durchgesetzt habe. Es ist davon auszugehen,
dass die von ihm beherrschte [...] GmbH & Co. [...] KG die Marke im Sinne
von Art. 11 Abs. 3 MSchG mit seinem Einverständnis verwendet, doch ist
jene Bestimmung auf den rechtserhaltenden Gebrauch der Marke be-
schränkt. Für das Argument der Verkehrsdurchsetzung ist zunächst zu
prüfen, ob der Beschwerdeführer sich überhaupt auf eine für eine andere
Person erworbene Unterscheidungskraft berufen kann (was Art. 3 Abs. 3
MSchG beispielsweise für notorisch bekannte Marken verbietet).
Eine Verkehrsdurchsetzung wird nur für diejenige Ausführungsform des
Zeichens sowie für diejenigen Waren oder Dienstleistungen anerkannt, für
die es tatsächlich benützt worden ist (MARBACH, SIWR III, S. 56, WILLI, a. a.
O., Art. 2 N. 174). Es läge daher nahe, auch nur den tatsächlich und in Be-
zug auf sich selbst erreichten Herkunftsbezug anzuerkennen. Namentlich
liefe es dem Begriff und Zweck der Verkehrsdurchsetzung zuwider, einem
Markenusurpator zu gestatten, sich auf die vom ursprünglichen Berechtig-
ten erworbene Verkehrsdurchsetzung zu berufen, bevor dieser seine Mar-
ke selbst angemeldet hat. Allerdings würde es zu ebenso stossenden Er-
gebnissen führen, die Anstrengungen eines Markenlizenznehmers zur
Durchsetzung seiner Lizenzmarke nicht mit einer Markeneintragung zu be-
lohnen, und sei es auch zugunsten des nicht an der Durchsetzung beteilig-
ten Markeninhabers, der dem Lizenznehmer wenigstens aus dem Lizenz-
vertrag verpflichtet ist. Die Marke könnte sonst nur durch eine Übertragung
auf den Lizenznehmer überhaupt geschützt werden. Die Regelung von Art.
11 Abs. 3 MSchG ist aus diesem Grund auf die erworbene Verkehrsdurch-
setzung einer Marke analog anzuwenden. Der Durchsetzungsnachweis für
die von ihm beherrschte [...] GmbH & Co. [...] KG steht dem Beschwerde-
führer somit offen.
Grundsätzlich genügt es hierbei, dass der Beschwerdeführer die behaupte-
te Durchsetzung glaubhaft macht (BGE 130 III 332 E. 3.2 Swatch).
913. Der Beschwerdeführer hat Kopien aus seiner Werbung und aus Fachzeit-
schriften sowie 19 Bekanntheitserklärungen von Gitarrenhändlern vorge-
legt, die bestätigen, dass ihnen Gitarren mit der Marke des Beschwerde-
führers bekannt sind und dass solche seit Jahren in der Schweiz verkauft
werden. Nach den Angaben des Beschwerdeführers wurde in den letzten
Jahren in der Schweiz mit Gitarren, die der angemeldeten Marke entspre-
chen, ein Jahresumsatz von € [...] - [...] erzielt.
14. Mit den Belegen wird zwar ein gewisser Gebrauchsumfang der Marke,
aber keine Verkehrsdurchsetzung glaubhaft gemacht. Allein durch einen
gewissen Absatz von entsprechenden Waren ist diese nicht dargetan. Der
Beschwerdeführer müsste vielmehr glaubhaft machen, dass die relevanten
Abnehmerkreise gerade den angemeldeten Kopf als betriebliches Her-
kunftszeichen wahrnehmen und verstehen (BGE 130 III 335 E. 3.5 Swatch,
BGE 128 III 445 E. 1.4 Appenzeller RKGE in sic! 2002 S. 99 f. E. 5 Diorta-
sche). Die vorgelegte Werbung stammt jedoch ausschliesslich aus Fach-
zeitschriften, die behaupteten Jahresumsätze entsprechen nur [...] - [...]
verkauften Instrumenten pro Jahr (nach den vorgelegten Rechnungskopien
erscheinen [...] verkaufte Gitarren im Jahr 2005, [...] im Jahr 2004 und [...[
im Jahr 2003 glaubhaft; die meisten Rechnungsposten beziehen sich auf
andere Produkte), ohne dass man weiss, wie viele Fünfsaiter darunter wa-
ren, und die Bekanntheitserklärungen von Gitarrenhändlern sind auf
Kenntnisse von Verkäuferinnen und Verkäufern beschränkt. Auch wird in
den Bekanntheitserklärungen nicht behauptet, dass die fraglichen Gitarren
in den Gitarrengeschäften der Unterzeichneten verkauft würden, sondern
nur, dass in der Schweiz ein Verkauf in nicht genanntem Umfang stattfin-
de. Über die Wiedererkennung der Marke unter den Angehörigen der
massgeblichen Verkehrskreise, wozu auch Anfänger gehören, die keine
Gitarren-Fachzeitschriften lesen (E. 7), lassen sich den eingereichten Be-
legen somit keine Hinweise entnehmen. Mit Recht wies die Vorinstanz dar-
auf hin, dass die Gebrauchsbelege zum Teil in wesentlichen Punkten von
der Marke des Beschwerdeführers abweichen, meistens nämlich nur vier
Saitenschrauben und Mechaniken aufweisen und teilweise Aufdrucke wie
"F.N.A.", "[...]" etc. tragen. Diese Abweichungen verändern die Kopfplatten
im Vergleich mit der Marke des Beschwerdeführers im massgeblichen Ge-
samteindruck erheblich. Die Belege sind zum Nachweis der Verkehrs-
durchsetzung der angemeldeten Marke darum nicht hilfreich. Da kein
rechtsbegründender Gebrauch für akustische Gitarren behauptet wird,
wäre ihre Verkehrsdurchsetzung in diesem Umfang ohnehin fraglich. Aber
auch für das Segment der elektrischen Gitarren erscheint nach den vorge-
legten Beweismitteln eine hinreichende Marktdurchsetzung nicht glaubhaft.
15. Der Teilformmarke des Beschwerdeführers ist der Schutz für das Gebiet
der Schweiz aus diesen Gründen zu verweigern, so dass die Beschwerde
abzuweisen ist.
16. Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten dem Beschwerdefüh-
rer aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und mit dem geleisteten Kosten-
vorschuss zu verrechnen. Die Spruchgebühr (Gerichtsgebühr) ist nach
Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und fi-
10
nanzieller Lage der Parteien zu bestimmen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2
Abs. 1 des Reglements vom 11. Dezember 2006 über die Kosten und Ent-
schädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]).
In Markeneintragungsverfahren ist dafür das Interesse der beschwerdefüh-
renden Partei am Aufwand einer neuen Markeneintragung und an der Vor-
bereitung der Markteinführung im Fall der Rückweisung der hängigen Mar-
kenanmeldung zu veranschlagen. Es würde allerdings zu weit führen und
könnte im Verhältnis zu den relativ geringen Kosten des erstinstanzlichen
Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür stets konkrete Aufwands-
nachweise im Einzelfall verlangt würden. Mangels anderer streitwertrele-
vanter Angaben ist der Umfang der Streitsache darum nach Erfahrungs-
werten auf Fr. 25'000.-- festzulegen (JOHANN ZÜRCHER, Der Streitwert im Im-
materialgüter- und Wettbewerbsprozess, sic!, 2002, S. 505; LEONZ MEYER,
Der Streitwert in Prozessen um Immaterialgüterrechte und Firmen, sic!,
2001, S. 559 ff., LUCAS DAVID, in: Roland von Büren / Lucas David [Hrsg.],
Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. I/2, Der
Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, Basel 1998, S. 29 f. Es wird keine
Parteientschädigung ausgerichtet (Art. 7 Abs. 3 VGKE).
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1. Die Beschwerde wird abgewiesen und die angefochtene Verfügung bestä-
tigt.
2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens im Umfang von Fr. 3'500.-- werden
dem Beschwerdeführer auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvor-
schuss von Fr. 2'500.-- verrechnet. Der Beschwerdeführer hat somit noch
Fr. 1'000.-- zu bezahlen.
3. Dieses Urteil wird eröffnet:
- dem Beschwerdeführer (mit Gerichtsurkunde)
- der Vorinstanz (Ref-Nr. 53196/2005) (mit Gerichtsurkunde)
- dem Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement (zur Kenntnis mit
A Post).
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
David Aschmann Philipp J. Dannacher
Rechtsmittelbelehrung
Dieses Urteil kann innert dreissig Tagen seit Eröffnung beim Schweizerischen Bundes-
gericht in Lausanne angefochten werden.
Versand am: 12. Juni 2007