Abtei lung II
B-7412/2006
{T 0/2}
U r t e i l v o m 1 . O k t o b e r 2 0 0 8
Richter David Aschmann, (Vorsitz), Richter Marc Steiner,
Richterin Vera Marantelli;
Gerichtsschreiberin Katja Stöckli.
X._______,
vertreten durch Fürsprecher, Prof. Dr. Jürg Simon,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Markenrecht (Schutzverweigerung der Internationa-
len Registrierung Nr. 820'386 – AFRI-COLA).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Besetzung
Parteien
Gegenstand
B-7412/2006
Sachverhalt:
A.
Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der IR-Marke Nr. 820'386 AFRI-
COLA (Wortmarke) mit Priorität der am 15. Juli 2003 in Deutschland
hinterlegten Basiseintragung. Der Schutz dieser Marke wurde für fol-
gende Waren für das Gebiet der Schweiz beantragt: Mélanges à tarti-
ner essentiellement fabriqués à base de produits compris dans la clas-
se (Klasse 29), café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succéda-
nés de café; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie
et confiserie; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever;
sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à raf-
raîchir; glaces comestibles et préparations essentiellement à base de
glaces comestibles; crèmes glacées, glaces à la crème, sorbets,
vacherins; sucreries, chocolat, produits au chocolat y compris les pro-
duits au chocolat fourrés; pralines, y compris celles fourrées aux fruits,
au café, aux boissons sans alcool, au vin et/ou autres spiritueux ainsi
que celles à base de lait ou produits laitiers, notamment de yaourt; pâ-
tisseries de longue conservation, notamment gâteaux prêts à la con-
sommation et gaufres, bonbons (Klasse 30).
B.
Mit Schreiben vom 15. März 2005, irrtümlich datiert auf den 15. August
2005, erliess das Institut für Geistiges Eigentum ("Vorinstanz") eine
"Notification de refus provisoire total (sur motifs absolus)" mit der Be-
gründung, AFRI-COLA sei für die beanspruchten Waren beschreibend,
allenfalls täuschend. Einerseits sei AFRI eine geografische Herkunfts-
angabe, andererseits weise COLA für Extrakte aus dem Kolabaum be-
ziehungsweise der Kolanuss auf einen Bestandteil der gekennzeichne-
ten Ware hin. Als Ganzes werde das Zeichen ohne Fantasieaufwand
als "Extrakt der afrikanischen Kolanuss" verstanden und gehöre des-
halb zum Gemeingut. Für Waren, welche nicht aus Afrika stammten,
sei AFRI-COLA zudem täuschend.
C.
Mit Stellungnahme vom 12. Juli 2005 bestritt die Beschwerdeführerin,
dass das hinterlegte Zeichen beschreibend oder täuschend sei, und
hob den Fantasiecharakter des Zeichenbestandteils AFRI hervor. Zu-
dem werde COLA vom Durchschnittskonsumenten nicht als Hinweis
auf den Kolabaum verstanden beziehungsweise erwarte er nicht, dass
die Ware Kolanussextrakt enthalte.
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B-7412/2006
D.
Mit Schreiben vom 1. September 2005 hielt die Vorinstanz an der
Schutzverweigerung fest, worauf die Beschwerdeführerin am 21. Okto-
ber 2005 um Erlass einer beschwerdefähigen Verfügung ersuchte und
die Vorinstanz der IR-Marke Nr. 820'386 AFRI-COLA mit Verfügung
vom 11. Januar 2006 definitiv den Schutz für die beanspruchten Waren
verweigerte.
E.
Die Beschwerdeführerin erhob hiergegen am 13. Februar 2006 Be-
schwerde an die Eidgenössische Rekurskommission für geistiges Ei-
gentum (RKGE) und stellte folgende Rechtsbegehren:
1. Die Verfügung der Vorinstanz vom 11. Januar 2006 betreffend die
Schutzverweigerung gegen die internationale Registrierung
Nr. 820'386 AFRI-COLA sei aufzuheben und diese in der Schweiz
zuzulassen.
2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen.
F.
Mit Vernehmlassung vom 25. April 2006 beantragte die Vorinstanz, die
Beschwerde unter Kostenfolge zu Lasten der Beschwerdeführerin voll-
umfänglich abzuweisen.
G.
Mit Schreiben vom 8. Juni 2006 stellte die Vorinstanz ein Gesuch um
Sistierung des Verfahrens, da das Verfahren Nr. 4A.13/2006 vor dem
Bundesgericht präjudizielle Wirkung auf das vorliegende Verfahren ha-
ben könnte. Mit Verfügung vom 12. Juni 2006 sistierte die RKGE das
Beschwerdeverfahren bis zum Vorliegen des Endentscheids des Bun-
desgerichts im Verfahren Nr. 4A.13/2006.
H.
Mit Verfügung vom 24. November 2006 teilte die RKGE den Verfah-
rensbeteiligten mit, dass der erwartete Entscheid des Bundesgerichts
ergangen sei, und die Beschwerdeführerin wurde aufgefordert, zu die-
sem Stellung zu nehmen. Gleichzeitig wurde das Verfahren per 1. Ja-
nuar 2007 an das Bundesverwaltungsgericht überwiesen.
I.
Mit Stellungnahme vom 9. Februar 2007 führte die Beschwerdeführe-
rin aus, dass der Entscheid des Bundesgerichts 4A.13/2006 (BGE 132
III 770 Colorado) nichts an ihrem Standpunkt ändere und sie daran
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festhalte, dass die Marke AFRI-COLA als Fantasiebezeichnung und
nicht als geografische Herkunftsangabe wahrgenommen werde.
J.
Mit Verfügung vom 30. November 2007 wurden die Vorinstanz und die
Beschwerdeführerin aufgefordert, beweiskräftige Belege zur Beant-
wortung von drei Sachverhaltsfragen im Zusammenhang mit der be-
strittenen Qualifikation der Marke AFRI-COLA als irreführend bezie-
hungsweise als Gemeingut für die beanspruchten Waren der Klasse
29 und 30 einzureichen.
K.
Die Beschwerdeführerin antwortete mit Schreiben vom 17. Januar
2008, dass für sie für die Beantwortung dieser Sachverhaltsfragen kei-
ne Mitwirkungspflicht bestehe, weshalb sie auf die Einreichung von
Beweismitteln verzichte. Zudem wies sie darauf hin, dass bereits ver-
schiedene Marken mit den Bestandteilen "Afri" und "Cola" ins Marken-
register eingetragen worden seien.
L.
Mit Schreiben vom 18. Februar 2008 reichte die Vorinstanz Belege
über Fair trade- und Entwicklungshilfeprojekte in Afrika für einen Teil
der beanspruchten Waren ein, Auszüge aus dem Datenbanksystem
der Eidgenössischen Zollverwaltung im Bereich Aussenhandelsstatis-
tik ("Swiss-Impex") für das Jahr 2007 sowie Auszüge aus dem schwei-
zerischen Pressearchiv ("Swissdox").
M.
Zur Stellungnahme zum Beweisergebnis aufgefordert, hielt die Be-
schwerdeführerin mit Schreiben vom 7. April 2008 an ihrem Stand-
punkt fest. Sie zweifelte an den Beweisen der Vorinstanz in Bezug auf
die Verwendung der Wortbestandteile "Afri" und "Cola" in der schwei-
zerischen Presse und legte für die Verwendung der Wortbestandteile
"Afri" und "Cola" in Schweizer Tageszeitungen der letzten sechs Mona-
te Textbeispiele vor. Mit Schreiben vom gleichen Tag nahm die Vorin-
stanz zum Schreiben der Beschwerdeführerin vom 17. Januar 2008
Stellung und wies darauf hin, dass es sich bei den meisten von der
Beschwerdeführerin vorgebrachten Voreintragungen um alte Schutzti-
tel handle, die nicht mehr die aktuelle Praxis der Eintragungsbehörde
widerspiegelten.
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N.
Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt (Art. 40 des Verwal-
tungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden
gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zu-
ständig (Art. 31 VGG). Es hat das vorliegende Verfahren am 1. Januar
2007 von der RKGE übernommen (Art. 53 Abs. 2 VGG). Die Beschwer-
de wurde innert der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR
172.021) eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig
geleistet. Die Beschwerdeführerin ist durch die angefochtene Verfü-
gung in Bezug auf die zurückgewiesenen Waren der Klasse 29 und 30
besonders berührt und beschwert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde
ist deshalb einzutreten.
2.
2.1 Zwischen Deutschland und der Schweiz ist am 1. September 2008
eine neue Fassung des Protokolls vom 27. Juni 1989 zum Madrider
Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (SR
0.232.112.4; MMP) in Kraft getreten. Gegenüber diesem Land sind da-
durch neu die Bestimmungen des MMP anstelle jener des Madrider
Abkommens über die internationale Registrierung von Marken (MMA,
SR 0.232.112.3) anzuwenden (JULIE POUPINET, Madrider System: Aufhe-
bung der "Sicherungsklausel" und weitere Änderungen, in: sic! 2008,
S. 571 ff.). Diese Änderung des Staatsvertrages wurde bisher aller-
dings nicht in der Amtlichen Sammlung der Bundesgesetze (AS) publi-
ziert. Verpflichtungen aus völkerrechtlichen Verträgen entstehen ge-
mäss Art. 8 Abs. 2 des Bundesgesetzes über die Sammlungen des
Bundesrechts und das Bundesblatt vom 18. Juni 2004 (Publikationsge-
setz, PublG; SR 170.512) erst am Tag nach ihrer Veröffentlichung in
der AS, sofern der Erlass dort nicht bereits vor dem Datum seines In-
krafttretens veröffentlicht worden ist. Da bis zum Urteilszeitpunkt keine
solche Publikation, namentlich nicht des revidierten Art. 9sexies MMP, in
der AS erfolgt ist, ist der vorliegende Fall noch nach den Regeln des
MMA zu entscheiden.
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2.2 Nach Art. 5 Abs. 2 MMA kann die Vorinstanz innerhalb eines Jah-
res ab Mitteilung einer internationalen Markenregistrierung erklären,
dass sie dieser Marke den Schutz in der Schweiz verweigere (vgl. den
Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts B-7397/2006 vom 4. Juni
2007 E. 2 Gitarrenkopf). Die Notifikation der IR-Marke Nr. 820'386
AFRI-COLA erfolgte am 19. August 2004. Mit dem Versand der provi-
sorischen Schutzverweigerung (notification de refus provisoire total)
am 15. März 2005, irrtümlich datiert auf den 15. August 2005, wurde
diese Jahresfrist gewahrt.
2.3 Gestützt auf Art. 5 Abs. 1 MMA in Verbindung mit Art. 6quinquies
Bst. B Ziff. 2 und 3 PVÜ darf der Schutz namentlich verweigert wer-
den, wenn die Marke jeder Unterscheidungskraft entbehrt, aus-
schliesslich aus beschreibenden Angaben besteht oder wenn sie ge-
gen die guten Sitten oder öffentliche Ordnung verstösst, was insbe-
sondere durch Täuschung des Publikums der Fall sein kann. Dieser
zwischenstaatlichen Regelung entsprechen Art. 2 Bst. a und c des
Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11),
wonach die Eintragung dann zu verweigern ist, wenn die Marke zum
Gemeingut gehört oder es sich um ein irreführendes Zeichen handelt.
Damit können Lehre und Praxis zu diesen Bestimmungen herange-
zogen werden (BGE 128 III 457 E. 2 Yukon, BGE 114 II 373 E. 1 Alta
tensione).
2.4 Nach Art. 2 Bst. a MSchG sind Zeichen, die Gemeingut sind, vom
Markenschutz ausgeschlossen, es sei denn, dass sie sich im Verkehr
für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie
beansprucht werden. Zum Gemeingut gehören unter anderem die
auch in Art. 6quinquies Bst. B Ziff. 2 PVÜ erwähnten Zeichen oder Anga-
ben, die spezifische Merkmale (Art, Beschaffenheit, Menge, Bestim-
mung usw.) oder die Herkunft der entsprechenden Produkte bezeich-
nen. Ein solches Zeichen oder eine solche Angabe muss nach ständi-
ger Rechtsprechung direkt auf die Ware oder Dienstleistung hinweisen
und ohne Zuhilfenahme der Fantasie verstanden werden, um zum Ge-
meingut zu zählen (BGE 129 III 228 E. 5.1 Masterpiece, BGE 128 III
450 f. E. 1.5 Première). Die Beurteilung ist aus der Sicht der angespro-
chenen Abnehmerkreise dieser Waren oder Dienstleistungen vorzu-
nehmen (BGE 128 III 451 E. 1.6 Première, BGE 116 II 611 f. E. 2c Fio-
retto).
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2.5 Vom Markenschutz ausgeschlossen sind zudem die geografisch
oder sachlich irreführenden Zeichen (Art. 2 Bst. c MSchG). Geogra-
fisch irreführend ist ein Zeichen, das eine geografische Angabe enthält
und den Adressaten zur Annahme verleitet, die Ware stamme aus der
Region oder dem Ort, auf den die Angabe hinweist, obschon dies in
Wirklichkeit nicht zutrifft (BGE 128 III 460 E. 2.2 Yukon, BGE 132 III
772 E. 2.1 Colorado [fig.]). Die geografische Angabe muss mit anderen
Worten, um vom Schutz ausgeschlossen zu werden, bei den mass-
geblichen Verkehrskreisen eine Herkunftserwartung wecken (Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts B-7408/2006 vom 21. Juni 2007 E. 4.2 bti-
cino (fig.) und Entscheid der RKGE vom 9. Oktober 2002 E. 7, veröf-
fentlicht in sic! 2003 S. 429 ÖKK Öffentliche Krankenkassen Schweiz).
Eine solche fehlt namentlich, wenn die Marke in eine der in BGE 128
III 454 E. 2.1 Yukon definierten Fallgruppen gehört, nämlich der Ort,
auf den das Zeichen hinweist, in der Schweiz unbekannt ist, das Zei-
chen wegen seines Symbolgehaltes als Fantasiezeichen aufgefasst
wird, der Ort, auf den das Zeichen hinweist, sich nicht als
Produktions-, Fabrikations- oder Handelsort eignet, das Zeichen eine
Typenbezeichnung darstellt, sich für ein Unternehmen im Verkehr
durchgesetzt hat oder zu einer Gattungsbezeichnung degeneriert ist.
Nach der Rechtsprechung der RKGE war in gewissen Fällen auch
massgebend, dass das Zeichen in seinem Gesamteindruck keinen
geografischen Herkunftsbezug aufwies; so vermochten etwa zusätzli-
che Wortelemente eine Herkunftserwartung auszuschliessen (Ent-
scheide der RKGE vom 19. Mai 2006 E. 3 f., veröffentlicht in sic! 2006
S. 772 f. British American Tobacco Switzerland [fig.], vom 15. Mai 2006
E. 2, veröffentlicht in sic! 2006 S. 769 f. Off Broadway Shoe
Warehouse [fig.], vom 12. April 2006 E. 3, veröffentlicht in sic! 2006
S. 681 Burberry Brit, vom 6. März 2006 E. 3, veröffentlicht in sic! 2006
S. 586 Toscanol).
2.6 Als sachlich irreführend gelten Zeichen, die geeignet sind, irrefüh-
rende Vorstellungen über die Beschaffenheit oder Qualität von Waren
und Dienstleistungen hervorzurufen, wenn die damit gekennzeichne-
ten Produkte die beim Abnehmer bezüglich Materialien, Zweckbestim-
mung oder sonstiger Eigenschaften geweckten Erwartungen nicht er-
füllen (EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.],
Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III,
Kennzeichenrecht, Basel 1996, S. 80, CHRISTOPH WILLI, in: Marken-
schutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter
Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts,
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Zürich 2002, Art. 2, N. 244; BGE 93 I 576 E. 3 Diamalt, Entscheid der
RKGE vom 7. Dezember 2006 E. 4.3, veröffentlicht in sic! 2007 S. 278
Champ). Die Vorinstanz pflegt Zeichen in diesem Zusammenhang al-
lerdings nur zurückzuweisen, wenn sie offensichtlich irreführend sind,
nämlich bei den Abnehmern bestimmte Erwartungen wecken, die von
den beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen überhaupt nicht
erfüllt werden können (Richtlinien in Markensachen, Bern 1. Juli 2008,
S. 98 f. mit Verweis auf das Urteil des Bundesgerichts 4A.14/2006 vom
7. Dezember 2006 Champ).
3.
Die massgeblichen Abnehmer/innen von mélanges à tartiner essenti-
ellement fabriqués à base de produits compris dans la classe (Klasse
29), café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café,
farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confise-
rie, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, mou-
tarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir, glaces
comestibles et préparations essentiellement à base de glaces comes-
tibles, crèmes glacées, glaces à la crème, sorbets, vacherins, sucre-
ries, chocolat, produits au chocolat y compris les produits au chocolat
fourrés, pralines, y compris celles fourrées aux fruits, au café, aux
boissons sans alcool, au vin et/ou autres spiritueux ainsi que celles à
base de lait ou produits laitiers, notamment de yaourt, pâtisseries de
longue conservation, notamment gâteaux prêts à la consommation et
gaufres, bonbons (Klasse 30) sind überwiegend durchschnittliche Kon-
sumentinnen und Konsumenten von Waren des täglichen Bedarfs (vgl.
auch EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, sic! 2007,
S. 7). Als Abnehmer solcher Waren kommen aber auch Bäckerei-,
Konditorei- oder Gastwirtschaftsbetriebe in Betracht.
4.
4.1 Die Gerichtspraxis zu Marken, die einen Herkunftshinweis enthal-
ten, ist vielfältig und einzelfallbezogen. So wurden zum Beispiel die
Zeichen Colorado (fig.) für Waren der Klasse 18 und 25 (BGE 132 III
770), Italia für Schallplatten, Kassetten und andere bespielte Tonträger
(Urteil der I. Zivilabteilung des Bundesgerichts vom 31. Oktober 1979
E. 2.a-e, veröffentlicht in Schweizerische Mitteilungen über Gewerbli-
chen Rechtsschutz und Urheberrecht [SMI] 1980 S. 134 f.) und
Phoenix für Körper- und Schönheitspflegemittel der Klasse 3 (Ent-
scheid der RKGE vom 11. November 2003 E. 3 ff., veröffentlicht in sic!
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2004 S. 428 f.) als Herkunftsangaben angesehen, während Bellagio
für Waren der Klasse 29 und 31 (Urteil des Bundesverwaltungsge-
richts B-7411/2006 vom 22. Mai 2007 E. 5 ff.), Yukon für Waren der
Klassen 3, 5, 6, 8, 9, 10-12, 14, 16, 18, 20-28 und 32 (BGE 128 III
454) und British American Tobacco Switzerland für Waren und Dienst-
leistungen der Klassen 34, 35, 36 und 41 (Entscheid der RKGE vom
19. Mai 2006 E. 2 ff., veröffentlicht in sic! 2006 S. 772 f.) zum Marken-
schutz zugelassen wurden.
Diese anhand von Einzelfällen entwickelte Rechtsprechung lässt sich
jeweils erst nach vertiefter Prüfung auf neue Fälle übertragen und er-
laubt insbesondere nicht, Herkunftsangaben anhand von einfach fest-
stellbaren Merkmalen oder gar abstrakt von Nichtherkunftsangaben zu
unterscheiden. Das Bundesverwaltungsgericht erachtet es deshalb als
erforderlich, dass der massgebliche Sachverhalt bei Marken mit einem
erkennbaren geografischen Bestandteil in der Regel genauer abge-
klärt wird als bei Anmeldungen und Eintragungen, die keinen solchen
Bestandteil aufweisen. Es wäre indes unverhältnismässig, dabei in al-
len Fällen eine demoskopische Umfrage oder andere Beweismittel,
welche nur mit übermässigem Aufwand beschafft werden können, vor-
auszusetzen. Die urteilende Behörde – sei es die Vorinstanz oder das
Bundesverwaltungsgericht – hat den relevanten Sachverhalt vielmehr
unter Mitwirkung des Markenanmelders bzw. -inhabers mit verhältnis-
mässigen Mitteln abzuklären und die vernünftigerweise erforderlichen
Beweise zu erheben oder erheben zu lassen (ALFRED KÖLZ/ISABELLE
HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bun-
des, 2. Aufl. Zürich 1998, N 269).
4.2 Die Pflicht zur amtlichen Sachverhaltsfeststellung (Art. 12 VwVG)
besteht unabhängig von der materiellen Beweislast des Markenanmel-
ders (MICHAEL PFEIFER, der Untersuchungsgrundsatz und die Offizialma-
xime im Verwaltungsverfahren, Basel 1980, S. 113 ff.). Auch die Mitwir-
kungspflicht der Verfahrensparteien nach Art. 13 VwVG beeinflusst –
entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin – den Umfang ihrer Be-
weislast nicht (BGE 112 Ib 67 E. 3, FRITZ GYGI, Bundesverwaltungs-
rechtspflege, 2. Aufl., Bern 1983, S. 281). Soweit eine Mitwirkungs-
pflicht besteht, namentlich in Fällen wie dem markenrechtlichen Eintra-
gungsverfahren, die auf eigenes Begehren eingeleitet und in welchen
eigene Rechte geltend gemacht werden, sowie mit Bezug auf Tatsa-
chen, welche eine Partei besser als die Behörde kennt und die ohne
Mitwirkung nicht mit vernünftigem Aufwand erhoben werden können
Seite 9
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(BGE 128 II 142 E. 2b, 124 II 361 E. 2b), erstreckt sich die Mitwir-
kungspflicht unabhängig von ihrer begünstigenden oder belastenden
Wirkung auf alle erhältlichen Beweismittel, die für das Verfahren rele-
vant sind. Sie kann auch Tatsachen umfassen, die gegen die zur Mit-
wirkung verpflichtete Partei sprechen (BGE 132 II 115 E. 3.2, EUGEN
MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches
Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III, Kennzeichenrecht, Ba-
sel 1996, Markenrecht, S. 148), und vermag deren Beweislast darum
nicht zu bestimmen. Erst wenn die erhältlichen Beweismittel nicht aus-
reichen und das Verfahren für bestimmte Tatfragen aufgrund von Indi-
zien entschieden werden muss, die für den erforderlichen Beweisgrad
nicht oder nicht völlig genügen, treten die Folgen der Beweislosigkeit
ein (MARBACH, a.a.O., S. 149). Nach der Beweislastregel von Art. 8 des
Schweizerischen Zivilgesetzbuchs vom 10. Dezember 1907 (ZGB, SR
210), die auch im öffentlichen Recht gilt, hat der Markenanmelder da-
bei die Folgen einer Beweislosigkeit insoweit zu tragen, als er aus ei-
ner unbewiesen gebliebenen oder nach dem anwendbaren Beweis-
grad nicht glaubhaft gemachten Tatsache Rechte ableitet (Urteil des
Bundesgerichts 2A.343/2005 vom 10. November 2005 E. 4.2 mit Hin-
weisen; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwal-
tungsrecht, 5. Auflage, Zürich 2008, Rz. 1623 mit Hinweisen).
4.3 Aus dieser Beweislastregel folgt nicht, dass jeder Markenanmelder
zugleich mit der Einreichung seiner Anmeldung glaubhaft zu machen
hätte, dass seinem Zeichen kein absoluter Ausschlussgrund entgegen-
steht. Er darf sich in der Regel damit begnügen, die Marke anzumel-
den, und Abklärungen der Vorinstanz über allfällige beschreibende,
geografische oder sittenwidrige Sinngehalte und weitere Mängel der
Anmeldung abwarten (Art. 28 Abs. 2 MSchG, MARBACH, a.a.O., S. 148).
Die Vorinstanz kann eine Marke auch nicht schon darum zurückwei-
sen, weil die bei ihr eingereichten oder von ihr ermittelten Beweismittel
einen geografischen Sinngehalt eines Markenelements aufzeigen. Viel-
mehr bedarf es konkreter Anhaltspunkte dafür, dass dieser Sinngehalt
im Gesamteindruck des Zeichens und im Zusammenhang mit den Wa-
ren und Dienstleistungen, für die die Marke beansprucht wird, tatsäch-
lich als Herkunftsbezeichnung verstanden wird, eine entsprechende
Herkunft dieser Waren und Dienstleistungen erwarten lässt und – bei
mehrdeutigen Zeichen – von keinem naheliegenderen Sinngehalt ohne
geografischen Bezug in den Hintergrund gerückt wird (vgl. BGE 132 III
772 f. E. 2.1 Colorado, Entscheid der RKGE vom 19. Mai 2006, veröf-
fentlicht in sic! 2006 S. 772 f. E. 3 f. British American Tobacco Switzer-
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land [fig.] und vom 12. April 2006, veröffentlicht in sic! 2006 S. 681
E. 3 Burberry Brit). Für das dafür massgebliche Verstehen und Erwar-
ten, inneren Tatsachen nicht namentlich ermittelter Verkehrskreise, be-
steht naturgemäss kein direkter Beweis und sind stattdessen indirekte
Beweismittel zu erheben. Die urteilende Behörde hat somit allen An-
zeichen für einen geografischen oder anderen Sinngehalt und eine all-
fällige Herkunftserwartung nachzuforschen, soweit Beweismittel dafür
greifbar sind oder von einer Partei vorgelegt werden (KÖLZ/HÄNER,
a.a.O., N 268 f.). Zu den verfügbaren Beweismitteln gehören nicht nur
Onlinerecherchen, sondern auch die Konsultation wissenschaftlicher
Standardwerke, wesentlicher Fachliteratur und geeigneter Datenban-
ken, die über aktuelle Marktverhältnisse Auskunft geben (MATTHIAS U.
STUDER, Urteilsanmerkung in sic! 2008, S. 218 f.). Mitunter können
auch erfolgsversprechende und angemessene Abklärungen auf dem
Korrespondenzweg erwogen werden; darunter das Einholen von Aus-
künften bei Amtsstellen oder wissenschaftlichen Instituten, sofern mit
ihnen in einer bei der untersuchenden Behörde vertretenen Sprache
kommuniziert werden kann. Begünstigenden und belastenden Indizien
ist gleichermassen nachzuforschen. Die Beweismittel sind vor dem
Hintergrund des Erfahrungswissens der urteilenden Behörde zu prü-
fen. Dem Markenanmelder ist das rechtliche Gehör zu gewähren
(Art. 29 Abs. 2 BV) und die Möglichkeit einzuräumen, eigene Beweis-
mittel nachzureichen (KÖLZ/HÄNER, a.a.O., N 271, WILLI, a.a.O., Art. 28,
N. 17).
4.4 Ergibt die Würdigung dieser greifbaren oder von einer Partei vor-
gelegten Beweismittel, dass die angesprochenen Verkehrskreise mit
der angemeldeten Marke eine Herkunftserwartung verbinden, ist ein
weitergehendes Glaubhaftmachen des Gegenteils damit zwar nicht
ausgeschlossen. Entsprechende weitergehende Beweismittel müssen
aber vom Markenanmelder beigebracht werden. Sprechen die gefun-
denen Indizien zwar klar für eine geografische Herkunftserwartung, er-
reichen die Belege trotz ausgiebiger Ermittlung des massgeblichen
Sachverhalts den erforderlichen Beweisgrad aber nicht, hat der Mar-
kenanmelder die Folgen dieser Beweislosigkeit zu tragen (MARBACH,
a.a.O., S. 149). Ihm kann gegebenenfalls helfen, dass Zweifelsfälle
einzutragen sind und ihre endgültige Beurteilung dem Zivilrichter in ei-
nem allfälligen späteren Verfahren zu überlassen ist, falls die Zugehö-
rigkeit des Zeichens zum Gemeingut im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG
geprüft wird (BGE 130 III 332 E. 3.2 Swatch-Uhrenarmband, 129 III
229 E. 5.3 Masterpiece, 103 Ib 275 E. 3b Red & White). Mit Bezug auf
Seite 11
B-7412/2006
Art. 2 Bst. c MSchG, wo es um die Täuschung des Publikums geht, ist
die Zweifelsfallregel hingegen nicht anwendbar (MARBACH, a.a.O., S. 32,
Urteil des BGer vom 2. August 1994, veröffentlicht in Schweizerisches
Patent-, Muster- und Markenblatt [PMMBl] 1994 I 78 Alaska).
4.5 Die Beschwerdeführerin kann in diesem Zusammenhang aus den
Erwägungen zur Beweislastverteilung im Urteil des Bundesverwal-
tungsgerichts E-1555/2007 vom 7. Mai 2007 nichts zu ihren Gunsten
ableiten. Besagter Entscheid hatte die Mitwirkung bei der Abklärung
eines Nichteintretensgrundes im Zusammenhang mit der Ausweisung
eines Asylsuchenden zum Gegenstand und ist deshalb mit dem vorlie-
genden Sachverhalt nicht vergleichbar. Weshalb der Untersuchungs-
grundsatz der Mitwirkungspflicht der Beschwerdeführerin, auf deren
Begehren das Verfahren eingeleitet worden ist, vorliegend entgegen
stehen sollte, ist jedenfalls nicht ersichtlich (Art. 13 Abs. 1 lit. a VwVG;
vgl. MICHELE ALBERTINI, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtli-
ches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, Bern
2000, S. 261 ff.).
5.
Aus diesen Gründen und um die Qualifikation des angemeldeten Zei-
chens als geografisch und/oder sachlich irreführende Angabe zu beur-
teilen hat das Bundesverwaltungsgericht mit Bezug auf die Waren, für
welche die strittige Marke in den Klassen 29 und 30 eingetragen ist,
ergänzende Sachverhaltsabklärungen zu folgenden Fragen angeord-
net:
Welche der obigen Waren werden in Afrika heute oder in naher Zu-
kunft in nennenswertem Umfang produziert, angeboten oder in die
Schweiz zum Verkauf eingeführt?
Im Hinblick auf ein Freihaltebedürfnis im Interesse der ansässigen
oder künftig ansässigen Konkurrenz der Beschwerdeführerin ist be-
deutsam, ob am Ort der umstrittenen geografischen Angabe eine nen-
nenswerte wirtschaftliche Aktivität der betreffenden Branche besteht.
Die Frage beschlägt zugleich das mutmassliche Verständnis der Marke
in den massgeblichen schweizerischen Verkehrskreisen (vgl. BGE 128
III 458 E. 2.1 Yukon). Die Vorinstanz hat hierzu Ausführungen von zwei
Fair-trade-Handelsunternehmen ("Max Havelaar" und "Claro") über de-
ren Warenangebot sowie Auszüge aus der amtlichen schweizerischen
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Zollstatistik "Swiss-Impex" betreffend Importe der entsprechenden Wa-
ren aus Afrika in die Schweiz eingereicht.
In welchen Kombinationen und Bedeutungen wird der Wortbestandteil
"Afri" in der Schweiz verwendet und verstanden? Falls der Wortbe-
standteil mehrdeutig ist: Wie häufig und von wem wird in der schwei-
zerischen Tagespresse oder in anderen repräsentativen Publikationen
zum relevanten Sprachgebrauch welche dieser verschiedenen Bedeu-
tungen verwendet?
In welchen Kombinationen und Bedeutungen wird der Wortbestandteil
"Cola" in der Schweiz verwendet und verstanden? Falls der Wortbe-
standteil mehrdeutig ist: Wie häufig und von wem wird in der schwei-
zerischen Tagespresse oder in anderen repräsentativen Publikationen
zum relevanten Sprachgebrauch welche dieser verschiedenen Bedeu-
tungen verwendet? Werden die beanspruchten Waren am Ort der geo-
grafischen Angabe in nennenswertem Umfang produziert oder ange-
boten, beziehungsweise, ist dies in naher Zukunft zu erwarten?
Solche Mehrfachbedeutungen sind festzustellen, um zu prüfen, ob die
Marke zu den erwähnten Kategorien der Fantasiezeichen (Symbole),
Typenbezeichnungen, durchgesetzten Angaben, Gattungsbezeichnun-
gen oder im Gesamteindruck nicht irreführenden Angaben gehört, die
dem Markenschutz zugänglich sind (BGE 128 III 453 f. E. 2.1.2-2.1.6
Yukon, vgl. vorstehend, E. 2.5). Damit beurteilt werden kann, welche
Bedeutung bei mehrdeutigen Zeichen für die relevanten Abnehmer-
kreise im Vordergrund stehen, ist zu prüfen, welche Bedeutungen des
Zeichens in der Schweiz im täglichen Gebrauch im relevanten Kontext
Verwendung finden (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_265/2007 vom
26. September 2007 E. 2.3 f. American Beauty, Entscheid der RKGE
vom 12. April 2006 E. 3 f., veröffentlicht in sic! 2006 S. 682 Burberry
Brit). Die Vorinstanz hat hierzu zwei Überblicksrecherchen nach den
Suchbegriffen "afri" und "cola" aus der Schweizer Printmediendaten-
bank eingereicht, welche die Beschwerdeführerin mit
ihrer Stellungnahme zum Beweisergebnis durch Artikel aus Schweizer
Tageszeitungen ergänzte.
6.
Das angefochtene Zeichen AFRI-COLA setzt sich aus zwei Substanti-
ven, AFRI und COLA, zusammen. Das Zeichen AFRI ist eine Wortab-
wandlung des Begriffs "Afrika", die durch Weglassen der beiden letz-
Seite 13
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ten Buchstaben "-ka" entstanden ist. Durch die Mutilation dieser En-
dung wird der Gesamteindruck des ersten Zeichenbestandteils jedoch
nicht derart verfremdet, dass ein eigenständiger und individueller Ein-
druck entsteht. Denn sowohl im Deutschen, Französischen, Italieni-
schen als auch im Englischen steht AFRI für die beiden ersten, kenn-
zeichnenden Silben des Begriffs "Afrika" beziehungsweise "afrika-
nisch" und wird die Silbe "Afri-" aufgrund der vorliegenden Beweismit-
tel für keine weiteren möglichen Bedeutungen verwendet. Es kann da-
her mit der Vorinstanz festgehalten werden, dass der Zeichenbestand-
teil AFRI ein bekanntes und verbreitetes Wortbildungselement ist, um
auf den Begriff "Afrika" hinzuweisen. Nach dem englischen etmyologi-
schen Wörterbuch ist AFRI (Plural von "Afer") zudem die Bezeichnung
für die antike Bevölkerung von Nordafrika (THE CONCISE OXFORD
DICTIONARY OF ENGLISH ETYMOLOGY, Oxford 2003, S. 8). Diese Bedeutung
dürfte den massgebenden Verkehrskreisen jedoch kaum bekannt sein.
Der zweite Bestandteil, COLA, ist zum einen die Bezeichnung für die
Nuss des Colabaums, zum andern ein generischer Begriff für die Be-
zeichnung von kohlensäurehaltigen Getränken, die aus Extrakten der
Colanuss bzw. Colapflanze hergestellt werden (GRAND LAROUSSE UNIVER-
SEL, Bd. 4, Paris 1991, LE GRAND ROBERT DE LA LANGUE FRANÇAISE, Bd. 5,
Paris 1991, S. 893, vgl. auch DUDEN, Die deutsche Rechtschreibung,
23. Aufl., Mannheim 2004, S. 263). Die Ursprungsregion der Colapflan-
ze ist Westafrika (PHILIP R. ASHURST [Hrsg.], Chemistry and Technology
of Soft Drinks and Fruit Juices, 2. Aufl., Oxford 2005, S. 326, JAMES A.
DUKE, Handbook of Nuts, Boca Raton 2001, S. 107, ALBERT Y. LEUNG/
STEVEN FOSTER, Encyclopedia of Common Natural Ingredients Used in
Food, Drugs and Cosmetics, 2. Aufl., New Jersey 2003, S. 332). Die
Extrakte der Colanuss werden nicht nur in Getränken, sondern auch in
Backwaren, Süssigkeiten, gefrorenen Desserts, Gelatine und Pudding
verwendet (DUKE, a.a.O., S. 107, LEUNG/FORSTER, a.a.O., S. 332). Die
Samen der Colanuss finden auch als Gewürz Verwendung (DUKE,
a.a.O, S. 107). Der hauptsächliche aktive Grundbestandteil von Cola
ist Coffein (LEUNG/FOSTER, a.a.O., S. 332, ASHURST, a.a.O., S. 326), wo-
bei die Sorte "Cola Nitida" am meisten Coffein enthält und insbeson-
dere in den USA für die Herstellung von nichtalkoholischen Getränken
verwendet wird (DUKE, a.a.O., S. 110).
Seite 14
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7.
7.1 Im vorliegenden Fall ist zuerst zu prüfen, ob die Marke AFRI-CO-
LA durch ihren Zeichenbestandteil AFRI bei den massgeblichen Ab-
nehmerkreisen eine Herkunftserwartung weckt, mit anderen Worten
als Herkunftsangabe im Sinne von Art. 47 Abs. 1 MSchG verstanden
wird. Dabei ist einerseits gerichtsnotorisch, dass der Kontinent Afrika
in der Schweiz allgemein bekannt ist. Ebenso notorisch ist anderseits,
dass zwischen Afrika und der Schweiz eine erhebliche Distanz (rund
4'000 km im Durchschnitt) liegt und dass die afrikanischen Länder
deshalb nicht zu den naheliegendsten und primären Handelspartnern
der Schweiz gehören.
7.2 Für die Waren glace à rafraîchir, glaces comestibles et prépara-
tions essentiellement à base de glaces comestibles, crèmes glacées,
glaces à la crème, sorbets und vacherins kommt aus der Sicht der
Schweizer Abnehmer der Kontinent Afrika nicht oder kaum als Produk-
tions-, Fabrikations- oder Handelsort in Frage, da solche Speisen
rasch verderben und darum nicht über derart weite Entfernungen
transportiert werden. Mit dieser Erfahrung stimmt überein, dass ent-
sprechende Eintragungen in der Importstatistik "Swiss-Impex" gänzlich
fehlen. Ebenso werden succédanées de café, tapioca, pain, pâtisserie
et confiserie, sirop de mélasse, sauces (condiments), levure, poudre
pour faire lever, miel, moutard, vinaigre, sucreries, chocolat, produits
au chocolat y compris les produits au chocolat fourrés, pralines, y
compris celles fourrées aux fruits, au café, aux boissons sans alcool,
au vin et/ou autres spiritueux ainsi que celles à base de lait ou produ-
its laitiers, notament de yaourt, und bonbons (Klasse 30) in der Regel
nicht aus Afrika in die Schweiz importiert, weshalb die Importzahlen
für diese Waren nach den Auszügen aus "Swiss-Impex" entsprechend
tief sind. Es liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass sich die Einfuhr
in Bezug auf die obgenannten Waren in naher Zukunft ändern wird.
Deshalb ist nicht davon auszugehen, dass die massgeblichen Schwei-
zer Abnehmer mit dem Zeichen AFRI-COLA in Bezug auf diese Waren
eine Herkunftserwartung verbinden.
Da von der Anmeldung für "farines et préparations faites de céréales"
die unter diesen Begriff fallenden Mais- und Couscousprodukte nicht
ausgenommen wurden, Mais und Couscous nicht als nebensächliche
Randprodukte jener Kategorie angesehen werden können und gemäss
der vorgelegten Importstatistik in nicht geringen Mengen aus afrikani-
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schen Ländern importiert werden, ist Afrika in Bezug auf farines et
préparations faites de céréales insgesamt als Produktions- und Han-
delsort festzustellen. Gleich verhält es sich mit mélanges à tartiner es-
sentiellement fabriqués à base de produits compris dans la classe
(Klasse 29), wofür ein relevanter Import aus Afrika für Konfitüren aus
Früchten ausgewiesen ist. Auch diese Waren wurden nicht von der An-
meldung ausgenommen und stellen eine wesentliche Spielart von mé-
langes à tartiner essentiellement fabriqués à base de produits compris
dans la classe in Klasse 29 dar.
Anders verhält es sich bei pâtisseries de longue conservation, no-
tamment gâteaux prêts à la consommation et gaufres. Auch wenn die
Importstatistik zeigt, dass aus Nordafrika Hostien importiert werden,
die zwar unter diesen Oberbegriff fallen, aber auf anderen Verkehrswe-
gen vertrieben und für religiöse Zwecke gebraucht werden, werden
alle massgeblich unter pâtisseries de longue conservation, notamment
gâteaux prêts à la consommation et gaufres fallenden Waren nicht aus
afrikanischen Ländern importiert und ist Afrika deshalb insgesamt
nicht als Handels- und Produktionsort solcher Waren zu qualifizieren.
Für die Waren café, thé, sagou, sel und riz wurde Afrika als Produk-
tions- und Handelsort hingegen, auch durch die Angaben der beiden
Fair trade-Unternehmen, ausreichend ausgewiesen und kann auch an-
genommen werden, dass die Verkehrskreise in Zusammenhang mit
diesen Waren entsprechende Handelsbeziehungen erwarten. Beson-
ders häufig werden der Importstatistik zufolge die Waren cacao, sucre
und épices aus Afrika in die Schweiz importiert. Für diese Waren so-
wie für farines et préparations faites de céréales (Klasse 30) und mé-
langes à tartiner essentiellement fabriqués à base de produits compris
dans la classe (Klasse 29) ist daher im nächsten Schritt zu prüfen, ob
die massgeblichen Schweizer Abnehmerkreise aus anderen Gründen
mit dem Zeichen AFRI-COLA keine Herkunftserwartung verbinden, mit
anderen Worten, ob eine Ausnahmekategorie gemäss der Yukon-
Rechtsprechung des Bundesgerichts (BGE 128 III 459 f. E. 2.1.1-2.1.6
Yukon) vorliegt.
7.3 Zu einem möglichen Symbolgehalt beziehungsweise zu einer
möglichen Typenbezeichnung oder Gattungsbezeichnung des Zei-
chens AFRI-COLA für die beanspruchten Waren mélanges à tartiner
essentiellement fabriqués à base de produits compris dans la classe
(Klasse 29), café, thé, sagou, sel, riz, sucre, cacao, épices oder fari-
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nes et préparations faites de céréales (Klasse 30) äussert sich die Be-
schwerdeführerin nicht, noch reicht sie diesbezüglich Belege ein. Aus
den Auszügen der Vorinstanz aus betreffend einer
möglichen Mehrdeutigkeit des Zeichenbestandteils AFRI lässt sich we-
der ein Verständnis als Symbolgehalt, Typenbezeichnung noch als
Gattungsbezeichnung für die beanspruchten Waren ableiten. Auch ver-
mag der Zeichenbestandteil COLA den Gesamteindruck der angefoch-
tenen Marke nicht derart zu verändern, dass die massgeblichen Ab-
nehmer von mélanges à tartiner essentiellement fabriqués à base de
produits compris dans la classe (Klasse 29), café, thé, sagou, sel, riz,
sucre, cacao, épices oder farines et préparations faites de céréales
(Klasse 30) mit dem Zeichenbestandteil AFRI keine Herkunftserwar-
tung mehr verbinden würden. Folglich kann als glaubhaft festgehalten
werden, dass die massgeblichen Schweizer Abnehmer mit dem Zei-
chen AFRI-COLA für die Waren mélanges à tartiner essentiellement
fabriqués à base de produits compris dans la classe (Klasse 29), café,
thé, sagou, sel, riz, sucre, cacao, épices und farines et préparations
faites de céréales (Klasse 30) eine Herkunftserwartung verbinden.
7.4 Zusammenfassend ergibt sich, dass für die massgeblichen
Schweizer Abnehmer in Bezug auf die Waren glace à rafraîchir, glaces
comestibles et préparations essentiellement à base de glaces comes-
tibles, crèmes glacées, glaces à la crème, sorbets, vacherins, succé-
danées de café, tapioca, pain, pâtisserie et confiserie, sirop de mélas-
se, levure, poudre pour faire lever, sauces (condiments), miel, mou-
tard, vinaigre, sucreries, chocolat, produits au chocolat y compris les
produits au chocolat fourrés, pralines, y compris celles fourrées aux
fruits, au café, aux boissons sans alcool, au vin et/ou autres spiritueux
ainsi que celles à base de lait ou produits laitiers, notamment de ya-
ourt, pâtisseries de longue conservation, notamment gâteaux prêts à
la consommation et gaufres und bonbons (Klasse 30) das Zeichen
AFRI-COLA nicht mit einer Herkunftserwartung im Sinne eines afrika-
nischen Produktions- und Handelsorts verbinden.
Hingegen stellt das Zeichen AFRI-COLA bezüglich mélanges à tarti-
ner essentiellement fabriqués à base de produits compris dans la clas-
se (Klasse 29), café, thé, sagou, sel, sucre, riz, cacao, épices und fari-
nes et préparations faites de céréales (Klasse 30) eine Herkunftsanga-
be im Sinne von Art. 47 Abs. 2 MSchG dar. Da das Waren- und Dienst-
leistungsverzeichnis insoweit nicht auf Waren afrikanischer Herkunft
beschränkt wurde, ist die angefochtene Marke für diese Waren irre-
Seite 17
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führend, weil sie die Käuferschaft zur Annahme verleitet, die Ware
stamme aus Afrika, obschon dies in Wirklichkeit nicht zwingend der
Fall ist.
8.
Weiter ist zu prüfen, ob das Zeichen AFRI-COLA für die beanspruch-
ten Waren sachlich irreführend ist (Art. 2 Bst. c MSchG). Da der haupt-
sächliche aktive Grundbestandteil von Cola Coffein ist (LEUNG/FOSTER,
a.a.O., S. 332, ASHURST, a.a.O., S. 326), was erfahrungsgemäss einem
grossen Teil der massgeblichen Abnehmerkreise bekannt ist, wirkt der
Zeichenbestandteil COLA sachlich offensichtlich irreführend für Waren,
die kein Coffein enthalten können.
Die Ware succédanés de café enthält definitionsgemäss keinen Kaf-
fee, sondern setzt sich aus Pulver aus geeigneten gerösteten stärke-
oder zuckerhaltigen Pflanzenteilen wie Zichorie, Getreide, Obst, Malz
oder Eicheln oder aus Zuckerarten oder Melasse zusammen (Art. 64
der Verordnung des EDI über alkoholfreie Getränke [insbesondere Tee,
Kräutertee, Kaffee, Säfte, Sirupe, Limonaden] vom 23. November
2005, SR 817.022.111). Diese Inhaltsstoffe enthalten kein Coffein (vgl.
insbesondere für Zichorie LEUNG/FOSTER, a.a.O., S. 161 ff.). Coffein ist
als Bestandteil geeignet, den Kaufentschluss massgeblich zu beein-
flussen (WILLI, a.a.O., Art. 2, N .18). Für diese Ware ist der Zeichenbe-
standteil COLA daher sachlich irreführend.
Für alle übrigen Waren, nämlich mélanges à tartiner essentiellement
fabriqués à base de produits compris dans la classe (Klasse 29), café,
thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, farines et préparations faites de
céréales, pain, pâtisserie et confiserie, miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments),
épices, glace à rafraîchir, glaces comestibles et préparations essenti-
ellement à base de glaces comestibles, crèmes glacées, glaces à la
crème, sorbets, vacherins, sucreries, chocolat, produits au chocolat y
compris les produits au chocolat fourrés, pralines, y compris celles
fourrées aux fruits, au café, aux boissons sans alcool, au vin et/ou au-
tres spiritueux ainsi que celles à base de lait ou produits laitiers, no-
tamment de yaourt, pâtisseries de longue conservation, notamment
gâteaux prêts à la consommation et gaufres und bonbons (Klasse 30)
ist die Verwendung eines colahaltigen Lebensmittelzusatzes hingegen
denkbar und der Zeichenbestandteil COLA darum sachlich nicht irre-
führend.
Seite 18
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9.
Schliesslich ist zu prüfen, ob das Zeichen AFRI-COLA für die bean-
spruchten Waren beschreibend und deshalb – unter dem Vorbehalt ei-
ner möglichen Verkehrsdurchsetzung – vom Markenschutz ausge-
schlossen ist (Art. 2 Bst. a MSchG). Die Frage der Unterscheidungs-
kraft der Marke im Zusammenwirken ihrer beiden Wortelemente, von
welchen keines das andere dominiert, kann jedoch aus folgenden
Gründen offengelassen werden.
Für die Waren glace à rafraîchir, glaces comestibles et préparations
essentiellement à base de glaces comestibles, crèmes glacées,
glaces à la crème, sorbets, vacherins, tapioca, pain, pâtisserie et con-
fiserie, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sauces (con-
diments), miel, moutard, vinaigre, sucreries, chocolat, produits au cho-
colat y compris les produits au chocolat fourrés, pralines, y compris
celles fourrées aux fruits, au café, aux boissons sans alcool, au vin et/
ou autres spiritueux ainsi que celles à base de lait ou produits laitiers,
notamment de yaourt, pâtisseries de longue conservation, notamment
gâteaux prêts à la consommation et gaufres und bonbons (Klasse 30)
stellt der Zeichenbestandteil AFRI ausgangsgemäss keine Herkunfts-
angabe im Sinne von Art. 47 Abs. 2 MSchG dar (vgl. oben E. 6.2-6.4),
weshalb er ein grundsätzlich schutzfähiges Zeichenelement ist. Der
Gesamteindruck des angefochtenen Zeichens ist daher nicht von ge-
meinfreien Elementen geprägt; weder ist ein beschreibender Bestand-
teil dominierend, noch sind beide Bestandteile gemeinfrei – wobei
auch deren Verbindung schutzunfähig ist (vgl. aber BGE 112 II 76 E.
3.b Coca-Cola Classic, wo die Kombination der beschreibenden Zei-
chenelemente Coca, Cola und Classic bzw. Cherry als nicht schutz-
fähig erachtet wurde). Das Zeichen AFRI-COLA ist für die genannten
Waren folglich schutzfähig.
Für die Waren mélanges à tartiner essentiellement fabriqués à base
de produits compris dans la classe (Klasse 29), café, thé, sagou, sel,
sucre, riz, cacao, épices und farines et préparations faites de céréales
(Klasse 30) für die der Zeichenbestandteil AFRI geografisch irrefüh-
rend ist, kann hingegen offengelassen werden, ob das angefochtene
Zeichen AFRI-COLA auch beschreibend im Sinne von Art. 2 Bst. a
MSchG ist, da bereits gestützt auf Art. 2 Bst. c MSchG der Marken-
schutz verweigert werden muss. Gleich verhält es sich für die Ware
succédanées de café, wofür der Zeichenbestandteil COLA sachlich ir-
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reführend ist. Auch für diese Ware kann das Zeichen AFRI-COLA be-
reits gestützt auf Art. 2 Bst. c MSchG nicht geschützt werden.
10.
Die Beschwerdeführerin beruft sich weiter auf den Gleichbehandlungs-
grundsatz gemäss Art. 8 der Bundesverfassung der Schweizerischen
Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101) und den Grund-
satz des Vertrauens ins Verwaltungshandeln mit Bezug auf eigene, un-
angefochtene, vergleichbare Voreintragungen sowie ausländische Ein-
tragungen der Marke AFRI-COLA. Das Bundesgericht hat in ständiger
Praxis einen Anspruch auf Gleichbehandlung mit Bezug auf frühere
Entscheide über Markeneintragungen und auf die Eintragung des Zei-
chens in anderen Ländern verneint. Massgebend sei einzig der Ein-
druck, den das Zeichen beim schweizerischen Publikum hinterlasse
(zuletzt in Urteil des Bundesgerichts 4A.265/2007 vom 26. September
2007 E. 2.5 American Beauty). Eine Gleichbehandlung im Unrecht wä-
re einzig denkbar, wenn die Vorinstanz in ständiger Praxis vom Gesetz
abweichen und zu erkennen geben würde, dass es auch in Zukunft
nicht gesetzeskonform entscheiden würde (Urteil des Bundesgerichts
vom 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 4.3 Firemaster, Urteile des
Bundesverwaltungsgerichts B-7407/2006 vom 18. September 2007 E.
6 Toscanella und B-7395/2006 vom 16. Juli 2007 E. 11 ff. Projob). Eine
solche Ausnahme liegt im vorliegenden Fall nicht vor.
11.
Die Beschwerde ist damit teilweise gutzuheissen. Die Verfügung vom
11. Januar 2006 ist teilweise aufzuheben und die Vorinstanz anzu-
weisen, das Zeichen AFRI-COLA für die Waren glace à rafraîchir,
glaces comestibles et préparations essentiellement à base de glaces
comestibles, crèmes glacées, glaces à la crème, sorbets, vacherins,
tapioca, pain, pâtisserie et confiserie, sirop de mélasse, levure, poud-
re pour faire lever, sauces (condiments), miel, moutard, vinaigre, su-
creries, chocolat, produits au chocolat y compris les produits au cho-
colat fourrés, pralines, y compris celles fourrées aux fruits, au café,
aux boissons sans alcool, au vin et/ou autres spiritueux ainsi que cel-
les à base de lait ou produits laitiers, notamment de yaourt, pâtisse-
ries de longue conservation, notamment gâteaux prêts à la consom-
mation et gaufres und bonbons (Klasse 30) im Markenregister einzu-
tragen. In Bezug auf die Waren mélanges à tartiner essentiellement fa-
briqués à base de produits compris dans la classe (Klasse 29), café,
thé, sagou, sel, sucre, riz, cacao, épices, farines et préparations faites
Seite 20
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de céréales und succédanées de café (Klasse 30) ist die Beschwerde
hingegen abzuweisen.
12.
Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streit-
sachen, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien
festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom
11. Dezember 2006 über die Kosten und Entschädigungen vor dem
Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Markeneintra-
gungen geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst
sich folglich nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des
Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungs-
werten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden
Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und
Fr. 100'000.- angenommen werden darf (BGE 133 III 492 E. 3.3 mit
weiteren Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorlie-
genden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhalts-
punkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke.
Da die Beschwerdeführerin nur teilweise obsiegt, ist ihr ein angemes-
sener Teil der Gerichtskosten aufzuerlegen.
13.
Besteht keine unterliegende Gegenpartei, ist die Parteientschädigung
derjenigen Körperschaft oder autonomen Anstalt aufzuerlegen, in de-
ren Namen die Vorinstanz verfügt hat (Art. 64 Abs. 2 VwVG). Nach Art.
1 des Bundesgesetzes über Statut und Aufgaben des Eidgenössi-
schen Instituts für Geistiges Eigentum (IGEG; SR 172.010.31) handelt
die Vorinstanz als autonome Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit.
Sie ist in eigenem Namen mit dem Vollzug des Markenschutzgesetzes
beauftragt (Art. 2 Abs. 1 Bst. a und b IGEG). Gestützt darauf erliess sie
die angefochtene Verfügung in eigenem Namen und erhob auch in ei-
genem Namen die dafür vorgesehene Gebühr. Die Vorinstanz kann da-
her zur Zahlung einer Parteientschädigung verpflichtet werden. Da die
Beschwerdeführerin teilweise obsiegt hat, rechtfertigt es sich, ihr zu-
lasten der Vorinstanz eine reduzierte Parteientschädigung in der Höhe
von Fr. 1'300.- (inkl. MWST) zuzusprechen.
Seite 21
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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Ziff. 1 der Verfügung vom
11. Januar 2006 wird teilweise aufgehoben, und die Vorinstanz wird
angewiesen die Marke AFRI-COLA für die Waren glace à rafraîchir,
glaces comestibles et préparations essentiellement à base de glaces
comestibles, crèmes glacées, glaces à la crème, sorbets, vacherins,
tapioca, pain, pâtisserie et confiserie, sirop de mélasse, levure, poud-
re pour faire lever, sauces (condiments), miel, moutard, vinaigre, su-
creries, chocolat, produits au chocolat y compris les produits au cho-
colat fourrés, pralines, y compris celles fourrées aux fruits, au café,
aux boissons sans alcool, au vin et/ou autres spiritueux ainsi que cel-
les à base de lait ou produits laitiers, notamment de yaourt, pâtisse-
ries de longue conservation, notamment gâteaux prêts à la consom-
mation et gaufres und bonbons (Klasse 30) ins Markenregister ein-
zutragen. Soweit weitergehend wird die Beschwerde abgewiesen und
die angefochtene Verfügung bestätigt.
2.
Der Beschwerdeführerin werden die Gerichtskosten teilweise, in der
Höhe von Fr. 800.- (inkl. MWST), auferlegt. Sie werden mit dem von
der Beschwerdeführerin geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 2'500.-
verrechnet. Der Restbetrag von Fr. 1'700.- wird der Beschwerdeführe-
rin nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückerstat-
tet.
3.
Die Vorinstanz hat der Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung
in der Höhe von Fr. 1'300.- (inkl. MWST) zu erstatten.
4.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstat-
tungsformular)
- die Vorinstanz (Ref.: IR Nr. 820'386 AFRI-COLA; Gerichtsurkunde)
- das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkun-
de)
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die folgende Seite verwiesen.
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Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
David Aschmann Katja Stöckli
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim
Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt
werden (Art. 72 Abs. 2 Bst. b Ziff. 2, 90 ff. und 100 des Bundesgerichts-
gesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift hat
die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die
Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweis-
mittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizule-
gen (vgl. Art. 42 BGG).
Versand: 3. Oktober 2008
Seite 23