Cour II
B-7413/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 o c t o b r e 2 0 0 8
Bernard Maitre (président du collège), Marc Steiner,
David Aschmann, juges,
Vanessa Thalmann, greffière.
1. X._______ SA,
2. Y._______ AG,
représentées par Griffes Consulting SA,
recourantes,
contre
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI),
Stauffacherstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Rejet de la demande d'enregistrement de la marque
suisse n° 03419/2004 MADISON.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-7413/2006
Faits :
A.
Le 4 octobre 2004, X._______ SA et Y._______ AG (ci-après : les
requérantes ou les recourantes) ont déposé auprès de l'Institut
Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après : l'IPI ou l'Institut
fédéral) une demande d'enregistrement de la marque verbale
"MADISON" pour les services des classes 35 – gestion des affaires
commerciales et administration commerciale – et 36 – affaires
financières, affaires monétaires, affaires bancaires et affaires
immobilières.
Le 3 novembre 2004, l'IPI a signalé aux requérantes son intention de
rejeter la requête d'enregistrement. Selon lui, le terme "MADISON", en
tant que désignation géographique, à savoir la capitale de l'Etat
fédéral du Wisconsin aux Etats-Unis d'Amérique, appartient au
domaine public. L'IPI remarquait par ailleurs qu'il existait un risque de
tromperie dans la mesure où les destinataires des services pourraient
être trompés quant à leur provenance.
Le 29 décembre 2004, les requérantes ont contesté la position de
l'autorité inférieure et l'ont invitée à revenir sur sa décision. Elles
alléguaient notamment que le terme "MADISON" n'était pas associé à
une indication géographique claire et nette puisqu'il était également
utilisé pour désigner des localités situées aux Etats-Unis et au
Canada ; qu'il faisait en outre allusion à un prénom qui signifie en
anglais "fils de Maude" ainsi qu'à un nom de famille signifiant
également "fils de Matthieu, de Madde, de Maude ou de Mathilde" ; et
qu'enfin, il indiquait une danse et une sorte de course cycliste sur
piste. Selon les requérantes, la marque litigieuse est un terme de
fantaisie dans la mesure où il existe, d'une part, plusieurs marques
suisses et internationales enregistrées qui portent le nom "MADISON"
et, d'autre part, plusieurs entreprises inscrites au Registre du
commerce dont le nom comporte l'élément "MADISON". Enfin, de
nombreux hôtels en Europe porteraient le nom de "MADISON", ce qui
démontrerait son caractère fantaisiste.
Par pli du 18 juillet 2005, l'IPI a répondu aux arguments des
requérantes. Il y soutenait que "MADISON" constitue une indication
géographique connue du consommateur suisse qui l'appréhende en
outre comme une indication de provenance directe ; dite indication
Page 2
B-7413/2006
serait donc susceptible d'éveiller l'attente que les services attachés à
la marque proviennent des Etats-Unis d'Amérique. L'autorité inférieure
souligna par ailleurs qu'il existait un risque de tromperie du
consommateur, motif pris que les conditions légales en matière de
provenance n'étaient pas remplies dans le cas d'espèce.
S'agissant des enregistrements antérieurs, l'Institut fédéral releva en
particulier que le principe de l'égalité de traitement ne pouvait être
invoqué que si les signes étaient effectivement comparables et s'ils
avaient été déposés pour des produits ou services comparables. Et il
ajouta que des différences même mineures pouvaient avoir
d'importantes conséquences sur le caractère distinctif d'un signe. Pour
l'IPI, les marques suisses signalées par les requérantes ne sont pas
comparables étant donné qu'aucune d'entre elles utilise uniquement le
nom "MADISON". Quant aux marques internationales, elles ne se
rapporteraient à aucun des services pour lesquels les requérantes ont
demandé l'enregistrement en Suisse.
Le 13 septembre 2005, les requérantes ont à nouveau contesté le
point de vue de l'autorité inférieure. S'appuyant sur une série de
documents, elles soutenaient en substance que l'acheteur suisse
moyen ne reconnaissait pas dans le terme "MADISON" la capitale du
Wisconsin ; qu'il y percevait au contraire différentes significations
(prénom, nom, danse, différentes localités) ; qu'enfin, il s'agissait
d'une marque de fantaisie.
Le 24 janvier 2006, l'IPI a informé les requérantes de son intention de
rendre une décision négative.
B.
Par décision du 11 avril 2006, l'IPI a rejeté la demande
d'enregistrement de la marque suisse n° 03419/2004 pour tous les
services revendiqués.
L'autorité inférieure reprend pour l'essentiel les arguments développés
dans ses précédents courriers : le signe "MADISON" appartient au
domaine public ; il risque de tromper le consommateur ; enfin, le refus
d'enregistrer la marque litigieuse ne constitue pas une violation du
principe de l'égalité de traitement au regard des enregistrements
antérieurs.
Page 3
B-7413/2006
En ce qui concerne le premier argument, l'IPI relève en substance que
lorsqu'un signe a plusieurs sens, il ne peut pas être enregistré si au
moins l'une de ses acceptions constitue un renvoi immédiat à une
caractéristique du service concerné. Selon lui, "MADISON", en tant
que capitale de l'Etat du Wisconsin connue dans le monde estudiantin,
a une importance politique considérable. Sur son territoire seraient
sises des entreprises actives notamment en matières financières,
commerciales, bancaires et monétaires, soit des secteurs touchés par
les services revendiqués. Ainsi, aux yeux de l'Institut fédéral, il ne fait
aucun doute que le signe "MADISON" sera en premier lieu compris
par les consommateurs suisses comme un renvoi à la capitale du
Wisconsin et non point comme un renvoi à une danse, relativement
populaire, ou à un prénom, peu porté en Suisse, voire à une autre
localité.
A propos du deuxième argument, l'Institut fédéral signale que le fait
qu'un élément du signe soit propre à induire le public en erreur
implique que tout le signe ne peut pas être protégé en tant que
marque. Comme le terme "MADISON" éveille des attentes quant à la
provenance des services auprès du consommateur suisse alors que
les conditions légales concernant la provenance ne sont pas remplies,
il y a risque de tromperie auprès du consommateur suisse.
S'agissant enfin du troisième argument, l'IPI ajoute que les marques
suisses citées par les requérantes comportent d'autres éléments qui
rendent l'ensemble distinctif ; qu'aucune des marques internationales
concernent les services désignés en l'espèce ; et qu'enfin, il a pu
constater, après avoir procédé à une recherche approfondie sur les
marques utilisant des prénoms cités par les requérantes, qu'il ne
s'agissait ni de villes importantes ni d'endroits marquants.
C.
Par écritures du 12 mai 2006, X._______ SA et Y._______ AG
recourent contre cette décision auprès de la Commission fédérale de
recours en matière de propriété intellectuelle (ci-après : CREPI ou la
Commission de recours). Elles concluent à l'annulation de la décision
querellée, au caractère enregistrable de la marque "MADISON" pour
des services des classes internationales 35, à savoir pour la gestion
des affaires commerciales, l'administration commerciale, et 36 pour les
affaires financières, monétaires, bancaires et immobilières, ainsi qu'à
Page 4
B-7413/2006
l'octroi d'une indemnité pour dépens qui ne sera pas inférieure à
Fr. 5'000.-.
A l'appui de leur recours, les sociétés prénommées font valoir en bref
que l'effet qu'une marque peut produire sur l'acheteur suisse moyen
est déterminant pour savoir si elle indique la provenance du service ou
si elle n'est que pur nom de fantaisie. Dans ce contexte, elles
allèguent que le terme "MADISON" n'évoque pas de manière
prédominante la capitale du Wisconsin dans l'esprit du
consommateur ; que ce dernier ignorerait d'ailleurs souvent qu'il s'agit
de la capitale du Wisconsin ; que ce terme renvoie d'abord au prénom
qui se serait répandu en Europe vers le début des années 2000,
ensuite au patronyme "MADISON", très répandu aux Etats-Unis,
troisièmement, à différents lieux dont la capitale du Wisconsin et,
enfin, aux autres significations telles que la danse ou la course
cycliste. Elles ajoutent que si les personnes portant ce prénom ne sont
pas inscrites dans les bottins téléphoniques, c'est parce qu'elles
n'auraient pas encore atteint leur majorité.
Les recourantes prétendent qu'il est erroné d'admettre que le terme
litigieux sera perçu comme une indication de provenance par le
consommateur suisse. Très répandu dans les pays anglo-saxons pour
désigner une ville, une rue ou une avenue, le terme "MADISON" ne
serait pas clairement perçu par le consommateur comme un lieu
géographique précis. Dans ce contexte, les recourantes allèguent qu'il
existe 21 localités aux Etats-Unis qui portent ce nom et que l'on
rencontre ce terme dans d'autres pays anglo-saxons comme en
Grande-Bretagne, en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Canada.
Elles en déduisent que l'impossibilité de décider en faveur de l'une de
ces nombreuses indications géographiques et d'écarter les autres
semble clairement démontrer que le terme "MADISON" ne peut pas
être considéré comme une indication de provenance. Les recourantes
contestent enfin que la ville de Madison puisse être considérée par le
consommateur suisse moyen comme une référence à la provenance
des services dans les classes 35 et 36.
En ce qui concerne l'effet trompeur du signe "MADISON", les
recourantes allèguent que cet argument est erroné aux motifs qu'il
s'agit d'un terme de fantaisie et que le consommateur moyen ignore
qu'il désigne la capitale du Wisconsin. Elles prétendent enfin que pour
les services tels que la gestion des affaires commerciales,
Page 5
B-7413/2006
l'administration commerciale, les affaires financières, monétaires,
bancaires ou immobilières, le consommateur suisse moyen n'a pas
d'attentes particulières par rapport à la provenance desdits services.
D.
Dans sa réponse du 3 août 2006, l'IPI conclut au rejet du recours sous
suite de frais. Dite autorité souligne que le défaut de caractère
distinctif concret s'apprécie selon la perception présumée de ses
destinataires, alors que le besoin de disponibilité se fonde sur les
besoins présumés des concurrents. Les recourantes affirmeraient
donc à tort qu'il faut se baser uniquement sur l'effet d'une marque
auprès du consommateur suisse moyen pour déterminer si elle indique
la provenance des services ou si elle doit être assimilée à un terme de
fantaisie.
L'Institut fédéral ne conteste pas que le terme "MADISON" puisse
avoir plusieurs significations. Il constate néanmoins que l'une d'entre
elles renvoie à la capitale de l'Etat du Wisconsin et que, dans cette
acception, ledit terme livre une information sur la provenance des
services désignés. Pour l'IPI, les milieux intéressés par les services
désignés sous le signe "MADISON" sont, d'une part, les
consommateurs moyens et les preneurs avisés et versés dans les
affaires, et, d'autre part, les concurrents, les intermédiaires ou les
brokers. Le fait que Madison soit un nom ou un prénom populaire aux
USA ne permet pas de conclure qu'il sera perçu comme tel en Suisse
par l'ensemble des milieux intéressés dès lors que les recherches
effectuées sur Twixtel révèlent qu'en Suisse, aucun adulte ne le porte
comme prénom et seulement quatre comme nom.
L'IPI soutient qu'une partie des milieux intéressés connaissent
Madison dans le Wisconsin ; il ajoute qu'il ne s'agit pas d'une ville
reculée, dénuée d'intérêt ou peu habitée, mais qu'elle jouit d'un intérêt
touristique puisqu'elle fait partie de la région "des Grands Lacs". Le fait
qu'il existe d'autres localités, rues, parcs ou lacs appelés Madison
n'empêcherait pas que Madison en tant que capitale du Wisconsin
prédomine l'impression d'ensemble, car les autres lieux portant ce
nom n'auraient pas l'importance politique, économique et
démographique de la capitale du Wisconsin ; de plus, il ne serait pas
utilisé seul mais en combinaison avec d'autres indications comme
p. ex. dans "Madison Park" ou "Madison Avenue".
Page 6
B-7413/2006
Selon l'autorité inférieure, la réputation particulière d'un lieu pour des
services ou des biens n'est pas une condition pour admettre
l'appartenance d'un nom géographique au domaine public. De plus,
comme dans les domaines des assurances et des finances, les milieux
intéressés sont souvent confrontés à des prestataires de services dont
le nom comporte une indication géographique p. ex. "Vaudoise",
"Zurich" ou "Winterthur" ; dès lors, les destinataires des services
concernés s'attendront à ce que lesdits services soient rendus en
Suisse par une entreprise provenant de Madison dans le Wisconsin.
L'IPI souligne enfin que le mot "MADISON" doit rester à la libre
disposition de tous les concurrents intervenant sur le marché dès lors
que ce besoin est actuel et futur pour la capitale du Wisconsin. De
plus, le fait qu'il existe plusieurs Madison dans le monde accroîtrait
encore le besoin de libre disposition.
S'agissant du risque de tromperie, l'IPI relève que, de par son
importance politique, géographique et touristique, Madison est connue
des destinataires suisses qui verront pour les services proposés un
renvoi à une indication géographique et non à un terme fantaisiste,
dès lors que le terme en cause n'a pas acquis un deuxième sens qui
renverrait à une entreprise et qui serait prédominant par rapport à
l'indication géographique.
E.
Par pli du 24 novembre 2006, la Commission de recours a transmis
l'affaire au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa
compétence à compter du 1er janvier 2007. Dans le même courrier, elle
a imparti aux recourantes un délai au 16 janvier 2007 pour présenter
une réplique.
F.
Dans leur réplique du 12 janvier 2007, les recourantes soutiennent
que le signe litigieux a un caractère distinctif suffisant dans la mesure
où il est manifeste que le terme "MADISON" a, pour le public suisse,
plusieurs significations dont aucune d'entre elles ne l'emporte de
manière déterminante sur les autres. Le public suisse ignorerait que
Madison est la capitale du Wisconsin comme cela résulte d'un
sondage effectué auprès de plusieurs personnes : seule une minorité
pouvait associer ce terme à une localité, sans toutefois être à même
de préciser qu'il s'agit de la capitale de l'Etat du Wisconsin.
"MADISON" serait donc un signe fantaisiste.
Page 7
B-7413/2006
Les recourantes allèguent en outre qu'aux yeux du public suisse et
des milieux intéressés, la capitale du Wisconsin ne bénéficie pas
d'une renommée particulière dans les domaines financiers, bancaires,
immobiliers et commerciaux, comme c'est notamment le cas de villes
où siège une bourse ou qui constituent le pôle financier d'un pays.
Ainsi, la marque "MADISON" ne constituerait pas une indication de
provenance mais un signe fantaisiste.
S'agissant enfin de la libre disposition du signe litigieux, les
recourantes prétendent que, comme le terme "MADISON" est
fantaisiste, il n'a pas besoin de rester à la libre disposition des
concurrents. De plus, dans le cas particulier, la libre disposition aurait
déjà été examinée par différentes autorités étrangères qui auraient nié
l'existence d'un tel besoin puisqu'elles auraient toutes admis la
marque litigieuse à l'enregistrement : aux Etats-Unis pour les classes
35 et 36 au nom de sociétés dont le siège n'est pas dans le
Wisconsin, en Grande-Bretagne et en Australie également pour les
mêmes classes, alors même qu'il s'agit d'un nom géographique
existant dans leur pays.
G.
Le 25 janvier 2007, le Tribunal administratif fédéral a informé les
parties qu'il reprenait le traitement du recours, a désigné les membres
du collège appelé à statuer et a imparti à l'IPI un délai au 23 février
2007 pour déposer une duplique.
H.
Dans sa duplique du 21 février 2007, l'IPI renvoie pour l'essentiel aux
arguments développés dans sa réponse du 3 août 2006. Pour le reste,
il signale que les nouveaux moyens de preuve produits par les
recourantes ne sont pas suffisants pour l'amener à reconsidérer sa
décision. A propos des enregistrements opérés à l'étranger, il relève
qu'il est de jurisprudence constante que les décisions étrangères n'ont
pas, en Suisse, valeur de précédent dès lors que la pratique de l'IPI,
confirmée par le Tribunal fédéral, n'est pas comparable à celle des
offices étrangers.
Le 8 mars 2007, le Tribunal administratif fédéral a transmis aux
recourantes cette duplique.
Page 8
B-7413/2006
I.
Par ordonnance du 22 janvier 2008, le juge instructeur a invité les
recourantes et l'autorité inférieure à fournir des preuves probantes
permettant de répondre aux questions suivantes : quelle est
l'importance de l'indication géographique "Madison" en tant que
capitale de l'Etat du Wisconsin aux Etat-Unis? (notamment
emplacement dans le pays, nombre d'habitants, superficie, importance
économique de la région / de la ville) ; quels services, parmi ceux
revendiqués dans les classes 35 et 36, sont aujourd'hui ou le seront
dans un futur proche, produits ou proposés à Madison (Wisconsin) ou
importés pour être vendus en Suisse, dans une mesure
considérable? ; dans quelle(s) signification(s) le terme "MADISON"
est-il employé en Suisse et comment est-il compris par le public
suisse? Dans la mesure où il est admis et non contesté que le terme
"MADISON" comporte plusieurs acceptions, à quelle fréquence et par
qui sont utilisées ces différentes significations dans la presse
quotidienne suisse ou dans d'autres publications représentatives au
regard de l'usage de la langue?
Les recourantes et l'autorité inférieure ont répondu en date du
5 février 2008, respectivement du 31 mars 2008, en produisant un
certain nombre de preuves, lesquelles seront examinées ci-après.
J.
Les recourantes n'ayant pas présenté de demande pour des débats
publics, il est admis qu'elles y ont renoncé tacitement.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1 ;
ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-
rechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 410).
1.1 A teneur de l'art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en vigueur depuis le 1er janvier
2007, les recours pendants devant les anciennes commissions
fédérales de recours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont
traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci
est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de
procédure.
Page 9
B-7413/2006
En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
l'espèce, l'acte attaqué est une décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. c
PA qui émane d'une autorité au sens de l'art. 33 let. e LTAF. Aucune
des clauses d'exception de l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs réalisée,
le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour statuer sur le
présent recours.
1.2 Les recourantes, qui ont pris part à la procédure devant l'autorité
inférieure, sont spécialement atteintes par cette décision et ont un
intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification
(art. 48 al. 1 let. a à c PA). La qualité pour recourir doit dès lors leur
être reconnue.
1.3 Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours,
à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11, 50 et 52 al. 1
PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss et 63
al. 4 PA) sont respectées.
Le recours est donc recevable.
2.
La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les
services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. Les mots, les
lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois
dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs,
peuvent en particulier constituer des marques (art. 1 de la loi fédérale
du 28 août 1992 sur la protection des marques [LPM, RS 232.11]).
L'art. 2 LPM énumère les motifs absolus d'exclusion de la protection
des marques. Sont exclus de la protection les signes appartenant au
domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les
produits ou les services concernés (let. a), les formes qui constituent
la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage
qui sont techniquement nécessaires (let. b), les signes propres à
induire en erreur (let. c) et les signes contraires à l'ordre public, aux
bonnes moeurs ou au droit en vigueur (let. d).
Page 10
B-7413/2006
2.1 Appartiennent au domaine public au sens de l'art. 2 let. a LPM, les
signes libres (ATF 130 III 113) et les indications de provenance
géographique (ATF 128 III 454), les signes banals (ATF 131 III 121)
ainsi que les indications génériques ou descriptives, soit les
références aux particularités et aux propriétés du produit (ATF 131 III
121 ; IVAN CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, Lausanne 2007,
p. 71 ss ; EUGEN MARBACH, in : ROLAND VON BÜREN / LUCAS DAVID [éd.],
Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, vol. III,
Kennzeichenrecht, Bâle 1996, Markenrecht, p. 33 ss ; LUCAS DAVID, in :
Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz /
Muster- und Modellgesetz, Bâle 1999, n° 5 ad art. 2 LPM ; CHRISTOPH
WILLI, in : Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen
Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und
internationalen Markenrechts, Zurich 2002, n° 34 ad art. 2 LPM).
Selon une jurisprudence constante, de tels signes ou de telles
indications doivent être directement mis en relation avec les produits
ou les services concernés et être compris sans effort particulier
d'imagination ou de réflexion pour être assimilés au domaine public
(ATF 129 III 225 consid. 5.1 Masterpiece, ATF 128 III 447 consid. 1.5
Première). L'appréciation doit se fonder sur l'impression que laisse le
signe sur les consommateurs ou sur les destinataires du produit
(ATF 128 III 447 consid. 1.6, ATF 116 II 609 consid. 2c Fioretto).
Les signes appartenant au domaine public se caractérisent par le fait
qu'ils sont a priori dépourvus de caractère distinctif ou assujettis au
besoin de disponibilité (ATF 131 III 121 consid. 4.1 ; ERIC MEIER, Motifs
absolus d'exclusion : la notion du domaine public dans une perspective
comparative, in : sic! 2005 Sonderheft 67 et les réf. citées ; sic! 2004
216 consid. 2 Grimselstrom, sic! 2005 463 consid. 3.2 C'est bon la
vie!).
Lors de l'examen de l'aptitude d'un signe à constituer une marque, on
tient compte de la fonction de la marque en tant qu'indication de
provenance : la marque n'a pas en premier lieu pour but de distinguer
des produits d'un genre identique ou différent, mais de signaler
clairement le fabriquant et l'entreprise qui sont à l'origine des produits
(ATF 114 II 171 consid. 2a). Autrement dit, la marque a d'abord pour
finalité l'individualisation des produits en fonction de leur origine
(ATF 122 III 382 ; KAMEN TROLLER, Précis du droit suisse des biens
immatériels, 2e éd., Bâle 2006, p. 62).
Page 11
B-7413/2006
2.2 Sont en outre exclus de la protection les signes propres à induire
en erreur (art. 2 let. c LPM). Une marque est trompeuse notamment
lorsqu'elle est composée en partie ou entièrement d'une dénomination
géographique de telle façon que le consommateur est amené à penser
que le produit vient du lieu ou du pays indiqué alors que ce n'est pas
le cas (ATF 128 III 454 consid. 2.2 Yukon, ATF 132 III 770 consid. 2.1
Colorado [fig.]). En d'autres termes, le signe formé d'un nom
géographique doit, pour être exclu de la protection, éveiller auprès du
milieu concerné certaines attentes quant à la provenance du produit
ou du service (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7408/2006 du
21 juin 2007 consid. 4.2 bticino [fig.] ; décision de l'ancienne CREPI du
9 octobre 2002 in sic! 2003 429 consid. 7 ÖKK Öffentliche
Krankenkassen Schweiz). Le Tribunal fédéral a défini dans l'arrêt
Yukon (ATF 128 III 454 consid. 2.1) six types d'indications
géographiques qui ne sont pas aptes à susciter une telle attente et
dont, par conséquent, l'utilisation ne sera pas trompeuse : les noms de
ville, de lieu, de territoire, de région ou de pays qui ne sont pas connus
en Suisse ; les noms qui, en raison de leur contenu symbolique
facilement reconnaissable, sont perçus comme des noms de fantaisie ;
les noms de lieu qui ne sont manifestement pas considérés comme un
lieu de production, de fabrication ou de commercialisation ; les noms
qui ne permettent pas de penser que l'objet ainsi dénommé provient
de ce lieu ; les indications de provenance qui se sont imposées sur le
marché comme signe distinctif d'une entreprise déterminée ; enfin, les
indications de provenance qui sont devenues des indications de genre
et qui n'ont plus de rapport avec le lieu de production. Pour sa part,
l'ancienne CREPI a précisé qu'il faut tenir compte, dans certains cas,
de l'impression d'ensemble du signe pour déterminer s'il constitue une
indication de provenance, dès lors que des éléments verbaux
supplémentaires peuvent permettre d'exclure certaines attentes quant
à la provenance du produit ou du service (décisions du 19 mai 2006 in
sic! 2006 771 consid. 3 s. British American Tobacco Switzerland [fig.],
du 15 mai 2006 in sic! 2006 769 consid. 2 Off Broadway Shoe
Warehouse [fig.], du 12 avril 2006 in sic! 2006 681 consid. 3 s.
Burberry Brit, du 6 mars 2006 in sic! 2006 586 consid. 3 Toscanol).
2.3 Les désignations génériques ou descriptives autres que les
indications géographiques sont considérées comme propres à induire
en erreur lorsque les signes font naître dans l'esprit des
consommateurs une idée trompeuse sur la nature ou la qualité des
produits ou des services revendiqués. La marque crée des attentes
Page 12
B-7413/2006
concernant la composition, la fonction ou d'autres propriétés d'un
produit ou d'un service qui ne peuvent pas être remplies (CHERPILLOD,
op. cit., p. 93 s. ; TROLLER, op. cit., p. 111 ; MARBACH, op. cit., p. 80 ; WILLI,
op. cit., art. 2 n. marg. 244 ; ATF 93 I 573 consid. 3 Diamalt ; sic! 2007
274 Champ). Pour ce type de désignations, l'Institut fédéral ne refuse
d'enregistrer que les signes qui induisent manifestement en erreur, à
savoir les signes qui éveillent une attente bien précise chez le
destinataire, attente qui ne peut en aucun cas être remplie compte
tenu des produits ou des services revendiqués (Directives en matière
de marques, Berne 2008, p. 95 s. et la réf. à sic! 2007 274 Champ).
3.
In casu, les services pour lesquels l'enregistrement de la marque est
requis sont formulés de manière générale (classe 35 : gestion des
affaires commerciales et administration commerciale et classe 36 :
affaires financières, affaires monétaires, affaires bancaires et affaires
immobilières). Les services en cause s'adressent à un large public et
visent donc tout consommateur moyen.
4.
4.1 Les signes qui contiennent des indications de provenance
nécessitent, par nature, un examen au cas par cas, de sorte que la
jurisprudence est aussi diversifiée qu'abondante dans ce domaine. A
titre d'exemples, les signes Colorado (fig.) pour des produits des
classes 18 et 25 (ATF 132 III 770), Italia pour des disques, cassettes
et autres supports de son enregistrés (arrêt du Tribunal fédéral du
31 octobre 1979 consid. 2a-e in Revue suisse de la propriété
intellectuelle [RSPI] 1980 p. 134 s.) et Phoenix pour des produits de
soin du corps et de beauté de la classe 3 (décision de l'ancienne
CREPI du 11 novembre 2003 in sic! 2004 428 consid. 3 ss) ont été
considérés comme des indications de provenance. En revanche, ont
été admis à la protection des marques les signes Bellagio pour des
produits des classes 29 et 31 (arrêt du Tribunal administratif fédéral
B-7411/2006 du 22 mai 2007 consid. 5 ss), Yukon pour des produits
des classes 3, 5, 6, 8, 9, 10-12, 14, 16, 18, 20-28 et 32 (ATF 128 III
454) et British American Tobacco Switzerland (fig.) pour des produits
et services des classes 34, 35, 36 et 41 (décision de l'ancienne CREPI
du 19 mai 2006 in sic! 2006 771consid. 2 ss).
Page 13
B-7413/2006
Cette jurisprudence développée au cas par cas ne peut s'appliquer à
de nouvelles occurrences qu'après un examen approfondi, car les
indications de provenance ne peuvent pas être appréciées à l'aide de
simples indices ou de critères abstraits. Dans ces conditions, le
Tribunal administratif fédéral estime qu'il est, en règle générale,
nécessaire d'établir plus clairement l'état de fait pertinent des marques
comportant un élément géographique reconnaissable que pour les
signes qui ne contiennent aucun élément de ce genre. Toutefois, il
serait disproportionné d'exiger systématiquement un sondage
d'opinion ou d'autres moyens de preuve qui entraînent des frais
excessifs. L'autorité amenée à juger de tels cas – que ce soit l'IPI ou
le Tribunal administratif fédéral – doit plutôt établir les faits pertinents
en recueillant ou en faisant recueillir les preuves raisonnablement
exigibles en collaboration avec le déposant, respectivement le titulaire
de la marque (KÖLZ/HÄNER, op. cit., n° 269).
4.2 En matière administrative, l'autorité constate les faits d'office
(art. 12 PA). Ce devoir existe indépendamment du fardeau de la
preuve du déposant d'une marque (MICHAEL PFEIFER, Der
Untersuchungsgrundsatz und die Offizialmaxime im Verwaltungs-
verfahren, Bâle 1980, p. 113 ss). Dans la mesure où l'on peut
raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle procède à la recherche des
faits pertinents, les règles sur la répartition du fardeau de la preuve ne
s'appliquent pas. Certes, les parties sont tenues de collaborer à la
constatation des faits dans une procédure qu'elles introduisent elles-
mêmes (art. 13 al. 1 let. a PA) ce qui n'influence pas le fardeau de la
preuve (ATF 112 Ib 65 consid. 3 ; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungs-
rechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 281). Dès qu'un tel devoir de
collaboration existe – ce qui est en particulier le cas dans les
procédures d'enregistrement relevant du droit des marques que les
parties introduisent elles-mêmes et dans lesquelles elles font valoir
des droits propres –, il s'étend à tous les faits que les parties
connaissent mieux que les autorités, ainsi qu'à ceux que ces dernières
ne peuvent pas établir sans devoir engager des frais excessifs
(ATF 128 II 139 consid. 2b, ATF 124 II 361 consid. 2b) ; ce devoir de
collaboration porte sur tous les moyens de preuve pertinents pour la
procédure indépendamment des effets, positifs ou négatifs, qu'ils sont
susceptibles d'entraîner pour les parties. Ainsi donc, le devoir de
collaboration peut même porter sur des faits en soi défavorables à la
partie tenue de les fournir (ATF 132 II 113 consid. 3.2 ; MARBACH,
op. cit., p. 148), de sorte que cette dernière ne peut, elle-même,
Page 14
B-7413/2006
déterminer le fardeau de la preuve. Les conséquences attachées au
défaut de preuve sont réalisées si les moyens de preuve ne suffisent
pas et si la procédure porte sur des questions de fait qui doivent être
tranchées sur la base d'indices, qui ne satisfont pas ou pas
entièrement le degré de preuve exigée (MARBACH, op. cit., p. 149).
Selon le principe général du droit consacré à l'art. 8 du Code civil
suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) applicable en droit public
(PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.4,
p. 264), le déposant d'une marque supporte les conséquences du
défaut de la preuve lorsqu'il déduit des droits d'un fait pertinent qui est
resté non prouvé ou qui n'a pas été rendu vraisemblable au regard du
degré de preuve exigée (arrêt du TF 2A.343/2005 du 10 novembre
2005 consid. 4.2 et les réf. cit. ; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX
UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e éd., Zurich 2006, n° 1623 et
les réf. cit.).
4.3 Cependant, on ne peut pas déduire de la règle du fardeau de la
preuve que le requérant a l'obligation de rendre vraisemblable déjà
lors du dépôt de la demande que l'enregistrement de la marque
revendiquée ne s'oppose pas aux motifs absolus d'exclusion. L'Institut
fédéral vérifie si le signe contient d'éventuelles significations
descriptives, géographiques ou illicites ou s'il existe d'autres
irrégularités (art. 28 al. 2 LPM ; MARBACH, op. cit., p. 148). Il ne peut
néanmoins pas refuser d'enregistrer une marque pour le seul motif
que les moyens de preuve joints à la demande ou résultant de
l'instruction laissent apparaître la signification géographique d'un
élément de la marque. Pour que l'enregistrement soit refusé, il faut au
contraire des indices concrets propres à montrer que le signe est
réellement compris, dans son ensemble et en relation avec les
produits et services pour lesquels l'enregistrement de la marque est
revendiqué, comme une indication de provenance, qu'il suscite une
attente quant à la provenance correspondante de ces produits et
services et, pour les signes ayant plusieurs sens, que la signification
ayant une connotation géographique ne soit pas reléguée au second
plan par une autre signification (ATF 132 III 770 consid. 2.1 Colorado ;
sic! 2006 771 consid. 3 British American Tobacco Switzerland [fig.] et
sic! 2006 681 consid. 3 Burberry Brit). Comme la perception qu'ont les
destinataires d'un signe ne peut pas être prouvée directement dans la
mesure où il s'agit d'un fait interne, la preuve indirecte fondée sur un
faisceau d'indices est admissible (ATF 128 III 390 consid. 4.3.2,
ATF 98 II 231 consid. 5 ; FABIENNE HOHL, Procédure civile, Tome I,
Page 15
B-7413/2006
Introduction et théorie générale, Berne 2001, n° 958, p. 185). L'autorité
doit donc rechercher tous les indices concrets qui contiennent une
signification géographique ou un autre sens ou qui éveillent
d'éventuelles attentes quant à l'origine du produit pour autant que des
moyens de preuve soient disponibles ou qu'ils aient été produits par
une partie (KÖLZ/HÄNER, op. cit., n. marg. 268 s.).
Font partie des moyens de preuve non seulement les recherches
effectuées sur Internet, mais également la consultation des ouvrages
scientifiques de référence, de la littérature spécialisée et des banques
de données appropriées qui donnent des informations sur les
conditions du marché (MATTHIAS U. STUDER, commentaire d'arrêt in
sic! 2008 217, spéc. 218 s.). Parmi les différents types de preuves,
l'art. 12 let. c PA prévoit les renseignements ou témoignages de tiers.
L'autorité peut donc aussi demander des renseignements auprès
d'autorités ou d'instituts spécialisés pour autant qu'ils s'expriment dans
l'une des langues officielles. L'autorité doit rechercher tous les indices
sans égard au fait qu'ils soient favorables ou à charge des parties. Elle
doit apprécier les moyens de preuve en soupesant leur force probante
sur la base des connaissances qu'elle a acquises par l'expérience. Le
droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) du déposant doit
être respecté ; ce dernier doit avoir la possibilité de déposer, lui-
même, ses propres moyens de preuve (KÖLZ/HÄNER, op. cit.,
n. marg. 271 ; WILLI, op. cit., art. 28 LPM n. marg. 17).
4.4 Même si l'appréciation des moyens de preuves recueillis d'office
ou produits par une partie révèle que le cercle des consommateurs
cible associe la marque revendiquée à une attente quant à la
provenance du produit ou du service, la possibilité du contraire ne
peut cependant pas être exclue d'emblée. Il appartient alors au
déposant d'apporter des moyens de preuve propres à le démontrer. Ce
dernier supporte les conséquences de l'absence de preuves si les
indices récoltés permettent d'associer clairement le signe à une
indication de provenance géographique et que, malgré des efforts
importants pour établir l'état de faits pertinent, les éléments recueillis
n'atteignent pas un degré de preuve suffisant (MARBACH, op. cit.,
p. 149). En cas de doute sur l'appartenance d'un signe au domaine
public au sens de l'art. 2 let. a LPM, la marque doit en principe être
enregistrée et la décision finale laissée au juge civil dans l'hypothèse
d'une éventuelle procédure ultérieure (ATF 130 III 328 consid. 3.2
Page 16
B-7413/2006
Swatch, ATF 129 III 225 consid. 5.3 Masterpiece, ATF 103 Ib 268
consid. 3b Red & White). Ce principe n'est cependant pas valable pour
les signes propres à induire en erreur au sens de l'art. 2 let. c LPM, ni
pour les signes contraires au droit en vigueur, à l'ordre public ou aux
bonnes moeurs selon l'art. 2 let. d LPM (MARBACH, op. cit., p. 32 ;
Feuille suisse des brevets, dessins et marques [FDMB] 1994 I 76
Alaska).
5.
In casu, l'autorité inférieure a considéré que la dénomination
"MADISON" était descriptive dans la mesure où elle comportait
intrinsèquement une indication de provenance géographique directe
qui appartient au domaine public et qui doit rester à la libre disposition
des concurrents. Selon elle, lorsqu'un signe a plusieurs sens, il ne
peut être enregistré si au moins l'une de ses acceptions constitue un
renvoi immédiat à une caractéristique du service concerné. En tant
que capitale du Wisconsin, la ville de Madison compterait des
entreprises actives dans les secteurs de la finance, du commerce, des
banques et de l'immobilier, de sorte que le signe "MADISON" sera
compris par les consommateurs suisses comme un renvoi à ladite
capitale et non point à une danse relativement populaire, à un prénom
peu porté en Suisse, voire à une autre localité ou à un nom de
fantaisie.
Les recourantes font valoir quant à elles que la désignation litigieuse
est un nom de fantaisie. Le terme "MADISON" n'évoquerait pas de
manière prédominante la capitale du Wisconsin. Selon elles, ce terme
renvoie d'abord au prénom, ensuite au patronyme "Madison",
troisièmement, aux différents lieux dont ladite capitale et, enfin, aux
autres significations du mot telles que la danse ou la course cycliste.
Les recourantes allèguent qu'aux yeux du public suisse, le terme
"MADISON" n'est pas appréhendé comme la capitale du Wisconsin, ni
connu comme un centre bénéficiant d'une renommée particulière dans
les domaines financiers, bancaires, immobiliers et commerciaux
comme d'autres villes où siège une bourse ou qui sont le pôle
financier d'un pays, de sorte que, faute de liens véritables avec les
services visés dans les classes 35 et 36, il ne peut pas être assimilé à
une indication de provenance, mais constitue un nom de fantaisie.
Il est admis et non contesté que le terme "MADISON" comporte
plusieurs acceptions. Lorsqu'un signe peut à la fois constituer une
Page 17
B-7413/2006
dénomination géographique et avoir une autre signification, il faut
examiner laquelle de ces significations prédomine (CHERPILLOD, op. cit.,
p. 100 ; sic! 2004 428 Phoenix, 772 Volterra). N'est pas considéré
comme une indication géographique de provenance le signe dont le
contenu géographique n'est pas reconnaissable parce qu'une autre
signification s'y rattache de manière plus étroite. C'est ainsi que le
signe "Paola" pour des appareils électroniques a été jugé plus proche
du prénom italien que de la petite ville portuaire sise dans le sud de
l'Italie (WILLI, op. cit., art. 2 n. marg. 233).
6.
Des moyens de preuve recueillis d'office et de ceux fournis au cours
de la procédure, il appert ce qui suit :
6.1 Madison en tant que capitale du Wisconsin
6.1.1 Madison est la capitale de l'Etat du Wisconsin ; elle est sise
dans le comté de Dane. Elle compte, selon une estimation au
1er janvier 2007, 224'810 habitants (zone urbaine 456 526) et est la
seconde ville la plus peuplée de l'Etat, derrière Milwaukee
(589'230 habitants ; ; Petit Robert des noms
propres, 2006).
6.1.2 Madison héberge le siège de l'Université du Wisconsin, qui est
l'une des plus grandes universités des Etats-Unis (environ
42'000 étudiants) et qui fait partie des meilleurs établissements
académiques du pays. En sus de l'université, la présence de
l'Edgewood College et du Madison Area Technical College contribue à
une large proportion d'étudiants au sein de la population
( ; ).
Des pièces produites par l'Institut fédéral dans le cadre de la mesure
d'instruction, il appert que divers articles récents consacrés aux
travaux et recherches scientifiques effectués à l'Université ont paru
dans la presse suisse (Neue Zürcher Zeitung [NZZ] et 24Heures).
Dans un article du 19 juin 2007, la NZZ signale qu'une grande
multinationale suisse active dans le secteur chimique a repris une
entreprise qui a son siège à Madison.
6.1.3 Sur le plan économique, Madison est surtout active dans les
hautes technologies (Office of Business ressources, City of Madison,
), plus particulièrement dans la
Page 18
B-7413/2006
biotechnologie, la technologie de l'information ou l'industrie
automatique (Departement of planning & Development de la ville de
Madison, /planning/ed.html ; site Internet de la
"Capital ideas technology zone" ). Dans le
Brockhaus, on signale que de nombreuses assurances ont leur siège
à Madison ("Der Brockhaus : in 15 Bänden, édition online,
Leipzig/Mannheim : F.A. Brockhaus 2002-2007").
S'agissant de l'Etat du Wisconsin en général, l'agriculture y joue un
rôle économique de premier plan, dans la mesure où elle occupe
420'000 personnes, soit environ un citoyen sur huit
(76'000 exploitations qui produisent pour plus de 51,5 milliards de
dollars par an) (United States Department of Agriculture, National
Agriculture Statistics Service, Wisconsin State Agriculture Overview
2006, ; Wisconsin Department of Agriculture,
Trade and Consumer Protection, ). Quant
au secteur des finances, du management et du business, il occupait
pour sa part en 2004 88'630 personnes (secteur qui inclut, selon le
site Internet Information to Grow Wisconsin's Workforce, le personnel
de bureaux de placement, le personnel financier, les analystes de
coûts, les auditeurs, les managers de vente, en finance, en industrie
ou de domaines liés à la construction ; ).
6.1.4 Il ressort également des pièces produites par l'Institut fédéral
que Madison, distante de quelques 200 km de Chicago, entend
s'associer à cette dernière, candidate aux Jeux Olympiques de 2016,
pour l'organisation de ceux-ci. Enfin, il appert aussi de la presse
suisse que, lors des Championnats du Monde des fromages de 2008
organisés à Madison, les fromages "Gruyère" et "Petit Rodolphe" ont
été primés.
6.2 Autres acceptions du terme Madison
6.2.1 Des pièces produites par les recourantes, il ressort que le terme
"Madison" en tant que dénomination géographique se rapporte à de
nombreux endroits situés aux Etats-Unis (soit environ 27 lieux et
plusieurs comtés) ou dans d'autres pays anglophones, voire à une
avenue célèbre de New York.
6.2.2 Dans le cadre de l'instruction, les recourantes signalent qu'il
ressort des recherches effectuées sur internet et portant sur des
articles de journaux publiés dans la presse suisse que le terme
Page 19
B-7413/2006
"MADISON" n'est pas cité une seule fois en tant que capitale de l'Etat
du Wisconsin. Elles ajoutent qu'il apparaît en revanche plusieurs fois
dans la presse suisse en lien avec l'épreuve de course cycliste sur
piste et qu'il renvoie, en seconde position, au Madison Square Garden,
salle de spectacle connue à New York pour les matchs de basketball,
de boxe et de tennis qui y sont disputés.
6.2.3 Le terme litigieux correspond également au prénom féminin
Madison, qui signifie "fils de Maude". Des moyens de preuve fournis
par les recourantes, il appert que ce prénom occupe le troisième rang
des prénoms féminins les plus utilisés aux Etats-Unis en 2004 et qu'au
début de l'année 2003, 2'899 personnes portaient ce prénom en
France.
Pour sa part, l'IPI se réfère au Palmarès des prénoms 2003-2005
établi par l'Office fédéral de la statistique duquel il ressort que ce
prénom ne fait pas partie de ceux choisis par les parents domiciliés en
Suisse pour baptiser leurs enfants. De plus, selon les recherches
effectuées sur "Twixtel" par l'IPI ou sur "Directories"
() par les recourantes, le prénom n'apparaît pas une
seule fois et le patronyme quatre fois.
6.2.4 Les recourantes se réfèrent en outre à un sondage d'opinion
effectué par leurs soins auprès de diverses personnes qui montre que
le consommateur moyen ignore que Madison est la capitale du
Wisconsin et qu'il perçoit avant tout dans ce terme une célèbre salle
de spectacle sise à New York.
7.
Il convient d'apprécier à la lumière des principes émis par la
jurisprudence ces différents moyens de preuve.
7.1 Il est établi que, en tant que dénomination géographique, le terme
"MADISON" se rapporte à de nombreux endroits situés aux Etats-Unis
ou dans d'autres pays anglo-saxons. Son manque d'homogénéité peut
éventuellement affaiblir son caractère distinctif en tant que
dénomination géographique. Cependant, contrairement aux autres
endroits plutôt isolés et souvent inconnus, la ville de Madison
(Wisconsin) a une importance politique évidente sur le plan régional
en dépit de son influence réduite si l'on considère les douze
principales agglomérations américaines (New York, Los Angeles,
Chicago, Washington-Baltimore, San Francisco, Philadelphie, Dallas-
Page 20
B-7413/2006
Fort Worth, Détroit, Miami, Houston, Atlanta et Boston) dont la
population varie entre 24 et 4 millions et demie d'habitants et dont la
renommée est incontestable.
Même si la réputation de son université paraît pour l'instant plus
modeste que celle d'autres prestigieuses universités américaines (le
public suisse connaît plutôt les universités de Georgetown, Yale, le
Massachusetts Institute of Technology [MIT], Columbia, Princeton ou
encore George Washington et Berkeley), tout porte à croire que la
réputation de Madison va encore s'accroître dans les années à venir,
car elle offre un très large éventail de formations ("comptabilité",
"management du risque et assurance", "mathématiques appliquées,
ingénierie et physique", "biochimie", "ingénierie du système
biologique", "ingénierie biomédicale", "chimie biomoléculaire",
"économie", "ingénierie mécanique et aéronautique", "finance,
investissement et banque", "génétique", "oncologie humaine", "droit",
"management et ressources humaines", "marketing", "ingénierie
nucléaire" ou encore "sciences politiques" ; cf.
/academics/departments.php). Par ailleurs, dite
université est considérée comme la dix-septième meilleure université
du monde selon un classement établi en 2007 par l'Université de Jiao
Tong de Shanghai (critères retenus : qualité de l'enseignement et de
l'institution [pondération 50%], publications [pondération 40%]
performance académique au regard de la taille de l'institution
[pondération 10%; /rank/2007/ARWU2007_Top100.htm]).
Grâce aux synergies créées entre la recherche et l'économie, il paraît
probable que, dans les relations économiques futures, les services
financiers, qui ne constituent pas actuellement une activité de premier
plan à Madison, y prendront de l'importance. De plus, comme
l'agriculture joue un rôle économique important dans l'Etat du
Wisconsin, on ne peut guère exclure que sa capitale, déjà connue
d'une partie du public suisse en raison notamment des Championnats
du Monde de fromage, élargira au niveau supra-national sa renommée
également dans ce secteur.
Ainsi, on ne peut guère nier que la ville de Madison revêt une
connotation particulière non seulement en tant que capitale du
Wisconsin, mais également en tant que centre universitaire réputé,
comme l'atteste les articles de presse parus dans la NZZ. Cette
renommée rejaillit sur l'économie, puisque l'Université de Madison est
Page 21
B-7413/2006
surtout active dans les hautes technologies, en particulier dans la
biotechnologie.
Les recourantes ont certes effectué un sondage d'opinion auprès de
diverses personnes qui démontrerait que le consommateur moyen
ignore que Madison est la capitale du Wisconsin et qu'il perçoit avant
tout dans ce terme une célèbre salle de spectacle new-yorkaise. Ce
nonobstant, outre le fait que ce sondage n'a aucune force probante
contrairement à une étude démoscopique dans la mesure où rien
n'indique que ses résultats soient représentatifs de l'opinion du
consommateur moyen, il importe peu que le consommateur
appréhende le terme "MADISON" en tant que capitale d'un des Etats
membres de la fédération. Il suffit au contraire qu'il y perçoive le nom
d'une ville importante et réputée des Etats-Unis, ce qui ne fait guère
de doute en l'espèce.
7.2 Les recourantes font valoir que la presse suisse contient
davantage de référence à la célèbre salle du Madison Square Garden
de New York qu'à la capitale du Wisconsin. Elles allèguent par ailleurs
que le terme litigieux désigne également une danse et une course
cycliste.
Pour sa part, l'IPI se réfère à des articles parus dans la presse suisse
à propos des recherches scientifiques effectuées dans l'Université de
Madison, des élections présidentielles où l'on mentionne la ville de
Madison et des derniers Championnats du Monde des fromages qui
s'y sont déroulés.
Comme nous venons de le voir, la ville de Madison n'est ni située dans
un lieu isolé, ni non plus inconnue et sans connotation particulière. Les
éléments qui précèdent font clairement apparaître qu'en raison de son
rôle sur les plans politique, universitaire, scientifique et économique, le
contenu géographique de Madison est largement reconnaissable de
sorte qu'il prédomine sur les autres acceptions. C'est dire que,
contrairement à ce que laisse entendre les recourantes, le
consommateur intéressé par les services pour lesquels la marque
litigieuse demande la protection fera référence à la dénomination
géographique plutôt qu'aux autres significations.
Au vu des services pour lesquels le signe en question sera utilisé, on
peut sérieusement douter que le public visé associera au terme
Madison d'abord la célèbre salle du Madison Square Garden et,
Page 22
B-7413/2006
ensuite, une danse ou une course cycliste alors même que ces termes
évoquent avant tout le sport, les loisirs ou les spectacles.
7.3 S'il est vrai que le terme litigieux désigne aussi un prénom
féminin, on doit bien constater qu'il est surtout utilisé aux Etats-Unis.
Les preuves figurant au dossier attestent en effet qu'il est, en l'état
actuel, rarement usité en Suisse comme prénom féminin. Du moment
qu'il y a lieu d'apprécier la perception de ce terme sous l'angle du
consommateur suisse, on doit bien admettre avec l'IPI que, pour
l'heure, ce prénom n'est pas connu du public suisse.
7.4 Il ressort de l'ensemble de ces considérations que le signe
litigieux ne peut pas être considéré comme un nom de fantaisie. Au
demeurant, même si l'on peut avoir des doutes quant à la perception
du terme litigieux en tant que capitale de l'Etat du Wisconsin, on ne
peut guère nier qu'il évoque de manière générale les Etats-Unis.
8.
Selon l'IPI, le terme "MADISON" doit rester à la libre disposition de
tous les concurrents intervenant sur le marché. Dans l'arrêt Yukon
(ATF 128 III 454), le Tribunal fédéral a précisé que ce n'est pas
seulement le cas lorsque le public met en relation, à l'heure actuelle,
une indication de provenance et un groupe de produits, mais aussi
lorsque cette indication pourra dans le futur être utilisée par des
entrepreneurs pour distinguer leurs produits (consid. 2.1). Comme le
souligne MEIER (op. cit., p. 69), le contexte économique dans lequel le
signe en cause est utilisé (ou pourrait être utilisé) joue à cet égard un
rôle important. Ainsi, dans l'examen du besoin de disponibilité, il faut
tenir compte non seulement des circonstances existant lors de
l'examen du signe, mais également des développements à venir
(MARBACH, op. cit., p. 35 ; ATF 128 III 454 consid. 2.1 ; sic! 2004 216
consid. 9).
Il appert des investigations effectuées dans le cadre de la procédure
que les services financiers ne constituent pas une activité de premier
plan dans le Wisconsin et que Madison n'est pas une place financière
réputée où, par exemple, une bourse ou d'autres services connus
dans ce secteur sont implantés, ni non plus le pôle financier d'une
région connue dans les domaines de la finance ou de l'immobilier.
S'il est vrai que Madison ne jouit pas d'une réputation particulière dans
les secteurs des services revendiqués relatifs aux classes 35 (gestion
Page 23
B-7413/2006
des affaires commerciales, administration commerciale) et 36 (affaires
financières, monétaires, bancaires et immobilières), il n'en demeure
pas moins qu'elle est connue comme étant le siège de nombreuses
compagnies d'assurance, que des entreprises actives dans les hautes
technologies s'y sont implantées, que l'Université, classée dix-
septième meilleure université du monde, est active en particulier dans
le management du risque et assurance, les mathématiques
appliquées, l'ingénierie, la physique et la biochimie et que les liens
entre la recherche et l'activité économique sont propices au
développement de services financiers autres que celui des
assurances. Par conséquent, on ne peut pas exclure que le nom de
Madison pourra être associé avec la provenance géographique des
services désignés (ATF 97 I 79 consid. 1).
Ainsi donc, force est de constater que c'est à bon droit que l'autorité
inférieure a refusé d'inscrire la marque litigieuse en raison du besoin
de disponibilité.
9.
Aux termes de l'art. 2 let. c LPM, sont exclus de la protection les
signes propres à induire en erreur.
Il ressort de la jurisprudence précitée (cf. en particulier consid. 2.2 ci-
dessus) et des considérants qui précèdent que le signe litigieux doit
être assimilé à une indication géographique et qu'il n'a aucun
caractère fantaisiste reconnaissable. De surcroît, il a été établi qu'il
existe un rapport réel et plausible entre ce signe et les services visés
de sorte que le consommateur y verra un renvoi à une indication de
provenance et non à un terme fantaisiste. Par ailleurs, du moment que
le terme "MADISON" évoque les Etats-Unis, on ne peut pas exclure le
moindre risque de tromperie pour le destinataire au vu de la
provenance des services (cf. art. 49 al. 1 let. a LPM).
10.
Des pièces produites par les recourantes, il appert que le signe
"MADISON" a été enregistré dans les classes 35 et 36 tant aux Etats-
Unis que dans d'autres pays anglo-saxons, comme la Grande-
Bretagne et l'Australie. Même si ceci tend à démontrer que le terme
litigieux a été considéré différemment dans ces pays, cette pratique ne
lie pas les autorités suisses.
Page 24
B-7413/2006
11.
Il appert de ce qui précède que le recours interjeté par X._______ SA
et Y._______ AG doit être rejeté.
Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les
débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
PA et art. 1 al. 1 du Règlement concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008
[FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction
de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la
façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2
al. 1 1ère phrase et 4 FITAF). La valeur litigieuse en matière de
propriété intellectuelle est difficile à estimer. Selon la doctrine et la
jurisprudence, elle s'élève généralement entre Fr. 50'000.- et
Fr. 100'000.- (ATF 133 III 490 consid. 3.3).
Au regard de ce qui précède, les frais de procédure doivent être fixés
à Fr. 2'500.- et mis à la charge des recourantes, qui succombent. Ils
sont compensés par l'avance de frais de Fr. 2'500.- déjà versée.
Il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer de dépens aux recourantes qui
succombent (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 FITAF a
contrario).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 2'500.-, sont mis à la
charge des recourantes. Ce montant est compensé par l'avance de
frais déjà versée de Fr. 2'500.-.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
Page 25
B-7413/2006
4.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourantes (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. gac ; acte judiciaire)
- au Département fédéral de justice et police (acte judiciaire)
Le président du collège : La greffière :
Bernard Maitre Vanessa Thalmann
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière civile, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 72 ss, 90 ss et 100 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition : 20 octobre 2008
Page 26