Abtei lung II
B-7415/2006
{T 1/2}
Urteil vom 15. März 2007
Mitwirkung: Richter Hans Urech (vorsitzender Richter); Richter David
Aschmann; Richter Francesco Brentani;
Gerichtsschreiber Marc Hunziker
Laboratoires La Prairie SA, Industriestrasse 8, 8604 Volketswil,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Martin Ammann, Forchstrasse 452, Postfach
1432, 8032 Zürich,
Beschwerdeführerin
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum, Einsteinstrasse 2, 3003
Bern,
Vorinstanz
betreffend
Zurückweisung des Markeneintragungsgesuchs Nr. 56077/2005 Formmarke
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Sachverhalt:
A. Am 25. Juli 2005 beantragte die Beschwerdeführerin Markenschutz für
eine dreidimensionale Marke für "Parfümeriewaren; Mittel zur Körper- und
Schönheitspflege" in Klasse 3. Die Marke hat folgendes Aussehen:
B. Mit Schreiben vom 31. August 2005 beanstandete das Eidgenössische
Institut für Geistiges Eigentum (Vorinstanz) das Hinterlegungsgesuch und
machte geltend, dass die hinterlegte Form im Zusammenhang mit den
beanspruchten Waren nicht unterscheidungskräftig sei und somit nach
Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG,
SR 232.11) nicht als Marke eingetragen werden könne.
C. In ihrer Stellungnahme vom 17. Oktober 2005 versuchte die Beschwerde-
führerin die Argumente der Vorinstanz zu entkräften. Diese hielt jedoch mit
Schreiben vom 11. Januar 2006 an ihrer Auffassung fest, worauf die
Beschwerdeführerin mit Zuschrift vom 26. Januar 2006 um Erlass einer
beschwerdefähigen Verfügung bat.
D. Mit Verfügung vom 27. April 2006 wies die Vorinstanz das Markeneintra-
gungsgesuch der Beschwerdeführerin gestützt auf Art. 2 Bst. a MSchG ab.
E. Mit Eingabe vom 29. Mai 2006 reichte die Beschwerdeführerin Beschwer-
de bei der Eidgenössischen Rekurskommission für Geistiges Eigentum mit
folgenden Anträgen ein:
1. Die Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges
Eigentum vom 27. April 2006 im Markeneintragungsverfahren
Nr. 56077/2005 Formmarke sei aufzuheben, und das IGE sei
anzuweisen, die vorliegende Formmarke ins Markenregister
für sämtliche beanspruchten Waren einzutragen.
2. Eventualiter: Es sei das IGE anzweisen, die vorliegende
Formmarke für "Luxusparfum" ins Markenregister einzu-
tragen.
33. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des IGE.
F. Zur Begründung brachte die Beschwerdeführerin im Wesentlichen vor,
dass sich die vorliegende Marke in ihrem Gesamteindruck von banalen
Verpackungsformen unterscheide und von den erwarteten und gewöhn-
lichen Formen im betreffenden Warensegment deutlich abweiche. Der von
der Vorinstanz vorgenommene Vergleich mit allen sich auf dem Markt
befindlichen Parfümflaschenformen habe eindeutig gezeigt, dass eine
Tropfenform durchaus unüblich und originell sei. Auch sei von den
Abnehmern der in Frage stehenden Ware erhöhte Aufmerksamkeit
hinsichtlich der Herkunft zu erwarten, da es sich um ein Luxusprodukt
handle. Im Übrigen verstosse eine Verweigerung des Markenschutzes
gegen den verfassungsmässigen Grundsatz der Gleichheit in der Rechts-
anwendung.
G. Mit Vernehmlassung vom 16. August 2006 beantragte die Vorinstanz, die
Beschwerde unter Kostenfolge abzuweisen. Zur Begründung führte sie im
Wesentlichen aus, dass eine sehr grosse Formenvielfalt, wie man sie im
Bereich der Parfümflaschen begegne, bewirke, dass die Anforderungen an
Parfümflaschenformen, die als originär unterscheidungskräftig einzustufen
seien, höher seien, als wenn es in jenem Bereich wenige Formen gäbe.
Dabei sei nicht massgebend, dass die zu beurteilende Form sich von den
Konkurrenzprodukten unterscheide, sondern einzig, dass die Abweichung
von dem im betreffenden Warensegment üblichen Formenschatz für die
Abnehmer unerwartet und unüblich sei. Im vorliegenden Fall würden sämt-
liche Gestaltungselemente der Flasche lediglich ästhetisch bedingte Merk-
male darstellen, die nicht genügend vom banalen Formschatz abwichen.
Im Übrigen würden die Abnehmer von Parfüm die Form der Verpackung in
der Regel als einen Aspekt der ästhetischen Gestaltung des Produktes
wahrnehmen, ohne dahinter auf Anhieb einen Hinweis auf ein bestimmtes
Unternehmen zu erkennen.
H. Am 16. November 2006 teilte die Rekurskommission für Geistiges Eigen-
tum den Parteien mit, dass die Akten des Beschwerdeverfahrens per
1. Januar 2007 an das Bundesverwaltungsgericht als neu zuständige
Beschwerdebehörde überwiesen würden. Mit Schreiben vom 22. Januar
2007 bestätigte das Bundesverwaltungsgericht die Übernahme der
hängigen Beschwerde.
I. Mit Eingabe vom 1. Februar 2007 verzichtete die Beschwerdeführerin auf
die Durchführung einer öffentlichen Verhandlung.
Auf die Argumente der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid erheb-
lich erscheinen, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
4Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1. Der Entscheid der Vorinstanz vom 27. April 2006 stellt eine Verfügung im
Sinne des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwal-
tungsverfahren dar (VwVG, SR 172.021; Art. 5 Abs. 1 Bst. c). Diese Verfü-
gung kann im Rahmen der allgemeinen Bestimmungen der Bundesverwal-
tungsrechtspflege beim Bundesverwaltungsgericht angefochten werden
(Art. 44 ff. VwVG i.V.m. Art. 31 ff. des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom
17. Juni 2005, VGG, SR 173.32). Gemäss Art. 53 Abs. 2 VGG übernimmt
das Bundesverwaltungsgericht bei Zuständigkeit die Beurteilung der beim
Inkrafttreten des Verwaltungsgerichtsgesetzes am 1. Januar 2007 bei
Eidgenössischen Rekurs- oder Schiedskommissionen oder bei
Beschwerdediensten der Departemente hängigen Rechtsmittel, wobei die
Beurteilung nach neuem Verfahrensrecht erfolgt.
2. Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung
durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer
Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert
(Art. 48 Abs. 1 VwVG). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1
und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt
(Art. 63 Abs. 4 VwVG), und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen
vor (Art. 48 ff. VwVG).
Auf die Verwaltungsbeschwerde ist daher einzutreten.
3. Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 MSchG ist die Marke ein
Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unter-
nehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Art. 1
Abs. 2 MSchG zählt Beispiele von Markenformen auf. Danach können
Marken aus Wörtern, Buchstaben, Zahlen, bildlichen Darstellungen, drei-
dimensionalen Formen oder Verbindungen solcher Elemente unter-
einander oder mit Farben bestehen.
4. Vom Markenschutz ausgeschlossen sind nach Art. 2 Bst. a MSchG Zei-
chen, die Gemeingut sind, da ihnen die erforderliche Unterscheidungskraft
fehlt oder an ihnen ein Freihaltebedürfnis besteht. Dies gilt auch für dreidi-
mensionale Marken, die in der Form der gekennzeichneten Ware selbst
bestehen können ("Formmarken"), sowie für Kombinationen solcher For-
men mit zweidimensionalen Bestandteilen. Ob in ihrem Zusammenspiel
der unterscheidungskräftige Teil dominiert, hängt nach einer Formulierung
des Bundesgerichts davon ab, ob die angemeldete Form durch ihre Eigen-
heiten auffällt, vom Gewohnten und Erwarteten abweicht und so im Ge-
dächtnis der Abnehmer haften bleibt (BGE 120 II 310 E. 3b The Original,
BGE 129 III 525 E. 4.1 Lego). Eine nur individuelle und erinnerbare aber
im Sinne dieser Formel nicht auffällige, ungewohnte oder unerwartete
5Form wird das Publikum in der Regel nicht als Hinweis auf eine betrieb-
liche Herkunft der entsprechenden Ware oder Dienstleistung ansehen, da
Waren und Dienstleistungen stets durch Leistung geformter Gegenstände
geliefert oder erbracht werden (P. HEINRICH/A. RUF, Markenschutz für Pro-
duktformen?, sic! 2003, 402, M. STREULI-YOUSSEF, Zur Schutzfähigkeit von
Formmarken, sic! 2002, 796, BGE 130 III 334 E. 3.5 Swatch).
5. Als gewohnt und erwartet – und damit als nicht unterscheidungskräftig im
Sinne der vorstehenden Ausführungen – hat die Rechtsprechung einer-
seits technisch beeinflusste Formen und Merkmale bezeichnet, deren Ori-
ginalität nicht genügend über die technischen Gestaltungsvorgaben hin-
ausgeht (BGE 129 III 519 E. 2.4.3-4 Lego, BGE 131 III 129 E. 4.3 Smar-
ties). Andererseits wurden Gewohnheiten und Erwartungen der Formge-
stalt auch mit kulturellen Zusammenhängen und Gebrauchskonventionen
der gekennzeichneten Ware begründet (BGE 131 III 130 E. 4.4 Smarties,
RKGE in sic! 2004, 675 E. 5 Eiform, RKGE in sic! 2003, 499 E. 9 Weiss-
blaue Seifenform, RKGE in sic! 2003, 805 E. 5 Zahnpastastränge, RKGE
in sic! 2001, 129 E. 7 Baumkuchen). Die Gewohnheiten und Erwartungen
sind in einem repräsentativen Branchenquerschnitt abstrakt zu ermitteln,
ohne dass die angemeldete Form mit einzelnen Konkurrenzprodukten ver-
glichen wird (BGE 131 III 134 E. 7.2 Smarties, RKGE in sic! 2005, 472 E. 8
Wabenstruktur, RKGE in sic! 2000, 299 E. 4 Fünfeckige Tablette), und die
ästhetischen Merkmale der Form sind in ihrem Zusammenspiel im Ge-
samteindruck zu würdigen (BGer in sic! 2000, 286 E. 3b Runde Tablette,
BGE 120 II 311 E. 3c The Original, RKGE in sic! 2006, 265 E. 7 f. Tetra-
pack, RKGE in sic! 2000, 702 E. 4 Tablettenform). An das Mass des Her-
kunftsbezugs sind dabei keine übertriebenen Anforderungen zu stellen.
Vielmehr kann sich dieser auch aus einer Kombination an sich gemein-
freier Elemente ergeben (M. LUCHSINGER, Dreidimensionale Marken, Form-
marken und Gemeingut, sic! 1999, 196, C. WILLI, Markenschutzgesetz, Zü-
rich 2002, N. 124 zu Art. 2 MSchG; RKGE in sic! 2004, 502 E. 9 Eistorte).
In einzelnen Produktgattungen mag sich das Publikum stärker an die Un-
terscheidung herkunftsbestimmender Produktformen gewöhnt haben
(M. STREULI-YOUSSEF, a.a.o., 797). Einfache und banale Formen sind dem
Verkehr aber grundsätzlich freizuhalten (P. HEINRICH/A. RUF, a.a.o., 401
m.w.H., BGE 131 III 130 E. 4.4 Smarties). Auch besteht ein absolutes Frei-
haltebedürfnis bei Formen, die das Wesen der Ware ausmachen oder die
technisch notwendig sind (BGE 129 III 518 E. 2.4.1-2 Lego, Art. 2
Bst. b MSchG).
6. Ästhetische Gestaltungsmittel erschöpfen sich häufig darin, der Ware oder
der Verpackung ein attraktives Design zu verleihen. Sie sind jedoch nicht
von vornherein ungeeignet, einem Zeichen im markenrechtlichen Sinn Un-
terscheidungskraft zu verleihen. Ob ein ästhetisches Stilelement auch als
betrieblicher Herkunftshinweis erkannt wird, ist im Einzelfall zu prüfen. Ent-
scheidend ist stets "die Frage, ob der Konsument im fraglichen Zeichen
6(originär) einen Hinweis zur Identifikation des Produktherstellers sieht" (M.
INEICHEN, Die Formmarke im Lichte der absoluten Ausschlussgründe nach
dem schweizerischen Markenschutzgesetz, GRUR Int. 2003, 200). Dabei
darf die der Marke in Art. 1 Abs. 1 MSchG auferlegte Zielsetzung, als Un-
terscheidungsmerkmal zu dienen, nicht aus den Augen verloren werden
(RKGE in sic! 2004, 99 E. 4 Diortasche).
7. Die Schutzfähigkeit eines Zeichens ist nach Massgabe des Hinterlegungs-
gesuches zu prüfen (RKGE in sic! 2006, 265 E. 5 Tetrapack). Die hinter-
legte Form besteht aus einer Flasche in Form eines geneigt stehenden
Tropfens mit kugelartigem Unterbereich, der nach oben immer dünner wird
und in einer gegen die Standneigung gekrümmten Spitze endet. Auf den
ersten Blick erscheint die Form wie aus einem Guss. Bei genauerer
Betrachtung der Markenabbildung sieht man jedoch, dass die leicht dunk-
ler als das Unterteil erscheinende Tropfenspitze als Verschluss dienen
könnte. Die Vorinstanz hat der hinterlegten Flaschenform den Marken-
schutz im Wesentlichen mit der Begründung verweigert, dass im Bereich
der Parfüms eine grosse Formenvielfalt bezüglich der Verpackungsform
bestehe. Diese Variationsbreite führe dazu, dass auch eine Vielzahl von
Formen als banal gelte (angefochtene Verfügung, Ziff. 9).
8. Für die Schutzfähigkeit einer Parfümflasche als Formmarke ist nicht rele-
vant, ob sich die Flasche von den anderen auf dem Markt befindenden
Flacons genügend unterscheidet. Eine mangelnde diesbezügliche Unter-
scheidungsmöglichkeit könnte allenfalls einen relativen Schutzausschluss-
grund im Sinne von Art. 3 MSchG darstellen (RKGE in sic! 1998, 401 E. 6
Parfümflasche). Dagegen ist für die Eintragungsfähigkeit als Formmarke
entscheidend, dass die Form durch unterscheidungskräftige Merkmale
vom Gemeingut, das heisst, von gewohnten und erwarteten Formen des
betreffenden Warensegmentes abweicht.
9. Vorab kann festgestellt werden, dass die Form der Flasche nicht technisch
bedingt ist, was die Vorinstanz auch zu Recht nicht behauptet hat. Sie
erscheint vielmehr unter mehreren Gesichtspunkten, nämlich der Produk-
tion, des Transportes, der Stapelbarkeit usw., als nicht sehr praktisch. Im
Weiteren besteht auch kein Freihaltebedürfnis des Verkehrs an der Form
eines Tropfens für Parfümflaschen.
10. Parfüms werden, wie die Vorinstanz zurecht feststellt, in der Schweiz in
einer Vielzahl von Darreichungs- beziehungsweise Verpackungsformen
verkauft. Die angemeldete Form ist untypischerweise nicht ohne Weiteres
als Flasche erkennbar. Dies liegt einerseits daran, dass der rundliche
Behälter fliessend in den spitzen Deckel übergeht. Andererseits lässt die
undurchsichtige Oberfläche der beiden Bestandteile keinen Blick auf die
7enthaltene Flüssigkeit zu. Ungewöhnlich ist ebenfalls die asymmetrische
Form der Flasche. Der Tropfen steht leicht geneigt, wobei seine Spitze
entgegen der Standneigung gekrümmt ist. Die ästhetisch ansprechende
Form der hinterlegten Formmarke verleiht der Flasche nicht nur ein attrak-
tives, sondern auch ein eigenständiges Design, welches über das hinaus-
geht, was der Konsument unter einem ästhetischen Stilmittel erwartet.
11. Die hinterlegte Formmarke besteht zwar aus der Kombination von
einfachen geometrischen Elementen, nämlich einer kugelförmigen Flasche
und einem kegelförmigen Deckel. Der nahtlose Übergang zwischen den
beiden Teilen, der schräge Stand der Flasche und die der Standneigung
entgegenwirkende Krümmung der Spitze ergeben aber insgesamt eine
unterscheidungskräftige Gesamtwirkung. Wie das Bundesgericht im
Entscheid Runde Tablette ausgeführt hat, müsste die Originalität bei einer
aus gemeinfreien Elementen zusammengesetzten Marke "zumindest in der
Verbindung der einzelnen Elemente liegen, indem mehrere gemeinfreie
Elemente in überraschender Weise kombiniert werden" (BGer in sic! 2000,
286 E. 3c Runde Tablette; vgl. RKGE in sic! 2000, 702 E. 4 Tabletten-
form).
12. Die Kombination der einfachen geometrischen Kugel- und Kegelform mit
den gestalterischen Elementen der Neigung und letzterer entgegen-
gesetzter Krümmung verleiht der Flaschenform eine eigentümliche, "dyna-
mische" Form (vgl. RKGE vom 31. Oktober 2006 E. 10 in INGRES-News
1/2007 verdrehte Flasche). Die im Hinterlegungsgesuch beanspruchte
Flaschenform ist für Parfüms nicht üblich und weicht auch vom Erwarteten
und Gewohnten im Sinne der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ab. Die
hinterlegte Form weist darum einen charakteristischen und unter-
scheidungskräftigen Gesamteindruck auf, der auch im Gedächtnis haften
bleibt. Es kann der Vorinstanz nicht beigepflichtet werden, dass die
Flaschenform in diesem Warensegment banal sei. Aus den vorstehenden
Erwägungen folgt, dass die hinterlegte dreidimensionale Form insgesamt
ein schutzfähiges Zeichen ergibt. Damit erübrigt es sich, die weiteren
Rügen der Beschwerdeführerin zu prüfen.
13. Die Beschwerde ist gutzuheissen und die Vorinstanz anzuweisen, die
Marke im schweizerischen Markenregister einzutragen. Bei diesem Aus-
gang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben (Art. 63 Abs. 2 VwVG),
und es ist der Beschwerdeführerin der geleistete Kostenvorschuss zurück
zu erstatten.
14. Der obsiegenden Beschwerdeführerin ist eine Parteientschädigung "für ihr
erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten" des Be-
schwerdeverfahrens zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Da die Be-
8schwerdeführerin keine Kostennote eingereicht hat, ist die Entschädigung
auf Grund der Akten zu bestimmen und für das Beschwerdeverfahren auf
total Fr. 3'200.-- festzusetzen (Art. 14 Abs. 2 des Reglements vom 11. De-
zember 2006 über Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwal-
tungsgericht, VGKE, SR 173.320.2, Art. 8 der Verordnung vom 10. Sep-
tember 1969 über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren,
SR 172.041.0). Besteht keine unterliegende Gegenpartei, ist die Parteient-
schädigung derjenigen Körperschaft oder autonomen Anstalt aufzuerlegen,
in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat (Art. 64 Abs. 2 VwVG). Nach
Art. 1 des Bundesgesetzes vom 24. März 1995 über Statut und Aufgaben
des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGEG,
SR 172.010.31) handelt die Vorinstanz als autonome Anstalt mit eigener
Rechtspersönlichkeit. Sie ist in eigenem Namen mit dem Vollzug des Mar-
kenschutzgesetzes, namentlich der Führung des Markenregisters beauf-
tragt (Art. 2 Abs. 1 Bst. a und b IGEG). Gestützt darauf erliess sie die an-
gefochtene Verfügung in eigenem Namen und kassierte sie auch in eige-
nem Namen die dafür vorgesehene Gebühr. Die Vorinstanz ist darum zur
Zahlung der Parteientschädigung zu verpflichten.
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1. Die Beschwerde wird gutgeheissen, Ziff. 1 der Verfügung des Eidgenös-
sischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 27. April 2006 wird aufgeho-
ben und das Institut wird angewiesen, die Marke gemäss Gesuch
Nr. 56077/2005 im schweizerischen Markenregister einzutragen.
2. Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 2'500.-- wird der Beschwerdefüh-
rerin zurückerstattet.
3. Der Beschwerdeführerin wird zulasten des Eidgenössischen Instituts für
Geistiges Eigentum eine Parteientschädigung von Fr. 3'200.-- (inkl.
MWST) zugesprochen.
4. Dieses Urteil wird eröffnet:
- der Beschwerdeführerin (mit Gerichtsurkunde)
- der Vorinstanz (Ref-Nr. 56077/2005; mit Gerichtsurkunde)
- dem Eidg. Justiz- und Polizeidepartement (zur Kenntnis mit A-Post)
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
Hans Urech Marc Hunziker
9Rechtsmittelbelehrung
Dieses Urteil kann innert dreissig Tagen seit Eröffnung beim Schweizerischen Bundes-
gericht in Lausanne angefochten werden.
Versand am: 19. März 2007