Abtei lung II
B-7416/2006
{T 0/2}
U r t e i l v o m 8 . J a n u a r 2 0 0 8
Richter Marc Steiner (Vorsitz), Richterin Maria Amgwerd,
Richter David Aschmann;
Gerichtsschreiberin Miriam Sahlfeld.
X._______
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Roger Staub,
Bellerivestrasse 201, 8034 Zürich
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern.
Markenrecht (Schutzverweigerung der Internationalen
Registrierung Nr. 798'782 [marque 3D - emballage de
praliné] für die Schweiz).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Besetzung
Parteien
Gegenstand
B-7416/2006
Sachverhalt:
A.
Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der IR-Marke Nr. 798'782
(3-D Marke), die am 10. Februar 2003 als Basismarke in Deutschland
registriert wurde. Sie sieht wie folgt aus:
Der Schutz dieser Marke wurde für "Confiseries, chocolat, produits
chocolatés" in der Klasse 30 beantragt. Für die Farben Karamell,
Braun, Silber und Orange ist ein Farbanspruch registriert. Der Schweiz
wurde die Schutzausdehnung der obigen Marke seitens der Organisa-
tion Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) erstmals am
22. Mai 2003 notifiziert. In dieser ersten Notifikation fehlte jedoch der
Hinweis, dass es sich um eine dreidimensionale Marke handelt. Am
11. März 2004 berichtigte die OMPI den ursprünglichen Eintrag mit
dem Hinweis, dass der ersten Notifikation "marque tridimensionnelle"
angefügt werden müsse.
B.
Am 13. Mai 2004 erliess die Vorinstanz eine provisorische Schutzver-
weigerung mit der Begründung, das vorliegende Zeichen sei nicht
rechtsgenügend dargestellt, da man das Objekt in verschiedenen Sta-
dien sehe (einmal sei die Praline sichtbar, dann wieder nicht). Das Zei-
chen sei deshalb ungenügend definiert, weshalb der Markenschutz
verweigert werden müsse.
C.
Mit Schreiben vom 7. Oktober 2004 wies die Beschwerdeführerin dar-
auf hin, dass es sich bei den drei Abbildungen um die Wiedergabe die-
ser Marke aus verschiedenen Perspektiven handle, wie dies bei drei-
dimensionalen Marken üblich sei. Aus diesem Grund sei auch nicht auf
jeder Wiedergabe dasselbe zu sehen.
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D.
Am 8. Dezember 2004 erliess die Vorinstanz eine zweite provisorische
Schutzverweigerung. Dieses Mal begründete sie ihren negativen Ent-
scheid damit, dass es sich beim strittigen Zeichen um eine banale
Form handle, die bei Pralinenverpackungen üblich sei. Die Marke sei
deshalb dem Gemeingut zuzuschreiben. Die Formmarke hebe sich zu
wenig von den gewohnten Pralinenverpackungen ab und bleibe nicht
im Gedächtnis der Konsumenten haften. Daran ändere auch der bean-
tragte Farbanspruch nichts, da die Farben Karamell, Braun, Silber und
Orange im Schokoladensektor nicht aussergewöhnlich seien. In einem
Begleitschreiben führte die Vorinstanz aus, nach nochmals einge-
hender Prüfung des Dossiers könne der Zurückweisungsgrund ge-
mäss Art. 10 MSchV - ungenügende Wiedergabe der Marke - fallen
gelassen werden, da durch die Darstellung lediglich die verschiedenen
Perspektiven veranschaulicht würden. Des Weiteren hielt die Vorin-
stanz fest, dass die Prüfungsfrist erst am 11. März 2005 ablaufe, da
seitens der OMPI am 11. März 2004 eine Berichtigung der ursprüng-
lichen Notifikation ergangen sei. Die mit der provisorischen Schutz-
verweigerung formulierte Begründung - Gemeingut aufgrund der bana-
len Form - erweise sich deshalb als fristgerecht mitgeteilt.
E.
Mit der Stellungnahme zur provisorischen Schutzverweigerung vom
6. Mai 2005 wies die Beschwerdeführerin ergänzend darauf hin, dass
die vorliegend zu beurteilende Marke auch in anderen EU-Staaten zu-
gelassen worden sei. Insbesondere die zweite Beschwerdekammer
des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt habe festgehalten,
dass die Kombination aller Gestaltungsmerkmale der angemeldeten
Marke geeignet sei, als Herkunftshinweis zu fungieren.
F.
Mit Schreiben vom 2. August 2005 bestätigte die Vorinstanz die
Schutzverweigerung der internationalen Registrierung. Sie hielt daran
fest, dass es sich beim strittigen Zeichen lediglich um die Darstellung
der beanspruchten Ware in einer banalen Verpackung handle. Zusätz-
lich hielt die Vorinstanz fest, es sei zwar zutreffend, dass nicht von An-
fang an alle relevanten Ausschlussgründe vorgebracht worden seien.
Indessen sei der Vorbehalt bezüglich Gemeingutcharakter fristgerecht
erfolgt.
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G.
Mit Stellungnahme vom 2. Februar 2006 hielt die Beschwerdeführerin
an ihrer Auffassung fest, wonach sich die Marke insbesondere im Ge-
samteindruck aufgrund der Kombination sämtlicher Elemente originell
und unterscheidungskräftig erweist. Im gesamten Erscheinungsbild er-
innere sie an eine Mohnblüte und bleibe in der Erinnerung des Konsu-
menten besonders gut haften.
H.
Mit Verfügung vom 5. Mai 2006 verweigerte die Vorinstanz der IR-Mar-
ke Nr. 798'782 definitiv den Schutz in der Schweiz für die bean-
spruchten Waren. Zur Begründung führt sie im Wesentlichen an, dass
das vorliegende Zeichen auch im Gesamteindruck nicht als betriebli-
cher Herkunftshinweis verstanden werde. In Bezug auf die Frage der
Rechtzeitigkeit der Beanstandung wird festgehalten, die Berichtigung
seitens des OMPI vom 11. März 2004 habe eine neue Beanstandungs-
frist ausgelöst.
I.
Hiergegen erhob die Beschwerdeführerin am 7. Juni 2006 Beschwerde
an die Eidgenössische Rekurskommission für Geistiges Eigentum. Sie
stellt folgende Rechtsbegehren:
1. Es sei die Verfügung des IGE vom 5. Mai 2006, mit welcher der interna-
tionalen Registrierung Nr. 798'782 (marque 3D - emballage de praliné)
der Schutz in der Schweiz für die in der Kasse 30 beanspruchten Waren,
nämlich "confiseries, chocolat, produits chocolatés" verweigert wurde,
aufzuheben.
2. Es sei das IGE anzuweisen, der internationalen Registrierung Nr.
798'782 (marque 3D - emballage de praliné) den Schutz in der Schweiz
zu erteilen.
3. Es sei der Beschwerdeführerin eine angemessene Entschädigung für die
ihr im Zusammenhang mit der Verweigerung des Schutzes der internatio-
nalen Registrierung Nr. 798'782 (marque 3D - emballage de praliné) für
die Schweiz entstandenen Kosten zuzusprechen.
J.
Am 16. August 2006 erstattete die Vorinstanz ihre Vernehmlassung.
Sie beantragt die Abweisung der Beschwerde unter Kostenfolge.
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K.
Mit Verfügung vom 15. November 2006 wurde das Verfahren per
1. Januar 2007 an das Bundesverwaltungsgericht überwiesen.
L.
Mit Schreiben vom 23. März 2007 stellte die Vorinstanz ein Gesuch um
Sistierung des Verfahrens, da das unter der Geschäftsnummer
4A. /2007 hängige Verfahren vor dem Bundesgericht ("Verpackungsbe-
hälter", inzwischen publiziert als BGE 133 II 342) präjudizielle Wirkung
auf das vorliegende Verfahren haben könne. Die Beschwerdeführerin
beantragte am 3. Mai 2007 die Abweisung des Sistierungsgesuches.
Mit Zwischenverfügung vom 3. Mai 2007 wurde das Sistierungsgesuch
der Vorinstanz abgewiesen.
Am 21. Juni 2007 fand die seitens der Beschwerdeführerin beantragte
öffentliche Verhandlung statt. Beide Parteien hielten an ihren Begehren
fest. Auf ihre Vorbringen ist, soweit erforderlich, im Rahmen der nach-
folgenden Erwägungen einzugehen.
M.
Mit Verfügung vom 2. Juli 2007 wurde der Beschwerdeführerin Frist
gesetzt, um sich nochmals zur Frage zu äussern, ob es sich bei den
drei Abbildungen jeweils um die gleiche Form aus unterschiedlichen
Perspektiven oder um unterschiedliche Formen (im Sinne der Darstel-
lung eines Bewegungsablaufs) handle. Mit Schreiben vom 15. August
2007 bestätigte die Beschwerdeführerin, dass es sich jeweils um die
gleiche Form aus unterschiedlichen Perspektiven handelt. Die Vor-
instanz verzichtete auf eine weitere Stellungnahme (Aktennotiz vom
16. August 2007).
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden
gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zu-
ständig (Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005
[VGG, SR 173.32]). Es hat das vorliegende Verfahren am 1. Januar
2007 von der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigen-
tum übernommen (Art. 53 Abs. 2 VGG). Die Beschwerde wurde in der
gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrens-
gesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) eingereicht
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und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Antrag-
stellerin zur Schutzausdehnung der internationalen Marke 798'782 für
die Schweiz ist die Beschwerdeführerin durch die angefochtene Verfü-
gung besonders berührt und beschwert (Art. 48 VwVG). Auf die Be-
schwerde ist daher einzutreten.
2.
Zwischen der Schweiz und Deutschland gelten das Madrider Abkom-
men über die internationale Registrierung von Marken (MMA, SR
0.232.112.3) sowie die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des
gewerblichen Eigentums (PVÜ, SR 0.232.04) beide revidiert in Stock-
holm am 14. Juli 1967. Gestützt auf Art. 5 Abs. 1 MMA in Verbindung
mit Art. 6quinquies B Ziff. 2 PVÜ darf die Eintragung einer Marke insbe-
sondere dann verweigert werden, wenn diese jeder Unter-
scheidungskraft entbehrt oder ausschliesslich aus beschreibenden
Zeichen oder Angaben besteht. Dieser zwischenstaatlichen Regelung
entspricht Art. 2 lit. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992
(MSchG, SR 232.11), wonach die Eintragung dann zu verweigern ist,
wenn das Zeichen, für welches der Markenschutz verlangt wird, Ge-
meingut ist. Damit können Lehre und Praxis zu dieser Norm herange-
zogen werden (BGE 114 II 373 E. 1 Alta tensione, 128 III 457 E. 2 Yu-
kon; Entscheid B-7379/2006 vom 17. Juli 2007 E. 3 Leimtube).
3.
Zunächst ist die Staatsvertragskonformität der Verfügung der Vorin-
stanz vom 5. Mai 2006 zu prüfen. Gemäss Art. 5 Abs. 2 MMA kann die
Vorinstanz innerhalb eines Jahres ab Mitteilung einer internationalen
Markenregistrierung erklären, dass sie dieser Marke den Schutz in der
Schweiz verweigere.
3.1 Die Beschwerdeführerin verlangt die Aufhebung der angefochte-
nen Verfügung aus formellen Gründen. Da die internationale Registrie-
rung Nr. 798'782 am 22. Mai 2003 notifiziert worden sei, sei die Frist
zum Erlass einer vorläufigen Schutzverweigerung am 21. Mai 2004 ab-
gelaufen. Die Berichtigung der OMPI vom 11. März 2004 habe entge-
gen der Ansicht der Vorinstanz nicht zur Folge gehabt, dass die einjäh-
rige Frist gemäss Art. 5 Abs. 2 MMA nochmals zu laufen begonnen
habe. Damit sei die zweite vorläufige Schutzverweigerung vom 8. De-
zember 2004 verspätet erfolgt. Insbesondere habe die Vorinstanz be-
reits bei der ersten provisorischen Schutzverweigerung erkannt, dass
es sich beim fraglichen Zeichen um eine 3D-Marke handle. Aus die-
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sem Grund hätte sie schon im Zeitpunkt der ersten vorläufigen Schutz-
verweigerung alle Vorbehalte gegenüber der Formmarke anfügen kön-
nen und müssen (Beschwerde, S. 5). Die Vorinstanz vertritt dagegen
die Auffassung, dass eine Berichtigung der internationalen Registrie-
rung seitens der OMPI - in gleicher Weise wie die ursprüngliche Notifi-
kation - die Einjahresfrist zum Vorbringen von Schutzverweige-
rungsgründen erneut auslöse. Die Berichtigung sei dem Institut am
11. März 2004 zugestellt worden. Mit der vorläufigen Schutzverwei-
gerung vom 8. Dezember 2004 sei die einjährige Frist ohne Weiteres
gewahrt. Die Vorinstanz führt weiter aus, dass sie sich bei der ersten
provisorischen Schutzverweigerung an die Mitteilung der OMPI habe
halten dürfen. Da es keine Angaben bezüglich der Art der Marke gege-
ben habe, sei man nicht verpflichtet gewesen, die Prüfung im Hinblick
auf eine Formmarke vorzunehmen. Doch selbst wenn die Vorinstanz
bei der ersten vorläufigen Schutzverweigerung bereits von einer Form-
marke ausgegangen wäre, hätte dies ihrer Ansicht nach nicht zur Fol-
ge, dass das Recht zum Anführen von Schutzausschlussgründen ge-
mäss Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992
(MSchG, SR 232.11) verwirkt sei (vgl. Vernehmlassung, S. 2 ff.).
3.2 Gemäss Art. 5 Abs. 2 MMA ist die Schutzverweigerung spätestens
"vor Ablauf eines Jahres nach der internationalen Registrierung der
Marke oder dem gemäss Art. 3ter MMA gestellten Gesuch um Ausdeh-
nung des Schutzes" mitzuteilen (Art. 5 Abs. 2 MMA; Entscheid
B-7397/2006 vom 4. Juni 2007, E. 2 Gitarrenkopf; vgl. auch den Ent-
scheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum
[RKGE] vom 15. Juli 2005, in: sic! 1/2006 32 E. 2 Schmuckkäfer [fig.];
sowie KARL-HEINZ FEZER, Handbuch der Markenpraxis, Band 1: Marken-
verfahrensrecht, Teil 3: IR-Markenverfahren, München 2007, N. 528).
Jede Schutzverweigerung, die erst nach Ablauf der Jahresfrist eintrifft,
wird als nicht erfolgt betrachtet (Regel 18 Abs. 1 Bst. a der Gemeinsa-
men Ausführungsverordnung zum Madrider Abkommen über die inter-
nationale Registrierung von Marken und zum Protokoll zu diesem Ab-
kommen [GAFO; SR 0.232.112.21]; FEZER, Handbuch, N. 537). An die-
se Regel sind sowohl die Vorinstanz als auch das Bundesverwaltungs-
gericht gebunden (Entscheid der RKGE vom 28. September 2006, in:
sic! 5/2007, nicht publizierte E. 5 Alpendorf).
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3.3 Es ist nicht erforderlich, dass innert der Frist gemäss Art. 5 Abs. 2
MMA eine definitive Schutzverweigerung verfügt wird. Vielmehr reicht
es aus, wenn innerhalb der Frist eine provisorische Schutzverweige-
rung erfolgt, in der sämtliche Gründe für die Schutzverweigerung mit-
geteilt werden. Es können auch Gründe nachgeschoben werden, so-
fern dies innerhalb der Jahresfrist geschieht. Eine definitive Schutzver-
weigerung aus anderen als den fristgerecht mitgeteilten Gründen ist
dagegen nicht möglich (Guide to the international registration of marks
under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol, World Intellec-
tual Property Organization [Hrsg.], Geneva 2004 [zit. Guide
MMA/MMP], Ziff. 34.01; Entscheid der RKGE vom 28. September
2006, in: sic! 5/2007, nicht publizierte E. 5 Alpendorf; FEZER, Handbuch,
N. 540). Eine Ausnahme kommt allenfalls in Betracht, wenn die der
WIPO fristgerecht mitgeteilte und die in der Schutzverweigerung ver-
wendete Begründung einander im Tatsächlichen wie im Rechtlichen
gleich zu erachten sind, sodass die Nennung des einen Grundes als
ausreichende Grundlage für die auf den anderen Grund gestützte
Schutzversagung angesehen werden kann (KARL-HEINZ FEZER, Marken-
recht, Kommentar zum Markengesetz, zur Pariser Verbandsüberein-
kunft und zum Madrider Markenabkommen, Dokumentation des natio-
nalen, europäischen und internationalen Kennzeichenrechts, 3. Aufl.,
München 2001, Art. 5 MMA, N. 10).
3.4 Welchen Einfluss eine Berichtigung der internationalen Registrie-
rung auf die Einjahresfrist zum Vorbringen von Schutzverweigerungs-
gründen hat, ist in der Regel 28 Abs. 3 GAFO festgehalten. Danach ist
die nationale Behörde berechtigt, in einer Mitteilung über die vorläu-
fige Schutzverweigerung an das Internationale Büro zu erklären, dass
der internationalen Registrierung in der berichtigten Fassung der
Schutz nicht oder nicht mehr gewährt werden kann. Art. 5 des MMA
und die Regeln 16 und 18 GAFO finden diesfalls sinngemäss Anwen-
dung, was unter anderem bedeutet, dass erneut eine einjährige Frist
(gemäss Art. 5 Abs. 2 MMA) zur Angabe von Gründen für die Schutz-
verweigerung zu laufen beginnt. Dies gilt jedoch nur für das Vorbringen
solcher Gründe, die aufgrund der Berichtigung neu hinzugekommen
sind und nicht bereits aufgrund der ursprünglichen Fassung hätten gel-
tend gemacht werden können (Guide MMA/ MMP, Ziff. 68.05). Dies
entspricht auch der ratio legis des Madrider Abkommens, insbesonde-
re derjenigen von Art. 5 MMA. Zweck der Regelung ist es, dem Mar-
keninhaber innert angemessener Frist ein hinreichend klares Bild der
Rechtslage zu geben (FEZER, Markenrecht, Art. 5 MMA, N. 10). Er soll
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nicht ungebührlich lange in einem Schwebezustand gelassen werden.
Die Regel 28 Abs. 3 GAFO darf deshalb nicht zu weit ausgelegt wer-
den. Sie soll insbesondere nicht dazu dienen, dass die nationale Be-
hörde die Jahresfrist zur Geltendmachung von Schutzverweigerungs-
gründen umgehen kann, indem sie Gründe vorbringt, die nicht im Zu-
sammenhang mit der Berichtigung stehen.
3.5 Im vorliegenden Fall berichtigte die OMPI die ursprüngliche Notifi-
kation der in Frage stehenden Marke mit Notifikation vom 11. März
2004, indem sie den Hinweis anbrachte, es müsse die Angabe hinzu-
gefügt werden, dass es sich um eine dreidimensionale Marke handle.
Indessen ist bereits aus der räumlichen Abbildung ersichtlich, dass es
sich beim vorliegenden Zeichen um eine Formmarke handeln muss.
Dass auch die Vorinstanz von dieser Beurteilung ausging, belegt be-
reits die provisorische Schutzverweigerung vom 13. Mai 2004. Dort
wird die Marke der Beschwerdeführerin mit "798782 marque tridimen-
sionnelle (emballage de praliné)" betitelt. In der Begründung zur pro-
visorischen Schutzverweigerung wird weiter ausgeführt, dass es sich
bei der Marke um die Wiedergabe eines Objekts in verschiedenen Sta-
dien handle. Die Frage, ob es sich allenfalls um ein zweidimensionales
Zeichen handeln könnte, hat sich zu keinem Zeitpunkt gestellt. Viel-
mehr ist deshalb davon auszugehen, dass die Vorinstanz bereits vor
der ersten provisorischen Schutzverweigerung - wie im Übrigen auch
aus der Basiseintragung in Deutschland ersichtlich - erkannt hat, dass
es sich beim Zeichen der Beschwerdeführerin um eine 3D-Marke han-
delt.
3.6 Nach dem Gesagten hat die Berichtigung der OMPI, wonach ein
ausdrücklicher Hinweis auf die Dreidimensionalität der Marke zu ma-
chen ist, keine neuen Erkenntnisse im Bezug auf die Beurteilung der
Marke mit sich gebracht. Es sind keine zusätzlichen Schutzverweige-
rungsgründe hinzugetreten, die nicht bereits bei der ersten Notifikation
vom 22. Mai 2003 bestanden hätten. Die Berichtigung vom 11. März
2004 hat somit keine neue Frist im Sinne von Art. 5 Abs. 2 MMA aus-
gelöst. Die Frist zum Vorbringen sämtlicher Schutzverweige-
rungsgründe ist demnach am 22. Mai 2004 abgelaufen (Regel 4 Abs. 1
GAFO). Alle Gründe, die erst nach diesem Datum geltend gemacht
worden sind, sind nicht mehr zu hören. Dies gilt insbesondere für das
Argument, das strittige Zeichen gehöre zum Gemeingut im Sinne von
Art. 2 Bst. a MSchG, welches erst mit der provisorischen Schutzver-
weigerung vom 8. Dezember 2004 vorgebracht worden ist. Die vor-
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liegende IR-Marke ist deshalb nur im Lichte der in der provisorischen
Schutzverweigerung vom 13. Mai 2004 angeführten Schutzverweige-
rungsgründe zu prüfen.
3.7 Mit provisorischer Schutzverweigerung vom 13. Mai 2004 versagte
die Vorinstanz der in Frage stehenden Marke den Schutz mit der Be-
gründung, dass in der Abbildung das Objekt in verschiedenen Stadien
dargestellt sei. Das Schutzobjekt sei folglich nicht eindeutig definiert.
Dies widerspreche den Vorgaben von Art. 2 Bst. d MSchG und Art. 10
Abs. 1 MSchV und schaffe eine Rechtsunsicherheit. Nachdem die Be-
schwerdeführerin darauf hingewiesen hatte, dass es sich bei den drei
Abbildungen um die Wiedergabe des stets gleichen Objekts aus unter-
schiedlichen Perspektiven handelt, liess die Vorinstanz den Zurückwei-
sungsgrund "unklare Definition des Schutzobjekts" (Art. 10 MSchV)
fallen. Im Schreiben vom 8. Dezember 2004 führte die Vorinstanz aus,
dass sie nach eingehender Prüfung ebenfalls zum Schluss gekommen
sei, dass es sich beim vorliegenden Zeichen um die Wiedergabe des
gleichen Objekts aus unterschiedlichen Perspektiven handle. Nachdem
die erste provisorische Schutzverweigerung fallen gelassen worden
und die zweite nicht fristgerecht erfolgt ist (vgl. E. 3.6 hiervor), fehlt es
vorliegend an einer gültigen Schutzverweigerung. Das Recht zu erklä-
ren, dass der Marke der Schutz in der Schweiz nicht gewährt werden
kann, ist mit Fristablauf am 22. Mai 2004 verwirkt (Art. 5 Abs. 1 und 5
MMA). Die Beschwerde ist demnach bereits aus diesem Grund gutzu-
heissen.
3.8 In tatsächlicher Hinsicht kann angesichts des soeben Gesagten
offen bleiben, ob es sich, wovon die Vorinstanz mit Schreiben vom 8.
Dezember 2004 ausgegangen ist, bei allen drei Abbildungen um das
gleiche Objekt aus unterschiedlichen Perspektiven handelt. Indessen
rechtfertigt sich im Sinne einer Eventualbegründung die Feststellung,
dass die vorliegende 3D-Marke grafisch eindeutig dargestellt ist. Dass
nicht auf allen Abbildungen dasselbe zu sehen ist (z.B. die Praline)
liegt daran, dass das Objekt einmal von vorne (Abbildung links und in
der Mitte) und einmal seitlich gezeigt wird (Abbildung rechts). Dreht
man jedoch die seitlich wiedergegebene Darstellung (Abbildung
rechts) um 90 Grad, ergibt sich das Bild, wie es sich bei der Abbildung
in der Mitte präsentiert. Die Praline wird sichtbar, dagegen werden der
"Kelch" durch die "Blüte" verdeckt. Richtet man anschliessend die Blü-
te auf und dreht sie leicht seitlich ab, ergibt dies die Abbildung ganz
links, auf der sowohl die Praline als auch der Kelch zu sehen ist. Dies
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hat die Beschwerdeführerin gegenüber der Vorinstanz bereits mit
Schreiben vom 7. Oktober 2004 geltend gemacht. Entsprechend hat
die Vorinstanz bestätigt, dass der Zurückweisungsgrund gemäss
Art. 10 MSchV fallen gelassen werden könne, da die Wiedergabe der
internationalen Registrierung die verschiedenen Perspektiven veran-
schauliche (vgl. E. 3.7 hiervor). Mit Eingabe vom 15. August 2007 hat
die Beschwerdeführerin nochmals bestätigt, dass es sich nicht um die
Darstellung eines Bewegungsablaufs handelt.
4.
Zusammenfassend ergibt sich, dass die Beschwerde gutzuheissen
und die Vorinstanz anzuweisen ist, der IR-Marke 798'782 (marque 3D -
emballage de praliné) den Schutz in der Schweiz zu gewähren.
5.
5.1 Ausgangsgemäss sind keine Kosten zu erheben (Art. 63 Abs. 2
VwVG). Der geleistete Kostenvorschuss ist der Beschwerdeführerin
zurück zu erstatten. Überdies ist ihr eine angemessene Parteientschä-
digung zuzusprechen.
5.2 Fehlt wie vorliegend eine unterliegende Gegenpartei, ist die Par-
teientschädigung derjenigen Körperschaft oder autonomen Anstalt
aufzuerlegen, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat (Art. 64 Abs.
2 VwVG). Nach Art. 1 des Bundesgesetzes über Statut und Aufgaben
des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGEG,
SR 172.010.31) handelt die Vorinstanz als autonome Anstalt mit eige-
ner Rechtspersönlichkeit. Sie ist in eigenem Namen mit dem Vollzug
des Markenschutzgesetzes, namentlich der Führung des Markenregi-
sters beauftragt (Art. 2 Abs. 1 Bst. a und b IGEG). Gestützt darauf hat
die Vorinstanz die angefochtene Verfügung in eigenem Namen erlas-
sen und die dafür vorgesehene Gebühr erhoben. Ihr sind demnach die
Parteikosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen. Da die Beschwer-
deführerin keine Kostennote eingereicht hat, ist die Parteientschä-
digung aufgrund der Akten zu bestimmen und auf Fr. 3'500.-- fest-
zusetzen (Art. 8 und 14 Abs. 2 des Reglements über die Kosten und
Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE,
SR 173.320.2]).
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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen, die Verfügung des Eidgenössi-
schen Instituts für Geistiges Eigentum vom 5. Mai 2006 wird aufgeho-
ben und das Institut angewiesen, der IR-Marke 798'782 (emballage de
praliné) den Schutz in der Schweiz zu gewähren.
2.
Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 2'500.-- wird der Beschwerde-
führerin zurückerstattet.
3.
Der Beschwerdeführerin wird zulasten des Eidgenössischen Instituts
für Geistiges Eigentum eine Parteientschädigung von Fr. 3'500.-- zuge-
sprochen.
4.
Dieses Urteil wird eröffnet:
- der Beschwerdeführerin (Rechtsvertreter; mit Gerichtsurkunde)
- der Vorinstanz (Ref. IR Nr. 798'782; mit Gerichtsurkunde)
- dem Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement (mit Gerichts-
urkunde).
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
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Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim
Bundesgericht, 1000 Lausanne 14 Beschwerde in Zivilsachen geführt
werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17.
Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer
Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung
mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der
angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der
Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).
Versand: 15. Januar 2008
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