Abtei lung II
B-7420/2006
{T 0/2}
U r t e i l v o m 1 0 . D e z e m b e r 2 0 0 7
Richterin Maria Amgwerd (Vorsitz),
Richter David Aschmann,
Richter Bernard Maitre (Abteilungspräsident),
Gerichtsschreiber Said Huber.
X._______ Corporation,
vertreten durch Y._______ GmbH,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum (IGE),
Vorinstanz.
Markeneintragungsgesuch Nr. 11631/2000 WORKPLACE.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Besetzung
Parteien
Gegenstand
B-7420/2006
Sachverhalt:
A.
Am 19. November 2004 ersuchte die Beschwerdeführerin die Vorin-
stanz, beim "Markenhinterlegungsgesuch e server - 11631/2000" die
Wortmarke "e server" durch "WORKPLACE" zu ersetzen und diese für
Waren und Dienstleistungen der folgenden Klassen zu schützen:
9
Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-,
Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Appa-
rate und Instrumente für die Leitung, die Verteilung, die Umwandlung, die Speiche-
rung, die Regulierung oder die Steuerung von elektrischem Strom; Geräte zur Auf-
zeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, Magnetaufzeichnungsträ-
ger, Schallplatten, Verkaufsautomaten und Mechaniken für Geld betätigte Apparate,
Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer, Feu-
erlöschgeräte; Computersoftware, Computer, Computeranlagen, elektronische Unter-
haltungsgeräte soweit in dieser Klasse enthalten; Hardware, insbesondere für Steue-
rung, Überwachung, Betrieb, Entwicklung von Computern, Computeranlagen, Compu-
teranwendungen, Informationspräsentation, Zugangskontrolle zu anderen Program-
men; informations- und datenverarbeitende und -übermittelnde Anlagen und Geräte;
Halbleiterbauelemente, elektrische Schaltkreise, Speichermedien, Server, Anzeigen
(Displays), Batterien, Elektrokabel und deren Teile, Stecker; elektrische, magnetische,
optische Module; Hardwarekomponenten, Sensoren, zentrale Recheneinheiten; auf
elektrische, magnetische und optische Datenträger gespeicherte Dateien, insbeson-
dere Finanzdateien, wissenschaftliche Dateien, publizistische Dateien, Instruktionsda-
teien (Manuals); elektronische Bauteile; Antennen, Komponenten der Datenfernüber-
tragung, Eingabegeräte, Ausgabegeräte, Computerperipherie, Netzwerke, Integrierte
Schaltungen, Netzwerkkomponenten; auf elektrische, magnetische und optische Da-
tenträger gespeicherte Algorithmen; Computerausrüstung; Computerzubehör soweit in
Klasse 9 enthalten; Mausmatten (Mousepads), elektronische Schaltungen, System-
platinen, Steckkarten; magnetische, optische, elektrische Scheckkarten, Chipkarten
(Smartcards), PCMCIA-Karten; Stromversorgungsgeräte, Transformatoren, elektrische
Umformer, Geräte zum Datenspeichern oder -lesen; Computerterminals, Arbeitsplatz-
rechner (Workstations), Steuereinheiten, Netzwerkterminals, Kommunikationstermi-
nals, Adapter, Drucker, Schnittstellen (Interfaces), Hardwarekomponenten für Steue-
rung und/oder Überwachung, Alarmanlagen; elektronische Überwachungsanlagen,
insbesondere solche die zentrale Recheneinheiten, Computer, Server, Anzeigen, Soft-
ware umfassen; Geräte zum Aufnehmen und/oder Wiedergeben von Audiosignalen
oder Videosignalen, darunter Kopfhörer, Mikrophone, Kameras, Lautsprecher; Daten-
übertragende oder -empfangende Geräte oder Medien, Sender-Empfänger (Trans-
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ceiver), Telefonstationen und -anlagen, Telefone, Telefaxgeräte, Schalter, Multiplexer,
Demultiplexer, Modems, Sender, Empfänger, elektronische Bauteile, elektronische
Gerätebaugruppen soweit in dieser Klasse enthalten, gedruckte Schaltungen, Mikro-
prozessoren; Datenspeichermedien wie Disketten, Bandspeichermedien, Plattenspei-
chermedien; Multimedia-Adapterkarten für PCs, Arbeitsplatzrechner (Workstations);
elektronische persönliche Kleincomputer, elektronische Taschenagendas, Personen-
rufgeräte (Pager), mobile Computerhardware oder -komponenten, Sensoren, Feuchte-
fühler, Temperaturfühler, Helligkeitsfühler, Magnet- und Videobänder, CDs, CD-Halter,
CD-Hüllen, Projektoren, Fernbedienungsgeräte, Computerkoffer, elektrische, magneti-
sche, optische Datenträger, Büromaschinen soweit in Klasse 9 enthalten und ihre
Komponenten, Fotokopierer, Telekommunikationsgeräte und deren Komponenten, leit-
fähige und nichtleitfähige Überzüge für Leiterplatten.
16
Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie in dieser Klasse
enthalten sind; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Fotografien, Schreibwaren,
Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfs-
artikel; Pinsel, Schreibmaschinen, Papierzerkleinerer (Shredder), Aktenvernichter und
Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Appa-
rate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten; Drucklettern;
Druckstöcke; Publikationen, Handschriften, Zeichnungen, Drucksachen, Zeitschriften,
Bücher, Journale; Unterrichtsmittel auf Papier, Pappe; Manuale, Broschüren, Handbü-
cher, Dokumentation, Serienveröffentlichungen, gedruckte Anleitungen, Präsenta-
tionsmaterialien (Drucksachen), insbesondere für Computerhardware und Computer-
software; alle vorgenannten Waren insbesondere im Zusammenhang mit den in Klas-
se 9 beanspruchten Waren und den in den Klassen 38 und 42 beanspruchten Dienst-
leistungen stehend; Eintrittskarten und -billette.
28
Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel, soweit sie nicht in anderen Klassen enthal-
ten sind; Christbaumschmuck; Spielkarten; elektronische Spiele und Spielzeuge, elek-
tronische Hardware oder Software als Komponenten der vorgenannten Spiele und
Spielzeuge, und deren Ersatzteile.
35
Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Revision; Mar-
keting, Marktstudien, Marktanalysen, Beratung in Fragen der Geschäftsführung, Wer-
bung für Veranstaltungen und/oder Ereignisse, Durchführung von Veranstaltungen
aller Art für Anwerbezwecke und/oder Werbezwecke, Erstellen von Geschäftsgutach-
ten, Anfertigen, Aufbewahren und/oder Warten von Statistiken; Personalanwerbung
und -rekrutierung, Stellenausschreibung, Personalvermittlung, Dienstleistung eines
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Personal- und Stellenvermittlungsbüros, Personalmanagementberatung, Personalaus-
wahl mit Hilfe von psychologischen Eignungstests; Anwerbungskampagnen, Verteilen
von Prospekten und Mustern zu Anwerbezwecken und Werbezwecken, Vermitteln, Zu-
sammenstellen, und/oder Verwalten von Zeitungs- und/oder Zeitschriftenabonne-
ments, Buchführung, Reproduktion und Vervielfältigungen von Dokumenten; Verwal-
tung von Informationen; Speichern und Herunterladen von Informationen und von Da-
ten; E-Commerce-Dienstleistungen, nämlich Zuverfügungstellen von Produktinformati-
onen via Telekommunikationsnetzwerke zu Werbe- und Verkaufszwecken; Detailhan-
del über globale Computernetzwerke (Internet), Telemarketing; Detailhandel von Com-
puterhardware und/oder -software sowie der dazugehörigen Peripheriegeräte; Sam-
meln und Bearbeiten von Daten und Informationen über globale elektronische Netz-
werke (Internet); Speicherung von Grafikdateien in elektronischen Datenbanken, Er-
stellung und Herausgabe von Statistiken basierend auf öffentlichen und privaten Da-
teien, Sammeln, Zusammenstellen und Systematisieren von Daten in einer Daten-
bank; technische Demonstrationen zu Verkaufs- und Marketingzwecken; Reproduktion
von Dokumenten; sowie Beratung in Bezug auf die vorgenannten Dienstleistungen.
36
Versicherungswesen, Finanzwesen, Geldgeschäfte, Immobilienwesen; Finanzierung
und/oder Versicherung und/oder Leasing von den in Klasse 9 und 16 genannten Wa-
ren; Abwicklung von Finanzgeschäften über globale Computernetzwerke (Internet).
37
Bauwesen; Reparaturwesen; Installationsarbeiten; Montage, Wartung, Unterhalt, Test
und Reparatur von Computern (Hardware), Netzwerkanlagen; Installation von Compu-
terhardware, Netzwerkanlagen, Computeranlagen für den Zugang zum Internet; Bera-
tung im Bereich Installation, Wartung und Unterhalt von Computerhardware; Verleih
und Vermietung von Batterien, Kabeln, Sensoren, elektrischen und elektronischen
Bauteilen, integrierten Schaltungen; sowie Beratung in Bezug auf die vorgenannten
Dienstleistungen.
38
Telekommunikation; Übermitteln, Senden, Empfangen von Informationen und/oder
Nachrichten, insbesondere über Computernetzwerke oder mittels Online-Information;
Sammeln und Liefern von Informationenen und/oder Nachrichten, insbesondere über
Computernetzwerke, im Sinne einer Presseagentur; Telekommunikationsdienstleistun-
gen, inkl. Übermittlung, Verbreitung und Sendung von Ton, Bild und Filmen via Com-
puternetzwerke; Übermittlung von Daten via globale und/oder lokale Computernetz-
werke, Fiberoptik, Satelliten; Übermittlung von Daten aus einer Datenbank, von Kun-
dendaten und von Informationen über globale Computernetzwerke (Internet); Ver-
schaffen des Zugriffs auf Telekommunikationsnetzwerke, auf Datenbanken, auf Web-
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Sites zum Herunterladen von Informationen, auf globale und/oder lokale Compu-
ternetzwerke, auf Suchmaschinen und Hyperverbindungen (Hyperlinks) zum Errei-
chen von Daten und Informationen über globale Netzwerke; Verschaffen des Zugangs
zu globalen Computernetzwerken (Internet), zu Datenbanken via Netzwerke; Telekom-
munikationsverbindungsdienstleistungen zu Datenbanken, insbesondere Informatio-
nen enthaltende Datenbanken; elektronische Übertragung von Daten auf dem Gebiet
des Detailhandels; Zurverfügungstellen von Plauderräumen (chat-rooms) zur Über-
mittlung von Nachrichten unter Computerbenutzern, Online-Dienstleistungen, nämlich
Beschaffung des Zugriffs für eine Vielzahl von Benutzern zu einem globalen Compu-
terinformationsnetzwerk zur Übermittlung und Verbreitung von Informationen; Tele-
kommunikationsberatungsdienstleistungen; Dienstleistungen im Zusammenhang mit
einer Datenbank, nämlich Entgegennahme von Mitteilungen aller Art von Datenbank-
benützern und Weiterleitung an andere Datenbanknützer; Liefern und Übermitteln von
Daten, Informationen, Bildern und Ton über globale Computernetzwerke (Internet);
Übertragung, Ausstrahlung von Veranstaltungen; Verschaffen des Zugriffs auf Online-
Netzwerke, auf Telekommunikationsdienstleistungen, sowie auf Handelsgeschäfte
über elektronische Kommunikationsnetzwerke; Verleih und Vermietung von Geräten
zur Übertragung von Ton und Bild, datenübertragenden oder -empfangenden Geräten;
sowie Beratung in Bezug auf die vorgenannten Dienstleistungen.
41
Kulturelle, lehrmässige, und sportliche Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportli-
che und kulturelle Aktivitäten; Buchung, Vermitteln von Kino-, Vorstellungs-, Theater-
billetten und Plätzen; Buchung und Vermittlung von Billetten und Plätzen für kulturelle,
wissensvermittelnde, und sportliche Veranstaltungen; Reservierung der vorgenannten
Billette; Organisation, Leitung und Durchführung von Kursen und Konferenzen, Unter-
richtsstunden, Symposien, Weiterbildungen, Fernstudien, Studienprogrammen, Semi-
naren, Filmproduktionen; Zusammenstellung von Fernsehsendungen oder Radiosen-
dungen, Herausgabe von Büchern, Zeitungen, Zeitschriften (ausgenommen Werbe-
texte); Leitung und Organisation von Ausstellungen, Messen, Schauen, Vorstellungen,
Veranstaltungen für kulturelle und Unterhaltungszwecke, insbesondere auf dem Ge-
biet der Informationstechnologie, Computerwissenschaft, Karriereplanung, Persönlich-
keitsentwicklung, Administration, Naturwissenschaften, Sozialwissenschaften, Spra-
chen, Kultur, Kunst, Design, Rechtswissenschaften, Medientechnik, Marketing, Vor-
tragstechniken, Softwareentwicklung, Geschäftsmethoden, Wirtschaftswissenschaf-
ten, Management, Finanzen, Logistik, Geschäfts- und Arbeitsorganisation und -me-
thoden, Psychologie, Philosophie, Sport, Politik, Journalistik, Publizistik, Allgemeinbil-
dung, Technik, Architektur, Geschichte, Religion, Forschung, Geisteswissenschaften,
insbesondere mittels elektronischer Medien, Internet, CD-Roms, Telefonie, Videotech-
nik, vernetzter Computer; Dienstleistungen im Bereich der Erziehung und Ausbildung
übers Internet, insbesondere Sprachkurse, Lehrveranstaltungen, Seminare, Bespre-
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chungen, Präsentationen, virtuelle Sachgebietsreisen sowie virtuelle Ausflüge mit er-
zieherischem Zweck via Online-Computer, Dienstleistungen eines Redaktors; Unter-
haltungsdienstleistungen in der Form von Plauderräumen (chat-rooms); Aufzeichnung
von Videobändern; technische Demonstrationen zu Ausbildungs- und Unterhaltungs-
zwecken; Verleih und Vermietung von in Klasse 9 und 16 genannten Waren die geeig-
net sind für Erziehung, Ausbildung, Unterhaltung, sowie sportliche und kulturelle Akti-
vitäten, nämlich von fotografischen, Film-, Präsentations-, und Unterrichtsapparaten
und -instrumenten, Geräten zur Aufzeichnung und Wiedergabe von Ton und Bild, Mag-
netaufzeichnungsträgern, Schallplatten, CDs; sowie Beratung in Bezug auf die vorge-
nannten Dienstleistungen.
42
Dienstleistungen im Bereich der Wissenschaft und der Technologie, sowie diesbezüg-
liche Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen; industrielle Analysen und For-
schung; Entwurf und Entwicklung von Computern und Computerprogrammen; Rechts-
beratung und -vertretung; Betreiben von Computernetzwerken (Informatikdienstleis-
tungen); Erstellen von Computerprogrammen, Computersystemanalysen, Computer-
systementwürfen, Web-Sites zum Betrachten von Veranstaltungen, Bearbeiten von
Dateien, insbesondere Bildern, Texten, Musikstücken; Planung und Überwachung von
Informatikdienstleistungen; Verleih, Vermieten, Zurverfügungstellen, Vermitteln, Bereit-
stellen von Computerhardware und/oder -software sowie der dazugehörigen Periphe-
riegeräte; Verleih, Vermieten, Zurverfügungstellen, Vermitteln, Kaufen, Bereitstellen
von Zugriffszeit zu Computernetzwerken und/oder Computersystemen und Teilen da-
von, von Speicherplatz, Softwareplattformen, Datenbanken, Internetzugängen und In-
ternetseiten (Informatikdienstleistungen); Vermieten von Zugriffszeit auf eine Daten-
bank zum Herunterladen von Daten und Informationen im wissenschaftlichen und ge-
werblichen Bereich, zum Kauf und Verkauf von Waren, zum Bestellen von Waren (In-
formatikdienstleistungen); wissenschaftliche Aus- und Verwertung von öffentlichen
und privaten Daten; Wartung, Aktualisierung, und Tests von Computersoftware, Web-
Sites, einschliesslich deren Optimierung, Analyse und Überprüfung, Behebung von
Fehlern; Installation von Computersoftware; Computersoftwaredienstleistungen; Zur
Verfügung stellen von Suchmaschinen und Hyperverbindungen (Hyperlinks) zum Be-
trachten von Daten und Informationen über globale Netzwerke; technische Projektpla-
nung, insbesondere auf dem Gebiet der Computerhardware und/oder -Software, auf
dem Gebiet der Rechtsberatung und -Vertretung, der wissenschaftlichen und industri-
ellen Forschung; Dienstleistungen eines Informatikers im Bereich Planung und Über-
wachung von Informatikdienstleistungen; Erstellen, Design, Aktualisierung und War-
tung von Web-Sites; Computerberatungsdienstleistungen, Computerkommunikations-
beratungsdienstleistungen für die Benutzung des Internets, gewerbsmässige Bera-
tungsdienstleistung, nämlich Beratung von Computerbenutzern und/oder Computer-
programmbenutzern im Zusammenhang mit der Benutzung von Computernetzwerken,
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Computersystemen, Computern, Software, Computerperipherie, Dateien; Integration
von Computerhardware- und Computersoftwaresystemen.
43
Verpflegung; Beherbergung von Gästen; Vermitteln und Reservieren von Hotelzim-
mern.
44
Dienstleistungen eines Arztes; Dienstleistungen eines Tierarztes; Gesundheits- und
Schönheitspflege für Menschen und Tiere; Dienstleistungen im Bereich der Land-,
Garten- und Forstwirtschaft.
B.
Am 15. Dezember 2004 beanstandete die Vorinstanz dieses Gesuch
mit der Begründung, die Wortmarke WORKPLACE werde von den
massgeblichen Verkehrskreisen ohne Weiteres in der Bedeutung von
"Arbeitsplatz" verstanden. Diesem Zeichen fehle die konkrete Unter-
scheidungskraft, zumal es die beanspruchten Waren- und Dienstleis-
tungen direkt beschreibe hinsichtlich "Zweck, Qualität, Inhalt/Thema
der Waren und Dienstleistungserbringungsort, Zweck, Inhalt/Thema
der beanspruchten Dienstleistungen". Deshalb sei WORKPLACE als
Zeichen des Gemeingutes vom Markenschutz ausgeschlossen und
müsse anderen Wettbewerbern freigehalten werden. Gleichzeitig räumte
die Vorinstanz der Beschwerdeführerin Frist ein, um allfällige kenn-
zeichnungskräftige Änderungen anzubringen.
C.
Mit Eingabe vom 22. August 2005 machte die Beschwerdeführerin gel-
tend, WORKPLACE beschreibe die beanspruchten Waren und Dienst-
leistungen nicht direkt, sondern löse lediglich vage Gedankenassozia-
tionen aus. Der bloss mögliche Anwendungsort der beanspruchten
Waren an einem Arbeitsplatz beinhalte keine direkte Aussage über de-
ren Eigenschaften (wie z.B. über deren Verwendungszweck). So lasse
eine Kennzeichnung von Software mit WORKPLACE weder deren Ei-
genschaften noch deren Zweck (Buchhaltung, Textverarbeitung,
E-Mailprogramm oder Spiel) erkennen. Ebensowenig beschreibe
WORKPLACE den Inhalt oder den Zweck von Dienstleistungen, die oft
an einem Arbeitsplatz erbracht werden.
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D.
Mit Schreiben vom 15. November 2005 hielt die Vorinstanz an der voll-
umfänglichen Zurückweisung des Zeichens WORKPLACE fest. Als
leichtverständlicher Begriff des englischen Grundwortschatzes bedeu-
te WORKPLACE "Platz an dem man arbeitet" sowie "Möglichkeit zur
beruflichen Arbeit". Somit umfasse dieses Zeichen nicht nur den Be-
reich der beruflichen Anstellung, sondern bezeichne jeden Ort, an
dem eine Tätigkeit durchgeführt bzw. ein Produkt verwendet werde.
Daher könnten an einem solchen Arbeitsplatz eingesetzte Waren bzw.
dort erbrachte Dienstleistungen unter dem Begriff Arbeitsplatz (als An-
wendungs- bzw. Erbringungsort) subsumiert werden. Insofern be-
schreibe WORKPLACE den Inhalt, den Zweck, die Qualität wie auch
den Anwendungsort der beanspruchten Waren bzw. den Erbringungs-
ort der beanspruchten Dienstleistungen. Ferner sei WORKPLACE als
Wort des beruflichen und generellen Sprachgebrauchs auch für ande-
re Gewerbetreibende von Bedeutung und müsse deshalb in jeder Ver-
wendungsart für den geschäftlichen Verkehr freigehalten werden.
E.
Am 17. Mai 2006 nahm die Beschwerdeführerin dazu Stellung und
hielt fest, der Sinngehalt von WORKPLACE sei in Bezug auf die fragli-
chen Waren und Dienstleistungen unbestimmt und unklar. Daher sei
WORKPLACE inzwischen als europäische Gemeinschaftsmarke ein-
getragen worden, was als Indiz zu berücksichtigen sei.
F.
Am 20. September 2006 wies die Vorinstanz das Markeneintragungs-
gesuch für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen ab. Zur Be-
gründung wiederholte die Vorinstanz ihren bisher eingenommenen
Standpunkt zum Gemeingutcharakter von WORKPLACE. Mit dem Hin-
weis auf hohe Internet-Trefferzahlen hielt die Vorinstanz dafür, WORK-
PLACE werde im Wirtschaftsverkehr generell und auf beruflicher Ebe-
ne häufig und üblicherweise verwendet. Als banales Zeichen werde
WORKPLACE nicht als betrieblicher Herkunftshinweis erkannt. Zudem
sei dieser Begriff freihaltebedürftig, da bei einem allfälligen Schutz alle
anderen Anbieter der beanspruchten Güter nur noch beschränkt die
Möglichkeit hätten, "dieselbe Aussage" zu gebrauchen. Liege kein
Grenzfall vor, komme dem ausländischen Eintrag keine Indizwirkung zu.
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G.
Diese Verfügung focht die Beschwerdeführerin am 13. Oktober 2006
bei der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum
(nachfolgend: Rekurskommission) an mit dem Antrag, die Verfügung
aufzuheben und das Zeichen WORKPLACE für alle beanspruchten
Waren und Dienstleistungen einzutragen. Als Eventualbegehren bean-
tragt die Beschwerdeführerin, es sei ihr Gelegenheit zu geben, eine
Verkehrsdurchsetzung von WORKPLACE geltend zu machen.
Im Wesentlichen wiederholt die Beschwerdeführerin ihren Standpunkt,
wonach WORKPLACE die beanspruchten Waren und Dienstleistungen
nicht direkt beschreibe, sondern nur vage Gedankenassoziationen
auslöse, weshalb zumindest ein Grenzfall vorliege. Des Weiteren wird
gerügt, die Vorinstanz habe die Verkehrsübung der Abnehmer hinsicht-
lich der beanspruchten Waren und Dienstleistungen (insbes. Computer
und Computersoftware) nicht angemessen berücksichtigt. Die Ver-
kehrskreise seien an suggestive Zeichen gewöhnt und fassten diese
als Marken auf (wie beispielsweise die Zeichen "Windows", "Word" und
"Office"). Ferner habe die europäische Markeneintragung Indizwirkung.
Schliesslich reichte die Beschwerdeführerin diverse Belege ein, um die
Verkehrsdurchsetzung von WORKPLACE glaubhaft zu machen. Sie
habe WORKPLACE in den letzten Jahren in der Schweiz intensiv be-
nutzt und eine Software Produktefamilie mit dem Basiszeichen WORK-
PLACE aufgebaut, das den relevanten Verkehrskreisen ein Begriff sei
und mit ihr in Verbindung gebracht werde.
H.
Entsprechend der Verfügung des Präsidenten der Rekurskommission
vom 15. November 2006 übernahm das Bundesverwaltungsgericht am
18. Januar 2007 das Verfahren.
I.
Mit Vernehmlassung vom 11. Januar 2007 beantragt die Vorinstanz die
vollumfängliche Abweisung der Beschwerde unter Kostenfolge zu Las-
ten der Beschwerdeführerin. Im Wesentlichen äussert sich die Vorin-
stanz zu den neu eingereichten Durchsetzungsbelegen, welche sie für
nicht aussagekräftig hält. Die beantragte Fristansetzung zur Einrei-
chung weiterer Belege hält die Vorinstanz für entbehrlich, da die Be-
schwerdeführerin allfällige Beweismittel bis zum Abschluss des Be-
weisverfahrens einreichen dürfe.
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J.
Am 19. Februar 2007 reichte die Beschwerdeführerin weitere, teilweise
als streng vertraulich klassifizierte Unterlagen ein, um die Verkehrs-
durchsetzung von WORKPLACE als "Dachmarke" für Software der
"Produktfamilie WORKPLACE" zu belegen. Gleichzeitig schränkte die
Beschwerdeführerin ihr Eventualbegehren auf die Ware "Software" ein.
K.
Mit Duplik vom 14. März 2007 nahm die Vorinstanz zu den neu einge-
reichten Durchsetzungsbelegen eingehend Stellung und hielt an ihren
bisherigen Anträgen vollumfänglich fest.
L.
Auf die dargelegten und weitere Vorbringen wird, soweit sie rechtser-
heblich sind, in den Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Der angefochtene Entscheid vom 20. September 2006 stellt eine
Verfügung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 Bst. c des Bundesgesetzes vom 20.
Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021)
dar. Diese Verfügung war bei der Eidgenössischen Rekurskommission
für geistiges Eigentum angefochten, welche vor dem Inkrafttreten des
Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsge-
richt (VGG, SR 173.32) am 1. Januar 2007 (vgl. AS 2006 1069) zur
Beurteilung der Streitsache zuständig war.
Das Bundesverwaltungsgericht, das gemäss Art. 31 VGG als Be-
schwerdeinstanz Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 VwVG
beurteilt, ist nach Art. 53 Abs. 2 VGG (i.V.m. Art. 33 Bst. e VGG) für die
Behandlung der vorliegenden Streitsache zuständig, zumal keine Aus-
nahme nach Art. 32 VGG vorliegt.
1.2 Die Beschwerdeführerin, welche am Verfahren vor der Vorinstanz
teilgenommen hat, ist durch die angefochtene Verfügung besonders
berührt. Sie hat ein als schutzwürdig anzuerkennendes Interesse an
deren Aufhebung oder Änderung, weshalb sie zur Beschwerde legiti-
miert ist (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Eingabefrist und -form sind gewahrt
(Art. 50 und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgemäss
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bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), und die übrigen Sachurteilsvorausset-
zungen liegen vor (vgl. Art. 46 ff. VwVG).
Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
2.
2.1 Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 des Markenschutzge-
setzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) ist die Marke ein
Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unter-
nehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden.
Insofern dient die Marke dem Zweck, die gekennzeichneten Waren
oder Dienstleistungen zu individualisieren und von anderen Gütern zu
unterscheiden, um die Verbraucher in die Lage zu versetzen, ein ein-
mal geschätztes Produkt (oder eine Dienstleistung) in der Menge des
Angebots wiederzufinden (vgl. BGE 129 III 514 E. 2.2 LEGO). Darüber-
hinaus bezweckt die Marke als Herkunftsmerkmal in unmissverständli-
cher Weise auf den Hersteller und seinen Betrieb (bzw. den Dienstleis-
tungserbringer) hinzuweisen (vgl. BGE 128 III 454 E. 2 YUKON).
2.2 Nach Art. 2 Bst. a MSchG sind Zeichen des Gemeinguts, die sich
als Marken für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen nicht
durchgesetzt haben, vom Markenschutz ausgeschlossen. Schutzunfä-
hig sind solche Zeichen, entweder weil sie im Alltagsleben unentbehr-
lich sind und daher als freihaltebedürftig nicht monopolisiert werden
dürfen oder weil sie nicht hinreichend unterscheidungskräftig sind (vgl.
Urteil des Bundesgerichts 4A.13/1995 vom 20. August 1996 E. 4a
ELLE, veröffentlicht in sic! 1997, S. 159 mit Hinweis auf BGE 118 II 181
E. 3 DUO).
Zum Gemeingut gehören nach der Rechtsprechung namentlich Zei-
chen, die sich in Angaben über die Beschaffenheit der gekennzeichne-
ten Waren oder Dienstleistungen erschöpfen und daher die zu deren
Identifikation erforderliche Kennzeichnungs- und Unterscheidungskraft
nicht aufweisen. Dies ist insbesondere der Fall, wenn Zeichen die Art,
Zusammensetzung, Qualität, Quantität, Bestimmung, den Gebrauchs-
zweck, Wert, Ursprungsort oder die Herstellungszeit der Waren ange-
ben, auf die sie sich beziehen. Der beschreibende Charakter solcher
Hinweise muss von den angesprochenen Abnehmerkreisen dieser Wa-
ren und Dienstleistungen ohne besondere Denkarbeit und ohne Fanta-
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sieaufwand unmittelbar erkannt werden können (Urteil des Bundesge-
richts 4C.439/2006 vom 4. April 2007 E. 5.1 EUROJOBS mit Verweis
auf BGE 131 III 495 E. 5 FELSENKELLER und BGE 128 III 447 E. 1.5
PREMIERE).
Dass eine Angabe neuartig, ungewohnt oder fremdsprachig ist,
schliesst ihren beschreibenden Charakter nicht aus. Entscheidend ist,
ob das Zeichen nach dem Sprachgebrauch oder den Regeln der
Sprachbildung von den beteiligten Verkehrskreisen in der Schweiz als
Aussage über bestimmte Merkmale oder Eigenschaften der gekenn-
zeichneten Ware oder Dienstleistung aufgefasst wird (Urteil des Bun-
desgerichts 4C.439/2006 vom 4. April 2007 E. 5.1 EUROJOBS mit Ver-
weis auf: BGE 108 II 487 E. 3 VANTAGE, BGE 104 Ib 65 E. 2 OISTER
FOAM, BGE 103 II 339 E. 4c MORE, Urteil des Bundesgerichts 4A.
5/2003 vom 22. Dezember 2003 E. 3.1 DISCOVERY TRAVEL & AD-
VENTURE CHANNEL, veröffentlicht in sic! 2004, S. 400).
2.3 Ob ein Zeichen markenrechtlichen Schutz beanspruchen kann
oder als beschreibend zurückgewiesen werden muss, bestimmt sich
immer auf Grund der konkret beanspruchten Waren und/oder Dienst-
leistungen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7405/2006 vom
21. September 2007 E. 5 MOBILITY mit Kritik an den Richtlinien des
IGE in Markensachen [Bern 2007] Ziff. 4.3.1 S. 64 bzw. Ziff. 4.4.3 S. 71;
CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizeri-
schen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und in-
ternationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2 N. 21; EUGEN MARBACH,
Markenrecht, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbs-
recht, Bd. III, Kennzeichenrecht, Basel 1996, S. 29).
Soweit ein Zeichen im Zusammenhang mit bestimmten Waren oder
Dienstleistungen insbesondere gestützt auf Internetrecherchen (z.B.
mit der Suchmaschine "Google") als "allgemein üblich" und daher als
schutzunfähig gewertet werden soll, verlangt das Bundesverwaltungs-
gericht eine besonders sorgfältige Analyse allfälliger Internettreffer
(Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7405/2006 vom 21. Septem-
ber 2007 E. 6.4 MOBILITY mit dem Hinweis, dass von einer abstrakten
Google-Gesamttrefferzahl kaum je auf eine "allgemein übliche" Zei-
chenverwendung geschlossen werden dürfe).
2.4 Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung sind im Bereich
der Zeichen des Gemeinguts Grenzfälle einzutragen und ist die end-
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gültige Entscheidung dem Zivilrichter zu überlassen (BGE 130 III 328
E. 3.2 mit Verweis auf BGE 103 Ib 268 E. 3b a.E. RED & WHITE und
BGE 129 III 225 E. 5.3 MASTERPIECE).
3.
In einem ersten Schritt ist zu prüfen, welche Verkehrskreise von der
angemeldeten Marke angesprochen werden (vgl. EUGEN MARBACH, Die
Verkehrskreise im Markenrecht, sic! 2007, S. 3 ff.).
3.1 In der angefochtenen Verfügung beschränkt sich die Vorinstanz
auf die Feststellung, dass der schweizerische Abnehmer - "in casu der
Durchschnittskonsument als auch der Spezialist (je nach beanspruch-
tem Bereich)" - ohne Gedankenarbeit verstehe, dass
"- alle Waren der Klasse 9 an einem Arbeitsplatz (im allgemeinen Sinne) Ver-
wendung finden und einige Waren sogar spezifisch für den Arbeitsplatz (im
beruflichen Sinne) konzipiert worden sind (z.B. Arbeitsplatzrechner (Worksta-
tions), Computersoftware, Telefonstationen und -anlagen, Fotokopierer, Büro-
maschinen soweit in Klasse 9 enthalten und ihre Komponenten)
- einige Waren der Klasse 16 den Arbeitsplatz (im allgemeinen als auch im
beruflichen Sinne) als Inhalt/Thema haben (Druckereierzeugnisse; Fotografi-
en, Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Publikationen,
Handschriften, Zeichnungen, Drucksachen, Zeitschriften, Bücher, Journale;
Unterrichtsmittel auf Papier, Pappe; Manuale, Broschüren, Handbücher, Doku-
mentation, Serienveröffentlichungen, gedruckte Anleitungen, Präsentations-
materialien (Drucksachen), insbesondere für Computerhardware und Compu-
tersoftware; alle vorgenannten Waren insbesondere im Zusammenhang mit
den in Klasse 9 beanspruchten Waren und den in den Klassen 38 und 42 be-
anspruchten Dienstleistungen stehend; Eintrittskarten und -billette) oder an
einem Arbeitsplatz (im allgemeinen Sinne) verwendet werden können (Papier,
Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie in dieser Klasse
enthalten sind; Buchbinderartikel; Schreibwaren, Klebstoffe für Papier- und
Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel,
Schreibmaschinen, Papierzerkleinerer (Shredder), Aktenvernichter und Büro-
artikel (ausgenommen Möbel); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in
Klasse 16 enthalten; Drucklettern; Druckstöcke; alle vorgenannten Waren ins-
besondere im Zusammenhang mit den in Klasse 9 beanspruchten Waren und
den in den Klassen 38 und 42 beanspruchten Dienstleistungen stehend)
- einige Waren der Klasse 28 den Arbeitsplatz (im allgemeinen als auch im
beruflichen Sinne) als Inhalt/Thema haben (Spiele, Spielzeug, Spielkarten;
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elektronische Spiele und Spielzeuge, elektronische Hardware oder Software
als Komponenten der vorgenannten Spiele und Spielzeuge, und deren Ersatz-
teile) oder an einem Arbeitsplatz (im allgemeinen Sinne) verwendet werden
können (Turn- und Sportartikel, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten
sind; Christbaumschmuck)
- alle Dienstleistungen der Klasse 35 an einem Arbeitsplatz (im allgemeinen
Sinne) erbracht werden und einige Dienstleistungen sogar spezifisch für einen
Arbeitsplatz (im beruflichen Sinne) erbracht werden (z.B. Personalwerbung
und -rekrutierung, Personalvermittlung, Stellenausschreibung)
- alle Dienstleistungen der Klasse 36 an einem Arbeitsplatz (im allgemeinen
Sinne) erbracht werden
- alle Dienstleistungen der Klasse 37 an einem Arbeitsplatz (im allgemeinen
Sinne) erbracht werden und eingige Dienstleistungen sogar spezifisch für ei-
nen Arbeitsplatz (im beruflichen Sinne) erbracht werden (z.B. Installation von
Computerhardware, Netzwerkanlagen, Computeranlagen für den Zugang zum
Internet)
- alle Dienstleistungen der Klasse 38 an einem Arbeitsplatz (im allgemeinen
Sinne) erbracht werden
- alle Dienstleistungen der Klasse 41 an einem Arbeitsplatz (im allgemeinen
Sinne) erbracht werden, einige Dienstleistungen sogar spezifisch für einen Ar-
beitsplatz (im beruflichen Sinne) erbracht werden (z.B. technische Demonstra-
tionen zu Ausbildungszwecken) und einige Dienstleistungen den Arbeitsplatz
(im allgemeinen und beruflichen Sinne) als Inhalt/Thema aufweisen (z.B. Zu-
sammenstellung von Fernsehsendungen oder Radiosendungen, Herausgabe
von Büchern, Zeitungen, Zeitschriften (ausgenommen Werbetexte))
- alle Dienstleistungen der Klasse 42 an einem Arbeitsplatz (im allgemeinen
Sinne) erbracht werden und einige Dienstleistungen sogar spezifisch für einen
Arbeitsplatz (im beruflichen Sinne) erbracht werden (Erstellen von Computer-
programmen, Installation von Computersoftware)
- alle Dienstleistungen der Klasse 43 an einem Arbeitsplatz (im allgemeinen
Sinne) erbracht werden und einige Dienstleistungen sogar spezifisch für einen
Arbeitsplatz (im beruflichen Sinne) erbracht werden (Verpflegung)
- alle Dienstleistungen der Klasse 44 an einem Arbeitsplatz (im allgemeinen
Sinne) erbracht werden."
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3.2 Wie die Beschwerdeführerin im Ergebnis zu Recht beanstandet,
vermag das methodische Vorgehen der Vorinstanz bei dieser Behand-
lung und Beurteilung des Falles nicht zu überzeugen. Insbesondere er-
weisen sich die aus einer lückenhaften Sachverhaltswürdigung gezo-
genen Schlüsse als fragwürdig:
3.2.1 Der Vorinstanz ist zwar zuzustimmen, dass WORKPLACE hier-
zulande von den angesprochenen Abnehmerkreisen - (welche sie nur
grob umschrieben hat, vgl. E. 3.1) - als festgefügter Begriff des engli-
schen Grundwortschatzes ohne Weiteres als Bezeichnung für "Arbeits-
platz" verstanden wird, das heisst primär als Bezeichnung eines Ortes,
an welchem (vorab entgeltliche) "Arbeit" verrichtet wird. Dies im Unter-
schied zu Örtlichkeiten, wo nicht im erwähnten Sinne "gearbeitet" wird,
wie z.B. während der Freizeit bzw. in den Ferien. Zur Illustrierung zählt
die Vorinstanz Orte möglicher "Produktanwendung" bzw. "Dienstleis-
tungserbringung" auf, wie "Büro, Buchbinderei, Atelier, Druckerei, In-
dustrie, Labor, Schiff, Krankenhaus, Ausbildungsstätten, Restaurant,
Bank, Baustelle, Gärtnerei (etc.)". Da WORKPLACE primär ein räum-
lich-konkretes Verständnis bewirkt, wird die von der Vorinstanz er-
wähnte, übertragene Bedeutung von WORKPLACE im Sinne von "Job"
["Arbeitsstelle"] wohl kaum im Vordergrund stehen. Jener Sinngehalt
wird im Englischen üblicherweise mit den allgemein bekannten Alltags-
begriffen "job" oder "position" wiedergegeben.
3.2.2 Um indessen beurteilen zu können, ob dem Zeichen WORK-
PLACE für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen ein "ohne
besonderer Fantasieaufwand erkennbarer", beschreibender Charakter
zukommt, muss zunächst in tatsächlicher Hinsicht die Natur der bean-
spruchten Waren ("Was ist ein Demultiplexer, was ein optisches Mo-
dul?") und Dienstleistungen ("Was umfasst die Dienstleistung 'Zurver-
fügungstellen von Plauderräumen [chat-rooms] zur Übermittlung von
Nachrichten unter Computerbenutzern'?") bestimmt und mit Blick auf
diese Güter der angesprochene Verkehrskreis definiert werden, der
diese nachfragt und eine Erwartungshaltung mit bestimmten Vorstel-
lungen einnimmt.
Erst wenn in sachverhaltlicher Hinsicht Klarheit über das Objekt der
Nachfrage und den jeweils angesprochenen Abnehmerkreis herrscht,
kann als Rechtsfrage geprüft werden, welche Vorstellungen der jeweili-
ge Verkehrskreis mit den einzelnen Waren- und Dienstleistungen ver-
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bindet, bzw. welches Angebot dieser jeweils erwartet bzw. versteht.
Hierbei sind drei Konstellationen zu unterscheiden:
- Erstens kann der angesprochene Verkehrskreis WORKPLACE un-
mittelbar als Gegenstand verstehen, weil die Ware bzw. Dienstleis-
tung für ihn ein Arbeitsplatz ist und WORKPLACE insofern den
Gegenstand direkt beschreibt (denkbar z.B. bei bestimmten Mö-
beln oder Fahrzeugen, welche naturgemäss einen "Arbeitsplatz"
darstellen, bzw. bei der "Vermietung von Arbeitsräumen" oder
beim "Betrieb einer geschützten Werkstätte", wo die Kennzeich-
nung der Dienstleistung deren "Gegenstand" bzw. deren Inhalt
gleichsam abbildet).
- Zweitens ist denkbar, dass der angesprochene Verkehrskreis
WORKPLACE unmittelbar als die Bestimmung (d.h. die Funktion,
den Einsatz- bzw. Verwendungszweck) der Ware oder Dienstleis-
tung auffasst, weil diese für den Arbeitsplatz bestimmt und für die-
sen erfolgsrelevant ist.
- Drittens ist auch möglich, dass der angesprochene Verkehrskreis
WORKPLACE als Bezeichnung der Herkunft der beanspruchten
Waren und Dienstleistungen versteht, also dass die Ware bzw.
Dienstleistung von einem Arbeitsplatz "herkommt", von dort
stammt.
3.2.3 Der angefochtenen Verfügung lässt sich die für eine rechtlich
überzeugende Subsumption notwendige Unterscheidung dieser drei
semantischen Prüfgruppen nicht entnehmen. Zudem fehlen Ausführun-
gen, die erkennen lassen, dass sich die Vorinstanz über die in Erwä-
gung 3.2.2 erwähnten tatsächlichen Vorfragen in hinreichendem Mas-
se Rechenschaft gegeben hat, weil sie die spezifische Natur der ein-
zelnen Waren und Dienstleistungen sorgfältig auseinandergehalten
und den jeweils betroffenen Verkehrskreis, der solche Güter nachfragt,
auch sorgfältig definiert hat. Insbesondere ist zu bemerken:
3.2.3.1 Soweit der jeweils angesprochene Verkehrskreis unter dem
Markenwort WORKPLACE unmittelbar den Gegenstand versteht, hätte
sich die Vorinstanz darüber Rechenschaft geben müssen, ob die ent-
sprechenden Waren, welche diese Objektvorstellung erfüllen, tatsäch-
lich gegenüber diesem Verkehrskreis vertrieben werden oder ob An-
zeichen bestehen, dass dieser zumindest ein solches Angebot erwar-
tet bzw. versteht.
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3.2.3.2 Soweit der angesprochene Verkehrskreis WORKPLACE unmit-
telbar als die Bestimmung (Funktion, Einsatz- bzw. Verwendungs-
zweck) der jeweiligen Waren und Dienstleistungen versteht, wäre auch
zu klären gewesen, welches die typische oder häufigste oder zumin-
dest an einem Arbeitsplatz denkbare, naheliegende Bestimmung die-
ser Güter und ihre Relevanz für die an einem Arbeitsplatz verrichtete
Arbeit sei, indem die Ware oder Dienstleistung die Arbeit dort gezielt
verbessert bzw. unterstützt; denn nur weil ein Apfel an einem Arbeits-
platz gegessen werden kann, ist WORKPLACE für Äpfel ebensowenig
beschreibend, wie Spielkarten oder Christbaumschmuck (beides Wa-
rengruppen, bei denen die Vorinstanz dem Zeichen WORKPLACE ei-
nen beschreibenden Charakter zuzuschreiben scheint).
In diesem Zusammenhang hätte sich auch die Anschlussfrage gestellt,
ob entsprechende Waren bzw. Dienstleistungen, welche diese Bestim-
mung erfüllen, tatsächlich gegenüber diesem Verkehrskreis vertrieben
werden oder Anzeichen dafür bestehen, dass dieser zumindest ein
solches Angebot erwartet bzw. versteht.
In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass - soweit eine Kenn-
zeichnung von Waren- und Dienstleistungen mit dem Zeichen WORK-
PLACE weder den konkreten Gegenstand bzw. Einsatzzweck (Bestim-
mung) noch sonstige den Waren (bzw. Dienstleistungen) inhärente Ei-
genschaften (wie Beschaffenheit, Ausstattung, Wirkungsweise) direkt
beschreibt - WORKPLACE zumindest als Grenzfall schutzfähig zu er-
achten wäre. Ein Grenzfall wäre insbesondere anzunehmen, wenn
WORKPLACE im Zusammenhang mit Waren und Dienstleistungen nur
eine generelle Eignung ("für den Arbeitsplatz") erkennen lässt.
3.2.3.3 Soweit schliesslich der angesprochene Verkehrskreis unter
WORKPLACE unmittelbar die Herkunft der beanspruchten Waren und
Dienstleistungen versteht, wäre zu fragen gewesen, ob sich dieser
"Herkunfts"-Arbeitsplatz durch seine Ausrüstung, seinen Ort, durch die
allgemeine Geltung oder durch die Art und Weise der daran geleiste-
ten Arbeit von anderen, "gewöhnlichen" Arbeitsplätzen unterscheidet.
Als Anschlussfrage wäre auch hier zu erwägen gewesen, ob entspre-
chende Waren bzw. Dienstleistungen, welche eine solche Herkunft ha-
ben, tatsächlich gegenüber diesem Verkehrskreis vertrieben werden,
oder Anzeichen dafür bestehen, dass dieser zumindest ein solches
Angebot erwartet bzw. versteht.
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Insbesondere im Zusammenhang mit der herkunftsbezogenen Bedeu-
tung, welche bei gewissen Waren oder Dienstleistungen unter Umstän-
den im Vordergrund stehen könnte, wäre festzuhalten, dass diesfalls
WORKPLACE als zu unbestimmt gelten müsste und daher als ebenso
zulässig zu erachten wäre wie die Marke SWISSLINE (Urteil des Bun-
desgerichts 4A.6/1998 vom 10. September 1998, veröffentlicht in sic!
1999, S. 29) oder CAMPUS (Urteil des Bundesgerichts 4C.3/1999 vom
18. Januar 2000, veröffentlicht in sic! 2000, S. 194) oder PROTEOMAS-
TER (Entscheid der RKGE MA-AA 12/06 vom 26. September 2006, ver-
öffentlicht in sic! 2007, S. 445).
Der Umstand allein, dass insbesondere Dienstleistungen an einem Ar-
beitsplatz erbracht werden, bedeutet nicht, dass für alle jeweils mass-
geblichen Verkehrskreise ein beschreibender Charakter des Zeichens
WORKPLACE unmittelbar erkennbar wird, zumal alle Dienstleistungen
an einem "Arbeitsplatz" erbracht werden und dieser Gedankenbezug
wegen der Banalität des Sachverhaltes unter Umständen nicht ohne
besonderen Fantasieaufwand hergestellt wird. Insofern wäre auch die
Rechtsprechung der Rekurskommission kritisch zu hinterfragen, wo-
nach Bezeichnungen, welche eine direkte Aussage über den Ort ent-
halten, wo beanspruchte Dienstleistungen erbracht werden ("Dienst-
leistungserbringungsort"), generell nicht geeignet seien, die entspre-
chend gekennzeichneten Dienstleistungen zu individualisieren (Ent-
scheid der RKGE MA-AA 32/02 vom 10. Dezember 2003 E. 4 SWISS
BUSINESS HUB, veröffentlicht in sic! 2004, S. 573).
3.2.3.4 Entgegen den summarischen Darlegungen der Vorinstanz ist
des Weiteren fraglich, ob WORKPLACE - wenn es zur Kennzeichnung
von typischerweise nur für die Freizeit (als "Nicht-Arbeitszeit") be-
stimmten Waren (bzw. für Dienstleistungen mit engem Bezug zur Frei-
zeit- und Vergnügungsindustrie) verwendet wird - eine (ohne besonde-
ren Fantasieaufwand erkennbare) beschreibende Bedeutung haben
kann. Zu fragen wäre, inwiefern die zu identifizierenden Abnehmerkrei-
se bei mit WORKPLACE gekennzeichneten Spielen, Spielzeugen,
Turn- und Sportartikel, Christbaumschmuck, Spielkarten, elektroni-
schen Spielen/Spielzeugen einen direkt warenbeschreibenden Bezug
zum Arbeitsplatz erkennen werden, auch wenn - freilich als Ausnah-
meerscheinung - Arbeitsplätze bestehen, wo Spiele neben der Arbeit
(zur Zerstreuung) geduldet oder für die Arbeit benötigt werden (wie
z.B. beim Schulpsychologen).
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3.2.4 Schliesslich ist festzuhalten, dass die von der Vorinstanz als Be-
weis angeführten Internetrecherchen nicht überzeugend belegen, dass
die beanspruchten Waren und Dienstleistungen "üblicherweise" unter
dem Begriff "workplace" angeboten werden und dieser Begriff zur Be-
schreibung solcher Güter in einer signifikant hohen Zahl gebraucht wür-
de oder gar unentbehrlich wäre (vgl. E. 2.3 mit Hinweisen auf die Recht-
sprechung des Bundesverwaltungsgerichts zu Internetrecherchen).
3.3 Zusammenfassend ergibt sich, dass in der angefochtenen Verfü-
gung die soeben dargelegten Überlegungen nicht hinreichend berück-
sichtigt werden, was dazu führt, dass dem Zeichen WORKPLACE
ohne sachverhaltlich abgestützte Differenzierung pauschal für sämtli-
che beanspruchten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterschei-
dungskraft abgesprochen wird. Insofern ist diese Verfügung, wie die
Beschwerdeführerin zu Recht rügt, sachlich unhaltbar und aufzuheben.
4.
Nach Art. 61 Abs. 1 VwVG entscheidet die Beschwerdeinstanz in der
Sache selbst oder weist diese ausnahmsweise mit verbindlichen Wei-
sungen an die Vorinstanz zurück.
4.1 Ein Rückweisungsentscheid rechtfertigt sich vor allem, wenn wei-
tere Tatsachen festgestellt werden müssen und ein umfassendes Be-
weisverfahren durchzuführen ist. Zu einer Rückweisung kommt es zu-
dem immer dann, wenn die Vorinstanz einen Nichteintretensentscheid
gefällt und folglich keine materielle Prüfung vorgenommen hat (Urteil
des Bundesverwaltungsgerichts A-1362/2006 vom 30. Mai 2007 E. 1.3
mit Hinweisen auf die herrschende Meinung; vgl. für den Bereich des
Markenrechts: Entscheide der RKGE MA-WI 63/04 vom 8. September
2005 E. 5, veröffentlicht in sic! 2005, S. 887; MA-WI 19/98 vom 30. Mai
2000 E. 7, veröffentlicht in sic! 2000, S. 380; MA-WI 27/98 vom 2. No-
vember 1999 E. 8, veröffentlicht in sic! 2000, S. 111, MA-AA 06/95
vom 30. Januar 1997 E. 4, veröffentlicht in sic! 1997, S. 161).
Grundsätzlich hat das Bundesverwaltungsgericht - soweit dies möglich
und geboten erscheint - die Entscheidungsreife selber herbeizuführen,
zumal das Verfahrensrecht nicht Selbstzweck ist, sondern einzig der
Verwirklichung des materiellen Rechts dient (vgl. HANSJÖRG SEILER, Ab-
schied von der formellen Natur des rechtlichen Gehörs, Schweizeri-
sche Juristenzeitung [SJZ] 100 [2004], S. 381). Daher lässt die Recht-
sprechung im Kontext von Art. 61 Abs. 1 VwVG die Rückweisung nicht
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voraussetzungslos zu.
Gemäss Bundesgericht steht im Verhältnis zwischen Gerichten und
Verwaltung dem rückweisenden Gericht bei der Beantwortung der Fra-
ge, ob es selber die nötigen Instruktionen vornehmen oder die Akten
zur weiteren Abklärung an die Verwaltung zurückweisen will, ein weiter
Ermessensspielraum zu (BGE 131 V 407 E. 2.1.1). Indes darf eine
Rückweisung an die Verwaltung nicht einer Verweigerung des gerichtli-
chen Rechtsschutzes gleichkommen, was etwa dann der Fall ist, wenn
wegen besonderer Gegebenheiten nur ein Gerichtsgutachten oder an-
dere gerichtliche Beweismassnahmen geeignet sind, zur Abklärung
des Sachverhalts beizutragen. Unzulässig ist die Rückweisung auch,
wenn sie nach den Umständen als unverhältnismässig erscheint. Lie-
gen jedoch sachliche Gründe vor, ist eine Rückweisung mit dem Unter-
suchungsgrundsatz vereinbar (vgl. BGE 131 V 407 E. 2.1.1).
4.2 Im vorliegenden Fall hat sich das Bundesverwaltungsgericht einer
funktionell gebotenen Zurückhaltung zu befleissigen, da die Vorinstanz
die Streitsache nicht mit hinreichender Sorgfalt abgeklärt, ohne genü-
genden Sachverhaltsbezug die Unterscheidungskraft von WORK-
PLACE in pauschaler Weise für alle beanspruchten Waren und Dienst-
leistungen verneint und zudem darauf verzichtet, den jeweils mass-
geblichen Verkehrskreis und dessen Verständnis in Bezug auf die ein-
zelnen Waren und Dienstleistungen zu analysieren (vgl. E. 3.2.2 f.).
In solchen Fällen ist vom Bundesverwaltungsgericht kein reformatori-
scher Entscheid zu erwarten. Vielmehr liegen sachliche Gründe für
eine Rückweisung vor, welche die prozessökonomischen Gesichts-
punkte in den Hintergrund drängen. Insbesondere erweist sich die hier
auszusprechende Rückweisung als verhältnismässig, weil sie erforder-
lich und geeignet ist, der Vorinstanz im Rahmen der in Erwägung 3.2
dargelegten Entscheidkriterien eine sorgfältige Sachverhaltsermittlung
und sachgerechte Beurteilung der Streitsache nahezulegen (vgl. auch:
Entscheid der REKO/WEF FB/2003-4 vom 9. Juni 2005 E. 6.3.3, veröf-
fentlicht in Recht und Politik des Wettbewerbs [RPW] 2005/3, S. 530).
5.
Nach dem Gesagten ist die Beschwerde teilweise gutzuheissen und
die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen zu neuem Entscheid im
Sinne der Erwägungen.
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Die Vorinstanz wird im Lichte der dargelegten Kriterien die tatsächli-
chen Verhältnisse erheben und die Unterscheidungskraft von WORK-
PLACE in Bezug auf die einzelnen beanspruchten Waren und Dienst-
leistungen eingehend beurteilen. Den von der Vorinstanz neuzuformu-
lierenden Verfügungsentwurf wird sie zur Wahrung des rechtlichen Ge-
hörs der Beschwerdeführerin zur Stellungnahme zu unterbreiten ha-
ben (Art. 29 f. VwVG).
6.
Angesichts der besonderen Umständen der Streitsache sind bei die-
sem Verfahrensausgang weder der hauptsächlich obsiegenden Be-
schwerdeführerin noch der Vorinstanz Verfahrenskosten aufzuerlegen
(Art. 63 Abs. 2 VwVG i.V.m. Art. 6 Bst. b des Reglements vom 11. De-
zember 2006 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundes-
verwaltungsgericht, VGKE, SR 173.320.2). Der Kostenvorschuss in der
Höhe von Fr. 2'500.- ist der Beschwerdeführerin nach Rechtskraft die-
ses Urteils zurückzuerstatten.
Die Beschwerdeführerin, welche nicht anwaltlich vertreten war, macht
keine Parteientschädigung geltend. Eine solche ist ihr nicht zuzuspre-
chen (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 ff. VGKE).
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen, die angefochtene Verfü-
gung aufgehoben und die Streitsache im Sinne der Erwägungen zu
neuem Entscheid an die Vorinstanz zurückgewiesen.
Soweit weitergehend wird die Beschwerde abgewiesen.
2.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben, weshalb der Beschwerde-
führerin nach Rechtskraft dieses Urteils der erhobene Kostenvor-
schuss von Fr. 2'500.- zurückerstattet wird.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
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4.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (mit Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstat-
tungsformular)
- die Vorinstanz (mit Gerichtsurkunde)
- das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (mit Gerichtsur-
kunde)
Der Abteilungspräsident: Der Gerichtsschreiber:
Bernard Maitre Said Huber
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundes-
gericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art.
72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG,
SR 173.110]). Die Rechtsschrift hat die Begehren, deren Begründung mit An-
gabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene
Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in
Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).
Versand: 12. Dezember 2007
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