B-7421/2006 - Abteilung II - Absolute Ausschlussgründe - Markeneintragungsgesuch Nr. 54669/2005 "we make id...

Abtei lung II
B-7421/2006
{T 0/2}
Urteil vom 27. März 2007
Mitwirkung: Richter Hans Urech (Vorsitz), Richter David Aschmann,
Richter Francesco Brentani;
Gerichtsschreiber Thomas Reidy
A._______,
Beschwerdeführerin
vertreten durch E. Blum & Co., _______,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum, Einsteinstrasse 2, 3003
Bern,
Vorinstanz
betreffend
Markeneintragungsgesuch Nr. 54669/2005 "we make ideas work"
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Sachverhalt:
A. Am 6. Juni 2005 hinterlegte die Beschwerdeführerin das Zeichen "we
make ideas work" beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum
(Vorinstanz) für folgende Waren und Dienstleistungen:
1 Chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke.
2 Additive für Lacke und Kunststoffe.
17 Additive für polymere Formmassen; Waren aus Kunststoffen (Halbfabrikate).
40 Dienstleistungen eines Chemieunternehmens, nämlich die kundenspezifische
Herstellung von Chemikalien.
42 Technische Beratung betreffend den Einsatz chemischer Additive.
B. Die Vorinstanz beanstandete die Anmeldung mit Schreiben vom
17. August 2005, da es sich bei der Marke um eine allgemeine Qualitäts-
angabe und eine reklamehafte Anpreisung handle und diese daher nicht
unterscheidungskräftig sei.
C. Mit Eingabe vom 18. Oktober 2005 begründete die Beschwerdeführerin ih-
ren abweichenden Rechtsstandpunkt. Die Marke sei unter Hinweis auf
mehrere eingetragene Marken nach dem Gleichbehandlungsgrundsatz ein-
zutragen. Auch die Regel, wonach im Zweifelsfall für den Hinterleger zu
entscheiden sei, spreche für die Eintragung. Mit folgender Anpassung des
Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses erklärte sie sich einverstanden:
1 Chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke, einschliesslich Additive für
Lacke und Kunststoffe und Additive für polymere Formmassen.
17 Waren aus Kunststoffen (Halbfabrikate).
40 Dienstleistungen eines Chemieunternehmens, nämlich die kundenspezifische
Bearbeitung und Umwandlung von Chemikalien.
42 Technische Beratung betreffend den Einsatz chemischer Additive.
D. Die Vorinstanz hielt mit Schreiben vom 9. März 2006 an ihrer Einschät-
zung der Rechtslage fest.
E. Nachdem sich die Beschwerdeführerin innert der angesetzten Frist nicht
vernehmen liess, verfügte die Vorinstanz am 28. September 2006 die Zu-
rückweisung der Markeneintragungsgesuchs.
3F. Hiegegen erhob die Beschwerdeführerin am 31. Oktober 2006 Beschwer-
de an die Eidgenössische Rekurskommission für geistiges Eigentum und
stellte folgende Anträge:
1) Es sei die angefochtene Verfügung aufzuheben;
2) Es sei das Markeneintragungsgesuch Nr. 54669/2005 "we make ideas work"
vollumfänglich gutzuheissen und die Marke für alle beanspruchten Waren
und Dienstleistungen zum Markenschutz in der Schweiz zuzulassen;
3) Es sei der Beschwerdeführerin zu Lasten der Bundeskasse eine angemes-
sene Parteikostenentschädigung zuzusprechen.
G. Mit Verfügung vom 15. November 2006 wurde das Verfahren per
1. Januar 2007 an das Bundesverwaltungsgericht überwiesen.
H. Mit Vernehmlassung vom 14. Dezember 2006 beantragte die Vorinstanz,
die Beschwerde unter Kostenfolge abzuweisen.
I. Mit Eingabe vom 31. Januar 2007 verzichtete die Beschwerdeführerin auf
die Durchführung einer mündlichen und öffentlichen Verhandlung und
reichte gleichzeitig eine Kopie der Registrierungsurkunde des US Patent-
und Markenamtes für die Markenregistrierung Nr. 3,168,917 "we make
ideas work" ein.
J. Die Vorinstanz verzichtete mit Schreiben vom 14. Februar 2007 auf die
Einreichung einer weiteren Stellungnahme.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge-
gen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig
(Art. 31, 32 und 33 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005
[VGG, SR 173.32]). Es hat das vorliegende Verfahren am 1. Januar 2007
von der eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum über-
nommen (Art. 53 Abs. 2 VGG). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen
Frist von Artikel 50 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das
Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) eingereicht und der verlangte
Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Markenanmelder ist die Be-
schwerdeführerin zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 VwVG). Auf die Be-
schwerde ist daher einzutreten.
2. Gemäss Artikel 2 Buchstabe a des Markenschutzgesetzes vom 28. August
1992 (MSchG, SR 232.11) sind Zeichen, die Gemeingut sind, vom Marken-
schutz ausgeschlossen, sofern sie sich nicht im Verkehr als Marke für be-
stimmte Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben.
4Als Gemeingut im Sinne dieser Bestimmung gelten einerseits Zeichen, die
für den Wirtschaftsverkehr unentbehrlich und deshalb freizuhalten sind,
und andererseits Zeichen, denen die für die Individualisierung der Ware
oder Dienstleistung erforderliche Unterscheidungskraft fehlt. Zu den nicht
unterscheidungskräftigen Zeichen gehören unter anderem Hinweise auf Ei-
genschaften, die Beschaffenheit, die Zusammensetzung, die Zweckbestim-
mung oder die Wirkung der Ware oder Dienstleistung, welche die Marke
kennzeichnet. Dass die Marke Gedankenassoziationen weckt oder Anspie-
lungen enthält, die nur entfernt auf die Ware oder Dienstleistung hindeu-
ten, reicht nicht aus, sie zur Beschaffenheitsangabe werden zu lassen. Der
gedankliche Zusammenhang mit der Ware oder Dienstleistung muss viel-
mehr derart sein, dass der beschreibende Charakter der Marke ohne be-
sonderen Aufwand an Fantasie zu erkennen ist (BGE 127 III 160 E. 2b aa
mit Hinweisen). Ob ein Zeichen Gemeingut bildet, beurteilt sich nach
seinem Gesamteindruck.
3. Die Vorinstanz übersetzt das vorliegend zu beurteilende Zeichen "we
make ideas work" mit "wir bringen Ideen zum Funktionieren" beziehungs-
weise "wir machen, dass Ideen funktionieren".
Die Beschwerdeführerin macht demgegenüber in ihrer Beschwerde gel-
tend, der Slogan sei inhaltlich mehrdeutig. Er könne beispielsweise auch
mit "wir zwingen Ideen zum Arbeiten", "wir lassen Vorstellungen arbeiten"
und "wir lassen Einfälle wirken" übersetzt werden. Der Slogan "we make
ideas work" sei daher eintragungsfähig, da er verschiedene Assoziationen
hervorrufe und keine direkte Aussage über die beanspruchten Waren und
Dienstleistungen mache.
Ob ein Zeichen markenrechtlichen Schutz beanspruchen kann oder aber
als beschreibende Angabe zurückgewiesen werden muss, bestimmt sich
immer anhand der konkreten Ware oder Dienstleistung (EUGEN MARBACH, in:
Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III, [Marken-
recht, hiernach Kommentar MARBACH], Basel 1996, S. 29). Vorliegend ist zu
prüfen, welche Bedeutung der Bezeichnung "we make ideas work" hin-
sichtlich der beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 1,
17, 40 und 42 zukommt. Es handelt sich hier um chemische Erzeugnisse,
um Kunststoff-Halbfabrikate und um Dienstleistungen im Zusammenhang
mit chemischen Erzeugnissen.
Das Zeichen "we make ideas work" besteht ausschliesslich aus Wörtern
des englischen Grundwortschatzes, die zumindest in ihrer primärer Bedeu-
tung dem Grossteil der Schweizer Bevölkerung – und umso mehr dem hier
spezifischen Abnehmerkreis, welcher auf dem Gebiet chemischer und
Kunststofferzeugnisse bewandert ist und somit in der Regel über erhöhte
Englischkenntnisse verfügt – ohne weiteres verständlich sind.
Es kann der Vorinstanz beigepflichtet werden, dass das Zeichen "we make
ideas work" primär mit "wir bringen Ideen zum Funktionieren" oder "wir ma-
chen, dass Ideen funktionieren" zu übersetzen ist. Es scheint, dass auch
5die Beschwerdeführerin dem Zeichen auf ihrer Homepage eine ähnliche
Bedeutung beimisst, indem sie ihm den Sinn "Verwirklichung von Ideen"
beimisst (vgl. deutsche Version der pdf-Broschüre "we make ideas work,
S. 2, Vorwort von Dr. Matthias L. Wolfgruber). Die von der Beschwerdefüh-
rerin vorgebrachten weiteren weniger nahe liegenden Übersetzungsmög-
lichkeiten und Deutungen des Slogans vermögen an der Einschätzung
nichts zu ändern (vgl. Entscheid des Bundesgerichts vom 8. April 2005 in:
sic! 2005, S. 649 ff. GlobalePost).
3.1 Als Gemeingut zurückzuweisen sind auch Zeichen, deren Inhalt sich in ei-
ner reklamemässigen Selbstdarstellung erschöpft. Eine Marke soll keine
verkappte Werbung für besondere Eigenschaften des Produktes enthalten.
Andernfalls werde ein Zeichen vom Verkehr als blosses Schlagwort ver-
standen und sei somit nicht unterscheidungskräftig (Kommentar MARBACH,
S. 41 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung).
Mit dem Slogan "we make ideas work" wird bei den Kunden suggeriert,
dass – auch ohne Beifügung des Pronomens "your" im Sinne von "we
make your ideas work" – ihre Ideen zum Funktionieren gebracht bezie-
hungsweise verwirklicht werden. Der Slogan hat somit einen anpreisen-
den, werbemässigen Qualitätshinweis, der für das kaufende Publikum klar
erkennbar ist. Entsprechend wird die Aussage "we make ideas work" vom
Publikum in erster Linie als Werbeslogan und nicht als Kennzeichen aufge-
fasst (vgl. RKGE in sic! 2003, 802 We keep our promises). Das streitige
Zeichen ist somit nicht geeignet, als Herkunftshinweis zu dienen, und es
fehlt ihm die für die Individualisierung der beanspruchten Waren erforder-
liche Unterscheidungskraft.
3.2 Die Wortfolge "we make ideas work" ist zudem freihaltebedürftig. Im Inte-
resse eines funktionierenden Wettbewerbs müssen Zeichen vom Marken-
schutz ausgeschlossen werden, die für den Wirtschaftsverkehr wesentlich
oder gar unentbehrlich sind. Ein einzelner Gewerbetreibender soll nicht ein
Zeichen monopolisieren dürfen, das aufgrund seines Sinngehalts für ande-
re Gewerbetreibende von Bedeutung ist oder in Zukunft noch werden
könnte (CHRISTOPH WILLI, in: Kommentar Markenschutzgesetz, Zürich 2002,
hiernach: Kommentar MSchG, Art. 2 MSchG N. 42; Kommentar MARBACH,
S. 35). Dies gilt insbesondere für Ausdrücke des allgemeinen Sprachge-
brauchs, allgemeine Qualitätshinweise sowie reklamehafte Anpreisungen.
Das Zeichen "we make ideas work" erschöpft sich in einer Werbeaussage,
die aufgrund ihrer umfassenden an keine Waren- oder Dienstleistungska-
tegorie gebundenen allgemeinen Bedeutung, für den geschäftlichen Ver-
kehr freigehalten werden muss (BGE 118 II 181 E. 3c). Eine Ausnahme
käme nur in Betracht, wenn das Zeichen sich für die beanspruchten Waren
bereits als Marke durchgesetzt hätte. Dafür bestehen jedoch weder An-
haltspunkte, noch macht die Beschwerdeführerin einen solchen Anspruch
geltend.
6Diese Auffassung wird durch den Umstand bekräftigt, dass der Slogan "we
make ideas work" ebenfalls von anderen Waren- und Dienstleistungsan-
bietern verwendet wird (z.B. ,

_2006_pg1.html ,
,
).
3.3 Die Beschwerdeführerin beruft sich im Weiteren auf den Umstand, dass
das in Frage stehende Zeichen in den USA registriert sei.
Dies ist nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ohne Belang, da
die Schweiz die Schutzfähigkeit einer Marke nach ihrer eigenen Gesetzge-
bung und Verkehrsanschauung prüft. Obwohl sich Richter und Verwal-
tungsbehörden an der ausländischen Praxis orientieren können, kann dies
in casu unterbleiben, da es sich im vorliegenden Fall nicht um einen
Grenzfall handelt (vgl. BGE 129 III 225 E. 5.5, 114 II 171 E. 2c).
3.4 Die Beschwerdeführerin macht eine Verletzung des Gleichbehandlungs-
grundsatzes geltend und weist dazu in ihrer Eingabe vom
18. Oktober 2005 an die Vorinstanz und in der Beschwerde vom
31. Oktober 2006 auf verschiedene vergleichbare "sloganartige"
Markeneintragungen hin.
Die Eidgenössische Rekurskommission für geistiges Eigentum bejahte in
ständiger Praxis den Anspruch auf Gleichbehandlung von Sachverhalten,
die ohne weiteres vergleichbar sind und sich nicht in rechtlicher Hinsicht
wesentlich unterscheiden (sic! 2003, S. 802 "We keep our promises"; sic!
2001, S. 805 Hyperlite; sic! 1998, S. 303 Masterbanking und sic! 1997, S.
302 Allfit). Die Rekurskommission hat in diesem Zusammenhang ebenfalls
auf die Problematik einer erneuten Beurteilung der Eintragungsfähigkeit ei-
ner Marke hingewiesen, die seit Jahren im Markenregister eingetragen ist.
Entsprechend sei das bei der Frage der Gleichbehandlung anzuwendende
Kriterium, wonach Sachverhalte "ohne weiteres" vergleichbar sein müssen,
restritkiv anzuwenden (sic! 2003, S. 802 We keep our promises), zumal
bereits geringfügige Unterschiede im Hinblick auf die Beurteilung der
Schutzfähigkeit eines Zeichens von grosser Bedeutung sein können (sic!
2003, S. 134 Cool Action). Das Bundesverwaltungsgericht sieht keine Ver-
anlassung, von dieser Rechtsprechung abzuweichen.
Die von der Beschwerdeführerin angeführten CH-Marken Nr. 520 385 und
NR. 520 386 YOU INSPIRE...WE MATERIALIZE sind einerseits von der
Wortstruktur her nicht mit dem vorliegend zu beurteilenden Zeichen "we
make ideas work" vergleichbar. Wie die Vorinstanz andererseits richtig
anführt, ergibt das Wort "inspire" in diesem Zusammenhang auch keinen
klaren Sinngehalt.
Die CH-Marken Nr. 505 889 WE BRING GOOD THINGS TO LIFE und Nr.
543 042 We inspire your life! enthalten unübliche sprachliche Wortkombi-
nationen ohne konkreten Sinngehalt. Selbst wenn diese Marken nicht we-
7niger anpreisend sein sollten, so gilt es doch festzuhalten, dass bei diesen
Zeichen kein ähnlich starkes Freihaltebedürfnis besteht wie für das Zei-
chen der Beschwerdeführerin.
Die weiteren von der Beschwerdeführerin angeführten Markeneintra-
gungen unterscheiden sich vom vorliegend zu beurteilenden Zeichen in
der Art und Weise der Zeichenbildung, in ihrem wesentlich engeren Sinn-
gehalt sowie im fehlenden Freihaltebedürfnis.
4. Die Beschwerde erweist sich somit als unbegründet und ist abzuweisen.
Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Be-
schwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und mit dem gelei-
steten Kostenvorschuss zu verrechnen. Die Spruchgebühr (Gerichtsge-
bühr) ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozess-
führung und finanzieller Lage der Parteien zu bestimmen (Art. 63 Abs. 4bis
VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements über die Kosten und Entschädi-
gungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 11. Dezember 2006
[VGKE, SR 173.320.2]). In Markeneintragungsverfahren ist dafür das Inte-
resse der beschwerdeführenden Partei am Aufwand einer neuen Marken-
eintragung und an der Vorbereitung der Markteinführung im Fall der Rück-
weisung der hängigen Markenanmeldung zu veranschlagen. Es würde al-
lerdings zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den relativ geringen
Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür
stets konkrete Aufwandsnachweise im Einzelfall verlangt würden. Mangels
anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Umfang der Streitsache da-
rum nach Erfahrungswerten auf Fr. 25'000.-- festzulegen (JOHANN ZÜRCHER,
Der Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsprozess, sic! 2002 S.
505; LEONZ MEYER, Der Streitwert in Prozessen um Immaterialgüterrechte
und Firmen, sic! 2001 S. 559 ff., LUCAS DAVID, in: Schweizerisches Immateri-
algüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. I/2, Der Rechtsschutz im Immaterial-
güterrecht, Basel 1998, S. 29 f.). Es wird keine Parteientschädigung aus-
gerichtet (Art. 7 Abs. 3 VGKE).
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1. Die Beschwerde wird abgewiesen und die angefochtene Verfügung bestä-
tigt.
2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens im Umfang von Fr. 2'500.-- werden
der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvor-
schuss von Fr. 2'500.-- verrechnet.
83. Dieses Urteil wird eröffnet:
- der Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- der Vorinstanz (Ref-Nr. 54669/2005; Gerichtsurkunde)
- dem Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement (eingeschrieben)
Der Vorsitzende Der Gerichtsschreiber:
der Spruchkammer:
Hans Urech Thomas Reidy
Rechtsmittelbelehrung
Dieses Urteil kann innert dreissig Tagen seit Eröffnung beim Schweizerischen Bundes-
gericht in Lausanne angefochten werden.
Versand am: 13. April 2007