Abtei lung II
B-7422/2006
{T 0/2}
Urteil vom 3. Mai 2007
Mitwirkung: Richter David Aschmann (vorsitzender Richter),
Richter Bernard Maitre, Richter Marc Steiner;
Gerichtsschreiber Philipp J. Dannacher.
M._______,
vertreten durch Herrn RA Matthias Städeli und RA Dr. Gregor Wild, Rentsch &
Partner, Fraumünsterstrasse 9, Postfach 2441, 8022 Zürich,
Beschwerdeführerin
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum, Einsteinstrasse 2, 3003
Bern,
Vorinstanz
betreffend
Zurückweisung des Markeneintragungsgesuchs Nr. 57447/2004
"Goldrentier" (3D)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Sachverhalt:
A. Am 24. Juni 2004 hinterlegte die Beschwerdeführerin die nachstehende
dreidimensionale Marke für "Schokolade, Schokoladewaren" in Klasse 30
beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (Vorinstanz):
B. Die Vorinstanz beanstandete die Anmeldung mit Schreiben vom
8. November 2004, da die Marke nicht unterscheidungskräftig sei.
C. Mit Schreiben vom 10. Januar 2005 begründete die Beschwerdeführerin
ihren abweichenden Rechtsstandpunkt in Bezug auf die Unterscheidungs-
kraft der Marke.
D. Die Vorinstanz hielt mit Schreiben vom 9. März 2005 an ihrer Einschät-
zung der Rechtslage fest, da die Form nur unwesentlich von der banalen
Darstellung eines Hirschs oder Rentiers abweiche.
E. Am 1. Juli 2005 ersetzte die Beschwerdeführerin die Abbildung der Marke
durch eine neue Abbildung, worauf die Marke auf ihrer linken Seite den
Schriftzug "Lindt" trägt:
3F. Am 5. September 2005 verneinte die Vorinstanz die Unterscheidungskraft
der Marke auch in der neuen Darstellung.
G. Mit Schreiben vom 7. November 2005 und 10. Januar 2006 hielten beide
Seiten an ihren bereits geäusserten Auffassungen fest.
H. Am 9. März 2006 reichte die Beschwerdeführerin erneut eine geänderte
Abbildung der Marke ein und erklärte dazu, dass der Schriftzug "Lindt" nun
auf beiden Seiten der Marke verwendet werde. Die Marke wurde nun wie
folgt dargestellt:
I. Mit Schreiben vom 1. Juni 2006 verfügte die Vorinstanz die Verschiebung
des Hinterlegungsdatums der Marke auf den 9. März 2006. Sie verneinte
ihre Unterscheidungskraft dennoch, da die beidseitige Verwendung des
Schriftzuges "Lindt" in der Abbildung nicht deutlich zum Ausdruck komme
und zudem nicht genügen würde, um die Marke in ihrem Gesamteindruck
zu "umfassen".
J. Mit Schreiben vom 23. August 2006 ersuchte die Beschwerdeführerin um
Erlass einer beschwerdefähigen Verfügung.
K. Am 13. Oktober 2006 verfügte die Vorinstanz die Zurückweisung des Mar-
keneintragungsgesuchs.
L. Hiegegen erhob die Beschwerdeführerin am 14. November 2006 Be-
schwerde an die eidgenössische Rekurskommission für geistiges Eigen-
tum und stellte die Rechtsbegehren:
1) Die Verfügung des Beschwerdegegners vom 13. Oktober 2006 sei aufzuhe-
ben.
2) Die unter der Gesuchs-Nr. 57447/2004 hinterlegte Marke "Gold Reindeer"
(3D) sei ohne Einschränkung für "Schokolade und Schokoladenwaren"
(Klasse 30) in das Markenregister einzutragen.
3) Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Beschwerde-
gegners.
M. Mit Verfügung vom 16. November 2006 wurde das Verfahren per
1. Januar 2007 an das Bundesverwaltungsgericht überwiesen.
N. Mit Vernehmlassung vom 17. Januar 2007 beantragte die Vorinstanz, die
Beschwerde unter Kostenfolge abzuweisen.
4O. Auf die Durchführung einer mündlichen und öffentlichen Verhandlung hat
die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 2. Februar 2007 verzichtet.
P. Mit Schreiben vom 23. März 2007 beantragte die Vorinstanz, das Verfah-
ren aus Rücksicht auf ein hängiges Parallelverfahren vor dem Bundesge-
richt zu sistieren. Die Beschwerdeführerin erklärte mit Schreiben vom
19. April 2007, sie sähe keinen Grund dem Sistierungsgesuch zuzustim-
men.
Q. Mit Verfügung vom 26. April 2007 wies das Bundesverwaltungsgericht das
Sistierungsgesuch der Vorinstanz ab.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge-
gen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig
(Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes/VGG, SR 173.32). Es hat das
vorliegende Verfahren am 1. Januar 2007 von der eidg. Rekurskommission
für geistiges Eigentum übernommen (Art. 53 Abs. 2 VGG). Die Beschwer-
de wurde in der gesetzlichen Frist von Art. 50 des Verwaltungsverfahrens-
gesetzes/VwVG (SR 172.021) am 10. Juli 2006 eingereicht und der ver-
langte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Markenanmelderin ist die
Beschwerdeführerin zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 VwVG). Auf die
Beschwerde ist daher einzutreten.
2. Vom Markenschutz ausgeschlossen sind nach Art. 2 lit. a des Marken-
schutzgesetzes/MSchG Zeichen, die Gemeingut sind, da ihnen die erfor-
derliche Unterscheidungskraft fehlt oder an ihnen ein Freihaltebedürfnis
besteht. Dies gilt auch für dreidimensionale Marken, die in der Form der
gekennzeichneten Ware selbst bestehen können ("Formmarken"), sowie
für Kombinationen solcher Formen mit zweidimensionalen Bestandteilen.
Ob in ihrem Zusammenspiel der unterscheidungskräftige Teil dominiert,
hängt nach einer Formulierung des Bundesgerichts davon ab, ob die ange-
meldete Form durch ihre Eigenheiten auffällt, vom Gewohnten und Erwar-
teten abweicht und so im Gedächtnis der Abnehmer haften bleibt (BGE
120 II 310 E. 3b The Original, 129 III 525 E. 4.1 Lego). Eine nur individuel-
le und erinnerbare aber im Sinne dieser Formel nicht auffällige, ungewohn-
te oder unerwartete Form wird das Publikum in der Regel nicht als Hinweis
auf eine betriebliche Herkunft der entsprechenden Ware oder Dienstleis-
tung ansehen, da Waren und Dienstleistungen stets durch Leistung ge-
formter Gegenstände geliefert oder erbracht werden (P. HEINRICH/ A. RUF,
Markenschutz für Produktformen?, sic! 2003, 402, M. STREULI-YOUSSEF, Zur
Schutzfähigkeit von Formmarken, sic! 2002, 796, BGE 130 III 334 E. 3.5
Swatch).
3. Als gewohnt und erwartet – und damit als nicht unterscheidungskräftig im
Sinne der vorstehenden Ausführungen – hat die Rechtsprechung einer-
seits technisch beeinflusste Formen und Merkmale bezeichnet, deren Ori-
ginalität nicht genügend über die technischen Gestaltungsvorgaben hin-
ausgeht (BGE 129 III 519 E. 2.4.3-4 Lego, 131 III 129 E. 4.3 Smarties).
5Andererseits wurden Gewohnheiten und Erwartungen der Formgestalt
auch mit Gebrauchskonventionen der gekennzeichneten Ware begründet
(BGE 131 III 130 E. 4.4 Smarties, RKGE in sic! 2004, 675 E. 5 Eiform, sic!
2003, 499 E. 9 Weissblaue Seifenform, sic! 2003, 805 E. 5 Zahnpasta-
stränge, sic! 2001, 129 E. 7 Baumkuchen). Solche Gebrauchskonventio-
nen können sich unter anderem aus kulturellen Zusammenhängen erge-
ben. Die Gewohnheiten und Erwartungen sind in einem repräsentativen
Branchenquerschnitt abstrakt zu ermitteln, ohne dass die angemeldete
Form mit einzelnen Konkurrenzprodukten verglichen wird (BGE 131 III 134
E. 7.2 Smarties, RKGE in sic! 2005, 472 E. 8 Wabenstruktur, sic! 2000,
299 E. 4 Fünfeckige Tablette), und die ästhetischen Merkmale der Form
sind in ihrem Zusammenspiel im Gesamteindruck zu würdigen (BGer in
sic! 2000, 286 E. 3b Runde Tablette, BGE 120 II 149 E. 3b/aa The Origi-
nal, RKGE in sic! 2006, 265 E. 7 f. Tetrapack, sic! 2000, 702 E. 4 Tablet-
tenform). An das Mass des Herkunftsbezugs sind dabei keine übertriebe-
nen Anforderungen zu stellen. Vielmehr kann sich dieser auch aus einer
Kombination an sich gemeinfreier Elemente ergeben (M. LUCHSINGER, Drei-
dimensionale Marken, Formmarken und Gemeingut, sic! 1999, 196, C.
WILLI, Markenschutzgesetz, Zürich 2002, N. 124 zu Art. 2 MSchG; RKGE in
sic! 2004, 502 Eistorte). In einzelnen Produktgattungen mag sich das Pub-
likum stärker an die Unterscheidung herkunftsbestimmender Produktfor-
men gewöhnt haben (STREULI-YOUSSEF, S. 797). Einfache und banale For-
men sind dem Verkehr aber grundsätzlich freizuhalten (HEINRICH/RUF, S.
401 m.w.H., BGE 131 III 130 E. 4.4 Smarties). Auch besteht ein absolutes
Freihaltebedürfnis bei Formen, die das Wesen der Ware ausmachen oder
die technisch notwendig sind (BGE 129 III 518 E. 2.4.1-2 Lego, Art. 2 lit. b
MSchG).
4. Schokolade in farbig bedruckter Folie und in Form stilisierter Tiere wird,
wie die Vorinstanz zurecht feststellt, in der Schweiz häufig verkauft. Die
angemeldete Form ist ohne Zuhilfenahme der Fantasie als Spielart dieser
Gruppe von Schokoladeprodukten erkennbar, auch wenn man nicht von al-
len Seiten sieht, dass sie ein Rentier darstellt. Gewisse Formelemente wie
die braune Zeichnung der Beine, der Hufe und des Gesichts auf der Folie
werden durch diese Tierfigur mitthematisiert und erscheinen darum, wenn
man davon absieht, dass die Darstellung eines Rentiers im Unterschied zu
derjenigen hier heimischer Tierarten allenfalls von kulturell bedingten Ge-
brauchskonventionen abweicht, wenig ungewöhnlich. Angemeldet und vor-
liegend zu beurteilen ist jedoch nicht die abstrakte Idee, ein Rentier aus
Schokolade anzubieten. Gegenstand des vorliegenden Falles ist die ange-
meldete individuelle Form. Auffällig und für eine solche Tierdarstellung un-
typisch sind die hochgezogene, dreieckige Kopfform mit dem nur von vor-
ne ganz sichtbaren, aufgemalten Geweih, das rote Band mit der Glocke,
die goldene Farbe des Tieres und der auf beiden Seiten angebrachte
Schriftzug "Lindt" mit einem Firmensignet.
5. Es ist zu prüfen, ob der "unterscheidungskräftige Teil dominiert" (BGE 120
II 310 E. 3b The Original), also ob diese auffälligen Bestandteile im Ver-
hältnis zu den gewöhnlichen Elementen der Tierdarstellung überwiegen
6und im Gesamteindruck der angemeldeten Form auf ihre betriebliche Her-
kunft hinweisen. Das ist der Fall. Zwar fügen sich auch die eigentümliche
Kopfform und Geweihbemalung in den Kontext der Tierdarstellung ein, so
dass keines der dreidimensionalen Merkmale der Marke für sich allein un-
terscheidungskräftig wäre. Doch führt die Kombination der Elemente im
Zusammenspiel dank der überlegten Farb- und Stilwahl und in Verbindung
mit dem deutlich sichtbaren Schriftzug "Lindt" über das Thema eines blos-
sen Schokoladetiers hinaus. Im Gesamteindruck der Marke wird so ein er-
kennbarer Bezug zur betrieblichen Herkunft der Ware geschaffen, und
wirkt die Marke unterscheidungskräftig.
6. Die Vorinstanz hat am 1. Juli 2005 ihre Prüfungspraxis bei Formmarken in
Bezug auf zweidimensionale Bestandteile auf Formen verschärft. Seither
bestimmt sie in internen Prüfungsrichtlinien, dass ein unterscheidungskräf-
tiger Schriftzug den banalen Charakter einer angemeldeten, banalen Form
nicht wesentlich beeinflusse, solange er nur auf einer Seite derselben an-
gebracht sei (IGE-Richtlinien in Markensachen, /D/jurinfo/docu-
ments/10102d.pdf, Ziff. 4.10.3.1). Als Begründung erwähnt die Vorinstanz
in publizierten "Erläuterungen betreffend die neuen Richtlinien im Marken-
bereich" vom 22. Juni 2005, mit dieser Praxisänderung solle sichergestellt
werden, dass Inhaber von Formmarken nicht andere Marktteilnehmer
durch eine "faktische Sperrwirkung" der Marke am Gebrauch banaler For-
men hinderten. Gestützt auf diese Regel urteilte die Vorinstanz im vorlie-
genden Fall, dass der Schriftzug "Lindt" den Gesamteindruck der Marke
nicht wesentlich beeinflusse.
7. Die Sorge der Vorinstanz ist in diesem Fall jedoch unbegründet, da es sich
um keine banale, freihaltebedürftige Form handelt, sondern um das Zu-
sammenspiel von Gestaltungselementen, die zum Teil ungewöhnlich sind
und in der oberen Mitte der Längsseiten durch den bekannten Schriftzug
"Lindt" ergänzt werden, wo er am leichtesten ins Auge sticht. Verwendet
ein anderer Marktteilnehmer zufällig dieselben Konturen, Proportionen
oder die goldene Farbe dieser Marke, wird er ihrem Gesamteindruck da-
durch nicht nahekommen. Eine "faktische Sperrwirkung" ist nicht ersicht-
lich: Von dieser Mitverwendung wird er gestützt auf die Marke nicht abge-
halten werden können. Ahmt er dagegen die Farbkombination, Zeichnung
und den Schriftzug nach, soll sich die Beschwerdeführerin mit Fug dage-
gen wehren können. Für die Annahme eines Freihaltebeürfnisses am Zu-
sammenspiel dieser Elemente besteht kein Anlass.
8. Hinzu kommt, dass die Beschwerdeführerin der Vorinstanz gleichzeitig mit
ihrer Markenänderung vom 9. März 2006 erklärte, dass sie den Schriftzug
"Lindt" auf beiden Seiten des Rentiers verwende. Dadurch wird er bei
marktüblicher Aufstellung des Tiers von allen Seiten leicht gesehen. Im an-
gefochtenen Entscheid zweifelt die Vorinstanz zwar daran, ob der Schrift-
zug auf der rechten Seite nicht doch weggelassen werde, da die neue Ab-
bildung nur die linke zeige. Es wäre jedoch überspitzt, das identische Sei-
tenbild der Form auch von rechts zu verlangen, da die Vorinstanz die An-
melder zugleich verpflichtet, die Form in einem Quadrat von nur 8 Zenti-
metern Seitenlänge vollständig abzubilden (vgl. das Anmeldeformular der
7Vorinstanz unter /D/bestell/documents/m530d.pdf), was für
zweidimensionale Marken genügen mag, für die Darstellung einer dreidi-
mensionalen Marke aber Einschränkungen bedeutet. Dass eine Abbildung
des Rentiers von rechts fehlt, lässt darum nicht den Schluss zu, dass der
Schriftzug nur auf einer Seite angebracht werden soll. Die Vorinstanz hätte
in diesem Punkt nur nach Klärung des Sachverhalts durch Rückfrage von
dem für die Beschwerdeführerin ungünstigeren Sachverhalt ausgehen dür-
fen. Zusammenfassend ergibt sich, dass der Schriftzug den Gesamtein-
druck der Marke auf jeden Fall wesentlich prägt, auch wenn es sie nicht
als Ganzes umfasst.
9. Die Beschwerde ist folglich gutzuheissen und die Vorinstanz anzuweisen,
die Marke im schweizerischen Markenregister einzutragen. Bei diesem
Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben (Art. 63 Abs. 2
VwVG), und es ist der Beschwerdeführerin der geleistete Kostenvorschuss
zurück zu erstatten. Überdies ist ihr eine angemessene Parteientschädi-
gung zuzusprechen.
10. Besteht keine unterliegende Gegenpartei, ist die Parteientschädigung der-
jenigen Körperschaft oder autonomen Anstalt aufzuerlegen, in deren Na-
men die Vorinstanz verfügt hat (Art. 64 Abs. 2 VwVG). Nach Art. 1 des
Bundesgesetzes über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts
für Geistiges Eigentum (IGEG; SR 172.010.31) handelt die Vorinstanz als
autonome Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit. Sie ist in eigenem Na-
men mit dem Vollzug des Markenschutzgesetzes, namentlich der Führung
des Markenregisters beauftragt (Art. 2 Abs. 1 lit. a und b IGEG). Gestützt
darauf erliess sie die angefochtene Verfügung in eigenem Namen und kas-
sierte sie auch in eigenem Namen die dafür vorgesehene Gebühr. Die Vor-
instanz ist darum zur Zahlung der Parteientschädigung zu verpflichten.
11. Die Spruchgebühr des Beschwerdeverfahrens ist nach Umfang und
Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller
Lage der Parteien zu bestimmen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG). In Markeneintra-
gungsverfahren ist dafür das Interesse der beschwerdeführenden Partei
am Aufwand einer neuen Markeneintragung und an der Vorbereitung der
Markteinführung im Fall der Rückweisung der hängigen Markenanmeldung
zu veranschlagen. Es würde allerdings zu weit führen und könnte im Ver-
hältnis zu den relativ geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens ab-
schreckend wirken, wenn dafür stets konkrete Aufwandsnachweise im Ein-
zelfall verlangt würden. Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist
der Streitwert darum nach Erfahrungswerten auf Fr. 25'000.-- festzulegen
(J. ZÜRCHER, Der Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsprozess,
sic! 2002, 505; L. MEYER, Der Streitwert in Prozessen um Immaterialgüter-
rechte und Firmen, sic! 2001, 559 ff., L. DAVID, Der Rechtsschutz im Imma-
terialgüterrecht, SIWR I/2, 2. Aufl. Basel 1998, S. 29 f.).
8Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1. Die Beschwerde wird gutgeheissen, Ziff. 1 der Verfügung des Eidgenössi-
schen Instituts für Geistiges Eigentum vom 13. Oktober 2006 wird aufge-
hoben und das Institut wird angewiesen, die Marke im schweizerischen
Markenregister einzutragen.
2. Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 3'500.-- wird der Beschwerdefüh-
rerin zurückerstattet.
3. Der Beschwerdeführerin wird zulasten des Eidgenössischen Instituts für
Geistiges Eigentum eine Parteientschädigung von Fr. 3'200.-- zugespro-
chen.
4. Dieses Urteil wird eröffnet:
- der Beschwerdeführerin (mit Gerichtsurkunde)
- der Vorinstanz (Ref-Nr. 57447/2004; mit Gerichtsurkunde)
- dem Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement (per A-Post, zur
Kenntnis)
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
David Aschmann Philipp J. Dannacher
Rechtsmittelbelehrung
Dieses Urteil kann innert dreissig Tagen seit Eröffnung beim Schweizerischen Bundes-
gericht in Lausanne angefochten werden.
Versand am: 4. Mai 2007