Abtei lung II
B-7423/2006
{T 0/4}
Urteil vom 4. Oktober 2007
Mitwirkung: Richter Francesco Brentani (vorsitzender Richter), Richter
Bernard Maitre (Präsident der Abteilung); Richter Hans
Urech; Gerichtsschreiber Daniele Cattaneo
A. _______,
vertreten durch Fürsprecher Dr. Jürg Simon, Lenz & Staehelin, Bleicherweg 58,
8027 Zürich,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum, Stauffacherstrasse 65,
3003 Bern,
Vorinstanz,
betreffend
Zurückweisung des schweizerischen Markenhinterlegungsgesuchs Nr.
4806/2003 "WebStamp" (fig.).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Sachverhalt:
A. Am 18. September 2003 ersuchte die Beschwerdeführerin beim Eidgenös-
sischen Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Vorinstanz, IGE) um
die markenrechtliche Eintragung des Zeichens bestehend aus der Kombi-
nation des Wortelements "WebStamp" mit bzw. auf einem konturlosen gel-
ben Hintergrund.
Die Marke hat folgendes Aussehen:
und wurde für die Waren und Dienstleistungen der nachfolgend genannten
Klassen beansprucht:
Klasse 9
Programme für elektronische Datenverarbeitungsanlagen und -geräte.
Klasse 16
Druckereierzeugnisse; Papeteriewaren; Briefmarken.
Klasse 35
Werbung- und Verkaufsförderung; Marketing; Marktforschung; Unternehmensbera-
tung; betriebswirtschaftliche Beratung; Geschäftsführung im Bereich elektronischer
Markplätze; Detailhandel über elektronische Kanäle (auch Internet); Verwaltung
von Kundenadressdateien; Sammeln und Systematisieren von Daten in einer Da-
tenbank, nämlich elektronische Verarbeitung von Geschäfts- und Finanzabläufen;
Beratungsdienstleistungen bezüglich aller vorgenannten Dienstleistungen; alle vor-
genannten Dienstleistungen auch per elektronische Kanäle.
Klasse 36
Finanz- und Rechnungswesen, Geldgeschäfte, Zahlungsverkehr, Inkassogeschäf-
te, finanzielle Beratung von Unternehmen sowie Beratungsdienstleistungen bezüg-
lich aller vorgenannten Dienstleistungen; alle vorgenanten Dienstleistungen auch
per elektronische Kanäle.
3Klasse 38
Telekommunikation, insbesondere Sprach- und Datenübermittlung; Übermittlung
von Daten und Informationen zwischen Kunden und Unternehmen per Telekom-
munikationsmittel, mittels Computer sowie über elektronische Kanäle; Auskünfte
über elektronische Übermittlung von Daten und Informationen sowie auf dem Ge-
biet der Abwicklung von Kundenbeziehungen mittels Telekommunikation und über
elektronische Kanäle; Übermittlung von Daten aus einer Datenbank; Zurverfügung-
stellen von Zugriff auf globale Computernetzwerke und Computerdatenbanken;
Beratung auf dem Gebiet der elektronischen Übermittlung von Dokumenten, Bil-
dern, Daten und Informationen sowie auf dem Gebiet der Übermittlung von Infor-
mationen zwischen Kunden und Unternehmen per Telekommunikation, mittels
Computer oder über elektronische Kanäle; Beratungsdienstleistungen bezüglich
aller vorgenannten Dienstleistungen.
Klasse 39
Lieferung, Lagerung, Verpackung, Beförderung und Verteilung von Waren, Beför-
derung von Briefen, Briefsendungen sowie von sonstigen beweglichen Sachen wie
Dokumente, Wertsachen, Waren und andere Güter; Verpackung, Versand und
Verteilung von Sendungen sowie Dokumenten, Wertsachen, Waren und anderen
Gütern; Vermittlung von Beförderungsleistungen; Kurierdienste; Lagerung von be-
weglichen Sachen wie Briefe, Briefsendungen; Dokumente, Wertsachen, Waren
und andere Güter, Vermietung von Lagerraum für bewegliche Sachen wie Doku-
mente, Wertsachen, Waren, andere Güter und Fahrzeuge, Beratungsdienstleistun-
gen bezüglich aller vorgenannten Dienstleistungen.
Klasse 40
Druckarbeiten.
Klasse 42
Erarbeiten von Datenverarbeitungsprogrammen; Beratung auf dem Gebiet der Da-
tenverarbeitung; Vermietung von Betriebszeit auf Computer-Hardware (Service-
und Access-Provider); Vermietung von Computersoftware; Lizenzvergabe von ge-
werblichen Schutzrechten und Verwertung von Patenten; Vermieten von Zugriff
auf eine Datenbank; Design von Webseiten, Vermietung und Wartung von Spei-
cherplätzen zur Benutzung als Webseiten für Dritte (Hosting); Programmieren und
Instandhalten, einschliesslich Optimieren, von Webseiten für Dritte; Entgeltliches
und unentgeltliches Vermitteln von Zugriffszeit auf eine Datenbank, zum Ansehen
oder Herunterladen von Daten, Informationen und Grafiken oder Bilder über elekt-
ronische Medien (Internet); Beratungsdienstleistungen bezüglich aller vorgenann-
ten Dienstleistungen; Rechtsberatung.
Klasse 45
Beratung auf dem Gebiet der Sicherheit.
B. Am 13. Januar 2004 beanstandete die Vorinstanz, das Schutzobjekt sei
nicht klar bestimmbar. Es würden zwei Farben beansprucht, nämlich
schwarz und gelb, es sei aber nicht klar, wie weit sich die gelbe Farbe er-
strecke, d. h. ob sie über den Rand des 8x8 cm grossen Quadrates hin-
ausgehe oder in dessen Grenzen bleibe. Zudem sei auf der schwarzweis
sen Abbildung nur eine Farbe erkennbar, nämlich schwarz. Ausserdem sei
4das Zeichen "WebStamp" in Bezug auf Waren und Dienstleistungen der
Klassen 9, 16, 35 und 39 beschreibend und gehöre zum Gemeingut. Für
alle anderen Klassen könne es eingetragen werden.
C. Mit Schreiben vom 5. März 2004, 22. November 2004, 27. April 2005 und
16. Dezember 2005 beantragte die Hinterlegerin, das Zeichen für sämtli-
che beanspruchten Waren und Dienstleistungen zum Markenschutz zuzu-
lassen, unter Hinweis darauf, dass es sich weder um eine abstrakte Farb-
marke noch um eine kombinierte Wortbildmarke handle, sondern um eine
unterscheidungskräftige schwarze Abbildung des Zeichens "WebStamp"
auf einem konturlosen gelben Hintergrund.
D. Mit Schreiben vom 20. September 2004, 28. Februar 2005, 16. August
2005 und 17. März 2006 hielt die Vorinstanz an ihrer Zurückweisung fest.
E. Am 26. Oktober 2006 verfügte die Vorinstanz die Zurückweisung des Mar-
keneintragungsgesuchs 04806/2003 für sämtliche beanspruchten Waren
und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35, 36, 38, 39, 40, 42 und 45. Das
hinterlegte Zeichen müsse mangels grafischer Darstellbarkeit zurückge-
wiesen werden, weil das Schutzobjekt nicht genügend klar definiert sei.
Das Wortelement und der konturlose, gelbe Hintergrund seien nicht so an-
geordnet, dass sie in vorher festgelegter und beständiger Weise verbun-
den seien. Es könne nicht genau festgelegt werden, wo das Wortelement
verankert sei, da eine abstrakte Farbmarke dadurch charakterisiert werde,
dass sie konturlos sei, d. h. dass gerade keine flächenmässige Begren-
zung auf 8x8 cm bestehe. Beide Elemente müssten in einem eindeutigen
Verhältnis zueinander stehen, so dass die Proportionen in jeder erdenkli-
chen Variation hinsichtlich der Grösse des Zeichens von Bestand seien
und das Schutzobjekt somit klar definiert werden könne.
Die Darstellung lasse zahlreiche unterschiedliche Kombinationen zu, wel-
che es dem Abnehmer nicht erlauben, eine bestimmte Kombination, und
somit das konkrete Schutzobjekt zu erkennen. Der Konkurrent könne sich
daher auch keine Vorstellung über den Umfang der geschützten Rechte
des Markeninhabers machen. Aus sachlogischen Gründen fehle dem Zei-
chen demzufolge auch die Markenfähigkeit, bzw. die abstrakte Unterschei-
dungskraft.
In der Eventualbegründung weist die Vorinstanz darauf hin, dass das Zei-
chen die Bestandteile Web und Stamp enthalte, die als gebräuchlicher und
beschreibender Hinweis auf das Internet aufgefasst würden und als zum
englischen Grundwortschatz gehörender Begriff für Stempel oder Briefmar-
ken leicht verstanden werden. Diese Wortneuschöpfung sei direkt be-
schreibend und werde in den betroffenen Verkehrskreisen ohne grossen
Gedankenaufwand als "Stempel bzw. Briefmarke via Internet" verstanden.
5Selbst wenn das Zeichen darstellbar wäre, müsste es aufgrund des direkt
beschreibenden Charakters für einen (in der angefochtenen Verfügung
umschriebenen) Teil der beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu-
rückgewiesen werden.
F. Gegen diese Verfügung richtet sich die am 27. November 2006 an die Eid-
genössische Rekurskommission für geistiges Eigentum (nachfolgend:
RKGE) eingereichte Beschwerde mit dem Rechtsbegehren:
1. Es sei die Verfügung der Vorinstanz vom 26. Oktober 2006 betreffend Zurück-
weisung des Markeneintragungsgesuch 04806/2003 aufzuheben und die Marke für
sämtliche beantragten Waren und Dienstleistungen im Markenregister einzutra-
gen.
2. Eventualiter sei die Verfügung der Vorinstanz vom 26. Oktober 2006 betreffend
Zurückweisung des Markeneintragungsgesuch 04806/2003 aufzuheben und zur
genügenden Begründung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen.
Die Beschwerdeführerin brachte zur Begründung der Schutzfähigkeit des
Zeichens vor, ein Wortelement sei im Wesentlichen durch seine Buchsta-
benfolge bestimmt. Dagegen sei die Fläche, die es einnimmt, für seine Be-
stimmung nicht relevant. Entsprechend sei auch das Flächenverhältnis
zwischen dem Wortelement und seinem Hintergrund für die Bestimmung
des Schutzobjektes nicht von Bedeutung. Es entspreche ausserdem einer
jahrelangen Praxis der Vorinstanz, Marken einzutragen, ohne dass weitere
Angaben zu Flächenverhältnis oder einer systematischen Anordnung ver-
langt werden. Die Vorinstanz habe seit Jahren eine Vielzahl von Marken,
auch anderer Inhaber, eingetragen, die ebenfalls aus Kombinationen von
bestimmten Elementen mit einem konturlosen farbigen Hintergrund beste-
hen.
Bezüglich der Beanstandung, der einzutragenden Marke fehle die abstrak-
te Unterscheidungskraft, treffe es nicht zu, dass das schwarze Wort
"WebStamp" auf gelbem Hintergrund unter keinen denkbaren Umständen
vom Verkehr als Kennzeichen eines bestimmten oder bestimmbaren Mar-
keninhabers verstanden und erkannt werden könne.
Im Übrigen führte die Beschwerdeführerin aus, es sei nicht begründet,
warum dem hinterlegten Zeichen die erforderliche konkrete Unterschei-
dungskraft fehle. Das IGE unterlasse es, das Zeichen in seinem Gesamt-
eindruck, d. h. in der konkret hinterlegten Form mit dem gelben, den
Schutzbereich einschränkenden Hintergrund zu würdigen. Die Verfügung
entbehre einer genügenden Begründung und verletze somit den verfas-
sungsmässigen Anspruch auf rechtliches Gehör.
G. Mit Vernehmlassung vom 19. Januar 2007 beantragt die Vorinstanz unter
Kostenfolge zulasten der Beschwerdeführerin die Beschwerde vollumfäng-
lich abzuweisen. Zur Begründung verweist sie im Wesentlichen auf die Be-
6gründung der angefochtenen Verfügung. Die graphische Darstellbarkeit
müsse grundsätzlich und unabhängig von der Art der einzelnen Elemente
gewährleistet sein. Für die Beurteilung der graphischen Darstellbarkeit des
Zeichens sei die Bestimmbarkeit des Verhältnisses der beiden Elemente
zueinander entscheidend.
Zur Rüge der mangelnden Begründungspflicht verweist die Vorinstanz auf
die Praxis des Bundesgerichts, wonach die Begründungspflicht nicht be-
reits dadurch verletzt sei, dass sich die urteilende Behörde nicht mit allen
Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzt und jedes einzelne Vor-
bringen ausdrücklich widerlegt. Vielmehr könne sie sich auf die für den
Entscheid wesentlichen Punkte beschränken. Die Begründung müsse so
abgefasst sein, dass sich der Betroffene über die Tragweite des Ent-
scheids Rechenschaft geben und ihn in voller Kenntnis der Sache an die
höhere Instanz weiter ziehen kann. Die Vorinstanz erachtet eine zusätzli-
che, erneute Begründung des im Sinne einer Eventualbegründung vorge-
brachten Schutzausschlussgrundes der fehlenden konkreten Unterschei-
dungskraft als obsolet, zumal das Gesuch bereits aufgrund der mangeln-
den grafischen Darstellbarkeit nicht zum Markenschutz zugelassen werden
könne.
H. Die Beurteilung des bei der RKGE eingeleiteten Beschwerdeverfahrens
wurde per 1. Januar 2007 vom Bundesverwaltungsgericht übernommen.
I. Am 23. April 2007 wurde auf Verlangen der Beschwerdeführerin eine öf-
fentliche Verhandlung durchgeführt.
J. Auf die dargelegten und weiteren Vorbringen wird, soweit sie rechtserheb-
lich sind, in den Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1. Der Entscheid der Vorinstanz vom 26. Oktober 2006 stellt eine Verfügung
im Sinne des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwal-
tungsverfahren dar (VwVG, SR 172.021; Art. 5 Abs. 1 Bst. c). Diese Verfü-
gung kann im Rahmen der allgemeinen Bestimmungen der Bundesverwal-
tungsrechtspflege beim Bundesverwaltungsgericht angefochten werden
(Art. 44 ff. VwVG i.V.m. Art. 31 ff. des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom
17. Juni 2005, VGG, SR 173.32). Gemäss Art. 53 Abs. 2 VGG übernimmt
das Bundesverwaltungsgericht bei Zuständigkeit die Beurteilung der beim
Inkrafttreten des Verwaltungsgerichtsgesetzes am 1. Januar 2007 bei Eid-
genössischen Rekurs- oder Schiedskommissionen oder bei Beschwerde-
diensten der Departemente hängigen Rechtsmittel, wobei die Beurteilung
nach neuem Verfahrensrecht erfolgt.
72. Die Beschwerdeführerin ist, als Adressatin der angefochtenen Verfügung,
durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Auf-
hebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert
(Art. 48 Abs. 1 VwVG). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1
und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt
(Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen
vor (Art. 48 ff. VwVG).
Auf die Verwaltungsbeschwerde ist daher einzutreten.
3. Die Beschwerdeführerin macht Rügen formaler Art geltend, indem sie be-
hauptet, ihr verfassungsmässiger Anspruch auf rechtliches Gehör sei ver-
letzt worden. Im Rahmen der Überprüfung der konkreten Unterscheidungs-
kraft habe es die Vorinstanz unterlassen, das Zeichen in seinem Gesamt-
eindruck, d. h. in der konkret hinterlegten Form mit der gelben, den
Schutzbereich einschränkenden Form, zu würdigen.
Die Vorinstanz führt aus, das Markeneintragungsgesuch der Beschwerde-
führerin sei gestützt auf Art. 30 Abs. 2 lit. a des Markenschutzgesetzes
vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) i. V. m. Art. 10 Markenschutz-
verordnung vom 23. Dezember 1992 (MSchV, SR 232.111) zurückgewie-
sen worden. Dieser Zurückweisungsgrund sei sowohl in der Verfügung als
auch in den vorangehenden Schreiben rechtsgenüglich begründet worden.
Aus der angefochtenen Verfügung und den von der Vorinstanz ergange-
nen vorgängigen Schreiben ist zwar nicht ersichtlich, dass und inwiefern
der von der Beschwerdeführerin angesprochene Gesamteindruck themati-
siert war.
Indessen ist trotzdem den allgemeinen Ausführungen der Vorinstanz zur
Begründungspflicht zu folgen. Sie hat die Zurückweisung des Eintragungs-
gesuches mit der fehlenden graphischen Darstellbarkeit sowie im Rahmen
einer Eventualbegründung mit der fehlenden konkreten Unterscheidungs-
kraft des Zeichens "WebStamp" auf Grund seines beschreibenden Charak-
ters in einer Art und Weise begründet, die es der Beschwerdeführerin er-
laubte, ihre Beschwerde sachgerecht zu begründen. Aus dem Anspruch
auf rechtliches Gehör ergibt sich insofern entgegen der Ansicht der Be-
schwerdeführerin keine Verpflichtung der Behörde, zu jedem einzelnen
Vorbringen oder Beweismittel Stellung zu nehmen. Es ist erforderlich, aber
auch ausreichend, dass sich die Behörde mit den für den Entscheid we-
sentlichen Gesichtspunkten auseinandersetzt (BGE 126 I 97 E. 2b S. 102
f. mit Verweisen). Der von der Vorinstanz vertretene Standpunkt wird hin-
reichend begründet, auch wenn der von der Beschwerdeführerin ange-
sprochene Gesamteindruck nicht explizit hinterfragt wird.
Die Rüge der Verletzung des rechtlichen Gehörs erweist sich demnach als
unbegründet. Ob und inwieweit die Zurückweisung des Eintragungsge-
suchs auf stichhaltigen Argumenten beruht, ist eine materiellrechtliche Fra-
ge, auf die in den nachfolgenden Erwägungen einzugehen ist.
84. Das IGE hat in der angemeldeten Kombination eines Wortelements mit
bzw. auf einem farbigen konturlosen Hintergrund kein markenfähiges Zei-
chen i. S. von Art. 1 Abs. 1 MSchG gesehen und deren graphische Dar-
stellbarkeit verneint; es hat auch deren Unterscheidungskraft in Abrede ge-
stellt.
4.1 Bevor im Rahmen der materiellen Markenprüfung das Vorhandensein von
absoluten Ausschlussgründen geprüft wird, stellt sich die Frage, ob das
zur Eintragung angemeldete Zeichen überhaupt eine Marke im Sinne von
Art. 1 MschG darstellen kann und ob die formellen Voraussetzungen ge-
mäss Art. 10 Abs. 1 MSchV erfüllt sind.
4.2 Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 MSchG ist die Marke ein Zei-
chen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens
von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Art. 1 Abs. 2 MSchG
zählt Beispiele von Markenformen auf. Danach können Marken aus Wör-
tern, Buchstaben, Zahlen, bildlichen Darstellungen, dreidimensionalen For-
men oder Verbindungen solcher Elemente untereinander oder mit Farben
bestehen (vgl. Botschaft vom 21. November 1990, 90.075, S. 19 ff.; EUGEN
MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Im-
materialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III, Kennzeichenrecht, Basel
1996, Markenrecht, S. 19). Aus dem Gesetzeswortlaut ergibt sich, dass für
die abstrakte Markenfähigkeit bei aus Worten oder Farben bzw. Worten
auf konturlosem Hintergrund bestehenden Anmeldungen gegenüber ande-
ren Markenformen, wie Bild- oder Formmarken, keine besonderen oder zu-
sätzlichen abstrakten Schutzvoraussetzungen vorliegen müssen. Auch die
Kombination von einem Wortelement mit bzw. auf einem konturlosen, far-
bigen Hintergrund muss daher die allgemeinen Voraussetzungen der Mar-
kenfähigkeit, wie etwa das Erfordernis der Selbständigkeit gegenüber dem
Kennzeichnungsgegenstand erfüllen können (vgl. CHRISTOPH WILLI, in: Mar-
kenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Be-
rücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich
2002, Art. 1 N. 21 und 22).
Das IGE hat angenommen, dass dem schwarzen Wort "WebStamp" auf
gelbem Hintergrund unter keinen denkbaren Umständen, die nach Art. 1
Abs. 1 MSchG erforderliche abstrakte Eignung, Waren oder Dienstleistun-
gen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unter-
scheiden, zukomme.
Einer Farbe als solcher kann Unterscheidungskraft i. S. von Art. 1 Abs. 1
MSchG zukommen, sofern die Marke in der Wahrnehmung des massgebli-
chen Publikums geeignet ist, die Ware oder Dienstleistung, für die die Ein-
tragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stam-
mend zu kennzeichnen und diese Ware oder diese Dienstleistung von den-
jenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Dies entspricht auch der
von der Judikatur und Lehre für konturlose Farben und Farbzusammen-
stellungen mehrfach ausgesprochenen Auffassung (sic! 2002 S. 243. Die
Post; CHRISTOPH WILLI, Kommentar MSchG, Art. 2 N. 119; GRUR 2003 S.
9604 Libertel; MarkenR 1999, 32 - ARAL-Blau; GRUR 1999, 61 - ARAL/Blau
I; WRP 1999, 329 - Blau/Weiß I; WRP 1999, 334 - Blau/Weiß II). Wörter
sind ohne Weiteres abstrakt markenfähig. In dieser Hinsicht ist aus der
ange- fochtenen Verfügung kein Grund ersichtlich, wonach der Kombinati-
on von einem Wortelement mit bzw. auf einem konturlosen Hintergrund die
Markenfähigkeit abgesprochen werden müsste. Immerhin ist nicht auszu-
schliessen, dass, sowohl um diesem Markentyp gerecht zu werden und
damit der Hinterlegerin die Möglichkeit zu geben, die Marke in gewissem
Umfang variabel gestalten zu können, als auch, um dem registerrechtli-
chen Bestimmtheitserfordernis zu genügen, gewisse Mindestkriterien, wie
beispielsweise Angaben zum quantitativen Verhältnis des Wortelements
zum farbigen Hintergrung, verlangt werden könnten. Es kann jedoch nicht
Aufgabe des Bundesverwaltungsgerichts sein, an Stelle der Vorinstanz die
hierfür als geeignet erscheinenden Kriterien zu entwickeln. So oder anders
ist aber für die Beurteilung der Markenfähigkeit, vorab wegen der Konturlo-
sigkeit des Hintergrundes, von der Abbildung, so wie sie zur Anmeldung
gelangte, auszugehen. Mit anderen Worten ist festzuhalten, dass das
Schutzobjekt, ein klar erkennbares Wortzeichen auf gelbem Hintergrund in
Verbindung mit dem Hinweis auf dessen Konturlosigkeit, für die Markenre-
gistrierung als genügend definiert erscheint. Ob und welche Varianten in
Bezug auf die Anordnung der beiden Elemente im Hinblick auf den effekti-
ven Markengebrauch vom zum Zeitpunkt der Registrierung gegebenen
Schutzobjekt noch erfasst sein würden, ist im Registrierungsverfahren
nicht zu prüfen.
Dem Zeichen "WebStamp" auf konturlosem, gelben Hintergrund kann da-
nach nicht mit den Erwägungen des Institutes die abstrakte Marken-
fähigkeit generell abgesprochen werden.
4.3 Gemäss Art. 10 Abs. 1 MSchV muss die Marke mittels graphischen oder
anderen vom IGE zugelassenen bzw. vorausgesetzten Mitteln darstellbar
sein. Art. 10 MSchV hat zum Ziel, dass Dritte das Schutzobjekt mit Sicher-
heit erkennen können und dient damit der Rechtssicherheit, mithin dem
Schutz der öffentlichen Ordnung im Sinne von Art. 2 lit. d MSchG (vgl. Ur-
teil des Bundesgerichts 4A.15/2006 vom 13. Dezember 2006). Nur wenn
diese Voraussetzung erfüllt ist, kann das hinterlegte Zeichen vom Konkur-
renten als geschlossenes Ganzes und einprägsames Zeichen erkannt wer-
den (vgl. sic! 2000, 313 Janssen Pharmaceutica). Das Erfordernis der gra-
phischen Darstellbarkeit hat nicht den Zweck, den Registerschutz marken-
fähiger Zeichen zu erschweren. Vielmehr soll aus Gründen der Rechtsklar-
heit sichergestellt werden, dass der Schutzgegenstand einer eingetrage-
nen Marke unmittelbar und eindeutig aus dem Markenregister ersichtlich
ist. Hierzu muss die Marke registermässig erfasst und dokumentiert wer-
den können. Um der vom Gesetzgeber gewollten Schutzfähigkeit aller
markenfähigen Zeichen Geltung zu verschaffen, ist es also erforderlich, für
jede in Betracht kommende Markenform eine zweckmässige Darstellung
zu finden. Insbesondere kann das Markenregister seine Publizitätsfunktion
nur erfüllen, wenn das Schutzobjekt klar und eindeutig definiert ist.
10
4.4 Die Vorinstanz weist das Eintragungsgesuch mit der Begründung zurück,
es genüge den formalen Erfordernissen an die grafische Darstellbarkeit
nicht. Insbesondere die Darstellung lasse zahlreiche unterschiedliche
Kombinationen zu, welche es dem Abnehmer nicht erlauben, eine be-
stimmte Kombination, und somit das konkrete Schutzobjekt zu erkennen.
Der Konkurrent könne sich daher auch keine Vorstellung über das Schutz-
objekt machen. In einem späteren Konfliktfall wäre demzufolge auch der
Schutzumfang des strittigen Zeichens nicht bestimmbar. Es wird von der
Vorinstanz hervorgehoben, diese Kombination sei grundsätzlich vom Mar-
kenschutz nicht ausgeschlossen und beide Elemente isoliert betrachtet er-
füllten die Anforderungen von Art. 10 MSchV. Die Kombination dieser zwei
Elemente genüge jedoch den formalen Erfordernissen an die grafische
Darstellbarkeit nicht. Damit das Schutzobjekt klar definiert werden kann,
müsse aus der Abbildung die Anordnung der Farbe, bzw. des Wortele-
ments klar hervorgehen. Die Elemente müssten systematisch so angeord-
net sein, dass sie in vorher festgelegter und beständiger Weise verbunden
seien. Sie müssten in einem eindeutigen Verhältnis zueinander stehen, so
dass die Proportionen in jeder erdenklichen Variation hinsichtlich der Grös
se des Zeichens von Bestand sind und das Schutzobjekt somit klar defi-
niert werden kann.
Die Beschwerdeführerin hält der Auffassung der Vorinstanz entgegen, ein
Wortelement sei im Wesentlichen durch eine Buchstabenfolge bestimmt.
Dagegen sei die Fläche, die es einnimmt, für seine Bestimmung nicht rele-
vant. Entsprechend sei auch das Flächenverhältnis zwischen dem Wort-
element und seinem Hintergrund für die Bestimmung des Schutzobjekts
nicht von Bedeutung. Ein konturloser, farbiger Hintergrund könne durch die
Einreichung eines farbigen Quadrates in Kombination mit dem Umstand,
dass sich der Schutz nicht nur auf das Quadrat beschränke, grafisch dar-
gestellt werden. In diesem Punkt sei ein konturloser, farbiger Hintergrund
mit einer "abstrakten Farbmarke" vergleichbar.
4.5 Gegenstand der Markenprüfung ist das zur Eintragung angemeldete Zei-
chen. Für die Eintragungsfähigkeit ist allein entscheidend, wie die Marke
hinterlegt wird, nicht aber, wie sie oder die Ware tatsächlich auf dem Markt
in Erscheinung tritt (BGE 116 II 612 E. 2c; 106 II 247 E. 2b). Hintergründe
oder das Motiv der Markenhinterlegung bleiben unberücksichtigt. Vorbe-
haltlich des Falles, dass eine Verkehrsdurchsetzung geltend gemacht wird,
bleiben auch die Umstände einer bereits erfolgten Benutzung des Zei-
chens ausser Betracht. Die Art und Weise einer beabsichtigten zukünftigen
Benutzung schliesslich, d.h. die Frage, ob und wie die Marke nach dem
Willen des Hinterlegers später tatsächlich gebraucht werden soll, ist für die
Markenprüfung nicht massgebend. Die Frage, wie und in welcher allenfalls
von der Eintragung abweichenden Form der markenmässige Gebrauch tat-
sächlich stattfinden würde, ist nicht Gegenstand der Eintragungsprüfung
und insofern auch nicht Gegenstand des Beschwerdeverfahrens.
11
4.6 Das zur Eintragung vorgelegte Zeichen setzt sich aus einem Wortelement
und aus einem konturlosen gelben Hintergrund zusammen. Es handelt
sich dabei nicht um eine Wortbildmarke im üblichen Sinn. Dies, weil das
Wortelement auf einem konturlosen Hintergrund erscheint. Andererseits
geht es auch nicht um eine abstrakte Farbmarke im üblichen Sinn, da der
Farbanspruch nicht abstrakt, sondern eben in Kombination mit einem Bild-
bzw. Wortelement erfolgt. Entsprechend dem Wortlaut von Art. 1 Abs. 2
MSchG kann – wie die Vorinstanz zu Recht festhält – nicht a priori ausge-
schlossen werden, dass diese Kombination grundsätzlich als Markenform
registrierungsfähig ist. Es liegt nicht der gleiche Markentyp wie bei einer
Wort-/Bildmarke oder einer reinen Bildmarke vor, bei denen die flächenmä-
ssige Aufteilung, respektive die Verhältnisse der einzelnen Elemente zuei-
nander auf Grund der vorgegebenen Proportionalität genau definierbar
sind. Bei einer konturlosen Farbe kombiniert mit einem Wortelement kann
kein beständiges, flächenmässiges Verhältnis ausgemacht werden. Ver-
langte man bei der Eintragung einer derartigen Marke Angaben über die
konkrete räumliche Aufteilung und über das quantitative Verhältnis der bei-
den Elemente Farbe und Wort zueinander, würde man die Kombination
faktisch zu einer Bildmarke umwandeln.
4.7 Im Anmeldegesuch wird der Eindruck erweckt, es handle sich um eine
Bildmarke in Kombination mit einer Farbmarke. Dies wurde von der Be-
schwerdeführerin mit dem Hinweis relativiert, das Kreuz bei der Rubrik
“Marque de couleur“ sei von der Anmelderin irrtümlich erfolgt, in der Mei-
nung die Konturlosigkeit des gelben Hintergrunds zu betonen. Es stellt sich
die Frage, ob die durch die Beschwerdeführerin während des Schriftver-
kehrs erfolgte Korrektur so wesentlich ist, dass von einer das Anmeldeda-
tum verschiebenden Veränderung ausgegangen werden muss. Die Frage
ist in dem Sinn zu verneinen, als sowohl gemäss dem Erscheinungsbild
des Zeichens auf dem Anmeldeformular als auch nach den bisherigen
Ausführungen klar ist, dass und in welcher Bedeutung das Wortelement
„WebStamp“ im Vergleich zum gelben Hintergrund für den Betrachter in
Erscheinung tritt. Auf der anderen Seite muss erwähnt werden, dass das
vom IGE zur Verfügung gestellte Formular, so wie es zur Zeit der Anmel-
dung offenbar existierte, kaum geeignet war, sämtliche Missverständnisse
in Bezug auf eine Marke, welche in Kombination eines Wortelements mit
einem konturlosen Hintergrund zur Anmeldung gelangt, aus dem Wege zu
räumen. Daraus darf dem Markenanmelder kein Rechtsnachteil erwach-
sen. Ob die heute verwendeten Formulare hierzu besser geeignet sind,
muss vorliegend nicht beurteilt werden und kann offen bleiben.
4.8 Ausgehend von einem Wortelement auf konturlosem, farbigem Hinter-
grund, dessen Kombination nicht durch eine vorgegebene Proportionalität
geprägt ist, musste sich die Beschwerdeführerin für die Anmeldung ihrer
Marke für eine von vielen möglichen Darstellungsvarianten entscheiden.
Es ist davon auszugehen, dass sie sich diesbezüglich für eine im Hinblick
auf den späteren Markengebrauch vernünftige und naheliegende Variante
entschied, in dem das Wortelement "WebStamp" in seinen Dimensionen
12
so erscheint, dass dieses klar erkennbar und in Bezug auf den gelben Hin-
tergrund als ein mindestens gleichwertiges bzw. eher dominantes Element
erscheint. Für die Bestimmung des Schutzobjekts im Zeitpunkt der Mar-
kenregistrierung ist von dieser Darstellung auszugehen. Sowohl der gelbe
Hintergrund wie auch das Wortzeichen "WebStamp" sind für sich allein ge-
nommen eingetragene Zeichen und gelten diesbezüglich ohne Weiteres
als darstellbar (vgl. auch E. 4.2 hiervor). Die graphische Darstellung einer
abstrakten Farbmarke wird dadurch erreicht, dass der verwendete Farbton
für die Registrierung eindeutig und bleibend definiert wird (vgl. Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts vom 21. Februar 2007, blau/silber; EuGH in
GRUR 2003 S. 604 Libertel). Die Beschreibung der Farbe erfolgt unter Be-
zugnahme auf ein Farbklassifikationssystem.
Die Kombination beider Elemente, die Farbe und das Wortzeichen, lassen
sich entgegen den Ausführungen der Vorinstanz graphisch ebenfalls ohne
Weiteres darstellen und umschreiben das Schutzobjekt so wie das Zeichen
bei der Anmeldung in Erscheinung tritt.
4.9 Eine Grenze in der Gestaltungsmöglichkeit des Hinterlegers wird durch
Art. 11 MSchG gesetzt. Diese betrifft den Schutzbereich bzw. die Ver-
wechslungsgefahr des registrierten Markenzeichens. Die tatsächlich ver-
wendete Marke darf den kennzeichnenden Charakter der eingetragenen
Marke nicht verändern. Die eingetragene und benutzte Marke muss von
den betroffenen Verkehrskreisen als ein und dasselbe Zeichen angesehen
werden (vgl. CHRISTOPH WILLI, Kommentar MSchG, Art. 11 N. 51). Eine Mar-
kenabweichung verändert den kennzeichnenden Charakter einer Marke
dann nicht, wenn der Verkehr die eingetragene und die benutzte Marken-
form als ein und dasselbe Zeichen ansieht. Es kommt massgeblich darauf
an, ob der angesprochene Verkehr, sofern er die eingetragene Form der
Marke erkennt, in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht (KARL-
HEINZ FEZER, Markenrecht: Kommentar zum Markengesetz, zur Pariser Ver-
bandsübereinkunft und zum Madrider Markenabkommen. Dokumentation
des nationalen, europäischen und internationalen Kennzeichenrechts, 3.,
neubearb. Aufl., München, C.H. Beck, 2001, N. 122a zu § 26). Das ist bei-
spielsweise dann nicht mehr der Fall, wenn der Wortbestandteil so klein
erscheinen würde, dass es seine im Vergleich zur registrierten Fassung
zukommende Bedeutung verliert und das Publikum nur noch die Farbe
wahrnimmt. Ob und welche Varianten in Bezug auf die Anordnung der bei-
den Elemente im Hinblick auf den effektiven Markengebrauch von diesem
zum Zeitpunkt der Registrierung gegebenen Schutzobjekt noch erfasst
sein würden, kann aber, wie bereits erwähnt, nicht Gegenstand des Regis-
trierungsverfahrens sein.
5. Es ist im Folgenden zu prüfen, ob das Zeichen für die Waren und Dienst-
leistungen, für die es angemeldet ist, konkret unterscheidungskräftig ist.
5.1 Je nach Ausgestaltung einer Marke ziehen ihre verschiedenen Bestandtei-
le die Aufmerksamkeit der Markadressaten in unterschiedlichem Ausmass
13
auf sich und beeinflussen den in Erinnerung verbleibenden Gesamtein-
druck unterschiedlich stark. Wird in casu auf das Erscheinungsbild des
Zeichens abgestellt, wie es zur Anmeldung gelangte, wird der Gesamtein-
druck der strittigen Marke eindeutig vom grafisch hervorgehobenen,
schwarzen Wort-Bestandteil "WebStamp" auf dem konturlosen gelben Hin-
tergrund geprägt, wobei der mittlere, grossgeschriebene Buchstabe "S" die
Dominanz des Wortelements noch verstärkt (vgl. auch BGE 127 III 160;
126 III 315; 122 III 382 mit Hinweisen).
5.2 Aus der Massgeblichkeit des Gesamteindrucks (vgl. sic! 2000, 286 runde
Tablette; BGE 120 II 149) folgt, dass ein Zeichen, das gemeinfreie Bestan-
teile enthält, nicht bereits deshalb vom Markenschutz ausgenommen ist.
Entscheidend ist, dass der Gesamteindruck nicht von gemeinfreien Ele-
menten geprägt wird (CHRISTOPH WILLI, Kommentar MSchG, Art. 2 N. 21). Im
vorliegenden Fall führt die Beschwerdeführerin aus, selbst wenn das Wort-
element als beschreibend betrachtet würde, so gelte dies nicht für das
strittige Zeichen in seinem Gesamteindruck, da dieser durch das Element
"gelber Hintergrund" wesentlich beeinflusst werde und an Unterschei-
dungskraft gewinne.
5.3 Dass die Marke nach dem Willen der Anmelderin nicht als Wort-Bild-Mar-
ke, sondern als Kombination einer Farb- mit einer Wortmarke registriert
werden soll, würde angesichts der theoretischen fast unbeschränkt vor-
handenen Variationsmöglichkeiten der beiden Elemente zueinander nahe-
legen, die beiden Elemente gesondert zu betrachten. Denn die Konturlo-
sigkeit des farbigen Hintergrunds in Verbindung mit dem fehlenden vorge-
gebenen Grössenverhältnis zum Wortelement impliziert, dass der Gesamt-
eindruck potenziell sowohl vom farbigen Hintergrund als auch vom Worte-
lement geprägt sein könnte. Bei dieser Ausgangslage würde es sich auf-
drängen, das Zeichen in Bezug auf die beantragten Waren und Dienstleis-
tungen auf jene Schnittmenge hin zu prüfen, für welche die Markenanmel-
dung sowohl als Farbe wie auch als Wortmarke in Frage kommt. Diese Be-
trachtungsweise würde zweifellos zu einer erheblich schwächeren Kenn-
zeichnungskraft führen als für jene, die der Wortmarke allein zukäme. Vor
diesem Hintergrund wäre sodann aber auch zu bedenken, dass die Mar-
kenanmelderin nicht in die Lage versetzt werden soll, dass sie allein durch
eine entsprechende Kombination des Wortzeichens mit dem gelben Hinter-
grund eine Umgehung der Einschränkungen erreichen kann, welche sich
aus der Zulassung der bereits bestehenden Farbmarke ergab.
5.4 Nach dem Gesagten ist für die Frage der konkreten Unterscheidungskraft
ebenfalls vom Gesamteindruck der angemeldeten Marke, mithin von den
Dimensionen der beiden zueinander stehenden Elemente Wortzeichen und
farbiger Hintergrund, auszugehen, wie sie für die Anmeldung zur Darstel-
lung gelangten. Mit anderen Worten vom gut leserlichen, mithin dominan-
ten Wortzeichen "WebStamp" auf dem konturlosen gelben Hintergrund.
Hieraus ergibt sich ohne Weiteres, dass das Zeichen für jene Waren und
Dienstleistungen zugelassen werden kann, für die die Wortmarke
14
"WebStamp" bereits besteht. Damit verliert das Element des gelben Hinter-
grunds zwar erheblich an Bedeutung, dies ist von der Beschwerdeführerin
nach dem bisher Gesagten jedoch hinzunehmen. Andernfalls, das heisst
im Rahmen einer gesonderten Prüfung des konturlosen Farbelementes in
Verbindung mit der damit zusammenhängenden, fehlenden, vorausdefi-
nierten Dimensionierung der beiden Elemente zueinander, müsste sie
nämlich gewärtigen, dass die Marke allein für Waren und Dienstleistungen
in Frage käme, für welche die bereits registrierte Farbmarke zugelassen
ist.
Ausgehend vom Umstand, dass das Wortelement "WebStamp", in seinem
Erscheinungsbild und in seinen Dimensionen, wie das Zeichen zur Anmel-
dung gelangte, als dominant und der gelbe Hintergrund als relativ bedeu-
tungslos zu betrachten ist, ergibt sich, dass die angemeldete Marke primär
für jene Waren und Dienstleistungen in Frage käme, für welche auch die
registrierte aktive Wortmarke "WebStamp" (Markennummer 516779) be-
reits Schutz gewährt. Der im Vergleich zur bereits registrierten Wortmarke
bestehende Unterschied bei der graphischen Darstellung scheint dies-
bezüglich gering und kaum ausschlaggebend. Bezüglich des in casu hän-
gigen Registrierungsverfahrens bleibt somit zu prüfen, ob mit der angemel-
deten Marke Schutz für zusätzliche Waren und Dienstleistungen verlangt
wird bzw. ob der dominant erscheinende Wortbestandteil "WebStamp"
hierfür als konkret unterscheidungskräftig betrachtet werden kann. In die-
sem Sinn hat die Vorinstanz, wenn auch nur in ihrer Eventualbegründung
und unter Verweis auf den zwischen ihr und der Beschwerdeführerin ge-
führten Schriftverkehr, der angemeldeten Marke den Schutz in Bezug auf
jene Waren und Dienstleistungen abgesprochen, für welche im Vergleich
zur bereits registrierten Marke WEBSTAMP im nun hängigen Gesuchsver-
fahren zusätzlich Schutz verlangt wurde.
6. Nach Art. 2 lit. a MSchG steht ein Zeichen bereits im Gemeingut, wenn es
nur einen der beiden Aspekte der Tatbestände, fehlende Unterscheidungs-
kraft oder Freihaltebedürfnis, erfüllt. Als Gemeingut sind vorab Zeichen an-
zusehen, die nicht zur Identifikation von Waren und Dienstleistungen die-
nen können und vom Publikum nicht als Hinweis auf eine bestimmte Be-
triebsherkunft verstanden werden (LUCAS DAVID, in: Kommentar zum
schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellge-
setz, Basel 1999, MSchG Art. 2 N. 5). Als Gemeingut im Sinne dieser Be-
stimmung gelten unter anderem Hinweise auf die Funktion oder Bestim-
mung der Erzeugnisse, für welche die Marke bestimmt ist (BGE 114 II 172
E.2 a mit Hinweisen). Blosse Gedankenverbindungen oder Anspielungen,
die nur entfernt auf die Ware oder Dienstleistung hindeuten, machen eine
Marke indessen noch nicht zur Sachbezeichnung; enthält die Marke einen
Sachbegriff, muss der gedankliche Zusammenhang mit der Ware/Dienst-
leistung derart sein, dass ihr beschreibender Charakter ohne besonderen
Phantasieaufwand zu erkennen ist (vgl. LUCAS DAVID, Kommentar, MSchG
15
Art. 2 N. 6). Die konkrete Unterscheidungskraft fehlt Zeichen, welche im
Sprachgebrauch oder im Geschäftsverkehr, allgemein oder im Zusammen-
hang mit den zur Beurteilung stehenden Waren und/oder Dienstleistungen,
üblicherweise verwendet werden. Hierzu gehören insbesondere Zeichen,
die sich in Angaben erschöpfen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der
Art oder der Eigenschaften von Waren und/oder Dienstleistungen dienen
können. Schliesslich fehlt die konkrete Unterscheidungskraft darüber hin-
aus all jenen Zeichen, welche gegenüber den vorgenannten nur geringfügi-
ge Abweichungen aufweisen, mit anderen Worten Zeichen, welche sich
von beschreibenden und/oder üblichen Zeichen nicht in erheblichem Mass
unterscheiden. Im Interesse einer Terminologie, welche den einheitlichen
Prüfungsmassstab widerspiegelt, bezeichnet das Institut alle vorgenannten
Zeichen als banale Zeichen (vgl. BGE 127 III 160; 118 II 181; 100 Ib 250).
6.1 Die häufigste Ursache für den Schutzausschluss von Wortzeichen unter
dem Titel Gemeingut ist deren beschreibender Charakter. Zeichen, die
sich in beschreibenden Angaben bezüglich der Waren und/oder Dienstleis-
tungen erschöpfen, für die sie beansprucht werden, fehlt in aller Regel die
konkrete Unterscheidungskraft. Solche Zeichen sind zudem grundsätzlich
freihaltebedürftig. Die für den Markenschutz erforderliche, konkrete Unter-
scheidungskraft fehlt im Weiteren Wortzeichen, die zwar nicht beschrei-
bend sind, aber im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren
und/oder Dienstleistungen übliche Ausdrücke darstellen. Beschreibende
Angaben sind sachliche Hinweise betreffend Waren oder Dienstleistungen.
Sie werden von den betroffenen Verkehrskreisen nicht als individualisie-
render Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft verstanden (feh-
lende Unterscheidungskraft) und sollen grundsätzlich für jedermann zum
Gebrauch freigehalten werden (Freihaltebedürfnis) (vgl. BGE 114 II 171 E.
3). Als Beschaffenheitsangaben, Sachbezeichnungen oder Deskriptivzei-
chen gelten Worte und Bilder, die ausschliesslich aus Zeichen oder Anga-
ben bestehen, die geeignet sind, im Verkehr die Art, Zusammensetzung,
Qualität, Quantität, Bestimmung, den Gebrauchszweck, Wert, Ursprungs-
ort und die Zeit der Herstellung von Waren anzugeben, auf die sie sich be-
ziehen (BGE 116 II 609; ALOIS TROLLER, Immaterialgüterrecht, Band I, 3.
Aufl., S. 292).
6.2 Um beurteilen zu können, ob "WebStamp" in Bezug auf die beanspruchten
Waren und Dienstleistungen eine beschreibende Angabe darstellt, ist zu-
nächst der Sinngehalt der einzelnen Bestandteile zu ermitteln und dann zu
prüfen, ob die Verbindung dieser Wortelemente einen logischen Sinn er-
gibt, der von den angesprochenen Verkehrskreisen ohne besondere Denk-
arbeit und ohne besonderen Phantasieaufwand als Sachbezeichnung ver-
standen wird (vgl. sic! 2005, 284 Teleweb; sic! 2004, 500 Bahncard; sic!
2003, 425 Weblearn).
6.3 Das Zeichen "WebStamp" besteht aus den Elementen "Web" und "Stamp".
"Web" ist die Kurzform für den Begriff "World Wide Web" und hat sich als
Kurzbezeichnung für das Internet durchgesetzt. "Stamp" kommt vom engli-
16
schen "stamp, to stamp" und bedeutet "Stempel, Briefmarke" (PONS
Grosswörterbuch englisch/deutsch, 2001). Wie die Vorinstanz zutreffend
festgestellt hat, sind sowohl das Wort "Web" als auch das Wort "stamp, to
stamp" dem Durchschnittskonsumenten in der Schweiz bekannt und
dürften im Sinne von "Internet-Briefmarke" oder "Internet-Stempel"
aufgefasst werden. Die Verbindung der beiden Bestandteile, d.h. die
Wortkombination "WebStamp", ist nicht ein bestehender Ausdruck der
englischen Sprache. Vielmehr handelt es sich um eine neue
Wortschöpfung. Auch neue, bisher ungebräuchliche Ausdrücke können
beschreibend sein, wenn sie nach dem Sprachgebrauch oder den Regeln
der Sprachbildung von den beteiligten Verkehrskreisen als Aussage über
bestimmte Eigenschaften der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen
aufgefasst werden (sic! 1997 S. 302 Allfit; LUCAS DAVID, Kommentar, MSchG
Art. 2 N. 10). Für die Beurteilung der Schutzfähigkeit des Zeichens
"WebStamp" ist entscheidend, ob das Zeichen als Ganzes für das
schweizerische Publikum einen erkennbaren Wortsinn ergibt. Die
Bezeichnung "WebStamp" weckt im Zusammenhang mit den von der
streitigen Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen die
Vorstellung, dass es sich um solche handelt, die mit dem Frankieren im
und um das Web zu tun haben. Das hinterlegte Zeichen bedeutet "über
das Internet digitale Briefmarken ausdrucken" oder "Briefmarken direkt
übers Internet kreieren". Das hinterlegte Zeichen wird von den Abneh-
merkreisen ohne Weiteres und ohne besondere intellektuelle Anstrengung
in diesem Sinne verstanden.
6.4 Es ist heutzutage üblich, verbindliche Siegel auch auf elektronischem
Wege zu ermöglichen. So bezweckt beispielsweise auch das Bundesge-
setz über Zertifizierungsdienste im Bereich der elektronischen Signatur ein
breites Angebot an sicheren Diensten der elektronischen Zertifizierung zu
fördern, die Verwendung qualifizierter elektronischer Signaturen zu be-
günstigen sowie die internationale Anerkennung der Anbieterinnen von
Zertifizierungsdiensten und ihrer Leistungen zu ermöglichen. Deshalb ist
es möglich und denkbar, dass auch Wertzeichen und Stempel über das In-
ternet vermittelt werden, um bestimmte Waren und Dienstleistungen zu le-
gitimieren oder zu kennzeichnen. Für die in der Klasse 16 beanspruchten
„Briefmarken“ beschreibt das Zeichen direkt die Art des Produktes, inso-
fern es sich bei Internet-Briefmarke um eine Art von Briefmarken handelt.
Für Waren und Dienstleistungen der Klasse 35 beschreibt das Zeichen di-
rekt den Zweck, insofern der Detailhandel mittels "Internet-Stempel" legiti-
miert wird. Die Bezeichnung ''WebStamp'' erweist sich deswegen als
blosse Beschaffenheitsangabe und entbehrt folglich der Schutzfähigkeit für
diese Waren und Dienstleistungen.
6.5 Aus den aktenkundigen Stellungnahmen der Vorinstanz ist zu entnehmen,
dass das hinterlegte Zeichen, ausser für jene Klassen, für welche es als
beschreibend erachtet wurde, als Marke eingetragen werden könnte. In ih-
rer Stellungnahme besteht die Beschwerdeführerin jedoch auf einer Re-
gistrierung für alle Waren und Dienstleistungen der angemeldeten
17
Klassen. Überdies, verweist die Beschwerdeführerin auf die eingetragene
Farbmarke „Postgelb“ und die Wortmarke "WEBSTAMP". Letztere
beispielsweise ist für „Vermittlung von Beförderungsleistungen und
Kurierdienste“ sowie „Beratungsdienstleistungen bezüglich aller
vorgenannten Dienstleistungen“ in der Klasse 39 bereits zugelassen. Mit
dem materiellrechtlichen Hauptbegehren stellt die Beschwerdeführerin den
Antrag, die angefochtene Verfügung aufzuheben und die Marke „für
sämtliche beantragten Waren und Dienstleistungen im Markenregister
einzutragen“. Damit, bzw. mangels eines entsprechend gestellten
Eventualantrages, gibt sie zu erkennen, dass sie an einer Teileintragung
im Sinne von Art. 17a MschG der im Rahmen der Eventualbegründung der
Vorinstanz, d.h. unter der von der Vorinstanz hypothetisch gestellten
Prämisse einer zu bejahenden abstrakten Schutzfähigkeit und graphischen
Darstellbarkeit an sich zuzulassenden Waren und Dienstleistungen der
beantragten Klassen nicht interessiert ist. Dies steht in Übereinstimmung
mit dem Umstand, dass die Waren und Dienstleistungen für welche die
Marke als eintragungsfähig zu betrachten wäre, im Wesentlichen bereits
vom Schutzbereich der eingetragenen Wortmarke erfasst sind bzw. dass
es bei den Waren und Dienstleistungen, für welche die konkrete
Unterscheidungskraft in casu verneint werden muss, um jene geht, die für
die registrierte Farbmarke teilweise nicht zugelassen wurden oder vom
Schutzbereich der eingetragenen Wortmarke nicht erfasst sind.
Aus dem Gesagten ergibt sich, dass die Beschwerde abzuweisen ist,
nachdem feststeht, dass die Unterscheidungskraft mit Bezug auf die
strittigen Waren in den Klassen 16 und 35 ohne Weiteres verneint werden
muss.
Demzufolge kann die Frage, ob das angemeldete Zeichen auch
hinsichtlich der strittigen Waren und Dienstleistungen der Klasse 9 das
Mittel beschreibt, insoweit es sich um eine Software handeln kann, die den
Gebrauch von Internet-Briefmarken ermöglicht, und ob "WebStamp" als
Hilfsmittel in Bezug auf alle geltend gemachten und von der Vorinstanz
abgelehnten Dienstleistungen der Klasse 39 als legitimierend und den
Kunden zur Inanspruchnahme derselben Dienstleistungen berechtigend zu
betrachten ist, da die Unterscheidungskraft mit Bezug auf die strittigen
Waren in den Klassen 16 und 35 ohne Weiteres verneint werden muss,
offen bleiben. Immerhin bleibt bezüglich der Klasse 39 anzumerken, dass
die Dienstleistungen dieser Klassen mittels Stempel bzw. Briefmarke via
Internet erbracht werden können. Der Begriff WebStamp könnte
diesbezüglich als Hilfsmittel zur Benützung der beanspruchten Dienstleis-
tungen betrachtet werden (vgl. sic! 6/2004, 500 Bahncard).
7. Zusammenfassend ergibt sich, dass der Vorinstanz keine formelle Rechts-
verweigerung im Sinne einer Verletzung der Begründungspflicht vorgewor-
fen werden kann und dass die konkrete Unterscheidungskraft der zur Re-
18
gistrierung angemeldeten Marke zumindest in Bezug auf einen Teil der
geltend gemachten Waren und Dienstleistungen verneint werden muss.
Damit erweist sich sowohl der eventualiter gestellte Rückweisungsantrag,
welcher, soweit ersichtlich, einzig mit der Verletzung des rechtlichen Ge-
hörs begründet wird, als auch das unter Ziffer 1 gestellte Rechtsbegehren,
wonach der angefochtene Entscheid aufzuheben und die Marke für sämtli-
che beantragten Waren und Dienstleistungen im Markenregister einzutra-
gen sei, als unbegründet, womit die Beschwerde abzuweisen ist.
8. Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Be-
schwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und mit dem geleis-
teten Kostenvorschuss zu verrechnen. Die Gerichtsgebühren sind nach
Umfang und Schwierigkeit der Streitsachen, Art der Prozessführung und fi-
nanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2
Abs. 1 des Reglements vom 11. Dezember 2006 über die Kosten und Ent-
schädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE, SR 173.320.2).
Bei Markeneintragungen geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichts-
gebühr bemisst sich folglich nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schät-
zung des Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfah-
rungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bereits bei eher unbe-
deutenden Zeichen ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.-
angenommen werden darf (Urteil des Bundesgerichts 4A.116/2007 vom
27. Juni 2007 E. 3.3 mit Hinweisen). Im vorliegenden Fall wurde der Ge-
richtskostenvorschuss noch von der ehemals zuständigen Rekurskommis-
sion für geistiges Eigentum eingefordert. Vor dem Bundesverwaltungsge-
richt war eine öffentliche Verhandlung durchzuführen. Vorliegend, unter
Berücksichtigung der Praxis des Bundesverwaltungsgerichts in Markenre-
gistrierungssachen, rechtfertigt es sich, die Verfahrenskosten mit
Fr. 3'000.- zu beziffern. Bei diesem Verfahrensausgang ist keine Parteient-
schädigung auszurichten (Art. 64 VwVG und Art. 7 Abs. 3 VGKE).
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1. Die Beschwerde wird abgewiesen.
2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens im Betrag von Fr. 3'000.-- werden
der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem geleisteten Kosten-
vorschuss von Fr. 2'500.-- verrechnet. Die Beschwerdeführerin hat den
verbleibenden Betrag von Fr. 500.- innert 30 Tagen seit Eintritt der Re-
chtskraft zu Gunsten der Gerichtskasse einzuzahlen (Einzahlungsschein
wird nach Eintritt der Rechtskraft zugestellt).
3. Es wird keine Parteientschädigung gesprochen.
19
4. Dieses Urteil wird eröffnet:
- der Beschwerdeführerin (mit Gerichtsurkunde)
- der Vorinstanz (Ref-Nr. 40806/2003; mit Gerichtsurkunde)
- dem Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement (mit Gerichts-
urkunde)
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
Francesco Brentani Daniele Cattaneo
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht,
1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff,, 90 ff., und 100
des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift
ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Anga-
be der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und
die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (vgl.
Art. 42 BGG).
Versand am: 9. Oktober 2007