Cour II
B-7424/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 n o v e m b r e 2 0 0 7
Claude Morvant (président du collège), Maria Amgwerd,
David Aschmann, juges ;
Nadia Mangiullo, greffière.
B._______,
représentée par Kirker & Cie SA,
recourante,
contre
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI),
Stauffacherstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus de protection à l'encontre de l'enregistrement
international n° 792'720 "BONA".
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-7424/2006
Faits :
A.
A.a Le 2 janvier 2003, l'Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle (OMPI) a notifié l'enregistrement de la marque
internationale n° 792'720 "BONA" au registre international des
marques. Cet enregistrement, fondé sur un enregistrement de base
suédois du 15 mars 2002, revendique la protection en Suisse des
produits des classes 1, 2, 3 et 7 suivants :
"Cl. 1 (limitation de la liste des produits pour la Suisse du 30 mars 2004) : Produits
chimiques à usage industriel, en particulier agents d'imprégnation destinés à la production
de vernis pour parquets ; résines artificielles à l'état brut et matières plastiques à l'état brut
destinées à la production de vernis pour parquets ; compositions extinctrices ; préparations
pour la trempe ; substances chimiques pour la conservation de la colle, adhésifs pour la
pose de parquets ; couches d'apprêt pour sols (encollage) et matériaux de recouvrement
de sol ; colle pour murs et sols.
Cl. 2 : Peintures, vernis et laques ; préservatifs contre la détérioration du bois ; teintures
(teintures pour le bois), pigments (pigments de coloration) et colorants ; métaux en poudre
pour vernis-laques de sols ; résines naturelles à l'état brut ; huiles, pâtes d'assemblage
pour sols, mastics et masses à niveler pour sols ; substances chimiques pour la
conservation des laques et des couches d'apprêt pour sols (traitement de surface).
Cl. 3 : Produits de blanchiment, en particulier soude pour blanchir les sols ; produits de
nettoyage ; décapants pour encaustique ; produits abrasifs, papiers abrasifs ; savon mou et
soude pour le traitement de surface des sols (pas pour nettoyer).
Cl. 7 : Machines de traitement de surface des sols, en particulier pour nettoyer, poncer,
appliquer de l'huile ou de la laque ; pièces et composants des produits précités."
A.b Le 18 décembre 2003, l'Institut Fédéral de la Propriété
Intellectuelle (ci-après : l'Institut fédéral) a émis un refus provisoire
total, sur motifs absolus, à l'encontre de l'enregistrement précité en
faisant valoir que la marque en cause était constituée du terme italien
"bona" signifiant "bon" en français, que ce terme renvoyait directement
à la nature, à la qualité et aux propriétés des produits revendiqués et
que cette marque manquait dès lors de force distinctive et devait rester
à la disposition de la concurrence.
A.c Le 17 mai 2004, B._______ (ci-après : la requérante), titulaire de
la marque internationale "BONA", a argué du fait que le terme "bona"
n'existait pas en italien et que l'adjectif "bon" se traduisait en italien
par "buono/buona". Selon elle, ce signe devait être considéré comme
fantaisiste et ainsi pouvoir être enregistré. Indiquant en outre que cette
marque avait été enregistrée dans de nombreux pays, dont certains de
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langue espagnole, la requérante a relevé qu'elle n'avait fait l'objet
d'aucune objection, bien que la traduction espagnole de
"bon" ("bueno"), soit très proche de l'italien "buono".
A.d L'Institut fédéral a maintenu sa position le 19 août 2004 en
retenant que "bona" constituait la forme féminine de l'adjectif "bono"
qui était une variante usuelle de "buono", que "b(u)ono" signifiait "bon"
en français et que ce terme était laudatif et destiné à vanter les
qualités des produits concernés. En relation avec ces produits, "bona"
serait compris notamment par le destinataire italophone, soit le
professionnel en particulier pour les produits de la classe 1 et le
consommateur moyen, comme une indication sur la qualité desdits
produits, soit qu'ils étaient de bonne qualité. Il a soutenu que le
domaine public se définissait selon les usages et expressions utilisés
en Suisse, que chaque pays restait souverain et libre d'examiner
l'appartenance d'un signe au domaine public selon ses critères et qu'il
n'était donc pas étonnant qu'un signe admis à l'étranger soit parfois
refusé en Suisse. Relevant en outre qu'il était lié à sa pratique par le
principe de l'égalité de traitement, il a noté qu'il ne pouvait admettre un
signe en Suisse simplement du fait de son enregistrement à l'étranger.
Il a enfin indiqué que le fait qu'aucun des pays mentionnés ayant
admis la marque "BONA" n'avait pour langue officielle l'italien,
contrairement à la Suisse, rendait déjà impossible, pour cette raison,
la comparaison entre son appréciation et celle de ces pays.
A.e Le 18 octobre 2004, la requérante a maintenu que la forme
usuelle italienne de "bon" était "buono" et non "bono" et que l'adjectif
"bon" ne serait en aucun cas approprié pour désigner une quelconque
qualité de l'un des produits concernés, ajoutant que l'on ne saurait
qualifier de "bon/bonne", dans le langage usuel des professionnels ou
du consommateur potentiel, un produit chimique, une peinture, une
préparation pour blanchir ou une machine pour le traitement des sols.
Elle a ainsi indiqué que, par rapport aux produits concernés, "BONA"
devait être considéré comme fantaisiste, vague, indéterminé ou
symbolique. Elle a ensuite observé que l'Office de l'harmonisation
dans le marché intérieur, Marques, Dessins et Modèles (ci-après :
l'OHMI) avait admis cette marque à l'enregistrement, que l'Italie figurait
parmi les pays concernés et que la langue italienne avait ainsi été
prise en compte dans l'appréciation du caractère distinctif. Se référant
enfin à une décision de la Commission fédérale de recours en matière
de propriété intellectuelle "Advance Bank", la requérante a requis la
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protection en Suisse de la marque en cause, au vu de l'enregistrement
communautaire susmentionné et même au titre de cas limite.
A.f Le 4 mars 2005, l'Institut fédéral a maintenu sa position en
relevant que le fait que la forme "buona" soit plus usuelle que "bona"
ne changeait rien au fait que "BONA" serait facilement compris par le
consommateur qui y verrait une indication publicitaire et un renvoi aux
particularités, à la nature et à la qualité des produits revendiqués. Il en
irait de même dans le cas où "bono/bona" ne représenterait pas une
variante de "buono/buona", du fait que bon nombre des destinataires
suisses croiraient que "bona" signifierait "bon/ne" et qu'ils ne seraient
pas en mesure, au vu de leurs connaissances de l'italien, d'identifier la
différence entre "bona" et "buona". Selon lui, la question de
l'éventuelle nécessité de maintenir ce signe à la disposition des
concurrents pouvait rester ouverte car il ne pouvait être qualifié de
distinctif, circonstance impliquant à elle seule son appartenance au
domaine public. Il a enfin observé que l'enregistrement du signe
"BONA" par l'OHMI ne constituait qu'un indice de son admissibilité en
Suisse et que le fait que l'examen du signe et son enregistrement
avaient eu lieu pour l'Italie, dont la seule langue nationale était celle
pour laquelle le signe "BONA" était problématique, n'y changeait rien.
A.g Le 17 août 2005, la requérante a relevé que la Suisse restait le
seul pays à soulever des objections à l'encontre de la marque en
cause, ce qui lui paraissait quelque peu abusif. Elle a au surplus fait
valoir que cette marque était mondialement connue des spécialistes
du domaine depuis 80 ans pour les produits revendiqués, de sorte que
dite marque avait acquis un caractère distinctif dans les milieux
intéressés, joignant à cet effet plusieurs pages de son site Internet.
B.
Par décision du 7 novembre 2006, l'Institut fédéral a rejeté la demande
de protection en Suisse de l'enregistrement international "BONA" pour
tous les produits revendiqués. Il a considéré que "BONA" constituait la
forme féminine de l'adjectif italien "bono" qui représentait la variante
usuelle de "buono/buona", et que "b(u)ono/b(u)ona" signifiait
"bon/bonne" en français. "BONA" serait ainsi aisément compris par le
public suisse qui y verrait, pour les produits concernés, une simple
indication publicitaire et un renvoi explicite à leurs particularités,
nature et qualité, dès lors qu'il comprendra que le produit est "bon".
L'Institut fédéral a relevé qu'il importait peu que le terme français "bon"
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soit ou non approprié dans le langage usuel pour qualifier les produits
en cause, du fait que l'adjectif "bono/bona" ne s'entendait pas
uniquement dans un sens gustatif ou olfactif, mais également comme
"apte à remplir la fonction à laquelle la chose ou personne est
destinée", ajoutant que l'adjectif "bon" pouvait aussi être employé dans
ce sens. Il a ainsi conclu que le signe était descriptif, qu'il ne serait
donc pas perçu par le destinataire comme le renvoi à une entreprise
déterminée et que, le signe appartenant au domaine public, il était
exclu de la protection à titre de marque pour les produits précités. Dit
institut a rappelé que les décisions étrangères n'avaient pas valeur de
précédents et que chaque état examinait l'admissibilité d'une marque
selon sa propre législation, jurisprudence et perception de ses milieux
intéressés, relevant toutefois qu'un enregistrement pouvait constituer
un indice pour permettre à l'autorité suisse d'admettre un signe à
l'enregistrement, mais que la pratique constante démontrait que ces
indices n'avaient aucune force décisive pour l'enregistrement d'un
signe en Suisse. Selon lui, le cas d'espèce constituait un cas clair, ce
qui l'autorisait à écarter les enregistrements étrangers. Il a enfin
considéré que les pièces produites le 17 août 2005 n'étaient pas
propres à rendre vraisemblable l'imposition de la marque en Suisse.
C.
Par mémoire du 6 décembre 2006, B._______ (ci-après : la
recourante), recourt contre cette décision auprès de la Commission
fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle (ci-après : la
CREPI) en concluant à son annulation et à ce que ladite marque soit
admise à l'enregistrement pour la Suisse, sous suite de frais et
dépens. Reprenant pour l'essentiel les motifs précédemment invoqués,
elle relève encore que la marque en cause est notamment enregistrée
pour des produits chimiques destinés à l'industrie, des peintures, des
préparations pour blanchir et des machines pour nettoyer des surfaces
et qu'il s'agit de produits essentiellement industriels et destinés surtout
à des professionnels. Elle ajoute que la désignation "BONA" constitue
la première partie de la raison sociale de la titulaire, qu'il s'agit ainsi
d'une référence directe à l'entreprise et que le signe sera perçu par les
consommateurs comme le renvoi à l'entreprise concernée.
D.
Le 7 décembre 2006, la Commission fédérale de recours en matière
de propriété intellectuelle a transmis l'affaire au Tribunal administratif
fédéral comme objet de sa compétence depuis le 1er janvier 2007. Par
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ordonnance du 25 janvier 2007, le Tribunal administratif fédéral a
informé les parties qu'il reprenait le traitement du recours.
E.
Invité à se prononcer sur le recours, l'Institut fédéral en a proposé le
rejet au terme de sa réponse du 14 mars 2007. Relevant
essentiellement que la majorité des produits revendiqués sont, en
Suisse, destinés tant aux professionnels qu'aux consommateurs
moyens, il observe par ailleurs que, en relation avec ces produits, le
signe "BONA" sera compris par les destinataires italophones en
Suisse dans le sens de "bonne, de qualité meilleure", de sorte que ce
terme est laudatif et directement descriptif d'une qualité des produits.
F.
Par ordonnance du 16 mars 2007, le Tribunal administratif fédéral a
désigné le collège des juges appelé à statuer.
G.
Le 27 mars 2007, la recourante relève que seul l'un des dictionnaires
auxquels l'Institut fédéral se réfère dans sa réponse mentionne "bono",
qui ne fait que renvoyer à "buono". Elle maintient que, selon de
nombreux dictionnaires italiens et dans la langue courante italienne,
l'adjectif "bon/bonne" se traduit par "buono/buona" où l'accent est
porté sur le "u". Elle joint un extrait du "Dizionario Garzanti" duquel il
ressort que le terme "bono" n'existe pas et que, sous "bona", il n'est
fait référence qu'à un nom géographique (Bône) et à un nom propre
féminin (bonne). Elle ajoute que dans tous les autres extraits de
dictionnaires, de même que dans les extraits internet mentionnés par
ledit institut, il n'est à aucun endroit mentionné l'indication "bona". La
recourante maintient que "bona" n'est pas un terme de la langue
courante et qu'il n'est pas compris par les destinataires italophones en
Suisse comme décrivant, pour les produits concernés, une qualité
meilleure, l'indication "meilleure" impliquant en sus une notion
comparative ne pouvant pas être comprise par "BONA".
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
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Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1 ;
ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, n° 410).
1.1 A teneur de l'art. 53 al. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en vigueur depuis le
1er janvier 2007, les recours pendants devant les commissions
fédérales de recours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont
traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci
est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de
procédure.
Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021 ; art. 31 LTAF).
L'art. 33 let. d LTAF prévoit que les décisions des départements et des
unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou
administrativement rattachées sont susceptibles de recours auprès du
Tribunal administratif fédéral. L'acte attaqué est une décision au sens
de l'art. 5 al. 1 let. c PA qui émane d'une unité de l'administration
fédérale décentralisée (art. 29 de l'ordonnance du 17 novembre 1999
sur l'organisation du Département fédéral de justice et police [Org
DFJP, RS 172.213.1] en relation avec les art. 6 al. 1 lit. f et 8, ainsi que
l'annexe de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du
gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1] et l'art. 1
al. 1 de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de
l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle [LIPI, RS 172.010.31]).
Aucune des clauses d'exception de l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs
réalisée, le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour
statuer sur le présent recours.
1.2 La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité
inférieure, est spécialement atteinte par cette décision et a un intérêt
digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité
pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA).
1.3 Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours,
à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11, 50 et 52 al. 1
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PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss et 63
al. 4 PA) sont respectées. Le recours est ainsi recevable.
2.
L'Institut fédéral a fondé son refus de protection à l'encontre de la
marque "BONA" sur l'art. 6quinquies let. B ch. 2 de la Convention de Paris
pour la protection de la propriété industrielle, révisée à Stockholm le
14 juillet 1967 (CUP, RS 0.232.04), ainsi que sur les art. 2 let. a et 30
al. 2 let. c de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des
marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des
marques, LPM, RS 232.11).
La Suède et la Suisse sont liées par le Protocole du 27 juin 1989
relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement
international des marques (RS 0.232.112.4), ainsi que par la CUP. A
teneur de l'art. 5 al. 1 du Protocole, l'Office d'une partie contractante
auquel le Bureau international a notifié une extension à cette partie
contractante de la protection résultant d'un enregistrement
international pourra déclarer dans une notification de refus que la
protection ne peut pas être accordée dans ladite partie contractante à
la marque qui fait l'objet de cette extension. Un tel refus ne pourra être
fondé que sur les motifs qui s'appliqueraient en vertu de la CUP. Selon
l'art. 6quinquies let. B ch. 2 CUP, les marques de fabrique ou de
commerce pourront être refusées à l'enregistrement ou invalidées
notamment lorsqu'elles sont dépourvues de tout caractère distinctif, ou
bien composées exclusivement de signes ou d'indication pouvant
servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la
quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine des produits ou
l'époque de production. Cette règle est également prévue par l'art. 2
let. a LPM qui précise que sont exclus de la protection les signes
appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme
marques pour les produits ou les services concernés (ATF 128 III 454
consid. 2 Yukon). Enfin, l'art. 30 al. 2 let. c LPM indique que l'Institut
rejette la demande d'enregistrement s'il existe des motifs absolus
d'exclusion. Tout office dispose d'un délai de 18 mois à partir de la
notification de l'enregistrement international pour notifier son refus
provisoire (art. 5 al. 2 let. a et b du Protocole de Madrid ; Directives en
matière de marques 2007, partie 3, p. 48 et 51). En l'espèce,
l'enregistrement international "BONA" a été notifié le 2 janvier 2003.
L'Institut fédéral ayant notifié son refus provisoire le 18 décembre
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2003, il apparaît que le délai susmentionné a été respecté.
3.
La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les
services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. Les mots, les
lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois
dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs,
peuvent en particulier constituer des marques (art. 1 LPM).
A teneur de l'art. 2 let. a LPM, sont exclus de la protection les signes
appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme
marques pour les produits ou les services concernés. Un signe
appartenant au domaine public est caractérisé par le fait qu'il est a
priori dépourvu de force distinctive ou assujetti au besoin de libre
disposition. Font notamment partie du domaine public les signes
descriptifs (ATF 131 III 121 consid. 4.1 Smarties ; EUGEN MARBACH,
Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht (SIWR),
Markenrecht, vol. III, Bâle 1996, p. 33 ; LUCAS DAVID, Kommentar zum
schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz, Muster- und
Modellgesetz, 2ème éd., Bâle 1999, MSchG, n° 5 ad art. 2 ; KAMEN
TROLLER, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2ème éd., Bâle
2006, p. 102). Sont descriptifs les termes désignant les attributs, la
nature ou l'effet du produit, le cercle des destinataires, le lieu de vente,
le prix, la quantité ou la qualité (DAVID, op. cit., n° 14 ad art. 2). Ne doit
toutefois pas être attribué au domaine public tout signe qui est
compréhensible d'une quelconque manière, mais uniquement celui qui
appartient réellement au vocabulaire de la communauté, parce qu'il
est employé quotidiennement pour désigner des biens ou des services
ou pour décrire leurs caractéristiques (TROLLER, op. cit., p. 102 s.).
3.1 La recourante fait valoir que le terme "BONA" n'existe pas en tant
que tel en italien, que le mot français "bon" se traduit en italien par
"buono/buona" et que la lettre "u" se prononce comme le son "ou" en
français et est particulièrement audible lors de la prononciation de ce
terme. Elle relève en outre que la marque "BONA" est enregistrée pour
des produits essentiellement industriels et destinés surtout à des
professionnels, observant que l'adjectif qualificatif "bon/bonne" ne
serait en aucun cas approprié dans le language usuel pour désigner
une quelconque qualité de l'un des produits concernés, du fait que cet
adjectif a un sens trop vague et indéfini pour définir de manière
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spécifique de tels produits. La recourante soutient ainsi que, en
relation avec les produits revendiqués, "BONA" doit être considéré
comme fantaisiste, vague, indéterminé, et, le cas échéant, symbolique.
Elle relève enfin que la désignation "BONA" constitue la première
partie de la raison sociale de la titulaire, qu'elle implique ainsi une
référence directe à l'entreprise et que le signe sera perçu par les
consommateurs concernés comme le renvoi à l'entreprise concernée.
3.2 Pour examiner l'existence du caractère distinctif, il convient de se
fonder sur la compréhension du consommateur moyen auquel
s'adressent les produits concernés (ERIC MEIER, Motifs absolus
d'exclusion : la notion du domaine public dans une perspective
comparative in sic! 2005 Sonderheft 67, spéc. 69). En l'espèce, s'il
est vrai que les produits revendiqués en classes 1 et 7 sont destinés
de manière prépondérante aux professionnels, les produits
concernés des classes 2 et 3 s'adressent quant à eux tant aux
professionnels qu'aux consommateurs moyens. En effet, le bricolage,
ou "do it yourself", prend une place grandissante auprès des
consommateurs suisses qui sont toujours plus nombreux à se
procurer eux-mêmes les produits dont ils ont besoin pour leurs
travaux.
3.3 Les désignations décrivant notamment la nature ou la qualité du
produit ou du service auquel la marque s'applique font partie du
domaine public. Tombent en particulier dans cette catégorie les
qualificatifs de nature publicitaire (ATF 129 III 225 consid. 5.1
Masterpiece ; MARBACH, op. cit. p. 41). Le rapport avec le produit ou le
service doit être tel que le caractère descriptif de la marque doit être
reconnaissable sans efforts particuliers d'imagination ou de
raisonnement (ATF 128 III 454 consid. 2.1 Yukon ; DAVID, op. cit., n° 6
ad art. 2). Ce motif d'exclusion doit être apprécié par rapport aux
produits ou services pour lesquels la protection du signe est
revendiquée. Dès lors, un terme courant peut constituer une marque
valable s'il est utilisé pour désigner un tout autre type de produits. Il
existe néanmoins certaines indications pouvant se rapporter
généralement à tout produit ou service et qui seront descriptives ou
dénuées de force distinctive quel que soit le produit ou le service
revendiqué. Tel est le cas des indications de qualité et des
affirmations publicitaires (IVAN CHERPILLOD, Le Droit suisse des
marques, Lausanne 2007, p. 73). La jurisprudence reconnaît le
besoin de libre disposition pour les expressions attribuant certaines
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qualités à la marchandise, telles que, en français ou transposées
dans cette langue, "beau, bel, belle, super, bon, fin", pour autant que
ces désignations soient descriptives en relation avec le produit
concerné (ATF 131 III 121 consid. 4.2 Smarties ; MARBACH, op. cit.,
p. 41).
Le domaine public comprend tout le vocabulaire utilisé en Suisse
(décision de la CREPI du 6 octobre 2000 in sic! 2001 28 consid. 2
Levante). Ainsi, pour qu'une désignation appartienne au domaine
public, il suffit qu'elle ait un caractère descriptif dans une seule des
régions linguistiques de Suisse (ATF 131 III 495 consid. 5
Felsenkeller, ATF 129 III 225 consid. 5.1 Masterpiece ; MARBACH,
op. cit., p. 32). Pour qu'un mot soit exclu de la protection, il n'est pas
nécessaire qu'il figure au dictionnaire, il peut résulter d'une
déformation ou appartenir à une langue étrangère, dès lors qu'il est
aisément compréhensible ou reconnaissable comme descriptif des
caractéristiques, des propriétés ou du but de la prestation à laquelle
il s'attache (arrêt du Tribunal fédéral 4C.3/1999 du 18 janvier 2000
consid. 3a Campus/Liberty Campus).
3.4 En l'espèce, il y a lieu de reconnaître que certains dictionnaires
ne mentionnent effectivement pas l'adjectif "bono" (voir Dizionario
Garzanti francese-italiano/italiano-francese, annexe au courrier de la
recourante du 27 mars 2007 ; Paravia Langenscheidts
Handwörterbuch Italienisch-Deutsch/Deutsch-Italienisch, 2003 ;
Dictionnaire Il Boch, francese-italiano/italiano-francese, 3ème éd.,
1997 ; Dictionnaire Le Robert & Signorelli français-italien/italien-
français, 2003). Néanmoins, "bono", respectivement "bòno" apparaît
dans de nombreux autres dictionnaires, dont deux qui peuvent être
considérés comme faisant partie des ouvrages de référence
s'agissant de langue italienne, soit le "Dizionario Devoto Oli della
lingua italiana (éd. 2004-2005, p. 359), et "Lo Zingarelli (éd. 2005,
p. 246) (voir encore I Dizionari Sansoni tedesco/italiano-italiano-
tedesco, 2ème éd., 1985, p. 76 ; Treccani et Grande Italiano, voir sous
; Garzanti Linguistica, voir sous
; De Mauro, voir sous
). Ces dictionnaires indiquent soit que "bono",
ou "bòno", est une variante populaire de "buono", soit renvoient,
s'agissant de sa définition, à l'adjectif buono. Dès lors, il convient
d'admettre que l'adjectif italien "bono/bòno" et par conséquent sa
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forme féminine "bona" peut être assimilé à l'adjectif italien
"buono/buona".
3.5 Le dictionnaire "Lo Zingarelli" (éd. 2005, p. 269), définit l'adjectif
"buono" notamment comme "abile e idoneo ad adempiere la propria
funzione" ou "bello, pregevole esteticamente o tecnicamente", que
l'on peut traduire par "apte à remplir une fonction particulière",
respectivement "beau, de valeur du point de vue esthétique ou
technique". Le dictionnaire "Le Robert & Signorelli" (op. cit., p. 1512)
traduit "buono" par "bon" et le définit notamment comme "abile,
capace" ou "adatto", soit "apte, capable" et "adéquat" avec l'exemple
"c'est un outil bon pour beaucoup de travaux", ou encore "di valore,
di ottima qualità o fattura", qui peut être traduit par "de valeur,
d'excellente qualité ou conception", avec l'exemple "c'est un bon
tissu, c'est du bon matériau". Enfin, "Le Nouveau Petit Robert de la
langue française 2007" définit l'adjectif "bon" notamment par "qui a
les qualités utiles qu'on attend", "qui fonctionne bien", "efficace",
"bon pour : qui convient bien, est utile à", "adapté,
approprié" (p. 272).
In casu, force est d'admettre que, en relation avec les produits
revendiqués, le terme "BONA" n'est ni fantaisiste ou indéterminé,
mais apparaît comme descriptif de l'une des qualités de ces produits.
Cette désignation sera en effet directement comprise par le
destinataire italophone comme un message publicitaire relatif aux
propriétés et aux particularités des produits désignés, dont le
contenu laisse supposer qu'ils sont bons ou de bonne qualité.
Comme relevé au consid. 3.3 ci-dessus, il suffit en principe que le
terme soit descriptif dans une seule des régions linguistiques de
Suisse pour qu'il appartienne au domaine public. En l'espèce, il
convient au demeurant de relever que le consommateur francophone
pourra également être amené à voir dans la désignation "bona" une
allusion à l'adjectif "bon/bonne", celui-là n'étant pas en mesure, au vu
de ses connaissances de l'italien, de voir la différence entre "bona"
et "buona", comme le relève l'Institut fédéral dans son courrier du 4
mars 2005. Ainsi, la désignation "BONA" présente de manière
évidente pour le public concerné une référence directe relative à
l'effet vanté pour ces produits. Une telle indication sur la qualité des
produits, qui poursuit un but publicitaire, relève du domaine public
(voir décision de la CREPI du 23 juillet 1997 in sic! 1997 475
consid. 2 Optima). Par conséquent, la protection en Suisse doit dès
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lors être refusée au signe en question.
Si l'adjectif "bon" peut il est vrai signifier "agréable au goût ou à
l'odorat" (Le Nouveau Petit Robert de la langue française 2007,
p. 272), de même que "buono/bòno" peut signifier "gradevole, gradito
ai sensi", soit "agréable, apprécié des sens" (Lo Zingarelli, op. cit.,
p. 269), il n'en demeure pas moins que c'est le sens d'une idée de
qualité qui viendra principalement à l'esprit du consommateur en
relation avec les produits désignés et qu'il est tout à fait usuel de
qualifier un mastic, une peinture, un produit de nettoyage ou encore
une machine de "bon/bonne", comme relevé par l'Institut fédéral
dans sa réponse. Enfin, bien que "BONA" constitue la première partie
de la raison sociale de la titulaire de la marque, soit "B._______", les
consommateurs concernés ne percevront toutefois pas la marque
comme un renvoi à l'entreprise concernée, mais l'associeront à une
des caractéristiques des produits.
Le motif lié à l'absence de caractère distinctif joue un rôle
prépondérant dans la pratique, de sorte qu'il n'est plus nécessaire
d'examiner l'existence d'un éventuel besoin de disponibilité si le
signe est dépourvu de caractère distinctif (MEIER, op. cit., p. 69 ;
décision de la CREPI du 15 septembre 2003 in sic! 2004 403
consid. 4 Finanzoptimierer). Ainsi, la question de savoir si le terme
"BONA" doit rester à la libre disposition des concurrents peut en
l'espèce demeurer ouverte, du fait qu'il a été établi ci-dessus que
cette désignation est dépourvue de caractère distinctif.
4.
Sont exclus de la protection les signes appartenant au domaine public,
sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les
services concernés (art. 2 let. a LPM). Un tel signe ne peut acquérir la
force distinctive que si une entreprise parvient à l'imposer comme
marque dans le commerce, pour autant qu'il ne soit pas soumis au
besoin de libre disposition (ATF 131 III 121 consid. 4.1 Smarties). Il
s'est imposé lorsqu'une part importante des destinataires le perçoivent
comme une référence à une entreprise déterminée, sans qu'il soit
nécessaire qu'ils connaissent le nom de cette entreprise. Le signe doit
s'être imposé dans toute la Suisse et une simple réputation au niveau
local ne suffit pas (ATF 128 III 441 consid. 1.2 Appenzeller). Le
caractère de marque imposée peut être constaté sur la base de faits
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autorisant, selon l'expérience, des déductions relatives à la perception
du signe par le public pouvant notamment consister dans un volume
d'affaires très important et réalisé lors d'une longue période en relation
avec le signe, dans des efforts publicitaires intenses ou encore dans
un sondage dans le public visé (ATF 131 III 121 consid. 6 Smarties).
Le 17 août 2005, la recourante a fait valoir que la marque "BONA"
était mondialement connue des spécialistes du domaine depuis 80 ans
pour les produits revendiqués et qu'elle avait ainsi acquis un caractère
distinctif dans les milieux intéressés. Elle a joint à cet effet trois pages
provenant de son site internet. Dans la décision attaquée, l'Institut
fédéral relève qu'il ressort de la lecture de ces pièces que le signe
"BONA" y apparaît effectivement en tant que tel, mais également
comme marque combinée, soit aux éléments "X" et ® ("BONA X ®),
soit à l'élément "Y._______", propres à rendre l'ensemble distinctif et
que ces pièces proviennent du site web américain de la titulaire. Il
considère ainsi que la démonstration de la vraisemblance de
l'imposition du signe sur l'ensemble du territoire suisse fait défaut.
En l'espèce, la recourante n'invoque plus, devant le Tribunal de céans,
l'imposition de sa marque en Suisse. Il convient dès lors de se rallier à
la motivation de l'autorité inférieure sur ce point.
5.
La recourante allègue que la marque "BONA" a été enregistrée dans
de nombreux pays, dont certains de langue espagnole, et qu'elle n'a
fait l'objet d'aucune objection bien que "bon" se traduise en espagnol
par "bueno", très proche de l'italien "buono". Elle relève en outre que
ce signe a été accepté par l'OHMI, que l'Italie figure parmi les pays
concernés et que la langue italienne a dès lors été prise en compte
dans l'appréciation du caractère distinctif. Soulignant que le signe a
en l'espèce été refusé sur la base d'une référence à la langue
italienne, la recourante soutient ainsi que le simple fait que la marque
communautaire couvre également l'Italie rend parfaitement
appropriée la comparaison entre l'appréciation des autorités suisses
et celles d'une communauté dont l'une des langues est l'italien. La
recourante fait enfin valoir que l'Institut fédéral n'a pas tenu compte
d'une prise de position de la CREPI (sic! 2001 460) et se réfère à
une décision de la CREPI "Advance Bank" (sic! 2002 41), selon
laquelle "si l'on a affaire à un cas limite, le signe doit être inscrit".
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Il est de jurisprudence constante que les décisions étrangères n'ont
pas valeur de précédents (arrêt du Tribunal administratif fédéral
B-600/2007 du 21 juillet 2007 consid. 2.6 Volume up ; MARBACH,
op. cit., p. 30). Chaque pays examine la possibilité de protéger une
marque selon sa propre législation et la perception de ses milieux
intéressés (DAVID, op. cit., n° 7 ad art. 2 ; décision de la CREPI du 3
mai 2005 in sic! 2005 747 consid. 11 Farbspritzpistole).
L'appartenance au domaine public ne doit être appréciée qu'en
fonction de l'impression que celle-ci dégage en Suisse, car chaque
Etat peut avoir des conceptions différentes. Ainsi, le fait qu'une
désignation ait été enregistrée comme marque à l'étranger n'est donc
qu'un élément parmi d'autres qui peut être pris en compte et les
Etats disposent d'une grande marge d'appréciation pour décider de
l'enregistrement d'une marque, de sorte qu'il est admis que leur
pratique en ce domaine puisse différer (ATF 129 III 225 consid. 5.5
Masterpiece; MARBACH op. cit., p. 30). Les cas limites doivent être
enregistrés et laissés à l'appréciation des tribunaux civils (ATF 130 III
328 consid. 3.2 Swatch ; décision de la CREPI du 18 août 2006 in
sic! 2007 180 consid. 5 Enjoy).
Dans une décision du 13 septembre 2001 (sic! 2002 41 consid. 7
Advance Bank), citée par la recourante, la CREPI s'était référée à sa
dernière séance plénière lors de laquelle elle avait débattu de la
question de savoir si et jusqu'à quel point la pratique étrangère en
matière de marques devait être prise en considération au regard des
motifs absolus d'exclusion. Elle était parvenue à la conclusion qu'il
était souhaitable en règle générale de prendre en considération les
enregistrements de marques dans les pays dans lesquels la pratique
en matière d'examen des marques est comparable à celle ayant
cours en Suisse (voir communication de la CREPI in sic! 2001 460).
En effet, en cas de doute, l'enregistrement d'une marque dans des
pays ayant une pratique d'examen similaire peut néanmoins constituer
un indice pour déterminer si un signe peut être enregistré en Suisse.
Cependant, lorsqu'il ne s'agit pas d'un cas limite, il n'y a pas lieu de
procéder à l'enregistrement, ni de prendre en compte des
enregistrements à l'étranger (décision de la CREPI du 5 juin 2003 in
sic! 2003 903 consid. 8 Proroot ; voir également arrêts du Tribunal
fédéral 4A_161/2007 du 18 juillet 2007 consid. 6.4 We make ideas
work et 4A.8/2006 du 23 mai 2006 consid. 3 Paquet de cigarettes).
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En l'espèce, il convient d'admettre que le cas en question ne constitue
pas un cas limite. Le fait que d'autres états européens et l'OHMI aient
admis la marque "BONA" à l'enregistrement ne modifie en rien
l'appartenance claire de ce signe au domaine public du fait de son
caractère descriptif et ne constitue pas un obstacle à l'exclusion de ce
signe en Suisse. Par ailleurs, comme le relève l'Institut fédéral dans
son courrier du 19 août 2004, les raisons de l'enregistrement d'un
signe à l'étranger ne sont en général pas connues de l'Institut
(p. ex. un enregistrement suite à un long usage). Dès lors, au vu des
considérations faites ci-dessus, il apparaît qu'il n'y a pas lieu de
prendre en compte, à titre d'indices, les enregistrements étrangers
invoqués par la recourante et rien ne justifie d'accorder à la marque
litigieuse la protection en Suisse pour tous les produits revendiqués.
6.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que, en relation avec
les produits revendiqués, la désignation "BONA" est descriptive,
qu'elle appartient dès lors au domaine public et que la protection en
Suisse doit ainsi lui être refusée. Partant, le recours doit être rejeté.
7.
Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure comprenant
l'émolument judiciaire et les débours doivent être mis à la charge de la
recourante qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du Règlement
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]).
L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse,
de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des
parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4 FITAF). La valeur
litigieuse en matière de propriété intellectuelle est difficile à estimer.
Selon la doctrine et la jurisprudence, elle s'élève généralement entre
Fr. 50'000.- à Fr. 100'000.- (ATF 133 III 490 consid. 3.3). En l'espèce,
les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 2'500.- et sont imputés
sur l'avance de frais de Fr. 3'000.- versée par la recourante le 12
février 2007. Il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer de dépens à la
recourante qui succombe (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1
FITAF a contrario).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 2'500.-, sont mis à la
charge de la recourante et imputés sur l'avance de frais de Fr. 3'000.-
déjà versée. Le solde de Fr. 500.- sera restitué à la recourante dès
l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (acte judiciaire)
- au Département fédéral de justice et police (acte judiciaire)
Le président du collège : La greffière :
Claude Morvant Nadia Mangiullo
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière civile, dans les trente jours
qui suivent la notification (art. 72 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé
dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens
de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition : 14 Novembre 2007
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