Abtei lung II
B-7426/2006
{T 1/2}
U r t e i l v o m 3 0 . S e p t e m b e r 2 0 0 8
Richter Marc Steiner (Vorsitz), Richter David Aschmann,
Richterin Vera Marantelli,
Gerichtsschreiberin Miriam Sahlfeld.
The Royal Bank of Scotland Group plc.,
36 St. Andrew Square, GB-Edingburgh,
vertreten durch A. W. Metz & Co. AG,
Hottingerstrasse 14, Postfach, 8024 Zürich,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Markenrecht (Schutzverweigerung gegenüber der
schweizerischen Markenanmeldung Nr. 55758/2004 –
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Besetzung
Parteien
Gegenstand
B-7426/2006
Sachverhalt:
A.
Die Beschwerdeführerin hat am 12. November 2004 beim Eidgenös-
sischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) die Eintragung der
Wortmarke THE ROYAL BANK OF SCOTLAND für Waren und
Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35, 36, 41 und 42 beantragt.
B.
Die Vorinstanz beanstandete am 15. Dezember 2004 das angemeldete
Zeichen mit der Begründung, die Marke sei beschreibend, und es fehle
ihr an der notwendigen Unterscheidungskraft. Gleichzeitig wurde
darauf hingewiesen, dass gewisse Benennungen von Waren und
Dienstleistungen präzisiert werden müssten.
C.
In der Stellungnahme vom 24. Dezember 2004 bestritt die Beschwer-
deführerin, dass das angemeldete Zeichen beschreibend sei. Weiter
hielt sie fest, dass die beanspruchten Waren und Dienstleistungen klar
genug definiert seien, womit die Marke einzutragen sei.
D.
Am 7. März 2005 teilte die Vorinstanz erneut mit, dass das Waren- und
Dienstleistungsverzeichnis nicht der Klassifikation gemäss dem inter-
nationalen Abkommen von Nizza entspreche. Mit den Eingaben vom
31. März und 28. April 2005 bereinigte die Beschwerdeführerin die
Beanstandungspunkte im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis.
E.
Mit Schreiben vom 12. August 2005 schlug die Vorinstanz vor, die
Formulierung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses gleich zu
behandeln wie bei der Markenanmeldung 57774/2004 RBS The Royal
Bank of Scotland (fig.). Weiter hielt die Vorinstanz daran fest, dass es
dem Zeichen für die beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 35,
36, 41 (mit Ausnahme von Erziehungs- und Unterhaltungsdienstleis-
tungen) und 42 an Unterscheidungskraft fehle und zudem ein Freihal-
tebedürfnis bestehe. Für die beanspruchten Waren der Klassen 9 und
16 und die Erziehungs- und Unterhaltungsdienstleistungen in der
Klasse 41 wurde dagegen die Zulassung des Markenschutzes in
Aussicht gestellt.
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F.
Mit Schreiben vom 1. September 2005 teilte die Beschwerdeführerin
mit, dass sie mit dem vorgeschlagenen Waren- und Dienstleistungs-
verzeichnis, welches der Markenanmeldung 57774/2004 RBS The
Royal Bank of Scotland (fig.) entspricht, einverstanden sei.
Demgenüber wurde erneut bestritten, dass es sich bei der Marke um
Gemeingut handle und beantragt, diese für sämtliche beanspruchten
Dienstleistungen zuzulassen.
G.
Am 11. November 2005 erklärte die Vorinstanz, an der Zurückweisung
des Zeichens für die Dienstleistungen in den Klassen 35, 36, 41 (mit
Ausnahme der Erziehungs- und Unterhaltungsdienstleistungen) und
42 festhalten zu wollen.
H.
Mit Schreiben vom 15. Dezember 2005 bestritt die Beschwerdeführerin
weiterhin den Gemeingutcharakter ihrer Marke. Sie wies unter ande-
rem auf verschiedene Voreintragungen mit dem Wortelement "Bank"
hin und macht gestützt auf diese einen Anspruch auf Gleichbe-
handlung geltend. Auf eine Eintragung aufgrund einer allfälligen
Verkehrsdurchsetzung wurde dagegen ausdrücklich verzichtet.
I.
Am 6. März 2006 verneinte die Vorinstanz auch einen Anspruch auf
Gleichbehandlung, verwies auf ihre vorangegangenen Schreiben und
hielt an der Schutzverweigerung der Marke für die beanspruchten
Dienstleistungen der Klassen 35, 36, 41 (mit Ausnahme der
Erziehungs- und Unterhaltungsdienstleistungen) und 42 fest. Die
Beschwerdeführerin verzichtete darauf mit Schreiben vom 15. März
2006 auf eine weitere Stellungnahme.
J.
Mit Schreiben vom 12. Juni 2006 teilte die Vorinstanz mit, dass sie das
Gesuch nochmals eingehend geprüft habe und an der Zurückweisung
des Zeichens für alle Dienstleistungen, die üblicherweise von einer
Bank erbracht werden, festhalte. Dagegen werde die Schutzverwei-
gerung in Bezug auf alle beanspruchten Dienstleistungen der Klassen
35 und 42 sowie den "Erziehungs- und Unterhaltungsdienstleistungen
und der Organisation von Sportanlässen und Wettkämpfen" in der
Klasse 41 nicht weiter aufrechterhalten. Darauf beantragte die
Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 3. August 2006, das Zeichen
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THE ROYAL BANK OF SCOTLAND auch für sämtliche beanspruchten
Dienstleistungen in den Klassen 36 und 41 einzutragen.
K.
Mit Verfügung vom 14. November 2006 wies die Vorinstanz das
schweizerische Markengesuch Nr. 57758/2004 – THE ROYAL BANK
OF SCOTLAND beschränkt auf folgende Dienstleistungen der Klassen
36 und 41 zurück:
Klasse 36: Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwe-
sen; Finanzdienstleistungen; Bankdienstleistungen; Geldgeschäfte; Zahlungs-
dienstleistungen; automatisierte Bankdienstleistungen; Bankgeschäfte zu
Hause; Internet-Bankgeschäfte; Spardienstleistungen; Rechnungszahlungs-
dienstleistungen; Zahlungs- und Kreditdienstleistungen; Kreditkarten-, Debit-
karten-, Wertkarten-, Geldautomatenkarten- und Bankkartendienstleistungen;
Dienstleistungen einer Bank; Vermögensverwaltung; Depotverwahrungs-
Dienstleistungen; Bank-Clearing-Dienstleistungen; Kontobelastungsdienstleis-
tungen; Hinterlegungsdienstleistungen; Scheckeinlösungs-Dienstleistungen;
Kredit-Brokergeschäfte; Geldausgabedienstleistungen, Bankautomatendienst-
leistungen; Versicherungsdienstleistungen; Finanzierung von Anleihen;
Anleihen (finanziell) gegen Sicherheiten; Finanzinvestitionsdienstleistungen;
Kapitalinvestitionsdienstleistungen; Vermögensverwaltungsdienstleistungen;
Finanzverwaltungsdienstleistungen; Makler und Agenten (für Obligationen
und andere Wertpapiere); Finanzberatungsdienstleistungen; Anlageempfeh-
lungen; finanzielle Garantien (Kautionsdienstleistungen); Finanzierungsanaly-
sen und zur Verfügung stellen von Berichten; Finanzinformationsdienstleis-
tungen; Forschungsdienstleistungen im Finanzwesen; Finanzierungsdienst-
leistungen (Hinterlegung von Sicherheiten [Finanzwesen] für Dritte);
Finanzberatungsdienstleistungen; zur Verfügung stellen von Finanzberichten;
zur Verfügung stellen und Kauf von Finanz- und/oder Kreditinformationen;
Verwaltung von Geldgeschäften; computerisierte Finanzdienstleistungen;
Empfehlungen und Nachforschungen betreffend Kredite; Dienstleistungen für
das zur Verfügung stellen von Krediten; Einlagengeschäfte; Diskontierungs-
dienstleistungen; inländische Geldüberweisungen, Haftungsgarantien, Akzep-
tierung von Wechseln, Wertpapieranleihen, Entgegennahme und Weiter-
leitung von Zahlungsanweisungen; Vermögensverwaltungsdienstleistungen;
Vermögensverwaltung von Geld; Termingeschäfte; Finanzdienstleistungen im
Zusammenhang mit Wertpapieren, Zahlungsanweisungen, Privateigentum,
Land, Finanzdienstleistungen im Zusammenhang mit Grundbuchrechten und
Landleasingrechten; Geldwechsel, Devisengeschäfte, Geldumtauschdienst-
leistungen, Reisescheckdienstleistungen; Dienstleistungen im Zusammen-
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hang mit Kreditgeschäften, Wertpapierhandel, Indexinventaren, Wertpapierop-
tionen, Überseemarktwertpapieren, Zeichnung von Wertpapieren, Vertrieb
von Wertpapieren, Bearbeitung von Bestellungen und Angeboten von Wertpa-
pieren, zur Verfügung stellen von Börseninformationen, Lebensversicherungs-
Brokergeschäfte, Zeichnung von Lebensversicherungen, Agenturen für Nicht-
Lebensversicherungen, Anspruchsregulierung von Nicht-Lebensversiche-
rungen, Zeichnung von Nicht-Lebensversicherungen, versicherungsmathema-
tische Dienstleistungen; Hypothekardienstleistungen; finanzielles Sponsoring
von Sport, Sportmannschaften und Sportanlässen; Beratungs- und Informa-
tionsdienstleistungen im Zusammenhang mit allen vorgenannten Dienst-
leistungen.
Klasse 41: Online Publikation von Informationen im Zusammenhang mit
Finanz-, Bank-, Versicherungs-, Wirtschafts-, und Investitions-Dienstleis-
tungen; Herausgabe von nicht herunterladbaren elektronischen Publikationen;
Veranstaltung und Leitung von Seminaren, Tagungen, Konventionen und
Ausstellungen; Ausbildung und Schulung im Zusammenhang mit dem
Bankwesen, Finanz-, Versicherungs-, Wirtschafts- und Investitionsdienstleis-
tungen; Publikation von Werbematerialien, Drucksachen, Zeitschriften, Rund-
briefen, illustrierte Zeitschriften, Flugblätter, Broschüren und anderen Texten
im Zusammenhang mit dem Bankwesen, dem Finanzwesen, dem Versiche-
rungswesen, der Wirtschaft und der Investition online (nicht herunterladbar);
Beratungs- und Informationsdienstleistungen im Zusammenhang mit allen
vorgenannten Dienstleistungen.
L.
Hiergegen erhob die Beschwerdeführerin am 15. Dezember 2006 Be-
schwerde an die Eidgenössische Rekurskommission für Geistiges
Eigentum. Ihre Anträge lauten wie folgt:
1. Es sei die Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges
Eigentum vom 14. November 2006 betreffend das Markeneintragungs-
gesuch 57758/2004 THE ROYAL BANK OF SCOTLAND vollumfänglich
aufzuheben und es sei die Vorinstanz anzuweisen, das genannte Zeichen
für die folgenden Waren der Klassen 36 und 41 im Schweizer
Markenregister einzutragen.
2. Eventualiter sei das genannte Gesuch zur weisungsgebundenen Neube-
urteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen (Art. 61 Abs. 1 i.f. VwVG).
3. Unter Kosten und Entschädigungsfolgen zulasten der Vorinstanz (Art. 64
Abs. 2 VwVG).
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M.
Mit Verfügung vom 20. Dezember 2006 wurde das Verfahren per
1. Januar 2007 an das Bundesverwaltungsgericht überwiesen.
N.
In ihrer Vernehmlassung vom 4. April 2007 verwies die Vorinstanz auf
die Begründung der angefochtenen Verfügung. Sie beantragt, die Be-
schwerde unter Kostenfolge zulasten der Beschwerdeführerin vollum-
fänglich abzuweisen.
O.
Mit Eingabe vom 8. November 2007 beanstandete die Beschwerdefüh-
rerin, dass die Vorinstanz die Verfügung im Sinne von Art. 59 VwVG
nicht in Wiedererwägung gezogen habe, obwohl diese insoweit
unvollständig und fehlerhaft sei, als einerseits nur auf Waren und nicht
auch auf Dienstleistungen Bezug genommen werde und andererseits
nicht verfügt worden sei, dass das Zeichen für einige der beantragten
Klassen eingetragen werden könne.
P.
Mit Schreiben vom 10. Januar 2008 räumte die Vorinstanz die
Unvollständigkeit der Verfügung ein. Die Zulassung für die nicht
zurückgewiesenen Klassen ergebe sich auch ohne deren
ausdrückliche Erwähnung. Sie strebe auch keine Zurückweisung
weiteren Umfangs als in der Verfügung an. Daher bleibe kein Raum für
eine Wiedererwägung.
Q.
Mit Verfügung des Bundesverwaltungsgerichts vom 31. Januar 2008
wurde die Beschwerdeführerin zur Klärung des Freihaltebedürfnisses
aufgefordert, Ausführungen zum Bezug der Beschwerdeführerin zum
Königshaus, zur Verleihung des königlichen Privilegs, den Namen
"The Royal ..." zu tragen, und dessen Exklusivität zu machen.
R.
Mit Eingabe vom 18. Februar 2008 machte die Beschwerdeführerin
Ausführungen zu den britischen Rechtsgrundlagen, die im Vereinigten
Königreich bei der Eintragung von Marken zu berücksichtigen sind.
Des Weiteren führte sie aus, es sei aufgrund des königlichen Privilegs
nahezu unmöglich, dass der Beschwerdeführerin die Berechtigung als
"The Royal..." zu firmieren streitig gemacht werden könne.
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S.
In ihrer Stellungnahme vom 20. Februar 2008 wies die Vorinstanz
darauf hin, dass für eine Markeneintragung in der Schweiz die Verhält-
nisse in der Schweiz massgeblich seien. Die von der Beschwerdefüh-
rerin vorgelegten Unterlagen bestätigten, dass jedermann auch im
Vereinigten Königreich ohne ausdrückliche Genehmigung ein "The
Royal..." enthaltendes Zeichen hinterlegen könne, was in der Schweiz,
die kein diesbezügliches Ermächtigungserfordernis kenne, ohnehin
möglich sei.
T.
Mit Stellungnahme vom 21. August 2008 teilte die Beschwerdeführerin
Bezug nehmend auf die Instruktionsverfügung vom 20. August 2008
mit, dass die durch den Instruktionsrichter festgestellten Abweichun-
gen des in der angefochtenen Verfügung aufgeführten Waren- und
Dienstleistungsverzeichnisses gegenüber demjenigen gemäss dem
Eintragungsgesuch vernachlässigbar seien.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden
gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen
zuständig (Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005
[VGG, SR 173.32]). Es hat das vorliegende Verfahren am 1. Januar
2007 von der Eidgenössischen Rekurskommission für Geistiges
Eigentum übernommen (Art. 53 Abs. 2 VGG). Die Beschwerde wurde
in der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Verwaltung-
sverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021)
eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet.
Als Markenanmelderin ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerde
legitimiert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
2.
2.1 Nach Art. 2 lit. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992
(MSchG, SR 232.11) sind Zeichen des Gemeinguts vom Markenschutz
ausgeschlossen, es sei denn, sie hätten sich als Marke für die Waren
oder Dienstleistung, für die sie beansprucht werden, im Verkehr
durchgesetzt. Die Frage, ob sich ein Zeichen für die angemeldeten
Waren und Dienstleistungen im Verkehr durchgesetzt hat, wird nur
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geprüft, wenn der Anmelder bei der Vorinstanz den Registervermerk
"durchgesetzte Marke" beantragt hat. Fehlt – wie im vorliegenden Fall
– ein entsprechender Antrag, ist nur die originäre Unterscheidungs-
kraft der Marke zu prüfen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-3553/2007 vom 26. August 2008 E. 6 Swiss Army).
2.2 Als Gemeingut sind Zeichen anzusehen, die nicht zur Identifika-
tion von Waren oder Dienstleistungen dienen können und vom
Publikum nicht als Hinweis auf eine bestimmte Betriebsherkunft
verstanden werden (LUCAS DAVID, Kommentar zum Markenschutz-
gesetz, in: Heinrich Honsell / Nedim Peter Vogt / Lucas David [Hrsg.],
Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz /
Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, Art. 2 N. 5). Der Begriff
Zeichen des Gemeinguts ist ein Sammelbegriff für beschreibende
Angaben, Freizeichen sowie für elementare Zeichen. Der Grund für
den Schutzausschluss ist im Freihaltebedürfnis oder in der fehlenden
Unterscheidungskraft des Zeichens begründet (Urteil des Bundesver-
waltungsgerichts B-181/2007 vom 21. Juni 2007 E. 3 Vuvuzela, Urteil
des Bundesverwaltungsgerichts B-8371/2007 vom 19. Juni 2008 E. 4
Leader; Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für
geistiges Eigentum [RKGE] vom 17. Februar 2003 in: sic! 6/2003 495
E. 2 Royal Comfort; CHRISTOPH WILLI, Kommentar Markenschutzgesetz,
Das schweizerische Markenrecht unter Berücksichtigung des europä-
ischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2 N. 34).
Das Freihaltebedürfnis dient dem funktionierenden Wettbewerb, indem
dem Interesse anderer Anbieter, welche das Zeichen für die Bezeich-
nung ihrer Waren oder Dienstleistungen ebenfalls benötigen oder wel-
chen der Verzicht auf die Verwendung des in Frage stehenden
Zeichens nicht zugemutet werden kann, Rechnung getragen wird
(Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3553/2007 vom 26. August
2008 E. 6 Swiss Army; EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren / Lucas
David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbs-
recht [SIWR], Bd. III, Basel 1996, S. 34, WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 38 ff.,
DAVID, a.a.O., Art. 2 N. 5). Insbesondere soll bei der Aufhebung eines
Monopols dasselbe nicht durch den Markenschutz verlängert werden
(Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7491/2006 vom 16. März
2007 E. 6 Yeni Raki/Yeni Efe; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-958/2007 vom 9. Juni 2008 E. 6.1.2 Post). Umgekehrt ist kein Frei-
haltebedürfnis gegeben, wenn eine Bezeichnung gesetzlich vorbehal-
ten ist oder beispielsweise die in Frage stehende Dienstleistung
aufgrund der gesetzlichen Rahmenbedingungen nur von einem
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Anbieter erbracht werden soll (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
vom 26. August 2008 B-3553/2007 E. 7.2 Swiss Army).
2.3 Als beschreibende Angaben gelten Zeichen, die unmissverständ-
lich auf den Kennzeichnungsgegenstand Bezug nehmen, indem sie
eine direkte Aussage über bestimmte Eigenschaften der zu kennzeich-
nenden Waren oder Dienstleistung machen. Dies sind namentlich
Angaben, die geeignet sind, im Verkehr als Hinweis auf Art, Zusam-
mensetzung, Qualität, Quantität, Bestimmung, Gebrauchszweck, Wert,
Ursprungsort oder Herstellungszeitpunkt aufgefasst zu werden (BGE
128 III 451 E. 1.6 Première; BGE 118 II 182 E. 3b Duo; Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts B-1759/2007 vom 26. Februar 2008 E. 2
Pirates of the Caribbean; WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 45). Blosse Gedanken-
verbindungen oder Anspielungen, die nur entfernt auf die Dienstleis-
tung hindeuten, genügen indessen nicht, um eine Marke als Gemein-
gut zu qualifizieren. Enthält die Marke einen Sachbegriff, muss der
gedankliche Zusammenhang mit der Ware oder Dienstleistung derart
sein, dass ihr beschreibender Charakter ohne Fantasieaufwand zu
erkennen ist (BGE 127 III 166 f. E. 2b/aa Securitas; Urteil des Bundes-
verwaltungsgerichts B-8371/2007 vom 19. Juni 2008 E 4.1 Leader;
Entscheid der RKGE vom 17. Februar 2003 in: sic! 6/2003 Royal
Comfort; DAVID, a.a.O., Art. 2 N. 6).
2.4 Ob ein Zeichen gemeinfrei ist, beurteilt sich nach dem Gesamtein-
druck. Aus der Massgeblichkeit des Gesamteindrucks folgt, dass ein
Zeichen nicht bereits deshalb vom Markenschutz ausgenommen ist,
weil es einen gemeinfreien Bestandteil enthält. Entscheidend ist, dass
der Gesamteindruck nicht von gemeinfreien Elementen geprägt wird.
Setzt sich ein Zeichen aus einem oder mehreren schutzunfähigen
Zeichen zusammen, ist zunächst die Wirkung (insbesondere der Sinn-
gehalt) der einzelnen Bestandteile zu ermitteln. Rechtlich ausschlag-
gebend ist jedoch erst die anschliessende Frage, welchen Eindruck
die einzelnen Elemente in der Kombination erwecken, bzw. ob die
Marke als Ganzes betrachtet unterscheidungskräftig wirkt (Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 3.5
Chocolat Pavot; Entscheid der RKGE in: sic! 1/2002 42 E. 4 Advance
Bank; WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 19 ff.; MARBACH, Kennzeichenrecht, a.a.O.,
S. 34).
2.5 Setzt sich die Marke aus Wörtern einer anderen als einer schwei-
zerischen Landessprache zusammen, so ist auf die Sprachkenntnisse
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der angesprochenen Verkehrskreise abzustellen. Die englische
Sprache ist dem schweizerischen Durchschnittsverbraucher zumindest
in den Grundzügen vertraut, so dass nicht nur einfache Wörter mit
leicht verständlichem Sinngehalt, sondern auch komplexere Aussagen
verstanden werden (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-8371/2007 vom 19. Juni 2008 E. 5 Leader; WILLI, a.a.O., Art. 2
N. 17). Englische Begriffe müssen mit anderen Worten berücksichtigt
werden, sofern sie einem nicht unbedeutenden Teil der Bevölkerung
unseres Landes bekannt sind (BGE 129 III 228 E. 5.1 Masterpiece;
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5518/2007 vom 18. April 2008
E. 4.2 Peach Mallow).
2.6 Aufgrund des Spezialitätsprinzips ist die Marke nur für bestimmte
Waren und Dienstleistungen geschützt. Entsprechend erfolgt die
Prüfung bezüglich Zugehörigkeit zum Gemeingut stets im Hinblick auf
die beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Eine Marke kann in
Bezug auf bestimmte Waren oder Dienstleistungen zulässig sein und
für andere aber nicht (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-7419/2006 vom 5. Dezember 2007 E. 6.1 3D:toilet; WILLI, a.a.O.,
Art. 2 N. 11).
2.7 Ob eine Marke Gemeingut ist, ist aus der Sicht der angesproche-
nen Abnehmerkreise dieser Waren und Dienstleistungen zu prüfen
(BGE 128 III 451 E. 1.6 Première). Das Gericht hat deshalb vorab die
massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen (EUGEN MARBACH, Die
Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 1/2007, S. 3). Im vorliegenden
Fall handelt es sich um unterschiedlichste Finanzdienstleistungen, die
sich sowohl an das breite Publikum als auch an Spezialisten aus der
Finanzbranche richten.
3.
3.1 THE ROYAL BANK OF SCOTLAND wird auf Deutsch mit "Die
königliche Bank von Schottland" übersetzt (Langenscheidt, Handwör-
terbuch Englisch, Berlin et al. 2005, S. 54, 408, 512 und 612).
Sämtliche Bestandteile dieser englischen Mehrwortmarke gehören
zum Grundwortschatz und werden vom Durchschnittskonsumenten
ohne weiteres verstanden. Dies ist soweit unbestritten. Streitig ist
dagegen, ob das vorliegende Zeichen für die beanspruchten Finanz-
und Informationsdienstleistungen der Klassen 36 und 41 beschreibend
ist. Während die Vorinstanz die Meinung vertritt, dass THE ROYAL
BANK OF SCOTLAND ohne Gedankenaufwand als direkter Hinweis
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auf die Art der erbrachten Dienstleistungen verstanden wird (vgl.
Verfügung vom 14. November 2006, S. 4), geht die Beschwerdeführe-
rin davon aus, dass die Marke im Gesamteindruck nicht beschreibend
ist. Insbesondere aufgrund des Bestandteils "THE ROYAL ... OF
SCOTLAND" verfüge das Zeichen über die notwendige Unterschei-
dungskraft (Beschwerde vom 15. Dezember 2006, S. 7 ff.).
3.2 Das vorliegende Zeichen besteht grundsätzlich aus zwei Elemen-
ten, nämlich dem Element "BANK" einerseits und dem Element "THE
ROYAL ... OF SCOTLAND" andererseits. Der Zeichenbestandteil
"BANK" wird vom Durchschnittskonsumenten ohne Gedankenaufwand
als Hinweis auf ein Unternehmen verstanden, das gewerbsmässig im
Finanzbereich tätig ist und unterschiedlichste Dienstleistungen in
dieser Branche erbringt. Dass das Wort "Bank" noch andere Sinnge-
halte haben kann – z.B. jenen der Sitzgelegenheit – wird nicht geltend
gemacht und fällt mit Blick auf die beanspruchten Dienstleistungen
ausser Betracht. In Alleinstellung steht der Wortbestandteil "BANK" in
einem offensichtlichen Zusammenhang mit den noch strittigen Dienst-
leistungen der Klassen 36 und 41 (mit Ausnahme von "Herausgabe
von nicht herunterladbaren elektronischen Publikationen; Veranstal-
tung und Leitung von Seminaren, Tagungen, Konventionen und
Ausstellungen"). Dies wird von der Beschwerdeführerin denn auch
nicht in Abrede gestellt (Beschwerde, S. 7).
"THE ROYAL ... OF SCOTLAND" ist für das richtige Verständnis als
Einheit zu verstehen. Anders als bei den Entscheiden Royal Comfort
(Entscheid der RKGE vom 17. Februar 2003 in: sic! 6/2003 495 ff.) und
Royal (Entscheid der RKGE vom 14. Juni 2006 in: sic! 4/2007 269 ff.)
wird vorliegend der Zeichenbestandteil "ROYAL" nicht in erster Linie
als allgemeiner Qualitätshinweis und reklamehafte Anpreisung ver-
standen. Mit dem Zusatz "THE ... OF SCOTLAND" wird ein klarer
Bezug zu Grossbritannien geschaffen. Dadurch verliert der Begriff
"ROYAL" in Kombination mit "OF SCOTLAND" seine sinnbildliche
Bedeutung eines bloss anpreisenden Superlativs und wird in erster
Linie in seiner buchstäblichen Bedeutung als Hinweis auf ein Königs-
haus verstanden. Ähnlich verhält es sich bei anderen Institutionen in
Grossbritannien wie "Royal Mail" (der nationale Postdienst in Grossbri-
tannien) oder dem "Royal Philharmonic Orchestra" (oft als britisches
Nationalorchester bezeichnet). Wird der Zusatz für private Unterneh-
men verwendet, werden besondere Privilegien für die Lieferung von
Waren und das Anbieten von Dienstleistungen assoziiert. Dabei
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erscheint es indessen als eher unwahrscheinlich, dass der Durch-
schnittskonsument allein aufgrund der Verwendung des Adjektivs
"Royal" ohne weiteren Gedankenaufwand über einen Bezug zum
Königshaus hinaus zusätzliche Schlussfolgerungen betreffend den
Status einer "Royal Bank" zieht.
Im Gesamteindruck dominiert der Bestandteil "THE ROYAL ... OF
SCOTLAND" und verleiht dem Zeichen etwas Aussergewöhnliches.
Gleichzeitig wird das Zeichen durch diesen Zusatz individualisiert und
es wird ein Bezug zur betrieblichen Herkunft der Dienstleistungen
geschaffen. Das Institut für Geistiges Eigentum führt dazu zwar aus,
das breite Publikum kümmere sich bei der Inanspruchnahme von
Finanzdienstleistungen nicht um vorhandene oder nicht vorhandene
königlich-britische Privilegien. Zugleich hält die Vorinstanz indessen
fest, das Zeichen bedeute "irgendeine Bank mit Bezug zum Königs-
haus" (Stellungnahme des IGE vom 7. April 2008, S. 2). Damit
bestreitet auch das IGE nicht, dass "royal" vorliegend nicht als bloss
anpreisend zu verstehen ist. Durch das Verwenden des Artikels "THE"
in Verbindung mit "ROYAL" wird zudem die Einmaligkeit und der Exklu-
sivitätsanspruch betont. Im Unterschied zur Anpreisung "DIE schwei-
zerische Bank", wo durch das lediglich anpreisende Hinzufügen des
Artikels kein Hinweis auf die betriebliche Herkunft geschaffen werden
kann, wird "The Royal Bank of Scotland" als Hinweis auf die Be-
schwerdeführerin als einzige Bank in Schottland mit Bezug zum
Königshaus verstanden. Dem Konsumenten wird sozusagen das
Gefühl vermittelt, dass er sein Geld der Beschwerdeführerin als dem
einzigen Finanzinstitut anvertraut, welches das Vertrauen des Königs-
hauses geniesst. Damit ist die Unterscheidungskraft der strittigen
Marke gegeben. Demgegenüber ist - und insoweit ist der Vorinstanz
zuzustimmen - in Bezug auf die Unterscheidungskraft der angemel-
deten Marke nicht relevant, ob und inwieweit nach englischem Recht
Zeichen, welche einen Bezug zum Königshaus suggerieren, im
Vereinigten Königreich tatsächlich nur mit Zustimmung des Königshau-
ses eingetragen werden dürfen.
3.3 Die Vorinstanz geht von der Freihaltebedürftigkeit des strittigen
Zeichens aus. Die Konkurrenten seien ebenfalls darauf angewiesen,
"THE ROYAL BANK OF SCOTLAND" zu verwenden und das Zeichen
der Beschwerdeführerin deshalb freihaltebedürftig. Es sei nicht auszu-
schliessen, dass das britische Königshaus auch einer anderen Bank
die Erlaubnis geben könnte, sich "königliche Bank von Schottland" zu
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nennen. Die Beschwerdeführerin hält dazu fest, diese Feststellung zur
Wahrscheinlichkeit der Erlaubnis an eine andere Bank, sich "königli-
che Bank von Schottland zu nennen", entbehre jeglicher Grundlage
und sei absolut spekulativ (Eingabe vom 15. Dezember 2005, S. 5).
Die Beschwerdeführerin sei vor mehr als 280 Jahren auf massgebliche
Initiative und Unterstützung des Königshauses hin gegründet worden
und dürfe unverändert eine ausserordentliche Privilegierung und enge
Bindung ans Königshaus für sich in Anspruch nehmen. Durch die
Berechtigung, als Bankunternehmen unter "THE ROYAL BANK OF
SCOTLAND" zu firmieren, ergebe sich eine konkurrenzlose Exklu-
sivität, welche der Beschwerdeführerin realistischerweise nicht streitig
gemacht werden könne. Die Annahme einer Freihaltebedürftigkeit des
in Frage stehenden Zeichens erweise sich als völlig realitätsfremd
(Stellungnahme vom 18. Februar 2008, S. 8).
Entgegen der Auffassung der Vorinstanz kann nahezu ausgeschlossen
werden, dass das Privileg, sich "THE ROYAL BANK OF SCOTLAND"
zu nennen, nochmals verliehen werden könnte, da hier nicht auf Ge-
such hin ein Privileg verliehen worden, sondern die Gründung der
Bank durch königliches Dekret erfolgt ist. Die Marke "THE ROYAL
BANK OF SCOTLAND" ist als "Trade Mark 1566044" auf den Namen
der Beschwerdeführerin im Register des Vereinigten Königreichs
eingetragen und geniesst Schutz für "financial and insurance services;
all included in Class 36". Zeichen, die das Element "Royal" enthalten,
dürfen gemäss Section 4 (1) (d) des Trade Marks Act of 1994 grund-
sätzlich nur eingetragen werden, wenn die Zustimmung des Königs-
hauses vorliegt. Diese Verbindung zwischen Privileg und Markenein-
tragung hebt die besondere Stellung von Zeichen hervor, mit welchen
wie durch das vorliegende ein Bezug zum Königshaus hergestellt wird.
Wie in der Section 42.7 des Work Manual of Trade Marks Practice,
Chapter 3, Examination Practice, "Marks incorporating the word
ROYAL" festgehalten ( > Trade Marks > Trade
Mark law and how we interpret it > Manual of trade marks practice >
Examination and practice, zuletzt besucht am 27. August 2008), wird
bei alltäglichen Waren oder Dienstleistungen wie etwa "financial
services" ein königliches Privileg nicht vermutet ("is unlikely to indicate
Royal patronage"). Vorliegend geht aber der Bezug auf das königliche
Privileg aus der Formulierung der Wortfolge klar hervor. Damit ergibt
sich nicht nur aufgrund der Tatsache der Eintragung, was - wie die
Vorinstanz zu Recht ausführt - allein nicht hinreichend wäre, sondern
aufgrund des besonderen rechtlichen Rahmens in Bezug auf die
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Abhängigkeit der Eintragungsmöglichkeit von der Zustimmung des
Königshauses, dass im Vereinigten Königreich Konkurrenten der
Beschwerdeführerin die Eintragung der Bezeichnung "THE ROYAL
BANK OF SCOTLAND" wegen der diesbezüglichen Besonderheit des
britischen Markenschutzes und der Exklusivität des königlichen Privi-
legs nicht verlangen können. Diese Exklusivität impliziert schon allein
das grammatikalische Verständnis der Wortfolge, zu welcher sich das
Königshaus vernünftigerweise nicht durch Vergabe eines zweiten,
gleichlautenden Privilegs in Widerspruch setzt. Damit ist aufgrund der
rechtlichen Rahmenbedingungen kein Freihaltebedürfnis gegeben, da
Konkurrenten diese Bezeichnung nicht bzw. nur unter der praktisch
auszuschliessenden Bedingung der Verleihung eines gleichlautenden
Privilegs für sich beanspruchen können. Nach dem soeben Gesagten
kann offen bleiben, welche Bedeutung in diesem Zusammenhang fakti-
schen Indizien für die Enge der Bindung der Beschwerdeführerin an
das Königshaus zukommt. Diese hebt etwa den Umstand hervor, dass
im Jahre 2005 der neue Hauptsitz in Gogarburn, Edinburgh, in Anwe-
senheit der Königin eröffnet worden ist. Der Presse ist weiter zu ent-
nehmen, dass der erste verheiratete Enkel der Königin, Peter Philips,
zum Zeitpunkt seiner Trauung im Mai 2008 bei der Royal Bank of
Scotland gearbeitet hat (vgl. > profiles
> royalty > peter philips, zuletzt besucht am 9. September 2008).
3.4 Das Institut für Geistiges Eigentum weist zutreffend darauf hin,
dass sich die Beurteilung der Schutzfähigkeit eines schweizerischen
Markeneintragungsgesuches nach den Verhältnissen in der Schweiz
richtet (vgl. zum Ganzen WILLI, a.a.O., Art. 2 MSchG N. 9). Es ist dem-
nach zu prüfen, ob den Konkurrentinnen die Möglichkeit offen gehalten
werden muss, ihr Unternehmen in der Schweiz so wie dasjenige der
Beschwerdeführerin zu bezeichnen. Ein entsprechendes Freihalte-
bedürfnis ist aber nur gegeben, wenn eine derartige Bezeichnung mit
Blick auf die Eintragungsvoraussetzungen nicht als a priori unzulässig
erscheint. Auch wenn die Beziehung zwischen der Dienstleistung und
dem Ursprungsort in der Regel nicht derart eng ist wie zwischen einer
Ware und dem Ort ihrer Herstellung (Institut für Geistiges Eigentum,
Richtlinien in Markensachen, Bern 2007, S. 107), wäre im vorlie-
genden Zeichen für Dienstleistungen, die nicht von einer Bank mit
Geschäftssitz in dem weltweit als Finanzplatz bekannten Grossbritan-
nien erbracht werden, eine irreführende Herkunftsbezeichnung zu
sehen (Art. 2 Bst. c i.V.m. Art. 49 Abs. 1 Bst. a MSchG). Die theoretisch
denkbaren Kriterien von Art. 49 Abs. 1 Bst. b oder c MSchG
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(Staatsbürgerschaft oder Wohnsitz derjenigen Personen, welche die
tatsächliche Führung ausüben) können vorliegend ausgeblendet
werden. Bei den Dienstleistungen einer Bank, auf die auch im Rahmen
des Freihaltebedürfnisses abzustellen ist, kommt es typischerweise
nicht auf die Attribute natürlicher Personen wie Staatsbürgerschaft
oder Wohnsitz, sondern allein auf den Geschäftssitz an. Insgesamt ist
deshalb festzuhalten, dass auch aus schweizerischer Sicht kein
Freihaltebedürfnis ausgewiesen werden kann.
4.
Nach dem Gesagten kann offen bleiben, inwieweit sich die Eintragung
der strittigen Marke auch unter dem Gesichtspunkt der Gleichbehand-
lung aufdrängt bzw. inwieweit hier lediglich die Voraussetzungen der
Gleichbehandlung im Unrecht zu prüfen wären, wenn in der Frage
nach der Gleichbehandlung die ratio decidendi zu sehen wäre. Indes-
sen ist festzuhalten, dass die Vorinstanz schon bei "Bankmarken" mit
weniger individualisierenden Zusätzen die Zugehörigkeit zum Gemein-
gut verneint und diese im Markenregister eingetragen hat. Erwäh-
nenswert sind etwa die Marken BANK OF AMERICA (Markennummer
P-417'482 für Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Bank- und
Finanzwesen in der Klasse 36), BANK AM BELLEVUE (Markennum-
mer P-413'315 für Finanzwesen, Geldgeschäfte, Immobilienwesen in
der Klasse 36), PBS PRIVATE BANK SWITZERLAND (Markennummer
480'389 für Dienstleistungen einer Bank; Beratungsdienstleistungen zu
den Themen Banken, Finanzen und Anlagen in der Klasse 36), NZB
NEUE ZÜRCHER BANK (Markennummer 480'517 für Finanzwesen,
Geldgeschäfte in der Klasse 36) oder GE MONEY BANK (Markennum-
mer 518'597 für Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte;
Immobilienwesen; Entgeltliche Beratung und Erteilung von Informa-
tionen zu den vorgenannten Dienstleistungen der Klasse 36).
5.
Zusammenfassend ergibt sich, dass die Beschwerde gutzuheissen
und die Vorinstanz anzuweisen ist, die schweizerische Markenanmel-
dung Nr. 57758/2004 THE ROYAL BANK OF SCOTLAND für sämtliche
beanspruchte Dienstleistungen zuzulassen. Massgeblich für die bean-
spruchten Dienstleistungen ist gemäss Eingabe der Beschwerdefüh-
rerin vom 21. August 2008, in dem sie Abweichungen vom Eintra-
gungsgesuch als vernachlässigbar erklärte, das Verzeichnis der
Dienstleistungen im Dispositiv der vorinstanzlichen Verfügung vom
14. November 2006.
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6.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben
(Art. 63 Abs. 2 VwVG), und es ist der Beschwerdeführerin der geleis-
tete Kostenvorschuss zurück zu erstatten. Überdies ist ihr eine
angemessene Parteientschädigung zuzusprechen.
Fehlt wie vorliegend eine unterliegende Gegenpartei, ist die Parteient-
schädigung derjenigen Körperschaft oder autonomen Anstalt aufzuer-
legen, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat (Art. 64 Abs. 2
VwVG). Nach Art. 1 des Bundesgesetzes über Statut und Aufgaben
des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGEG, SR
172.010.31) handelt die Vorinstanz als autonome Anstalt mit eigener
Rechtspersönlichkeit. Sie ist in eigenem Namen mit dem Vollzug des
Markenschutzgesetzes, namentlich der Führung des Markenregisters
beauftragt (Art. 2 Abs. 1 Bst. a und b IGEG). Gestützt darauf hat die
Vorinstanz die angefochtene Verfügung in eigenem Namen und unter
Erhebung der dafür vorgesehenen Gebühr erlassen. Ihr sind demnach
die Parteikosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen. Da die Be-
schwerdeführerin keine Kostennote eingereicht hat, ist die Partei-
entschädigung aufgrund der Akten zu bestimmen und auf Fr. 4'000.--
festzusetzen (Art. 8 und 14 Abs. 2 des Reglements über die Kosten
und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR
173.320.2]).
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen, die Verfügung des Eidgenössi-
schen Instituts für Geistiges Eigentum vom 14. November 2006 wird
aufgehoben, und dieses angewiesen, der schweizerischen Markenan-
meldung Nr. 57758/2004 THE ROYAL BANK OF SCOTLAND für
sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 36
und 41 Schutz zu gewähren.
2.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. Der geleistete Kostenvor-
schuss von Fr. 2'500.-- wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der
Rechtskraft des vorliegenden Urteils aus der Gerichtskasse zurücker-
stattet.
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3.
Der Beschwerdeführerin wird zulasten des Eidgenössischen Instituts
für Geistiges Eigentum eine Parteientschädigung von Fr. 4'000.-- (inkl.
MWST) zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Rechtsvertreter; mit Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 57758/2004; mit Gerichtsurkunde)
- dem Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement (mit Gerichts-
urkunde)
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
Marc Steiner Miriam Sahlfeld
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim
Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt
werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom
17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amts-
sprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit
Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der
angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die
beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42
BGG).
Versand: 7. Oktober 2008
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