Abtei lung II
B-7429/2006
{T 0/2}
U r t e i l v o m 2 0 . M ä r z 2 0 0 8
Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richter Francesco Brentani, Richter Marc Steiner,
Gerichtsschreiber Philipp J. Dannacher.
X._______,
vertreten durch Kirker & Cie SA, Conseils en Marques,
rue de Genève 122, 1226 Thônex
Beschwerdeführerin,
gegen
Y._______,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Patrick Troller,
Schweizerhofquai 2, Postfach, 6002 Luzern
Beschwerdegegner,
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern
Vorinstanz.
Widerspruchsverfahren Nr. 5787; IR 754'378 DIACOR /
IR 773'063 DIASTOR.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Besetzung
Parteien
Gegenstand
B-7429/2006
Sachverhalt:
A.
Am 7. März 2002 wurde in der Gazette OMPI des marques internatio-
nales, gestützt auf eine französische Basisregistrierung, die Eintra-
gung der Internationalen Wortmarke Nr. 773'063 DIASTOR der Be-
schwerdeführerin für "Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygié-
niques; substances diététiques à usage médical" in Klasse 5 publiziert.
In einer zweiten Publikation vom 28. November 2002 wurde die Waren-
liste dieser Marke für die Schweiz auf "Produits pharmaceutiques" in
Klasse 5 eingeschränkt.
B.
Der Beschwerdegegner legte am 27. Juni 2002 vor dem Eidgenössi-
schen Institut für Geistiges Eigentum ("Vorinstanz") Widerspruch ge-
gen diese Marke ein. Diesen stützte er auf seine Internationale Wort-
marke Nr. 754'378 DIACOR, die damals für folgende Waren und
Dienstleistungen eingetragen war:
5 Produits vétérinaires et pharmaceutiques; vitamines et minéraux
à usage médical; compléments alimentaires non à usage médi-
cal, contenant principalement des vitamines, des acides aminés,
des minéraux et des oligo-éléments; substances diététiques non
à usage médical, à savoir acides aminés et oligo-éléments
16 Produits de l'imprimerie
41 Formation dans le domaine des soins de santé et de la nutrition.
Allerdings war die Widerspruchsmarke damals noch von ihrer deut-
schen Basisregistrierung DE 30082664.8 DIACOR abhängig, deren
Verzeichnis am 13. Juni 2002 in Klasse 5 und 41 eingeschränkt wor-
den war. Diese Einschränkung der Basismarke wurde der Organisation
Mondiale pour la Propriété Intellectuelle ("OMPI") mitgeteilt, worauf am
22. Oktober 2003 im Internationalen Register, aufgrund eines Teilver-
zichts des Beschwerdegegners, eine Einschränkung der Wider-
spruchsmarke veröffentlicht wurde, deren Warenverzeichnis nun wie
folgt lautete:
5 Compléments alimentaires non à usage médical, contenant
principalement des vitamines, des acides aminés, des minéraux
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et des oligo-éléments; substances diététiques non à usage médi-
cal, à savoir acides aminés et oligo-éléments
16 Produits de l'imprimerie.
C.
Da gegen die Widerspruchsmarke ein anderes Verfahren hängig war,
sistierte die Vorinstanz das Widerspruchsverfahren bis zum 10. Sep-
tember 2002. Am 24. Februar 2003 reichte die Beschwerdeführerin
eine Widerspruchsantwort ein, in der sie das Bestehen einer Ver-
wechslungsgefahr zwischen den Marken bestritt, da diese sich in drei
von sechs beziehungsweise sieben Buchstaben von einander unter-
scheiden würden und ihre Mittelsilbe unterschiedlich sei. Ausgehend
vom eingeschränkten Warenverzeichnis der deutschen Basisregistrie-
rung, die in jenem Zeitpunkt im Internationalen Register allerdings
noch nicht vollzogen worden war, machte sie zudem geltend, dass die
Widerspruchsmarke in Klasse 5 nur nichtmedizinische Waren umfasse.
D.
Die Vorinstanz hiess den Widerspruch mit Verfügung vom 17. Ap-
ril 2003 gut und verfügte eine definitive Schutzverweigerung der ange-
fochtenen Marke. Sie stützte ihre Beurteilung auf den Wortlaut im In-
ternationalen Register bevor die Einschränkung der Widerspruchsmar-
ke auf nichtmedizinische Waren veröffentlicht war.
E.
Die Beschwerdeführerin ersuchte die Vorinstanz mit Schreiben vom
25. April 2003 um Wiedererwägung ihres Entscheids, da er auf einer
falschen Annahme über den Registerinhalt beruhe. Mit Schreiben vom
5. Mai 2003 wies die Vorinstanz das Gesuch ab, da im Internationalen
Register keine Einschränkung der Marke veröffentlicht worden sei und
es zudem der Beschwerdeführerin oblegen hätte, den richtigen Re-
gisterinhalt zu beweisen.
F.
Am 23. Mai 2003 erhob die Beschwerdeführerin gegen die Verfügung
der Vorinstanz vom 17. April 2003 Beschwerde in französischer Spra-
che an die Eidgenössische Rekurskommission für geistiges Eigentum.
Sie beantragte:
• Admettre le bien-fondé du recours,
• Dénier l'existence d'un risque de confusion entre la marque No
754'378 Diacor et la marque internationale No 773'063 Diastor,
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• annuler la décision du 17 avril 2003 de l'Institut Fédéral de la Proprié-
té Intellectuelle dans la procédure d'opposition No 5787/2002,
• condamner l'Intimée à payer tous les frais de la procédure d'opposi-
tion et du présent recours, et à verser à la recourante la somme de
CHF 3'000 à titre de participation équitable à ses frais.
Zur Begründung wiederholte sie ihren vor der Vorinstanz vertretenen
Standpunkt. Zum Nachweis des eingeschränkten Schutzbereichs der
Widerspruchsmarke bei der OMPI habe sie einen Auszug aus dem
Internationalen Register bestellt.
G.
Mit Beschwerdeantwort vom 21. Juli 2003 bestritt der Beschwerde-
gegner, dass das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis seiner Wider-
spruchsmarke eingeschränkt sei. Auf Warengleichartigkeit sei zudem
selbst dann zu erkennen, wenn von dem eingeschränkten Wortlaut
ausgegangen würde, da auch die Produkte der eingeschränkten Liste
unmittelbar dem Wohlbefinden und der Gesundheit dienten.
H.
Mit Schreiben vom 25. August 2003 beantragte die Vorinstanz die
Abweisung der Beschwerde unter Kostenfolge ohne weitere materielle
Ausführungen zu machen.
I.
Mit Schreiben vom 18. September 2003 beantragte die Beschwerde-
führerin der Rekurskommission, das Verfahren bis zur Abklärung des
massgeblichen Schutzbereichs der Widerspruchsmarke zu sistieren
und anschliessend einen zweiten Schriftenwechsel durchzuführen. In
der Sache beantragte sie eventualiter, die Sache zu erneuter Prüfung
an die Vorinstanz zurückzuweisen.
J.
Die Rekurskommission ordnete zunächst einen zweiten Schriften-
wechsel an. Mit Replik vom 27. Oktober 2003 wiederholte die Be-
schwerdeführerin ihre bisher gestellten Anträge. Sie reichte einen be-
glaubigten Auszug aus dem Internationalen Markenregister ein, aus
dem die inzwischen veröffentlichte Einschränkung der Widerspruchs-
marke hervorging, sowie einen in Deutschland angefochtenen Wider-
spruchsentscheid des Deutschen Patent und Markenamts vom
8. Mai 2003, wonach die Basismarke der Widerspruchsmarke für alle
Waren der Klasse 5 zu löschen sei. Bis zum Abschluss dieses zentra-
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len Angriffs auf die Widerspruchsmarke beantragte sie erneut, das
Verfahren zu sistieren.
K.
Mit Schreiben vom 4. Dezember 2003 hielt die Vorinstanz an ihrem
Antrag auf Abweisung der Beschwerde fest und verzichtete auf die
Einreichung einer Duplik.
L.
Der Beschwerdegegner widersetzte sich mit Duplik vom 21. Januar
2004 dem Sistierungsantrag der Beschwerdeführerin und hielt im Wei-
teren an ihren bisherigen Vorbringen und Anträgen fest.
M.
Mit Schreiben vom 27. Januar und 1. März 2004 erinnerte die Be-
schwerdeführerin an ihren Sistierungsantrag. Mit Schreiben vom 2. Juli
2004 ergänzte sie ihn durch einen Hinweis auf die Rechtsprechung.
N.
Am 7. September 2004 sistierte die Rekurskommission das Beschwer-
deverfahren bis zum Vorliegen eines rechtskräftigen Entscheids im vor
dem Deutschen Patent- und Markenamt hängigen Widerspruchs-
verfahren gegen die Basismarke der Widerspruchsmarke.
O.
Mit einer Verfügung vom 15. November 2006 wurde das Verfahren per
1. Januar 2007 an das Bundesverwaltungsgericht überwiesen.
P.
Mit Verfügung vom 29. Januar 2007 übernahm das Bundesverwal-
tungsgericht das Verfahren und führte es in deutscher Sprache fort.
Q.
Mit Beschluss vom 9. Juli 2007, der in Rechtskraft erwuchs, hob das
Deutsche Bundespatentgericht die erstinstanzlich angeordnete Lö-
schung der deutschen Basisregistrierung der Widerspruchsmarke für
Waren der Klasse 5 auf. Das Widerspruchsbeschwerdeverfahren wur-
de daraufhin mit Verfügung vom 25. Februar 2008 fortgesetzt.
Seite 5
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R.
Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt (Art. 40 Abs. 1 des
Bundesgesetzes über das Bundesverwaltungsgericht vom 17. Ju-
ni 2005 [VGG, SR 173.32]).
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden
gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchsverfahren zustän-
dig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d VGG). Die Beschwerde wurde in der ge-
setzlichen Frist von Art. 50 des Bundesgesetzes über das Verwal-
tungsverfahren vom 20. Dezember 1968 (Verwaltungsverfahrensge-
setz, VwVG; SR 172.021) am 23. Mai 2003 eingereicht, und der ver-
langte Kostenvorschuss wurde rechtzeitig geleistet. Die Beschwerde-
führerin ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und
durch den Entscheid beschwert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde
ist darum einzutreten.
2.
Nach Art. 3 Abs. 1 Bst. c. des Markenschutzgesetzes vom 28. August
1992 (MSchG, SR 232.11) sind Zeichen vom Markenschutz aus-
geschlossen, wenn sie einer älteren Marke ähnlich und für gleiche
oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert sind, so dass
sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Ihre Beurteilung richtet
sich nach der Ähnlichkeit der Zeichen im Erinnerungsbild des Letztab-
nehmers (BGE 121 III 378 E. 2a Boss, BGE 119 II 473 E. 2d Radion)
und nach dem Mass an Gleichartigkeit zwischen den geschützten Wa-
ren und Dienstleistungen. Zwischen diesen beiden Elementen besteht
eine Wechselwirkung: An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso
höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Produkte sind, und
umgekehrt (LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Privat-
recht, Markenschutzgesetz Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel
1999, MSchG, Art. 3, N. 8).
3.
Die Vorinstanz hat die zu vergleichenden Marken in der Annahme ge-
prüft, zwischen ihnen bestehe Warenidentität. Nach der Einschränkung
der Widerspruchsmarke auf nichtmedizinische Waren kann nun keine
Warenidentität mehr angenommen werden. Die Vorinstanz hat sich we-
der in ihrem Nichtwiedererwägungsentscheid vom 5. Mai 2003 noch im
Beschwerdeverfahren zur Frage geäussert, ob sie ihren Entscheid auf
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der richtigen materiellen Grundlage gefällt hat, als die Einschränkung
im Internationalen Register noch nicht eingetragen und erst als Ein-
schränkung der Basismarke publik war. In ihrem Nichtwiedererwä-
gungsschreiben an die Beschwerdeführerin machte sie jedoch sinnge-
mäss geltend, dass diese ihr einen vom Registereintrag abweichenden
Wortlaut zuerst hätte nachweisen müssen, da die Parteien über die
konkreten Verhältnisse des Einzelfalls besser unterrichtet seien als die
Vorinstanz.
Das ist unrichtig. Die Vorinstanz hat einen direkten elektronischen Zu-
griff auf die Eintragungen aller nationalen Markenregister (vgl. www.ip-
). Sie hat von Amtes wegen zu prüfen, ob einer im internatio-
nalen Register eingetragenen Marke die Schutzwirkung einer schwei-
zerischen Marke gebührt (Art. 46 Abs. 1 MSchG) oder ihr aufgrund
des Madrider Abkommens über die internationale Registrierung von
Marken, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 ("MMA", SR
232.112.3) oder des Protokolls zum MMA vom 27. Juni 1989 ("MMP",
SR 232.112.4) eine Schutzeinschränkung entgegensteht, zumal
Art. 44 Abs. 2 MSchG abweichende Bestimmungen dieser Staatsver-
träge ausdrücklich vorbehält. Auch ohne ausdrücklichen Einwand der
Beschwerdeführerin durfte sich die Vorinstanz darum nicht bedenken-
los auf die Schutzwirkung einer Internationalen Registrierung im Zeit-
punkt ihres Widerspruchsentscheids verlassen. Gemäss Art. 6 Abs. 3
MMA und Art. 6 Abs. 3 MMP kann der durch eine internationale Regis-
trierung erlangte Schutz nicht in Anspruch genommen werden, wenn
und soweit die Basismarke innerhalb von fünf Jahren seit der internati-
onalen Registrierung den Schutz im Ursprungsland nicht mehr ge-
niesst. Als Folge eines Teilverzichts auf die Basismarke während der
Dauer dieser Abhängigkeit ist darum nicht bloss die Eintragung im In-
ternationalen Register einzuschränken, sondern auch bereits ab Weg-
fall des Schutzes im Ursprungsland in gleichem Umfang der Internatio-
nalen Registrierung der Rechtsschutz zu verweigern. Der über den In-
halt der nationalen Markenregister bestens unterrichteten Vorinstanz
kann zugemutet werden, in Widerspruchsfällen mit Internationalen Wi-
derspruchsmarken die nationalen Basisregistrierungen heranzuziehen
und allfällige schutz- oder verfahrenshindernde Erkenntnisse aus die-
sen Eintragungen von Amtes wegen zu berücksichtigen.
4.
Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet auf Beschwerde in der Sa-
che selbst oder weist diese ausnahmsweise mit verbindlichen Weisun-
gen an die Vorinstanz zurück (Art. 61 Abs. 1 VwVG). Ein Rückwei-
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sungsentscheid rechtfertigt sich einerseits, wenn weitere Tatsachen
abzuklären und ein umfassendes Beweisverfahren durchzuführen sind,
und andererseits, wenn die Vorinstanz zu Unrecht einen Nichteintre-
tensentscheid gefällt und gar keine materielle Prüfung vorgenommen
hat (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7420/2006 vom 10. De-
zember 2007, E. 4.1 Workplace mit weiteren Hinweisen). Vorliegend ist
die Vorinstanz auf den Widerspruch des Beschwerdegegners zwar ein-
getreten, doch hat sie diesen auf einer unzutreffenden Grundlage be-
urteilt, die wesentlich vom tatsächlich gültigen Schutzumfang der Wi-
derspruchsmarke abweicht, ohne dass andererseits das Fehlen einer
Verwechslungsgefahr aufgrund der neuen Beurteilungsgrundlage des-
wegen geradezu auf der Hand läge. Da das Bundesverwaltungsgericht
in Widerspruchssachen als letzte Instanz entscheidet (Art. 73 des Bun-
desgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]), hat es
sich auch Zurückhaltung aufzuerlegen, wenn die Vorinstanz zwar auf
den Widerspruch eingetreten ist aber wesentliche Rechtsfragen im
Hauptpunkt des Widerspruchs nicht geprüft wurden (vgl. RKGE in sic!
2006 S. 39 E. 6 Syscor/Sicor). Die Beschwerde ist darum gutzuheissen
und zu neuem Entscheid im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz
zurückzuweisen.
5.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird der unterliegende Beschwer-
degegner kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und 64
Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang der Streitsache,
Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen
(Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements über die Kosten
und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 11. De-
zember 2006 [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor
dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschla-
gen (Art. 4 VGKE), wofür bei eher unbedeutenden Zeichen ein Streit-
wert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- angenommen werden darf
(BGE 133 III 492 E. 3.3 mit Hinweisen Turbinenfuss). Von diesem Er-
fahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Ange-
sichts des erheblichen Aufwands für die Sistierung und Aufrechterhal-
tung der Sistierung der Beschwerde erscheint die von der Beschwer-
deführerin geltend gemachte Parteientschädigung von Fr. 4'000.- für
das Beschwerdeverfahren angemessen. Die Bemessung der Entschä-
digung für das bisherige vorinstanzliche Verfahren ist zusammen mit
dem Entscheid in der Hauptsache der Vorinstanz zu überlassen.
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6.
Dieser Entscheid kann nicht mit Beschwerde ans Bundesgericht ange-
fochten werden und ist daher rechtskräftig (Art. 73 BGG).
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen, die Verfügung vom 17. April 2003
im Widerspruchsverfahren Nr. 5787 wird aufgehoben und die Sache zu
neuer Beurteilung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurück-
gewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.- werden dem Beschwerdegegner
auferlegt und sind innert 30 Tagen nach Erhalt des vorliegenden Ur-
teils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen. Der geleistete Kos-
tenvorschuss von Fr. 3'500.- wird der Beschwerdeführerin zurücker-
stattet.
3.
Der Beschwerdegegner hat der Beschwerdeführerin für das Beschwer-
deverfahren eine Parteientschädigung von Fr. 4'000.- (inkl. MWST) zu
bezahlen.
4.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilage: Akten zurück)
- den Beschwerdegegner (Einschreiben; Beilage: Akten zurück,
Schreiben der Beschwerdeführerin vom 27. März 2008)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. Wspr. 5787; Einschreiben, Vorakten zurück,
Schreiben der Beschwerdeführerin vom 27. März 2008)
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
David Aschmann Philipp J. Dannacher
Versand: 4. April 2008
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