Abtei lung II
B-7431/2006
{ T 0 / 2 }
Urteil vom 3. Mai 2007
Mitwirkung: Richter David Aschmann, Richter Francesco Brentani,
Richterin Maria Amgwerd;
Gerichtsschreiber Philipp J. Dannacher
X._______,
vertreten durch Studio Rapisardi SA, via Ariosto 6, 6901 Lugano,
Beschwerdeführerin
gegen
Y._______,
vertreten durch Isler & Pedrazzini AG Patent- und Markenanwälte,
Gotthardstrasse 53, Postfach 6940, 8023 Zürich,
Beschwerdegegnerin
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum, Einsteinstrasse 2, 3003
Bern,
Vorinstanz
betreffend
Entscheid vom 14. September 2005 im Widerspruchsverfahren Nr. 7573
EA(fig.) /EA (fig.)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Sachverhalt:
A. Die Marke CH 530'490 EA (fig.) der Beschwerdeführerin wurde am
3. Dezember 2004 beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum
("Vorinstanz") für Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 9, 14, 16, 18,
24, 25, 26 und 35 angemeldet. In Klasse 3 umfasste die Warenliste folgen-
de Waren: "Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfume-
rie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices".
Die Marke wurde am 23. Februar 2005 im Schweizerischen Handelsamts-
blatt veröffentlicht und sieht wie folgt aus:
B. Am 23. Mai 2005 erhob die Beschwerdegegnerin, beschränkt auf Waren
der Klasse 3, gegen diese Eintragung Widerspruch. Dieser ist auf ihre In-
ternationale Registrierung IR 638'937 gestützt, die seit 1995 für "Cosmé-
tiques, produits de toilette, non à usage médical; crèmes et lotions pour
les soins de la peau à usage cosmétique; produits de toilette pour le bain
et la douche" in Klasse 3 eingetragen ist. Die Widerspruchsmarke hat fol-
gendes Aussehen:
C. Mit Stellungnahme vom 24. Juni 2005 bestritt die Beschwerdeführerin das
Vorliegen einer Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Marken.
D. Mit Verfügung vom 14. September 2005 hiess die Vorinstanz den Wider-
spruch beschränkt auf die Waren "Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices" teilweise gut.
E. Die Beschwerdeführerin erhob gegen diesen Entscheid am
14. Oktober 2005 in italienischer Sprache Beschwerde vor der Eidgenössi-
schen Rekurskommission für geistiges Eigentum ("RKGE"). Darin bestritt
sie erstmals den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke.
Überdies machte sie geltend, dass die Widerspruchsmarke zum Gemein-
gut zähle und keine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken bestehe.
Gleichzeitig bat sie um eine Sistierung des Beschwerdeverfahrens, um
Nichtigkeitsklage gegen die Widerspruchsmarke erheben zu können.
3F. Am 14. Dezember 2005 erhob die Beschwerdeführerin vor dem Kantons-
gericht des Kantons Zug Nichtigkeitsklage gegen die Widerspruchsmarke.
In der Folge wurde das Beschwerdeverfahren bis zur rechtskräftigen Erle-
digung des Zivilprozesses sistiert.
G. Am 6. Januar 2006 beantragte die Vorinstanz, die Beschwerde abzuwei-
sen, unter Hinweis auf die Begründung des angefochtenen Entscheids.
H. Am 26. Oktober 2006 wies das Kantonsgericht des Kantons Zug die Nich-
tigkeitsklage ab. Dieser Entscheid wurde rechtskräftig.
I. Mit Verfügung vom 15. November 2006 wurde das Verfahren per 1. Januar
2007 an das Bundesverwaltungsgericht überwiesen. Mit Verfügung vom
24. Januar 2007 wurde das Verfahren von diesem wieder aufgenommen
und auf deutsch fortgesetzt. Der Beschwerdegegnerin wurde Frist zur Stel-
lungnahme angesetzt, die sie jedoch unbenützt verstreichen liess. Mit
Schreiben vom 1. März 2007 bestätigte sie ihren Verzicht auf eine Stel-
lungnahme.
J. Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt (Art. 40 VGG).
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge-
gen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchsverfahren zuständig (Art.
31, 32 und 33 lit. d Verwaltungsgerichtsgesetz/VGG, SR 173.32). Das vor-
liegende Verfahren wurde am 1. Januar 2007 von der eidg. Rekurskom-
mission für geistiges Eigentum übernommen (Art. 53 Abs. 2 VGG). Die Be-
schwerde wurde in der gesetzlichen Frist von Art. 50 des Verwaltungsver-
fahrensgesetzes/VwVG, SR 172.021, am 14. Oktober 2005 eingereicht
und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Die Beschwerde-
führerin ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und
durch den Entscheid beschwert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist
deshalb einzutreten.
2. Am 1. Januar 2007 ist Art. 33a VwVG in Kraft getreten. Nach Abs. 2 dieser
Bestimmung ist für das Beschwerdeverfahren die Sprache des angefochte-
nen Entscheids massgebend. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte sich die Ver-
fahrenssprache jeweils nach der Sprache der Beschwerdeschrift gerichtet
(ANDRÉ MOSER/PETER UEBERSAX, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurs-
kommissionen, Basel 1998, Rz. 3.84). Die neuere Übergangsbestimmung
von Art. 53 Abs. 2 VGG ist auch auf die neuen VwVG-Bestimmungen an-
wendbar und geht der älteren Übergangsbestimmung von Art. 81 VwVG
vor. Das neue Verfahrensrecht ist mit seinem Inkrafttreten somit auch auf
bereits hängige Fälle anzuwenden (Art. 53 Abs. 2 VGG). Das auf italie-
nisch begonnene Verfahren wurde darum ab 1. Januar 2007 auf deutsch
weitergeführt. Auch der vorliegende Entscheid ist somit in deutscher Spra-
che zu erlassen.
43. Das Bundesverwaltungsgericht ist an Entscheide von Zivilgerichten gebun-
den, die über einen vor dem Bundesverwaltungsgericht hängigen, zivil-
rechtlichen Anspruch zwischen den gleichen Parteien bereits rechtskräftig
entschieden haben ("materielle Rechtskraft", OSCAR VOGEL/KARL SPÜH-
LER/BARBARA GEHRI, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8. Aufl. Bern 2006, S.
227 ff., MAX KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4. Aufl. Bern 1984,
S. 146; BGE 121 III 478 E. 4a Allopurinol). Im Patentrecht erstreckt sich
die materielle Rechtskraft einer rechtskräftig abgewiesenen Nichtigkeits-
klage seit einer entsprechenden Praxisänderung des Bundesgerichts im
Jahr 1998 nicht nur auf den konkret geprüften Nichtigkeitsgrund, sondern
auf alle gesetzlichen Nichtigkeitsgründe des Patents (BGE 125 III 246 E.
1e Sammelhefter). Diese Praxis wurde damit begründet, dass Widerklagen
des Schutzrechtsinhabers auf positive Feststellung des Schutzrechtsbe-
standes verhindert werden, wenn sich dieser darauf verlassen kann, dass
der Nichtigkeitskläger im Nichtigkeitsverfahren alle in Frage kommenden
Nichtigkeitsgründe vorbringen muss (BGE 125 III 246 E. 1d Sammelhef-
ter).
4. Dieselbe Begründung gilt auch für das Markenrecht. Es war der Beschwer-
deführerin zumutbar und nach der erwähnten Praxis des Bundesgerichts
auch eine Obliegenheit, alle anwendbaren gesetzlichen Nichtigkeitsgründe
gegen die Widerspruchsmarke im kantonalen Nichtigkeitsverfahren vorzu-
bringen. Während sie vor dem Kantonsgericht des Kantons Zug nur den
Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke geltend machte, beruft sie sich nun
im Widerspruchsbeschwerdeverfahren auch auf absolute Schutzaus-
schlussgründe nach Art. 2 MSchG. Mit der rechtskräftigen Abweisung je-
ner Klage ist der Bestand der Widerspruchsmarke aber für das Bundesver-
waltungsgericht verbindlich entschieden worden. Die entsprechenden Vor-
bringen der Beschwerdeführerin sind darum nicht mehr zu hören.
5. Entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführerin wäre die Berufung
auf den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke ohnehin verspätet erfolgt.
Nach Gesetz und ständiger Praxis ist die Nichtgebrauchseinrede von Art.
32 MSchG mit der ersten Eingabe vor der ersten Instanz zu erheben (Art.
22 Abs. 3 Markenschutzverordnung/MSchV, SR 232.111). Dies hat die Be-
schwerdegegnerin unterlassen, weshalb sie die Einrede im Beschwerde-
verfahren nicht mehr nachholen kann (Rekurskommission für geistiges Ei-
gentum/RKGE in sic! 1999, 282 E. 5 Genesis, sic! 2002, 610 f. E. 7 Aescu-
lap). Der von der Beschwerdeführerin angerufene Sachverhalt von sic!
2004, 868 Globex/Globix lag anders. In jenem Verfahren war die Nichtge-
brauchseinrede rechtzeitig erhoben worden, doch hatte die Widerspre-
chende und Beschwerdeführerin den Gebrauchsnachweis im Beschwerde-
verfahren erstmals angetreten.
6. Zu prüfen bleibt deshalb nur die vom Urteil des Kantonsgerichts des Kan-
tons Zug nicht geprüfte Frage der Verwechslungsgefahr zwischen den zu
vergleichenden Marken. Wie die Vorinstanz zu Recht festgestellt hat, be-
steht zwischen den noch zu prüfenden Waren "Cosmétiques, produits de
toilette, non à usage médical; crèmes et lotions pour les soins de la peau à
usage cosmétique: produits de toilette pour le bain et la douche" einerseits
5und "Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les
cheveux; dentifrices" andererseits, alles Körperpflegeprodukte, Gleichartig-
keit und teilweise Warenidentität.
7. Die Zeichen sind in ihrem prägenden Wortbestandteil "EA" identisch. Die-
ser ist beidseits aus denselben Grossbuchstaben gebildet und weckt als
Kombination von Vokalen ohne Zuhilfenahme der Fantasie die Vorstellung
von Initialen einer Person oder der Abkürzung eines Handelsnamens, da
kein anderer Sinngehalt naheliegt. Die Übereinstimmung allein im Wort-
klang der Marken genügt aber grundsätzlich bereits zur Annahme einer
Verwechslungsgefahr. Wechselbeziehungen mit dem Schriftbild und Sinn-
gehalt sind allerdings zu berücksichtigen (EUGEN MARBACH, Markenrecht,
Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht/SIWR III, Basel
1996, S. 118, LUCAS DAVID, Markenschutzgesetz Muster- und Modellgesetz,
2. Aufl. Basel 1999, N. 17 zu Art. 3 MSchG). Die verwendeten Typographi-
en und der schwarze Kreis um die Buchstaben der angefochtenen Marke
sind indessen unauffällig und vermögen die Zeichenähnlichkeit auf Grund
des identischen Wortelements vorliegend nicht zu verhindern. Dass die
eine Marke in leicht stilisierten, weissen, die andere mit dunklen Buchsta-
ben geschrieben ist, bleibt im Erinnerungsbild der Konsumenten kaum haf-
ten und vermag die Gefahr von Fehlzurechnungen nicht zu verhindern. Da
die Marken für Waren des täglichen Gebrauchs beansprucht werden, die
vom breiten Publikum mit geringerer Achtsamkeit eingekauft werden (BGE
122 III 388 E. 3a Kamillosan, 101 II 293 Stugeron, 96 II 404 E. 2 Men's
Club), sowie aufgrund der hohen Waren- und Zeichennähe ist deshalb im
Gesamteindruck eine Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Marken
zu bejahen.
8. Die Beschwerde ist somit abzuweisen und die angefochtene Verfügung zu
bestätigen. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens sind bei diesem Aus-
gang der Beschwerdeführerin aufzuerlegen und mit dem geleisteten Vor-
schuss zu verrechnen (Art. 63 Abs. 1 und 4 VwVG).
9. Die Spruchgebühr des Beschwerdeverfahrens (Gerichtsgebühr) ist nach
Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und fi-
nanzieller Lage der Parteien zu bestimmen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2
Abs. 1 des Reglements über Kosten und Entschädigungen vor dem Bun-
desverwaltungsgericht/VGKE, SR 173.320.2). Im Widerspruchsbeschwer-
deverfahren ist dafür das Interesse der Widersprechenden an der Lö-
schung, beziehungsweise der Widerspruchsgegnerin am Bestand der an-
gefochtenen Marke zu veranschlagen. Es würde allerdings zu weit führen
und könnte im Verhältnis zu den geringen Kosten des erstinstanzlichen
Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür stets konkrete Aufwands-
nachweise im Einzelfall verlangt würden. Mangels anderer streitwertrele-
vanter Angaben ist der Umfang der Streitsache darum nach Erfahrungs-
werten auf Fr. 40'000.-- festzulegen (J. ZÜRCHER, Der Streitwert im Immate-
rialgüter- und Wettbewerbsprozess, sic! 2002, 505; L. MEYER, Der Streit-
wert in Prozessen um Immaterialgüterrechte und Firmen, sic! 2001, 559 ff.,
L. DAVID, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, SIWR I/2, 2. Aufl.
Basel 1998, S. 29 f.).
610. Der Beschwerdegegnerin ist keine Parteientschädigung auszurichten, da
sie auf eine Stellungnahme verzichtet hat (Art. 34 MSchG, Art. 64 Abs. 1
VwVG).
11. Dieser Entscheid unterliegt keiner Beschwerde ans Bundesgericht und ist
daher rechtskräftig (Art. 73 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht
vom 17. Juni 2005 [Bundesgerichtsgesetz, BGG; 173.110]).
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1. Die Beschwerde wird abgewiesen und die angefochtene Verfügung bestä-
tigt.
2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens von Fr. 4'000.-- werden der Be-
schwerdeführerin auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss von
Fr. 3'500.-- verrechnet. Die Beschwerdeführerin hat somit noch Fr. 500.--
zu bezahlen.
3. Dieses Urteil wird eröffnet:
- der Beschwerdeführerin (eingeschrieben)
- der Beschwerdegegnerin (eingeschrieben)
- der Vorinstanz (Ref-Nr. Wspr. 7573; eingeschrieben)
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
David Aschmann Philipp J. Dannacher
Versand am: 7. Mai 2007