Cour II
B-7433/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 n o v e m b r e 2 0 0 7
Bernard Maitre (président de cour), Vera Marantelli,
David Aschmann, juges,
Olivier Veluz, greffier.
D._______,
représenté par Inteltech SA,
recourant,
contre
A._______, B._______, C._______, D._______ & Cie,
représentée par Etude d'avocats Baker & McKenzie,
Me Michael Tries, avocat,
intimée,
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI),
Stauffacherstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Procédure d'opposition n° 7680-7681
CH ###'### C._______ D._______ & CIE et CH ###'###
A._______ B._______ C._______ D._______ & CIE /
CH ###'### D._______ (####).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-7433/2006
Faits :
A.
Le 12 mai 2005, l'enregistrement de la marque suisse n° ###'###
D._______ (####)
(ci-après : la marque attaquée), déposée par D._______, a été publié
dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) n° 91. Dit
enregistrement revendiqua la protection pour les services de la classe
36 suivants : assurances, affaires financières, affaires monétaires,
affaires immobilières.
Le 25 juillet 2005, A._______, B._______, C._______,
D._______ & Cie a formé deux oppositions sur tous les produits et
services pour lesquels la marque attaquée a été enregistrée. Ces
oppositions se fondaient sur les marques suisses n° ###'###
C._______ D._______ & CIE
(ci-après : la marque opposante 1 ; opposition n° 7680) et n° ###'###
A._______ B._______ C._______ D._______ & CIE
(ci-après : la marque opposante 2 ; opposition n° 7681).
La marque opposante 1 est enregistrée pour les services de la classe
36 suivants : assurances, affaires financières, affaires monétaires,
affaires immobilières.
Quant à la marque opposante 2, elle est enregistrée pour les services
de la classe 36 suivants : Finanzwesen, Geldgeschäfte.
Par écritures du 7 novembre 2005, D._______ a répondu aux
oppositions de A._______, B._______, C._______, D._______ & Cie
en concluant à leur rejet. Dans sa réponse, il a notamment invoqué le
non-usage de la marque opposante 1.
L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) a clos la procédure
probatoire par communication du 15 novembre 2005 sans permettre à
A._______, B._______, C._______, D._______ & Cie de se prononcer
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sur le défaut d'usage de la marque opposante 1 invoqué par
D._______.
B.
Par décision du 8 février 2006, l'IPI a admis, avec suite de frais et de
dépens, les oppositions formées contre la marque attaquée. En
substance, l'IPI a jugé qu'il existait, pour le consommateur, un risque
de confusion entre les marques en cause, compte tenu de l'identité et
de la similarité des services pour lesquels elles avaient été
enregistrées. Comparant les signes composant les marques
opposées, l'IPI a constaté qu'elles avaient en commun le mot
D._______. Une telle reprise serait de nature à créer un risque de
confusion. A ses yeux, ce risque est renforcé par la présence du
millésime (####) dans la marque attaquée, cette date coïncidant avec
la date de la fondation de l'entreprise bancaire opposante. Enfin, la
renommée des marques opposantes et leur force distinctive
favoriseraient les associations d'idées erronées, l'identité, même
partielle, d'un autre signe avec la marque antérieure suffisant à
susciter une association d'idées auprès du consommateur.
C.
Par mémoire du 10 mars 2006, D._______ (ci-après : le recourant)
recourt contre cette décision auprès de la Commission fédérale de
recours en matière de propriété intellectuelle (ci-après : la Commission
de recours). Il conclut, avec suite de frais et de dépens, à l'annulation
de la décision de l'IPI et au rejet des oppositions formées par
A._______, B._______, C._______, D._______ & Cie (ci-après :
l'intimée).
Le recourant allègue de prime abord que l'IPI n'a pas statué sur le
défaut d'usage de la marque opposante 1. Selon lui, l'IPI devait donner
à l'intimée la possibilité de rendre vraisemblable l'usage de sa marque,
à défaut de quoi l'opposition formée à titre principal sur la base de la
marque "C._______ D._______ & CIE" aurait dû être rejetée.
Le recourant reproche à l'autorité inférieure d'avoir mal apprécié les
faits et incorrectement appliqué les principes découlant d'une saine
application en matière de droit des marques. Il expose que le signe "&
Cie" présent dans les marques opposantes constitue un élément
distinctif prépondérant par rapport à la marque attaquée. Liée à
l'histoire des banquiers privés genevois, l'adjonction "& Cie"
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constituerait une marque clairement reconnaissable de leur identité
commerciale ainsi que de leur attachement à un type particulier
d'organisation (sociétés en commandite). Quant au patronyme
D._______, il n'aurait, dans les marques opposantes, aucune force
distinctive particulière, d'une part, au regard des nombreuses et
successives fusions et rapprochements ayant parcouru l'histoire de
l'intimée et, d'autre part, en raison de leur position (respectivement
deuxième et quatrième) dans la composition desdites marques. Aux
yeux du recourant, l'impression d'ensemble est dominée par le fait que
les deux marques opposantes combinent deux, respectivement, quatre
noms de famille avec le signe au sens bien particulier "& Cie" connu
du public et en relation avec les services des banques privées et non
pas de l'un ou l'autre de ces noms de famille.
L'IPI procéderait en outre à une application erronée du droit en tirant
argument de la présence du millésime (####) comme facteur
aggravant du risque de confusion. Or, ce millésime devait échapper à
ladite autorité, dans le mesure où la société intimée n'aurait, selon les
données du registre du commerce, débuté son activité qu'en 1883
seulement. Au demeurant, l'intimée n'aurait pas associé cette date à
ses marques lors de leur enregistrement. Selon le recourant, la
marque attaquée se singularise par ce millésime, élément essentiel
qui ne trouve aucune correspondance dans les marques opposantes,
ainsi que par l'utilisation dans ces dernières de l'élément final "& Cie"
qui font passer au second plan le patronyme commun aux marques
opposées.
D.
Invité à se prononcer sur le recours, l'IPI en propose le rejet avec suite
de frais au terme de sa réponse du 22 mai 2006. Il renonce à
présenter des remarques et des observations, se limitant à renvoyer à
la motivation de sa décision.
E.
Dans sa réponse du 16 août 2006, A._______, B._______,
C._______, D._______ & Cie conclut au rejet du recours avec suite de
frais et de dépens.
A titre liminaire, l'intimée allègue que l'utilisation des deux
dénominations, à savoir C._______ D._______ & CIE et A._______
B._______ C._______ D._______ & CIE, n'est de loin pas limitée à
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leur seul usage à titre de raison de commerce, mais qu'il s'agit de
marques de services utilisées par une banque privée de renommée
mondiale et reconnues comme telles dans le milieu bancaire et
financier ; que s'agissant plus particulièrement de la marque
opposante 1, le prétendu défaut d'usage ne saurait être évoqué à ce
stade, puisque la période de 5 ans définie par la loi ne sera atteinte
qu'en juillet 2007.
A propos de l'élément "& Cie", l'intimée soutient que cette adjonction
n'a qu'un caractère descriptif et non distinctif, puisqu'elle a pour but
d'indiquer la structure juridique de l'établissement bancaire en
question. Elle estime par ailleurs que l'histoire des banquiers genevois
est méconnue du public qui, selon elle, s'intéresse davantage aux
performances économiques qu'à la forme juridique des établissements
bancaires.
Pour l'intimée, le patronyme D._______ est d'autant plus distinctif qu'il
est le seul d'origine germanique, tandis que les noms A._______,
B._______ et C._______ sont d'origine romande. Elle en déduit que sa
reprise dans la marque attaquée "D._______ (####)" créerait un
indéniable risque de confusion.
Aux yeux de l'intimée, l'adjonction du millésime (####) ne distingue
pas la marque attaquée des marques opposantes, mais crée au
contraire un risque de confusion, puisqu'elle fait clairement référence
à l'histoire de l'intimée. Dans ce contexte, elle soutient être le fruit
d'une succession de fusions et de rapprochements issue d'un
établissement bancaire créé en (####), fait qui serait d'ailleurs connu
du public.
F.
Par courrier du 15 novembre 2006, la Commission de recours a
transmis la présente affaire au Tribunal administratif fédéral comme
objet de sa compétence à compter du 1er janvier 2007.
G.
Par courrier du 22 janvier 2007, l'intimée transmet pour information
une copie certifiée conforme à l'original du Jugement du Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte du 6 septembre 2006
interdisant au recourant, sous peines d'arrêts ou d'amende, l'utilisation
de la raison sociale "D._______ (####) SA".
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Selon ladite juridiction, il existe un risque de confusion entre la raison
sociale A._______, B._______, C._______, D._______ & Cie et
D._______ (####) SA en raison de leur patronyme commun
D._______. Ce risque serait accru de par la référence au millésime
(####) qui renvoie à l'histoire de l'intimée.
Par courrier du 14 mars 2007, l'intimée informe que la société du
recourant a retiré son recours interjeté contre ledit jugement civil, de
sorte que ce dernier a force de chose jugée.
H.
Par courrier du 7 février 2007, le Tribunal administratif fédéral a
informé les parties qu'il reprenait le traitement du recours et a désigné
les membres du collège appelé à statuer. Par courrier du 5 juillet 2007,
ledit tribunal a désigné un nouveau membre du collège appelé à
statuer en remplacement d'un précédent.
Les parties n'ayant pas présenté de demande pour des débats publics,
il est admis qu'elles y ont renoncé tacitement.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1 ;
ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 410).
1.1 A teneur de l'art. 53 al. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en vigueur depuis le
1er janvier 2007, les recours pendants devant les anciennes commis-
sions fédérales de recours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont
traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci
est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de
procédure.
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Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les
décisions au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021 ; art. 31 LTAF). Selon
l'art. 33 let. d LTAF, les décisions des départements et des unités de
l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou
administrativement rattachées sont susceptibles de recours auprès du
Tribunal administratif fédéral.
L'acte attaqué est une décision au sens de l'art. 5 al. 2 PA. Il émane
d'une unité de l'administration fédérale décentralisée qui est
administrativement rattachée à l'administration fédérale (art. 29 de
l'ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département
fédéral de justice et police [Org DFJP, RS 172.213.1] en relation avec
les art. 6 al. 1 let. f et 8 ainsi que l'annexe de l'ordonnance du 25 no-
vembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration
[OLOGA, RS 172.010.1] et l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 24 mars
1995 sur le statut et les tâches de l'Institut Fédéral de la Propriété
Intellectuelle [LIPI, RS 172.010.31]).
Aucune des clauses d'exceptions prévues à l'art. 32 LTAF n'étant par
ailleurs réalisée, le Tribunal administratif fédéral est donc compétent
pour connaître du présent recours.
1.2 Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité
inférieure, est spécialement atteint par cette décision et a un intérêt
digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité
pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA).
1.3 Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours,
à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11, 50 et 52 al. 1
PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss et 63
al. 4 PA) sont respectées.
Le recours est donc recevable.
2.
L'autorité inférieure a été saisie de deux oppositions formées par
l'intimée sur la base des marques opposantes 1 et 2 de cette dernière.
Ladite autorité a rendu une seule décision sur ces deux oppositions
(art. 23 de l'ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des
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marques [OPM, RS 232.111]).
Dans le cadre de la présente procédure de recours, il convient
toutefois de distinguer ces deux oppositions. En ce qui concerne la
marque opposante 2 (soit l'opposition n° 7681), se pose la question de
savoir s'il existe un risque de confusion entre ladite marque et la
marque attaquée (consid. 5 ss). S'agissant de l'opposition fondée sur
la marque opposante 1 (opposition n° 7680), outre le risque de
confusion avec la marque attaquée, se pose la question préalable du
défaut d'usage invoqué par le recourant (consid. 4).
3.
La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les
services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (art. 1 al. 1 de
la loi sur la protection des marques du 28 août 1992 [LPM,
RS 232.11]). Selon l'art. 15 al. 1 de l'Accord sur les aspects des droits
de la propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC,
annexe 1.C de l'Accord du 15 avril 1994 instituant l'Organisation
mondiale du commerce [RS 0.632.20]), tout signe, ou toute
combinaison de signes, propre à distinguer les produits ou les
services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises sera propre à
constituer une marque de fabrique ou de commerce. De tels signes, en
particulier les mots, y compris les noms de personne, les lettres, les
chiffres, les éléments figuratifs et les combinaisons de couleurs, ainsi
que toute combinaison de ces signes, seront susceptibles d'être
enregistrés comme marques de fabrique ou de commerce. L'art. 1 al. 2
LPM prévoit une liste non exhaustive de signes susceptibles d'être
enregistrés ; ainsi, les mots, les lettres, les représentations
graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre
eux ou avec des couleurs, peuvent en particulier constituer des
marques. Un patronyme, dans la mesure où il s'agit d'un mot, peut dès
lors également constituer une marque. Le droit en vigueur ne
prévoyant pas une protection différente pour une telle catégorie de
marque, les critères absolus ou relatifs pour admettre ou rejeter
l'enregistrement d'une marque patronymique sont dès lors les mêmes
que ceux applicables aux autres catégories de marques, en particulier
ceux applicables aux marques verbales.
4.
Le recourant reproche à l'autorité inférieure le fait qu'elle n'a pas
statué sur l'usage de la marque opposante 1. Il allègue que l'IPI devait
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donner à l'intimée la possibilité de rendre vraisemblable l'usage de sa
marque. A défaut d'une telle vraisemblance, l'opposition fondée sur la
marque "C._______ D._______ & CIE" aurait dû être rejetée.
Pour sa part, l'intimée défend que le prétendu défaut d'usage ne
saurait être invoqué à ce stade. Dans la mesure où la société
C._______, D._______ & Cie a fusionné avec la société A._______,
B._______ & Cie en juillet 2002, la période de 5 ans définie par la loi
n'aurait été atteinte qu'en juillet 2007.
4.1 Aux termes de l'art. 11 al. 1 LPM, la protection est accordée pour
autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les
services enregistrés. Si, à compter de l'échéance du délai d'opposition
ou, en cas d'opposition, de la fin de la procédure d'opposition, le
titulaire n'a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les
services enregistrés, pendant une période ininterrompue de cinq ans,
il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut
d'usage ne soit dû à un juste motif (art. 12 al. 1 LPM). Si le défendeur
invoque le non-usage de la marque antérieure en vertu de l'art. 12
al. 1 LPM dans sa première réponse, comme en l'espèce, l'opposant
doit rendre vraisemblable l'usage de sa marque ou l'existence de
justes motifs pour son non-usage (art. 32 LPM et 22 al. 3 OPM). La
vraisemblance de l'usage doit se rapporter à une période de cinq ans
rétroactivement à compter du 7 novembre 2005, date à laquelle le
recourant défendeur a invoqué, dans sa première détermination, le
défaut d'usage de la marque opposante, soit entre le 7 novembre 2000
et le 7 novembre 2005 (voir dans le même sens : arrêt du Tribunal
administratif fédéral B-7439/2006 du 6 juillet 2007 consid. 4 Kinder).
Bien que le défaut d'usage de la marque opposante 1 ait été invoqué
en l'espèce à temps, encore faut-il, pour qu'il produise un effet, que le
recourant l'ait fait valoir lorsque le délai de carence de cinq ans prévu
à l'art. 12 al. 1 LPM était échu (sic! 2004 576 consid. 2 Speedo /
Speed Company). L'enregistrement de la marque opposante 1 a été
publié dans la FOSC n° 67 du 4 avril 2000. Aucune opposition n'ayant
été formée contre cet enregistrement, le délai de carence prévu à
l'art. 12 al. 1 LPM a débuté le 4 juillet 2000 (cf. art. 12 al. 1 LPM en
relation avec l'art. 31 al. 2 LPM) et s'est terminé le 4 juillet 2005. Dans
la mesure où le défaut d'usage a été invoqué le 7 novembre 2005,
l'autorité inférieure devait entrer en matière, inviter l'intimée opposante
à rendre vraisemblable l'usage de sa marque ou l'existence de juste
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motif pour son usage et, enfin, statuer sur cette question.
Le fait que C._______, D._______ & Cie ait fusionné avec A._______,
B._______ & Cie en juillet 2002 n'est en l'état pas pertinent. Il est vrai
que, selon la doctrine, le délai de grâce durant lequel l'usage de la
marque n'est pas obligatoire existe également lorsque le titulaire
cesse d'utiliser sa marque ; dans ce cas, le délai de cinq ans prévu à
l'art. 12 al. 1 LPM commence à courir le jour de la dernière utilisation
de la marque (ERIC MEIER, L'obligation d'usage en droit des marques,
Zurich 2005, p. 190 ; LUCAS DAVID, in : Kommentar zum schweizerischen
Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, Bâle
1999, MSchG art. 12 n. marg. 6 ; EUGEN MARBACH, in : Roland von
Büren/Lucas David [éd.], Schweizerisches Immaterialgüter- und
Wettbewerbsrecht, vol. III, Kennzeichenrecht, Bâle 1996, Markenrecht,
p. 186). Cependant, le défaut d'usage ayant été invoqué à bon droit
par le recourant, l'intimée devait démontrer l'usage de la marque
opposante 1 et, si cet usage a été interrompu à la suite de la fusion,
le rendre vraisemblable jusqu'à cette dernière.
4.2 Selon l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité statue elle-même sur l'affaire ou
exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à
l'autorité inférieure. Dans le cas d'espèce, l'autorité inférieure n'a pas
réuni de preuves permettant de rendre vraisemblable l'usage de la
marque opposante 1 durant la période de contrôle et n'a pas statué
sur cette question. Or, il n'appartient pas au Tribunal administratif
fédéral de procéder à un complément d'instruction pour établir les faits
quant à l'usage de dite marque. De plus, l'examen de la vraisemblance
de l'usage nécessite des connaissances particulières (voir dans le
même sens : arrêt du Tribunal administratif fédéral B-763/2007 du
5 novembre 2007 consid. 11 K Swiss). Par ailleurs, l'ancienne Com-
mission de recours en matière de propriété intellectuelle renvoyait les
affaires à l'IPI lorsque ce dernier ne s'était pas matériellement
prononcé de manière complète sur l'opposition et lorsque les parties
perdaient le bénéfice d'une partie de leurs droits en première instance
dans l'hypothèse où un tel renvoi n'était pas prononcé (sic! 2005 887
consid. 5 IP , sic! 2005 380 consid. 7 Mediamat, sic! 2000 111
consid. 8 Luk, sic! 1997 161 consid. 4 Bienfait total).
Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre partiellement le recours,
d'annuler la décision querellée et de renvoyer l'affaire à l'Institut
Fédéral de la Propriété Intellectuelle, qui statuera sur la question de
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l'usage de la marque opposante 1.
Reste dès lors à examiner le recours sous l'angle de l'opposition
fondée sur la marque opposante 2 (opposition n° 7681), à savoir
d'établir si, comme l'a jugé l'IPI, il existe un risque de confusion entre
ladite marque et la marque attaquée.
5.
A teneur de l'art. 3 al. 1 let. c LPM, sont en outre exclus de la
protection les signes similaires à une marque antérieure et destinés à
des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte
un risque de confusion. Selon le Tribunal fédéral (ATF 131 III 572
consid. 3 Atlantis), "la notion de danger de confusion est identique
dans l'ensemble du droit des biens immatériels. Le risque de confusion
signifie qu'un signe distinctif (...) est mis en danger par des signes
identiques ou semblables dans sa fonction d'individualisation de
personnes ou d'objets déterminés". Il existe un risque de confusion
lorsque la fonction distinctive de la marque antérieure est atteinte, à
savoir lorsqu'il est à craindre que les acheteurs soient induits en erreur
sur l'origine du produit ou qu'ils soient à tort amenés à supposer
l'existence d'une relation entre les marques (ATF 127 III 160
consid. 2a Securitas, ATF 122 III 382 consid. 1 Kamillosan, ATF 126 III
315 consid. 6 Rivella ; IVAN CHERPILLOD, Le droit suisse des marques,
Lausanne 2007, p. 108 s. ; voir également : arrêt de la Cour de Justice
des Communautés européennes [CJCE] C-120/04 du 6 octobre 2005
consid. 26 Life / Thomson Life, arrêt du Tribunal de Première Instance
des Communautés européennes [TPICE] T-40/03 du 13 juillet 2005
consid. 34 Julián Murúa Entrena / Murúa). Selon la doctrine et la
jurisprudence, la différence entre deux signes devra être d'autant plus
importante que les produits sont similaires et vice-versa (ATF 122 III
387 ; KAMEN TROLLER, Précis du droit suisse des biens immatériels,
2e éd., Bâle 2006, p. 83).
En l'espèce, l'instance inférieure a constaté, dans la décision
querellée, l'identité parfaite entre les services de la marque opposante
2 et une partie de ceux de la marque attaquée (affaires financières et
monétaires), ainsi qu'une similarité entre les services de la marque
opposante 2 et les assurances et affaires immobilières de la marque
attaquée. Avec raison, le recourant ne conteste pas cette appréciation
(voir sic! 2006 175 consid. 6 Audatex et les références citées).
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6.
L'appréciation du risque de confusion se fait sur la base des marques
telles qu'elles sont inscrites au registre (sic! 2004 927 consid. 6
Ecofin).
6.1 Pour apprécier l'existence d'un risque de confusion, il faut se
fonder sur le souvenir laissé par la marque chez les ultimes
acquéreurs des produits ou des services (CHERPILLOD, op. cit., p. 110).
Est déterminante l'impression d'ensemble laissée par les marques
dans le souvenir du consommateur cible (ATF 127 III 160
consid. 2b/cc Securitas).
Selon la doctrine et la jurisprudence (ATF 127 III 160 consid. 2b/cc et
réf. Securitas ; CHERPILLOD, op. cit., p. 111), l'impression d'ensemble se
détermine, comme en l'espèce, pour des marques verbales, en
fonction de leur sonorité, de leur présentation graphique et de leur
sens. La sonorité est caractérisée par le nombre de syllabes, le
rythme de l'élocution et la suite des voyelles, tandis que la
présentation graphique dérive avant tout de la longueur du mot et
des particularités des caractères typographiques. Enfin, la première
syllabe et la racine du mot, de même que sa terminaison, attirent
davantage l'attention que les syllabes intercalaires non accentuées.
6.2 Le champ de protection d'une marque est déterminé par la force
distinctive de celle-ci. Les marques dites faibles, dont les éléments
essentiels dérivent des notions descriptives utilisées dans le langage
courant et décrivent les produits ou les services pour lesquels la
marque est enregistrée, ont un champ de protection plus restreint
que les marques fortes qui ne contiennent pas d'éléments descriptifs
(ATF 122 III 385 consid. 2a Kamillosan). Un élément de la marque
n'exerce toutefois un effet descriptif que si sa signification descriptive
se comprend facilement pour le consommateur moyen sans effort
d'imagination (ATF 114 II 371 consid. 2 Alta tensione, ATF 108 II 216
consid. 2 Less). Les éléments frappants, que leur signification ou leur
sonorité mettent particulièrement en évidence, ont, en revanche, une
importance accrue dans l'appréciation du risque de confusion
(ATF 131 III 572 consid. 3 et 4.2.2 et les réf. citées Atlantis). Enfin,
plus les marchandises (ou les services) pour lesquels les marques
sont enregistrées sont similaires, plus le risque de confusion est
grand et plus le nouveau signe doit se distinguer de la marque
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antérieure pour éviter tout risque de confusion (ATF 122 III 385
consid. 2a Kamillosan).
7.
En l'espèce, les marques opposées sont, d'une part, "A._______
B._______ C._______ D._______ & CIE" (marque opposante 2) et,
d'autre part, "D._______ (####)" (marque attaquée).
Force est d'emblée de constater qu'il n'existe aucun risque de
confusion direct entre la marque opposante 2 et la marque attaquée.
En effet, tout consommateur est à même de distinguer les marques
en présence tant sur les aspects visuel qu'auditif.
Reste dès lors à déterminer si une confusion indirecte est possible
entre les marques en présence.
8.
La marque attaquée a en commun avec la marque opposante 2 le
patronyme D._______. Il s'agit donc de déterminer si cet élément
commun aux deux marques est susceptible de créer un risque de
confusion, en particulier si le consommateur moyen de services
financiers peut croire que la marque attaquée est économiquement
ou juridiquement liée au titulaire de la marque opposante 2.
S'agissant du consommateur moyen pertinent, il convient de relever
que les services financiers, pour lesquels les marques en présence
sont enregistrées, sont formulés de manière générale. En particulier,
bien que la société intimée soit une banque privée, il ne ressort pas
du registre que la marque opposante 2 est enregistrée pour des
services bancaires privés, tel que la gestion de fortune par exemple.
Bien au contraire, l'enregistrement de la marque opposante 2 indique
que celle-ci revendique la protection pour des services financiers
communs accessibles à tout consommateur. La qualité de banque
privée de l'intimée, de même que les particularités de sa clientèle,
n'entrent dès lors pas en considération dans le cadre de la présente
procédure d'opposition.
Dans ces circonstances, il convient d'abord de déterminer
l'impression d'ensemble de chacune des marques opposées que le
consommateur moyen gardera en mémoire et, en particulier, de
dégager de ces marques leur(s) élément(s) caractéristique(s) en
fonction de leurs aspects graphique, sonore et conceptuel respectifs.
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8.1 La marque opposante 2 est composée de quatre patronymes et
du suffixe "& Cie". Elle correspond à la raison sociale de l'intimée.
8.1.1 Il est courant d'utiliser un ou plusieurs patronymes pour
constituer la raison sociale d'un établissement prestataire de
services financiers, en particulier lorsque celui-ci est une
banque (p. ex. : "Hottinger & Compagnie", "Banque Julius Bär & Cie
SA", "Banque privée Edmond de Rothschild SA", "Wegelin & Co.
Banquiers Privés, Associés Bruderer, Hummler, Tolle & Co", "Rahn &
Bodmer", "Mourgue d'Algue & Cie", "Banque Sarasin & Cie SA" ou
"E. Gutzwiller & Cie. Banquiers"). Ces établissements sont dès lors
identifiés par leur raison sociale et donc par les noms de personnes
qui les composent. D'ailleurs, selon le Tribunal fédéral, les noms de
personnes sont, en principe, des éléments frappants ou "forts", c'est-
à-dire susceptibles d'individualiser l'entreprise (ATF 131 III 572
consid. 4.2.1 et 4.2.2 et les réf. cit. Atlantis). Au fil du temps, ces
raisons sociales ont identifié des produits ou des services financiers
et sont devenues des marques à part entière ; raisons sociales et
marques se confondent ainsi dans ce domaine. Dans ces
circonstances, le consommateur moyen identifie son prestataire de
services et les services que celui-ci propose par leur(s) nom(s). On
trouve d'ailleurs un amalgame semblable en matière de produits
viticoles où les noms de viticulteurs ou de domaines de production
identifient à part entière les produits visés (dans ce contexte, il peut
être mentionné que le Tribunal de première instance des
Communautés européennes a jugé que le consommateur identifiait
une marque par l'élément qui désigne notamment le viticulteur ou la
propriété sur laquelle le vin est produit [arrêt du TPICE T-40/03 du
13 juillet 2005 consid. 57 Julián Murúa Entrena / Murúa]). Le
consommateur moyen identifiera donc un service financier
notamment par le nom de son prestataire de service.
L'élément "& Cie" présent dans la marque opposante 2 n'a quant à
lui aucune force distinctive, dans la mesure où il ne reste pas dans la
mémoire du consommateur. Au demeurant, "& Cie" fait référence à la
forme juridique de la société intimée, soit une société en commandite
(art. 947 al. 3 du Code des obligations du 30 mars 1911 [CO,
RS 220] ; voir également art. 1 al. 1 et art. 3 al. 1 et 2 let. a de la loi
sur les banques du 8 novembre 1934 [LB, RS 952.0]). C'est dire que
dit élément, qui appartient incontestablement au domaine public, a
un caractère distinctif très faible.
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8.1.2 Dans la mesure où la marque opposante 2 est principalement
caractérisée par les quatre patronymes qui la composent, il s'agit
encore d'établir si l'un d'eux domine ("élément saillant") à lui seul
l'image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire de
telle sorte que tous les autres éléments ne sont pas importants dans
l'impression d'ensemble produite par celle-ci (cf. ATF 131 III 572
consid. 3 et 4.2.2 et les réf. citées Atlantis ; voir également : arrêt du
TPICE T-40/03 du 13 juillet 2005 consid. 52 Julián Murúa Entrena /
Murúa).
Les quatre patronymes composant la marque opposante 2 sont
identiques d'un point de vue typographique. A._______ est le premier
des patronymes ; D._______ est le dernier. Celui-ci a certes les trois
caractéristiques suivantes : il est le seul des quatre patronymes
constitué d'une seule syllabe et se révèle être la syllabe finale de la
marque opposante 2 ; il est le seul patronyme de la marque
opposante 2 à consonance germanique ; et, enfin, sa prononciation
se singularise en particulier par ses cinq consonnes finales "(...)". En
lisant la marque opposante 2 de gauche à droite, le consommateur
moyen distinguera néanmoins d'abord et surtout le nom A._______,
car le début d'une marque verbale reste plus facilement dans la
mémoire du consommateur que sa fin (voir dans le même sens : ATF
127 III 160 consid. 2b/cc et réf. Securitas). S'il est vrai que les trois
caractéristiques précitées sont susceptibles d'attirer l'attention du
consommateur moyen sur les plans visuel et auditif, il n'en demeure
pas moins que, compte tenu du fait que D._______ occupe la
dernière position de la marque opposante 2, il n'est pas certain qu'il
reste dans la mémoire du consommateur moyen, ce d'autant plus
que les trois patronymes le précédant sont d'une autre consonance.
De surcroît, l'intimée n'a pas prouvé que, pour le consommateur
moyen de services financiers, le nom D._______ était plus connu que
les patronymes A._______, B._______ ou C._______ et qu'il avait
une réputation particulière au point de lui donner une importance
prépondérante dans la marque opposante 2. On doit dès lors bien
admettre que le patronyme A._______ reste, dans ces conditions
particulières, l'élément dominant de ladite marque.
8.2 La marque attaquée est, quant à elle, composée du mot
D._______ suivi du nombre (####).
La marque attaquée est, à l'instar de la marque opposante 2,
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également enregistrée pour des services financiers formulés, au
registre des marques, de manière générale. Le public visé par la
marque attaquée est dès lors également le consommateur moyen de
services financiers. Comme relevé au considérant 8.1.1 (voir
également la jurisprudence citée), le consommateur moyen identifie
un service financier par le nom de son prestataire de service. En
l'occurrence, il s'agit de D._______.
Dite marque est également composée de (####). Ce nombre peut
être une date ou un chiffre quelconque. Certes, précédé d'un nom, il
sera difficilement mémorisé avec précision par le consommateur
moyen de services financiers. Cependant, ce dernier se souviendra
de sa présence, de sorte qu'on ne peut guère nier qu'il caractérise,
dans une certaine mesure, la marque attaquée. A cet égard, il sied
de relever que la question de savoir si (####) fait référence à la
fondation de l'intimée est une question qui ne saurait être traitée
dans le cadre d'une procédure d'opposition, mais qui relève de la
compétence du juge civil dans la mesure où elle a trait à la
concurrence déloyale (voir consid. 9).
L'examen de la marque attaquée permet dès lors de constater que
celle-ci est dominée, dans son impression d'ensemble, par le
patronyme D._______ renforcé, dans la mémoire du consommateur
moyen de services financiers, par l'adjonction du chiffre (####).
8.3 A la lumière des considérants qui précèdent, force est de
conclure que la marque attaquée ne porte pas atteinte à la fonction
distinctive de la marque opposante 2, puisque le consommateur
moyen de services financiers ne peut être amené à croire que les
marques opposées appartiennent au même titulaire ou à des
titulaires économiquement ou juridiquement liés. Le recours ayant
trait à l'opposition n° 7681 fondée sur la marque opposante 2 doit
ainsi être admis, la décision correspondante de l'IPI annulée et
l'opposition précitée rejetée faute de risque de confusion.
9.
Il est vrai qu'un jugement du Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de la Côte rendu le 6 septembre 2006 a constaté un
risque de confusion entre les raisons sociales "A._______,
B._______, C._______, D._______ & Cie" et "D._______ (####) SA"
et que, suite à ce jugement, le recourant, qui ne l'a pas contesté, à
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changer à réitérées reprises la raison sociale de sa société
("D._______ (####) SA", puis, le 15 mai 2007, "D._______ +
D._______ (###3) SA" et, enfin, le 26 juillet 2007, "(prénom)
D._______ Finance SA" [extrait du Registre du Commerce du canton
de Vaud]). Or, un tel jugement n'est pas déterminant dans le cadre
d'une procédure d'opposition qui se limite à comparer des marques
inscrites au registre (cf. consid. 7 et les réf.). Il ressort d'ailleurs de
ce jugement que le juge civil vaudois a tenu compte, dans son
appréciation, d'autres éléments, dont, notamment, la qualité de
banque privée de l'intimée et des griefs touchant à la concurrence
déloyale, en particulier le fait que (####) s'avérerait être le millésime
de fondation de l'intimée.
10.
10.1 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les
débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
PA et 1 al. 1 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la
valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon
de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
1ère phrase et 4 FITAF).
Au regard de ce qui précède et de l'ensemble des circonstances du
cas d'espèce, en particulier en tenant compte du fait que l'IPI ne s'est
pas prononcé sur l'usage de la marque opposante 1 et que l'affaire
concernant l'opposition n° 7680 fondée sur la marque opposante 1 doit
ainsi lui être renvoyée, les frais de procédure doivent être fixés à
Fr. 2'000.-- et mis à la charge de l'intimée qui succombe. Le recourant,
ayant obtenu gain de cause, a droit au remboursement de l'avance de
frais qu'il a versée pour un montant de Fr. 3'500.--.
10.2 Le recourant a droit à des dépens pour les frais causés par son
recours (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 FITAF). Les dépens comprennent les
frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la
partie (art. 8 FITAF). Les frais de représentation comprennent
notamment les honoraires d'avocat (art. 9 al. 1 let. a FITAF), lesquels
sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la
partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF).
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En tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce,
une indemnité de Fr. 2'500.--, TVA comprise, est ainsi équitablement
allouée au recourant à titre de dépens pour la procédure de recours.
L'autorité inférieure n'ayant pas statué sur l'usage de la marque
opposante 1, une part correspondant à Fr. 1'000.-- de l'indemnité
évoquée ci-dessus est mise à sa charge. Le solde de ladite indemnité
allouée en faveur du recourant représentant Fr. 1'500.-- est mis à la
charge de l'intimée, qui succombe dans ses conclusions.
11.
Le présent arrêt est définitif (art. 73 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision de l'Institut Fédéral de la Propriété
Intellectuelle du 8 février 2006 annulée.
1.1 S'agissant de l'opposition n° 7680, la cause est renvoyée à
l'autorité inférieure pour qu'elle prenne une nouvelle décision dans le
sens des considérants.
1.2 L'opposition n° 7681 fondée sur la marque "A._______ B._______
C._______ D._______ & CIE" est rejetée.
2.
Les frais de procédure d'un montant de Fr. 2'000.-- sont mis à la
charge de l'intimée. Cette dernière est invitée à verser cette somme
dans les 30 jours au moyen du bulletin de versement joint en annexe.
L'avance de frais de Fr. 3'500.-- déjà versée par le recourant est
restituée à ce dernier.
3.
Des dépens s'élevant à Fr. 2'500.-- (TVA comprise) sont alloués au
recourant et mis à la charge de l'autorité inférieure par Fr. 1'000.-- et à
la charge de l'intimée par Fr. 1'500.--.
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4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé ; annexes en retour)
- à l'intimée (Recommandé ; annexes : dossier en retour et 1 bulletin
de versement)
- à l'autorité inférieure (Recommandé ; annexe : dossier en retour)
Le président de cour : Le greffier :
Bernard Maitre Olivier Veluz
Expédition : 12 novembre 2007
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