Abtei lung II
B-7447/2006
{ T 0 / 2 }
Urteil vom 17. April 2007
Mitwirkung: Richter David Aschmann (vorsitzender Richter),
Richter Hans Urech, Richter Claude Morvant;
Gerichtsschreiber Philipp J. Dannacher
X._______,
vertreten durch Advokat Dr. Felix H. Thomann, Elisabethenstrasse 30, 4010
Basel,
Beschwerdeführerin
gegen
Y._______,
vertreten durch Zimmerli, Wagner & Partner AG, Patente, Marken, Design,
Löwenstrasse 19, Postfach, 8021 Zürich,
Beschwerdegegnerin
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum, Einsteinstrasse 2, 3003
Bern,
Vorinstanz
betreffend
Verfügung vom 24. Mai 2006 im Widerspruchsverfahren 6254 IR 701'041
MARTINI BABY / IR 786'063 martini (fig.)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Sachverhalt:
A. Die internationale Marke IR 786 063 martini (fig.) der Beschwerdegegnerin
wurde am 17. Oktober 2002, gestützt auf eine italienische Basiseintra-
gung, in der Gazette OMPI des marques internationales veröffentlicht. Die
Marke sieht wie folgt aus:
und wurde ursprünglich für folgende Waren registriert:
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux
précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'exception
des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de const-
ruction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres
classes.
B. Am 31. Januar 2003 erhob die Beschwerdeführerin neun Widersprüche
gegen diese Eintragung. Acht davon zog sie am 5. Mai 2003 wieder zu-
rück. Den aufrechterhaltenen Widerspruch stützte sie auf ihre Marke IR
701'041 MARTINI BABY, die für "Bières, eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons" in Klasse 32 und "Boissons
alcooliques (à l'exception des bières)" in Klasse 33 registriert ist.
C. Am 5. Februar 2004 wurde, auf Antrag der Beschwerdegegnerin, folgende
Ergänzung (Einschränkung) des Warenverzeichnisses der angefochtenen
Marke für die Schweiz und Deutschland in den Gazettes OMPI des mar-
ques internationales Nr. 25/2003 veröffentlicht: "...à l'exclusion des verres
à boire, ainsi que des ustensiles de cuisine utilisés pour les boissons."
D. Mit Stellungnahme vom 27. April 2004 bestritt die Beschwerdegegnerin
das Bestehen einer Verwechslungsgefahr zwischen der Widerspruchsmar-
ke und der angefochtenen Marke nach Massgabe des geänderten Waren-
verzeichnisses.
E. Mit Verfügung vom 13. Mai 2004 wurden der Widerspruch und drei Wider-
sprüche einer Drittpartei gegen die gleiche Marke zu einem Verfahren ver-
einigt. Auf gemeinsamen Wunsch der Parteien ruhte dieses Verfahren vom
8. Oktober 2004 bis zum 6. Oktober 2005. Dann wurde es auf Antrag der
Beschwerdeführerin fortgeführt.
F. Mit Replik vom 9. Dezember 2005 erläuterte die Beschwerdeführerin die
fast hundertfünfzigjährige Geschichte der "MARTINI"-Wermutprodukte.
Sie führte aus, dass das Publikum von einem "Branchenriesen" geradezu
3erwarte, dass er in benachbarte Warensparten diversifiziere. In solche
Sparten gehörten die Waren der angefochtenen Marke, so dass Waren-
gleichartigkeit mit den Waren der Widerspruchsmarken bestehe.
G. Die Beschwerdegegnerin hielt mit Duplik vom 18. Januar 2006 an ihrem
Rechtsstandpunkt fest und bestritt das Vorliegen von gleichartigen Waren.
Sie trug vor, dass "Martini" überdies ein verbreiteter Familienname und da-
her ungeeignet sei, ein Unternehmen herkunftsmässig zu individualisieren.
H. Am 24. Mai 2006 wies die Vorinstanz den Widerspruch der Beschwerde-
führerin und die drei Widersprüche der Drittpartei mangels Vorliegens
gleichartiger Waren vollumfänglich ab.
I. Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 26. Juni 2006
Beschwerde an die Rekurskommission für geistiges Eigentum (hiernach:
"RKGE") mit den Rechtsbegehren:
1. Es seien die Entscheide des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigen-
tum vom 24. Mai 2006 betreffend die Widerspruchsverfahren Nr. 6271, 6276
und 6282 aufzuheben und die Widersprüche der Beschwerdeführerin gutzu-
heissen.
2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beschwerdegegnerin.
J. Die Vorinstanz beantragte mit Vernehmlassung vom 20. Oktober 2006, die
Beschwerde abzuweisen.
K. Die Beschwerdegegnerin beantragte mit Stellungnahme vom
20. Dezember 2006, die Beschwerde unter Kosten- und Entschädigungs-
folgen abzuweisen.
L. Mit Verfügung vom 15. November 2006 wurde das Verfahren per
1. Januar 2007 an das Bundesverwaltungsgericht überwiesen.
M. Auf die Durchführung einer mündlichen und öffentlichen Verhandlung ha-
ben beide Parteien stillschweigend verzichtet.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge-
gen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31,
32 und 33 lit. d des Bundesgesetzes über das Bundesverwaltungsgericht
vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Es hat das vorliegende Verfahren
am 1. Januar 2007 von der RKGE übernommen (Art. 53 Abs. 2 VGG). Die
Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von Art. 50 des Bundesgeset-
zes über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR
172.021) am 26. Juni 2006 eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss
wurde rechtzeitig geleistet. Als Adressatin der angefochtenen Verfügung
4ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 VwVG). Auf
die Beschwerde ist daher einzutreten.
2. Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die einer älteren Marke
ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen be-
stimmt sind wie diese, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr er-
gibt (Art. 3 Abs. 1 lit. c des Markenschutzgesetzes [MSchG, SR 232.11]).
Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, wird aus der Sicht der massgebli-
chen Verkehrskreise, namentlich der Letztabnehmer beurteilt, welche die
Marken in ihrem Erinnerungsbild auseinanderhalten können sollen (BGE
121 III 378 E. 2a Boss, 119 II 477 E. 2d Radion). Da das Widerspruchsver-
fahren auf die Beurteilung der Verwechslungsgefahr beschränkt ist (Art. 31
Abs. 1 MSchG), ist auch eine allfällige Berühmtheit der Widerspruchsmar-
ke nur im Rahmen von Art. 3 Abs. 1 MSchG und nicht auch im Hinblick auf
die Beeinträchtigung ihrer Unterscheidungskraft oder auf die Ausnützung
oder Beeinträchtigung ihres Rufs gemäss Art. 15 MSchG zu berücksichti-
gen. Hingegen ist eine durch den Gebrauch der Widerspruchsmarke im
Verkehr erworbene Bekanntheit zu beachten (RKGE in sic! 1999 S. 570 E.
3 Hermès, sic! 2000 S. 607 E. 6 Red Bull). Sie führt zu einem erweiterten
Schutz der Marke, da starke Marken einen grösseren Schutzumfang ver-
dienen (BGE 122 III 382 Kamillosan).
3. Zwischen der Zeichenähnlichkeit und der Waren- und Dienstleistungs-
gleichartigkeit als Kriterien für die Verwechslungsgefahr besteht eine
Wechselwirkung: An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere
Anforderungen zu stellen, je ähnlicher sich die Waren oder Dienstleistun-
gen der zu vergleichenden Marken sind, und umgekehrt (LUCAS DAVID, in:
Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz /
Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, MSchG Art. 3 N. 8). Allerdings
verlangt Art. 3 Abs. 1 lit. c für jedes Kriterium auch ein gewisses Minimum
an Ähnlichkeit (EUGEN MARBACH, Gleichartigkeit – ein markenrechtlicher
Schlüsselbegriff ohne Konturen?, Zeitschrift für Schweizerisches Recht
[ZSR], 2001, S. 259; RKGE in sic! 2001 S. 136 E. 5 Kraft). Die Vorinstanz
hat das Bestehen einer Verwechslungsgefahr deshalb im vorliegenden Fall
verneint, weil die zu vergleichenden Waren und Dienstleistungen gänzlich
ungleichartig seien, was die Beschwerdeführerin bestreitet.
4. Die Beschwerdeführerin behauptet, die Widerspruchsmarke sei internatio-
nal bekannt, substanziert und belegt diese Bekanntheit indessen nur für
den ersten Wortbestandteil MARTINI. Ob eine Marke bekannt ist, ist indes-
sen anhand des ganzen Zeichens zu beurteilen. Weder als Bestandteil ei-
nes bekannten Zeichens noch als dessen Kombination mit anderen Ele-
menten ist ein Zeichen bekannt, wenn das Ausgangszeichen darin in sei-
ner gekürzten oder erweiterten Fassung nicht ohne Weiteres erkannt und
seine Bekanntheit nicht auf das neue Zeichen übertragen wird (BGE 127
III 167 E. 2b/bb Securitas). Bei der Widerspruchsmarke ist dies nur für ei-
nen Teil der eingetragenen Waren der Fall: Der Zusatz "Baby" bezeichnet
in erster Linie einen Säugling. Mit dieser Bedeutung führt er von der be-
kannten Apéritifmarke "Martini" weg, da dieses Getränk nicht für Säuglinge
5fabriziert und von solchen nicht konsumiert wird. Allerdings wird MARTINI
BABY im Zusammenhang mit Wermut und anderen alkoholischen Apéritif-
getränken an die Bekanntheit des ersten Markenworts erinnern und bei
diesen Waren einen betrieblichen Herkunftsbezug zur bekannten Apéritif-
marke erwarten lassen. Der Widerspruchsmarke gebührt damit grundsätz-
lich ein normaler Schutzumfang. Doch kann sie sich in Bezug auf alkoholi-
sche Apéritifgetränke, zumindest für ihr erstes Wortelement, auf einen ent-
sprechend erweiterten Schutz berufen.
5. Es ist zu prüfen, ob "Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons" in Klasse 32 und "Boissons alcooli-
ques (à l'exception des bières)" in Klasse 33 einerseits mit "Ustensiles et
récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en
plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matéri-
aux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes, à l'exclusion des verres à
boire, ainsi que des ustensiles de cuisine utilisés pour les boissons" ande-
rerseits gleichartig sind. Die Rechtsprechung bejaht Gleichartigkeit grund-
sätzlich zwischen Esswaren des täglichen Bedarfs, die in der Küche Ver-
wendung finden (RKGE in sic! 1997 S. 178 f. E. 3 Gourmet House, sic!
2000 S. 801 E. 5 Naturella/Naturessa), ausser zwischen Essen und Trin-
ken (RKGE in sic! 2002 S. 433 E. 5 San Pellegrino). Zwischen essbaren
und nicht essbaren Waren, die wie Käse und ein Käsehobel thematisch
miteinander verbunden sind, kann im Einzelfall Gleichartigkeit bestehen
(RKGE in sic! 2006 S. 37 E. 6 Käserosette), doch müssen dafür mehrere
Kriterien zusammenkommen: Für das Bestehen gleichartiger Waren spre-
chen Übereinstimmungen zwischen den Herstellungsstätten der Waren,
dem fabrikationsspezifisch erforderlichen Know-how, den Vertriebskanä-
len, den Abnehmerkreisen und dem Verwendungszweck der Waren, deren
Substituierbarkeit, verwandte oder gleiche technologische Indikationsberei-
che sowie das Verhältnis von Hauptware und Zubehör (RKGE in sic! 2004
S. 864 E. 6 Harry/Harry's Bar, sic! 2006 S. 36 E. 5 Käserosette). Eher ge-
gen das Vorliegen von Gleichartigkeit sprechen getrennte Vertriebskanäle
innerhalb derselben Käuferschicht sowie das Verhältnis von Hilfsware oder
Rohstoff zu Haupt-, Zwischen- oder Fertigware (RKGE in sic! 2004 S. 864
E. 6 Harry/Harry's Bar, MARBACH, a.a.O., S. 264 ff.).
6. Übertragen auf den Gleichartigkeitsbereich eines international bekannten
Apéritifgetränks kann auf Grund dieser Kriterien durchaus davon ausge-
gangen werden, dass bestimmte Haushalts- und Küchengeräte sowie -be-
hälter, die spezifisch auf eine Verwendung an der Bar, in der Zubereitung
oder beim Service von Drinks konstruiert sind, in der Vorstellung des ange-
sprochenen, breiten Publikums eine übereinstimmende betriebliche Her-
kunft wie die des bekannten Wermuts erwarten lassen. Diese Erwartung
entsteht infolge der spezialisierten Barkeeper- und Drinkmix-Kultur, aus
welcher derartige Geräte und Behälter (Messbecher, Mixer, Mixstab, Sieb
6etc.) bekannt sind. Daher ist sie allerdings auf Geräte im Zusammenhang
mit der Zubereitung von Getränken beschränkt. Zwar mag Wermut grund-
sätzlich auch bei der Zubereitung gewisser Speisen, namentlich Saucen,
Verwendung finden. Die Beschwerdeführerin hat den Gebrauch ihrer Wer-
mut-Getränke als Kochzutaten indessen weder vor der Vorinstanz noch im
Beschwerdeverfahren behauptet oder dargetan. Für eine Verwendung in
der Küche sind die Widerspruchsmarken – im Unterschied zu Apéritifge-
tränken wie Sherry oder Marsala – jedenfalls nicht bekannt. In der Erwar-
tung des Publikums werden die Wermutprodukte der Beschwerdeführerin
darum auch dann nicht mit allen Arten von Haushalts- und Küchenmaschi-
nen, namentlich Maschinen für Lebensmittel, in Verbindung gebracht,
wenn die Widerspruchsmarken als bekannt vorausgesetzt werden. Viel-
mehr fehlen in diesem Zusammenhang die genannten Kriterien überein-
stimmender Vertriebskanäle und Verwendungszwecke. Noch weniger be-
stehen ähnliche technologische Indikationsbereiche, gleiche Herstellungs-
stätten oder sind die Waren miteinander substituierbar. Umso weniger lie-
gen im Verhältnis zu Bier, Mineralwasser, Fruchtsäften, Sirup und anderen
nichtalkoholischen und alkoholischen Getränken, für welche die Marke kei-
nen erweiterten Schutzumfang beanspruchen kann, gleichartige Waren
vor.
7. Eine Warengleichartigkeit, die eine Verwechslungsgefahr mit den Wider-
spruchsmarken begründen könnte, ist somit nur für spezifisch auf die Zu-
bereitung für Getränke ausgerichtete Bar- oder Küchengeräte festzustel-
len. Diesen Warenbereich hat die Beschwerdegegnerin mit ihrer Ein-
schränkung "à l'exclusion des verres à boire, ainsi que des ustensiles de
cuisine utilisés pour les boissons" ausgeschlossen, weshalb die für das
Bestehen einer Verwechslungsgefahr erforderliche Gleichartigkeit zwi-
schen den zu vergleichenden Waren vorliegend fehlt.
8. Überdies ist die Bedeutung von "Martini" vielfältig. Der als "martini dry" be-
kannte, klassische Drink stammt als Sachbezeichnung aus Amerika und
hat nichts mit den Widerspruchsmarken zu tun (JEAN WATIN-AUGOUARD, Histo-
ires de Marques, Paris 2006, S. 470). Der italienische Name "Martini" ist
mit dem Vornamen "Martin" verwandt und kommt in der Schweiz auch als
Nachname vor. Ausserdem bezeichnet "Martini" im Volksmund den
11. November. Die Beschwerdeführerin stellt nicht alle Arten von alkoholi-
schen Getränken oder Digestives her, sondern ein bestimmtes alkoholi-
sches Apérogetränk mit dem Geschmack von Wermut. Ausser bei dieser
engen thematischen Warenverbindung liegt die Annahme einer zufälligen
Gleichnamigkeit mit einem anderen Hersteller daher grundsätzlich näher
als die Vermutung einer gleichen betrieblichen Herkunft mit der Beschwer-
deführerin. Da das zweite Wort der Widerspruchsmarke von der angefoch-
tenen Marke nicht übernommen wird, reichen die Unterschiede in der Zei-
chendarstellung aus, auch in allenfalls sich überschneidenden Randgebie-
ten der beiden Warenlisten eine Verwechslungsgefahr zu verhindern. Die
Vorinstanz hat das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr zwischen den zu
vergleichenden Marken deshalb zu Recht verneint. Die Beschwerde ist so-
7mit abzuweisen.
9. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin für das
Beschwerdeverfahren kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1
und 64 Abs. 1 VwVG). Der Kostenanspruch ist mit dem geleisteten Kosten-
vorschuss zu verrechnen. Wie die Beschwerdeführerin zu Recht rügt, ver-
mochte die Beschwerdegegnerin eine Verwechslungsgefahr nur zu verhin-
dern, indem sie ihr Warenverzeichnis während des vorinstanzlichen Ver-
fahrens einschränkte, mag dies im Vergleich zum Gesamtumfang des Ver-
zeichnisses auch nur einen eher geringen Teil der Waren betroffen haben.
Es rechtfertigt sich daher, die ihr erstinstanzlich zugesprochene Parteient-
schädigung um Fr. 200.-- angemessen zu reduzieren.
10. Die Spruchgebühr des Beschwerdeverfahrens (Gerichtsgebühr) ist nach
Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und fi-
nanzieller Lage der Parteien zu bestimmen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2
Abs. 1 des Reglements über Kosten und Entschädigungen vor dem Bun-
desverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Widerspruchsbeschwer-
deverfahren ist dafür das Interesse der Widersprechenden an der Lö-
schung, beziehungsweise der Widerspruchsgegnerin am Bestand der an-
gefochtenen Marke zu veranschlagen. Es würde allerdings zu weit führen
und könnte im Verhältnis zu den geringen Kosten des erstinstanzlichen
Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür stets konkrete Aufwands-
nachweise im Einzelfall verlangt würden. Mangels anderer streitwertrele-
vanter Angaben ist der Umfang der Streitsache darum nach Erfahrungs-
werten auf Fr. 40'000.-- festzulegen (JOHANN ZÜRCHER, Der Streitwert im Im-
materialgüter- und Wettbewerbsprozess, sic! 2002, 505; LEONZ MEYER, Der
Streitwert in Prozessen um Immaterialgüterrechte und Firmen, sic! 2001,
559 ff., LUCAS DAVID, in: Roland von Büren / Lucas David [Hrsg.], Schweize-
risches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. I/2, Der Rechtsschutz
im Immaterialgüterrecht, Basel 1998, S. 29 f.). Die von der Beschwerde-
gegnerin mit Kostennote vom 20. Dezember 2006 ausgewiesenen Aufwen-
dungen von Fr. 1'200.-- erscheinen angemessen und sind ihr als Parteient-
schädigung zuzusprechen (Art. 34 MSchG, Art. 64 Abs. 1 VwVG).
11. Dieses Urteil unterliegt keiner Beschwerde ans Bundesgericht und ist da-
her rechtskräftig (Art. 73 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht
vom 17. Juni 2005 {BGG, SR 173.110}).
8Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1. Die Beschwerde wird abgewiesen, und Ziff. 1-2 und 4 der Verfügung des
Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 24. Mai 2006 (Wi-
derspruchsverfahren Nr. 6254) werden bestätigt.
2. Die Gerichtsgebühr von Fr. 4'000.-- wird der Beschwerdeführerin auferlegt
und mit dem erhobenen Kostenvorschuss von Fr. 3'500.-- verrechnet. Die
Beschwerdeführerin hat damit noch Fr. 500.-- zu bezahlen.
3. Die Beschwerdeführerin hat die Beschwerdegegnerin für das Beschwerde-
verfahren mit Fr. 1'200.-- (inkl. MWST) zu entschädigen.
4. Ziff. 3 der Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum
vom 24. Mai 2006 im Widerspruchsverfahren Nr. 6254 wird aufgehoben
und die Beschwerdeführerin verpflichtet, die Beschwerdegegnerin für das
erstinstanzliche Verfahren mit Fr. 1'800.-- zu entschädigen.
5. Dieses Urteil wird eröffnet:
- der Beschwerdeführerin (eingeschrieben, mit Beilagen)
- der Beschwerdegegnerin (eingeschrieben)
- der Vorinstanz (eingeschrieben; Ref-Nr. Wspr. Nr. 6254, mit Beilagen)
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
David Aschmann Philipp J. Dannacher
Versand am: 23. April 2007