Abtei lung II
B-7466/2006
{T 0/2}
Urteil vom 4. Juli 2007
Mitwirkung: Richter Hans Urech (vorsitzender Richter); Richter David
Aschmann; Richter Marc Steiner;
Gerichtsschreiber Marc Hunziker
6._______,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Adrian Bachmann,
Beschwerdeführerin
gegen
A._______,
vertreten durch Schneider Feldmann AG Patent- und Markenanwälte,
Beschwerdegegnerin,
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum,
Vorinstanz,
betreffend
Entscheid vom 26. Oktober 2006 im Widerspruchsverfahren Nr. 7557
6AZ (fig.) / AZ
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Sachverhalt:
A. Die Marke CH 530'146 "6AZ" (fig.) der Beschwerdeführerin wurde am
16. November 2004 beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum
(Institut, Vorinstanz) unter anderem für "Videokassetten; DVD's; Compact-
disks" in Klasse 9, für "Zeitschriften (Magazine); Zeitschriften" in Klasse 16
und für "Zusammenstellung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen;
Videoverleih (Kassetten); on-line Publikation von elektronischen Büchern
und Zeitschriften" in Klasse 41 angemeldet. Am 15. Februar 2005 wurde
die Marke veröffentlicht. Sie sieht wie folgt aus:
B. Gegen diese Eintragung reichte die Beschwerdegegnerin am 17. Mai
2005, beschränkt auf die Waren bzw. Dienstleistungen der Klassen 9, 16
und 41, einen Widerspruch ein. Dieser stützt sich auf ihre Marke
CH 463'507 "AZ", deren Verzeichnis unter anderem "Wissenschaftliche,
elektrische, fotografische, Film-, optische und Unterrichtsapparate und -in-
strumente; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von
Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsgeräte, Schallplatten, CD-ROMS;
elektronische Datenträger; Datenverarbeitunsgeräte und Computer" in
Klasse 9, "Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, so-
weit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Druckereierzeugnisse;
Buchbindungsartikel, Fotografien, Schreibwaren; Lehr- und Unterrichtsmit-
tel (ausgenommen Apparate); Spielkarten; Drucklettern, Druckstöcke" in
Klasse 16 und "Erziehung, Ausbildung; Unterhaltung; Radio-, Fernseh-
und sonstige Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Herausga-
be und Verlag von Büchern, Zeitungen und Publikationen, inklusive On-
line-Publishing" in Klasse 41 umfasst.
C. Mit Stellungnahme vom 25. August 2005 beantragte die Beschwerdeführe-
rin auf den Widerspruch nicht einzutreten bzw. ihn abzuweisen. Dabei er-
hob sie für die Waren der Klasse 9 die Einrede des Nichtgebrauchs des
Widerspruchszeichens.
D. Mit Verfügung vom 26. Oktober 2006 trat die Vorinstanz auf den Wider-
spruch ein und hiess ihn gut. Zur Begründung führte sie aus, die Sachur-
teilsvoraussetzungen seien gegeben. Obwohl die Widerspruchsmarke sich
3bezüglich der Waren der Klasse 9 mangels Gebrauchs auf kein durchsetz-
bares Markenrecht stützen könne, müsse, da zahlreiche Verlage ihre Pub-
likationen ebenfalls in elektronischer Form anbieten würden, auch betref-
fend diese Waren von einer Gleichartigkeit ausgegangen werden. "AZ"
stelle ein Akronym dar, das sich nicht zu einer gängigen Sachbezeichnung
entwickelt habe, weshalb ihm entgegen der Ansicht der Beschwerdeführe-
rin ein normaler Schutzumfang zukomme. Die vollständige Übernahme
dieser Marke lasse aufgrund der Produktnähe falsche Zusammenhänge
vermuten und begründe somit eine Verwechslungsgefahr.
E. Mit Eingabe vom 27. November 2006 reichte die Beschwerdeführerin Be-
schwerde bei der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigen-
tum ein. Sie beantragte, die Verfügung der Vorinstanz vom 26. Oktober
2007 unter Kosten- und Entschädigungsfolgen aufzuheben und den Wider-
spruch der Beschwerdegegnerin abzuweisen. Zur Begründung brachte sie
im Wesentlichen vor, dass die Beschwerdegegnerin die Frist für die An-
meldung des Widerspruchs nicht eingehalten habe, weshalb darauf gar
nicht hätte eingetreten werden dürfen. Obwohl die Vorinstanz festhalte,
dass es die Beschwerdegegnerin verpasst habe, den Gebrauch der Wider-
spruchsmarke für die Waren der Klasse 9 bzw. wichtige Gründe für deren
Nichtgebrauch geltend zu machen, sei der Widerspruch vollumfänglich gut-
geheissen worden. Des Weiteren könne von keiner hochgradigen Waren-
gleichartigkeit die Rede sein, würden sich doch die konkret vertriebenen
Waren bezüglich Material (Zeitungspapier vs. Hochglanzpapier), Format
(Zeitungsformat vs. Tabloid) und Inhalt (normale News vs. erotischer In-
halt) eindeutig unterscheiden. Auch wenn bei der Beurteilung der Waren-
ähnlichkeit grundsätzlich vom Registereintrag auszugehen sei, müssten
bei derart umfassenden Einträgen die konkreten Güter mitberücksichtigt
werden. Ferner könne von einer Übernahme der Widerspruchsmarke keine
Rede sein, komme das Kürzel "AZ" doch in jedem zweiten Printmedium
vor. Beim Zeichen der Widerspruchsgegnerin handle es sich um eine äu-
sserst schwache Marke, weshalb bereits kleinste Unterschiede genügten,
um eine Verwechselbarkeit auszuschliessen. Das neue Zeichen erfülle die
Anforderungen bezüglich der für die Beurteilung der Markenähnlichkeit von
Wortmarken relevanten Kriterien des Wortklangs, des Schriftbilds und des
Sinngehalts. Vom Wortklang her sei die Widerspruchsmarke ungleich kür-
zer und könne ohne Zwang in einer Silbe ausgesprochen werden. Demge-
genüber müsse sich der Konsument bei dem aus einer Zahl und zwei
Buchstaben zusammengesetzten Zeichen zuerst überlegen, wie er dieses
überhaupt aussprechen wolle. Das Schriftbild sei gegenüber demjenigen
der Widerspruchsmarke um 50 % erweitert und werde von der am Anfang
stehenden Ziffer "6" geprägt. Die Kombination aus Buchstaben und einer
Zahl schaffe eine gewisse Prägnanz und Unverkennbarkeit, welche durch
die grafische Ausgestaltung der Wort-/Bildmarke noch gesteigert werde.
Im Übrigen liege zwischen den beiden Zeichen kein übereinstimmender
Sinngehalt, soweit Akronyme einen solchen haben könnten, vor.
4F. Am 28. November 2006 teilte die Rekurskommission für geistiges Eigen-
tum den Parteien mit, dass die Akten des Beschwerdeverfahrens per 1. Ja-
nuar 2007 an das Bundesverwaltungsgericht als neu zuständige Be-
schwerdebehörde überwiesen würden. Mit Schreiben vom 22. Januar 2007
bestätigte das Bundesverwaltungsgericht die Übernahme der hängigen
Beschwerde.
G. Mit Vernehmlassung vom 1. Februar 2007 beantragte die Vorinstanz unter
Hinweis auf die Begründung der angefochtenen Verfügung die Abweisung
der Beschwerde unter Kostenfolge.
H. In ihrer Vernehmlassung vom 27. Februar 2007 stellte die Beschwerde-
gegnerin ebenfalls den Antrag, die Beschwerde unter Kosten- und Ent-
schädigungsfolgen abzuweisen. Zur Begründung führte sie im Wesentli-
chen aus, dass die Widerspruchsfrist gemäss den damals geltenden Richt-
linien des Instituts am nächsten Werktag, der dem auf dem Schweizeri-
schen Handelsamtsblatt (SHAB) aufgedruckten Ausgabetag folge, zu lau-
fen begonnen habe, womit der Widerspruch rechtzeitig eingereicht worden
sei. Ferner bestreite sie nicht, dass der rechtserhaltende Gebrauch der Wi-
derspruchsmarke für die Waren der Klassen 9 nicht erbracht worden sei.
Jedoch bestehe zwischen Druckereierzeugnissen und Informationsträgern
wie elektronischen oder magnetischen Datenträgern Warengleichartigkeit.
Dagegen überzeuge die von der Beschwerdeführerin versuchte Differen-
zierung zwischen den konkret vertriebenen Waren nicht, sei doch von den
beidseitig registrierten Waren auszugehen. Bezüglich der Frage der Zei-
chenähnlichkeit verfange der Umstand, dass der Wortanfang der streitge-
genständlichen Marke nicht identisch sei, entgegen den Ausführungen der
Beschwerdeführerin nicht, sei dies doch bei der Konstellation der unverän-
derten Übernahme der Widerspruchsmarke in eine jüngere Marke häufig
nicht der Fall. Derartige Fälle führten praxisgemäss zu einer unmittelbaren
oder aber wenigstens mittelbaren Verwechslungsgefahr. Im Übrigen ver-
möchten die von der Beschwerdeführerin vorgebrachten Erwägungen zur
angeblichen Schwäche des Schutzumfangs der Widerspruchsmarke nicht
zu überzeugen.
Auf die Argumente der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid erheb-
lich erscheinen, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1. Der Entscheid der Vorinstanz vom 26. Oktober 2006 stellt eine Verfügung
im Sinne des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwal-
tungsverfahren dar (VwVG, SR 172.021; Art. 5 Abs. 1 Bst. a). Diese Verfü-
gung kann im Rahmen der allgemeinen Bestimmungen der Bundesverwal-
5tungsrechtspflege beim Bundesverwaltungsgericht angefochten werden
(Art. 44 ff. VwVG i.V.m. Art. 31 ff. des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom
17. Juni 2005, VGG, SR 173.32). Gemäss Art. 53 Abs. 2 VGG übernimmt
das Bundesverwaltungsgericht bei Zuständigkeit die Beurteilung der beim
Inkrafttreten des Verwaltungsgerichtsgesetzes am 1. Januar 2007 bei Eid-
genössischen Rekurs- oder Schiedskommissionen oder bei Beschwerde-
diensten der Departemente hängigen Rechtsmittel, wobei die Beurteilung
nach neuem Verfahrensrecht erfolgt.
2. Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung
durch diese besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an ih-
rer Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legiti-
miert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50
Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht be-
zahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen
liegen vor (Art. 48 ff. VwVG).
Auf die Verwaltungsbeschwerde ist daher einzutreten.
3. Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom
28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) ist die Marke ein Zeichen, das ge-
eignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen
anderer Unternehmen zu unterscheiden. Art. 1 Abs. 2 MSchG zählt Bei-
spiele von Markenformen auf. Danach können Marken aus Wörtern, Buch-
staben, Zahlen, bildlichen Darstellungen, dreidimensionalen Formen oder
Verbindungen solcher Elemente untereinander oder mit Farben bestehen.
Das Markenrecht entsteht mit der Eintragung im Register und steht dem-
jenigen zu, der die Marke zuerst hinterlegt (Art. 5 f. MSchG). Es verleiht
dem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung
der Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrau-
chen und darüber zu verfügen (Art. 13 Abs. 1 MSchG). Auch kann er ge-
gen die Eintragung von Zeichen, die seiner älteren Marke ähnlich und für
gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so
dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt, Widerspruch erheben
(Art. 31 Abs. 1 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG). Der Widerspruch ist in-
nerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim
Institut schriftlich mit Begründung einzureichen (Art. 31 Abs. 2
Satz 1 MSchG). Ist der Widerspruch begründet, so wird die Eintragung
ganz oder teilweise widerrufen; andernfalls wird der Widerspruch abgewie-
sen (Art. 33 MSchG).
4. Die angefochtene Marke wurde am 15. Februar 2005 im SHAB veröffent-
licht. Die Widerspruchsfrist begann gemäss den zur Zeit der Einreichung
des Widerrufs gültigen Richtlinien 2002 des Instituts analog Art. 932 Abs. 2
des Obligationenrechts vom 30. März 1911 (OR, SR 220) am nächsten
Werktag, der dem auf dem SHAB aufgedruckten Ausgabetag folgt. Dies
war der 16. Februar 2005. Da es sich bei 16. Mai 2005 um den Pfingst-
6montag und somit einen vom Bundesrecht anerkannten Feiertag handelte,
endete die Dreimonatsfrist am nächstfolgenden Werktag um 24:00 Uhr
(vgl. Art. 20 Abs. 3 Satz 1 VwVG). Der mit Postaufgabe vom 17. Mai 2005
eingereichte Widerspruch erfolgte demnach fristgerecht, weshalb die Vor-
instanz zurecht auf ihn eingetreten ist.
5. Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die einer älteren Marke
ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen be-
stimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3
Abs. 1 Bst. c MSchG). Voraussetzungen der Verweigerung des Marken-
schutzes sind demnach eine Zeichenähnlichkeit, eine Waren- bzw. Dienst-
leistungsgleichartigkeit und eine daraus resultierende Verwechslungsge-
fahr. Zwischen den beiden ersten Elementen besteht eine Wechselwir-
kung. An die Zeichenverschiedenheit sind umso höhere Anforderungen zu
stellen, je ähnlicher die Waren sind, und umgekehrt sind an die Verschie-
denheit der beanspruchten Waren und Dienstleistungen umso höhere An-
forderungen zu stellen, je ähnlicher die Zeichen sind (RKGE in sic! 2006,
269 Michel (fig.) / Michel Comte Waters).
6. Der Begriff der Verwechslungsgefahr ist nach der Rechtsprechung des
Bundesgerichts für das gesamte Kennzeichnungsrecht einheitlich zu um-
schreiben. Die Gefahr der Verwechslung bedeutet, dass ein Kennzeichen
im Schutzbereich, den ihm das Firmen-, Namens-, Marken- oder Wettbe-
werbsrecht verleiht, durch gleiche oder ähnliche Zeichen in seiner Funktion
der Individualisierung bestimmter Personen oder Gegenstände gefährdet
wird. Dabei können schlechter berechtigte, gleiche oder ähnliche Zeichen
Fehlzurechnungen derart verursachen, dass die Adressaten die mit ihnen
gekennzeichneten Personen und Gegenstände für jene halten, die mit den
besser berechtigten Zeichen individualisiert werden (unmittelbare Ver-
wechslungsgefahr), oder die schlechter berechtigten Zeichen können eine
mittelbare Verwechslungsgefahr schaffen, indem die Adressaten zwar die
Unterschiede der Zeichen wahrnehmen aber aufgrund der Ähnlichkeit fal-
sche Zusammenhänge vermuten (BGer in sic! 2001, 314 Securitas (fig.)).
7. Die Markenähnlichkeit beurteilt sich aufgrund des Gesamteindrucks, den
die betreffenden Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrs-
kreise hinterlassen. Massgebend für die Beurteilung der Zeichenähnlich-
keit ist bei Marken der Wortklang, das Erscheinungsbild und gegebenen-
falls der Sinngehalt; dabei genügt für die Annahme einer Ähnlichkeit, wenn
diese in Bezug auf nur eines dieser drei Kriterien vorliegt (RKGE in sic!
2006, 270 Michel (fig.) / Michel Comte Waters mit Hinweis auf E. MARBACH,
SIWR III, Basel 1996, 118 und BGE 122 III 388 E. 5a Kamillosan, Kamillon
/ Kamillan). Der anwendbare Massstab hängt vom Schutzbereich der
älteren Marke ab, der sich nach ihrer Kennzeichnungskraft bestimmt. Dem-
nach ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich für schwache Zeichen kleiner
als für starke. Während die Beschwerdegegnerin den Schutzumfang einer
7starken Marke beansprucht, spricht die Beschwerdeführerin von einem
schwachen Zeichen mit geringer Schutzfähigkeit. Es gilt daher vorweg den
Schutzumfang der Widerspruchsmarke zu prüfen.
8. Beim Zeichen der Beschwerdegegnerin handelt es sich um ein Akronym,
ein Kunstwort, das aus den Anfangsbuchstaben mehrerer Wörter zusam-
mengesetzt ist. "AZ" steht für "Aargauer Zeitung". Akronyme zählen zum
Kreis der eintragungsfähigen Marken. Sie sind daher grundsätzlich gleich
zu behandeln wie andere Marken (RKGE in sic! 2001, 651 MPC by Ten-
son (fig.) / MDC mit Hinweis auf L. DAVID, Kommentar zum Markenschutz-
gesetz, 2. Aufl., Basel 1999, Art. 3 MSchG N 22). Auch verfügen sie nicht
per se über einen eingeschränkten Schutzbereich.
9. Die Vorinstanz hielt in ihrer Verfügung fest, dass die Bezeichnung "AZ" im
Bereich der Medienerzeugnisse in den unterschiedlichsten Bedeutungen
verwendet werde. Es handle sich bezüglich des hier interessierenden Pro-
duktbereichs um ein Akronym mit unbestimmten Sinngehalt, weshalb der
Widerspruchsmarke eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft resp. ein
normaler Schutzumfang zukomme. Diese Auffassung kann das Bundes-
verwaltungsgericht nicht teilen, schreibt die schweizerische Post doch für
sämtliche von ihr zugestellten Tageszeitungen und wöchentlich erschei-
nenden, abonnierten Lokal- und Regionalzeitungen den Frankaturvermerk
"AZ" vor (),
weshalb das Kürzel für Printmedien nicht unterscheidungskräftig ist. Davon
abgesehen wäre die Kennzeichnungskraft des bereits aufgrund seiner Kür-
ze tendenziell wenig originellen Zeichens schon durch anderweitige ver-
breitete Verwendung als Bestandteil von Wortmarken im Medienbereich
erheblich abgeschwächt worden, wird doch die Bezeichnung "AZ" im
Volksmund insbesondere für verschiedene mit dem Buchstaben "A" begin-
nende Zeitungen wie beispielsweise die "Aachener Zeitung", die "Arbeiter
Zeitung" oder die "Abendzeitung" benützt. Da die Beschwerdegegnerin das
Kürzel gewöhnlich in Verbindung mit ihrem Zeichen "Aargauer Zeitung"
verwendet, ist auch dessen angebliche notorische Bekanntheit nicht erwie-
sen. Es muss folglich von einer schwachen Widerspruchsmarke ausgegan-
gen werden.
10. Bei der angefochtenen Marke "6AZ" (fig.) handelt es sich ebenfalls um ein
Akronym. Sie unterscheidet sich von der Widerspruchsmarke durch die
vorangestellte Ziffer "6" und die konkrete grafische Ausgestaltung, wobei
die Zahl gegenüber den beiden Buchstaben vergrössert und leicht abge-
winkelt dargestellt ist. Auch wenn die Beifügung oder Weglassung eines
Buchstabens bei Wortmarken in aller Regel den Gesamteindruck nicht
nachhaltig zu verändern vermag, so gilt dies nicht ohne weiteres bei Akro-
nymen, die meistens Kurzzeichen sind. Solche werden phonetisch und vi-
suell leichter erfasst, so dass sich auch deren Unterschiede, selbst wenn
sie nur gerade einen Buchstaben betreffen, eher im Gedächtnis einprägen
8(RKGE in sic! 2005, 476 SMI / RSMI mit Hinweis auf BGE 121 III 377 E. 2b
BOSS / BOKS). Dies gilt insbesondere dann, wenn der unterschiedliche
Buchstabe sich am Anfang des Akronyms befindet, da Akronyme sich häu-
fig nur durch ihren ersten Buchstaben voneinander unterscheiden und das
Publikum deshalb besonders auf diesen achtet (RKGE in sic! 2005, 476
SMI / RSMI mit Hinweis auf E. MARBACH, a.a.O., 119 und RKGE in sic!
2001, 325 SFS / TFS).
11. Den Wortklang prägen das Silbenmass, die Aussprachekadenz und die
Aufeinanderfolge der Vokale. Bei einem Vergleich der beiden als "Sechs-
ah-zet" und "Azet" ausgesprochenen Marken ist eine Ähnlichkeit des
Klangs aufgrund dieser Merkmale zu verneinen. Im Gegensatz zum dreisil-
bigen Zeichen der Beschwerdeführerin ist die Widerspruchsmarke ungleich
kürzer und kann mühelos in einer Silbe formuliert werden. Hinzu kommt,
dass die Zeichen über einen anderen Wortanfang und eine unterschiedli-
che Zahl von Vokalen verfügen.
Das Schriftbild wird vorallem durch die Wortlänge und die Eigenheiten der
verwendeten Buchstaben gekennzeichnet. Die jüngere Marke besteht an-
ders als die ältere aus drei anstelle von zwei Schriftzeichen. Neben der un-
terschiedlichen Länge der Akronyme sticht bei der angefochtenen Marke
insbesondere der Umstand, dass am Wortanfang anstelle eines Buchstab-
ens eine Zahl steht, ins Auge. Dieser Unterschied wird durch die grafische
Ausgestaltung noch verstärkt, indem die Ziffer "6" gegenüber den nachfol-
genden Buchstaben "az" vergrössert und leicht im Gegenuhrzeigersinn
verdreht dargestellt wird.
Für den Gesamteindruck einer Wortmarke kann auch ihr Sinngehalt ent-
scheidend sein. In Betracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung
auch Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft.
Markante Sinngehalte, die sich beim Hören und beim Lesen sogleich auf-
drängen, dominieren regelmässig auch das Erinnerungsbild (BGE 121 III
377 E. 2b BOSS / BOKS). Akronyme als solche verfügen grundsätzlich
über keinen Sinngehalt. Abgesehen davon, dass im Bereich der Printmedi-
en der Buchstabe "Z" oft für "Zeitung" oder "Zeitschrift" steht, weist einzig
die zweideutige Zahl "6" auf die Natur des Inhalts hin. Es lässt sich dem-
nach festhalten, dass allein die angefochtene Marke über einen auffälligen
Sinngehalt verfügt.
Aufgrund der Kriterien des Wortklangs, des Schriftbilds und des Sinnge-
halts ist demnach eine unmittelbare Ähnlichkeit der beiden Marken zu ver-
neinen.
12. Die Beschwerdegegnerin machte geltend, ihr Zeichen sei in die angefoch-
tene Marke vollumfänglich übernommen worden. Dies erwecke den Ein-
druck, es bestehe eine irgendwie geartete Verbindung bezüglich der Inha-
berschaft der beiden Marken. Demnach behauptete die Beschwerdegeg-
nerin das Bestehen einer mittelbaren Verwechslungsgefahr, welche nach
Praxis dann vorliegt, wenn das Publikum zwei Marken zwar zu unterschei-
9den vermag, aber aufgrund eines übereinstimmenden Elements einen Zu-
sammenhang produktspezifischer oder unternehmensspezifischer Art ver-
mutet (L. DAVID, a.a.O., Art. 3 MSchG N 6, E. MARBACH, a.a.O., 112). Eine
solche Vermutung setzt voraus, dass das betreffende mit der älteren Mar-
ke übereinstimmende Element der jüngeren Marke überhaupt als solches
erkannt wird und nicht in einem neuen Gesamteindruck aufgeht. Akronyme
werden indessen in aller Regel als einheitliche Gebilde aufgefasst, es sei
denn, sie würden mittels Trennstrich oder anderer grafischer Mittel unter-
teilt (RKGE in sic! 2005, 477 SMI / RSMI).
13. Es ist zu prüfen, ob die in der angefochtenen Marke enthaltene Buchstab-
enfolge "AZ" als ein eigenständiges Element erkannt und mit dem Zeichen
der Beschwerdegegnerin in Verbindung gebracht wird. Für einen au-
tonomen Bestandteil könnte allenfalls die unterschiedliche Schriftgrösse
sowie die andere Ausrichtung der Zahl "6" sprechen. Dagegen lässt sich
jedoch einwenden, dass die drei Schriftzeichen zusammenhängen und in
derselben schattierten Schrift verfasst worden sind. Das Wortgebilde wird
denn auch als Einheit gelesen und ausgesprochen. Des Weiteren steht die
Buchstabenkombination "AZ" nicht am Anfang des Akronyms und kommt
somit auch weniger zur Geltung. Selbst wenn man von einer Segmentie-
rung des Zeichens ausginge, so würde sich die Aufmerksamkeit des Kon-
sumenten eher auf die am Wortanfang stehende und durch grössere
Schriftgrösse sowie Drehung hervorgehobene Zahl richten. Im Übrigen ist
die Rezeption einer älteren Marke zulässig, wenn durch das hinzugefügte
Zeichen der Sinngehalt verändert wird oder es sich beim übernommenen
Element um ein schwaches Zeichen handelt und dieses mit einem kenn-
zeichnungskräftigen Bestandteil verbunden wird (RKGE in sic! 2006, 270
Michel / Michel Comte Waters). Bei der übernommenen Buchstabenfolge
handelt es sich, wie bereits festgestellt wurde, um eine schwache Marke.
Durch Hinzufügen der grafisch akzentuierten Zahl "6" wird das Wider-
spruchszeichen stark verändert und erhält ebenfalls einen neuen Sinnge-
halt.
Zusammenfassend lässt sich demnach festhalten, dass auch keine Mar-
kenähnlichkeit in dem Sinne vorliegt, dass sich daraus eine mittelbare Ver-
wechslungsgefahr ergeben könnte.
14. Mangels Markenähnlichkeit, ist eine Verwechslungsgefahr zu verneinen,
weshalb auf die Frage der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen
nicht einzugehen ist. Nicht zu prüfen ist auch die Rüge der Beschwerde-
führerin, wegen ihrer nicht widerlegten Nichtgebrauchseinrede hätte das
Institut bereits im Widerspruchsentscheid den Widerspruch für Waren der
Klasse 9 abweisen müssen. Die Beschwerde erweist sich somit als be-
gründet und ist gutzuheissen. Die Verfügung der Vorinstanz ist aufzuhe-
ben. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdegegnerin
kostenpflichtig und es steht der Beschwerdeführerin einen Anspruch auf
Parteientschädigung zu (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG). Letzte-
10
rer ist ausserdem der geleistete Kostenvorschuss zurück zu erstatten.
15. Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art
der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63
Abs. 4bis VwVG, Art. 2 des Reglements über die Kosten und Entschädigun-
gen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 11. Dezember 2006 (VGKE,
SR 173.320.2). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsge-
richt ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE). Im Wider-
spruchsverfahren besteht dieser Streitwert vor allem im Schaden der Wi-
dersprechenden im Fall einer Markenverletzung durch die angefochtene
Marke. Es würde aber zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den rela-
tiv geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wir-
ken, wenn dafür im Einzelfall stets konkrete Aufwandsnachweise verlangt
würden. Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Streitwert
darum nach Erfahrungswerten auf Fr. 40'000.-- festzulegen (J. ZÜRCHER,
Der Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsprozess, sic! 2002,
505; L. MEYER, Der Streitwert in Prozessen um Immaterialgüterrechte und
Firmen, sic! 2001, 559 ff., L. DAVID, in: Roland von Büren / Lucas David
[Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. I/2,
Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, Basel 1998, 29 f.).
16. Die Parteientschädigung ist aufgrund der eingereichten Kostennote festzu-
setzen. Ist wie im vorliegenden Fall keine Kostennote eingereicht worden,
setzt das Gericht die Entschädigung aufgrund der Akten für die notwendi-
gen erwachsenen Kosten fest (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Art. 7
Abs. 1 VGKE). In Würdigung der massgeblichen Faktoren erscheint eine
Parteientschädigung der Beschwerdegegnerin an die Beschwerdeführerin
von Fr. 5'000.-- (inkl. allfällige MWST) für das erstinstanzliche Verfahren
und das Beschwerdeverfahren angemessen.
17. Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur
Verfügung (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG,
SR 173.110]). Es ist deshalb rechtskräftig.
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1. Die Beschwerde wird gutgeheissen, die Ziffern 1, 2 und 4 der angefochte-
nen Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom
26. Oktober 2006 im Widerspruchsverfahren Nr. 7557 werden aufgehoben
und der Widerspruch wird abgewiesen.
2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens von Fr. 4'000.-- werden der Be-
schwerdegegnerin auferlegt. Der geleistete Kostenvorschuss von
Fr. 3'500.-- wird der Beschwerdeführerin zurückerstattet.
3. Die Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdeführerin für das erstinstanzli-
che Verfahren und das Beschwerdeverfahren mit Fr. 5'000.-- (inkl. allfällige
11
MWST) zu entschädigen.
4. Dieses Urteil wird eröffnet:
- der Beschwerdeführerin (eingeschrieben, Akten zurück)
- der Beschwerdegegnerin (eingeschrieben)
- der Vorinstanz (Ref. Wspr.-Nr. 7557, eingeschrieben, Akten zurück)
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
Hans Urech Marc Hunziker
Versand am: 6. Juli 2007