Abtei lung II
B-7475/2006
{ T 0 / 2 }
Urteil vom 20. Juni 2007
Mitwirkung: Richter David Aschmann (Vorsitz), Richter Bernard Maitre
(Abteilungspräsident), Richter Hans Urech;
Gerichtsschreiber Philipp J. Dannacher.
P._______,
vertreten durch Monsieur Gilles Robert-Nicoud, Chaudet Bovay & Mustaki, 2,
place Benjamin-Constant, case postale 5624, 1002 Lausanne,
Beschwerdeführer
gegen
Q._______,
vertreten durch BOHEST Intellectual Property, A. Braun Braun Héritier
Eschmann AG, Postfach 160, 4003 Basel,
Beschwerdegegner
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum, Einsteinstrasse 2, 3003
Bern,
Vorinstanz
betreffend
Verfügung vom 12.10.2006 im Widerspruchsverfahren Nr. 8234 Converse
All Star [Stern] (fig.) / Army tex [Stern] (fig.).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Sachverhalt:
A. Die Beschwerdeführerin hinterlegte am 8. August 2005 die Marke Nr. CH
541'971 Army Tex (fig.) beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigen-
tum ("Vorinstanz"). Das Zeichen wurde unter anderem für "Vêtements,
chaussures, chapellerie" (Klasse 25) im Schweizerischen Markenregister
eingetragen und am 1. Februar 2006 im Schweizerischen Handelsamts-
blatt veröffentlicht. Es sieht wie folgt aus:
B. Am 28. April 2006 erhob die Beschwerdegegnerin gegen diese Marke, be-
schränkt auf die Eintragung für "chaussures" in Klasse 25, Widerspruch an
die Vorinstanz. Sie machte eine Verwechslungsgefahr mit ihrer am 5. Sep-
tember 1984 hinterlegten Marke CH P-334'760 Converse All Star (fig.) gel-
tend und führte aus, auch weitere ihrer Marken (P-334'759, P-334'757,
P-334'758) würden den auffälligen Stern in der Mitte der Marke verwen-
den. Ihre Schuhwaren, die sie stets mit dem Stern kennzeichne, hätten zu-
dem in der Schweiz einen hohen Bekanntheitsgrad erreicht.
C. Die Widerspruchsmarke ist für "Schuhwaren, Bekleidungsstücke, Sportta-
schen" in Klasse 25 registriert und sieht folgendermassen aus:
D. Die Beschwerdeführerin bestritt mit Widerspruchsantwort vom 7. Juni 2006
das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr und machte geltend, dass der
fünfzackige Stern als Zeichen für amerikanische Flug- und Fahrzeuge im
Zweiten Weltkrieg und als Teil der amerikanischen Flagge zum Gemeingut
zähle. Ihre Waren erhielten durch das Anbringen ihrer Marke einen militäri-
schen Anschein. Sie würden auch nur in Läden mit Militärwaren verkauft.
Dagegen sei die Marke der Beschwerdegegnerin für leichte "Casual"-
Schuhe bekannt. Die Sterne in den zu vergleichenden Marken hätten eine
unterschiedliche Farbe, und die verwendeten Wortbestandteile wichen völ-
lig voneinander ab. Darum bestehe keine Verwechslungsgefahr.
E. Die Vorinstanz hiess den Widerspruch mit Entscheid vom 12. Oktober
2006 gut und widerrief die Eintragung der angefochtenen Marke für
"chaussures" in Klasse 25, indem sie das Bestehen einer Verwechslungs-
gefahr zwischen den strittigen Marken bejahte.
F. Am 9. November 2006 erhob die Beschwerdeführerin auf Französisch
Beschwerde an die Rekurskommission für geistiges Eigentum (hiernach:
"RKGE") mit den Begehren: "que la Commission de recours en matière de
3Propriété intellectuelle prononce: I. L'opposition n° 8234 est rejetée.
II. L'inscription de la marque suisse n° 541'971 « ARMY TEX SUISSE –
1972 » (fig.), en particulier dans la classe 25 pour des chaussures, est
maintenue et cette marque est admise à la protection en Suisse."
G. Mit Präsidialverfügung vom 15. November 2006 wurde die Beschwerde per
1. Januar 2007 an das Bundesverwaltungsgericht überwiesen. Mit Verfü-
gung vom 15. Januar 2007 bestimmte dieses, dass das Verfahren auf
Deutsch fortgesetzt werde.
H. Mit Beschwerdeantwort vom 25. Januar 2007 und Vernehmlassung vom 1.
Februar 2007 beantragten die Beschwerdegegnerin und die Vorinstanz,
die Beschwerde abzuweisen.
I. Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt (Art. 40 des Bundesge-
setzes über das Bundesverwaltungsgericht vom 17. Juni 2005 [VGG, SR
173.32]).
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge-
gen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31,
32 und 33 lit. d VGG). Es hat das vorliegende Verfahren am 1. Januar
2007 von der RKGE übernommen (Art. 53 Abs. 2 VGG). Die Beschwerde
wurde in der gesetzlichen Frist von Art. 50 des Bundesgesetzes über das
Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) am
9. November 2006 eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss wurde
rechtzeitig geleistet. Als Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die
Beschwerdeführerin zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 VwVG). Auf die
Beschwerde ist daher einzutreten.
2. Am 1. Januar 2007 ist Art. 33a VwVG in Kraft getreten. Nach Abs. 2 dieser
Bestimmung ist für das Beschwerdeverfahren die Sprache des angefochte-
nen Entscheids massgebend. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte sich die Ver-
fahrenssprache jeweils nach der Sprache der Beschwerdeschrift gerichtet
(ANDRÉ MOSER/PETER UEBERSAX, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurs-
kommissionen, Basel 1998, Rz. 3.84). Die neuere Übergangsbestimmung
von Art. 53 Abs. 2 VGG ist auch auf die neuen VwVG-Bestimmungen an-
wendbar und geht der älteren Übergangsbestimmung von Art. 81 VwVG
vor. Das neue Verfahrensrecht ist mit seinem Inkrafttreten somit auch auf
bereits hängige Fälle anzuwenden (Art. 53 Abs. 2 VGG). Die abweichende
Sprache wird nicht von beiden Parteien benützt (Art. 33a Abs. 2 VwVG,
zweiter Satz). Das auf Französisch begonnene Verfahren wurde darum ab
1. Januar 2007 auf Deutsch weitergeführt. Auch der vorliegende Entscheid
ist in deutscher Sprache zu erlassen.
3. Ein Zeichen ist vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn es einer älteren
Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistun-
gen bestimmt ist wie diese, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr
ergibt (Art. 3 Abs. 1 lit. c des Markenschutzgesetzes [MSchG, SR 232.11]).
4Ob eine Verwechslungsgefahr vorliegt, ist nach Wahrnehmung und Erinne-
rung der massgeblichen Verkehrskreise, namentlich der Letztabnehmer,
zu beurteilen (BGE 121 III 378 E. 2a Boss/Boks, 119 II 477 E. 2d
Radion/Radomat).
4. Zwischen der Ähnlichkeit der zu vergleichenden Zeichen und der Gleichar-
tigkeit der Waren und Dienstleistungen, für welche die Marken bean-
sprucht werden, besteht eine Wechselwirkung: An die Verschiedenheit der
Zeichen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher sich die
Waren oder Dienstleistungen der zu vergleichenden Marken sind, und um-
gekehrt (LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht,
Markenschutzgesetz Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, MSchG Art. 3
N. 8). Allerdings verlangt Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG für jedes Kriterium
auch ein gewisses Minimum an Ähnlichkeit (EUGEN MARBACH, Gleichartigkeit
– ein markenrechtlicher Schlüsselbegriff ohne Konturen?, Zeitschrift für
Schweizerisches Recht [ZSR] 2001, S. 259; RKGE in sic! 2001 S. 136 E. 6
Kraft). Die Ähnlichkeit von Zeichen, die verbale und figurative Elemente
kombinieren, ist nach dem Gesamteindruck zu beurteilen, den sie bei den
massgeblichen Abnehmerkreisen hinterlassen. Nach den individuellen Um-
ständen ist für jedes Zeichen einzeln zu bestimmen, welcher Bestandteil
diesen Gesamteindruck in welchem Mass beeinflusst (BGE 128 III 446 E.
3.2 Appenzeller).
5. Die Beschwerdeführerin bestreitet das Bestehen von Warengleichartigkeit.
Die von der Beschwerdegegnerin unter der Widerspruchsmarke vertriebe-
nen Casual-Schuhe würden sich von den militärisch wirkenden Feldschu-
hen, die sie unter der angefochtenen Marke anbiete, deutlich unterschei-
den und seien überdies nicht mit jenen substituierbar. Sie übersieht dabei,
dass die Beurteilung der Marken auf Grund des Registereintrags und nicht
nach ihrem tatsächlichen Gebrauch erfolgt (DAVID, N. 12 zu Art. 3 MSchG).
Wie die Vorinstanz korrekt festgestellt hat, sind beide Marken für "Schuh-
waren" beziehungsweise "chaussures" registriert. Zwischen den Marken
besteht somit Warenidentität, so dass ein strenger Massstab an die Ver-
wechslungsgefahr anzulegen ist (BGE 121 II 379 E. 2a Boss, 122 III 382
E. 3a Kamillosan).
6. Ein weiteres Kriterium für den Schutzumfang der Widerspruchsmarke ist
ihre Kennzeichnungskraft. In Bezug auf Sachbezeichnungen, beschreiben-
de Angaben und andere im Gemeingut stehende Elemente, die in einer
Marke verwendet werden, ist ihr Schutz eingeschränkt. In dieser Hinsicht
macht die Beschwerdeführerin geltend, dass der in beiden Marken verwen-
dete, fünfzackige Stern im Kreis als Tragflächen- und Türkennzeichnung
amerikanischer Flug- und Fahrzeuge im Zweiten Weltkrieg zum Gemeingut
gehöre. Allerdings wurde nicht behauptet, entsprechend gekennzeichnete
Schuhe aus Amerika seien in der Schweiz verbreitet. Ebenso wenig ist
dargetan, dass jene militärische Kennzeichnung der Käuferschaft von
Schuhen in der Schweiz bekannt sei. Würden die Abnehmer/innen die an-
gefochtene Marke tatsächlich als Hinweis auf die US-amerikanische Ar-
mee verstehen, wie die Beschwerdeführerin behauptet, hätte die Vorin-
stanz die Marke als irreführende Herkunftsbezeichnung beanstandet und
5eine Einschränkung auf Waren amerikanischer Herkunft verlangt (vgl. BGE
132 III 770 Colorado). Auch ein Freihaltebedürfnis in Bezug auf jene veral-
tete Feldzeichnung ist nicht ersichtlich. Die Ähnlichkeit der Marken mit ei-
ner historischen Markierung der amerikanischen Armee hat darum keine
Schwächung der Widerspruchsmarke zur Folge.
7. Andererseits vermag eine durch den Gebrauch einer Marke im Verkehr er-
worbene Bekanntheit den Schutzumfang zu vergrössern (BGE 122 II 382
E. 2 Kamillosan). Im Widerspruchsverfahren hat die urteilende Behörde
den Sachverhalt grundsätzlich von Amtes wegen zu ermitteln (Art. 12
VwVG), doch ist die Mitwirkungspflicht der Parteien im Vergleich zu typi-
schen Verwaltungsverfahren grösser, da es sich um eine Zivilsache han-
delt (Art. 13 VwVG). So wird das Widerspruchsverfahren nur nach einem
fristgerecht erklärten Widerspruch anhand genommen und dient es zur
Hauptsache dem Schutz der Widerspruchsmarke (Art. 31 Abs. 2 MSchG).
Die oft zur selben Branche gehörenden Verfahrensparteien kennen die
Marktverhältnisse vielfach aus eigener Erfahrung, und eine korrekte Sach-
verhaltsermittlung liegt in ihrem eigenen Interesse. Die Widerspruchsbe-
hörde kann sich darum auf eine übereinstimmende Schilderung des Sach-
verhalts durch beide Widerspruchsparteien verlassen, wenn sich ihr aus
eigener Anschauung oder eigenen Abklärungen keine Zweifel aufdrängen
(CHRISTOPH AUER, Streitgegenstand und Rügeprinzip im Spannungsfeld der
verwaltungsrechtlichen Prozessmaximen, Diss. Bern 1997, S. 79 und 198,
RKGE in sic! 2003 S. 904 E. 2 7seven). In ihrer Stellungnahme vom 7.
Juni 2006 vor der Vorinstanz hat die Beschwerdeführerin die Behauptung
der Beschwerdegegnerin ausdrücklich bestätigt, dass die Widerspruchs-
marke für Schuhe (die Beschwerdeführerin spricht einschränkend nur von
"Casual-Schuhe aus leichtem Leinen") bekannt sei. Unter Beilage von Ab-
bildungen hat die Beschwerdeführerin diese Bekanntheit auch angerufen,
um das Bestehen einer Verwechslungsgefahr zu bestreiten. Die Vorinstanz
hat darum im angefochtenen Entscheid das Bestehen einer solchen Be-
kanntheit nicht offen lassen dürfen. Vielmehr erscheint es im anerkannten
Umfang glaubhaft, dass die Widerspruchsmarke für Casual-Schuhe aus
leichtem Leinen bekannt ist und ihr ein entsprechend erweiterter Schutz-
umfang gebührt.
8. Im Vergleich der beiden Marken ist zu beachten, dass die Widerspruchs-
marke nicht nur Schutz für die Abbildung eines fünfzackigen Sterns ver-
langt, sondern für ein aus verbalen und grafischen Bestandteilen zusam-
mengesetztes, als Blickfang gestaltetes Logo mit Rundschrift um den im
Zentrum des Kreises stehenden Stern. Während ein regelmässiger, fünf-
zackiger Stern allein kaum als Zeichen für eine betriebliche Herkunft wahr-
genommen würde, ist die kombinierte Widerspruchsmarke sofort als sol-
ches erkennbar. Sie ist als Ganzes mit der angefochtenen Marke zu ver-
gleichen. Dabei fällt auf, dass die Marken auf Schuhen kaum in einer Wei-
se angebracht werden können, welche die verwendeten Wortbestandteile
"Converse, All Star, Chuck Taylor", beziehungsweise "Army Tex, Suisse
1972" deutlich lesbar in den Vordergrund bringt. Schuhe zeigen die Schuh-
marke meistens so klein, dass zwar das Vorhandensein und die Position
6eines Textes wahrgenommen wird, die einzelnen Wörter aber nicht immer
gelesen werden können. Die Wortbestandteile sind bei beiden Marken, mit
Ausnahme des verschnörkelten Zusatzes "Chuck Taylor" in der Wider-
spruchsmarke, identisch angeordnet. Die in der angefochtenen Marke ver-
wendeten waagrechten Linien wirken auf Schuhen unauffällig dekorativ
und vermögen die Marke nicht zu individualisieren. In der übereinstimmen-
den Kombination eines gleichmässigen fünfzackigen Sterns mit gleich an-
geordneten, rundgeschriebenen Wörtern in einem Kreis gleichen sich die
Marken, in Berücksichtigung der Bekanntheit der Widerspruchsmarke und
in Bezug auf Schuhe, zu sehr, als dass eine Verwechslungsgefahr durch
die abweichenden Wortbestandteile und die invertierte Farbgebung bei der
angefochtenen Marke verhindert werden könnte. Dass noch weitere Mar-
ken der Widersprechenden einen fünfzackigen Stern enthalten, wie die Wi-
dersprechende noch geltend macht, könnte als Markenserie unter dem As-
pekt einer mittelbaren Verwechslungsgefahr im Widerspruchsverfahren
zwar berücksichtigt werden (RKGE in sic! 1998 S. 198 E. 2b Torres), setzt
aber voraus, dass auch die Serienmarken dem Publikum bekannt sind
(RKGE in sic! 2005 S. 805 Suprême des ducs), was nicht dargetan wurde.
Die Serienmarken blieben im angefochtenen Entscheid damit zu Recht
ausser Acht. Dennoch hat die Vorinstanz das Bestehen einer Verwechs-
lungsgefahr zwischen den Marken zu Recht bejaht.
9. Die Beschwerde ist damit abzuweisen und die angefochtene Verfügung zu
bestätigen. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens sind bei diesem Aus-
gang des Verfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen und mit dem
geleisteten Vorschuss zu verrechnen (Art. 63 Abs. 1 und 4 VwVG).
10. Die Spruchgebühr des Beschwerdeverfahrens (Gerichtsgebühr) ist nach
Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und fi-
nanzieller Lage der Parteien zu bestimmen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2
Abs. 1 des Reglements über Kosten und Entschädigungen vor dem Bun-
desverwaltungsgericht vom 11. Dezember 2006 (VGKE; SR 173.320.2). Im
Widerspruchsbeschwerdeverfahren ist dafür das Interesse der Widerspre-
chenden an der Löschung, beziehungsweise der Widerspruchsgegnerin
am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen. Es würde aller-
dings zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den geringen Kosten des
erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür stets kon-
krete Aufwandsnachweise im Einzelfall verlangt würden. Mangels anderer
streitwertrelevanter Angaben ist der Umfang der Streitsache darum nach
Erfahrungswerten auf Fr. 40'000.-- festzulegen (JOHANN ZÜRCHER, Der Streit-
wert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsprozess, sic! 2002, S. 505;
LEONZ MEYER, Der Streitwert in Prozessen um Immaterialgüterrechte und
Firmen, sic! 2001, S. 559 ff.; LUCAS DAVID, Der Rechtsschutz im Immaterial-
güterrecht, SIWR I/2, 2. Aufl. Basel 1998, S. 29 f.).
11. Der anwaltlich vertretenen Beschwerdegegnerin ist eine Parteientschädi-
gung auszurichten. Da diese in der Beschwerdestellungnahme auf materi-
elle Ausführungen verzichtet hat, erscheint eine Entschädigung von Fr.
600.-- als angemessen (Art. 64 Abs. 1 VwVG).
712. Dieser Entscheid unterliegt keiner Beschwerde ans Bundesgericht und ist
daher rechtskräftig (Art. 73 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht
vom 17. Juni 2005 [Bundesgerichtsgesetz, BGG; 173.110]).
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1. Die Beschwerde wird abgewiesen und die angefochtene Verfügung wird
bestätigt.
2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens von Fr. 4'000.-- werden der Be-
schwerdeführerin auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss von
Fr. 3'500.-- verrechnet. Die Beschwerdeführerin hat somit noch Fr. 500.--
zu bezahlen.
3. Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine Parteientschä-
digung von Fr. 600.-- zu bezahlen.
4. Dieses Urteil wird eröffnet:
- der Beschwerdeführerin (eingeschrieben) (mit Beilagen)
- der Beschwerdegegnerin (eingeschrieben)
- der Vorinstanz (Ref-Nr. Wspr. 8234) (eingeschrieben) (mit Beilagen)
Der Abteilungspräsident: Der Gerichtsschreiber:
Bernard Maitre Philipp J. Dannacher
Versand am: 26. Juni 2007