Abtei lung II
B-7500/2006
{ T 0 / 2 }
Urteil vom 19. Dezember 2007
Mitwirkung: Richterin Vera Marantelli; Richter Hans Urech; Richter Claude
Morvant; Gerichtsschreiberin Kathrin Bigler.
X._______,
vertreten durch Maître Pierre-Alain Killias,
Beschwerdeführerin
gegen
Y._______,
vertreten durch E. Blum & Co. AG, Patentanwälte und Markenanwälte VSP,
Beschwerdegegnerin
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum,
Vorinstanz
betreffend
Entscheid vom 7. Juni 2006 im Widerspruchsverfahren Nr. 7384 Diva
Cravatte (fig.) / DD DIVO DIVA (fig.)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Sachverhalt:
A. Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin der internationalen Marke
Nr. 156'907 "Diva Cravatte" (fig.), welche am 24. Oktober 1971 für "crava-
tes et écharpes" (Klasse 25) in das internationale Register eingetragen
worden war.
Die Marke hat folgendes Aussehen:
B. Gestützt auf diese Marke erhob die Beschwerdegegnerin am 20. Januar
2005 teilweise Widerspruch gegen die Schweizer Marke Nr. 526'463 DD
DIVO DIVA (fig.) Diese war am 19. August 2004 für zahlreiche Waren und
Dienstleistungen hinterlegt und am 19. Oktober 2004 im Schweizerischen
Handelsamtsblatt veröffentlicht worden. Der Widerspruch bezog sich auf
alle in der Klasse 25 beanspruchten Waren, nämlich "Bekleidungsstücke,
Schuhwaren, Kopfbedeckungen".
Die Marke hat folgendes Aussehen:
C. Mit Eingabe vom 6. Juni 2005 beantragte die Beschwerdeführerin, der Wi-
derspruch sei zurückzuweisen und die schweizerische Marke Nr. 526'463
sei in vollem Umfang aufrecht zu erhalten. Zur Begründung führte sie im
Wesentlichen aus, die Widerspruchsmarke und die angefochtene Marke
seien nicht verwechselbar, auch nicht im mündlichen Gebrauch. Zudem
forderte sie die Beschwerdegegnerin auf, den behaupteten Gebrauch ihrer
internationalen Marke Nr. 156'907 "Diva Cravatte" (fig.) in der Schweiz
nachzuweisen.
D. Am 10. Juni 2005 ersuchte die Vorinstanz die Beschwerdegegnerin, eine
Replik einzureichen und den Gebrauch oder wichtige Gründe für den
Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen.
E. Mit Replik vom 14. November 2005 beantragte die Beschwerdegegnerin,
der Widerspruch sei gutzuheissen und die Eintragung der Schweizer Mar-
ke Nr. 526'463 DD DIVO DIVA (fig.) sei zu widerrufen. Unter Beilage von
Rechnungskopien aus den Jahren 2000 2005, Umsatzzahlen von 2000
2004 sowie einer Liste der Geschäfte in der Schweiz, welche in den Jah-
ren 2000 2004 Waren der Marke DIVA bezogen hätten, erklärte sie, ihre
3Marke sei in der Schweiz rechtserhaltend gebraucht. Zudem machte sie
geltend, zwar sei der Begriff "Cravatte" für die Waren Krawatten unmittel-
bar beschreibend. Hingegen handle es sich beim Begriff "Diva" um einen
sehr kennzeichnungskräftigen Begriff für Krawatten. Durch die doppelte
Übernahme dieses Elements einmal in identischer, einmal in abgeänder-
ter Form bestehe daher die Gefahr, dass die von der Widerspruchsgeg-
nerin eingetragene Marke mit der Widerspruchsmarke verwechselt werde.
F. Mit Duplik vom 14. Dezember 2005 hielt die Beschwerdeführerin an ihren
Anträgen fest.
G. Mit Entscheid vom 7. Juni 2006 hiess die Vorinstanz den Widerspruch gut
und widerrief die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 526'463 DD DIVO
DIVA für sämtliche Waren der Klasse 25. Zur Begründung führte sie im
Wesentlichen aus, der Widersprechenden sei die Glaubhaftmachung des
rechtserhaltenden Gebrauchs ihrer Marke für "cravates", nicht aber für
"écharpes", gelungen. Zudem seien sämtliche Waren der angefochtenen
Marke als gleich respektive gleichartig mit den Produkten der Widerspre-
chenden zu werten. Auch die Zeichenähnlichkeit sei ohne weiteres zu be-
jahen. In Anbetracht der Übernahme des den kennzeichnungsmässigen
Schwerpunkt der Widerspruchsmarke bildenden Wortes "DIVA" in das jün-
gere Zeichen und dessen Kombination mit dem klanglich äusserst ähnli-
chen Begriff "DIVO" bestehe die Gefahr, dass die angefochtene Marke für
die im Erinnerungsbild behaltene Widerspruchsmarke gehalten werde. So-
weit das Publikum die Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen er-
kenne, bestehe dennoch die Gefahr, dass es aufgrund der erwähnten Ähn-
lichkeiten falsche Zusammenhänge vermute, sei dies im Sinne einer pro-
duktspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspe-
zifischer Allianzen (sog. "mittelbare Verwechslungsgefahr").
H. Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin am 10. Juli 2006
Beschwerde vor der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Ei-
gentum. Sie beantragte die Gutheissung der Beschwerde und die Abwei-
sung des Widerspruchs. Zur Begründung erklärte sie, wie aus der ange-
fochtenen Verfügung hervorgehe, sei die Widerspruchsmarke nicht auf
Krawatten angebracht gewesen, sondern nur auf an Grossverteiler oder
Detailhändler adressierten Rechnungen verwendet worden. Dies reiche in-
dessen für den rechtserhaltenden Gebrauch der Marke nicht aus. Hinzu
komme, dass die Beschwerdegegnerin ihre Marke unter Auslassung des
Begriffs "cravatte" gebraucht habe, was den gesetzlichen Anforderungen
ebenfalls nicht genüge. Schliesslich bestehe zwischen den beiden stritti-
gen Zeichen keine Verwechslungsgefahr.
I. Mit Eingabe vom 29. September 2006 verzichtete die Vorinstanz auf die
Einreichung einer Stellungnahme und beantragte, unter Hinweis auf die
4Begründung der angefochtenen Verfügung, die Beschwerde sei unter Kos-
tenfolge abzuweisen.
J. Am 1. Dezember 2006 reichte die Beschwerdegegnerin ihre Beschwerde-
antwort ein. Sie beantragte, die Beschwerde sei abzuweisen und der ange-
fochtene Entscheid sei unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu bestäti-
gen. Zur Begründung verwies sie auf ihre im Widerspruchsverfahren vor-
gebrachten Ausführungen. Im Übrigen hielt sie fest, für den rechtserhalten-
den Gebrauch einer Marke genüge es, wenn die Marke im Zusammenhang
mit der Ware gebraucht werde; dieser Zusammenhang könne sich unter
anderem aus Rechnungen ergeben. Im Weiteren schade die Weglassung
des rein beschreibenden Zusatzes "cravatte" der Eignung der von ihr ein-
gereichten Belege für die Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Ge-
brauchs nicht. Denn die Marke, wie sie auf den Waren respektive Rech-
nungskopien und anderen Belegen dargestellt sei und entsprechend ge-
braucht werde, und die Marke, wie sie eingetragen sei, erzeuge in beiden
Fällen den gleichen Gesamteindruck. Ihrer Eingabe legte die Beschwerde-
gegnerin Ausdrucke aus den Internetseiten [...] und [...] sowie eine Krawat-
te mit Etikette und Verpackung ein.
K. Am 25. Januar 2007 teilte das Bundesverwaltungsgericht den Parteien mit,
dass es das vorliegende Verfahren von der Eidgenössischen Rekurskom-
mission für geistiges Eigentum übernommen habe. Bezüglich der Verfah-
renssprache wies es darauf hin, nach dem neuen Verfahrensrecht werde
das Verfahren entsprechend der im angefochtenen Entscheid gebrauchten
Sprache auf Deutsch weitergeführt, sofern die Beschwerdegegnerin nicht
ausdrücklich wünsche, dass das Verfahren auf Französisch fortgesetzt
werde. Mit Schreiben vom 1. Februar 2007 äusserte die Beschwerdeführe-
rin die Ansicht, das Verfahren müsse auf Französisch weitergeführt wer-
den. Am 14. Februar 2007 erklärte das Bundesverwaltungsgericht, unter
Widerlegung der Ansicht der Beschwerdeführerin, die im vorliegenden Fall
massgebliche Verfahrenssprache sei deutsch, da die Beschwerdegegnerin
sich innert Frist nicht habe vernehmen lassen.
L. Mit Replik vom 23. Januar 2007 bestätigte die Beschwerdeführerin die in
der Beschwerde gestellten Rechtsbegehren im Wesentlichen mit der Be-
gründung, auch mit den weiteren beigebrachten Belegen habe die Be-
schwerdegegnerin nicht glaubhaft machen können, die Marke "Diva cravat-
te" (fig.) sei in der Schweiz rechtserhaltend gebraucht worden.
M. Am 27. April 2007 reichte die Beschwerdegegnerin ihre Duplik ein, worin
sie ihre in der Beschwerdeantwort gestellten Anträge aufrecht hielt. Als
Beilage reichte sie eine Quittung des Zürcher Herrenkonfektionsgeschäfts
Hangartner für den Kauf einer "Krawatte Diva" ein.
5N. Auf die Durchführung einer öffentlichen Parteiverhandlung haben die Be-
schwerdeführerin und die Beschwerdegegnerin stillschweigend verzichtet.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge-
gen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31
f. und 33 Bst. d des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundes-
verwaltungsgericht [Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR 173.32]). Es hat
das vorliegende Verfahren am 1. Januar 2007 von der Eidgenössischen
Rekurskommission für geistiges Eigentum übernommen (Art. 53 Abs. 2
VGG). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1
in Verbindung mit Art. 20 Abs. 3 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember
1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) am 10. Juli
2006 eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet.
Als Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin
zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Auf die Beschwerde ist
daher einzutreten.
2. Die Marke ist ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen
eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden
(Art. 1 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den Schutz
von Marken und Herkunftsangaben [Markenschutzgesetz, MSchG, SR
232.11]). Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die einer älte-
ren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleis-
tungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr er-
gibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG).
Im vorliegenden Fall ist nicht bestritten, dass die internationale Registrie-
rung Nr. 156'907 "Diva cravatte" (fig.) älter ist als die Schweizer Marke
Nr. 526'463 DD DIVO DIVA (fig.).
3. Hat der Inhaber die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienst-
leistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen
Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist
oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht, so
kann er sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, ausser wenn wichti-
ge Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Be-
hauptet der Widerspruchsgegner den Nichtgebrauch der älteren Marke
nach Art. 12 Abs. 1 MSchG in seiner ersten Stellungnahme, wie im vorlie-
genden Fall, so hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke
oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (Art. 32
MSchG i.V.m. Art. 22 Abs. 3 der Markenschutzverordnung vom 23. De-
zember 1992 [MSchV, SR 232.111]). Die Gebrauchsfrist ist dabei von der
Geltendmachung des Nichtgebrauchs durch den Widerspruchsgegner an
rückwärts zu rechnen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 6. Juli
2007 [B-7439/2006] E. 4 - KINDER / kinder Party [fig.]; Entscheid der Eid-
genössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in: Zeit-
6schrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!]
2002 S. 106 E. 6.1- Genesys/Genesis).
Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdeführerin die Einrede des Nichtge-
brauchs am 6. Juni 2005 erhoben. Die Glaubhaftmachung des Gebrauch
hat sich daher auf den Zeitraum von Juni 2000 bis Juni 2005 zu beziehen.
4. Der Widersprechende muss den Gebrauch einer Marke in der Schweiz
nicht beweisen, sondern nur glaubhaft machen (Art. 32 MSchG). Glaub-
haftmachen des Gebrauchs bedeutet, dass dem Richter aufgrund objekti-
ver Anhaltspunkte der Eindruck zu vermitteln ist, dass die in Frage stehen-
den Tatsachen nicht bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind. Es
braucht keine volle Überzeugung des Richters, doch muss er zumindest
die Möglichkeit, dass die behaupteten Tatsachen stimmen, höher einschät-
zen als das Gegenteil (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 20. Au-
gust 2007 [B-7449/2006] E. 4 EXIT (fig.) / EXIT ONE; RKGE in sic! 2004
S. 106 E. 3 R Rivoli/Seiko Rivoli, RKGE in sic! 2002 S. 53 E. 4 -
Express/Express clothing, mit Verweis auf BGE 88 I 14 und LUCAS DAVID,
Kommentar zum Markenschutzgesetz, in: Heinrich Honsell/Nedim Peter
Vogt/ Lucas David [Hrsg.], Kommentar zum schweizerischen Privatrecht,
Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, Basel 1999 [hiernach:
Kommentar MSchG], Art. 12 N. 16; vgl. auch BGE 130 III 321 E. 3.3, BGE
120 II 393 E. 4c; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum
schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen
und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 32 N. 7).
5. Die Beschwerdegegnerin reichte im Widerspruchs- und Beschwerdever-
fahren folgende Unterlagen zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Wi-
derspruchsmarke ein.
• Rechnungskopien vom Juni 2000 Juli 2005, welche die Lieferung zahl-
reicher "Diva"-Krawatten an verschiedene Detailhändler in der Schweiz
(Genf, Zürich, Carouge, Bern) belegen;
• eine Rechnungskopie vom März 2003, welche die Lieferung von unter an-
derem zwei "Diva"-Halstüchern an einen Detailhändler in der Schweiz
(Bern) belegt;
• Umsatzzahlen aus den Jahren 2000 2004;
• eine Liste, auf welcher Kunden der Beschwerdegegnerin aus den Jahren
2000 2004 aufgeführt sind;
• Ausdrucke aus den Internetseiten [...] und [...]
• eine "Diva"-Krawatte mit Verpackung, deren Innenseite mit zahlreichen
"Diva"-Zeichen bedruckt ist, sowie
• eine Quittung des Zürcher Herrenkonfektionsgeschäfts Hangartner vom
30. November 2006 für den Kauf einer "Krawatte Diva" zum Preis von
Fr. 148.-.
75.1 Bei der Auflistung der Umsatzzahlen innerhalb der Schweiz während der
relevanten Zeitspanne handelt es sich um eine Parteibehauptung der Be-
schwerdegegnerin. Sie dokumentiert zudem weder einen Gebrauch der
Marke im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren, noch einen Ge-
brauch im geschäftlichen Verkehr. Sie kann deshalb nicht berücksichtigt
werden (vgl. RKGE in sic! 2006 S. 101 E. 3 Amocid/Amosip, RKGE in
sic! 2001 S. 426 E. 3.2 - Heidi/Heidi-Wii). Dasselbe gilt für die Kundenliste
der Beschwerdegegnerin. Die von der Beschwerdegegnerin ins Recht ge-
legten Ausdrucke aus den Internetseiten [...] und [...] sind nicht datiert und
daher für sich allein nicht geeignet, den Gebrauch im fraglichen Zeitraum
zu belegen (RKGE in sic! 2006 S. 101 E. 3 Amocid/Amosip, RKGE in sic!
2005 S. 754 E. 4 Gabel/Kabel 1), insbesondere nicht für den Gebrauch
in der Schweiz. In Kombination mit den Rechnungen dienen sie jedoch
dazu, das Warensortiment zu veranschaulichen (RKGE in sic! 2005 S. 754
E. 4 Gabel/Kabel 1).
Dagegen belegen die eingereichten Rechnungskopien, dass die zur "Grup-
po Y." gehörende Z., welche gemäss dem Internetauszug der Beschwer-
degegnerin (Beilage Nr. 7 der Beschwerdeantwort) Krawatten verschiede-
ner Marken produziert und vertreibt (vgl. hiernach unter E. 5.5), im fragli-
chen Zeitraum wiederholt "Diva"-Krawatten sowie zwei "Diva"-Halstücher
an Abnehmer in der Schweiz geliefert hat. Diese Rechnungen sind in der
Folge näher zu untersuchen. Dabei sind auch die von der Beschwerdegeg-
nerin eingereichte Krawatte sowie die beim Kauf derselben erhaltene Quit-
tung des Zürcher Herrenkonfektionsgeschäfts Hangartner einzubeziehen.
5.2 In ihrer Beschwerde machte die Beschwerdeführerin zunächst geltend, die
Marke müsse auf der Ware selbst gebraucht worden sein, um ihren rechts-
erhaltenden Gebrauch zu belegen. Wie indessen aus der angefochtenen
Verfügung hervorgehe, sei die Widerspruchsmarke nicht auf Krawatten an-
gebracht gewesen, sondern nur auf an Grossverteiler oder Detailhändler
adressierten Rechnungen verwendet worden.
5.2.1 Die Praxis zum alten, bis 1992 geltenden Recht verlangte, dass die Marke
auf der Ware selbst oder ihrer Verpackung angebracht werden müsse
(DAVID, Kommentar MSchG, Art. 11 N. 5; WILLI, a.a.O., Art. 11 N. 23). Wie
die Beschwerdegegnerin indessen zu Recht festhielt, genügt es nun, wenn
die Marke im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen ge-
braucht wird, für die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). Dieser
Zusammenhang kann auch anders als durch das Anbringen der Marke auf
den Verkaufsobjekten hergestellt werden, so beispielsweise durch die Ver-
wendung in Angeboten, Rechnungen, Katalogen und spezifischen Pros-
pekten. Damit ein Zusammenhang besteht, muss sich der Gebrauch jeden-
falls auf konkrete, spezifizierte Waren und Dienstleistungen beziehen. Der
Zusammenhang zwischen Marke und Ware oder Dienstleistung ist dann
ausreichend, wenn die Bedeutung und der Sinn der Marke als Kennzei-
chen zur Unterscheidung sofort erkennbar sind (DAVID, Kommentar MSchG,
Basel 1999, Art. 11 N. 5; EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: Roland von Bü-
8ren / Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbe-
werbsrecht, 3. Bd. Kennzeichenrecht, Basel und Frankfurt a.M. 1996, Ba-
sel 1996, [hiernach: Marbach, SIWR III], S. 169 f.; WILLI, a.a.O., Art. 11
N. 23; RKGE in sic! 2005 S. 754 E. 5 Gabel/Kabel 1).
5.2.2 Die von der Beschwerdegegnerin eingereichte, gemäss ihren Aussagen
am 30. November 2006 gekaufte Krawatte (vgl. Quittung des Zürcher Her-
renkonfektionsgeschäfts Hangartner) weist auf der Rückseite eine Etikette
auf, auf welcher das Zeichen "Diva" eingestickt ist. Insofern hat die Be-
schwerdegegnerin belegt, dass die Marke "Diva" zumindest im hier nicht
relevanten Zeitpunkt von Ende November 2006 - auf der Ware selbst an-
gebracht war. Auf den von der Beschwerdegegnerin ins Recht gelegten
Rechnungskopien ist das Zeichen "Diva" einerseits oben links, neben
Name und Adresse der Produktions- und Vertriebsgesellschaft Z., sowie
andererseits etwas weiter unten links, allerdings ohne grafische Ausgestal-
tung, angebracht. Weiter sind die Artikelnummern der gelieferten Krawat-
ten, eine kurze Beschreibung der gelieferten Ware, die Anzahl gelieferter
Krawatten, deren Stückpreis sowie die Beträge festgehalten. Hieraus geht
ohne weiteres hervor, dass das Zeichen "Diva" als Mittel zur Kennzeich-
nung von Krawatten, für welches es registriert wurde, gebraucht wird. Im
Weiteren ist durch die Aufführung von Name und Adresse der Produktions-
und Vertriebsgesellschaft Z. neben der Marke "Diva" ein ausschliesslich
unternehmensbezogener Gebrauch ausgeschlossen (vgl. hierzu: RKGE in
sic! 2005 S. 754 E. 5 Gabel/Kabel 1, RKGE in sic! 2001 S. 426 E. 3.3 -
Heidi/Heidi-Wii). Die von der Beschwerdeführerin vorgebrachte Rüge
stösst daher ins Leere.
5.3 Die Beschwerdeführerin rügt weiter, die Beschwerdegegnerin habe ihre
Marke unter Auslassung des Begriffs "cravatte" gebraucht. Die Weglas-
sung von Markenbestandteilen sei unzulässig bei der Verbindung von je
für sich betrachtet nicht schutzfähigen Markenbestandteilen. Im vorliegen-
den Fall seien sowohl "cravatte" als auch "diva" generisch respektive be-
schreibend, soweit sie sich auf Bekleidungsstücke oder Stoffe (Klassen 24
und 25) bezögen. Sie hätten daher wahrscheinlich nicht eingetragen wer-
den können. Hinzu komme, dass der Begriff "cravatte" zum von der Mar-
keninhaberin erwünschten Gesamtbild gehöre. Der Umstand, dass nur ein
Teil der Widerspruchsmarke gebraucht worden sei, müsse daher als nicht
den gesetzlichen Anforderungen entsprechend betrachtet werden.
Die Beschwerdegegnerin hält dagegen, das Argument der rein beschrei-
benden Natur treffe nur auf den Bestandteil "cravatte" zu, dem italieni-
schen Begriff für "Krawatten". Dieser Bestandteil sei effektiv beschreibend
für Krawatten und Halstücher. Dies gelte hingegen nicht für das Element
"Diva". Hierzu hatte sie in ihrer Eingabe vom 14. November 2005 vor der
Vorinstanz ausgeführt, gemäss den einschlägigen Nachschlagewerken sei
eine "Diva" eine gefeierte Bühnenkünstlerin. Die von der Widerspruchs-
gegnerin ins Feld geführte Bedeutung des Wortes "Diva" als "die Göttliche"
stehe im Hintergrund, sei doch "Diva" lediglich der etymologische Ur-
9sprung des gebräuchlichen italienischen Wortes für die Göttliche, nämlich
"divinità". Selbst wenn das Wort "Diva" als "die Göttliche" verstanden wür-
de, könnte daraus kein anpreisender oder beschreibender Charakter für
Krawatten abgeleitet werden, denn es gebe schlichtweg keine "göttliche
Krawatte". Weiter argumentierte die Beschwerdegegnerin in ihrer Be-
schwerdeantwort, die Weglassung des rein beschreibenden Zusatzes "cra-
vatte" schade der Eignung der von ihr eingereichten Belege für die Glaub-
haftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs nicht. Denn die Marke, wie
sie auf den Waren respektive Rechnungskopien und anderen Belegen dar-
gestellt sei und entsprechend gebraucht werde, und die Marke, wie sie ein-
getragen sei, erzeuge in beiden Fällen den gleichen Gesamteindruck.
5.3.1 Grundsätzlich ist die Marke so zu benutzen, wie sie im Register eingetra-
gen ist, weil sie nur so den kennzeichnenden Eindruck, der ihren Funktio-
nen entspricht, zu bewirken vermag (BGE 130 III 267 E. 2.4 - Tripp Trapp,
mit Verweisen). Art. 11 Abs. 2 MSchG lässt den Gebrauch der Marke in-
dessen in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form
als rechtserhaltend gelten. Entscheidend ist die Frage, ob die Marke in ih-
rem kennzeichnungsmässigen Kern unverändert benutzt wird. Das mar-
kenspezifische Gesamtbild des konkret benutzten Zeichens muss trotz
Modifikation gewisser Details mit demjenigen der registrierten Marke
weiterhin übereinstimmen (MARBACH, SIWR III, S. 176; vgl. auch WILLI,
a.a.O., Art. 11 N. 51; BGE 130 III 267 E. 2.4 - Tripp Trapp). Das Weglas-
sen nebensächlicher Bestandteile und Modernisierungen der Schreibweise
der Marke sind zulässig, während das Weglassen eines unterscheidungs-
kräftigen Elements zu einem anderen Gesamtbild und damit zu einem von
der Registrierung abweichenden Gebrauch führt (RKGE in sic! 2004
S. 106 E. 5 R Rivoli/Seiko Rivoli, mit Verweisen auf Literatur und Recht-
sprechung; BGE 130 III 267 E. 2.4 - Tripp Trapp).
5.3.2 Die Widerspruchsmarke "Diva Cravatte" wird auf den Rechnungskopien
ohne das Element "Cravatte" aufgeführt. Sie wird somit nicht so benutzt,
wie sie im Register eingetragen ist. Es stellt sich daher die Frage, ob es
sich bei "Cravatte" um einen nebensächlichen Bestandteil handelt, der
weggelassen werden darf. Bei der Beantwortung dieser Frage steht im
Vordergrund, dass "cravatte" (italienisch für "Krawatten", vgl. Paravia Lan-
genscheidts Handwörterbuch Italienisch, Berlin/München/Wien/Zürich/New
York, 4. A. 2003, S. 217; resp. für "cravattes" [franz.], vgl. il BOCH, Dizio-
nario francese italiano / italiano francese, 3. A. 1997, S. 1380) die Ware,
für welche das Widerspruchszeichen eingetragen ist, direkt beschreibt und
daher nicht schutzfähig wäre. Es kann daher als bedeutungsloses Element
qualifiziert werden, dessen Weglassung im Einzelfall zulässig sein kann
(WILLI, a.a.O., Art. 11 N. 56), dies indessen nur unter der Voraussetzung,
dass das andere Element "Diva" für sich betrachtet dem Markenschutz zu-
gänglich wäre (vgl. WILLI, a.a.O., Art. 11 N. 56). "Diva" ist ebenfalls italie-
nisch und bedeutet in der deutschen Übersetzung "Star" (Paravia Langen-
scheidts Handwörterbuch Italienisch, a.a.O., S. 273), in der französischen
10
Übersetzung "déesse, star, étoile, vedette" (il BOCH, a.a.O., S. 1433), ge-
nauer eine "Frau, die als öffentlichkeitsbezogene Künstlerin (Sängerin,
Schauspielerin) von Erfolg u. Publikumsbegeisterung verwöhnt ist" respek-
tive jemand, "der durch besondere Empfindlichkeit, durch eine gewisse Ex-
zentrik o.ä. auffällt" (DUDEN, Das Grosse Fremdwörterbuch, Mann-
heim/Leipzig/Wien/Zürich 1994, S. 356). Die Bezeichnung stammt ur-
sprünglich aus dem Lateinischen und steht dort für "die Göttliche" (DU-
DEN, Das Grosse Fremdwörterbuch, a.a.O., S. 356). Die Beschwerdefüh-
rerin erklärte im Beschwerdeverfahren nicht und es ist auf Grund der dar-
gestellten Bedeutung des Wortes auch nicht ersichtlich, inwiefern "Diva"
für Bekleidungsstücke und Stoffe beschreibend sein sollte. Im Verfahren
vor der Vorinstanz führte sie lediglich aus, in Kombination beschrieben die
beiden Begriffe "cravatte" und "diva" in Verbindung mit den beanspruchten
Waren Krawatten und Schals von besonderer Qualität oder besonderem
Design. Da "Diva" in Alleinstellung im Zusammenhang mit Krawatten nicht
als beschreibend qualifiziert werden kann und insofern dem Markenschutz
zugänglich wäre, kann der Wegfall des Elementes "Cravatte" im Wider-
spruchszeichen zulässig sein. In der Form, wie die Widerspruchsmarke im
Register eingetragen ist, erscheint "Cravatte" in wesentlich kleinerer
Schrift als das schräg gestellte und zusätzlich unterstrichene Element
"Diva". Die grafische Ausgestaltung des Begriffes "Cravatte" ist zudem
sehr dezent gehalten, während dem Betrachter das grafisch auffälliger ge-
staltete Element "Diva" ins Auge sticht. Insofern prägt "Diva" das Gesamt-
bild der Widerspruchsmarke deutlich, während das Weglassen des Ele-
mentes "Cravatte" das Gesamtbild nur geringfügig verändert.
Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin hat die Beschwerdegeg-
nerin die Widerspruchsmarke somit in einer von der Eintragung nicht we-
sentlich abweichenden und insofern ausreichender Form verwendet.
5.4 Rechtserhaltend wirkt nur ein ernsthafter Gebrauch der Marke. Je nach
den beanspruchten Waren und Dienstleistungen sind unterschiedliche An-
forderungen an den ernsthaften Gebrauch zu stellen: Bei seltenen und teu-
ren Waren genügt eine vereinzelte Benutzung, während bei Massenarti-
keln ein umfangreicherer Gebrauch zu erwarten ist (RKGE in sic! 2004
S. 38 E. 5 Bosca / Luigi Bosca Vini Finos Argentinos; RKGE in sic! 2004
S. 106 E. 7 R Rivoli / Seiko Rivoli; RKGE in sic! 2002 S. 53 E. 3 Ex-
press / Express clothing; DAVID, Kommentar MSchG, Art. 11 N. 3).
Die Beschwerdegegnerin hat mit den eingereichten Rechnungskopien die
Lieferung von 3'260 Krawatten zu einem Händler-Preis zwischen 24 und
198 Schweizer Franken an kommerzielle Abnehmer in der Schweiz doku-
mentiert. Der Ladenpreis der von der Beschwerdegegnerin ins Recht ge-
legten Krawatte betrug Fr. 148.-, wie die Quittung des Herrenmodege-
schäftes Hangartner in Zürich belegt. Die Krawatten der Beschwerdegeg-
nerin sind daher dem mittleren Preissegment zuzuordnen. Bei 3'260 ver-
kauften Krawatten ist der Gebrauch als relativ umfangreich zu bezeichnen,
weshalb der Gebrauch der Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit
Krawatten als ernsthaft bezeichnet werden kann. Dies gilt indessen nicht
11
für Halstücher, wie die Vorinstanz zu Recht festgestellt hat: Die Beschwer-
degegnerin hat mit nur einer Rechnungskopie (vom März 2003) belegen
können, dass sie die Widerspruchsmarke für Halstücher überhaupt
braucht. Zudem wird mit dieser Rechnungskopie der Verkauf von lediglich
zwei Halstüchern dokumentiert. Bei einem Händlerpreis von Fr. 139.- sind
die fraglichen Halstücher wie die Krawatten dem mittleren Preissegment
zuzuordnen. Der Verkauf von nur zwei Halstüchern innerhalb der fragli-
chen Zeitspanne kann daher nicht als genügend betrachtet werden, um
von einem ernsthaften Gebrauch der Widerspruchsmarke im Zusammen-
hang mit Halstüchern ausgehen zu können (vgl. RKGE in sic! 2004 S. 106
E. 7 R Rivoli/Seiko Rivoli) .
5.5 Schliesslich bestehen für das Bundesverwaltungsgericht keine Zweifel,
dass der Markengebrauch der Z. der Beschwerdegegnerin respektive der
Markeninhaberin zuzurechnen ist (Art. 11 Abs. 3 MSchG). Dies ergibt sich
aus dem Auszug aus der Internetseite [...] (Beilage Nr. 7 der Beschwerde-
antwort), auf welchem die Firmengeschichte kurz dargestellt ist.
5.6 Zusammenfassend ergibt sich, dass die Beschwerdegegnerin den Ge-
brauch der Widerspruchsmarke für Krawatten in der relevanten Periode
von Juni 2000 bis Juni 2005 glaubhaft gemacht hat.
6. Als nächstes ist zu prüfen, ob die zu vergleichenden Zeichen verwechsel-
bar sind.
6.1 Art. 3 Abs. 1 MSchG schliesst jüngere Zeichen vom Markenschutz aus,
wenn sie einer älteren Marke derart ähnlich sind, dass sich daraus eine
Verwechslungsgefahr ergibt. Die Gefahr der Verwechslung bedeutet, dass
ein Kennzeichen in seinem Schutzbereich durch gleiche oder ähnliche Zei-
chen in seiner Funktion der Individualisierung bestimmter Personen oder
Gegenstände gefährdet wird. Dabei können schlechter berechtigte, gleiche
oder ähnliche Zeichen Fehlzurechnungen derart verursachen, dass die Ad-
ressaten die gekennzeichneten Gegenstände für jene halten, die mit den
besser berechtigten Zeichen individualisiert werden (unmittelbare Ver-
wechslungsgefahr). Ferner können die schlechter berechtigten Zeichen
eine mittelbare Verwechslungsgefahr schaffen, indem die Adressaten die
Zeichen zwar auseinander zu halten vermögen, aber auf Grund der Ähn-
lichkeit falsche Zusammenhänge vermuten, insbesondere an Serienmar-
ken denken, die verschiedene Produktelinien des gleichen Unternehmens
oder von mehreren, wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen
kennzeichnen (BGE 128 III 146 E. 2a - VW, BGE 128 III 441 E. 3.1 - Ap-
penzeller, BGE 127 III 160 E. 2a - Securitas).
Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil
verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs,
sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen.
Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einer-
12
seits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber
der älteren Marke beanspruchen kann, und anderseits von den Waren und
Dienstleistungen, für welche die sich gegenüberstehenden Marken hinter-
legt sind (BGE 122 III 382 E. 1 Kamillosan).
6.2 Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungs-
kraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner
als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidene-
re Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen.
Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile
sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen.
Stark sind demgegenüber Marken, die entweder aufgrund ihres fantasie-
haften Gehalts auffallen oder aber sich im Verkehr durchgesetzt haben
(BGE 122 III 382 E. 2a - Kamillosan, mit Hinweisen; Urteil des Bundesge-
richts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.2 Yello).
6.3 Je näher sich die Waren und Dienstleistungen sind, für welche die Marken
registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und
desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben, um die
Verwechslungsgefahr zu bannen. Ein besonders strenger Massstab ist an-
zulegen, wenn beide Marken für weitgehend identische Waren oder
Dienstleistungen bestimmt sind (BGE 122 III 382 E. 3a - Kamillosan, BGE
119 II 473 E. 2c - Radion/Radomat). Im Weiteren ist von Bedeutung, an
welche Abnehmerkreise sich die Waren richten und unter welchen Um-
ständen sie gehandelt zu werden pflegen. Bei Massenartikeln des tägli-
chen Bedarfs, wie beispielsweise Lebensmitteln, ist mit einer geringeren
Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der
Konsumenten zu rechnen als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf
einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten be-
schränkt bleibt (BGE 122 III 382 E. 3a - Kamillosan; Urteil des Bundesge-
richts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.3 Yello).
6.4 Die Markenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den die
Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlas-
sen (BGE 121 III 377 E. 2a; MARBACH, SIWR III, S. 116; DAVID, Kommentar
MSchG, Art. 3 N. 11 und 15; WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 63 und 67).
Bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken sind die einzelnen
Bestandteile nach ihrer Unterscheidungskraft zu gewichten. Entscheidend
sind die prägenden Wort- oder Bildelemente, während unterscheidungs-
schwache Wort- oder Bildelemente den Gesamteindruck weniger beein-
flussen. Enthält eine Marke sowohl charakteristische Wort- wie auch Bild-
elemente, so können diese den Erinnerungseindruck gleichermassen prä-
gen (unveröffentlichter Entscheid der RKGE vom 4. Oktober 2006 [MA-WI
04/06] E. 4, mit Verweisen; RKGE in sic! 2005 S. 807 E. 8 DVT Techni-
sches Fernsehen [fig.] / DVT; MARBACH, SIWR III, S. 122 f.). Es gilt aber die
Erfahrungsregel, wonach Wörter die einfachste Kommunikationsart für den
Geschäftsverkehr darstellen und deshalb eher im Gedächtnis haften blei-
13
ben (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 1. November 2007
[B-3118/2007] E. 3 SWING / SWING RELAXX, mit Verweis auf WILLI,
a.a.O., Art. 3 N. 143/144; RKGE in sic! 2005 S. 807 E. 8 DVT Techni-
sches Fernsehen [fig.] / DVT; KAMEN TROLLER, Grundzüge des schweizeri-
schen Immaterialgüterrechts, Basel 2005, S. 93, mit Hinweisen auf die
Rechtsprechung).
Bei reinen Bildmarken ist die Gestaltung und, sofern es sich nicht um ab-
strakte Darstellungen handelt, der begriffliche Inhalt der Marken massge-
bend (MARBACH, SIWR III, S. 121; DAVID, Kommentar MSchG, Art. 3 N. 23),
bei reinen Wortmarken der Wortklang, das Schriftbild und, gegebenenfalls,
der Sinngehalt (BGE 127 III 160 E. 2b/cc - Securitas, BGE 121 III 377
E. 2b - Boss). Dabei genügt es für die Annahme der Ähnlichkeit, wenn die-
se in Bezug auf nur eines dieser Kriterien bejaht wird (MARBACH, SIWR III,
S. 118; RKGE in sic! 2006 S. 761 E. 4 - McDONALD'S/McLake). Der Wort-
klang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz
und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Erscheinungsbild
durch die Wortlänge und die optische Wirkung der Buchstaben (BGE 119 II
473 E. 2c - Radion; RKGE in sic! 2002 S. 101 E. 6 - Mikron [fig.]/Mikromat
[fig.]).
7. Bei der Beurteilung der Warengleichartigkeit ist im Widerspruchsverfahren
auf den Registereintrag abzustellen (RKGE in sic! 2000 S. 594 E. 4
Longlife Valdalpone [fig.] / Longlife developed by Dr. Tork [fig.]; DAVID,
Kommentar MSchG, Art. 3 N. 36; WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 37; MARBACH, SIWR
III, S. 105), es sei denn, der sachliche Schutzumfang der Widerspruchs-
marke sei infolge Nichtgebrauchs eingeschränkt worden (WILLI, a.a.O.,
Art. 3 N. 37). Letzteres ist bei der Widerspruchsmarke, deren Schutzum-
fang sich auf "Krawatten" (Klasse 25) beschränkt (vgl. E. 5.4), der Fall.
Diese sind auf die Gleichartigkeit mit Bekleidungsstücken, Schuhwaren
und Kopfbedeckungen (Klasse 25), welche für die angefochtene Marke be-
ansprucht werden, zu prüfen.
7.1 Gleichartigkeit liegt vor, wenn die angesprochenen Abnehmerkreise auf
den Gedanken kommen können, die unter Verwendung identischer oder
ähnlicher Marken angepriesenen Waren und Dienstleistungen würden an-
gesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus ein und
demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kont-
rolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen
hergestellt (DAVID, Kommentar MSchG, Art. 3 N. 35; RKGE in sic! 2003
S. 709 E. 6 Targa / Targa [fig.] et al. II, RKGE in sic! 2002 S. 169 E. 3 -
Smirnoff [fig.]/Smirnov [fig.]). Für die Warengleichartigkeit sprechen unter
anderem gleiche Herstellungsstätten, gleiches fabrikationsspezifisches
Know-how, ähnliche Vertriebskanäle, ähnliche Abnehmerkreise oder das
Vorliegen eines ähnlichen Verwendungszweckes (RKGE in sic! 2002
S. 169 E. 3 - Smirnoff [fig.]/Smirnov [fig.], vgl. auch RKGE in sic! 2004 S.
863 E. 6 - Harry [fig.]/Harry's Bar Roma [fig.], RKGE in sic! 2000 S. 594
E. 5 - Longlife Valdalpone [fig.]/Longlife developed by Dr. Tork [fig.]).
14
7.2 Da Krawatten unter den für das angefochtene Zeichen beanspruchten
Oberbegriff "Bekleidungsstücke" subsumiert werden können, herrscht zwi-
schen Krawatten und Bekleidungsstücken Warenidentität, zumindest aber
hochgradige Gleichartigkeit.
Der Zusammenhang zwischen Krawatten einerseits und Schuhwaren und
Kopfbedeckungen andererseits ist weniger offensichtlich. Die Vorinstanz
stufte diese Waren trotz unterschiedlicher Herstellungstechnologie und
mangelnder Substituierbarkeit als gleichartig ein, weil sie oft in denselben
Verkaufsstellen und dort als Ergänzung zueinander angeboten würden.
Diese Einschätzung ist unbestritten geblieben und ist zu vereinbaren mit
der Praxis der ehemaligen Rekurskommission für Geistiges Eigentum. Ge-
mäss dieser besteht beispielsweise Gleichartigkeit zwischen Kleidern ei-
nerseits und Hand-, Reise- und Einkaufstaschen sowie Schuhen anderer-
seits, denn bei letzteren handle es sich um Waren, die weitgehend über
identische Vertriebskanäle angeboten würden wie Kleidungsstücke. Zu-
dem würden sie häufig aus denselben Materialien hergestellt (RKGE in sic!
2004 S. 576 E. 7 Speedo / Speed Company [fig.], mit Verweisen). Auch
Kleider und Uhren erachtete sie als gleichartig, da letztere oft als modi-
sches Accessoire benutzt und deswegen nebst anderen Accessoires
(wie Gürtel, Handtaschen, Halstücher, Schmuck) auch in grossen Klei-
dergeschäften verkauft würden (RKGE in sic! 1997 S. 163 E. 5 Vögele /
Charles Vögele [fig.]). In einem weiteren Entscheid qualifizierte sie Brillen
einerseits und diverse Mode- und Prestigeartikel (Seifen, Parfümerien, Uh-
ren, Schmuckwaren, Schirme, Bekleidungsstücke und Schuhwaren) ande-
rerseits als gleichartig, weil Brillen berühmter Modeschöpfer heutzutage
sowohl über den Fachhandel als auch über Kleidergeschäfte und Bouti-
quen vertrieben würden (RKGE in: Schweizerische Mitteilungen über Im-
materialgüterrecht [SMI] 1995, S. 311 E. 7 Bally / Sali). Auch Krawatten
gelten als modisches Accessoire und werden daher häufig zusammen mit
Schuhen und Kopfbedeckungen in grossen Kleidergeschäften angeboten.
Somit besteht auch Gleichartigkeit zwischen Krawatten einerseits und
Schuhwaren und Kopfbedeckungen andererseits.
8. Die Widerspruchsmarke "Diva Cravatte" besteht aus dem nicht beschrei-
benden Element Diva und dem beschreibenden Element Cravatte (vgl.
E. 5.3.2). Ihr kommt daher insgesamt ein normaler Schutzumfang zu. Sie
ist ein in "Schnürchenschrift" geschriebenes Zeichen, dessen grösser ge-
schriebenes Element "Diva" im Gegensatz zum horizontal geschriebenen
"Cravatte" - schräg ausgerichtet und unterstrichen ist. Sie enthält insofern
kein ausgeprägtes Bildelement.
Bei der angefochtenen Marke "DD DIVO DIVA" handelt es sich um eine
kombinierte Wort-/Bildmarke. Sämtliche Wortbestandteile sind in Gross-
buchstaben geschrieben, die beiden "D" in wesentlich grösserer Schrift als
die Bestandteile "DIVO DIVA". Zudem ist das erste "D" spiegelverkehrt
dargestellt. Die beiden "D" umgeben einen fein gezeichneten Vogel mit
ausgestreckten Flügeln, über dessen Kopf ein fünfzackiger Stern prangt.
15
Die sich gegenüber stehenden Zeichen stimmen im Wortelement "Diva"
überein. Dieses Wort ist prägender Bestandteil der Widerspruchsmarke, da
dem zweiten Wortbestandteil "Cravatte" wegen seiner beschreibenden Na-
tur hinsichtlich der beanspruchten Waren lediglich schwache Kennzeich-
nungskraft zukommt (vgl. E. 5.3.2).
Hinsichtlich des gemeinsamen Wortbestandteils "Diva" sind die beiden zu
vergleichenden Marken in klanglicher Hinsicht offensichtlich identisch. Das
zusätzlich vom angefochtenen Zeichen verwendete "Divo" wird sehr ähn-
lich wie "Diva" ausgesprochen, im Gegensatz zur Buchstabenkombination
"DD", welche im Deutschen "de - de" ausgesprochen wird. Eine Marken-
ähnlichkeit in klanglicher Hinsicht ist daher, zumindest hinsichtlich der
Wortelemente "Divo" und "Diva", zu bejahen.
Bezüglich der Begriffe "Divo" und "Diva" unterscheidet sich die angefoch-
tene Marke im Sinngehalt nicht von der Widerspruchsmarke: "Divo" ent-
stammt dem Italienischen und bedeutet auf deutsch "Star, Stern,
Grösse" (vgl. Paravia Langenscheidts Handwörterbuch Italienisch, a.a.O.,
S. 274), auf französisch "vedette, étoile" (vgl. il BOCH, a.a.O., S. 1435).
Diese Bedeutung dürfte, zumindest dem italienischsprachigen Massenpub-
likum in der Schweiz, bekannt sein; die Bezeichnung "Diva", welche die
weibliche Form von "Divo" ist und somit die gleiche Bedeutung hat (vgl.
E. 5.3.2), dürfte auch vom nicht der italienischen Sprache mächtigen Publi-
kum verstanden werden. Auch der von der angefochtenen Marke verwen-
dete Stern übernimmt den Sinngehalt von "Diva" respektive "Divo", was in-
dessen nicht sofort auffallen wird. Dagegen hat der Vogel eine andere be-
griffliche Wirkung als das von der Widerspruchsmarke verwendete Ele-
ment "Diva", während der Buchstabenfolge "DD" gar kein Sinn zugeschrie-
ben werden kann. Der Sinn der in der Widerspruchsmarke zusätzlich ver-
wendeten Bezeichnung "Cravatte" (= Krawatten) ist dagegen klar. Er findet
sich nicht in der angefochtenen Marke, was indessen wegen der beschrei-
benden Natur von "Cravatte" von untergeordneter Bedeutung ist. Die bei-
den zu vergleichenden Zeichen stimmen daher bezüglich des Sinngehaltes
im Wesentlichen überein.
In visueller Hinsicht ist zu berücksichtigen, dass die Wortbestandteile bei-
der Marken grafisch gestaltet sind und es sich insofern nicht um reine
Wortmarken handelt. Während die Wortelemente der Widerspruchsmarke
in einer etwas altmodisch wirkenden "Schnürchenschrift" und mit grossen
Anfangsbuchstaben geschrieben sind, werden für die angefochtene Marke
ausschliesslich Grossbuchstaben verwendet, die zudem auffällige Füss-
chen (Serifen) besitzen. Bezüglich des Schriftzugs unterscheiden sich die
beiden Marken daher deutlich voneinander. Lediglich als reine Wortmarken
wären sich die angefochtene Marke und die Widerspruchsmarke in visuel-
ler Hinsicht insofern ähnlich, als sie bezüglich des Elementes "Diva" völlig
und bezüglich des Elementes "Divo", welches sich nur im Endbuchstaben
von "Diva" unterscheidet, nahezu identisch sind.
Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass sich die zu vergleichenden
Zeichen ähnlich sind.
16
9. Schliesslich ist in einem wertenden Gesamtblick zu entscheiden, ob ange-
sichts der festgestellten Identität respektive Gleichartigkeit der bean-
spruchten Waren und der ermittelten Zeichenähnlichkeit unter Berücksich-
tigung der vorhandenen Abweichungen auch eine Verwechslungsgefahr
besteht (Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG).
9.1 Die Übernahme eines den Gesamteindruck prägenden Bestandteils ver-
mag in der Regel eine Verwechslungsgefahr zu begründen (BGE 96 II 400
E. 2 MEN'S CLUB; RKGE in sic! 2005 S. 571 E. 6 CJ Cavalli Jeans
[fig.] / Rocco Cavalli [fig.]). Für eine neue Marke genügt es nicht, den
Hauptbestandteil einer bestehenden Marke mit Elementen zu ergänzen,
die nicht geeignet sind, den Eindruck der bestehenden Marke wesentlich
zu ändern (RKGE in sic! 2005 S. 571 E. 6 CJ Cavalli Jeans [fig.] / Rocco
Cavalli [fig.], RKGE in sic! 2006 S. 269 E. 5 Michel [fig.] / Michel Compte
Waters).
9.2 Prägendes Element der Widerspruchsmarke ist die Bezeichnung
"Diva" (vgl. E. 8), welches von der angefochtenen Marke übernommen
worden ist. Es fragt sich daher, ob die anderen Elemente der angefochte-
nen Marke das Akronym "DD", die Bezeichnung "Divo" sowie das Bild-
element den Gesamteindruck derart beeinflussen, dass sie eine Ver-
wechslungsgefahr zu verhindern vermögen.
Das Akronym "DD" ist gleichsam wie die Initialen eines Namens zu-
sammengesetzt aus dem jeweils ersten Buchstaben der beiden Bezeich-
nungen "Divo" und "Diva". Die Erfahrung hat gezeigt, dass bei Zeichen, die
aus dem Namen einer Person und den entsprechenden Initialen zusam-
mengesetzt sind, die Initialen im mündlichen Gebrauch normalerweise
nicht erwähnt werden (RKGE in sic! 2005 S. 571 E. 6 CJ Cavalli Jeans
[fig.] / Rocco Cavalli [fig.]). Dieser Grundsatz lässt sich auch auf den vor-
liegenden Fall übertragen: Zwar handelt es sich bei "Divo" und "Diva" nicht
um Vor- und Nachnamen und bei der Buchstabenfolge "DD" dem entspre-
chend nicht um Initialen eines Namens, doch ist die Buchstabenfolge "DD"
gleich wie die Initialen eines Namens gebildet und ist eine Art Kurzbe-
zeichnung für "Divo Diva". Es ist nicht anzunehmen, dass im mündlichen
Verkehr das wenig klangvolle Akronym "DD" an Stelle von "DIVO DIVA"
verwendet wird. Diesem kommt daher, trotz der relativ grossen Schriftgrö-
sse, eher dekorativer Charakter zu.
Die zusätzliche Verwendung des Wortbestandteils "Divo" vermag den Ge-
samteindruck auch nicht wesentlich zu verändern, da es wie erwähnt (vgl.
E. 8) dieselbe Bedeutung wie "Diva" hat und insofern lediglich eine Wie-
derholung des Begriffes "Diva" in männlicher Form darstellt.
Auch der hinzugefügte Bildbestandteil (Vogel und Stern) ändert an diesem
Resultat nichts. Denn wenn eine Verwechslungsgefahr vermieden werden
soll, so muss der hinzugefügte Bildbestandteil ausgesprochen dominant
sein und dem Wortbestandteil bloss untergeordneter Stellenwert zukom-
men (RKGE in sic! 2006 S. 88 E. 6 Corsa / MotoCorsa Moto Parts [fig.],
RKGE in sic! 2003 S. 709 E. 5.1 Targa / Targa [fig.] et al. II; DAVID, Kom-
17
mentar MSchG, Art. 3 N. 24). Im vorliegenden Fall wird das Bildelement
durch die Wortelemente optisch in den Hintergrund gedrängt. Zudem ist
der Vogel derart detailliert dargestellt, dass er von weiterer Distanz gar
nicht mehr als solcher wahrnehmbar ist. Der Stern ist zwar deutlicher er-
kennbar, indessen grafisch so unauffällig gestaltet, dass er der Marke kein
eigenes Gepräge zu verleihen vermag. Entgegen der Auffassung der Be-
schwerdeführerin kommt dem Wortbestandteil daher nicht bloss unterge-
ordneter Stellenwert zu.
9.3 In Würdigung, dass die angefochtene Marke für gleichartige Waren bean-
sprucht wird wie das Widerspruchszeichen, die beiden Zeichen ähnlich
sind, und vor dem Hintergrund, dass die angesprochenen Verkehrskreise
üblicherweise die beiden zu vergleichenden Zeichen nicht gleichzeitig vor
sich haben, schliesst sich das Bundesverwaltungsgericht der Würdigung
der Vorinstanz an, wonach zumindest eine mittelbare Verwechslungsge-
fahr besteht, zumal die drei zusätzlichen Elemente der angefochtenen
Marke insgesamt zu wenig stark sind, um eine derartige Verwechslungsge-
fahr zu vermeiden.
10. Die Beschwerde ist demnach abzuweisen und der angefochtene Entscheid
zu bestätigen.
11. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin kosten-
und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und 64 Abs. 1 VwVG).
11.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art
der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63
Abs. 4bis VwVG, Art. 2 des Reglements vom 11. Dezember 2006 über die
Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE,
SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsge-
richt ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE). Im Wider-
spruchsverfahren besteht dieser Streitwert vor allem im Schaden der be-
schwerdeführenden Partei im Fall einer Markenverletzung durch die ange-
fochtene Marke. Es würde aber zu weit führen und könnte im Verhältnis zu
den relativ geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschre-
ckend wirken, wenn dafür stets konkrete Aufwandsnachweise im Einzelfall
verlangt würden. Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der
Streitwert darum nach Erfahrungswerten auf einen Betrag zwischen
Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- festzusetzen (JOHANN ZÜRCHER, Der Streitwert
im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrechtsprozess, in: sic! 2002 S. 493
ff., S. 505; LEONZ MEYER, Der Streitwert in Prozessen um Immaterialgüter-
rechte und Firmen, in: sic! 2001 S. 559 ff.; LUCAS DAVID, Der Rechtsschutz
im Immaterialgüterrecht, in: Roland von Büren / Lucas David (Hrsg.),
Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. I/2, 2. Aufl.,
Basel 1998, S. 29 f.).
18
11.2 Die Parteientschädigung ist nach Art. 14 Abs. 2 VGKE auf Grund der ein-
gereichten Kostennoten der Beschwerdegegnerin (Fr. 2'500.- für die Be-
schwerdeantwort und Fr. 1'800.- für die Duplik = total Fr. 4'300.-) festzu-
setzen. Die Eingaben der Beschwerdegegnerin an das Bundesverwal-
tungsgericht sind relativ knapp gehalten, weshalb eine Parteientschädi-
gung von Fr. 3'000.- (inkl. MWSt) für das Beschwerdeverfahren angemes-
sen erscheint.
12. Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen
(Art. 73 des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht
[Bundesgerichtsgesetz, BGG, SR 173.110]). Es ist daher rechtskräftig.
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1. Die Beschwerde wird abgewiesen, und die angefochtene Verfügung des
Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 7. Juni 2006 wird
bestätigt.
2. Die Gerichtsgebühr von Fr. 4'000.- wird der Beschwerdeführerin auferlegt
und mit dem erhobenen Kostenvorschuss von Fr. 3'500.- verrechnet. Die
Beschwerdeführerin hat demnach noch Fr. 500.- zu bezahlen. Dieser Be-
trag ist innerhalb von 30 Tagen ab Eröffnung zu Gunsten der Gerichtskas-
se zu überweisen.
3. Die Beschwerdeführerin hat die Beschwerdegegnerin für das Beschwerde-
verfahren mit Fr. 3'000.- (inkl. MWSt) zu entschädigen.
4. Dieses Urteil wird eröffnet:
- der Beschwerdeführerin (eingeschrieben, mit Beilagen)
- der Beschwerdegegnerin (eingeschrieben, mit Beilagen)
- der Vorinstanz (Ref. Wspr. Nr.7384; eingeschrieben, mit Beilagen)
Die Instruktionsrichterin: Die Gerichtsschreiberin:
Vera Marantelli Kathrin Bigler
Versand am: 21. Dezember 2007