B-7501/2006 - Abteilung II - Widerspruchssachen - Verfügung in den Widerspruchsverfahren nr. 7353, 7...

Abtei lung II
B-7501/2006
œ{ T 0 / 4 }
Urteil vom 13. März 2007
Mitwirkung: Richter David Aschmann (vorsitzender Richter); Richterin
Vera Marantelli; Richterin Maria Amgwerd;
Gerichtsschreiber Philipp J. Dannacher
O._______
vertreten durch Rechtanwalt Dr. Roger Staub, Bellerivestrasse 201, 8034 Zürich
Beschwerdeführerin
gegen
S._______
vertreten durch Rechtsanwältin Regula Bähler, Oberdorfstrasse 19, 8024 Zürich
Beschwerdegegner
und
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum (IGE), Einsteinstrasse 2,
3003 Bern
Vorinstanz
betreffend
Verfügungen in den Widerspruchsverfahren Nr. 7353, 7354, 7467, Inwa
International Nordic Walking Association/NordicFitnessP
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Sachverhalt:
A. Die Beschwerdeführerin hat am 30. Dezember 2004 und 16. März 2005 drei
Widersprüche gegen zwei Marken des Beschwerdegegners erhoben:
B. Die Marken sind für folgende Waren und Dienstleistungen registriert:
Widersprechende und
Beschwerdeführerin
Widerspruchs- und
Beschwerdegegner
Widerspruch
Nr. 7353
CH 509'015 CH 525'891
eingetragen für:
41 Elaboration de programmes de
formation dans le domaine de
la réhabilitation et des exerci-
ces; formation par le biais de
l'organisation d'événements re-
latifs à l'exercice et à la mise
en forme.
44 Soins de santé par le biais de
programmes de réhabilitation
et d'exercices.
eingetragen für:
28 Spiele, Spielzeug; Turn- und
Sportartikel, soweit sie in die-
ser Klasse enthalten sind;
Christbaumschmuck; Spielkar-
ten.
41 Erziehung; Ausbildung; Unter-
haltung; sportliche und kulturel-
le Aktivitäten.
Widerspruch
Nr. 7354
(nicht
angefochten)
CH 524'360 CH 525'891
Widerspruch
Nr. 7467
CH 509'015 CH 528'312
3eingetragen für:
41 Elaboration de programmes de
formation dans le domaine de
la réhabilitation et des exerci-
ces; formation par le biais de
l'organisation d'événements re-
latifs à l'exercice et à la mise
en forme.
44 Soins de santé par le biais de
programmes de réhabilitation
et d'exercices.
eingetragen für:
28 Spiele, Spielzeug; Turn- und
Sportartikel, soweit sie in die-
ser Klasse enthalten sind;
Christbaumschmuck; Spielkar-
ten; alle vorgenannten Waren
schweizerischer Herkunft.
35 Werbung; Geschäftsführung;
Unternehmensverwaltung; Bü-
roarbeiten.
41 Erziehung; Ausbildung; Unter-
haltung; sportliche und kulturel-
le Aktivitäten.
C. Der Beschwerdegegner nahm mit Schreiben vom 7. Februar 2005 zu den Wi-
dersprüchen Nr. 7353 und 7354 Stellung und bestritt das Bestehen einer Ver-
wechslungsgefahr. Im Widerspruchsverfahren Nr. 7467 verzichtete er auf
eine Stellungnahme. Dieses Verfahren ruhte auf Begehren beider Parteien
vom 17. Juni bis 25. November 2005 und wurde anschliessend, da keine Eini-
gung gefunden wurde, fortgesetzt.
D. Mit Replik vom 25. November 2005 und Duplik vom 2. Februar 2006 hielten
die Parteien in den Widerspruchsverfahren Nr. 7353 und 7354 an ihren Anträ-
gen fest. Im Widerspruchsverfahren Nr. 7467 fand kein zweiter Schriften-
wechsel statt.
E. Mit Entscheiden vom 28. Juni 2006 wies die Vorinstanz alle drei Widersprü-
che mangels Bestehens einer Verwechslungsgefahr ab.
F. Die Beschwerdeführerin focht die Abweisung der Widersprüche Nr. 7353 und
7467 mit Beschwerden vom 4. September 2006 vor der Eidgenössischen Re-
kurskommission für geistiges Eigentum an und beantragte, die Verfügungen
der Vorinstanz vom 28. Juni 2006 aufzuheben und die angefochtenen Marken
CH 525'891 Swiss Nordic Parc (fig.) und CH 528'312 NordicFintessP
(fig.) zu löschen, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Be-
schwerdegegners. Er anerkannte dabei die Abweisung des Widerspruchs Nr.
7354.
G. Die Beschwerden wurden mit Verfügung vom 4. September 2006 vereinigt.
Mit Vernehmlassung vom 20. Oktober 2006 beantragte die Vorinstanz deren
Abweisung.
H. Der Beschwerdegegner beantragte mit Stellungnahme vom 22. November
2006, die Beschwerden abzuweisen. An den Verfügungen der Vorinstanz in
den Widerspruchsverfahren Nr. 7353, 7354 und 7467 sei festzuhalten, unter
Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Widersprechenden und Be-
schwerdeführerin.
I. Auf eine mündliche und öffentliche Verhandlung haben die Beschwerdeführe-
rin mit Schreiben vom 9. Februar 2007 und der Beschwerdegegner still-
schweigend verzichtet.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
41. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen
Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und
33 lit. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR
173.32]). Es hat das vorliegende Verfahren am 1. Januar 2007 von der eidg.
Rekurskommission für geistiges Eigentum übernommen (Art. 53 Abs. 2
VGG). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von Art. 50 des Ver-
waltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG; SR 172.021)
am 14. September 2006 eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss
rechtzeitig geleistet. Als Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die Be-
schwerdeführerin zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 VwVG).
2. Der Beschwerdegegner hat die angefochtenen Marken im Laufe des vorins-
tanzlichen Verfahrens auf einen Dritten übertragen, der im Markenregister als
neuer Inhaber registriert wurde. Zu Recht bejahte die Vorinstanz trotzdem die
Passivlegitimation des Beschwerdegegners, da dafür der Zeitpunkt der Wi-
dersprüche massgeblich ist (vgl. E. II.3 des Entscheids im Widerspruchsver-
fahren Nr. 7467, Art. 21 Abs. 2 des Bundesgesetzes über den Zivilprozess
vom 4. Dezember 1947 [BZP; SR 273] in Verbindung mit Art. 4 VwVG). Das-
selbe gilt für die (unbestrittene) Passivlegitimation des Beschwerdegegners
vor dem Bundesverwaltungsgericht (Eidgenössische Rekurskommission für
Geistiges Eigentum/RKGE in sic! 2004 S. 777 E. 1 Lonsdale, sic! 2005 S. 757
E. 1 Boss/Airboss). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
3. Vom Markenschutz sind Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke
ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen regist-
riert sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1
lit. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]).
Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr richtet sich nach der Ähnlichkeit der
Zeichen im Erinnerungsbild des Letztabnehmers (BGE 121 III 378 E. 2a
Boss, 119 II 477 E. 2d Radion) und nach der Gleichartigkeit der Waren und
Dienstleistungen, für die die Marken eingetragen sind. Zwischen diesen Ele-
menten besteht eine Wechselwirkung: An die Verschiedenheit der Zeichen
sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher sich die Waren sind,
und umgekehrt (LUCAS DAVID, Kommentar Markenschutzgesetz Muster- und
Modellgesetz [hiernach: Kommentar DAVID], Basel 1999, Art. 3 MSchG, N. 8).
4. Gleichartigkeit liegt vor, wenn die angesprochenen Abnehmerkreise auf den
Gedanken kommen können, die unter Verwendung ähnlicher Marken ange-
priesenen Waren und Dienstleistungen stammten angesichts ihrer üblichen
Herstellungs- und Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen
(Kommentar DAVID, Art. 3 MSchG, N. 35.). Ähnliche Verwendungszwecke
(Substitutierbarkeit) sprechen für gleichartige Waren und Dienstleistungen,
unterschiedliche Abnehmerkreise dagegen (RKGE in sic! 2006 S. 341 E. 5
Avonex/Avontec, sic! 2001 S. 206 Swift/Swix).
5. Die Waren und Dienstleistungen der Marken sind pro Widerspruch zu
vergleichen. Die Beschwerdeführerin rügt, dass die Vorinstanz die Waren in
Klasse 28 und Dienstleistungen in Klasse 35 zu Unrecht nicht als gleichartig
mit den Dienstleistungen in Klasse 41 beurteilt habe, für welche die
Widerspruchsmarke registriert ist. Von Veranstaltern von Aus-
bildungsprogrammen könne erwartet werden, dass sie auch zur
5Körperertüchtigung geeignete Waren anböten. Indessen begründet die
Beschwerdeführerin nicht und ist auch nicht ersichtlich, warum "Spiele,
Spielzeug, Christbaumschmuck" und "Spielkarten" der körperlichen Er-
tüchtigung dienen sollten. "Elaboration" (Ausarbeitung) von sowie "soins de
santé" (Gesundheitspflege) durch Erziehungsprogramme(n) im Bereich der
Rehabilitation und Ertüchtigung sind darum nicht nur ungleichartig mit
denjenigen Waren und Dienstleistungen, für die die angefochtenen Marken in
den Klassen 28 und 35 eingetragen sind. Entgegen der Ansicht der
Vorinstanz sind sie im Eintrag der Widerspruchsmarke auch derart
zweckgebunden als Dienstleistungen der Gesundheitsbranche definiert, dass
auch die Gleichartigkeit mit den Dienstleistungen "Ausbildung, Unterhaltung"
und "kulturellen Aktivitäten" der angefochtenen Marken verneint werden
muss. Dagegen hat die Vorinstanz die "élaboration de programmes de
formation dans le domaine de la réhabilitation et des exercices; formation par
le biais de l'organisation d'événements relatifs à l'exercice et à la mise en
forme" (Klasse 41) und die "soins de santé par le biais de programmes de
réhabilitation et d'exercices" (Klasse 44) zu Recht als gleichartig mit "Turn-
und Sportartikeln [schweizerischer Herkunft], soweit in Klasse 28
enthalten" (Klasse 28), mit "Erziehung" und mit "sportlichen
Aktivitäten" (Klasse 41) bezeichnet, da diese Waren und Dienstleistungen ein
vergleichbares Fachwissen erfordern. Es kann erwartet werden, wie die
Vorinstanz richtig ausführt, dass sie aus demselben Angebot stammen.
6. Zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr sind die sich gegenüberstehenden
Wort-/Bildmarken in ihrem Gesamteindruck zu vergleichen. Ihr Schutzumfang
beurteilt sich hauptsächlich nach den Wort- und Bildbestandteilen, die die
Marken prägen, und nach deren Kennzeichnungskraft. Dabei ist im Einzelfall
zu prüfen, welche Wort- oder Bildbestandteile stärker im Vordergrund stehen
(Kommentar DAVID, Art. 3 MSchG, N. 11 und 24, EUGEN MARBACH, in: Schweize-
risches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III, Markenrecht, Basel
1996 [hiernach Kommentar MARBACH], S. 122 f.). Die unveränderte Übernahme
prägender, kennzeichnungskräftiger Bestandteile begründet in der Regel eine
Verwechslungsgefahr (BGer in sic! 2001 S. 408 ff. Jaguar, RKGE in sic! 2006
S. 858 E. 6 Puma, AppHof BE in sic! 1997 S. 574 E. 3 Butterverpackung,
RKGE in Schweizerische Mitteilungen über Immaterialgüterrecht/SMI 1995 S.
324 E. 3b Avenir/Avenit). Demgegenüber wird das abstrakte Bildmotiv als sol-
ches nicht geschützt und gelten Bildbestandteile als schwach, wenn sie die
eingetragenen Waren und Dienstleistungen beschreiben (RKGE in sic! 1997
S. 479 E. 4 ATP Tour/MTA, sic! 1998 S. 482 E. 9 Pincettes de poisson, sic!
2002 S. 350 E. 6 Lab med). Auch schwache und gemeinfreie Elemente kön-
nen allerdings im Gesamteindruck eine Rolle spielen (Kommentar MARBACH, S.
122, CHRISTOPH WILLI, in: Kommentar Markenschutzgesetz, Zürich 2002, Art. 3
MSchG Rz. 65, RKGE in sic! 2000 S. 107 E. 4 xx/XXL).
7. Die Bildbestandteile der zu vergleichenden Marken und die beiden Wortbe-
standteile "INWA" und "NordicFitnessP" prägen die Widerspruchsmar-
ke und die angefochtene Marke CH 528'312 im Gesamteindruck je etwa im
gleichen Mass. Demgegenüber fallen die klein geschriebenen und in Bezug
auf die verbliebenen Dienstleistungen beschreibenden Wortbestandteile "In-
6ternational Nordic Walking Association" (Widerspruchsmarke) und "Swiss
Nordic Parc" (angefochtene Marke CH 525 891) weniger ins Gewicht. Die bei-
den Markenpaare stimmen damit nur in Bezug auf die zentralen Bildbestand-
teile der nach rechts ziehenden, stilisierten Läufer mit schräggeneigten, ge-
streckten Körpern, unten spitz zulaufenden Beinen und parallel zum Körper
gehaltenen Stöcken überein. Alle drei Marken zeigen solche stilisierten Läu-
ferfiguren in weiss vor einem schwarzen oder dunkelgrauen Kreis, den sie
oben und unten durchbrechen. Die angefochtenen Marken sind grobkörniger
und wie von Hand gezeichnet, zeigen zwei Läufer und vor jedem einen nach
unten gebogenen, dunklen Pinselstrich. Die Widerspruchsmarke zeigt nur ei-
nen Läufer und enthält keine Grautöne. Ihr Bildbestandteil wirkt maschinell
gezeichnet und dadurch stilisierter.
8. Obwohl die Bildbestandteile in den genannten Einzelheiten teilweise überein-
stimmen, wird dadurch, entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin, keine
Verwechslungsgefahr mit der Widerspruchsmarke geschaffen. Das Bildmotiv
eines oder mehrerer Nordic Walker ist schwach in Bezug auf die als gleichar-
tig beurteilten Dienstleistungen, nämlich in Bezug auf die "Ausarbeitung von
Erziehungsprogrammen und Gesundheitspflege durch Erziehungsprogramme
im Bereich der Rehabilitation und Ertüchtigung" einerseits und in Bezug auf
"Turn- und Sportartikel [schweizerischer Herkunft], soweit in Klasse 28 ent-
halten, Erziehung und sportliche Aktivitäten" andererseits. Die Abweichungen
in den teilweise unterscheidungskräftigen Wortbestandteilen und die erwähn-
ten Unterschiede in der Bilddarstellung wiegen darum im Gesamteindruck die
erwähnten Übereinstimmungen auf. Es besteht folglich keine Verwechslungs-
gefahr zwischen den zu vergleichenden Markenpaaren.
9. Die Beschwerden sind darum abzuweisen. Bei diesem Ausgang des Verfah-
rens ist die Gerichtsgebühr der Beschwerdeführerin aufzuerlegen. Zudem ist
sie gegenüber dem Beschwerdegegner zu einer angemessenen Parteient-
schädigung zu verpflichten.
10. Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art
der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63
Abs. 4bis VwVG, Art. 2 des Reglements über die Kosten und Entschädigungen
vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 11. Dezember 2006 [VGKE, SR
173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist
dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE). Im Widerspruchsverfah-
ren besteht dieser Streitwert vor allem im Schaden der beschwerdeführenden
Partei im Falle einer Markenverletzung durch die angefochtene Marke. Es
würde aber zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den relativ geringen
Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür
stets konkrete Aufwandsnachweise im Einzelfall verlangt würden. Mangels
anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Streitwert darum nach Erfah-
rungswerten auf Fr. 55'000.-- festzulegen (JOHANN ZÜRCHER, Der Streitwert im
Immaterialgüter- und Wettbewerbsprozess, sic! 2002 S. 505; LEONZ MEYER, Der
Streitwert in Prozessen um Immaterialgüterrechte und Firmen, sic! 2001 S.
559 ff., LUCAS DAVID, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbs-
recht, Bd. I/2, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, Basel 1998, S. 29
f.).
711. Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur Verfü-
gung (Art. 73 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni
2005 [BGG, SR 173.110]). Es ist deshalb rechtskräftig.
8Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1. Die Beschwerden werden abgewiesen und die angefochtenen Entscheide
bestätigt.
2. Die Gerichtsgebühr von Fr. 4'500.-- wird der Beschwerdeführerin auferlegt
und mit dem erhobenen Kostenvorschuss verrechnet.
3. Die Beschwerdeführerin hat dem Beschwerdegegner eine Parteientschädi-
gung von Fr. 2'200.-- (inkl. allfällige MWST) zu bezahlen.
4. Dieses Urteil ist rechtskräftig. Es wird eröffnet:
- der Beschwerdeführerin (mit Gerichtsurkunde)
- dem Beschwerdegegner (mit Gerichtsurkunde)
- der Vorinstanz (Ref-Nr. Wspr. 7353-7354, 7467) (eingeschrieben).
Der Vorsitzende Der Gerichtsschreiber:
der Spruchkammer:
David Aschmann Philipp J. Dannacher
Versand am: 14. März 2007