Abtei lung II
B-7503/2006
{ T 1 / 2 }
Urteil vom 11. Mai 2007
Mitwirkung: Richter David Aschmann (vorsitzender Richter),
Richter Francesco Brentani, Richter Hans Urech;
Gerichtsschreiber Philipp J. Dannacher
Absolute Entertainment SA, PO Box 346, BZ-Corozal Town,
vertreten durch Abrema Agence Brevets et Marques, Ganguillet et Humphrey,
avenue du Théâtre 16, 1002 Lausanne,
Beschwerdeführerin
gegen
V&S & Spirit Aktiebolag (publ), SE-11797 Stockholm,
vertreten durch Wild Schnyder AG, Forchstrasse 30, 8032 Zürich,
Beschwerdegegnerin
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum, Einsteinstrasse 2, 3003
Bern,
Vorinstanz
betreffend
Verfügungen vom 24.5.2006 in den Widerspruchsverfahren Nr. 8018 u. Nr.
8019 Absolut und Absolutbar / Absolute Poker sowie Nr. 8020 u. Nr. 8021
Absolut und Absolutbar / Absolute P (fig.)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Sachverhalt:
A. Die Beschwerdegegnerin erhob mit Datum vom 4. Januar 2005 (recte:
2006) vier Widersprüche gegen zwei Marken der Beschwerdeführerin, wel-
che am 4. Oktober 2005 publiziert worden waren:
Widersprechende und Be-
schwerdegegnerin
Widerspruchsgegnerin und
Beschwerdeführerin
Widerspruch
Nr. 8018 (nicht
angefochten)
ABSOLUT ABSOLUTE POKER
CH 508'304 CH 537'936
eingetragen für:
33 alkoholische Getränke (ausge-
nommen Biere.
43 Verpflegung;
Beherbergung von Gästen.
eingetragen für:
41 Services de divertissement, à
savoir organisation et conduite
de parties de poker et de tour-
nois de poker en ligne.
Widerspruch
Nr. 8019
(angefochten) ABSOLUTBAR ABSOLUTE POKER
CH 501'560 CH 537'936
eingetragen für:
35 Werbung.
41 Betrieb einer Diskothek, Be-
trieb eines Clubs, Betrieb eines
Nachtclubs.
43 Betrieb einer Bar.
eingetragen für:
41 Services de divertissement, à
savoir organisation et conduite
de parties de poker et de tour-
nois de poker en ligne.
Widerspruch
Nr. 8020 (nicht
angefochten)
ABSOLUT
Absolute P (fig.):
CH 508'304 CH 537'943
eingetragen für:
33 alkoholische Getränke (ausge-
nommen Biere.
43 Verpflegung;
Beherbergung von Gästen.
eingetragen für:
41 Services de divertissement, à
savoir organisation et conduite
de parties de poker et de tour-
nois de poker en ligne.
Widerspruch
Nr. 8021
(angefochten) ABSOLUTBAR
Absolute P (fig.)
CH 501'560 CH 537'943
eingetragen für:
35 Werbung.
41 Betrieb einer Diskothek, Be-
trieb eines Clubs, Betrieb eines
Nachtclubs.
43 Betrieb einer Bar.
eingetragen für:
41 Services de divertissement, à
savoir organisation et conduite
de parties de poker et de tour-
nois de poker en ligne.
3B. Am 6. Februar 2006 nahm die Beschwerdeführerin zu den Widersprüchen
Stellung, wobei sie das Bestehen einer Verwechslungsgefahr bestritt.
C. Die Vorinstanz beendete die Widerspruchsverfahren mit zwei Verfügungen
vom 24. Mai 2006, mit denen sie die beiden auf die Widerspruchsmarke
ABSOLUTBAR gestützten Widersprüche guthiess und die anderen Wider-
sprüche abwies. In der einen Verfügung wies sie Widerspruch Nr. 8018 ab
und hiess sie Widerspruch Nr. 8019 gut. Die Abweisung von Widerspruch
Nr. 8020 und die Gutheissung von Widerspruch Nr. 8021 waren Gegen-
stand der zweiten Verfügung.
D. Mit Datum vom 23. Juni 2006 focht die Beschwerdeführerin die Entscheide
vor der eidg. Rekurskommission für geistiges Eigentum (hiernach: RKGE)
an und stellte die folgenden Anträge:
in einer ersten Beschwerde:
"7.1 Dossier 8018
7.1.1 Il est demandé à la Commission de constater et dire que:
en tant qu'elle concernce le dossier 8018 (CH 508 304 "Absolut" contre CH 537 936 "Abso-
lut Poker"), la décision de l'IPI ne fait l'objet d'aucun recours, que cette décision est par
conséquent finale et qu'elle est entrée en force.
7.1.2 Subsidiairement, il est demandé à la Commission de constater et dire que:
en tant qu'elle concerne le dossier 8018 (CH 508 304 "Absolut" contre 537 936 "Absolut
Poker"), la décision de l'IPI est confirmée et l'opposition rejetée.
7.2 Dossier 8019
Il est demandé à la Commission de constater et dire que:
en tant qu'elle concerne le dossier 8018 (CH 508 304 "Absolut" contre 537 936 "Absolut
Poker"), la décision de l'IPI est modifiée en ce sens que l'opposition est rejetée.
7.3 La Commission est également invitée à statuer sur les frais et dépens de la cause en
ce qui concerne les deux instances et à porter ceux-ci à la charge de l'intimée.
7.4 Vu la complexité, vu l'imbrication de quatre dossiers, vu l'incertitude à propos de
l'éventuel recours engagé par l'intimée contre des demi-décisions que la recourante ne
conteste pas, la recourante se réserve expressément la faculté de modifier ultérieurement
ses conclusions."
in einer zweiten Beschwerde:
"7.1 Dossier 8020
7.1.1 Il est demandé à la Commission de constater et dire que:
en tant qu'elle concernce le dossier 8020 (CH 508 304 "Absolut" contre CH 537 943"Abso-
lut P (fig.)"), la décision de l'IPI ne fait l'objet d'aucun recours, que cette décision
est par conséquent finale et qu'elle est entrée en force.
7.1.2 Subsidiairement, il est demandé à la Commission de constater et dire que:
en tant qu'elle concerne le dossier 8020 (CH 508 304 "Absolut" contre 537 943 "Absolut
P (fig.)"), la décision de l'IPI est confirmée et l'opposition rejetée.
7.2 Dossier 8021
Il est demandé à la Commission de constater et dire que:
en tant qu'elle concerne le dossier 8021 (CH 501 560 "Absolutbar" contre 537 943 "Absolut
P (fig.)"), la décision de l'IPI est modifiée en ce sens que l'opposition est rejetée.
47.3 La Commission est également invitée à statuer sur les frais et dépens de la cause en
ce qui concerne les deux instances et à porter ceux-ci à la charge de l'intimée.
7.4 Vu la complexité, vu l'imbrication de quatre dossiers, vu l'incertitude à propos de
l'éventuel recours engagé par l'intimée contre des demi-décisions que la recourante ne
conteste pas, la recourante se réserve expressément la faculté de modifier ultérieurement
ses conclusions."
E. Zur Begründung der beiden Beschwerden führte die Beschwerdeführerin
an, bei der im Dienstleistungsverzeichnis der Widerspruchsmarke
Absolutbar enthaltenen Dienstleistung "Betrieb eines Clubs" gehe es nicht
um Clubs im Sinne von Vereinen oder Vereinigungen. Der Begriff "Betrieb"
signalisiere eindeutig, dass es um den kommerziellen Betrieb von
Diskotheken, Clubs und Nachtclubs gehe. Deshalb seien Pokervereine
nicht vom Dienstleistungsverzeichnis der Widerspruchsmarke abgedeckt,
zumal eigentliche Pokerclubs in der Schweiz gar nicht existierten. Unter
diesem Blickwinkel bestehe keine Gleichartigkeit zwischen der
Dienstleistung "Betrieb eines Clubs" und den von den angegriffenen
Marken beanspruchten Unterhaltungsdienstleistungen. Dies gelte auch im
Verhältnis zu allen anderen von der Widerspruchsmarke Absolutbar
beanspruchten Dienstleistungen. Aufgrund des abweichenden Sinngehalts
der involvierten Marken, welcher sich im Gesamteindruck dem Betrachter
rasch aufdränge, sei auch keine markenrechtlich relevante
Zeichenähnlichkeit vorhanden.
F. Mit einer vom 28. Juni 2006 datierenden Verfügung vereinigte die RKGE
die beiden Beschwerdeverfahren.
G. Die Vorinstanz beantragte mit Vernehmlassung vom 7. September 2006,
unter Verweis auf die in den angefochtenen Verfügungen enthaltenen Be-
gründungen, die kostenfällige Abweisung der Beschwerden.
H. Die Beschwerdegegnerin stellte in ihrer Beschwerdeantwort vom 13. Sep-
tember 2006 die Anträge, die Beschwerden seien vollumfänglich abzuwei-
sen, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerde-
führerin. Sie begründete ihre Anträge damit, dass es unzulässig sei, ir-
gendwelche Schlussfolgerungen über den Gehalt bzw. über die Absicht
des Markenhinterlegers aus dem systematischen Zusammenhang einer
Waren- und Dienstleistungsliste zu ziehen. Ausserdem sei es auch Verei-
nen nicht verwehrt wirtschaftliche Ziele zu verfolgen. Demzufolge könne
unter "Betrieb eines Clubs" auch der "Betrieb" eines Pokerklubs verstan-
den werden. Darüber hinaus gäbe es zwischen dem Pokerspiel und dem
Betrieb einer Bar gedankliche Verbindungen. Die Dienstleistungen seien
gleichartig. Überdies sei das kennzeichnungskräftige Element Absolut aus
der Widerspruchsmarke übernommen worden, ohne Zufügung eines eige-
nen kennzeichnungskräftigen Elements. Im Ergebnis sei die Verwechs-
lungsgefahr zu bejahen.
5I. Am 6. November 2007 publizierte die Vorinstanz auf Antrag der Beschwer-
deführerin die folgende Neuformulierung des Dienstleistungsverzeichnis-
ses der beiden angefochtenen Marken im Schweizerischen Handelsamts-
blatt:
Services de divertissement, à savoir organisation et conduite de parties de poker en ligne
et de tournois de poker en ligne, tous les services précités étant fournis en ligne, via un ré-
seau informatique global "Internet" [Klasse 41].
J. Mit Schreiben vom 15. November 2006 überwies die RKGE das Verfahren
per 1. Januar 2007 an das Bundesverwaltungsgericht, welches am 15. Ja-
nuar 2007 den Eingang der Beschwerde bestätigte, und verfügte, dass das
Verfahren aufgrund der neu anwendbaren Verfahrensbestimmungen auf
deutsch fortgesetzt werde. Mit Schreiben vom 15. Januar 2007 reichte die
Beschwerdeführerin unaufgefordert Unterlagen betreffend eine Übertra-
gung vom 29. September 2003 der Widerspruchsmarke Absolutbar von der
ursprünglichen Hinterlegerin auf die Beschwerdegegnerin ein, die belegen
sollten, dass es sich bei dieser Marke um eine rechtsmissbräuchliche De-
fensivmarke handle.
K. Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt (Art. 40 VGG).
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge-
gen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31,
32 und 33 lit. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005
(VGG, SR 173.32). Es hat die vorliegenden Verfahren am 1. Januar 2007
von der RKGE übernommen (Art. 53 Abs. 2 VGG). Die Beschwerden wur-
den innerhalb der gesetzlichen Frist von Art. 50 des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) am 23. Juni
2006 eingereicht, und der verlangte Kostenvorschuss wurde rechtzeitig ge-
leistet.
Als Adressatin der angefochtenen Verfügungen ist die Beschwerdeführerin
zur Beschwerde grundsätzlich legitimiert (Art. 48 VwVG). Allerdings muss
die Beschwerdeführerin gemäss bundesgerichtlicher Praxis ein aktuelles
und praktisches Interesse am Führen einer Beschwerde haben und über-
dies formell beschwert sein, damit auf ihre Beschwerden eingetreten wer-
den kann (BGE 118 Ib 1 E 2. S. 7; BGE 121 II 359 E 1b/aa S. 362). Das
Erfordernis der formellen Beschwer verlangt nicht nur die Teilnahme am
vorinstanzlichen Verfahren, sondern setzt auch voraus, dass die be-
schwerdeführende Partei im vorinstanzlichen Verfahren mit ihren Anträgen
ganz oder teilweise unterlegen ist. Fehlen ein praktisches, aktuelles
Rechtsschutzinteresse und eine formelle Beschwer in Bezug auf einzelne
in einer Beschwerde gestellte Rechtsbegehren, ist in diesem Umfang nicht
auf diese einzutreten (ULRICH ZIMMERLI/WALTER KÄLIN/REGULA KIENER, Grundla-
gen des öffentlichen Verfahrensrechts, Bern 2004, S. 105).
6Die gestellten Anträge der Beschwerdeführerin sind deshalb einzeln im
Hinblick auf diese Eintretensvoraussetzungen zu untersuchen. Dabei kann
festgestellt werden, dass die Beschwerdeführerin in den Widerspruchsver-
fahren Nr. 8018 und 8020 vor der Vorinstanz mit ihren Anträgen auf Ab-
weisung der Widersprüche durchgedrungen und nicht unterlegen ist. Inso-
weit fehlt es bei den in beiden Beschwerden jeweils als Ziff. 7.1 gestellten
Anträgen am Erfordernis der formellen Beschwer. Bezüglich der jeweiligen
Rechtsbegehren Ziff. 7.1.1 ist die Beschwerdeführerin auf die Möglichkeit
des Einholens einer formellen Rechtskraftbescheinigung zu verweisen. In
Bezug auf die in den beiden Beschwerdeschriften enthaltenen Eventualan-
träge Ziff. 7.1.2 mangelt es an einer verfahrensrechtlichen Grundlage zur
Behandlung durch das Bundesverwaltungsgericht: Die Beschwerdeführerin
erklärt in beiden Beschwerdeschriften unmissverständlich, dass die Teile
der Verfügungen der Vorinstanz vom 24. Mai 2006, welche die Wider-
spruchsverfahren Nr. 8018 beziehungsweise Nr. 8020 betreffen, nicht Ge-
genstand der Beschwerden sind (Beschwerdeschriften vom 23. Juni 2006:
S. 19, beziehungsweise S. 20). Aus Art. 54 VwVG in Verbindung mit Art.
37 VGG ist abzuleiten, dass die Behandlung einer Sache insoweit nicht auf
das Bundesverwaltungsgericht als Beschwerdeinstanz übergeht, als sie
nicht Gegenstand einer Beschwerde bildet. Daraus wiederum folgt, dass
auf die Beschwerden nur im Umfang der jeweiligen Rechtsbegehren Ziff.
7.2 bis Ziff. 7.4 einzutreten ist.
2. Vom Markenschutz sind Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke
ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen re-
gistriert sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3
Abs. 1 lit. c des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den Schutz
von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG; SR
232.11).
Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr richtet sich nach dem Ähnlich-
keitsgrad der Zeichen im Erinnerungsbild des Letztabnehmers (BGE 121
III 378 E. 2a Boss, 119 II 477 E. 2d Radion) und nach dem Mass an
Gleichartigkeit zwischen den Waren und Dienstleistungen, für welche die
Marken eingetragen sind. Zwischen diesen Elementen besteht insofern
eine Wechselwirkung, als an die Verschiedenheit der Zeichen umso höhe-
re Anforderungen zu stellen sind, je ähnlicher die Produkte sind, und um-
gekehrt (LUCAS DAVID in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Mar-
kenschutzgesetz Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, MSchG, Art. 3, N.
8).
Der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit als Element der Verwechslungsge-
fahr sind die Einträge im Markenregister zu Grunde zu legen (BGE 119 II
473 E 2b S. 475 Radion), wobei die Zeichenähnlichkeit aufgrund des Ge-
samteindrucks, den die Zeichen hinterlassen, beurteilt werden muss
(RKGE in sic! 2006 S. 478 E.4 Hero (fig.) / Hello (fig.). Bei Artikeln des täg-
lichen Bedarfs ist ein strenger Massstab anzulegen, mithin eine Verwechs-
lungsgefahr leichter anzunehmen, da diese flüchtig, mit geringerer Auf-
merksamkeit eingekauft werden (BGE II 321 E.4 S. 326 Valser). Auch
7beim Vertrieb von Waren und/oder dem Erbringen von Dienstleistungen
über das Internet ist im Hinblick auf eine Verwechslungsgefahr von Waren-
zeichen, die als Domainnamen verwendet werden, eine Besonderheit zu
beachten: Wer regelmässig das Internet nutzt, ist daran gewohnt, auch ge-
ringen Unterschieden in einer Buchstabenkombination Beachtung zu
schenken. Die Buchstabenfolge einer Marke muss der Internetnutzer näm-
lich genau in seinen Rechner eintippen, um über diese auf die Website des
Berechtigten zu gelangen (BGer in sic! 2004 S. 124 E 3.3 Yellow).
3. Gleichartigkeit liegt vor, wenn die Abnehmerkreise auf den Gedanken
kommen können, die unter Verwendung ähnlicher Marken angebotenen
Waren oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstel-
lungs- und Vertriebsstätten aus demselben Unternehmen stammen oder
doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers
"hergestellt" (DAVID, a.a.O., MSchG, Art. 3, N. 35). Dies setzt voraus, dass
vorfrageweise die massgeblichen Verkehrskreise in jedem Fall definiert
werden (EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, sic! 2007 S.
3).
In Bezug auf die Gleichartigkeit zwischen Dienstleistungen haben Lehre
und Rechtsprechung die folgenden Grundsätze entwickelt:
3.1 Massgeblich ist der Registereintrag, nicht der tatsächliche Gebrauch der
Marke (DAVID, a.a.O., Art. 3 N 36). Eine Einschränkung eines Waren- und
Dientleistungsverzeichnisses während des Beschwerdeverfahrens wird als
Novum berücksichtigt, gegebenenfalls auch wenn sie der
Beschwerdeinstanz erst nach Abschluss des Schriftenwechsels zur
Kenntnis gebracht wird (Art. 12 und Art. 32 Abs. 2 VwVG).
3.2 Gleichartigkeit besteht, wenn der Eindruck einer einheitlichen "Organisati-
onsverantwortung" für die verschiedenen Angebote und eines wirtschaft-
lich sinnvollen "Leistungspakets" geschaffen wird. Blosse thematische Zu-
sammenhänge genügen dagegen nicht (EUGEN MARBACH, Gleichartigkeit –
ein markenrechtlicher Schlüsselbegriff ohne Konturen?, Zeitschrift für
Schweizerisches Recht [ZSR], 2001 [hiernach: MARBACH, Gleichartigkeit], S.
270). Das Kriterium einer physischen Herkunft aus demselben Unterneh-
men tritt aufgrund der den Dienstleistungen naturgemäss fehlenden Kör-
perlichkeit in den Hintergrund. Die Frage nach der einheitlichen Verantwor-
tung durch den Markeninhaber hat dagegen zentrale Bedeutung. Ordnen
die Verkehrskreise zwei verschiedene Dienstleistungen leicht der Kontrolle
ein und desselben Markeninhabers zu, ist von Dienstleistungsgleichartig-
keit auszugehen. Hinzu kommt, dass die Indizwirkung der Zugehörigkeit
zweier Dienstleistungen zu derselben Klasse zumindest schwächer ist, als
dies bei den Waren(-klassen) der Fall ist (KASPAR LANDOLT, Die Dienstleis-
tungsmarke, Bern 1993, S. 90; RKGE in sic! 2000 S. 797 E. 10 KISS /
K.i.s.s.).
3.3 Dienstleistungen teilen wesensbedingt das eine oder andere Element,
ohne deswegen als gleichartig wahrgenommen zu werden. Hierzu gehören
etwa das Element eines kundenorientierten, häufig persönlichen Umgangs
8mit dem Dienstleistungsnehmer sowie der Unterhaltungsaspekt, der zahl-
reichen Dienstleistungen innewohnt. Nicht jede denkbare sachliche Ver-
knüpfung zwischen zwei Waren oder Dienstleistungen darf darum als mar-
kenrechtliche Gleichartigkeit interpretiert werden (EUGEN MARBACH, Marken-
recht, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band
III Kennzeichenrecht, Basel 1996, [hiernach Kommentar MARBACH] S. 104;
vgl. RKGE in sic! 2005 S. 135 E.7 Jet Tours).
3.4 Ob die Verkehrskreise zwei verschiedene Dienstleistungen der Kontrolle
ein und desselben Markeninhabers zuordnen, hängt namentlich von der
Art und dem Zweck der Dienstleistungen ab (CHRISTOPH WILLI, in: Kommen-
tar Markenschutzgesetz, Zürich 2002, Art. 3, N 35). Nicht zuletzt ist der Ort
entscheidend, wo die Dienstleistungen erbracht werden (RKGE in sic!
2004 S. 778 E. 5 Yello / Yellow (fig.), sic! 2000 S. 797 E. 10 KISS / K.i.s.s.,
LANDOLT, a.a.O., S. 91).
3.5 Dagegen ist nicht ausschlaggebend, ob die von der Widerspruchsmarke
beanspruchten Dienstleistungen auf einen Tätigkeitsschwerpunkt hindeu-
ten. Zwar ist der Schutzbereich einer Marke (unter Vorbehalt der gesetzli-
chen Ausnahmen) auf die Waren und Dienstleistungen beschränkt, für die
sie eingetragen ist ("Spezialitätsprinzip", Art. 13 Abs. 1 MSchG, vgl. LUCAS
DAVID, in: ROLAND VON BÜREN / LUCAS DAVID [Hrsg.], Schweizerisches Immateri-
algüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. I/3, Lexikon des Immaterialgüter-
rechts, Basel 2005, Spezialitätsprinzip, S. 307 f.). Ist eine Marke für meh-
rere Waren oder Dienstleistungen registriert, bilden diese aber kein zu-
sammenhängendes Marktangebot. Um den Schutzumfang der Marke zu
bestimmen, sind die eingetragenen Waren und Dienstleistungen vielmehr
je einzeln und nicht als Kontext oder thematische Beschränkung für die üb-
rigen Einträge zu interpretieren.
3.6 Dies schliesst nicht aus, dass eine Waren- oder Dienstleistungsbezeich-
nung in einem Registereintrag mit den übrigen Elementen desselben Wa-
ren- und Dienstleistungsverzeichnisses verglichen wird, um durch eine the-
matische Auslegung deren Sinn zu bestimmen, wenn die Bezeichnung
mehrdeutig oder unklar ist.
4. Vorliegend werden die massgeblichen Verkehrskreise aus dem breiten
Publikum gebildet. Einzige Ausnahme ist die von der Widerspruchsmarke
in Klasse 35 beanspruchte Dienstleistung "Werbung": Werbedienstleistun-
gen werden im Unterschied zu den übrigen beanspruchten Waren und
Dienstleistungen nicht von Letztabnehmern (Endkonsumenten), sondern
nur von Unternehmen mit eigenem Marktangebot nachgefragt.
5. Damit ist die Gleichartigkeit der zu vergleichenden Dienstleistungen zu
prüfen.
5.1 Die von der Widerspruchsmarke beanspruchte Werbung richtet sich an an-
dere Abnehmerkreise (Unternehmen) als die von der angefochtenen Marke
beanspruchten "Unterhaltungsdienstleistungen, nämlich Organisation und
Veranstaltung von Online-Pokerparties und -turnieren über globale Com-
9puternetzwerke", die sich an Endkonsumenten richten. Aufgrund der ver-
schiedenen Zwecke dieser Dienstleistungen wird keine einheitliche Kon-
trolle durch einen Markeninhaber erwartet. Insoweit besteht keine Gleich-
artigkeit.
5.2 Es sind die Dienstleistungen "Betrieb einer Diskothek, Betrieb eines Clubs,
Betrieb eines Nachtclubs" mit "Unterhaltungsdienstleistungen, nämlich Or-
ganisation und Veranstaltung von Online-Pokerparties und -turnieren über
globale Computernetzwerke" in Klasse 41 zu vergleichen. Die Indizwirkung
der Zugehörigkeit zur gleichen Klasse ist schwach, da die Klasse 41 sehr
breit ist.
Diskotheken und Nachtclubs unterscheiden sich von Online-Pokerparties
und -turnieren sowohl durch den verschiedenen Erbringungs- beziehungs-
weise Austragungsort wie durch die abweichenden Kundenkreise. Eine
einheitliche Kontrolle desselben Markeninhabers wird hier nicht erwartet.
"Clubs" sind in erster Linie Vereinigungen von Menschen mit gemeinsa-
men Interessen, also Vereine. Das aus dem Englischen stammende Wort
bezeichnet zugleich die Räumlichkeit für deren Zusammenkünfte (dtv-Ety-
mologisches Wörterbuch des Deutschen, München 1997, S. 674). Diese
zweite Bedeutung von "Club" mit Bezug auf Räumlichkeiten, in welchen
sich Klubmitglieder treffen, hat im allgemeinen Sprachgebrauch eine Aus-
dehnung erfahren. Auch Räumlichkeiten mit öffentlich zugänglichen Veran-
staltungen werden oft als "Club" bezeichnet, und zwar ungeachtet der Tat-
sache, dass die personelle Zusammensetzung des Publikums, welches
insgesamt höchstens lose Verbindungen pflegt, hier viel stärker variiert als
im Falle von Räumlichkeiten, in denen sich eigentliche Vereinsmitglieder
regelmässig treffen (Vereinslokale).
Beim Eintrag "Betrieb eines Clubs" im Dienstleistungsverzeichnis der Wi-
derspruchsmarke handelt es sich somit um einen mehrdeutigen Eintrag.
Ein Vergleich mit den anderen von der Widerspruchsmarke beanspruchten
Dienstleistungen ("Betrieb einer Diskothek und Betrieb eines Nachtclubs",
"Betrieb einer Bar"), legt nahe, dass hier der Betrieb eines Clubs im Sinne
eines öffentlich zugänglichen Lokals gemeint ist. Solche Clubs werden als
Begegnungsstätten zum nächtlichen Ausgehen verstanden. Bei Clubs in
diesem Sinne ist das Unterhaltungselement zwar ebenso wie bei Online-
Pokerpartien und -turnieren von zentraler Bedeutung. Allein gestützt auf
diese Gemeinsamkeit lässt sich eine Dienstleistungsgleichartigkeit aller-
dings nicht bejahen. Der Aspekt des gesellschaftlichen Beisammenseins,
der für einen öffentlichen Club aus dem Bereich Nachtleben zentral ist, fin-
det bei online angebotenen Pokerparties und -turnieren nicht oder höchs-
tens virtuell statt. Der Erbringungsort der Dienstleistungen ist ein gänzlich
anderer, und die Zeitfenster, in welchen die Dienstleistungen nachgefragt
werden, sind unterschiedlich. Art und Zweck des Clubbesuchs und des Po-
kerspiels via Internet sind verschieden. Deshalb geht das Publikum nicht
von einer einheitlichen Kontrolle durch einen übereinstimmenden Marken-
inhaber aus. Auch zwischen diesen Dienstleistungen ist eine Gleichartig-
keit deshalb zu verneinen.
10
5.3 Schliesslich ist der Betrieb einer Bar in Klasse 43 mit Unterhaltungsdienst-
leistungen, nämlich Organisation und Veranstaltung von Online-Pokerpar-
ties und -turnieren über globale Computernetzwerke zu vergleichen. Auch
hier unterscheiden sich die Erbringungsorte erheblich. Online-Unterhal-
tungsdienstleistungen schliessen die gleichzeitige Erbringung der wesentli-
chen Bardienstleistungen (Lieferung von Essen und Trinken, Zigaretten
usw.), sogar aus. Auch die RKGE hat eine Gleichartigkeit zwischen Unter-
haltungsdienstleistungen (Musikdarbietungen) und dem Betrieb einer Bar
im Entscheid sic! 2004 S. 778 E. 5 Yello verneint. Entgegen der Auffas-
sung der Beschwerdegegnerin (Beschwerdeantwort, Ziff. 6) ist es nicht
entscheidend, ob das Pokerspiel in der Schweiz auch in Bars gespielt wird.
Selbst wenn gewisse Überschneidungen der Konsumentenkreise denkbar
sind, werden diese Dienstleistungen in der Regel von verschiedenen Un-
ternehmen erbracht (sic! 2004 S. 778 E. 5 Yello). Der lose thematische Zu-
sammenhang zwischen dem Pokerspiel und Bars fällt darum nicht ins Ge-
wicht (vgl. MARBACH, Gleichartigkeit, S. 267).
Es besteht somit keine Gleichartigkeit zwischen den Dienstleistungen der
zu vergleichenden Marken.
6. Das Bestehen einer Verwechslungsgefahr ist angesichts dieses Ergebnis-
ses zu verneinen, ohne dass die Frage der Zeichenähnlichkeit zwischen
der Widerspruchsmarke und den beiden angefochten Marken eigens beur-
teilt werden muss, setzt die Annahme einer Verwechslungsgefahr doch ein
Minimum an Waren- oder Dienstleistungsgleichartigkeit voraus (MARBACH,
Gleichartigkeit, S. 259).
7. Die Beschwerden sind aus diesen Gründen gutzuheissen, soweit auf sie
eingetreten wird. Die Entscheide der Vorinstanz sind aufzuheben, soweit
sie angefochten worden sind. Bei diesem Ausgang des Verfahrens werden
die Beschwerdeführerin und die Beschwerdegegnerin teilweise kosten-
pflichtig, und beiden steht (unter gegenseitiger Verrechnung) ein Anspruch
auf Parteientschädigung zu (Art. 63 Abs. 1 VwVG und Art. 64 Abs. 3
VwVG). Der Beitrag, den die Präzisierung des Dienstleistungsverzeichnis-
ses der angefochtenen Marken im Verlaufe des Beschwerdeverfahrens
zum Obsiegen der Beschwerdeführerin geleistet hat, ist gering, so dass
eine Einschränkung der Kosten- und Entschädigungspflicht der Beschwer-
degegnerin aus diesem Grund nicht angezeigt erscheint. Schon in seiner
ursprünglichen Formulierung war das Waren- und Dienstleistungsverzeich-
nis der angefochtenen Marke nämlich auf Online-Dienstleistungen be-
schränkt. Allerdings obsiegt die Beschwerdeführerin, da auf einzelne ge-
stellte Anträge nicht einzutreten ist, nur zu rund drei Vierteln. Die Verfah-
renskosten sind ihr darum zu einem Viertel aufzuerlegen.
8. Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art
der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63
Abs. 4bis VwVG, Art. 2 des Reglements über die Kosten und Entschädigun-
gen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 11. Dezember 2006 (VGKE,
SR 173.320.2). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsge-
11
richt ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE). Im Wider-
spruchsverfahren besteht dieser Streitwert vor allem im Schaden der Wi-
dersprechenden im Fall einer Markenverletzung durch die angefochtene
Marke. Es würde aber zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den rela-
tiv geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wir-
ken, wenn dafür im Einzelfall stets konkrete Aufwandsnachweise verlangt
würden. Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Streitwert
darum nach Erfahrungswerten auf Fr. 55'000.-- festzulegen (JOHANN
ZÜRCHER, Der Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsprozess, sic!
2002 S. 505; LEONZ MEYER, Der Streitwert in Prozessen um Immaterialgüter-
rechte und Firmen, sic! 2001 S. 559 ff., LUCAS DAVID, in: Roland von Büren /
Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbs-
recht, Bd. I/2, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, Basel 1998, S.
29 f.).
9. Die Parteientschädigung ist nach Art. 14 Abs. 2 VGKE aufgrund der einge-
reichten Kostennote festzusetzen. Ist wie im vorliegenden Fall keine Kos-
tennote eingereicht worden (weder von Seiten der Beschwerdeführerin,
noch von Seiten der Beschwerdegegnerin), setzt das Gericht die Entschä-
digung aufgrund der Akten für die notwendigen erwachsenen Kosten fest
(Art. 7 VGKE). In Würdigung der massgeblichen Faktoren erscheint eine
Parteientschädigung der Beschwerdegegnerin an die Beschwerdeführerin
von Fr. 4'000.-- (inkl. allfällige MWST) für das erstinstanzliche Verfahren
und das Beschwerdeverfahren sowie eine Parteientschädigung der Be-
schwerdeführerin an die Beschwerdegegnerin in der Höhe von Fr. 1000.--
für das Beschwerdeverfahren angemessen. Für das erstinstanzliche Ver-
fahren erscheint eine Parteientschädigung der Beschwerdegegnerin an die
Beschwerdeführerin in der Höhe von Fr. 2000.-- angemessen. Unter ge-
genseitiger Verrechnung dieser Ansprüche hat die Beschwerdegegnerin
damit total Fr. 5'000.-- Parteientschädigung an die Beschwerdeführerin zu
leisten.
10. Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur
Verfügung (Art. 73 des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bun-
desgericht [BGG, SR 173.110]). Es ist deshalb rechtskräftig.
12
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1. Die Beschwerden werden teilweise gutgeheissen. Ziff. 2 bis 5 der Verfü-
gungen des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom
24. Mai 2006 werden, soweit sie die Widersprüche Nr. 8019 und 8021 be-
treffen, aufgehoben, und die Widersprüche Nr. 8019 und Nr. 8021 werden
abgewiesen. Im Übrigen wird auf die Beschwerden nicht eingetreten.
2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens von Fr. 5'000.-- werden zu
Fr. 3'750.-- der Beschwerdegegnerin und zu Fr. 1'250.-- der Beschwerde-
führerin auferlegt. Der Anteil der Beschwerdeführerin wird mit dem geleis-
teten Kostenvorschuss von Fr. 5'500.-- verrechnet. Der Überschuss von
Fr. 4'250.-- wird der Beschwerdeführerin zurückerstattet.
3. Die Beschwerdegegnerin hat der Beschwerdeführerin die Kosten des erst-
instanzlichen Verfahrens in der Höhe von Fr. 1'600.-- zu erstatten.
4. Die Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdeführerin für das erstinstanzli-
che Verfahren und das Beschwerdeverfahren mit Fr. 5'000.-- (inkl. allfällige
MWST) zu entschädigen.
5. Dieses Urteil wird eröffnet:
- der Beschwerdeführerin (eingeschrieben, mit Beilagen)
- der Beschwerdegegnerin (eingeschrieben, mit Beilagen)
- der Vorinstanz (Ref. Wspr.-Nr. 8018-8021; eingeschrieben, mit Beilagen)
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
David Aschmann Philipp J. Dannacher
Versand am: 16. Mai 2007