Abtei lung II
B-7504/2006
{T 1/4}
Urteil vom 8. März 2007
Mitwirkung: Richter David Aschmann (Vorsitz), Richter Hans Urech,
Richter Claude Morvant;
Gerichtsschreiber Philipp J. Dannacher.
Lidl Stiftung + Co. KG, Stiftsbergstrasse 1, DE-74167 Neckarsulm,
vertreten durch Schmauder & Partner AG, Zwängiweg 7, 8038 Zürich,
Beschwerdeführer
gegen
Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, DE-20253 Hamburg,
Beschwerdegegner
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum, Einsteinstrasse 2, 3003
Bern,
Vorinstanz
betreffend
Widerspruchsverfahren Nr. 7761 Chic (fig.) / LIP CHIC
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Sachverhalt:
A. Die Beschwerdegegnerin liess die Wortmarke LIP CHIC am 5. Februar
2005 unter der Nummer IR 844'883 für "Cosmétiques, cosmétiques déco-
ratifs" in Klasse 3 im Internationalen Markenregister eintragen. Die Eintra-
gung wurde am 5. Mai 2005 in der Gazette OMPI des marques internatio-
nales veröffentlicht.
B. Am 30. August 2005 erhob die Beschwerdeführerin vor dem Eidg. Institut
für Geistiges Eigentum (Vorinstanz) gegen diese Eintragung Widerspruch.
Dieser ist auf ihre Internationale Eintragung IR 654'488 Chic (fig.) gestützt,
die für "Savons de toilette; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices" in Klasse 3 registriert ist. Die Wider-
spruchsmarke sieht wie folgt aus:
C. Die in Deutschland ansässige Beschwerdegegnerin reagierte nicht auf die
vorsorgliche Schutzverweigerung der Vorinstanz gegenüber der angefoch-
tenen Marke und bestellte keinen Vertreter für dieses Verfahren. Sie wurde
darum am 13. Juli 2006 vom Widerspruchsverfahren ausgeschlossen.
D. Mit Entscheid vom 23. August 2006 wies die Vorinstanz den Widerspruch
ab, da zwischen den Marken keine Verwechslungsgefahr bestehe.
E. Die Beschwerdeführerin erhob am 22. September 2006 gegen diesen Ent-
scheid Beschwerde vor der Eidgenössischen Rekurskommission für geisti-
ges Eigentum. Diese gab der Beschwerdegegnerin erneut Gelegenheit,
sich zu äussern, und einen in der Schweiz niedergelassenen Vertreter zu
bestellen.
F. Die Beschwerdegegnerin verzichtete wiederum auf eine Stellungnahme.
Die Vorinstanz beantragte mit Schreiben vom 29. November 2006, die Be-
schwerde abzuweisen, worauf der Schriftenwechsel geschlossen wurde.
G. Mit Verfügung vom 15. November 2006 wurde das Verfahren per 1. Januar
2007 an das Bundesverwaltungsgericht überwiesen.
H. Auf die Durchführung einer mündlichen und öffentlichen Verhandlung ha-
ben die Parteien stillschweigend verzichtet.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen
Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und
33 lit. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes/VGG, SR 173.32). Es hat das vor-
liegende Verfahren am 1. Januar 2007 von der eidg. Rekurskommission für
geistiges Eigentum übernommen (Art. 53 Abs. 2 VGG). Die Beschwerde wur-
3de in der gesetzlichen Frist von Art. 50 des Verwaltungsverfahrensgesetzes/
VwVG (SR 172.021) am 22. September 2006 eingereicht und der verlangte
Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Adressatin der angefochtenen Ver-
fügung ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 VwVG).
Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
2. Vom Markenschutz sind Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke
ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen regist-
riert sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1
lit. c Markenschutzgesetz/MSchG, SR 232.11). Die Beurteilung der Ver-
wechslungsgefahr richtet sich nach der Ähnlichkeit der Zeichen im Erinne-
rungsbild des Letztabnehmers (BGE 121 III 378 E. 2a Boss, 119 II 477 E. 2d
Radion) und nach der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen, für die
die Marken eingetragen sind. Zwischen diesen Elementen besteht eine
Wechselwirkung: An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere An-
forderungen zu stellen, je ähnlicher sich die Waren sind, und umgekehrt
(LUCAS DAVID, Markenschutzgesetz Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl. Basel
1999, N. 8 zu Art. 3 MSchG).
3. Die Vorinstanz hat festgestellt, dass die zu vergleichenden Marken identische
Waren beanspruchen (E. III.B. des angefochtenen Entscheids), was nicht be-
stritten ist. Dennoch verneinte sie das Bestehen einer Verwechslungsgefahr
zwischen den Marken, da der übereinstimmende Bestandteil "chic" für solche
Waren anpreisend sei und zum Gemeingut gehöre, und da die Marken in ih-
ren übrigen Bestandteilen genügend von einander abweichen würden (E.
III.D. des angefochtenen Entscheids).
4. Die Beschwerdeführerin bestreitet die Qualifikation von "chic" als Begriff des
Gemeinguts. Zum Gemeingut zählen unter anderem Begriffe der Alltagsspra-
che, die sich in einer anpreisenden Bedeutung erschöpfen (BGE 128 III 457
E. 1.6 Premiere, 129 III 227 f. E. 5.1 Masterpiece; DAVID, N. 14 zu Art. 2 und
N. 29 zu Art. 3 MSchG). Dazu werden insbesondere Wörter wie "prima",
"gut", "fein", "extra" gerechnet, die reklamehaft den Zweck oder Nutzen der
gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen beschreiben (CHRISTOPH WILLI,
Markenschutzgesetz, Zürich 2002, N. 80 zu Art. 2 MSchG, EUGEN MARBACH,
Markenrecht, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht
SIWR Band III, Basel 1996, S. 41; BGE 91 I 356 ever fresh, BGer in sic!
2005, 278 Firemaster, PMMBl 1992 I 64 I ª you, RKGE in sic! 1997, 161
Bienfait total, sic! 2001, 30 Masterdrive, sic! 2001, 135 Kraft, sic! 2003, 134
Cool Action). Diese anpreisende Bedeutung muss vom Betrachter ohne Zuhil-
fenahme der Fantasie direkt erkannt werden (DAVID, N. 9 f. zu Art. 2 MSchG,
BGE 129 III 228 E. 5.1 Masterpiece, 114 II 373 E. 1 Alta tensione, 91 I 358 E.
4 ever fresh). Grenzfälle sind einzutragen und der Beurteilung durch Zivil- und
Strafgerichte zu überlassen (BGE 129 III 229 E. 5.3 Masterpiece, 130 III 332
E. 3.2 Swatch). Allerdings genügt es, dass die fragliche Bedeutung von einem
Teil der Abnehmerkreise oder nur in einer Sprachregion nicht als Hinweis auf
eine bestimmte betriebliche Herkunft verstanden wird, damit die Marke zum
Gemeingut zählt (BGE 128 III 451 E. 1.5 Premiere, 127 III 166 f. E. 2b/aa Se-
curitas, 97 I 83 Top Set).
45. Die Vorinstanz führt zu Recht aus, dass "chic" die Bedeutung von "elegant,
vornehm" hat und in allen schweizerischen Landesgegenden verstanden
wird. Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin wird die Bedeutung die-
ses Wortes mit dem Angebot von Kosmetikwaren ohne Zuhilfenahme der
Fantasie sofort in einen direkten Zusammenhang gebracht. Der Ausdruck be-
schreibt unmittelbar verständlich die durch die Anwendung von Kosmetik am
Menschen beabsichtigte Wirkung, ein ansprechendes, elegantes Aussehen.
Im Vergleich mit den neutralen Begriffen "elegant" und "vornehm" wirkt "chic"
überdies positiv-anpreisend. Die positive Färbung, die schon im ursprünglich
deutschen und heute veralteten Wort "Schick" (= modische Eleganz, vgl. "Ge-
schick") enthalten war, haftet dem Begriff heute noch an (JEAN DUBOIS/HENRI
MITTERAND/ALBERT DAUZAT, Larousse Grand Dictionnaire Etymologique & Histo-
rique du français, Paris 2005, S. 194, dtv Etymologisches Wörterbuch des
Deutschen, 3. Aufl. München 1997, S. 1195). Obwohl "chic" sich im Sinnzu-
sammenhang mit Kosmetik auf eine Person bezieht, die diese Ware benützt,
und nicht als Attribut der Ware selbst verstanden wird, wirkt es darum anprei-
send-beschreibend. Also ist es kennzeichnungsschwach. Die Kennzeich-
nungskraft der Widerspruchsmarke liegt vor allem auf ihrem Bildbestandteil,
der von der angefochtenen Marke nicht übernommen wird. Die angefochtene
Marke verwendet stattdessen das englische Wort "Lip" für "Lippe" als ersten
Markenbestandteil. Sie kombiniert ein englisches Substantiv mit einem nach-
gestellten, französischen Adjektiv auf ungewöhnliche Weise. Dadurch unter-
scheidet sie sich, wie die Vorinstanz korrekt feststellt, genügend von der Wi-
derspruchsmarke, um eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen.
6. Hieran ändert nichts, dass der Generaldirektor des französischen nationalen
Instituts für Geistiges Eigentum in einem parallelen Widerspruchsverfahren
am 21. Oktober 2005 das Bestehen einer Verwechslungsgefahr zwischen den
Marken bejaht hat, wie die Beschwerdeführerin geltend macht. In jenem Ver-
fahren wurde nämlich nur geprüft, ob "chic" eine Eigenschaft der gekenn-
zeichneten Waren beschreibt. Im vorliegenden Fall ist dagegen entscheidend,
dass "chic" eine anpreisende Bedeutung für den Zweck und Nutzen der Wa-
ren hat. Die sprachlichen und rechtlichen Besonderheiten, die unter französi-
schem Recht zur Gutheissung des Widerspruchs geführt haben, können dar-
um nicht unbesehen auf den vorliegenden Fall übertragen werden (BGE 129
III 229 E. 5.5 Masterpiece).
7. Die Beschwerde ist aus diesen Gründen abzuweisen. Bei diesem Ausgang
des Verfahrens ist die Gerichtsgebühr der Beschwerdeführerin aufzuerlegen
(Art. 63 Abs. 1 VwVG). Eine Parteientschädigung ist der Beschwerdegegnerin
nicht zuzusprechen, da sie sich nicht am Verfahren beteiligt hat (Art. 64 Abs.
1 VwVG).
8. Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art
der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63
Abs. 4bis VwVG, Art. 2 des Reglements über die Kosten und Entschädigungen
vor dem Bundesverwaltungsgericht/VGKE, SR 173.320.2). Im Beschwerde-
verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veran-
schlagen (Art. 4 VGKE). Im Widerspruchsverfahren besteht dieser Streitwert
vor allem im Schaden der beschwerdeführenden Partei im Fall einer Marken-
5verletzung durch die angefochtene Marke. Es würde aber zu weit führen und
könnte im Verhältnis zu den relativ geringen Kosten des erstinstanzlichen
Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür stets konkrete Aufwandsnach-
weise im Einzelfall verlangt würden. Mangels anderer streitwertrelevanter An-
gaben ist der Streitwert darum nach Erfahrungswerten auf Fr. 40'000.-- fest-
zulegen (JOHANN ZÜRCHER, Der Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbe-
werbsprozess, sic! 2002, 505; LEONZ MEYER, Der Streitwert in Prozessen um
Immaterialgüterrechte und Firmen, sic! 2001, 559 ff., LUCAS DAVID, Der Rechts-
schutz im Immaterialgüterrecht, SIWR I/2, 2. Aufl. Basel 1998, S. 29 f.).
9. Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur Verfü-
gung (Art. 73 BGG). Es ist darum rechtskräftig.
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1. Die Beschwerde wird abgewiesen und der angefochtene Entscheid wird
bestätigt.
2. Die Gerichtsgebühr von Fr. 4'000.-- wird der Beschwerdeführerin auferlegt
und mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 3'500.-- verrechnet. Die
Beschwerdeführerin hat damit noch Fr. 500.-- zu bezahlen.
3. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4. Dieses Urteil ist rechtskräftig. Es wird eröffnet:
- der Beschwerdeführerin (eingeschrieben)
- der Beschwerdegegnerin (auf diplomatischem Weg)
- der Vorinstanz (Ref-Nr. Wspr. Nr. 7761) (eingeschrieben)
Der Vorsitzende Der Gerichtsschreiber:
der Spruchkammer:
David Aschmann Philipp J. Dannacher
Versand am: 8. März 2007