Abtei lung II
B-7506/2006
{ T 0 / 4 }
Urteil vom 21. März 2007
Mitwirkung: Richter David Aschmann (vorsitzender Richter);
Richter Bernard Maitre, Richter Francesco Brentani;
Gerichtsschreiber Philipp J. Dannacher
G._______
vertreten durch Dr. Thomas A. Frick und/oder Nicolas Birkhäuser, Niederer Kraft
& Frey Rechtsanwälte, Bahnhofstrasse 13, 8001 Zürich,
Beschwerdeführerin
gegen
D._______
vertreten durch Schmauder & Partner AG, Zwängiweg 7, 8038 Zürich,
Beschwerdegegnerin
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum, Einsteinstrasse 2, 3003
Bern,
Vorinstanz
betreffend
Verfügung vom 20.7.2006 im Widerspruchsverfahren Nr. 7944 IR 800'337
[Karomuster] / IR 851'748 [Karomuster].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Sachverhalt:
A. Die Marke IR 851'748 der Beschwerdeführerin wurde gestützt auf eine
deutsche Basisregistrierung am 29. Dezember 2004 für die folgenden Wa-
ren und Dienstleistungen im Internationalen Register eingetragen:
9 Supports de son et d'images, en particulier supports de données optiques
contenant des images ou des textes à caractère scientifique.
16 Produits de l'imprimerie, en particulier périodiques et livres à caractère sci-
entifique; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils).
41 Services d'une maison d'édition (à l'exception des travaux d'imprimerie); pu-
blication électronique de livres et de périodiques en ligne; organisation et
conduite de séminaires, en particulier dans le domaine scientifique.
B. Die Marke sieht wie folgt aus:
C. Die Beschwerdegegnerin erhob am 1. Dezember 2005 Widerspruch gegen
diese Eintragung, die sie auf ihre Internationale Registrierung IR 800 337
stützte:
Diese Marke ist für folgende Waren und Dienstleistungen (und ausserdem
für Dienstleistungen in den Klassen 35, 36, 38, 39 und 42) registriert:
9 Appareils et instruments électriques, électroniques, optiques, de mesurage,
de signalisation, de contrôle ou d'enseignement (compris dans cette classe);
3appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de son,
d'images ou de données; supports de données pour passage en machine;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
matériel informatique et ordinateurs.
16 Produits imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou imprimées en carton
ou en plastique; matériel pédagogique (à l'exception des appareils); articles
de bureau (à l'exception des meubles).
41 Education; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; pu-
blication de livres, magazines et autres produits imprimés ainsi que leurs
versions électroniques (notamment CD-ROM et CD-I).
D. Die Vorinstanz teilte der Beschwerdeführerin am 14. Dezember 2005 die
einstweilige Schutzverweigerung mit. Mit Telefax vom 3. März 2006 be-
zeichnete diese einen schweizerischen Vertreter, worauf die Vorinstanz ihr
mit Verfügung vom 8. März 2006 eine Frist zur Stellungnahme ansetzte.
E. Am 9. Juni 2006 nahm die Beschwerdeführerin zum Widerspruch Stellung.
F. Die Vorinstanz hiess am 20. Juli 2006 den Widerspruch gut und versagte
der Marke der Beschwerdeführerin den Schutz für das Gebiet der Schweiz.
G. Mit Beschwerde vom 14. September 2006 an die eidgenössische Rekurs-
kommission für geistiges Eigentum ("RKGE") beantragte die Beschwerde-
führerin:
1. Der Widerspruch Nr. 7944 (IR 800'337 "(fig.)" / IR 851'748 "(fig.)" sei abzu-
weisen.
2. Eventualiter sei der internationalen Registrierung Nr. 851'748 "(fig.)" mit dem
Farbanspruch "blau-grün (Pantone 3155)" in der Schweiz für sämtliche Wa-
ren und Dienstleistungen Schutz zu gewähren.
3. Der Widerspruchsgegnerin seien keine Kosten des Beschwerdeverfahrens
aufzuerlegen.
alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Widersprechenden.
H. Die Beschwerdegegnerin und die Vorinstanz beantragten je mit Stellung-
nahmen vom 13. November 2006, die Anträge der Beschwerdeführerin un-
ter Kosten- und Entschädigungsfolge abzuweisen.
I. Das Verfahren wurde mit Verfügung vom 15. November 2006 per 1. Janu-
ar 2007 an das Bundesverwaltungsgericht überwiesen.
J. Auf die Durchführung einer mündlichen und öffentlichen Verhandlung ha-
ben die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 13. Februar 2007 aus-
drücklich und die Beschwerdegegnerin stillschweigend verzichtet.
K. Mit Schreiben vom 13. Februar und 2. März 2007 reichten beide Parteien
dem Bundesverwaltungsgericht ihre Kostennoten ein.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge-
gen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31
des Verwaltungsgerichtsgesetzes [VGG, SR 173.32]). Es hat das vorlie-
gende Verfahren am 1. Januar 2007 von der eidg. Rekurskommission für
4geistiges Eigentum übernommen (Art. 53 Abs. 2 VGG). Die Beschwerde
wurde in der gesetzlichen Frist von Art. 50 des Verwaltungsverfahrensge-
setzes (VwVG, SR 172.021) am 14. September 2006 eingereicht und der
verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Adressatin der ange-
fochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerde legiti-
miert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist darum einzutreten.
2. Vom Markenschutz sind Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke
ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen re-
gistriert sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3
Abs. 1 lit. c des Markenschutzgesetzes [MSchG, SR 232.11]). Die Beurtei-
lung der Verwechslungsgefahr richtet sich nach der Ähnlichkeit oder Ver-
schiedenheit der Zeichen im Erinnerungsbild des Letztabnehmers (BGE
121 III 378 E. 2a Boss, 119 II 477 E. 2d Radion) und nach der Gleichartig-
keit der Waren und Dienstleistungen, für die die Marken eingetragen sind.
Zwischen diesen Elementen besteht eine Wechselwirkung: An die Ver-
schiedenheit der Zeichen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je
ähnlicher die Waren sind, und umgekehrt (LUCAS DAVID, Markenschutzge-
setz Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl. Basel 1999, N. 8 zu Art. 3 MSchG).
3. Keinen Schutz geniessen Marken, die Gemeingut sind, es sei denn, dass
sie sich im Verkehr für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen
durchgesetzt haben (Art. 2 lit. a MSchG). Infolgedessen besteht auch kein
Schutz gegenüber einer Marke, die in kennzeichnungsschwachen Teilen
mit einer älteren Marke übereinstimmt, aber deren prägende Elemente
nicht verwendet (Kommentar DAVID, N. 29 zu Art. 3 MSchG, EUGEN MARBACH,
Markenrecht, SIWR III, Basel 1996, S. 114). Wird eine Marke nur in ba-
nalen, als solchen nicht unterscheidungskräftigen Bestandteilen nach-
geahmt, müssen diese in der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zwar
mit berücksichtigt werden. Doch sind die prägenden Elemente der Marke
entsprechend stärker zu gewichten (MARBACH, a.a.O., S. 116, CHRISTOPH
WILLI, Markengesetz, Zürich 2002, Rz. 133 zu Art. 3 MSchG, RKGE in sic!
1999, 276 E. 4 Natural White).
4. Flächenmuster, die nicht auf die Ausstattung oder Form der Ware hinwei-
sen oder diese nachzeichnen, können als Marke geschützt werden (RKGE
in sic! 2005, 282 E. 7 Karomuster, sic! 2004, 854 E. 4 Formes répétitives,
Kommentar DAVID, N. 20 zu Art. 2 MSchG mit Hinweisen). Ist ein Element
eines Flächenmusters technisch bedingt oder wird es nur ästhetisch-deko-
rativ und nicht kennzeichnend verstanden, hat es ähnlich wie ein Element
einer Formmarke eine schwächere Wirkung als ein auffälliger Bestandteil,
der mit kennzeichnender Wirkung für eine betriebliche Herkunft steht (vgl.
BGE 120 II 310 E. 3b The Original, 129 III 518 ff. E. 2.4 Lego).
5. Wie die Vorinstanz zu Recht festgestellt hat, beanspruchen die vorliegend
zu vergleichenden Marken gleichartige und teilweise identische Waren und
Dienstleistungen. Dass sich die Waren- und Dienstleistungslisten der bei-
den Zeichen im Schwerpunkt an unterschiedliche Kreise richten, wie die
Beschwerdeführerin geltend macht, ist dabei nicht massgeblich. Entschei-
5dend ist der Einzelvergleich jedes Waren- und Dienstleistungseintrags mit
den Waren und Dienstleistungen der anderen Marke.
6. Die Widerspruchsmarke zeigt ein in einem Winkel von etwa 60° nach
rechts geneigtes Muster von fünf mal fünf regelmässig verteilten Quadra-
ten, die relativ weit auseinander liegen. Das mittlere Quadrat sticht magen-
tarot hervor. Die Quadrate, die es direkt umgeben, sind dunkel-lilagrau, die
16 Quadrate auf der Aussenlinie hell-lilagrau. Das Muster verjüngt sich
perspektivisch nach rechts. Demgegenüber besteht die angefochtene Mar-
ke aus sieben mal sieben schwarzen Quadraten auf einer waagrechten
Ebene, die von der rechten vorderen Ecke aus gesehen werden. Die weis-
sen Linien zwischen diesen Quadraten sind schmaler als bei der Wider-
spruchsmarke und werden in der ebenfalls perspektivischen Darstellung
von links nach rechts und von vorne nach hinten leicht dicker. Die Qua-
drate dieser Marke sind unscharf dargestellt und an ihren Rändern leicht
ausgefranst, jedoch gut als Quadrate erkennbar.
7. Das menschliche Hirn geht bei der Unterscheidung von geometrischen
Formen grundlegend weniger spezifisch vor als bei Wörtern. Wahrgenom-
mene Formenteile werden im Geist nach Möglichkeit zu einer prägnanten
Gesamtform abstrahiert und vereinfacht (E. BRUCE GOLDSTEIN, Wahrneh-
mungspsychologie, 2. Aufl. Berlin 2002, S. 187 ff., MAGDALEN D. VERNON,
Wahrnehmung und Erfahrung, 2. Aufl. Eschborn 1997, S. 47, RAINER GUSKI,
Wahrnehmung, Stuttgart 1989, S. 53, vgl. RKGE in SMI 1995, 317 E. 2
Medusa). Ein bestimmter Blickwinkel, unscharfe Einzelheiten und Abwei-
chungen in Nebenpunkten bleiben bei Formen darum weniger stark in der
Erinnerung haften als eine verkehrte Buchstabenreihenfolge oder ähnliche
Unterschiede bei Wörtern. Diese Schwäche des Erinnerungsbilds bedeutet
für die zu beurteilenden Marken, dass die angesprochenen Abnehmer/in-
nen beide Karomuster als zusammenhängende Einheit auffassen und sich
seine Schräglage und den genauen Aufsichtswinkel im Erinnerungsbild
nicht werden merken können. In der Erinnerung wird vielmehr ein gleich-
mässiges und spielerisches Muster zurückbleiben, das im Fall der Wider-
spruchsmarke vor allem von der magentarot hervorgehobenen Mitte und
dem aufgehellten Rand geprägt wird.
8. Diese Farbgebung übernimmt die angefochtene Marke nicht. Sie erschöpft
sich vielmehr im abstrahierten Erinnerungsbild, als Gesamtform, in einem
indifferenten und kaum mehr kennzeichnungskräftigen Muster aus gleich-
mässigen dunklen Flächen und parallelen Linien, das vor allem dekorativ
wirkt und darum im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und
Dienstleistungen keinen näheren Bezug zur Widerspruchsmarke nimmt als
eine banale Form des Gemeinguts (vgl. RKGE in sic! 2005, 282 E. 7 Karo-
muster). Daran ändert auch die unscharfe Wiedergabe der angefochtenen
Marke nichts, die sie von der Widerspruchsmarke eher unterscheidet. Da
die angefochtene Marke kein einziges der prägenden Bestandteile der Wi-
derspruchsmarke übernimmt, ist das Bestehen einer Verwechslungsgefahr
zwischen den Marken zu verneinen. Die Beschwerdegegnerin hat darauf
verzichtet, die Vorinstanz zur Schutzverweigerung gegenüber der ange-
fochtenen Marke innerhalb der zwölfmonatigen Frist von Art. 5 Abs. 2 des
6Madrider Markenabkommens (MMA, SR 0.232.112.3) aufzufordern. Im
Rahmen von Art. 48 Abs. 1 VwVG hätte sie, gestützt auf Art. 6quinquies lit. B
Ziff. 2 der Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ, SR 0.232.04) absolute
Ausschlussgründe gegen eine ablehnende Verfügung der Vorinstanz be-
schwerdeweise geltend machen können. Im Widerspruchsverfahren kann
sie dies nicht (Art. 31 Abs. 1 MSchG). Die angefochtene Marke ist darum
im Register zu belassen und kann sich, falls ihr die ursprüngliche Unter-
scheidungskraft fehlen sollte, zumindest für einzelne Waren und Dienstlei-
stungen im Verkehr noch durchsetzen (Art. 2 lit. a MSchG).
9. Die Beschwerde ist damit gutzuheissen, der angefochtene Entscheid auf-
zuheben und der Widerspruch vollumfänglich abzuweisen. Bei diesem
Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdegegnerin kosten- und ent-
schädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und 64 Abs. 3 VwVG).
10. Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art
der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63
Abs. 4bis VwVG, Art. 2 des Reglements über die Kosten und Entschädigungen
vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerde-
verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veran-
schlagen (Art. 4 VGKE). Im Widerspruchsverfahren besteht dieser Streitwert
vor allem im Schaden der beschwerdeführenden Partei im Fall einer Marken-
verletzung durch die angefochtene Marke. Es würde aber zu weit führen und
könnte im Verhältnis zu den relativ geringen Kosten des erstinstanzlichen
Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür stets konkrete Aufwandsnach-
weise im Einzelfall verlangt würden. Mangels anderer streitwertrelevanter An-
gaben ist der Streitwert darum nach Erfahrungswerten auf Fr. 40'000.-- fest-
zulegen (JOHANN ZÜRCHER, Der Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbe-
werbsprozess, sic! 2002, 505; LEONZ MEYER, Der Streitwert in Prozessen um
Immaterialgüterrechte und Firmen, sic! 2001, 559 ff., LUCAS DAVID, Der Rechts-
schutz im Immaterialgüterrecht, SIWR I/2, 2. Aufl. Basel 1998, S. 29 f.).
11. Die Parteientschädigung ist nach Art. 14 Abs. 2 VGKE auf Grund der einge-
reichten Kostennote der Beschwerdeführerin festzusetzen. In Bezug auf den
geltend gemachten Aufwand erscheint die Kostennote jedoch auch unter Be-
rücksichtigung des erforderlichen Fachwissens höher als die notwendigen Ko-
sten. Sie ist entsprechend herabzusetzen (Art. 7 Abs. 1 VGKE). In Würdigung
der umfangreichen Stellungnahmen der Beschwerdeführerin im Wider-
spruchs- und Beschwerdeverfahren erscheint eine Parteientschädigung von
Fr. 4'600.-- (inkl. MWST) für das erstinstanzliche und das Beschwerdeverfah-
ren angemessen.
12. Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur Verfü-
gung (Art. 73 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht [BGG, SR
173.110]). Es ist darum rechtskräftig.
7Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1. Die Beschwerde wird gutgeheissen, Ziff. 1-4 des Entscheids des eidgenös-
sischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 20. Juli 2006 werden auf-
gehoben, der Widerspruch wird abgewiesen und das eidgenössische Insti-
tut für Geistiges Eigentum angewiesen, der Marke IR 851'748 den Schutz
für die Schweiz definitiv zu gewähren.
2. Die Kosten des vorliegenden Verfahrens von Fr. 4'000.-- werden der Be-
schwerdegegnerin auferlegt.
3. Die Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdeführerin für das erstinstanz-
liche und das Beschwerdeverfahren mit total Fr. 4'600.-- (inkl. MWST) zu
entschädigen.
4. Der Beschwerdeführerin wird der geleistete Kostenvorschuss von Fr.
3'500.-- zurückerstattet.
5. Dieses Urteil ist rechtskräftig. Es wird eröffnet:
- der Beschwerdeführerin (eingeschrieben, mit Beilagen)
- der Beschwerdegegnerin (eingeschrieben, mit Beilagen)
- der Vorinstanz (Ref-Nr. Wspr. 7944; eingeschrieben, mit Beilagen)
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
David Aschmann Philipp J. Dannacher
Versand am: 22. März 2007