Abtei lung II
B-7508/2006, B-7516/2006, B-1672/2007, B-1720/2007
{T 0/2}
Urteil vom 18. Oktober 2007
Mitwirkung: Richter Hans Urech (Vorsitz); Richter David Aschmann;
Richter Bernard Maitre (Abteilungspräsident);
Gerichtsschreiber Marc Hunziker
G._______,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Conrad Weinmann,
Beschwerdeführerin 1, Beschwerdegegnerin 2
gegen
B._______,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Patrick Troller,
Beschwerdeführerin 2, Beschwerdegegnerin 1
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum,
Vorinstanz
betreffend
Entscheide vom 9. August 2006 im Widerspruchsverfahren Nr. 6955 ICE /
ICE CREAM und 31. Januar 2007 im Widerspruchsverfahren Nr. 7633 ICE /
ICE CREAM (fig.)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Sachverhalt:
A. Die Marke CH 518'406 ICE CREAM der Beschwerdeführerin 2 wurde am
13. August 2003 beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (In-
stitut, Vorinstanz) für folgende Waren hinterlegt:
Klasse 3
Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; Seifen; Parfümeriewaren,
ätherische Öle; Haarwässer und Haarpflegemittel; Zahnputzmittel
Klasse 9
Schutzvorrichtungen (wie Gläser und Kontaktlinsen) für die Augen
(eye wear), Sonnenbrillen, Brillen, Brillengestelle, Brillenetuis, Brillen-
bänder, Brillenketten und Brillenreinigungstücher
Klasse 14
Schmuck und Schmuckzubehör soweit in dieser Klasse enthalten; An-
hänger; Revers-Pins; dekorative Revers-Pins; Schmuck-Pins; Ohren-
Clips; Krawatten-Pins und -clips; Bolo Krawatten mit Edelmetall-Spit-
zen; Manschettenknöpfe; Abzeichen und Plaketten aus Edelmetall;
Gürtelschnallen aus Edelmetall; Modeschmuck; Schmuckketten;
Schmuck-Pins zum Gebrauch auf Hüten; Hutverzierungen und -pins
aus Edelmetall; Feiertage-Verzierungen (Holiday Ornaments) aus
Edelmetall; Schmuckschatullen und -kästchen aus Edelmetall;
Schnupftabakdosen und Serviettenringe aus Edelmetall; Uhren; Uh-
renzubehör soweit in dieser Klasse enthalten; Armbanduhren; Ta-
schenuhren; Stoppuhren; Uhrenarmbänder; Uhrenketten und -ta-
schen; Uhrengehäuse; Uhren; Wecker; Uhren mit eingebauten Ra-
dios; Wanduhren; Figurinen und Skulpturen aus Edelmetall; Spar-
schweinchen aus Edelmetall; Lesezeichen aus Edelmetall; Bankno-
ten-Clips aus Edelmetall; Aschenbecher aus Edelmetall; Flaschenver-
schlüsse aus Edelmetall; Kaffeeservices, Teeservices und Zahnsto-
cherhalter, alle aus Edelmetall; Vasen aus Edelmetall; Gewürzständer
aus Edelmetall; Ständer mit Öl- und Essig-Krügchen aus Edelmetall;
Blumenschalen aus Edelmetall; Büsten, Figuren, Statuen, Statuetten
und Stäbchen zum Umrühren, alle aus Edelmetall; Kerzenleuchter,
Kerzenhalter und Kerzenringe aus Edelmetall; nicht-elektrische
Leuchter aus Edelmetall; Zigarettenhalter und -anzünder aus Edelme-
tall; Streichholzschachteln und -halter aus Edelmetall; Brieföffner aus
Edelmetall
Klasse 18
Reise- und Handkoffer, Schrankkoffer; Reisegepäckanhänger und
-namensschildchen; Allzwecktaschen, Reise- und Sporttaschen,
Handtaschen, Schultertaschen; Schultaschen, Hüfttaschen; Rucksä-
cke; Aktenkoffer; Aktenmappen; leere Kosmetik-, Toilettenartikel- und
Schminkkoffer; Geldbeutel (Portemonnaies); Brieftaschen; Etuis, ins-
besondere für Visitenkarten, Kreditkarten, Telefonkarten, Pässe und
Schlüssel; Proviantbeutel; Schlüsselketten aus Leder; Regen- und
Sonnenschirme; Leder und Lederimitationen, soweit in dieser Klasse
enthalten
Klasse 25
Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen
B. Am 18. November 2004 hinterlegte die Beschwerdeführerin 2 bei der Vor-
instanz die Marke CH 531'525 ICE CREAM (fig.). Das Zeichen sieht wie
3folgt aus:
C. Die Wort-/Bildmarke ist für nachfolgende Waren eingetragen:
Klasse 3
Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; Seifen; Parfümeriewaren,
ätherische Öle; Haarwässer und Haarpflegemittel; Zahnputzmittel
Klasse 9
Schutzvorrichtungen (wie Gläser und Kontaktlinsen) für die Augen
(eye wear), Sonnenbrillen, Brillen, Brillengestelle, Brillen- und Son-
nenbrillenetuis, Brillen- und Sonnenbrillenbänder, Brillen- und Son-
nenbrillenketten, Brillen- und Sonnenbrillenreinigungstücher; Magne-
te, dekorative Magnete, Kühlschrankmagnete, Mausmatten; Compact
Disk Behälter; nach Mass gefertigte Behälter und Etuis für die Aufbe-
wahrung und den Transport von Compact Disks, Audiokassetten, Vi-
deokassetten, CD-ROMs, Heimvideospiele, Heimvideospiel-Zubehör-
teile, Computer, Computer-Zubehörteile, Kameras, Camcorders und
tragbare Telefone; Computer-Transporttaschen; Handgelenkauflagen
und -stützen für Computer-Maus-Benützer; Handgelenkauflagen für
Computer; Handgelenkmatten für Computer Tastaturen; herunterlad-
bare elektronische Publikationen in der Form von Büchern, Heftchen,
Magazinen, Zeitschriften, Manuals, Broschüren, Werbeprospekten,
Flugblättern, Pamphleten, Katalogen und Mitteilungsblättern, alle im
Bereich der Musik, der Mode, von Lifestyle, Unterhaltung, Kunst, Kul-
tur und Politik; elektronische Publikationen, nämlich Bücher, Heft-
chen, Magazine, Zeitschriften, Manuals, Broschüren, Werbeprospek-
te, Flugblätter, Pamphlete, Kataloge und Mitteilungsblätter, alle im Be-
reich der Musik, der Mode, von Lifestyle, Unterhaltung, Kunst, Kultur
und Politik, gespeichert auf CD-ROMs, Disketten, Floppy Disks, Vi-
deokassetten und Magnetbändern
Klasse 14
Schmuck und Schmuckzubehör (soweit in dieser Klasse enthalten);
Anhänger; Revers-Pins; dekorative Revers-Pins; Schmuck-Pins; Oh-
ren-Clips; Krawatten-Pins und -clips; Bolo-Krawatten mit Edelmetall-
Spitzen; Manschettenknöpfe; Abzeichen und Plaketten aus Edelme-
tall; Gürtelschnallen aus Edelmetall; Modeschmuck; Schmuckketten;
Schmuck-Pins zum Gebrauch auf Hüten; Hutverzierungen und -pins
aus Edelmetall; Schuhverzierungen aus Edelmetall; Feiertage-Verzie-
rungen (Holiday Ornaments) aus Edelmetall; Schmuckschatullen und
-kästchen aus Edelmetall; Schnupftabakdosen und Serviettenringe
aus Edelmetall; Uhren und Uhrenzubehör (soweit in dieser Klasse
enthalten); Armbanduhren; Taschenuhren; Stoppuhren; Uhrenarm-
bänder; Uhrenketten und -taschen; Uhrengehäuse; Uhren; Wecker;
Uhren mit eingebauten Radios; Wanduhren; Figurinen und Skulpturen
aus Edelmetall; Sparschweinchen aus Edelmetall; Lesezeichen aus
Edelmetall; Banknoten-Clips aus Edelmetall; Aschenbecher aus Edel-
metall; Flaschenverschlüsse aus Edelmetall; Kaffeeservices, Teeser-
vices und Zahnstocherhalter, alle aus Edelmetall; Vasen aus Edelme-
tall; Gewürzständer aus Edelmetall; Ständer mit Öl- und Essig-Krüg-
chen aus Edelmetall; Blumenschalen aus Edelmetall; Büsten, Figu-
4ren, Statuen, Statuetten und Stäbchen zum Umrühren, alle aus Edel-
metall; Kerzenleuchter, Kerzenhalter und Kerzenringe aus Edelmetall;
nicht-elektrische Leuchter aus Edelmetall; Zigarettenhalter und -an-
zünder aus Edelmetall; Streichholzschachteln und -halter aus Edel-
metall; Brieföffner aus Edelmetall; Potpourri-Schalen, ganz oder teil-
weise aus Edelmetall; Reisegepäckanhänger und -namensschildchen
aus Edelmetall und deren Legierungen oder damit plattiert
Klasse 18
Allzwecktaschen, Reise- und Sporttaschen, Gürteltaschen; Rucksä-
cke; Schulranzen; Hüfttaschen; Turnsäcke; Seesäcke; Umhängeta-
schen; Schultaschen; Handtaschen, Taschen mit Schnappverschluss;
Geldbeutel; Schultertaschen; Handgepäcktaschen; Reisetaschen;
Kleidersäcke für die Reise; Einkaufstaschen aus Leder; Badetaschen;
Schulmappen; Reisegepäckanhänger und -namensschildchen aus Le-
der; Reisekoffer; Handkoffer; leere Kosmetik-, Toilettenartikel- und
Schminkkoffer; leere Kosmetiktaschen; leere Werkzeugtaschen; Do-
kumentenkoffer; Aktentaschen; Aktenmappen; Etuis für Visitenkarten,
Kreditkarten, Telefonkarten, Pässe und Schlüssel; Schlüsselketten
aus Leder; Geldbeutel; Geldtaschen; Brieftaschen; Regen- und Son-
nenschirme
Klasse 25
Bekleidungsstücke, nämlich Hemden, T-Shirts, Unterhemden, Herren-
nachthemden, Rugby Trikots, Polohemden, Strickpullover und Strick-
jacken, Jerseys, Uniformen, sportliche Uniformen, Unterhosen, Ho-
sen, Freizeithosen, Jeans, Blue Jeans, Arbeitsanzüge, Overalls,
Shorts, Boxer Shorts, Tops, bauchfreie Trägerhemden, Träger-
hemden, Trägerkleider, Sweatshirts, Sweatshorts, Jogginghosen,
Trainingsanzüge, Jogging-Anzüge, Blusen, Röcke, Kleider, Sweaters,
Westen, Vlieswesten, Pullover, Vliespullover, gefütterte Overalls, Par-
kas, Capes, Anoraks, Ponchos, Jacken, Wendejacken, Mäntel, Bla-
zer, Anzüge, Kostüme, Rollkragenpullover, Badebekleidung, Strand-
mode, Tennisbekleidung, Surfbekleidung, Skibekleidung, Säuglings-
bekleidung, Baby-Lätzchen nicht aus Papier, Mützen, Schwimmmüt-
zen, Berets, Propellerhüte, Hüte, Schirmmützen, Stirnbänder, Arm-
bänder, Schweissbänder, Kopfbedeckungen, Ohrenschützer, Schür-
zen, Schals, Halstücher, Bandanas, Gürtel, Hosenträger, Schlipse,
Binden, Krawatten, Fliegen, Unterwäsche, kurze Herrenunterhosen,
Schwimm- und Badehosen, Büstenhalter, Büstenhalter für Sportzwe-
cke, Corsets, Schlüpfer, Strumpfbänder und Strumpfgürtel, Hüftgürtel,
ärmellose Unterhemden, Trikothemden, Socken, Hausbekleidung,
Morgenröcke, Haus- und Bademäntel, Pyjamas, Schlafbekleidung,
Nachthemden, Damenunterwäsche, kurze Jäckchen (Camisoles), Ne-
gligees, Frauenhemden, Slips, Sarongs, Leg Warmers, Strumpfwaren,
Strumpfhosen, Strümpfe, Strickstrumpfwaren, Leggings, Trikots, Turn-
und Gymnastikanzüge, Ganzkörperanzüge, Handschuhe, Fausthand-
schuhe, Schuhwaren, Schuhe, Freizeitschuhe, Stiefel, Galoschen,
Sandalen, Pantoffeln, Zoris, Hausschuhe, Regenbekleidung
D. Gegen die am 19. Februar 2004 und 30. März 2005 veröffentlichten Mar-
ken erhob die Beschwerdeführerin 1 am 19. Mai 2004 bzw. am 28. Juni
2005 Widerspruch. Sie stützte sich dabei auf ihre am 31. Juli 1987 hinter-
legte internationale Registrierung IR 513'595 ICE, die in der Schweiz für
folgende Waren eingetragen ist:
5Klasse 18
Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans
d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies,
parasols et cannes; fouets et sellerie
Klasse 25
Vêtements, chaussures, chapellerie
E. Mit Stellungnahmen vom 21. Oktober 2004 und vom 22. Februar 2006 be-
antragte die Beschwerdeführerin 2 unter Erhebung der Einrede des Nicht-
gebrauchs des Widerspruchszeichens, die beiden Widersprüche abzuwei-
sen.
F. In den Repliken vom 23. März 2005 und vom 30. März 2006 führte die Be-
schwerdeführerin 1 aus, dass sie neben ihrer weltberühmten ICEBERG-
Kollektion eine zweite Linie entworfen habe, in der sie das Kernelement
ICE mit anderen Marken oder beschreibenden Elementen verband, näm-
lich ICE HISTORY, ICE ICEBERG etc. einerseits und ICE JEANS, SPORT
ICE etc. andererseits. Die Produkte würden in der Schweiz über Detaillis-
ten, den Factory-Outlet in Mendrisio sowie über das Internet verkauft.
G. Die Beschwerdeführerin 2 brachte in den Dupliken vom 2. September 2005
und vom 22. September 2006 vor, dass die eingereichten Benutzungsbele-
ge untauglich seien, da sie einerseits das Ausland beträfen oder ausser-
halb des Fünfjahreszeitraumes lägen und andererseits die Benutzung ei-
ner im Gebrauch wesentlich abweichenden Form dokumentierten. Im Übri-
gen bestehe zwischen den Vergleichszeichen keine markenrechtlich rele-
vante Ähnlichkeit. Der markante und leicht wahrnehmbare Sinnunterschied
und die eindeutigen klanglichen und schriftbildlichen Unterschiede am Zei-
chenende blieben in der Erinnerung eines jeden Markenadressaten haften,
weshalb eine Verwechslungsgefahr zu verneinen sei.
H. Nach je einer weiteren Stellungnahme der Beschwerdeführerin 1 vom
16. November 2005 und der Beschwerdeführerin 2 vom 4. Mai 2006 resp.
nach einer weiteren Stellungnahme der Beschwerdeführerin 1 vom 16. No-
vember 2006 hiess die Vorinstanz die Widersprüche am 9. August 2006
bzw. am 31. Januar 2007 teilweise gut und verfügte die Löschung der an-
gefochtenen Marken für die Klassen 18 und 25, wobei sie beim Zeichen
CH 518'406 ICE CREAM unter Warenklasse 18 von der Streichung von
"Leder und Lederimitationen, soweit in dieser Klasse enthalten" absah. Zur
Begründung führte die Vorinstanz im Wesentlichen aus, dass durch die
Verwendung der Widerspruchsmarke mit der beschreibenden Angabe
"JEANS" bzw. den Serienzeichen "J" oder "B" der kennzeichnungskräftige
Kern der Marke seiner Identität nicht beraubt werde, sondern der kenn-
zeichnende Charakter der Marke trotz abweichender Benutzung gewahrt
bleibe. Somit sei der Gebrauch der Marke ICE in den Varianten ICE Jeans,
ICE J und ICE B, anders als derjenige in der Form von ICEBERG, rechts-
erhaltend, da die Gebrauchsform nicht wesentlich vom Registereintrag ab-
weiche. Die Beschwerdeführerin 1 habe die Benutzung der Marke für Be-
kleidungsstücke, Schuhe, Kopfbedeckungen in der Klasse 25 sowie für
6Handtaschen in der Klasse 18 glaubhaft gemacht. In diesem Umfang be-
stehe mit Ausnahme von "Leder und Lederimitationen, soweit in dieser
Klasse enthalten" beim Zeichen CH 518'406 ICE CREAM Gleichartigkeit
zu den Waren des Widerspruchszeichens. Dagegen lägen keine besonde-
ren Umstände vor, welche eine weitergehende Warengleichartigkeit als üb-
lich zu begründen vermöchten, handle es sich doch weder bei der Wider-
spruchsmarke um ein besonders starkes Zeichen mit erhöhtem Schutzum-
fang noch bei der Beschwerdeführerin 1 um den Namen eines grossen
Modedesigners. Die Gleichartigkeit sei daher in Bezug auf die Waren der
Klassen 3, 9 und 14 zu verneinen. Der Zeichenvergleich ergebe, dass die
angefochtenen Marken und das Widerspruchszeichen über einen gleichen
oder einen sehr ähnlichen Sinngehalt verfügten. Die Übernahme der
durchschnittlich kennzeichnungskräftigen Bezeichnung ICE durch die an-
gefochtenen Zeichen sei unzulässig, verliehen doch weder das hinzuge-
fügte Element CREAM noch die Gestaltungselemente bei der Wort-/Bild-
marke CH 531'525 ICE CREAM (fig.) den beiden angefochtenen Zeichen
eine eigene Individualität. Die Modifikationen veränderten den jeweiligen
Gesamteindruck zuwenig, um die wegen der grossen Übereinstimmung
bestehende Verwechslungsgefahr beseitigen zu können.
I. Mit Eingabe vom 11. September 2006 reichte die Beschwerdeführerin 1
bei der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum und
mit Eingabe vom 5. März 2007 beim Bundesverwaltungsgericht Beschwer-
de ein. Sie beantragte, die Ziffern 3, 4 und 5 der beiden Verfügungen der
Vorinstanz unter Kosten- und Entschädigungsfolge aufzuheben, bezüglich
der Verfügung vom 9. August 2006 den Widerspruch betreffend die Waren
der Beschwerdeführerin 2 in den Klassen 3, 9 und 14 vollumfänglich gut-
zuheissen und die angefochtene Marke auch insofern zu löschen sowie
bezüglich der Verfügung vom 31. Januar 2007 den Widerspruch betreffend
die Waren der Beschwerdeführerin 2 in den Klassen 3 "Mittel zur Körper-
und Schönheitspflege; Seifen; Parfümeriewaren, ätherische Öle; Haarwäs-
ser und Haarpflegemittel; Zahnputzmittel", 9 "Schutzvorrichtungen (wie
Gläser und Kontaktlinsen) für die Augen (eye wear), Sonnenbrillen, Brillen,
Brillengestelle, Brillen- und Sonnenbrillenetuis, Brillen- und Sonnenbrillen-
bänder, Brillen- und Sonnenbrillenketten, Brillen- und Sonnenbrillenreini-
gungstücher" und 14 "Schmuck und Schmuckzubehör (soweit in dieser
Klasse enthalten); Anhänger; Revers-Pins; dekorative Revers-Pins;
Schmuck-Pins; Ohren-Clips; Krawatten-Pins und -clips; Bolo-Krawatten
mit Edelmetall-Spitzen; Manschettenknöpfe; Abzeichen und Plaketten aus
Edelmetall; Gürtelschnallen aus Edelmetall; Modeschmuck; Schmuckket-
ten; Schmuck-Pins zum Gebrauch auf Hüten; Hutverzierungen und -pins
aus Edelmetall; Schuhverzierungen aus Edelmetall; Feiertage-Verzierun-
gen (Holiday Ornaments) aus Edelmetall; Schmuckschatullen und -käst-
chen aus Edelmetall; Schnupftabakdosen und Serviettenringe aus Edel-
metall; Uhren und Uhrenzubehör (soweit in dieser Klasse enthalten); Arm-
banduhren; Taschenuhren; Stoppuhren; Uhrenarmbänder; Uhrenketten
und -taschen; Uhrengehäuse; Uhren; Wecker" gutzuheissen und die ange-
fochtene Marke auch insofern zu löschen. Eventualiter habe ihr die Be-
7schwerdeführerin 2 für die erstinstanzlichen Verfahren Fr. 300.-- bzw. min-
destens Fr. 300.-- der Widerspruchsgebühr zu ersetzen und die Parteient-
schädigung an die Beschwerdeführerin 2 für die erstinstanzlichen Verfah-
ren sei auf Fr. 500.-- bzw. auf maximal Fr. 500.-- festzulegen. Zur Begrün-
dung machte die Beschwerdeführerin 1 im Wesentlichen geltend, das ent-
scheidende Kriterium für die Annahme von Warengleichartigkeit sei die
Frage, ob die relevanten Abnehmerkreise im konkreten Fall davon ausgin-
gen, dass die unter Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren
aus ein und demselben oder doch aus verbundenen Unternehmen stamm-
ten. Es sei allgemein bekannt, dass zwischen Kleidern und den hier rele-
vanten Waren in Klasse 3, 9 und 14 eine enge Verbindung bestehe, diver-
sifizierten gerade Kleiderunternehmen je länger desto mehr in diese Berei-
che. So würde der schweizerische Durchschnittskonsument heutzutage
zeichenähnliche Marken für Parfüms, Sonnenbrillen sowie Schmuckwaren
und Zeitmessungsinstrumente dem Inhaber der Bekleidungsmarke zurech-
nen. Bezüglich dieser Accessoires sei daher Warengleichartigkeit und so-
mit Verwechslungsgefahr anzunehmen. Ferner sei es willkürlich, dass sie,
obwohl sie in beiden Verfahren bezüglich der Waren in Klassen 18 und 25
obsiegt habe, der Gegenpartei jeweils die volle Prozessentschädigung
habe zahlen und sich diese an den Kosten der Widerspruchsverfahren
nicht habe beteiligen müssen.
J. Am 13. September 2006 führte auch die Beschwerdeführerin 2 bei der Eid-
genössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum und am 5. März
2007 beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde. Sie stellte ihrerseits
den Antrag, die Ziffern 1 und 2 der Verfügungen der Vorinstanz vom 9. Au-
gust 2006 und vom 31. Januar 2007 unter Kosten- und Entschädigungsfol-
ge aufzuheben und die Widersprüche vollständig abzuweisen. Zur Begrün-
dung brachte sie vor, dass es der Beschwerdeführerin 1 nicht gelungen
sei, im massgebenden Zeitraum den rechtserhaltenden Gebrauch der Wi-
derspruchsmarke zu belegen, stellten doch die Formen ICE JEANS, ICE J
und ICE B wesentliche Abweichungen gegenüber dem Registereintrag dar.
Davon abgesehen unterschieden sich die Zeichen ICE und ICE CREAM
bezüglich Klang- und Bildwirkung deutlich, weshalb von einer unmittelba-
ren Verwechslungsgefahr keine Rede sein könne. Auch verbiete sich an-
gesichts des klar unterschiedlichen Sinngehaltes die Annahme einer mit-
telbaren Verwechslungsgefahr. So würde die Widerspruchsmarke mit "ge-
frorenes Wasser" bzw. "Eisfläche", die angefochtenen Zeichen dagegen
mit "Eiscreme" resp. "Glace" übersetzt. Im Gegensatz zum deutschen Wort
"Eis", das zweideutig sei, werde unter dem englischen Begriff "ice" nicht
auch Speiseeis verstanden. Demgemäss würde ICE mit eisblauer, unbe-
rührter Natur und ICE CREAM mit cremigen, farbigen Süssigkeiten assozi-
iert. Im Übrigen handle es sich bei der Widerspruchsmarke um kein star-
kes Zeichen, treffe es doch nicht zu, dass diese seit Jahrzehnten weltweit
beworben und benutzt werde.
K. Mit Vernehmlassungen vom 6. und 20. November 2006 sowie vom 21. Mai
2007 beantragte die Vorinstanz unter Hinweis auf die Begründungen der
angefochtenen Verfügungen die Abweisung der vier Beschwerden unter
8Kostenfolge.
L. Die Rekurskommission für geistiges Eigentum überwies die Akten der bei-
den Beschwerdeverfahren vom 11. September 2006 und 13. September
2006 per 1. Januar 2007 an das Bundesverwaltungsgericht als neu zustän-
dige Beschwerdebehörde. Mit Schreiben vom 5. Februar 2007 bestätigte
das Bundesverwaltungsgericht die Übernahme der beiden hängigen Ver-
fahren.
M. Am 16. Januar 2007 reichte die Beschwerdeführerin 1 Beweismittel ein,
die belegten, dass es heutzutage unter Kleidermarkeninhabern in der
Schweiz üblich sei, die Produktpalette zu diversifizieren.
N. Mit Beschwerdeantworten vom 22. Januar 2007 und 11. Juli 2007 bean-
tragte die Beschwerdeführerin 2 die Beschwerden der Gegenpartei unter
Kosten- und Entschädigungsfolge abzuweisen. Zur Begründung führte sie
aus, dass die Widersprüche bereits am mangelnden Nachweis der rechts-
erhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke im relevanten Zeitraum
scheitere. Die Annahme, dass der angebliche und abweichende Gebrauch
der Widerspruchsmarke in der Form ICE JEANS, ICE J bzw. ICE B keine
wesentliche Abweichung vom Registerinhalt darstelle, sei nicht haltbar.
Auch wäre, folgte man der Auffassung der Vorinstanz, das Zeichen ICE
JEANS nur für Jeanshosen rechtserhaltend gebraucht worden, seien doch
die übrigen Waren aus anderen Stoffen bzw. Materialien gefertigt. Ferner
begründe die alleinige Übereinstimmung der beiden Marken im Bestandteil
"ICE" keine Verwechslungsgefahr, unterscheide sich doch die Zwei-Wort-
Kombination ICE CREAM selbst im Erinnerungsbild bezüglich Klang- und
Bildwirkung sehr deutlich von dem Kurzwort-Zeichen ICE. Zudem verfüg-
ten die dem englischen Basiswortschatz zuzuordnenden Bezeichnungen
über einen markant unterschiedlichen Sinngehalt. Aufgrund des Speziali-
tätsprinzips seien Marken, von berühmten Zeichen abgesehen, grundsätz-
lich nur für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen geschützt. Die
Widerspruchsmarke sei indessen höchstens durchschnittlich kennzeich-
nungskräftig und geniesse daher keinen erweiterten Schutzbereich. Im Üb-
rigen sei der Vorwurf, die Vorinstanz habe die Parteientschädigung sowie
die Verfahrenskosten willkürlich bemessen, haltlos, verfüge diese doch
über einen grossen Ermessenspielraum und könne neben dem Mass des
Obsiegens bzw. Unterliegens auch andere Umstände wie die unnötig hohe
Zahl an angeblichen Gebrauchsbelegen und den durch die Beschwerde-
führerin 1 im Widerspruchsverfahren vom 19. Mai 2004 unaufgefordert ver-
ursachten dritten Schriftenwechsel berücksichtigen.
O. Am 31. Januar 2007 und 13. Juli 2007 reichte die Beschwerdeführerin 1
ihre Beschwerdeantworten ein und beantragte, die Beschwerden der Ge-
genpartei unter Kosten- und Entschädigungsfolge, soweit darauf einzutre-
ten sei, abzuweisen. Zur Begründung machte sie geltend, dass sie der
Vorinstanz eine grosse Zahl von Unterlagen eingereicht habe, die den Ge-
brauch der Widerspruchsmarke zeigten. Zudem werde nicht der strikte Be-
weis, sondern nur Glaubhaftmachung gefordert. Der rechtserhaltende Ge-
brauch sei bereits dann glaubhaft, wenn er zumindest wahrscheinlicher
sei, als der Nichtgebrauch. Die Marke ICE sei auf verschiedenen der vor-
9gelegten Dokumenten ohne Zusätze abgebildet. Es sei jedoch zulässig
und üblich, zwei Marken auf demselben Produkt zu verwenden, weshalb
die Benutzung von ICE in Verbindung mit dem Zeichen ICEBERG kein Ar-
gument gegen einen rechtserhaltenden Gebrauch darstelle. Auch dürfen
die Massstäbe für die als problematischer angesehenen Weglassungen
nicht auf die Fälle mit Zusätzen übertragen werden. Ergänzungen von ein-
zelnen Buchstaben, wie "J" oder "B", würden von den Konsumenten regel-
mässig als Zeichen für eine neue Linie oder eine entsprechende Serie auf-
gefasst. Die Kombination mit Typen- bzw. Serienbezeichnungen könne da-
her nicht als wesentliche Abweichung angesehen werden, weshalb auch
der unbestrittenermassen glaubhaft gemachte Gebrauch von ICE J und
ICE B eine Benutzung der Widerspruchsmarke darstelle. Alsdann bestehe
zwischen den Zeichen ICE und ICE CREAM bereits aufgrund des Laut-
und Schriftbildes eine Verwechslungsgefahr, sei die Übernahme einer Mar-
ke oder ihres den Gesamteindruck bestimmenden Teils in ein neues Zei-
chen doch geeignet, eine solche zu begründen. Die Beifügung eines zu-
sätzlichen Elementes reiche nicht aus, die Gefahr zu beseitigen. Dies gelte
insbesondere dann, wenn der bestehenden Marke bloss eine zusätzliche
Silbe hinzugefügt werde. Auch sei der Sinngehalt zwischen der Wider-
spruchsmarke und der angefochtenen Marke sehr ähnlich, riefen doch bei-
de Ausdrücke Assoziationen von Kälte hervor und handle es sich doch bei
Eiscreme um eine Art Eis zum Verzehren. Im Übrigen werde das englische
Wort "ice" praktisch gleich wie das deutsche Wort "Eis" ausgesprochen,
wobei letzterem auch die Bedeutung von Eiscreme zukomme.
P. Mit Schreiben vom 5. März 2007 verzichtete die Vorinstanz auf eine Stel-
lungnahme zu den von der Beschwerdeführerin 1 am 16. Januar 2007 ein-
gereichten Beweismitteln, wonach es unter Kleidermarkeninhabern üblich
sei, die Produktpalette zu diversifizieren.
Q. Am 5. März 2007 reichte die Beschwerdeführerin 1 weitere Unterlagen ein
und führte dazu aus, dass die bei international erfolgreichen Modeunter-
nehmen übliche Diversifizierung je länger desto mehr bereits bei kleineren,
national tätigen Betrieben stattfinde. Die Benutzung der Marken im gesam-
ten Modebereich sei umso mehr beim international erfolgreichen Modeun-
ternehmen der Beschwerdeführerin 1 der Fall. Entsprechend würden denn
auch die Marken ICE resp. ICEBERG schon seit längerem in den allge-
mein üblichen Modeaccessoirebereichen Körperpflegeprodukte, Brillen,
Schmuck und Uhren verwendet. Die Zeichen gehörten zu den grossen Mo-
demarken der Welt und seien in der Schweiz bei den relevanten Verkehrs-
kreisen, wozu insbesondere die modebewussten Konsumenten zählten,
bestens bekannt. Im Übrigen habe die von der Vorinstanz zurückgewiese-
ne Behauptung der Gegenpartei, wonach die Widerspruchsmarke nicht be-
nutzt worden sei, den zusätzlichen Schriftenwechsel verursacht. Auch sei
dieses Obsiegen der Beschwerdeführerin 1 in den beanstandeten Ent-
scheiden im Zusammenhang mit der Kostenfrage nicht berücksichtigt wor-
den. Angemessen gewesen wäre ein Wettschlagen der Parteikosten sowie
eine hälftige Teilung der Kosten der Widerspruchsverfahren.
R. Mit Stellungnahme vom 18. Mai 2007 beantragte die Beschwerdeführerin 2
10
die beiden unaufgefordert nachgereichten, verspäteten Eingaben der Be-
schwerdeführerin 1 vom 16. Januar 2007 und 5. März 2007 unter Kosten-
und Entschädigungsfolgen nicht zu berücksichtigen. Zur Begründung
brachte sie im Wesentlichen vor, die eingereichten Unterlagen seien nicht
massgebend, könnten sie doch die Behauptungen der Gegenpartei, wo-
nach grundsätzlich jeder Kleidermarkeninhaber in den ganzen Modeacces-
soirebereich diversifiziere und die Widerspruchsmarke ICE eine in der
Schweiz bestens bekannte Marke sei, gerade nicht beweisen. Die Kosten
für diesen unaufgefordert veranlassten zweiten Schriftenwechsel seien da-
her unabhängig vom Ausgang des Verfahrens der Beschwerdeführerin 1
aufzuerlegen.
S. Mit Eingaben vom 13. Juli 2007 reichte die Beschwerdeführerin 1 weitere
Beweismittel zur Benutzung der Widerspruchsmarke in der Schweiz ein.
T. Mit Schreiben vom 17. August 2007 ersuchte die Beschwerdeführerin 2
das Bundesverwaltungsgericht um Vereinigung der vier Beschwerdever-
fahren.
U. Mit Verfügung vom 6. September 2007 hielt das Bundesverwaltungsgericht
fest, dass die vier Verfahren zusammengelegt und in einem gemeinsamen
Urteil erledigt würden.
V. Eine öffentliche Verhandlung wurde nicht durchgeführt.
Auf die Argumente der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid erheb-
lich erscheinen, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1. Die Entscheide der Vorinstanz vom 9. August 2006 und 31. Januar 2007
stellen Verfügungen im Sinne des Bundesgesetzes vom 20. Dezember
1968 über das Verwaltungsverfahren dar (VwVG, SR 172.021; Art. 5
Abs. 1 Bst. a). Diese Verfügungen können im Rahmen der allgemeinen Be-
stimmungen der Bundesverwaltungsrechtspflege beim Bundesver-
waltungsgericht angefochten werden (Art. 44 ff. VwVG i.V.m. Art. 31 ff. des
Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Ge-
mäss Art. 53 Abs. 2 VGG übernimmt das Bundesverwaltungsgericht bei
Zuständigkeit die Beurteilung der beim Inkrafttreten des Verwaltungs-
gerichtsgesetzes am 1. Januar 2007 bei Eidgenössischen Rekurs- oder
Schiedskommissionen oder bei Beschwerdediensten der Departemente
hängigen Rechtsmittel, wobei die Beurteilung nach neuem Verfahrensrecht
erfolgt.
2. Die Beschwerdeführerinnen sind als Adressatinnen der angefochtenen
Verfügungen durch diese beschwert und haben ein schutzwürdiges Inter-
esse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie sind daher zur Beschwerde-
führung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Eingabefristen und -form sind
gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), die Kostenvorschüsse wur-
den fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), und die übrigen Sachur-
teilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 48 ff. VwVG).
Auf die Verwaltungsbeschwerden ist daher einzutreten.
3. Zwei der Beschwerden richten sich gegen den Widerspruchsentscheid
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vom 9. August 2006 und zwei gegen denjenigen vom 31. Januar 2007. Die
beiden Anfechtungsobjekte sind sich sehr ähnlich, ist doch jeweils ein Wi-
derspruch zwischen der Registrierung ICE und dem Zeichen ICE CREAM
zu prüfen, wobei letzteres einmal als Wort- und einmal als Wort-/Bildmarke
ausgestaltet ist. In der Folge haben die beiden Rechtsmittel einer jeweili-
gen Partei bezüglich Rechtsbegehren und Begründung die gleiche Stoss-
richtung und berühren die gleichen Rechtsfragen. Die Beschwerden sind
daher aus Gründen der Prozessökonomie zusammenzulegen und in einem
gemeinsamen Urteil zu erledigen (Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
Bern 1983, 68). Den beschwerdeführenden Parteien erwächst aus diesem
Vorgehen kein Nachteil.
4. Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom
28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) ist die Marke ein Zeichen, das ge-
eignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen
anderer Unternehmen zu unterscheiden. Art. 1 Abs. 2 MSchG zählt Bei-
spiele von Markenformen auf. Danach können Marken aus Wörtern, Buch-
staben, Zahlen, bildlichen Darstellungen, dreidimensionalen Formen oder
Verbindungen solcher Elemente untereinander oder mit Farben bestehen.
Das Markenrecht entsteht mit der Eintragung im Register und steht demje-
nigen zu, der die Marke zuerst hinterlegt (Art. 5 f. MSchG). Es verleiht dem
Inhaber das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der
Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen
und darüber zu verfügen (Art. 13 Abs. 1 MSchG). Auch kann er gegen die
Eintragung von Zeichen, die seiner älteren Marke ähnlich und für gleiche
oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich
daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt, Widerspruch erheben (Art. 31
Abs. 1 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG). Der Widerspruch ist innerhalb
von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut
schriftlich mit Begründung einzureichen (Art. 31 Abs. 2 Satz 1 MSchG). Ist
der Widerspruch begründet, so wird die Eintragung ganz oder teilweise wi-
derrufen; andernfalls wird der Widerspruch abgewiesen (Art. 33 MSchG).
5. Die Beschwerdeführerin 2 erhob in den Widerspruchsantworten form- und
fristgerecht die Einrede des Nichtgebrauchs des Widerspruchszeichens.
Ebenfalls nicht strittig ist, dass zu diesem Zeitpunkt die Karenzfrist für die
Marke der Beschwerdeführerin 1 bereits abgelaufen war (vgl. Art. 12
Abs. 1 MSchG). Umstritten ist dagegen, ob das Zeichen im relevanten
Zeitraum rechtsgenüglich gebraucht worden ist.
6. Gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG kann der Markeninhaber sein Markenrecht
nicht mehr geltend machen, wenn er die Marke im Zusammenhang mit
Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines
ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf
der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens
nicht gebraucht hat, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch
vorliegen. Art. 11 Abs. 2 MSchG hält fest, dass als Gebrauch der Marke
auch der Gebrauch in einer der Eintragung nicht wesentlich abweichenden
Form und der Gebrauch für die Ausfuhr gelten.
7. Die Beschwerdeführerin 1 stützte ihren Widerspruch auf die internationale
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Registrierung IR 513'595 ICE. Um den rechtserhaltenden Gebrauch der
Marke zu belegen, reichte sie Unterlagen im Umfang von mehreren hun-
dert Seiten ein, wobei sich ein grosser Teil dieser Belege weder zeitlich
noch geografisch einordnen lässt und für den Gebrauchsnachweis wie
die Vorinstanz eingehend und richtig befunden hat somit ungeeignet ist.
Aus den eingereichten Rechnungen ergibt sich, dass im relevanten Zeit-
raum der Factory-Outlet in Mendrisio sowie weitere Verkaufsgeschäfte in
der Schweiz mit Waren der Beschwerdeführerin 1 beliefert wurden. Dage-
gen zeigen die meisten Produktfotographien die Verwendung eines vom
Registereintrag abweichenden Markengebrauchs auf. So benutzte die Be-
schwerdeführerin 1 das Zeichen ICE insbesondere als Bestandteil in ihrer
Marke ICEBERG. Dabei handelt es sich, wie die Vorinstanz zurecht festge-
stellt hat, um ein eigenständiges Zeichen, das einen anderen Gesamtein-
druck als die Widerspruchsmarke hinterlässt. Ansonsten gebrauchte die
Beschwerdeführerin 1 die Marke ICE meist in Kombination mit dem Wort
JEANS oder dem Buchstaben J bzw. dem Buchstaben B. Einzig bei einer
Kollektion von Rucksäcken, Etuis, Portemonnaies, Gürteln sowie Schlüs-
selanhängern (Attachment E) und bei den in einem Katalog zur Frühlings-
und Sommerkollektion 2000 abgebildeten Kleidungsartikeln (Attachment
H) verwendete sie die Widerspruchsmarke teilweise in Alleinstellung. Die
Lederutensilien lassen sich jedoch zeitlich nicht klassifizieren, wohingegen
es unklar ist, ob Exemplare des Kataloges bzw. die darin aufgeführten
Kleidungsstücke in der Schweiz vertrieben worden sind. Letzteres wird von
der Beschwerdeführerin 1 resp. von der Verkaufsdirektorin des Geschäfts
in Mendrisio behauptet. Demgegenüber vermitteln die in innerhalb des re-
levanten Zeitraums in der Schweiz vertriebenen Modemagazine bzw. Frau-
enzeitschriften publizierten Annoncen ein anderes Bild. Auf sämtlichen der
zahlreichen, grossformatigen Hochglanzinserate verwendete die Be-
schwerdeführerin 1 ihre Marke ICEBERG entweder in grosser Schrift allei-
ne oder in kleiner Schrift unterhalb des Zeichens ICEJEANS (Attachment
C). Ausserdem erkennt man auf dem Gilet eines männlichen Models die
Aufschrift ICEJ und auf der Jeansjacke eines weiblichen Pendants den
Schriftzug ICEB (beides Attachment C II). Hingegen lassen sich die einge-
reichten Anzeigen für das Kindermodelabel ICE ICE ICEBERG entweder
örtlich oder zeitlich nicht zuordnen (Attachment E II). Zusammenfassend
kann demnach festgehalten werden, dass die Beschwerdeführerin 1 das
Zeichen ICE in der Schweiz im rechtsrelevanten Zeitraum einzig in den
Formen ICEJEANS, ICEJ und ICEB benutzt hat. Es ist daher zu prüfen, ob
es sich dabei um den Gebrauch der Widerspruchsmarke in der Eintragung
nicht wesentlich abweichenden Formen handelt.
8. Als unwesentliche Änderungen der Form der Marke gelten das Weglassen
nebensächlicher Bestandteile oder Modernisierungen der Schreibweise
der Marke (RKGE in sic! 2004, 107 SEIKO RIVOLI / R RIVOLI (fig.)). Ent-
scheidend ist, dass der kennzeichnungskräftige Kern der Marke, der das
markenspezifische Gesamtbild prägt, seiner Identität nicht beraubt wird.
Der kennzeichnende Charakter wird nur gewahrt, wenn der Verkehr das
abweichend benutzte Zeichen auch bei Wahrnehmung der Unterschiede
aus dem Gesamteindruck mit der eingetragenen Marke gleichsetzt. Zu fra-
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gen ist, ob der Verkehr Eintragung und Benutzungsform als ein und das-
selbe Zeichen ansieht und den geänderten, zugefügten oder weggelasse-
nen Bestandteilen keine eigene kennzeichnende Wirkung beimisst. Die
Anforderungen an die Zeichenidentität im Kernbereich der Marke sind da-
bei wesentlich strenger als bei der Beurteilung der Verwechselbarkeit.
(BGer in sic! 2004, 409 TRIPP TRAPP III mit Hinweis auf E. MARBACH,
SIWR III, Basel 1996, 176 f., L. DAVID, Kommentar zum Markenschutz-
gesetz, 2. Aufl., Basel 1999, Art. 11 MSchG N 5 und 14 sowie C. WILLI,
Kommentar zum Markenschutzgesetz, Zürich 2002, Art. 11 MSchG
N 51 ff.).
9. Beim Widerspruchszeichen handelt es sich um die Wortmarke ICE. Der
Schweizer Verkehrsteilnehmer erkennt in den drei Buchstaben entweder
das englische Wort für Eis oder die Abkürzung für Intercity-Express. Die
Beschwerdeführerin 1 gebrauchte das Zeichen im rechtsrelevanten Zeit-
raum in der Schweiz in den Formen ICEJEANS, ICEJ und ICEB. Sie trenn-
te dabei die Zusätze von der Widerspruchsmarke nicht durch einen Leer-
schlag ab. Die Vorinstanz ging dagegen von der Benutzung der Zeichen
ICE JEANS, ICE B und ICE J aus. Bei JEANS würde es sich lediglich um
einen beschreibenden Zusatz handeln, wohingegen die Ergänzungen J
und B ihrerseits bloss auf die verschiedenen Linien der Marke ICE verwei-
sen würden, weshalb der kennzeichnungskräftige Kern der Marke trotz ab-
weichender Benutzung gewahrt bleibe. Dieser Auffassung kann nicht ge-
folgt werden. Beschreibende Zusätze vermindern die Kennzeichnungskraft
einer Marke grundsätzlich nicht (BGer in sic! 2004, 421 SOPINAE (fig.) /
SOBRANIE). Dies gilt aber nur, wenn sie auch als solche erkannt werden.
Vorliegend werden die Annexe weder durch ein Leerzeichen abgetrennt
noch liegen Unterschiede hinsichtlich der Typographie oder der Farbge-
bung vor. Deshalb dürfte der durchschnittliche Schweizer Verkehrsteilneh-
mer in den Bezeichnungen ICEB und ICEJ eher Akronyme unbestimmten
Inhaltes denn die Widerspruchsmarke erblicken. Auch das Zeichen ICE-
JEANS dürfte er höchstens auf den zweiten Blick in seinen beiden Be-
standteilen wahrnehmen. Viel wahrscheinlicher ist, dass er im Wortgebilde
eine Einheit im Sinne einer Neuschöpfung bzw. einer Fantasiebezeichnung
erkennt. Im Übrigen zieht bereits die von drei auf acht Buchstaben er-
streckte Wortlänge einen anderen Gesamteindruck nach sich, woran auch
der Umstand, dass der Wortbestandteil ICE am Anfang steht, nichts än-
dert, verschmilzt dieser doch mit dem Zusatz. Da es sich bei ICE um ein
kurzes, einsilbiges Zeichen handelt, vermögen bereits kleine Modifikatio-
nen dessen kennzeichnenden Charakter zu verändern. Es lässt sich dem-
nach festhalten, dass die drei von der Beschwerdeführerin 1 im rechtsrele-
vanten Zeitraum in der Schweiz verwendeten Gebrauchsformen zu ande-
ren Gesamtbildern und damit zu einem von der Registrierung wesentlich
abweichenden Gebrauch führen.
10. Steht fest, dass der behauptete Gebrauch der Widerspruchsmarke wesent-
lich von der Eintragung abweicht, vermögen die von der Beschwerde-
führerin 1 eingereichten Gebrauchsbelege nicht weiterzuhelfen. Es erübrigt
sich somit, auf die behauptete Verwechslungsgefahr zwischen dem Wider-
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spruchszeichen und der angefochtenen Marke näher einzugehen. Auch
kann eine Abklärung der angeblichen Warengleichartigkeit unterbleiben.
Im Übrigen ist mit dem vollständigen Obsiegen der Beschwerdeführerin 2
das Eventualbegehren der Beschwerdeführerin 1 betreffend die Neuverle-
gung der erstinstanzlichen Kosten- und Entschädigungsfolgen hinfällig.
11. Die Beschwerden der Beschwerdeführerin 2 erweisen sich demzufolge als
begründet, weshalb sie gutzuheissen und Ziffern 1 und 2 der angefochte-
nen Verfügungen aufzuheben sind. Dagegen erweisen sich die Beschwer-
den der Beschwerdeführerin 1 als unbegründet, weshalb sie abzuweisen
und Ziffern 3 bis 5 der angefochtenen Verfügungen zu bestätigen sind. Bei
diesem Ausgang des Verfahrens hat die Beschwerdeführerin 1 die Verfah-
renskosten zu tragen, diese werden mit ihren am 29. September 2006 und
am 5. April 2007 geleisteten Kostenvorschüssen verrechnet, und es steht
der Beschwerdeführerin 2 einen Anspruch auf Parteientschädigung zu
(Art. 63 Abs. 1 VwVG und Art. 64 Abs. 1 VwVG).
12. Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsa-
chen, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzule-
gen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 des Reglements über die Kosten und
Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 11. Dezember
2006 (VGKE, SR 173.320.2). In Beschwerdeverfahren vor dem Bundesver-
waltungsgericht sind dafür Streitwerte zu veranschlagen (Art. 4 VGKE). In
Widerspruchsverfahren bestehen diese Streitwerte vor allem im Schaden
der Widersprechenden im Fall einer Markenverletzung durch die angefoch-
tenen Marken. Es würde aber zu weit führen und könnte im Verhältnis zu
den relativ geringen Kosten der erstinstanzlichen Verfahren abschreckend
wirken, wenn dafür im Einzelfall stets konkrete Aufwandsnachweise ver-
langt würden. Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben sind die
Streitwerte darum nach Erfahrungswerten auf je Fr. 40'000.-- festzulegen
(J. ZÜRCHER, Der Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsprozess,
sic! 2002, 505; L. MEYER, Der Streitwert in Prozessen um Immaterialgüter-
rechte und Firmen, sic! 2001, 559 ff., L. DAVID, in: Roland von Büren / Lu-
cas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbs-
recht, Bd. I/2, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, Basel
1998, 29 f.).
13. Die Parteientschädigung für die obsiegende Beschwerdeführerin 2 ist auf-
grund der eingereichten Kostennoten vom 13. September 2006
(Fr. 3'228.--), vom 22. Januar 2007 (Fr. 5'920.--), vom 5. März 2007
(Fr. 3'680.--), vom 18. Mai 2007 (Fr. 2'640.--) und vom 11. Juli 2007 (Fr.
5'170.--) auf insgesamt Fr. 20'638.-- festzusetzen.
14. Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur
Verfügung (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG,
SR 173.110]). Es ist deshalb rechtskräftig.
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1. Die Beschwerden der Beschwerdeführerin 1 vom 11. September 2006 und
5. März 2007 werden abgewiesen und Ziffer 3 bis 5 der Verfügungen vom
9. August 2006 und 31. Januar 2007 bestätigt.
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2. Die Beschwerden der Beschwerdeführerin 2 vom 13. September 2006 und
5. März 2007 werden gutgeheissen und Ziffer 1 und 2 der Verfügungen
vom 9. August 2006 und 31. Januar 2007 aufgehoben.
3. Die Kosten der Beschwerdeverfahren von Fr. 8'000.-- werden der Be-
schwerdeführerin 1 auferlegt und mit den am 29. September 2006 und
5. April 2007 geleisteten Kostenvorschüssen von insgesamt Fr. 8'000.--
verrechnet.
4. Der Beschwerdeführerin 2 werden die am 11. Oktober 2006 und 11. April
2007 geleisteten Kostenvorschüsse von insgesamt Fr. 8'000.-- zurückbe-
zahlt.
5. Der Beschwerdeführerin 2 wird zulasten der Beschwerdeführerin 1 eine
Parteientschädigung von insgesamt Fr. 20'638.-- (inkl. allfällige MWST)
zugesprochen.
6. Dieses Urteil wird eröffnet:
- der Beschwerdeführerin 1 (eingeschrieben, Akten zurück)
- der Beschwerdeführerin 2 (eingeschrieben, Akten zurück)
- der Vorinstanz (Wspr.-Nr. 6955 und 7633, eingeschrieben, Akten zurück)
Der Abteilungspräsident: Der Gerichtsschreiber:
Bernard Maitre Marc Hunziker
Versand am: 23. Oktober 2007