B-7514/2006 - Abteilung II - Widerspruchssachen - Verfügung vom 31. August 2006 im Widerspruchsverfa...

Abtei lung II
B-7514/2006
{ T 0 / 2 }
Urteil vom 31. Juli 2007
Mitwirkung: Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richterin Vera Marantelli, Richter Claude Morvant;
Gerichtsschreiber Philipp J. Dannacher.
N._______,
vertreten durch Dr. iur. Mathis Berger, Nater Dallafior Rechtsanwälte,
Hottingerstrasse 21, 8032 Zürich,
Beschwerdeführerin,
gegen
O._______,
vertreten durch Herrn Rechtsanwalt Marc R. Bütler, Beglinger Holenstein
Rechtsanwälte, Utoquai 29/31, 8008 Zürich,
Beschwerdegegnerin,
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum, Stauffacherstrasse 65,
3003 Bern,
Vorinstanz,
betreffend
Verfügung vom 31. August 2006 im Widerspruchsverfahren 7427 [Quadrat]
(fig.) / [Quadrat] (fig.).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Sachverhalt:
A. Die schweizerische Marke Nr. 527'541 [Quadrat] (fig.) der Beschwerde-
gegnerin wurde am 23. November 2004 im Schweizerischen Handelsamts-
blatt (SHAB) veröffentlicht und sieht wie folgt aus:
Die Marke ist registriert für "Finanzdienstleistungen; Versicherungsdienst-
leistungen; Informations- und Beratungsdienstleistungen im Zusammen-
hang mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen" (Klassse 36).
B. Die Beschwerdeführerin erhob mit Datum vom 23. Februar 2005 Wider-
spruch gegen die soeben beschriebene Marke. Sie stützte den Wider-
spruch auf die mit Wirkung für die Schweiz eingetragene, internationale
Marke IR 796'812, die am 9. Dezember 2002 für die folgenden Dienstleis-
tungen hinterlegt worden war:
"Klasse 35: Publicité, gestion d'entreprise; administration commerciale,
travail de bureaux.
Klasse 36: Opérations financières dans le domaine des investissements
alternatifs, en particulier conception et mise à disposition des
concepts de placement en capitaux propres à l'intention d'
investisseurs institutionels, notamment de compagnies d'
assurances, fonds de pension et caisses de retraite.
Klasse 38: Télécommunications."
Die Widerspruchsmarke ist folgendermassen ausgestaltet:
Basismarke dieser internationalen Marke ist die deutsche Bildmarke Nr.
30215360.8.
C. Nachdem das Widerspruchsverfahren auf Begehren der Parteien mehr-
mals sistiert worden war, nahm die Beschwerdegegnerin am 27. Januar
32006 zum Widerspruch Stellung und beantragte die vollumfängliche, kos-
tenfällige Abweisung des Widerspruchs. An der Widerspruchsmarke beste-
he ein absolutes Freihaltebedürfnis. Ihre Kennzeichnungskraft sei
schwach, zumal die Quadratform als Markenbestandteil für die betreffen-
den Dienstleistungen auch von Dritten verwendet werde. Die Zeichen sä-
hen sich darum nicht ähnlich.
D. Am 18. April 2006 reichte die Beschwerdeführerin ihre Replik ein. Sie
machte darin geltend, an der Widerspruchsmarke bestehe kein Freihalte-
bedürftnis, und es handle sich um ein originär kennzeichnungskräftiges
Zeichen, dessen Schutzumfang durch seine Bekanntheit gesteigert worden
sei. Die Kennzeichnungskraft der Marke sei durch keine Drittbenutzung
geschwächt worden.
E. Mit Duplik vom 24. Mai 2006 hielt die Beschwerdegegnerin an den bereits
gestellten Begehren wie auch an deren Begründung fest und bestritt, dass
die Widerspruchsmarke eine gesteigerte Kennzeichnungskraft erworben
habe. Zudem listete sie eine Reihe von in der Schweiz registrierten Mar-
ken auf, um die Verwässerung der in der Widerspruchsmarke verwendeten
Quadratform nachzuweisen.
F. Mit Verfügung vom 31. August 2006 wies die Vorinstanz den Widerspruch
ab. Zwar seien die beiderseits beanspruchten Dienstleistungen mindestens
gleichartig, und die Marken seien einander ähnlich. Eine Verwechslungs-
gefahr sei aber dennoch zu verneinen, weil die kollidierenden Marken ein-
zig in der gemeinfreien Grundform des Quadrats übereinstimmten. Das
Bestehen einer Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke, welche ihre
Kennzeichnungsschwäche zu kompensieren vermöchte, verneinte die Vor-
instanz.
G. Mit Datum vom 2. Oktober 2006 erhob die Beschwerdeführerin gegen den
Entscheid der Vorinstanz bei der eidg. Rekurskommission für geistiges Ei-
gentum (im Folgenden: "RKGE") Beschwerde. Sie stellte darin folgende
Anträge:
"Es sei der Entscheid des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum
im Widerspruchsverfahren Nr. 7427 vom 31. August 2006 aufzuheben, und
es sei die Marke CH 527 541 der Beschwerdegegnerin bezüglich aller bean-
spruchter Waren in Klasse 36 zu löschen;
alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Beschwerde-
gegnerin."
In der Beschwerdeschrift führte die Beschwerdeführerin aus, es läge
Dienstleistungsgleichartigkeit, teilweise Dienstleistungsidentität vor. Die
Zeichen seien einander ähnlich. Im Rahmen eines Widerspruchsverfah-
rens habe die Freihaltebedürftigkeit der Widerspruchsmarke durch die Vor-
instanz nicht überprüft werden dürfen. Eine Verwässerung derselben kön-
ne angesichts der von der Beschwerdegegnerin bisher ins Recht gelegten
Recherchen nicht festgestellt werden. Es bestehe eine unmittelbare und
mittelbare Verwechslungsgefahr.
4H. Mit Präsidialverfügung vom 15. November 2006 wurde die Beschwerde per
1. Januar 2007 an das Bundesverwaltungsgericht überwiesen.
I. Mit Vernehmlassung vom 4. Dezember 2006 beantragte die Vorinstanz un-
ter Hinweis auf die Begründung der angefochtenen Verfügung, die Be-
schwerde unter Kostenfolge abzuweisen.
J. Mit Datum vom 19. Februar 2007 reichte die Beschwerdegegnerin eine Be-
schwerdeantwort ein. Sie beantragte darin:
"Die Beschwerde gegen den Entscheid des Eidgenössischen Instituts für
geistiges Eigentum im Widerspruchsverfahren Nr. 7427 vom 31. August
2006 sei unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwer-
deführerin abzuweisen."
Die Beschwerdegegnerin sprach der Widerspruchsmarke jegliche Kenn-
zeichnungskraft ab und stufte sie als absolut freihaltebedürftig ein. Sie ver-
neinte, dass die Dienstleistungen gleichartig seien, und machte geltend,
dass die Frage aufgrund des absoluten Freihaltebedürfnisses an der Wi-
derspruchsmarke gar nicht hätte geprüft werden dürfen. Ebenso verneinte
sie das Bestehen einer Zeichenähnlichkeit. Die Annahme einer Verwechs-
lungsgefahr sei auch deshalb abzulehnen, weil die Aufmerksamkeit bei
den Abnehmerkreisen der betroffenen Dienstleistungen überdurchschnitt-
lich gross sei. Auf die Übernahme gemeinfreier Elemente könne weder
eine unmittelbare noch eine mittelbare Verwechslungsgefahr abgestützt
werden. Die Beschwerdegegerin bestritt neu auch, dass die Widerspruchs-
marke überhaupt rechtserhaltend gebraucht worden sei.
K. Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt (Art. 40 des Bundesge-
setzes über das Bundesverwaltungsgericht vom 17. Juni 2005 [Verwal-
tungsgerichtsgesetz, VGG; SR 173.32]).
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge-
gen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchsverfahren zuständig (Art.
31, 32 und 33 lit. d VGG). Das vorliegende Verfahren wurde am 1. Januar
2007 von der RKGE übernommen (Art. 53 Abs. 2 VGG). Die Beschwerde
wurde in der gesetzlichen Frist von Art. 50 des Bundesgesetzes über das
Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 (Verwaltungsverfahrensge-
setz, VwVG; SR 172.021) am 2. Oktober 2006 eingereicht, und der ver-
langte Kostenvorschuss wurde rechtzeitig geleistet. Die Beschwerdeführe-
rin ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und durch den
Entscheid beschwert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist deshalb ein-
zutreten.
2. Eine ältere Marke wird nur geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit
den Waren und Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, hinreichend
gebraucht worden ist (Art. 11 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom
28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). Art. 12 Abs. 1 MSchG gewährt
5dem Markeninhaber jedoch eine fünfjährige Benutzungsschonfrist, die für
die Widerspruchsmarke noch nicht abgelaufen ist. Die von der Beschwer-
degegnerin erhobene Nichtgebrauchseinrede ist damit unzulässig (RKGE
in sic! 1999 S. 281 E. 5 Genesis). Sie muss zudem mit der ersten Stellung-
nahme im Widerspruchsverfahren geltend gemacht werden (Art. 22 Abs. 3
der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR
232.111], CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum
schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen
und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 32, N. 4). Im vorlie-
genden Fall wurde die Nichtgebrauchseinrede erst im Beschwerdeverfah-
ren geltend gemacht. Sie ist auch aus diesem Grund nicht zu beachten.
3. Zeichen sind vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn sie einer älteren
Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistun-
gen registriert sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt
(Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG). Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr rich-
tet sich nach dem Ähnlichkeitsgrad der Zeichen im Erinnerungsbild des
Letztabnehmers (BGE 121 III 378 E. 2a Boss, 119 II 473 E. 2d Radion)
und nach dem Mass an Gleichartigkeit zwischen den geschützten Waren
und Dienstleistungen. Zwischen diesen Elementen besteht eine Wechsel-
wirkung: An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere Anforde-
rungen zu stellen, je ähnlicher die Produkte sind, und umgekehrt (LUCAS
DAVID in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Markenschutzge-
setz Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, MSchG, Art. 3, N. 8).
Damit eine Verwechslungsgefahr bejaht werden kann, müssen aber noch
weitere Faktoren hinzutreten. Ausschlaggebend ist, ob aufgrund der Ähn-
lichkeit Fehlzurechnungen zu befürchten sind, welche das besser berech-
tigte Zeichen in seiner Individualisierungsfunktion gefährden (BGE 127 III
160 E. 2a, S. 166 Securitas). Zu berücksichtigen sind im Einzelfall der Auf-
merksamkeitsgrad, mit dem die Abnehmer bestimmte Waren oder Dienst-
leistungen nachfragen, sowie die Kennzeichnungskraft, da diese massgeb-
lich den Schutzumfang einer Marke bestimmt (WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 17 ff.;
BGE 122 III 382 E. 2a S. 385 Kamillosan). Die Frage eines Freihaltebe-
dürfnisses an der Widerspruchsmarke ist nicht Gegenstand des Wider-
spruchsverfahrens und kann nicht widerklageweise geltend gemacht wer-
den, worauf die Beschwerdeführerin besonders hinweist. Allerdings ist im
Widerspruchsverfahren vorfrageweise die Kennzeichnungskraft der Wider-
spruchsmarke zu prüfen. Anders wäre nicht feststellbar, ob eine angefoch-
tene Marke in ihren Schutzbereich eingreift oder nicht (RKGE in sic! 2000
S. 104 E.3 Craft). Auch im Widerspruchsverfahren ist, entgegen der Auf-
fassung der Beschwerdeführerin, mithin zu prüfen, ob die Widerspruchs-
marke oder einzelne ihrer Elemente zum Gemeingut zählen, zum Beispiel
freihaltebedürftig sind.
4. Zunächst ist die Gleichartigkeit der zu vergleichenden Dienstleistungen zu
prüfen. Gleichartigkeit besteht, wenn die Abnehmerkreise auf den Gedan-
ken kommen können, die unter Verwendung ähnlicher Marken angebote-
nen Waren oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Her-
stellungs- und Vertriebsstätten aus demselben Unternehmen stammen
6oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninha-
bers "hergestellt" (DAVID, a.a.O., Art. 3, N. 35). Dafür sind vorfrageweise
die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen (EUGEN MARBACH, Die Ver-
kehrskreise im Markenrecht, sic! 2007 S. 3).
In Bezug auf die Gleichartigkeit zwischen Dienstleistungen haben Lehre
und Rechtsprechung sodann folgende Grundsätze entwickelt:
Für das Publikum, das eine Marke liest, steht bei den naturgemäss unkör-
perlichen Dienstleistungen nicht die physische Herkunft aus demselben
Unternehmen, sondern die einheitliche Verantwortung durch den Marken-
inhaber im Vordergrund. Gleichartigkeit zwischen Dienstleistungen be-
steht, wenn der Eindruck einer einheitlichen "Organisationsverantwortung"
für die verschiedenen Angebote und eines wirtschaftlich sinnvollen "Leis-
tungspakets" geschaffen wird. Blosse thematische Zusammenhänge genü-
gen nicht (EUGEN MARBACH, Gleichartigkeit - ein markenrechtlicher Schlüs-
selbegriff ohne Konturen?, Zeitschrift für Schweizerisches Recht [ZSR],
2001 [hiernach: Gleichartigkeit], S. 270). Von Dienstleistungsgleichartigkeit
ist auszugehen, wenn die Verkehrskreise verschiedene Dienstleistungen
leicht der Kontrolle ein und desselben Markeninhabers zuordnen. Dies
hängt namentlich von der Art und dem Zweck der Dienstleistungen ab
(WILLI, Art. 3, N 35).
Die Indizwirkung der Zugehörigkeit zweier Dienstleistungen zu derselben
Klasse ist schwächer, als dies bei den Waren(-klassen) der Fall ist (KASPAR
LANDOLT, Die Dienstleistungsmarke, Bern 1993, S. 90; RKGE in sic! 2000 S.
797 E. 10 Kiss/K.i.s.s.). Nicht zuletzt ist der Ort zu berücksichtigen, wo die
Dienstleistungen erbracht werden, (RKGE in sic! 2004 S. 778 E. 5 Yel-
lo/Yellow (fig.), sic! 2000 S. 797 E. 10 Kiss/K.i.s.s., LANDOLT, a.a.O., S. 91).
Die Abnehmerkreise für die von der angegriffenen Marke und von der Wi-
derspruchsmarke beanspruchten Dienstleistungen bestehen aus Privaten
(Endkonsumenten) sowie Unternehmen als Nachfragern von Finanz- wie
auch Versicherungsdienstleistungen und den dazugehörigen Informations-
und Beratungsdienstleistungen. Nur für die in der Klasse 35 von der Wi-
derspruchsmarke beanspruchten Dienstleistungen kommen ausschliess-
lich Unternehmen in Frage. Auch "Finanzgeschäfte im Bereich alternativer
Investitionen", wofür die Widerspruchsmarke eingetragen ist, werden von
Unternehmen und Privaten gleichermassen in Anspruch genommen. Es ist
somit gleichermassen auf die Sicht von Privaten und Unternehmen abzu-
stellen, um die Verwechslungsgefahr zu beurteilen (MARBACH, Gleichartig-
keit, Ziff. I. 3.). Dass die Beschwerdeführerin gegenwärtig vor allem institu-
tionelle Anleger wie Pensionskassen, Versicherungsunternehmen und Fi-
nanzinstitute zu ihrem Kundenkreis zählt, ändert daran nichts.
4.1 Für die Beurteilung der Gleichartigkeit ist auf Seiten der Widerspruchsmar-
ke vom Oberbegriff "Finanzgeschäfte im Bereich alternativer Investitionen"
(Klasse 36) auszugehen, der den spezifischeren anderen Dienstleistungen
übergeordnet ist. Solche Finanzgeschäfte fallen unter den Oberbegriff der
"Finanzdienstleistungen" (Klasse 36), den die angegriffene Marke bean-
sprucht. Die Dienstleistungen sind insoweit identisch. Soweit der Begriff
7"Finanzdienstleistungen" über den engeren Begriff der "opérations finan-
cières dans le domaine des investissements alternatifs" hinausgeht, sind
die Dienstleistungen zumindest gleichartig.
4.2 Dies gilt auch in Bezug auf Versicherungsdienstleistungen, für welche die
angegriffene Marke beansprucht wird. Finanz- und Versicherungsdienst-
leistungen werden nach ständiger Praxis als gleichartig angesehen, da
nicht selten umfassende Beratungsdienste im Versicherungs- und Finanz-
bereich angeboten werden (RKGE in sic! 2005 S. 749 E. 5 Zurich Private
Bank, sic! 2002 S. 529 arc/arcstar). Soweit dem Publikum der Unterschied
dieser Sparten bewusst ist, muss er in der Beurteilung der Verwechslungs-
gefahr im Gesamtzusammenhang berücksichtigt werden. Auch die "opéra-
tions financières dans le domaine des investissements alternatifs" im Ver-
zeichnis der Widerspruchsmarke sind, als Geldanlagen in Form von Versi-
cherungspolicen, in beiden Branchen denkbar. Für diese Dienstleistungen
besteht Gleichartigkeit.
4.3 "Informations- und Beratungsdienstleistungen im Zusammenhang mit Fi-
nanz- und Versicherungsdienslteistungen" (angegriffene Marke) werden
von denselben Unternehmen wie "Finanz- und Versicherungsdienstleistun-
gen" erbracht und sind darum ebenfalls gleichartig.
4.4 Insgesamt ist damit von Gleichartigkeit und teilweise von Identität der zu
vergleichenden Dienstleistungen auszugehen.
5. Ob die Zeichen ähnlich sind, wird aufgrund des Gesamteindrucks beurteilt
(RKGE in sic! 2006 S. 478 E. 4 Hero/Hello). Dieser bestimmt sich bei rei-
nen Bildmarken einerseits durch das Erscheinungsbild und andererseits
durch einen allfälligen Sinngehalt (EUGEN MARBACH, in: Roland von Bü-
ren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbe-
werbsrecht, Bd. III, Kennzeichenrecht, Basel 1996, Markenrecht [hiernach:
Kommentar], S. 121). Grundsätzlich genügt es zur Annahme einer Ver-
wechslungsgefahr, wenn unter einem dieser Aspekte eine Ähnlichkeit be-
steht (DAVID, Art. 3, N 17). Beim Zeichenvergleich ist von den Eintragungen
im Register auszugehen (BGE 119 II 473 E. 2b Radion), doch ist zu be-
rücksichtigen, dass das angesprochene Publikum die beiden Marken in der
Regel nicht gleichzeitig vor sich hat. Deshalb ist auf das Erinnerungsbild
abzustellen, das die Abnehmer von den eingetragenen Marken bewahren
(RKGE in sic! 2006 S. 673 E. 6 O (fig.)/ O (fig.)). Diesem Erinnerungsbild
haftet zwangsläufig eine gewisse Verschwommenheit an (MARBACH, Kom-
mentar, S. 116). Es wird wesentlich durch das Erscheinungsbild der kenn-
zeichnungskräftigen Markenelemente geprägt (BGE 122 III 382 E. 2a S.
386 Kamillosan), doch dürfen schwache oder gemeinfreie Markenbestand-
teile bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit nicht einfach weggestrichen
werden (WILLI, a.a.O., Art. 3, N. 65; vgl. RKGE in sic! 2006 S. 90 E. 6 f.
Mictonorm).
6. Für die genaue Darstellung der Widerspruchsmarke kann der Registerein-
trag der deutschen Basisregistrierung herangezogen werden (Art. 46 Abs.
1 MSchG; RKGE in sic! 2006 S. 671 E. 7 Quaderförmige Flasche [3 D]). Er
8enthält folgende, qualitativ bessere Wiedergabe der Widerspruchsmarke,
auf die für den Zeichenvergleich abzustellen ist:
7. Beide im Widerspruch stehenden Zeichen zeigen somit zwei konzentrische
Quadrate in Form eines quadratischen Rahmens. Bei der Widerspruchs-
marke ist dieser weiss mit schwarzen Rändern, bei der angegriffenen Mar-
ke ohne scharfe Konturlinien grau mit weisser Mitte. In beiden Fällen ist
die obere rechte Ecke des Rahmens durchbrochen. Fast nahtlos fügt sich
bei der angegriffenen Marke ein drittes, kleineres, schwarzes Quadrat in
diese Lücke. Stattdessen zeigt die angegriffene Marke an der gleichen
Stelle zwei zueinander rechtwinklig stehende Rhomben, die über die Ab-
grenzungen des Rahmens hinausführen. Die Marken sind sich somit in der
Grundfigur des Rahmens und in der Unterbrechung an der gleichen Stelle
ähnlich. Sie unterscheiden sich dagegen im Element, das den Rahmen
durchbricht. Auf beiden Seiten fehlt es an einem erkennbaren Sinngehalt.
Im Ergebnis ist eine gewisse Ähnlichkeit der beiden Marken zu bejahen.
8. Vor diesem Hintergrund sind die weiteren Aspekte einer Verwechslungsge-
fahr zu prüfen. Im Unterschied zur unmittelbaren Verwechslungsgefahr be-
steht dann eine mittelbare Verwechslungsgefahr, wenn die Abnehmer zwei
Zeichen zwar auseinanderzuhalten vermögen, aufgrund ihrer Ähnlichkeit
aber unzutreffende wirtschaftliche Zusammenhänge vermuten, namentlich
Produkte des gleichen Unternehmens oder mehrerer, wirtschaftlich ver-
bundender Unternehmen erwarten (BGE 128 III 441 E.3.1 Appenzeller,
BGE 122 III 382 E.1, S. 384 Kamillosan, RKGE in sic! 2006 S. 761 E.5
McDonald's). Dies trifft auch im Fall von Serienmarken zu, wenn eine frem-
de Marke das verbindende Element einer Markenserie in ähnlicher Weise
variiert, und dahinter eine wirtschaftliche Verbindung vermutet wird (RKGE
in sic! 2006 S. 761 E.5, S. 762 McDonald's). Auch hier sind gemeinfreie
Bestandteile allerdings dem Gemeingebrauch freizuhalten (BGE 127 III
160 E. 2b bb Securitas). Nach der Rechtsprechung kann die Zugehörigkeit
der Widerspruchsmarke zu einer Markenserie im Widerspruchsverfahren
zugunsten ihres Schutzumfangs berücksichtigt werden, auch wenn der Wi-
derspruch nur auf eine Marke gestützt wird. Allerdings setzt dies voraus,
dass die weiteren Serienmarken nicht nur im Register aufzufinden sind,
sondern dem Publikum infolge ihres Gebrauchs tatsächlich bekannt sind
(RKGE in sic! 2005 S. 805 Suprême des Ducs, sic! 1998 S. 198 E. 2b Tor-
res).
99. Die Kennzeichnungskraft und damit der Schutzumfang einer Marke kön-
nen sich im Laufe der Zeit verändern (WILLI, a. a. O., Art. 3 N. 111). Eine
durch intensive Benutzung im Verkehr erworbene Bekanntheit kann einer-
seits den Schutzumfang der Marke vergrössern (BGE 122 II 382 E. 2b Ka-
millosan). Andererseits kann die Kennzeichnungskraft durch häufige, ähnli-
che Drittzeichen geschwächt werden. Ist ein dominierendes Markenele-
ment gar branchenüblich, weist dies auf eine schwache Marke hin. Schwa-
che Marken verdienen nur einen geringen Schutzumfang (MARBACH, Kom-
mentar, S. 115).
10. Die festgestellte Ähnlichkeit der Zeichen beschlägt im Wesentlichen die
bei beiden Marken vorhandenen Quadrate in Form eines Rahmens. Das
Handelsgericht des Kantons Zürich hat in einem Entscheid vom 29. Oko-
ber 2004 (sic! 2005 S. 288 E. 2.1.2.b aim [fig.]) festgestellt, dass Quadrate
absolut freihaltbedürftig seien. Bildmarken mit Quadraten vermöchten
höchstens für die einprägsame individuelle Ausgestaltung des Bildmotivs
Schutz zu bieten. Der Entscheid hält weiter fest, die Anordnung von Quad-
raten komme in der einen oder anderen Form in Zeichen der Dienstleis-
tungsbranche häufig vor. Nicht nur im Finanzsektor, sondern im gesamten
Dienstleistungsbereich sind Bildmarken mit einer quadratischen Grundflä-
che in der Tat häufig. Anhand von Registerauszügen teilweise bekannter
Marken hat die Beschwerdegegnerin dies glaubhaft belegt.
Zwar gilt dasselbe für das Zeichenelement eines quadratischen, leeren
Rahmens nicht in gleichem Mass. Für dieses Element hat die Beschwerde-
gegnerin keine Beispiele aus dem Markenregister vorgelegt. Es kann als
schematische Darstellung eines Gebäudes oder Buchstabens angesehen
werden und damit je nach Farbe und Proportionen eine gewisse Kenn-
zeichnungskraft haben. Auch ein quadratischer, leerer Rahmen ist jedoch
banal und höchstens schwach kennzeichnungskräftig. Sowohl die quadra-
tische Grundform wie auch der unterschiedlich dick gezeichnete und unter-
schiedlich ausgefüllte Rahmen in den zu vergleichenden Marken wirken
darum wenig kennzeichnungskräftig.
Die Übernahme eines für sich genommen nicht oder nur schwach schutz-
fähigen Bestandteils schafft nach ständiger Rechtsprechung keine Ver-
wechslungsgefahr (BGE 127 III 167 E. 2b/bb Securitas, RKGE in sic! 1998,
403 Elle/NaturElle, 2005, 132 E. 4 Marché, KAMEN TROLLER, Précis de droit
suisse des biens immatériels, 2. Aufl. Basel 2006, S. 88). Dass die Marken
im kennzeichnungsschwachen Rahmenelement übereinstimmen, genügt
für die Annahme einer Verwechslungsgefahr somit nicht. Im vorliegenden
Fall weichen die Bildmarken in ihrer rechten oberen Ecke deutlich von ein-
ander ab. Sie enthalten, als Ganzes gesehen, übereinstimmend abstrakte,
aber deutlich unterschiedliche Sujets. Die von der Beschwerdeführerin in
der Beschwerde geschilderten Gebrauchshandlungen geben keinen An-
lass anzunehmen, dass die Widerspruchsmarke aufgrund intensiven Ge-
brauchs in der verhältnismässig kurzen Zeitperiode seit ihrer Hinterlegung
einen gesteigerten Schutzumfang erlangt hätte. Auch in einer Branche, die
"von einer gewissen Diskretion geprägt" ist, wird durch solche Gebrauchs-
handlungen keine gesteigerte Bekanntheit erlangt. Auch eine mittelbare
10
Verwechslungsgefahr und die Gefahr des Eindrucks von Serienmarken ist
darum auszuschliessen (BGE 127 III 160 E. 2b bb Securitas). Aus diesen
Gründen ist das Bestehen einer Verwechslungsgefahr zwischen den zu
vergleichenden Marken zu verneinen. Die Beschwerde ist abzuweisen.
11. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin für das
Beschwerdeverfahren kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1
und 64 Abs. 1 VwVG). Der Kostenanspruch ist mit dem geleisteten Kosten-
vorschuss zu verrechnen.
12. Die Spruchgebühr des Beschwerdeverfahrens (Gerichtsgebühr) ist nach
Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und fi-
nanzieller Lage der Parteien zu bestimmen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2
Abs. 1 des Reglements vom 11. Dezember 2006 über die Kosten und Ent-
schädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]).
Im Widerspruchsbeschwerdeverfahren ist dafür das Interesse der Wider-
sprechenden an der Löschung, beziehungsweise der Widerspruchsgegne-
rin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen. Es würde al-
lerdings zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den geringen Kosten
des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür im Ein-
zelfall stets konkrete Aufwandsnachweise verlangt würden. Mangels ande-
rer streitwertrelevanter Angaben ist der Umfang der Streitsache deshalb
nach Erfahrungswerten auf Fr. 40'000.-- festzulegen (JOHANN ZÜRCHER, Der
Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsprozess, sic! 2002, S. 505;
LEONZ MEYER, Der Streitwert in Prozessen um Immaterialgüterrechte und
Firmen, sic! 2001, S. 559 ff., LUCAS DAVID, in: Roland von Büren/Lucas Da-
vid [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht,
Bd. I/2, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, Basel 1998, S. 29 f.).
13. Die Parteientschädigung ist nach Art. 14 Abs. 2 VGKE aufgrund der einge-
reichten Kostennote festzusetzen. Ist wie im vorliegenden Fall keine Kos-
tennote eingereicht worden, setzt das Gericht die Entschädigung für die
notwendigen erwachsenen Kosten aufgrund der Akten fest (Art. 7 VGKE).
In Würdigung der massgeblichen Faktoren erscheint eine Parteientschädi-
gung für die Beschwerdegegnerin von Fr. 2'000.-- (inkl. allfällige MWST)
angemessen. Dieser Betrag ist ihr als Parteientschädigung zuzusprechen
(Art. 64 Abs. 1 VwVG).
14. Dieses Urteil unterliegt keiner Beschwerde ans Bundesgericht und ist da-
her rechtskräftig (Art. 73 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht
vom 17. Juni 2005 [Bundesgerichtsgesetz, BGG; SR 173.110]).
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1. Die Beschwerde wird abgewiesen und die angefochtene Verfügung wird
bestätigt.
2. Die Gerichtsgebühr von Fr. 4'000.-- wird der Beschwerdeführerin auferlegt
und mit dem erhobenen Kostenvorschuss von Fr. 3'500.-- verrechnet. Die
Beschwerdeführerin hat damit noch Fr. 500.-- zu bezahlen.
11
3. Die Beschwerdeführerin hat die Beschwerdegegnerin für das Beschwerde-
verfahren mit Fr. 2'000.-- (inkl. MWST) zu entschädigen.
4. Dieses Urteil wird eröffnet:
- der Beschwerdeführerin (eingeschrieben, mit Beilagen)
- der Beschwerdegegnerin (eingeschrieben, mit Beilagen)
- der Vorinstanz (Ref-Nr. Wspr. 7427; eingeschrieben, mit Beilagen)
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
David Aschmann Philipp J. Dannacher
Versand am: 2. August 2007