B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Abteilung II
B-7524/2016
Ur t e i l vom 2 3 . No vembe r 2 0 1 7
Besetzung
Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richter Pietro Angeli-Busi, Richterin Maria Amgwerd,
Gerichtsschreiberin Agnieszka Taberska.
Parteien
Diadora Sport S.R.L.,
Via Montello 80, IT-31031 Caerano di San Marco (Treviso),
vertreten durch Schneider Feldmann AG,
Patent- und Markenanwälte,
Beethovenstrasse 49, Postfach 2792, 8022 Zürich,
Beschwerdeführerin,
gegen
Fanagus AG,
Ruessenstrasse 18, 6340 Baar,
vertreten durch Prof. Dr. iur. Jürg Simon, Rechtsanwalt,
Lenz & Staehelin, Brandschenkestrasse 24, 8027 Zürich,
Beschwerdegegnerin,
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand
Widerspruchsverfahren Nr. 14129,
IR 682'095 DIADORA / CH 666'785 Dador Dry Waterwear (fig.).
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Sachverhalt:
A.
Am 30. Oktober 2014 hinterlegte die Beschwerdegegnerin bei der
Vorinstanz die Wortbildmarke CH 666'785 Dador Dry Waterwear (fig.) mit
dem folgenden Aussehen:
Die Marke wurde am 1. Dezember 2014 in Swissreg veröffentlicht und ist
unter anderem für folgende Waren eingetragen:
25 Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen.
28 Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel, soweit sie in dieser Klasse
enthalten sind.
B.
Gegen diese Eintragung erhob die Beschwerdeführerin am 2. März 2015
Widerspruch und beantragte deren teilweisen Widerruf für die vorgenann-
ten Waren der Klassen 25 und 28. Sie stützte sich dabei auf ihre internati-
onale Registrierung IR 682'095 DIADORA, die am 31. Juli 1997 unter Be-
anspruchung einer italienischen Priorität vom 30. Juni 1997 im internatio-
nalen Register hinterlegt wurde. Die Marke beansprucht für folgende Wa-
ren Schutz in der Schweiz:
9 Lunettes; verres, montures et étuis de lunettes; casques de protection.
12 Cycles et parties de cycles.
14 Montres et bracelets de montres; chronomètres; articles de fantaisie et
de bijouterie.
16 Papier, carton et articles en papier ou en carton non compris dans
d'autres classes, articles de papeterie; étiquettes non en tissu.
18 Sacs, petits sacs, sacs à dos et gros sacs, bourses portées à la taille,
sacs à double fond, sacs pour chaussures, serviettes, étuis pour clefs
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(maroquinerie), de portefeuilles, de porte-monnaie, de parapluies;
valises et parapluies.
25 Articles d'habillement pour les loisirs et pour le sport, chaussures,
chaussures pour le sport et leurs garnitures; costumes de bain et lin-
gerie de corps.
28 Articles de gymnastique et de sport et leurs garnitures non compris
dans d'autres classes; balles, petites boules et ballons.
Zur Begründung machte die Beschwerdeführerin hochgradige Gleichartig-
keit und teilweise Identität zwischen den beidseits in den Klassen 25 und
28 beanspruchten Waren sowie eine Zeichenähnlichkeit auf schriftbildli-
cher und klanglicher Ebene geltend, woraus eine zumindest mittelbare Ver-
wechslungsgefahr resultiere.
C.
Mit Stellungnahme vom 30. März 2015 beantragte die Beschwerdegegne-
rin die Abweisung des Widerspruchs unter Kosten- und Entschädigungs-
folgen zu Lasten der Beschwerdeführerin. Sie erhob die Einrede des Nicht-
gebrauchs hinsichtlich aller von der Widerspruchsmarke in den Klassen 18,
25 und 28 beanspruchten Waren mit Ausnahme von Sportschuhen. Könne
die Beschwerdeführerin den rechtserhaltenden Gebrauch ihrer Marke nicht
glaubhaft machen, sei die Warengleichartigkeit nur noch zwischen Sport-
schuhen (Widerspruchsmarke) und Schuhwaren (angegriffene Marke) in
Klasse 25 zu prüfen – und zu verneinen. Im Übrigen seien auch die von
der angegriffenen Marke beanspruchten Spiele, Spielzeug und die von der
Widerspruchsmarke beanspruchten balles, petites boules et ballons in
Klasse 28 nicht gleichartig. Da es aufgrund signifikanter Unterschiede zwi-
schen den Marken ferner an einer Zeichenähnlichkeit fehle, liege keine
Verwechslungsgefahr vor.
D.
Mit Replik vom 5. Oktober 2015 reichte die Beschwerdeführerin Unterlagen
ein, die den Gebrauch der Widerspruchsmarke in der Schweiz belegen
sollten. Im Übrigen hielt sie an ihrer Ansicht fest, wonach sowohl eine Wa-
rengleichartigkeit als auch eine Zeichenähnlichkeit vorliege und dem Wi-
derspruch folglich stattgegeben werden müsse.
E.
Mit Duplik vom 4. November 2015 bestritt die Beschwerdegegnerin, dass
der Gebrauch der Widerspruchsmarke anhand der Belege glaubhaft ge-
macht sei, und hielt an ihren bisherigen Anträgen und Ausführungen fest.
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Seite 4
F.
Mit Entscheid vom 28. Oktober 2016 hielt die Vorinstanz fest, die einge-
reichten Unterlagen reichten nicht aus, den rechtserhaltenden Gebrauch
der Widerspruchsmarke für die in den Klassen 18, 25 und 28 beanspruch-
ten Waren glaubhaft zu machen. Unbestritten sei der Gebrauch hingegen
für die in den Klassen 9, 12, 14 und 16 beanspruchten Waren sowie für
Sportschuhe in Klasse 25. Die von der angefochtenen Marke beanspruch-
ten Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen (Klasse 25) sowie
Turn- und Sportartikel (Klasse 28) seien gleichartig zu den von der Wider-
spruchsmarke in Klasse 25 beanspruchten Sportschuhen, während hin-
sichtlich Spielen und Spielzeug in Klasse 28 keine Gleichartigkeit vorliege
und eine Verwechslungsgefahr in Bezug auf letztere im Vornherein ausge-
schlossen werden könne. Auch hinsichtlich der übrigen, gleichartigen Wa-
ren sei eine Verwechslungsgefahr mangels jeglicher Zeichenähnlichkeit zu
verneinen. Im Ergebnis wies die Vorinstanz den Widerspruch ab.
G.
Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 1. Dezember
2016 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht mit folgenden Begeh-
ren:
1. Der Widerspruchsentscheid des Eidgenössischen Institutes für Geistiges
Eigentum im Widerspruchsverfahren Nr. 14129 vom 28. Oktober 2016 –
DIADORA/DADOR Dry Waterwear (fig.) sei aufzuheben und zur Neube-
urteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
2. Eventualiter sei der Widerspruchsentscheid des Eidgenössischen Institu-
tes für Geistiges Eigentum im Widerspruchsverfahren Nr. 14'129 vom
28. Oktober 2016 – DIADORA/DADOR Dry Waterwear (fig.) aufzuheben
und der Widerspruch aus der IR-Marke Nr. 682095 DIADORA gegen die
Schweizer Marke Nr. 666785 DADOR Dry Waterwear (fig.) gutzuheissen.
3. Dies unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwer-
degegnerin.
Zur Begründung wurde ausgeführt, die Vorinstanz habe beim Zeichenver-
gleich ausser Acht gelassen, dass der obere Teil der angefochtenen Marke
von den Verkehrskreisen als "Dador" wahrgenommen werde; entspre-
chend sei sie zum unzutreffenden Ergebnis gelangt, es liege keine Zei-
chenähnlichkeit vor, und habe gestützt darauf die Verwechslungsgefahr -
zu Unrecht - verneint. Darüber hinaus habe sie die Benutzungsbelege
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falsch beurteilt, weshalb sich eine Rückweisung zur Neubeurteilung recht-
fertige. Zur Begründung des Eventualantrags verwies die Beschwerdefüh-
rerin einerseits auf ihre vor der Vorinstanz vorgebrachten Ausführungen,
andererseits auf die neu eingereichten Benutzungsbelege, die eine ausrei-
chende Markenbenutzung für Bekleidungsstücke und Kopfbedeckung be-
legen sollten.
H.
Mit Beschwerdeantwort vom 29. Dezember 2016 beantragte die Be-
schwerdegegnerin die kostenfällige Abweisung der Beschwerde. Sie stellte
sich auf den Standpunkt, eine Zurückweisung an die Vorinstanz sei sach-
lich nicht gerechtfertigt und würde das Verfahren unnötig verzögern. Zu-
recht habe die Vorinstanz eine Zeichenähnlichkeit und folglich eine Ver-
wechslungsgefahr zwischen den Marken verneint. Ein Gebrauch der Wi-
derspruchsmarke für die strittigen Waren in der Schweiz sei nach wie vor
nicht glaubhaft gemacht.
I.
Mit Vernehmlassung vom 1. März 2017 beantragte die Vorinstanz die Ab-
weisung der Beschwerde. Sie erachtete auch die neu eingereichten Belege
als ungeeignet, eine Benutzung der Marke im relevanten Zeitraum glaub-
haft zu machen. Ohnehin habe sie eine Gleichartigkeit hinsichtlich Sport-
schuhen und Bekleidung bereits bejaht. Im Übrigen hielt sie an ihren bis-
herigen Ausführungen fest.
J.
Die Parteien verzichteten auf die Durchführung einer öffentlichen Verhand-
lung.
K.
Auf weitere Vorbringen der Parteien und die eingereichten Akten wird, so-
weit erforderlich, im Rahmen der folgenden Erwägungen eingegangen.
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Seite 6
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden
gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig
(Art. 31, 32, 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005
[VGG, SR 173.32]). Die Beschwerdeführerin hat als Widersprechende am
vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen und ist durch die angefochtene
Verfügung besonders berührt und beschwert, weshalb sie zur Beschwerde
legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom
20. Dezember 1968 [VwVG, SR 172.021]). Da die Beschwerde im Übrigen
frist- und formgerecht erhoben (Art. 50 Abs. 1 Art, 52 Abs. 1 VwVG) und
der Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet wurde (Art. 63 Abs. 4 VwVG), ist
auf die Beschwerde einzutreten.
2.
2.1 Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen eine jüngere
Markeneintragung erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich und für glei-
che oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so dass
sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c i.V.m.
Art. 31 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG,
SR 232.11]).
2.2 Die ältere Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den
beanspruchten Waren und Dienstleistungen gebraucht wird (Art. 11 Abs. 1
MSchG). Hat der Inhaber seine Marke während eines ununterbrochenen
Zeitraums von fünf Jahren nach Ablauf der Widerspruchsfrist oder Ab-
schluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht, so kann er sein Mar-
kenrecht vorbehältlich wichtiger Gründe für den Nichtgebrauch nicht mehr
geltend machen (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Das Gebrauchserfordernis ent-
spricht der wettbewerbsbezogenen Funktion der Marke und soll verhin-
dern, dass Marken auf Vorrat hinterlegt werden und die Schaffung neuer
Marken behindern (BGE 139 III 424 E. 2.2.1 "M-Watch"; Urteil des BGer
4A_299/2017 vom 2. Oktober 2017 E. 3.3 "Abanka [fig.]"). Widerspre-
chende haben anlässlich des Widerspruchsverfahrens den Gebrauch
(oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch) der Widerspruchsmarke
glaubhaft zu machen, sobald die Gegenseite den Nichtgebrauch der älte-
ren Marke behauptet (Art. 32 MSchG). Die Nichtgebrauchseinrede muss
mit der ersten Stellungnahme erhoben werden (Art. 22 Abs. 3 der Marken-
schutzverordnung vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR 232.111]). Der
Zeitraum, für den der Gebrauch glaubhaft zu machen ist, bestimmt sich
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rückwärts gerechnet von der Geltendmachung des Nichtgebrauchs durch
die Widerspruchsgegnerin an (MARKUS WANG, in: Noth et. al. [Hrsg.], Mar-
kenschutzgesetz [MSchG], 2. A. 2017, Art. 12 N. 9; Urteile des BVGer
B-2227/2011 vom 3. Januar 2012 E. 4.2 "ebm [fig.]/EBM Ecotec";
B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.2 "Lifetec/Life Technologies").
2.3 Das Zeichen muss in markenmässiger Art und Weise gebraucht wor-
den sein. Ein solcher Gebrauch liegt vor, wenn die Marke von den Abneh-
mern als Mittel zur Unterscheidung konkreter Produkte im Sinne eines Hin-
weises auf deren betriebliche Herkunft erkannt wird (WANG, a.a.O., Art. 11
N. 7; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizeri-
schen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und interna-
tionalen Markenrechts, 2002, Art. 11 N. 15). Der markenmässige ist vom
unternehmensbezogenen Gebrauch zu unterscheiden. Um letzteren han-
delt es sich, wenn die Konsumenten das Zeichen zwar als Hinweis auf ein
Unternehmen wahrnehmen, das Ausgangsort einer betrieblichen Herkunft
sein könnte, zwischen den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen
und diesem Unternehmen aber keinen funktionsgerechten Bezug im Sinne
einer betrieblichen Herkunft herstellen (Urteil des BVGer B-3416/2011 vom
17. Februar 2012 E. 3.3 "Life/mylife [fig.]"; EUGEN MARBACH, in: Roland von
Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbe-
werbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. A. 2009, N. 1316).
2.4 Massstab für den ernsthaften Markengebrauch sind die branchenübli-
chen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns. Zu berück-
sichtigen sind Art, Umfang und Dauer des Gebrauchs sowie die besonde-
ren Umstände des Einzelfalls, wie beispielsweise Grösse und Struktur des
in Frage stehenden Unternehmens (Urteile des BVGer B-5830/2009 vom
15. Juli 2010 E. 3.2.1 "fünf Streifen [fig.]/fünf Streifen [fig.]"; B-4465/2012
E. 2.5 "Lifetec/Life Technologies"). Eine blosse Internetpräsenz ohne tat-
sächlichen Nachweis der über die Website abgewickelten Verkäufe stellt
keinen ernsthaften Gebrauch dar (Urteil des BVGer B-1755/2007 vom
14. Februar 2008 E. 6.2 "No Name/No Name").
2.5 Die Marke muss so, wie sie eingetragen ist, oder in einer hiervon nur
unwesentlich abweichenden Form gebraucht worden sein (Art. 11 Abs. 2
und Art. 12 Abs. 1 MSchG; Entscheid der Eidgenössischen Rekurskom-
mission für geistiges Eigentum [RKGE], in sic! 2004 S. 106 E. 5 "Seiko Ri-
voli/R Rivoli [fig.]"). Das Weglassen nebensächlicher Bestandteile und Mo-
dernisierungen der Schreibweise der Marke sind zulässig, während das
Weglassen eines unterscheidungskräftigen Elements zu einem anderen
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Gesamtbild und damit zu einem von der Registrierung abweichenden Ge-
brauch führt (vgl. Urteile des BVGer B-1976/2007 vom 13. August 2007
E. 7 "Rudolph Rotnase/Rudolph [fig.]"; B-4465/2012 E. 2.6 "Lifetec/Life
Technologies"; BGE 99 II 119 E. 7 "Silva"). Entscheidend ist, dass der
kennzeichnungskräftige Kern der Marke, der das markenspezifische Ge-
samtbild prägt, nicht seiner Identität beraubt wird (BGE 130 III 272 E. 4
"Tripp Trapp"; Urteil des BVGer B-7439/2006 vom 6. Juli 2007 E. 4.1 "Kin-
der/kinder party [fig.]").
2.6 Nach dem Territorialitätsprinzip muss der Markengebrauch in der
Schweiz erfolgt sein, wobei eine minimale Bearbeitung des schweizeri-
schen Marktes verlangt wird (WILLI, a.a.O., Art. 11 N. 32; WANG, a.a.O.,
Art. 11 N. 51). Ein relevanter inländischer Markengebrauch liegt vor, wenn
dieser entweder im direkten Zusammenhang mit in der Schweiz geliefer-
ten, bezogenen oder erbrachten Waren/Dienstleistungen oder mit gezielt
an das Schweizer Publikum gerichteter, einigermassen breit gestreuter
Werbung steht (Urteil des BVGer B-7439/2006 E. 4.2.1 "Kinder/kinder
party [fig.]"). Die blosse Möglichkeit, die Ware von der Schweiz aus etwa
mittels ausländischer Versandkataloge im Ausland zu bestellen, genügt
ebensowenig wie zufällig gestreute Werbemassnahmen über grenzüber-
schreitende Medien (WILLI, a.a.O., Art. 11 N. 32; WANG, a.a.O., Art. 11
N. 52; HGer BE vom 27. Februar 1996, in: sic! 1997 S. 165 E. 2 "Play
Boy/Playboy"). Als Ausnahme von diesem Grundsatz gilt der Gebrauch der
Marke für den Export ebenfalls als rechtserhaltend (Art. 11 Abs. 2 MSchG).
Art. 5 des Übereinkommens vom 13. April 1892 zwischen der Schweiz und
Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Marken-
schutz (SR 0.232.149.136) stellt überdies den Markengebrauch in
Deutschland dem Gebrauch in der Schweiz gleich.
2.7 Glaubhaftmachen bedeutet, dem Gericht aufgrund objektiver Anhalts-
punkte den Eindruck zu vermitteln, dass die fraglichen Tatsachen nicht
bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind (BGE 120 II 393 E. 4c; 88 I 11
E. 5a). Es braucht keine volle Überzeugung des Gerichts, doch muss es
zumindest die Möglichkeit, dass die behaupteten Tatsachen stimmen, hö-
her einschätzen als das Gegenteil (Urteile des BVGer B-7449/2006 vom
20. August 2007 E. 4 "Exit [fig.]/Exit One"; B-4540/2007 vom 15. Septem-
ber 2008 E. 4 "Streifen"). Bei der Glaubhaftmachung des Markenge-
brauchs kommt den Mitwirkungspflichten der Parteien (Art. 13 Abs. 1
VwVG) eine erhebliche Bedeutung zu, sodass in Abweichung vom Unter-
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suchungsgrundsatz (Art. 12 VwVG) von der Anwendbarkeit der Verhand-
lungsmaxime auszugehen ist (Urteile des BVGer B-3416/2011 E. 3.1
"Life/mylife [fig.]"; B-246/2008 E. 2 "Red Bull/Dancing Bull").
2.8 Als mögliche Belege für den rechtserhaltenden Gebrauch dienen Ur-
kunden (Rechnungen, Lieferscheine) und Augenscheinobjekte (Etiketten-
muster, Verpackungen, Kataloge, Prospekte). Die Belege müssen sich auf
den massgeblichen Zeitraum vor der Einrede des Nichtgebrauchs bezie-
hen, was deren einwandfreie Datierbarkeit voraussetzt. Undatierbare Be-
lege können aber unter Umständen in Kombination mit anderen, datierba-
ren Gebrauchsbelegen berücksichtigt werden (Urteile des BVGer
B-3416/2011 E. 4.2 "Life/mylife [fig.]"; B-7449/2006 E. 4 "Exit [fig.]/Exit
One"). Für den rechtserhaltenden Gebrauch ist es nicht erforderlich, dass
die Marke auf der Ware oder deren Verpackung selbst erscheint. Die Marke
kann auch in anderer Weise im Zusammenhang mit den beanspruchten
Produkten gebraucht werden, sofern der Verkehr die Verwendung konkret
als Kennzeichnung versteht, z.B. in Angeboten, Rechnungen, Katalogen
oder Ähnlichem (Urteil des BGer 4C.159/2005 E. 2.2 "Voodoo [fig.]/Voodoo
dolls"; Urteile des BVGer B-3416/2011 E. 4.3 "Life/mylife [fig.]"; RKGE vom
28. Juni 2005 in: sic! 2005 S. 754 E. 5 "Gabel/Kabel 1").
3.
3.1 Bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr sind die Aufmerksamkeit der
massgebenden Verkehrskreise, die Kennzeichnungskraft der Wider-
spruchsmarke sowie die Wechselwirkung zwischen Zeichenähnlichkeit
und Waren- oder Dienstleistungsgleichartigkeit zu berücksichtigen (BGE
121 III 378 E. 2.a "Boss/Boks"; Urteil des BVGer B-531/2013 vom 21. Ok-
tober 2013 E. 2.1 "Gallo/Gallay [fig.]"; WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 17 ff.). Bei
Massenartikeln des täglichen Bedarfs ist mit einer geringeren Aufmerksam-
keit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Abnehmer zu
rechnen als bei Spezialprodukten bzw. Dienstleistungen, deren Absatz-
markt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten
beschränkt bleibt (BGE 126 III 315 E. 6b/bb "Rivella/Apiella"; Urteil des
BVGer B-234/2014 vom 4. Juli 2015 E. 3.4 "Juke/Jook Video [fig.]"). An die
Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere Anforderungen zu stellen,
je ähnlicher sich die von den Marken beanspruchten Waren und Dienstleis-
tungen sind, und umgekehrt. Ein besonders strenger Massstab ist bei Wa-
ren- oder Dienstleistungsidentität anzulegen (BGE 122 III 382 E. 3a "Ka-
millosan"; 119 II 473 E. 2c "Radion/Radiomat"; Urteil des BGer
4C.258/2004 E. 2.3 "Yello/Yellow Access AG").
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3.2 Die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen beurteilt sich an-
hand der Einträge im Markenregister (Urteil des BVGer B-531/2013 vom
21. Oktober 2013 E. 2.2 "Gallo/Gallay [fig.]"). Sie liegt vor, wenn die mass-
geblichen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen können, die unter
Verwendung ähnlicher Marken angebotenen Waren oder Dienstleistungen
würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus
demselben Unternehmen stammen oder zumindest unter Kontrolle eines
gemeinsamen Markeninhabers hergestellt (Urteile des BVGer
B-5073/2011 vom 2. Februar 2012 E. 2.5 "Lido Champs-Elysées Paris
[fig.]/Lido Exclusive Escort [fig.]"; B-5830/2009 E. 5.1 "fünf Streifen
[fig.]/fünf Streifen [fig.]"; MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄU-
SER, in: Lucas David/Markus Frick [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Wappen-
schutzgesetz, Basler Kommentar, 2017, Art. 3 N. 117). Für die Annahme
gleichartiger Waren und Dienstleistungen sprechen eine einheitliche Wert-
schöpfungskette, der gleiche Verwendungszweck, ein ähnliches fabrikati-
onsspezifisches Know-how, Substituierbarkeit, das Verhältnis von Haupt-
ware und Zubehör sowie die marktübliche Verknüpfung oder enge Zusam-
mengehörigkeit der Produkte mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebs-
stätten (Urteile des BVGer B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.1 "Bone-
welding [fig.]"; B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.1 "G-mode/Gmode";
B-341/2013 vom 1. April 2015 E. 5.1 "Victorinox/Miltrorinox"). Die Zugehö-
rigkeit zum gleichen Oberbegriff der Nizza-Klassifikation bildet ein Indiz für
Gleichartigkeit (Urteil des BVGer B-5073/2011 E. 2.6 "Lido Champs-
Elysées Paris [fig.]/Lido Exclusive Escort [fig.]").
3.3 Für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit wird auf den Gesamtein-
druck abgestellt, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen
Verkehrskreise hinterlassen (BGE 128 III 446 E. 3.1 "Appenzeller"; 121 III
377 E. 2.a "Boss/Boks"; 119 II 476 E. 2.d "Radion/Radiomat"). Die Marken
sind als Ganzes zu würdigen, sie dürfen nicht in ihre Einzelteile zerlegt und
isoliert betrachtet werden. Auszugehen ist von den Eintragungen im Mar-
kenregister, während ausserhalb der Zeichen liegende Umstände unbe-
achtlich sind (Urteil des BVGer B-341/2013 E. 6.1.1 "Victorinox/Miltrori-
nox"; MARBACH, a.a.O., N. 705; GALLUS JOLLER, in: Noth et. al. [Hrsg.], Mar-
kenschutzgesetz [MSchG], 2. A. 2017, Art. 3 N. 120 ff.). Dem Zeichenan-
fang kommt in der Regel eine höhere Bedeutung zu, da er besser im Ge-
dächtnis haften bleibt (Urteile des BVGer B-3325/2010 vom 15. Dezember
2010 E. 4.5 "Bally/Tally"; B-6012/2008 vom 25. November 2009 E. 4.9
"Stenflex/Star Flex [fig.]").
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3.4 Bei kombinierten Wort-/Bildmarken sind die einzelnen Bestandteile
nach ihrer Kennzeichnungskraft zu gewichten. Entscheidend für den Ge-
samteindruck sind die prägenden Wort- oder Bildelemente, während kenn-
zeichnungsschwache Wort- und Bildelemente diesen weniger beeinflus-
sen. Entsprechend wird durch die Beifügung eines Bildelementes nur dann
ein unterschiedlicher Gesamteindruck erzielt, wenn dieses dominiert und
dem Wortbestandteil ein untergeordneter Stellenwert zukommt (BGE 96 II
248 E. 1; RKGE vom 23. Juni 1999, in: sic! 1999 S. 648 E. 4 "theWave
[fig.]/Wave Rave"; Urteil des BVGer B-4026/2015 vom 19. Juli 2016 E.2.4
"Heimat Online/Die Heimat [fig.]"). Gleichwohl können gemeinfreie Be-
standteile den Gesamteindruck einer Marke mitbeeinflussen (BGE 122 III
382 E. 5b "Kamillosan"). Enthält eine Marke sowohl charakteristische Wort-
wie auch Bildelemente, können diese den massgeblichen Erinnerungsein-
druck gleichermassen prägen (Urteile des BVGer B-4159/2009 vom
25. November 2009 E. 2.4 "Efe [fig.]/Eve"; B-1615/2014 vom 23. März
2016 E. 2.3 "Gridstream AIM/aim [fig.]"). Für die Ähnlichkeit von Wortele-
menten sind der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinn-
gehalt massgebend (BGE 127 III 160 E. 2.b/cc "Securitas"; MARBACH,
a.a.O., N. 872 ff.). Die Übereinstimmung auf einer Ebene genügt in der
Regel zur Annahme einer Zeichenähnlichkeit (Urteil des BVGer
B-6732/2014 vom 20. Mai 2015 E. 2.4 "Calida/Calyana" m.w.H.). Der Wort-
klang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz
und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Schriftbild durch die
Anordnung und optische Wirkung der Buchstaben sowie die Wortlänge
(BGE 122 III 382 E. 5.a "Kamillosan"; 119 II 473 E. 2.c "Radion/Radiomat").
3.5 Eine starke Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke erhöht die
Wahrscheinlichkeit von Assoziationen und damit die Gefahr, dass die Kon-
sumenten ähnliche Drittmarken missdeuten (BGE 128 III 445 E. 3.1 "Ap-
penzeller"; 128 III 97 E. 2a "Orfina"). Als stark gelten Marken, die entweder
aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder aufgrund ihres inten-
siven Gebrauchs überdurchschnittliche Bekanntheit geniessen (BGE 122
III 385 E. 2a "Kamillosan"; Urteil des BVGer B-341/2013 E. 3.3 "Victori-
nox/Miltrorinox"). Für schwächere Marken ist der geschützte Ähnlichkeits-
bereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon
bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit
zu schaffen (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"). Schwach sind insbeson-
dere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an das Gemeingut
anlehnen (Urteile des BVGer B-5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 6.2 "Jump
[fig.]/Jumpman"; B-5477/2007 vom 28. Februar 2008 E. 6 "Regulat/H2O3
pH/Regulat [fig.]"). Dazu gehören Sachbezeichnungen sowie Hinweise auf
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Eigenschaften wie die Bestimmung, den Verwendungszweck oder die Wir-
kungsweise der Waren oder Dienstleistungen, sofern sie von den Ver-
kehrskreisen ohne besondere Denkarbeit oder Fantasieaufwand verstan-
den werden und sich nicht in blossen Anspielungen erschöpfen (BGE 135
II 359 E. 2.5.5 "akustische Marke"; Urteil des BVGer B-283/2012 vom
13. Dezember 2012 E. 4.1 "Noblewood"). Ihr Schutzumfang gilt in der Re-
gel schon als eingeschränkt, wenn sie nur einen Teil der vom Oberbegriff
umfassten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, für den sie eingetra-
gen sind (Urteile des BVGer B-1190/2013 vom 3. Dezember 2013 "Ergo";
B-953/2013 vom 15. Oktober 2013 E. 2.4 "Cizello/Scielo"). Was marken-
rechtlich gemeinfrei ist, steht definitionsgemäss dem allgemeinen Verkehr
zur freien Verwendung zu. Hieraus ergibt sich eine Beschränkung des
Schutzumfangs von Marken, welche einem im Gemeingut stehenden Wort
ähnlich sind. Solche Marken können zwar gültig sein, doch erstreckt sich
ihr Schutzumfang nicht auf das zum Gemeingut gehörende Element (Ur-
teile des BVGer B-3508/2008 vom 9. Februar 2009 E. 9.1 "KaSa K97
[fig.]/biocasa [fig.]"; B-8242/2010 vom 22. Mai 2012 E. 4.4 "Lombard Odier
& Cie./Lombard Network [fig.]").
3.6 Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der
Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen Fehlzu-
rechnungen zu befürchten sind, so dass die mit dem jüngeren Zeichen ver-
sehenen Waren und Dienstleistungen dem falschen Markeninhaber zuge-
rechnet werden. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn ei-
nes der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird, eine mit-
telbare, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar ausei-
nanderhalten, dahinter aber wirtschaftliche Zusammenhänge der Marken-
inhaber vermuten, die in Wirklichkeit nicht bestehen (Urteile des BVGer
B-5692/2012 vom 17. März 2014 E. 3.4 "Yello/Yellow Lounge"; B-531/2013
E. 2.5 "Gallo/Gallay [fig.]"; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3
N. 26 f.).
4.
4.1 Die Beschwerdegegnerin erhob im Widerspruchsverfahren mit ihrer
ersten Eingabe vom 30. März 2015 - und damit rechtzeitig - die Einrede
des Nichtgebrauchs hinsichtlich aller von der Widerspruchsmarke in den
Klassen 18, 25 und 28 beanspruchten Waren. Die Vorinstanz erachtete
den Gebrauch der Marke im Zusammenhang mit diesen Waren für nicht
glaubhaft gemacht. Unbestritten blieb der Gebrauch für die Waren in Klas-
sen 9, 12, 14 und 16 sowie für Sportschuhe in Klasse 25. Nachfolgend ist
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anhand der von der Beschwerdeführerin eingereichten Unterlagen der Ge-
brauch der Widerspruchsmarke im Zeitraum vom 30. März 2010 bis
30. März 2015 für die beanspruchten Waren der Klassen 18, 25 (mit Aus-
nahme von Sportschuhen) und 28 zu prüfen.
4.2 Als Gebrauchsbelege legte die Beschwerdeführerin im Widerspruchs-
verfahren Kopien von 38 Rechnungen über Warenlieferungen an verschie-
dene Adressaten in der Schweiz, datierend von Januar bis November
2013, sowie 4 Kataloge "Leisure Collection Apparel & Footwear" der Jahre
2012 und 2013 ins Recht. Auf den Rechnungen ist die Widerspruchsmarke
im oberen linken Bildrand über der Versandadresse sowie als Teil davon
aufgeführt. Sämtliche Rechnungen fallen in den relevanten Zeitraum und
weisen einen Bezug zur Schweiz auf. Indessen geht aus ihnen, wie die
Vorinstanz zutreffend festgestellt hat, nicht hervor, ob die versandten Arti-
kel tatsächlich mit der Marke gekennzeichnet waren, da lediglich Artikel-
nummern und -bezeichnungen aufgeführt sind und die Widerspruchsmarke
in diesen nicht enthalten ist. Es fehlt somit an einem spezifischen Waren-
bezug, weshalb der Gebrauch der Marke auf den Rechnungen als rein un-
ternehmensbezogen zu werten ist, indem das Zeichen nicht als Marke,
sondern als Firma der Beschwerdeführerin verstanden wird.
In den Katalogen sind diverse Kleidungsstücke (Pullover, Jacken, Shirts,
Hosen, Sport- und Badebekleidung), Sportschuhe, Caps, Mützen, Socken,
Schals sowie Taschen (Rucksäcke, Bauch- und Schultertaschen, Sportta-
schen) abgebildet. Auf diesen ist die Widerspruchsmarke teilweise aufge-
druckt. Die Kataloge sind in englischer Sprache verfasst. Lediglich bei den
Sportschuhen sind ergänzende Informationen in italienischer und französi-
scher Sprache angegeben. Einerseits lassen sich die auf den Rechnungen
aufgeführten Produkte nicht den in den Katalogen abgedruckten Waren zu-
ordnen, da die Artikelnummern nicht übereinstimmen. Andererseits weisen
die Kataloge selbst keinen Bezug zum schweizerischen Markt auf. Viel-
mehr ist in allen Katalogen die Niederlassung der Beschwerdeführerin in
Caerano di San Marco, Italien, als Kontaktadresse aufgeführt. Die fehlende
Angabe einer Kontaktadresse in der Schweiz und die mehrheitliche Pro-
duktbeschreibung in englischer Sprache lassen es als unwahrscheinlich
erscheinen, dass die Kataloge für den Schweizer Markt erstellt oder in die-
sem verwendet worden sind; ein inländischer Markengebrauch lässt sich
auch nicht allein aus den französischen und italienischen Produktbeschrei-
bungen der in den Katalogen abgebildeten Schuhe ableiten. Dass Englisch
im Wirtschaftsleben eine wichtige Stellung einnimmt, wie die Beschwerde-
führerin vorbringt, vermag daran nichts zu ändern, denn ob die Schweizer
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Verkehrskreise in der Lage gewesen wären, den Inhalt des Katalogs zu
verstehen, ist nicht mit der Frage gleichzusetzen, ob dieser auch tatsäch-
lich für sie bestimmt war. Zurecht erachtete die Vorinstanz deshalb den
Gebrauch der Widerspruchsmarke gestützt auf die im Widerspruchsverfah-
ren eingereichten Belege für nicht glaubhaft gemacht.
4.3 Im Beschwerdeverfahren reichte die Beschwerdeführerin weitere Be-
lege nach, nämlich Printscreens der Seite sowie des Online-
Kleiderhändlers Zalando, worauf vorwiegend Sportschuhe, daneben aber
auch mit der Widerspruchsmarke bedruckte Kleidungsstücke abgebildet
sind. Diese datieren jedoch vom 1. Dezember 2016 und liegen somit aus-
serhalb des relevanten Zeitraums. Die Beschwerdeführerin bringt zwar vor,
dass ihre Produkte seit 2013 bei Zalando vertrieben würden. Aus der von
ihr eingereichten Nachverfolgung der Internetaktivität mittels einer "Archive
Wayback Machine" geht jedoch nur hervor, dass der "Diadora Online Shop"
auf der Seite zwischen Februar 2013 und November 2016
145 Mal gespeichert wurde. Welche Waren seit 2013 online angeboten, ob
diese auch tatsächlich verkauft wurden und mit der Widerspruchsmarke
versehen waren, wird daraus nicht ersichtlich, weshalb der Ausdruck als
Gebrauchsbeleg ungeeignet ist. Somit vermag die Beschwerdeführerin
den Gebrauch der Widerspruchsmarke in der Schweiz für die von der
Nichtgebrauchseinrede betroffenen Waren in den Klassen 18, 25 und 28
nicht glaubhaft zu machen. Wichtige Gründe für den Nichtgebrauch hat sie
nicht vorgebracht. Der Antrag der Beschwerdeführerin auf Rückweisung
der Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz ist folglich abzuweisen. Im
Blick auf die nachfolgende Prüfung der Verwechslungsgefahr kann sich die
Widerspruchsmarke lediglich auf diejenigen Waren stützen, für welche ihr
Gebrauch unbestritten geblieben ist (Klassen 9, 12, 14, 16 sowie Sport-
schuhe in Klasse 25).
5.
Zunächst sind, ausgehend vom Warenverzeichnis der Widerspruchs-
marke, die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen.
Brillen und Schutzhelme (Klasse 9) werden einerseits von einem breiten
Publikum nachgefragt, andererseits richten sie sich an spezialisierte An-
bieter und damit an Fachleute. Sie werden selten nachgefragt und bedür-
fen der Anpassung an Sicht und Kopfform, weshalb sie mit erhöhter Auf-
merksamkeit nachgefragt werden. Dasselbe gilt für Fahrräder, bei denen
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es sich um selten getätigte und oft kostspielige Anschaffungen handelt, so-
wie für deren Bestandteile (Klasse 12), die vor dem Kauf auf ihre Kompa-
tibilität hin überprüft werden.
Schmuckwaren, Uhren, Uhrenarmbänder und Zeitmessgeräte (Klasse 14)
werden von einem breiten Publikum nachgefragt und, obschon nicht täglich
erworben, mit einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit geprüft; zu berück-
sichtigen sind andererseits die Fachkreise, die bei der Prüfung der Waren
ein erhöhte Aufmerksamkeit walten lassen.
Papierwaren, Papeteriewaren und Etiketten (Klasse 16) werden von einem
breiten Publikum mit geringerer Aufmerksamkeit zum täglichen Gebrauch
bezogen.
Sportschuhe (Klasse 25) richten sich ebenfalls an das breite Publikum. Sie
werden mit einer gewissen Regelmässigkeit nachgefragt und mit durch-
schnittlicher Aufmerksamkeit geprüft.
6.
Nachfolgend ist die Warengleichartigkeit zu prüfen.
6.1 Die Beschwerdeführerin erachtet die einander gegenüberstehenden
Waren in den Klassen 25 und 28 für gleichartig und teilweise identisch, da
diese weitgehend demselben Verwendungszweck dienten und über ähnli-
che Vertriebskanäle angeboten würden, wobei sie sich allerdings auf die-
jenigen Waren stützt, für welche sie den Gebrauch ihrer Marke nicht hat
glaubhaft machen können.
Die Beschwerdegegnerin verneint eine Gleichartigkeit zwischen den von
der Widerspruchsmarke beanspruchten Sportschuhen und den angefoch-
tenen Schuhwaren in Klasse 25, da diese unterschiedliche Funktionalitäten
erfüllten, aus verschiedenen Materialien gefertigt seien und über verschie-
dene Vertriebswege gehandelt würden.
Die Vorinstanz bejahte im angefochtenen Entscheid eine Gleichartigkeit
zwischen den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Sportschuhen
(Klasse 25) und den von der angefochtenen Marke beanspruchten Beklei-
dungsstücken, Schuhwaren sowie Kopfbedeckungen (Klasse 25) einer-
seits sowie Turn- und Sportartikeln (Klasse 28) andererseits. Hingegen ver-
neinte sie eine Gleichartigkeit zwischen den angefochtenen Waren Spiele
und Spielzeug (Klasse 28) und den von der Widerspruchsmarke bean-
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spruchten Waren in den Klassen 9, 12, 14, 16 und 25, da sich diese deut-
lich bezüglich Eigenschaften, Verwendungszweck und Vertriebskanälen
unterschieden und etwaige Überschneidungen zu abstrakt seien.
6.2 Nach ständiger Rechtsprechung sind die in Klasse 25 enthaltenen Be-
kleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen sowie Sport- und Fuss-
bekleidung gleichartig, da sie dem gleichen Zweck dienen und über identi-
sche Vertriebskanäle angeboten werden (Urteile des BVGer B-3118/2007
vom 1. November 2007 E. 7 "Swing/Swing & Relaxx [fig.]"; B-1641/2007
vom 3. Oktober 2007 E. 3 "Street Parade/Summer Parade"; B-461/2013
vom 21. Januar 2015 E. 8.3 "Sports [fig.]/zoo sport [fig.]"; Entscheide der
RKGE vom 11. Juli 2001 in: sic! 2001 S. 649 E. 3 "Woodstone/Moonstone";
vom 10. Februar 2004 in: sic! 2004 E. 6 f. S. 277 f. "Speedo/Speed Com-
pany [fig.]"). Entsprechend sind auch die vorliegend von der Widerspruchs-
marke beanspruchten Sportschuhe in Klasse 25 gleichartig zu den ange-
fochtenen Waren in Klasse 25. Sie werden in denselben Geschäften ange-
boten, dienen der Bekleidung und damit demselben Verwendungszweck.
Insbesondere Sport- und Strassenschuhe sind weitgehend austauschbar.
Im Bekleidungsmarkt besteht eine Tendenz zur Diversifikation, weshalb da-
mit gerechnet werden darf, der Markeninhaber erweitere sein Sortiment um
weitere Artikel (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 143).
Was die von der Beschwerdegegnerin angeführten Argumente angeht, gibt
es zwar spezialisierte Sportgeschäfte, die keine Strassenschuhe anbieten;
neben Sportschuhen werden in solchen Geschäften aber auch Kleidungs-
stücke und Kopfbedeckungen angeboten, wobei die Grenze zwischen
funktionaler Sport- und Alltagsbekleidung fliessend ist. Auch in gewöhnli-
chen Schuhgeschäften, in denen üblicherweise Sportschuhe angeboten
werden, sind vermehrt Accessoires, Hüte, Mützen und Bekleidungsstücke
wie aus Leder gefertigte Jacken erhältlich. Somit lässt sich das Argument
der getrennten Vertriebswege für Sportschuhe gegenüber den übrigen Wa-
ren nicht aufrechterhalten. Was schliesslich das Material angeht, sind im
Handel sowohl aus Leder gefertigte Turn- bzw. Sportschuhe als auch
Strassenschuhe aus Textilmaterial erhältlich. Hinsichtlich sämtlicher ange-
fochtenen Waren in Klasse 25 ist folglich eine Gleichartigkeit zu bejahen.
6.3 Sowohl Sportschuhe in Klasse 25 als auch die angefochtenen Turn-
und Sportartikel in Klasse 28 dienen der sportlichen Betätigung und damit
demselben Verwendungszweck und werden in spezialisierten Sportge-
schäften oder in entsprechenden Abteilungen allgemeiner Mode- und
Schuhgeschäfte angeboten, womit auch die Vertriebswege identisch sind.
Somit liegt auch diesbezüglich Warengleichartigkeit vor.
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Seite 17
6.4 Die angefochtenen Waren Spiele und Spielzeug in Klasse 28 werden
zur Unterhaltung und zum geselligen Zeitvertrieb erworben. Im Vorder-
grund steht das Ausleben des Spieltriebs, wobei mit einigen Spielen be-
stimmte Fertigkeiten geübt werden können. Sie unterscheiden sich hin-
sichtlich ihres Verwendungszwecks von Sportschuhen (Klasse 25), Brillen,
Brillenetuis und Schutzhelmen (Klasse 9), Fahrrädern und deren Bestand-
teilen (Klasse 12), Uhren, Uhrbändern, Zeitmessgeräten, Schmuckwaren
(Klasse 14) sowie Papier- und Büroartikeln (Klasse 16). Teilweise mögen
die Vertriebswege überlappend sein, indem Spiele in Geschäften für Sport-
waren oder Bürobedarf angeboten werden. Typischerweise werden Spiele
jedoch in eigens darauf spezialisierten Geschäften oder Abteilungen allge-
meiner Kaufhäuser erworben. Somit sind allfällige Bezüge zu den von der
Widerspruchsmarke beanspruchten Waren zu entfernt, um eine relevante
Gleichartigkeit zu begründen. Folglich fällt diesbezüglich, wie die
Vorinstanz zutreffend festgestellt hat, eine Verwechslungsgefahr im Vorn-
herein ausser Betracht.
7.
Nachfolgend ist die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.
7.1 Nach Ansicht der Beschwerdeführerin steht die Wortmarke DIADORA
der jüngeren Wortbildmarke Dador Dry Waterwear (fig.) gegenüber. Sie ist
der Meinung, die Auslassungen der geschwungenen Linien im Bildbe-
standteil der angefochtenen Marke würden vom Betrachter zu Buchstaben
ergänzt und zum Wort "Dador" zusammengefügt. Die Beschwerdegegne-
rin selbst wolle ihre Marke so verstanden haben, da ihre Website da-
laute. Aus einer entsprechenden Abfrage im Markenregister sei zu
schliessen, dass auch die Vorinstanz im Bildbestandteil den Begriff "Dador"
erkenne. Die Wortbestandteile "Dry Waterwear" würden ohne Gedanken-
aufwand als "trockene Bekleidung für Wassersportarten" verstanden und
seien im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren beschreibend.
Der Zeichenvergleich habe sich auf die prägenden Bestandteile "Diadora"
und "Dador" zu beschränken. Da diese in Klang und Schriftbild sehr ähnlich
seien, liege eine starke Zeichenähnlichkeit vor.
Die Beschwerdegegnerin bringt vor, es gehe nicht an, den Zeichenver-
gleich auf die Bestandteile "Dador" und "Diadora" zu beschränken, viel-
mehr seien sämtliche Bestandteile in den Vergleich einzubeziehen; sie
stellt überdies in Abrede, dass das Bildelement ihrer Marke als Buchsta-
benfolge "Dador" entziffert werde. Vielmehr sei auch die Leseart "Jajok"
B-7524/2016
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oder "Jajor" möglich. Konkrete Umstände wie die Website der Beschwer-
degegnerin seien beim Zeichenvergleich ausser Acht zu lassen, massge-
bend sei einzig der Registereintrag. Das Bildelement trete gegenüber den
Wortelementen aufgrund der starken, abstrakten Gestaltung in den Vorder-
grund. Dies führe zu erheblichen visuellen Unterschieden gegenüber der
Widerspruchsmarke. Doch selbst wenn der Widerspruchsmarke lediglich
der Wortbestandteil "Dador" gegenübergestellt würde, wäre eine relevante
Zeichenähnlichkeit zu verneinen, da sowohl in Klang wie auch im Schrift-
bild Unterschiede bestünden. Zwar verfügten die jeweiligen Bestandteile
über keinen Sinngehalt, doch werde die - weit verbreitete - Endung DORA
der Widerspruchsmarke mit dem femininen Genus assoziiert, während
DADOR dem männlichen Genus zuzuschreiben sei. Insgesamt liege keine
Zeichenähnlichkeit vor.
Die Vorinstanz stellte der Wortmarke DIADORA bei der Prüfung der Zei-
chenähnlichkeit die Wortbildmarke Dry Waterwear (fig.) gegenüber. Den rot
eingefärbten Schriftzug oberhalb der Wortelemente wertete sie als rein gra-
fisches, nicht eindeutig entzifferbares Element; dass darin der Begriff "Da-
dor" erkennbar werde, verneinte sie. Die von der Beschwerdeführerin auf-
gezählten, ausserhalb der Zeichen liegenden Umstände wie der Domain-
name der Beschwerdegegnerin oder eine Markensuchabfrage seien unbe-
achtlich und der Zeichenvergleich habe sich einzig auf den Registereintrag
abzustützen. Sie kam zum Schluss, die Zeichen seien weder im Klang
noch im Schriftbild oder Sinngehalt ähnlich.
7.2 Bei der Widerspruchsmarke DIADORA handelt es sich um eine Wort-
marke. Die angefochtene Marke mit dem Farbanspruch Rot besteht aus
den - in unauffälliger Schrift gehaltenen - Worten "Dry Waterwear" und ei-
nem darüber platzierten Bildelement, welches aus fünf stark geschwunge-
nen, in regelmässigen Abständen nebeneinander stehenden Linien be-
steht. Trotz der minimalistischen Gestaltung und grosszügiger Aussparun-
gen erinnern die Linien deutlich genug an - wenn auch stark stilisierte -
Buchstaben und werden von den Abnehmern unschwer als solche erkannt.
Um als rein grafisches Element gewertet zu werden, sind die Linien nicht
abstrakt genug. Die Buchstaben wiederum werden zwangsläufig zu einem
Wort zusammengesetzt, da Abnehmer einem Zeichen gewöhnlich einen
Sinn beizumessen versuchen und durch die dicht hintereinander stehen-
den Buchstaben der Eindruck eines einheitlichen Begriffs verstärkt wird.
Der erste und dritte Buchstabe des rot gefärbten Elements werden durch
eine sichelartig geschwungene Linie dargestellt, die unmittelbar an den
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Seite 19
Grossbuchstaben D denken lässt, obwohl der Anfangsstrich fehlt. Der Be-
schwerdegegnerin kann nicht darin zugestimmt werden, dass mit der Si-
chel ein J dargestellt werden soll, da die Rundung hierfür zu stark ist und
durch eine Kante im oberen rechten Ecken abgeschwächt werden müsste,
um sich deutlicher von einem D abzuheben. Sowohl die Beschwerdeführe-
rin als auch die Beschwerdegegnerin sind sich darin einig, dass in der an
zweiter Stelle stehenden, nach unten gerichteten Sichel ein A ohne Mittel-
balken und in dem viertplatzierten Oval ein O zu erkennen ist. Der letzte
Buchstabe besteht im oberen Teil aus einer kleineren Sichel, im unteren
Teil aus einem zur rechten Seite spitz auslaufenden, schwach gekrümmten
Bogen. Darin wird ohne weiteres ein R erkennbar, welches – wie die beiden
Buchstaben D – ohne Anfangsstrich dargestellt wird. Die Rundung der Si-
chel in der oberen Hälfte ist zu stark, um einen – aus geraden Strichen
bestehenden – Buchstaben K denken zu lassen. Die Darstellung sämtli-
cher Buchstaben ist identisch, indem diese nur mittels Rundungen, ohne
jegliche Trennbalken und Striche, dargestellt werden; diese einheitliche
Gestaltungsweise ermöglicht denn auch eine mühelose Entzifferbarkeit
des Begriffs "Dador". Der Widerspruchsmarke DIADORA ist somit die Wort-
bildmarke Dador Dry Waterwear (fig.) gegenüberzustellen.
7.3 Das Begriffspaar "Dry Waterwear" besteht aus den zum Grundwort-
schatz der englischen Sprache gehörenden Worten "dry", "water" und
"wear". Diese lassen sich mit dem Adjektiv "trocken", dem Substantiv
"Wasser" bzw. dem Verb "bewässern" sowie dem Substantiv "Bekleidung,
Mode" oder dem Verb "tragen, anhaben, zur Schau stellen" übersetzen
(, abgerufen am 24. Okto-
ber 2017). Die Kombination der drei Begriffe wird als "trockene Wasserbe-
kleidung" verstanden. Im Zusammenhang mit den vorliegend relevanten
Waren (Turn- und Sportartikeln, Bekleidungsstücken, Schuhwaren sowie
Kopfbedeckungen) erscheint diese Wortkombination auf den ersten Blick
ungewöhnlich, da im Wasser getragene Kleidung naturgemäss nass wird.
Zumindest den Fachleuten bzw. den Sport treibenden Abnehmern unter
den Verkehrskreisen wird dieser Sinngehalt jedoch ohne Weiteres ein-
leuchten. Im Wassersport wird zwischen "wetsuits" und "drysuits" bzw. zwi-
schen Trocken- und Nassanzügen unterschieden. Trockenanzüge zeich-
nen sich gegenüber Nassanzügen durch ihr wasserdichtes Material aus.
Dadurch wird die Haut trocken gehalten und der Körper vor Kälte ge-
schützt. Bei einem Nassanzug hingegen dringt Wasser durch Öffnungen
im Anzug ein und füllt die Zwischenräume zwischen diesem und dem Kör-
per aus (
abgerufen am 24. Oktober 2017).
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Trocken- und Nassanzüge werden in erster Linie von Tauchern getragen,
kommen daneben aber auch in anderen Wassersportarten, auf Schiffen
oder Booten zum Einsatz; zudem werden sie von Personen benutzt, die
beruflich mit (kontaminiertem) Wasser in Berührung kommen. Da der An-
zug weder den Kopf noch die Hände und Füsse bedeckt, wird er zur bes-
seren Kälteisolation mit Handschuhen, Füsslingen und einer Kopfhaube
ergänzt, mithin von den vom jüngeren Zeichen beanspruchten Waren. Es
versteht sich von selbst, dass auch diese Waren wasserabweisend sein
müssen, würde doch ansonsten die Schutzwirkung des Trockenanzugs zu-
nichte gemacht. Folglich ist das Begriffspaar "dry waterwear" für sämtliche
von der angefochtenen Marken beanspruchten Waren beschreibend, in-
dem es auf deren mögliche Eigenschaften und Verwendungszweck ver-
weist. Im Gegensatz zum Element "Dador" wird es von den Abnehmern
nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft aufgefasst. Daraus folgt,
dass die Bestandteile "Dry Waterwear" im Gesamteindruck nicht prägend
sind. Dies gilt auch in visueller Hinsicht, da das Element "Dador" die Auf-
merksamkeit des Betrachters gegenüber dem diskret dargestellten Be-
griffspaar "Dry Waterwear" durch seine dominante Schriftgrösse, die auf-
fällige grafische Gestaltung sowie die Einfärbung in leuchtendem Rot auf
sich zieht. Die Wortelemente "Dry Waterwear" sind beim Zeichenvergleich
zwar nicht ausser Acht zu lassen, doch ist davon auszugehen, dass sie im
Erinnerungsbild der Abnehmer verblassen und sich diese vor allem am Be-
standteil "Dador" orientieren werden.
7.4 "Diadora" ist ein viersilbiges Wort mit sieben Buchstaben, darunter vier
Vokalen (I-A-O-A). "Dador" hat zwei Silben und besteht aus fünf Buchsta-
ben, darunter zwei Vokalen (A-O). Fünf von sieben Buchstaben sind bei
beiden Zeichen identisch und stehen weitgehend an derselben Stelle, in-
dem sie beim Element "Diadora" lediglich durch die an zweiter sowie letzter
Stelle stehenden Buchstaben I und A ergänzt werden. Im Schriftbild sind
sich die Zeichen sehr ähnlich, zumal der schmale Buchstabe I leicht über-
sehen werden kann. Die Widerspruchsmarke ist als Wortmarke unabhän-
gig von ihrer Gestaltung geschützt, sodass die auffällige Darstellung des
jüngeren Zeichens keine relevante Abweichung herzustellen vermag. Bei
der Aussprache von "Dador" wird im Deutschen, Französischen sowie im
Italienischen die Endsilbe -DOR betont. Bei "Diadora" werden Deutsch-
und Italienischsprachige Abnehmer die Betonung auf die beiden Silben -DI
und -DO legen, französischsprachige Abnehmer hingegen auf die Endsilbe
-A. Zumindest in zwei Sprachgebieten werden die Marken ähnlich ausge-
sprochen, was grundsätzlich zur Bejahung der Verwechselbarkeit genügt,
zumal sich die Übereinstimmungen in den betonten Silben stärker auf die
B-7524/2016
Seite 21
Klangähnlichkeit auswirken. Die unterschiedliche Silbenzahl vermag die im
Übrigen vorhandene Klangähnlichkeit nicht zu beseitigen (BGE 84 II 314
E. 1b "Compact/Compactus"). Da beiden Begriffen keine den Verkehrskrei-
sen erkennbare Bedeutung zukommt, können diesbezüglich keine Unter-
schiede festgemacht werden, welche die Ähnlichkeiten zwischen den Be-
standteilen "Diadora" und "Dador" auf der Ebene von Klang und Schriftbild
aufzuheben vermögen. Insbesondere handelt es sich hierbei nicht um be-
kannte Vornamen, womit der Ausführungen der Beschwerdegegnerin zum
unterschiedlichen Sinngehalt aufgrund der Zuordnung zu einem weiblichen
bzw. männlichen Genus nicht gefolgt werden kann. Im Übrigen spräche
selbst die Annahme eines lediglich im Genus abweichenden Vornamens
oder eines anderen, denselben Stamm aufweisenden Begriffs nicht gegen,
sondern für das Vorliegen einer Zeichenähnlichkeit (RKGE vom 10. Feb-
ruar 2006, in: sic! 2006 S. 340 E. 9 m.w.H. "s.Oliver/Olivia"). Bei der Ge-
genüberstellung von "Diadora" und "Dador Dry Waterwear" würde die Zei-
chenähnlichkeit zwar auf den Ebenen von Schriftbild, Wortklang und Sinn-
gehalt verringert, doch vermögen die – im Gesamteindruck verblassenden
- Bestandteile "Dry Waterwear" die Ähnlichkeiten nicht zu relativieren. Im
Ergebnis ist eine Zeichenähnlichkeit zu bejahen.
8.
Zuletzt ist in einer Gesamtbetrachtung unter Berücksichtigung der Kenn-
zeichnungskraft der Widerspruchsmarke über die Frage der Verwechs-
lungsgefahr zu befinden.
8.1 Nach Ansicht der Beschwerdeführerin liegt aufgrund hochgradiger Wa-
rengleichartigkeit und ausgeprägter Zeichenähnlichkeit zumindest eine
mittelbare Verwechslungsgefahr vor. Die Beschwerdegegnerin sowie die
Vorinstanz schliessen eine Verwechslungsgefahr mangels Zeichenähnlich-
keit und Warengleichartigkeit demgegenüber aus. Zur Kennzeichnungs-
kraft der Widerspruchsmarke hat sich keine der Parteien geäussert.
8.2 Die Beschwerdegegnerin hat im vorinstanzlichen Verfahren darauf hin-
gewiesen, dass die Endung -DORA gebräuchlich ist, wobei sie auf eine
Anzahl von Eintragungen im Markenregister verwies (N. 2P-277667
ADORA; N. P-386910 ALDORA; 652616 "eldora [fig.]"; N. 2P-404077 ISA-
DORA; N. 2P-456505 KASKADORA; N. 562354 PANDORA; N. 660568
PLENDORA; N. 2P-414903 SOLIDORA; N. 657112 SYNDORA; N. 587784
ZADORA). Diese Marken sind für eine Bandbreite unterschiedlicher Waren
und Dienstleistungen registriert, keine einzige indessen für die vorliegend
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Seite 22
in Frage stehenden Waren. Damit liegt kein Hinweis für eine Abschwä-
chung der Widerspruchsmarke vor und kommt dieser, da auch keine ge-
steigerte Bekanntheit geltend gemacht oder belegt wurde, ein gewöhnli-
cher Schutzumfang zu.
8.3 Vorliegend liegt sowohl eine Zeichenähnlichkeit als auch eine Gleich-
artigkeit der angefochtenen Waren Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopf-
bedeckungen in Klasse 25 sowie Turn- und Sportartikel in Klasse 28 ge-
genüber den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren vor. Unter
Berücksichtigung der gewöhnlichen Kennzeichnungskraft der Wider-
spruchsmarke sowie der durchschnittlichen Aufmerksamkeit der angespro-
chenen Verkehrskreise ist das Vorliegen einer zumindest mittelbaren Ver-
wechslungsgefahr zu bejahen, indem die Verkehrskreise fälschlicherweise
einen wirtschaftlichen Zusammenhang zwischen den Markeninhaberinnen
vermuten könnten.
8.4 Im Ergebnis ist die Beschwerde teilweise gutzuheissen und der Ent-
scheid der Vorinstanz vom 28. Oktober 2016 aufzuheben, soweit er den
Widerspruch Nr. 14129 betreffend die Waren Bekleidungsstücke, Schuh-
waren, Kopfbedeckungen in Klasse 25 sowie Turn- und Sportartikel in
Klasse 28 abweist. Die Vorinstanz ist anzuweisen, die angefochtene Marke
für diese Waren aus dem Register zu löschen. Hinsichtlich der angefoch-
tenen Waren Spiele, Spielzeug in Klasse 28 kann die Marke eingetragen
werden, weshalb die Beschwerde diesbezüglich abzuweisen und der Ent-
scheid der Vorinstanz zu bestätigen ist.
9.
9.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens obsiegt die Beschwerdeführerin
entsprechend der Gewichtung der Waren Spiele, Spielzeug in Klasse 28
gegenüber den übrigen angefochtenen Waren in Klasse 25 und 28 zu vier
Fünfteln. In diesem Verhältnis sind die Parteien kosten- und entschädi-
gungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG).
9.2 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache,
Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen
(Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar
2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungs-
gericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundes-
verwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE),
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Seite 23
wobei im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widerspre-
chenden an der Löschung beziehungsweise jenes der Widerspruchsgeg-
nerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Bei eher
unbedeutenden Zeichen wird praxisgemäss ein Streitwert zwischen
Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen (BGE 133 III 492 E. 3.3 "Tur-
binenfuss"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfah-
ren auszugehen, da keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder
niedrigeren Wert der strittigen Marke sprechen. Im Ergebnis rechtfertigt es
sich, die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 4'500.– festzulegen.
Der anteilsmässig auf die Beschwerdeführerin fallende Anteil von Fr. 900.–
wird dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'500.– entnommen,
die Differenz von Fr. 3'600.– ist ihr aus der Gerichtskasse zu erstatten. Die
Beschwerdegegnerin hat den verbleibenden Verfahrenskostenanteil von
Fr. 3'600.– innert 30 Tagen ab Eröffnung dieses Urteils zu Gunsten der Ge-
richtskasse zu überweisen.
9.3 Der ganz oder teilweise obsiegenden Partei kann von Amtes wegen
oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen
Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Die Parteientschädi-
gung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige
Auslagen der Partei und ist anhand der eingereichten Kostennote oder
falls, wie vorliegend, keine solche eingereicht wurde, aufgrund der Akten
festzulegen (Art. 8 VGKE). Anhand des aktenkundigen Aufwands bei ein-
maligem Schriftenwechsel erscheint eine Parteientschädigung von
Fr. 2'500.– angemessen. Die gegenseitig zu entrichtenden Parteientschä-
digungen von vier Fünfteln und einem Fünftel werden teilweise wettge-
schlagen, sodass die überwiegend unterliegende Beschwerdegegnerin der
Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung von drei Fünfteln, mithin
Fr. 1‘500.–, zu entrichten hat.
9.4 Im vorinstanzlichen Verfahren ist die Beschwerdeführerin unterlegen.
Die Vorinstanz auferlegte ihr die Widerspruchsgebühr von Fr. 800.– und
sprach der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung von Fr. 2'000.–
zu. Angesichts des Verfahrensausgangs vor Bundesverwaltungsgericht
hat die Beschwerdeführerin auch mit Bezug auf die vorinstanzlichen Kos-
ten als zu vier Fünfteln obsiegend zu gelten. Da die Widerspruchsgebühr
gemäss Ziffer 2 des angefochtenen Entscheids der Vorinstanz verbleibt,
hat die Beschwerdegegnerin diese der Beschwerdeführerin im Umfang von
Fr. 640.– zu erstatten. Da auch die von der Vorinstanz zugesprochene Par-
teientschädigung gegenseitig teilweise wettgeschlagen wird, hat sie der
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Beschwerdeführerin in Aufhebung von Ziffer 3 der angefochtenen Verfü-
gung zudem eine anteilsmässig reduzierte Parteientschädigung von
Fr. 1'200.– zu zahlen.
10.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen
(Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR
173.110]). Es wird daher mit Eröffnung rechtskräftig.
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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Ziffer 1 der Verfügung der
Vorinstanz vom 28. Oktober 2016 wird aufgehoben und der Widerspruch
Nr. 14129 teilweise gutgeheissen. Die Vorinstanz wird angewiesen, die
Schweizer Marke Nr. 666'785 für die Waren "Bekleidungsstücke, Schuh-
waren, Kopfbedeckungen" in Klasse 25 sowie für "Turn- und Sportartikel"
in Klasse 28 aus dem Markenregister zu löschen.
2.
Soweit weitergehend wird die Beschwerde abgewiesen.
3.
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'500.– werden der Beschwerdeführerin im
Umfang von Fr. 900.– auferlegt und dem geleisteten Kostenvorschuss von
Fr. 4'500.– entnommen. Der Beschwerdeführerin sind Fr. 3'600.– aus der
Gerichtskasse zu erstatten. Der verbleibende Verfahrenskostenanteil von
Fr. 3'600.– wird der Beschwerdegegnerin auferlegt. Dieser Betrag ist innert
30 Tagen ab Eröffnung dieses Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu
überweisen.
4.
Der Beschwerdeführerin wird für das Beschwerdeverfahren eine Parteient-
schädigung von Fr. 1‘500.– zu Lasten der Beschwerdegegnerin zugespro-
chen.
5.
In Aufhebung von Ziffer 3 der angefochtenen Verfügung vom 28. Oktober
2016 wird die Beschwerdegegnerin verpflichtet, die Beschwerdeführerin
für das vorinstanzliche Verfahren mit Fr. 1'200.– zu entschädigen.
6.
Die Beschwerdegegnerin wird verpflichtet, der Beschwerdeführerin die Wi-
derspruchsgebühr im Umfang von Fr. 640.– zu erstatten.
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7.
Dieses Urteil geht an:
– die Beschwerdeführerin (Einschreiben;
Beilagen: Rückerstattungsformular und Beschwerdebeilagen zurück)
– die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilagen: Einzahlungsschein)
– die Vorinstanz (Ref-Nr. 14129; Einschreiben; Beilagen: Vorakten)
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
David Aschmann Agnieszka Taberska
Versand: 7. Dezember 2017