Abtei lung II
B-758/2007
{ T 0 / 2 }
Urteil vom 26. Juli 2007
Mitwirkung: Richter Francesco Brentani (Vorsitz), Richter Marc Steiner,
Richterin Maria Amgwerd;
Gerichtsschreiber Corrado Bergomi
Y._______,
vertreten durch Katzarov SA, Patent & Trademark Attorneys, Main Office, rue
des Epinettes 19, 1227 Carouge GE,
Beschwerdeführerin
gegen
Z.________,
vertreten durch E. Blum & Co. AG, Patentanwälte und Markenanwälte VSP,
Vorderberg 11, 8044 Zürich,
Beschwerdegegnerin
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum, Einsteinstrasse 2, 3003
Bern,
Vorinstanz
betreffend
Widerspruchsverfahren Nr. 8063; CH-Marke Nr. 511 616 G-mode c. Internat.
Reg. Nr. 860 527 GMODE
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Sachverhalt:
A. Die internationale Marke "GMODE" (IR-Nr. 860 527) der Beschwerdeführe-
rin wurde in der "Gazette OMPI des marques internationales" ("Gazette")
Nr. 37/2005 vom 20. Oktober 2005 veröffentlicht. Sie ist für folgende Wa-
ren registriert:
Klasse 09
Matériel informatique, logiciels informatiques, systèmes de commande électro-
niques et systèmes de commande électromécaniques utilisés dans des équipe-
ments servant à fabriquer des semi-conducteurs et des substrats contenant des
semi-conducteurs.
B. Gegen diese Marke reichte die Beschwerdegegnerin am 31. Januar 2007
Widerspruch bei der Vorinstanz ein und beantragte, dass der internationa-
len Marke der Schutz in der Schweiz vollumfänglich zu verweigern sei. Die
Beschwerdegegnerin stützte sich dabei auf die schweizerische Marke
"G-mode" (CH-Nr. 511 616) ab, welche am 12. November 2002 hinterlegt
sowie am 17. Juni 2003 im Markenregister eingetragen wurde und unter
anderem für folgende Waren und Dienstleistungen registriert ist:
Klasse 09
Computersoftware, nämlich Bilder und Töne für Videospiele, herunterladbar via ein
globales Telekommunikationsnetzwerk und/oder via Netzwerk eines Telekommuni-
kationsanbieters.
Klasse 42
Computerprogrammierung, Vermietung von Computern, Aktualisierung von Com-
putersoftware, Computersoftware-Design, Beratungsdienstleistungen im Bereich
der Computersoftware, Vermietung von Computersoftware, Zurverfügungstellen
von Computersoftware.
Zur Begründung des Widerspruchs führte die Beschwerdegegnerin aus,
dass das angefochtene Zeichen mit der Widerspruchsmarke identisch sei.
Zudem seien die mit der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren "Com-
putersoftware bzw. -hardware" der Klasse 09 sowie die Dienstleistungen
der Klasse 42 identisch bzw. hochgradig gleichartig zu den Waren der an-
gefochtenen Marke in der Klasse 09. Folglich sei eine Verwechslungsge-
fahr zu bejahen und der Widerspruch gutzuheissen.
C. Am 7. März 2006 erliess die Vorinstanz gegenüber der angefochtenen in-
ternationalen Registrierung eine provisorische Schutzverweigerung im an-
gefochtenen Umfang.
3D. Mit Stellungnahme vom 10. Oktober 2006 beantragte die Beschwerdefüh-
rerin die Abweisung des Widerspruchs. Zur Begründung führte sie im We-
sentlichen aus, die Zeichen seien nicht identisch, sondern lediglich ähn-
lich. Die mit den Zeichen in der Klasse 09 beanspruchten Waren würden
zudem anderen Bedürfnissen dienen. Auch seien die angesprochenen
Verkehrskreise klar verschieden: Die Widersprechende sei für Videospiele,
die Widerspruchsgegnerin hingegen für Fabrikationssysteme bzw. die Be-
arbeitung von Halbleitern zuständig. Erstere hätten als Zielpublikum Ju-
gendliche und Letztere würden an Hersteller von Computerchips, d. h. Pro-
fessionelle verkauft. Auch würden die mit der Widerspruchsmarke in der
Klasse 42 beanspruchten Dienstleistungen zu den angegriffenen Waren
der Klasse 09 keinen engen Sachzusammenhang aufweisen, weshalb die-
se von den Konsumenten kaum als sinnvolles Leistungspaket wahrgenom-
men würden. Folglich sei vorliegend eine Gleichartigkeit zu verneinen.
E. Mit Entscheid vom 21. Dezember 2006 hiess die Vorinstanz den Wider-
spruch gut und verweigerte der internationalen Registrierung Nr. 860 527
"GMODE" definitiv den Schutz in der Schweiz. Sie erwog, gemäss ihrer
Praxis und der Rechtsprechung werde zwischen Computersoftware und
Computerhardware die Gleichartigkeit aufgrund der Marktgegebenheiten
bejaht. Folglich sei hinsichtlich der mit der Widerspruchsmarke bean-
spruchten "Software in Form von Bildern und Tönen" (Kl. 9) und den ange-
griffenen "matériel informatique" (Kl. 9) eine Gleichartigkeit zu bejahen.
Ähnlich verhalte es sich hinsichtlich der elektrischen bzw. elektromechani-
schen Kontrollsysteme "systèmes de commande électroniques et
systèmes de commande électromécanique" derselben Klasse, bei welchen
es sich begriffsmässsig ebenfalls um Hardwarekomponenten handle. Es
bestünden insofern hinsichtlich des produktspezifischen Herstellungs-
Know-how enge markenrechtlich relevante Berührungspunkte bzw. Über-
einstimmungen. Diese gattungsspezifischen Ähnlichkeiten sprächen für
eine Gleichartigkeit. Zudem bestehe zwischen der "Software, in Form von
Bildern und Tönen für Videospiele" (Kl. 9) und den angegriffenen "logiciels
informatiques" (Kl. 9), welche begriffsmässig jede Art von Software um-
fassten, hochgradige Gleichartigkeit. Überdies bestehe hier, soweit Letzte-
re mit Ersteren übereinstimmten, sogar Warengleichheit. Auch sei zu be-
achten, dass die Widerspruchsmarke für spezifische Computerdienstleis-
tungen wie beispielsweise "Computerprogrammierung, Computersoftware-
Design" (Kl. 42) eingetragen sei. Die Verkehrskreise würden die angegrif-
fenen Waren der Klasse 9 und die vorgenannten Dienstleistungen der
Klasse 42 als sinnvolles Leistungspaket, d. h. als marktlogische Folge,
wahrnehmen.
Weiter hielt die Vorinstanz fest, die hier zu beurteilenden Zeichen wiesen
dieselben Buchstaben auf. Bei der Widerspruchsmarke sei der Anfangs-
buchstabe "G" durch einen Bindestrich mit dem Begriff "mode" verbunden.
Dies habe keinen Einfluss auf das Klangbild. Auf der Ebene des Schriftbil-
des führe dies lediglich zu geringfügigen Unterschieden. Auch der Um-
4stand, dass das angefochtene Zeichen im Unterschied zur Widerspruchs-
marke in Grossbuchstaben gehalten sei, sei aus markenrechtlicher Sicht
nicht prägend. Den Begriffen "G-mode" bzw. "GMODE" könne keine lexiko-
grafisch nachgewiesene bzw. sonstige klar verständliche Bedeutung bei-
gemessen werden. Da die Abweichungen zwischen den zwei Zeichen so
geringfügig seien, dass sie von den Verkehrskreisen im verschwommenen
Erinnerungsbild kaum wahrgenommen würden, sei folglich von starker Zei-
chenähnlichkeit auszugehen. Beide Zeichen seien zudem für hochgradig
gleichartige Waren registriert worden. Aus diesen zwei Gründen sei eine
Verwechslungsgefahr zu bejahen.
F. Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin am 30. Januar
2006 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. In der in französischer
Sprache redigierten Eingabe beantragt die Beschwerdeführerin die Aufhe-
bung der angefochtenen Verfügung und die Abweisung des Widerspruchs,
unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beschwerdegegne-
rin. Zur Begründung führt sie im Wesentlichen aus, entgegen der Meinung
der Vorinstanz seien die von ihrer Marke beanspruchten Produkte der
Klasse 9 weder identisch noch gleichartig mit den von der Marke der Be-
schwerdegegnerin beanspruchten Produkten der Klasse 9. Der Umstand,
dass die Liste der beanspruchten Produkte von den zwei Marken eng defi-
niert sei, genüge an sich schon, um einerseits zu bejahen, dass es sich um
zwei bestimmte Kategorien von Produkten handle bzw. um andererseits
jede sich aus der Klassifikation und dem Produktebereich der Vergleichs-
produkte ergebende Gleichartigkeit auszuschliessen. Eine Reihe von Indi-
zien könne die Unterschiede zwischen den von den Parteien beanspruch-
ten Produkten hervorheben: diese erfüllten nicht dieselbe wirtschaftliche
Funktion, sie seien nicht substituierbar und verfolgten unterschiedliche Zie-
le, ihre Produktion erfordere unterschiedliche technische Verfahren und ein
unterschiedliches Savoir-Faire, diese seien nicht zu identischen Zwecken
benutzt, sie entsprächen nicht denselben Bedürfnissen, sie richteten sich
nicht an dieselben Verkehrskreise (die Beschwerdegegnerin sei im Bereich
der Videospiele tätig, welche sich vor allem an ein junges Publikum richte-
ten, währenddem die Beschwerdeführerin im hoch spezialisierten Bereich
der Maschinenanlage, der Fabrikationssysteme sowie der Systeme zur Be-
handlung von Halbleitern agiere). Zudem seien die Produkte der Parteien
weder von denselben Kanälen vertrieben noch an denselben Orten ver-
kauft.
Hinsichtlich der von der Beschwerdegegnerin beanspruchten Produkten in
den Klassen 41 und 42 stellten diese nicht die logische Folge des Ange-
bots der Produkte, welche die Beschwerdeführerin auf den Markt bringe,
dar. Ebenso wenig befänden sich diese in einem engen Verhältnis zuein-
ander. Infolgedessen sei die Gleichartigkeit zwischen den Produkten mit
der Marke der Beschwerdeführerin und den Dienstleistungen mit der Mar-
ke der Beschwerdegegnerin zu verneinen. Da die Gleichartigkeit der Pro-
dukte und Dienstleistungen nicht gegeben sei, sei es nicht mehr erforder-
5lich die Ähnlichkeit der Zeichen zu prüfen, denn eine Verwechslungsgefahr
sei von Anfang an ausgeschlossen. Zur Wahrung der Rechte der Be-
schwerdeführerin sei trotzdem anzuführen, dass die vorliegend zu beurtei-
lenden Marken nicht identisch seien, weil die Marke der Beschwerdegeg-
nerin aus dem Buchstabe G bestehe, welcher vom Wort "MODE" durch ei-
nen Bindestrich getrennt sei. Aufgrund dieser Interpunktion bilde G-MODE
eine zusammengesetzte Bezeichnung und zwar nicht nur unter dem visu-
ellen Aspekt, sondern auch in phonetischer Hinsicht, da der Buchstabe "G"
klar vom Rest der Marke getrennt sei und getrennt auszusprechen sei. Die
angefochtene Marke bilde indessen eine einzige Einheit, sowohl in visuel-
ler als auch in phonetischer Hinsicht.
Schliesslich stellt sich die Beschwerdeführerin auf den Standpunkt, dass
eine Verwechslungsgefahr in keiner Weise wahrscheinlich sei. Wie bereits
erklärt, seien die Endabnehmer der von den hier relevanten Marken bean-
spruchten Produkte und Dienstleistungen völlig verschieden. Die Bezeich-
nung der Marke beider Parteien seien eng umschrieben worden, um diese
Unterschiede zu widerspiegeln. Diese Unterscheidung, zusammen mit der
aufgezählten Reihe von Indizien, ist nach Ansicht der Beschwerdeführerin
hinreichend, um jede direkte oder indirekte Verwechslungsgefahr unter
den Marken zu vermeiden.
G. Mit Schreiben vom 30. März 2007 reichte die Vorinstanz die Vorakten ein,
erklärte ihren Verzicht, eine Stellungnahme einzureichen und unter Hin-
weis auf die angefochtene Verfügung beantragte sie die kostenfällige Ab-
weisung der Beschwerde.
H. Mit Stellungnahme vom 27. April 2007 beantragt die Beschwerdegegnerin
die vollumfängliche Abweisung der Beschwerde, unter Kosten- und Ent-
schädigungsfolge zulasten der Beschwerdeführerin. Zur Begründung führt
sie aus, entgegen der Meinung der Beschwerdeführerin seien die Produkte
der Widerspruchsmarke in der Klasse 42 keineswegs auf bestimmte An-
wendungsbereiche eingeschränkt. Für die Beurteilung des produktebezo-
genen Schutzumfangs der Marke sei im Widerspruchsverfahren aus-
schliesslich das eingetragene Produkteverzeichnis massgeblich. Die er-
wähnten Waren und Dienstleistungen umfassten beidseitig solche, welche
im Zusammenhang mit der Herstellung von Halbleitern verwendet würden.
Die Beschwerdegegnerin beanstandet, dass die Beschwerdeführerin die
Gleichartigkeit zwischen den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke in
der Klasse 42 und den Produkten der angefochtenen Marke in der Klasse
9 mit dem Argument verneine, die Dienstleistungen stellten keine logische
Folge des Angebots dar und die Vergleichsprodukte stünden nicht in ei-
nem engen Zusammenhang im Sinne eines wirtschaftlichen Gesamtange-
bots. Die Voraussetzungen der Produktegleichartigkeit seien klarerweise
zu bejahen, wenn sich computerspezifische Dienstleistungen einerseits
und Computerhardware und -software andererseits gegenüberstünden.
6Auch in den von der Beschwerdeführerin vorgebrachten Indizien, welche
ihrer Ansicht nach gegen eine Gleichartigkeit der Produkte sprächen, liege
eine Übereinstimmung zwischen den Vergleichsprodukten vor. Sie dienten
denselben wirtschaftlichen Bedürfnissen, richteten sich an dieselben Ab-
nehmerkreise, und gründeten auf demselben bzw. eng verwandten techni-
schen und kommerziellen Know-How.
Es sei hinsichtlich der von der Beschwerdeführerin verneinten Gleichartig-
keit zwischen den Waren der Widerspruchsmarke in der Klasse 9 und den
Waren der angefochtenen Marke in derselben Klasse hinzuweisen, dass
gemäss Praxis Software- und Hardwareprodukte unabhängig von ihrem
Anwendungsgebiet als untereinander gleichartig gälten, da sich die Her-
steller von Softwareprodukten typischerweise nicht auf ein bestimmtes An-
wendungsgebiet beschränkten, sondern Software für verschiedenste An-
wendungsbereiche herstellten und vertrieben.
Weiter macht die Beschwerdegegnerin geltend, der von der Beschwerde-
führerin erwähnte Unterschied zwischen den Vergleichsmarken (Binde-
strich in der Widerspruchsmarke G-Mode) sei bedeutungslos. Da die Mar-
ke GMODE phonetisch kaum auszusprechen sei, würden die Abnehmer
auch diese Marke unwillkürlich in zwei Bestandteile zerlegen und sie als
Einzelbuchstabe "G", gefolgt vom Wort "MODE" aussprechen und in Erin-
nerung behalten. Überdies sei die Einfügung bzw. Weglassung eines Bin-
destrichs ein derart kleiner Unterschied, dass die Abnehmer ohne weiteres
die Zeichen G-mode und GMODE als identische Zeichen auffassen wür-
den.
Aus der ausgeprägten Produktegleichartigkeit der Produkte der Wider-
spruchs- und der angefochtenen Marke sowie aus der Zeichenidentität der
Vergleichsmarke resultiere mithin klar eine Verwechslungsgefahr.
I. Auf die Durchführung einer mündlichen und öffentlichen Verhandlung ha-
ben die Parteien stillschweigend verzichtet.
Auf die dargelegten und weitere Vorbringen der Parteien wird, soweit sie
rechtserheblich sind, in den Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge-
gen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31
f. und 33 lit. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG,
SR 173.32]).
Die Beschwerdeführerin hat am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenom-
men und ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt. Sie hat
zudem ein als schutzwürdig anzuerkennendes Interesse an deren Aufhe-
7bung und Änderung, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert ist (Art. 48
Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahrens vom 20. De-
zember 1968, VwVG, SR 172.021). Eingabefrist und -form sind gewahrt
(Art. 50 und 52 Abs. 1 VwVG), die Vertreterin hat sich rechtsgenüglich
ausgewiesen (Art. 11 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgemäss be-
zahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen
liegen vor.
Auf die Verwaltungsbeschwerde ist daher einzutreten.
2. Am 1. Januar 2007 ist Art. 33a VwVG in Kraft getreten. Nach Abs. 2 dieser
Bestimmung ist für das Beschwerdeverfahren die Sprache des angefochte-
nen Entscheids massgebend. Vorliegendenfalls wurde das Widerspruchs-
verfahren vor der Vorinstanz auf Deutsch durchgeführt, weshalb auch der
vorliegende Entscheid in deutscher Sprache zu erlassen ist. An diesem Er-
gebnis vermag der Umstand, dass die Beschwerdeführerin ihre Eingaben
sowohl im Widerspruchs- als auch im vorliegenden Beschwerdeverfahren
in französischer Sprache eingereicht hat, nichts zu ändern. Im Übrigen hat
die Beschwerdeführerin auch keine Einwände gegen Deutsch als Verfah-
renssprache erhoben.
3. Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die einer älteren Marke
ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen wie
diese bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt
(Art. 3 Abs. 1 lit. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992
[MSchG, SR 232.11]). Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr richtet
sich nach der Ähnlichkeit der Zeichen im Erinnerungsbild des Letztabneh-
mers (BGE 121 III 377 E. 2a S. 378 – Boss; BGE 119 II 473 E. 2d S. 477 –
Radion) und nach der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen, für
die die Marken eingetragen sind.
Ob zwischen der Widerspruchsmarke und der angefochtenen Marke eine
Verwechslungsgefahr besteht, ist aus der Sicht der massgeblichen Ver-
kehrskreise zu beurteilen, welche die Marken in ihrem Erinnerungsbild
auseinanderhalten können sollen (BGE 121 III 378 E. 2a Boss, 119 II 477
E. 2d Radion). Zwischen der Zeichenähnlichkeit und der Gleichartigkeit der
Waren und Dienstleistungen als Kriterien der Verwechslungsgefahr be-
steht eine Wechselwirkung: An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso
höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Waren oder Dienstleis-
tungen der zu vergleichenden Marken sind, und umgekehrt (LUCAS DAVID, in:
Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz / Mus-
ter- und Modellgesetz, Basel 1999, MSchG Art. 3, N. 8).
84. Gleichartigkeit liegt vor, wenn die massgeblichen Abnehmerkreise auf den
Gedanken kommen können, die unter Verwendung ähnlicher Marken an-
gebotenen Waren oder Dienstleistungen (mögen sie auch von einander
völlig verschieden sein und unterschiedlichen Zwecken dienen) würden an-
gesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus demselben
Unternehmen stammen oder zumindest unter der Kontrolle des gemeinsa-
men Markeninhabers hergestellt (DAVID, a.a.O., MSchG Art. 3, N. 35). Nach
MARBACH ist letztlich immer die Frage ausschlaggebend, ob das eine Ange-
bot als die marktlogische Folge des anderen wahrgenommen wird (E.
MARBACH, Gleichartigkeit - ein markenrechtlicher Schlüsselbegriff ohne Kon-
turen?, ZSR 2001, 268). Für das Bestehen gleichartiger Waren sprechen
dabei insbesondere Übereinstimmungen zwischen den Herstellungsstätten
der Waren, dem fabrikationsspezifisch erforderlichen Know-how, den Ver-
triebskanälen, den Abnehmerkreisen und dem Verwendungszweck der
Waren, deren Substituierbarkeit, verwandte oder gleiche technologische
Indikationsbereiche und das Verhältnis von Hauptware und Zubehör
(RKGE in sic! 2004 S. 864 E. 6 Harry/Harry's Bar, sic! 2006 S. 36 E. 5 Kä-
serosette). Eher gegen das Vorliegen von Gleichartigkeit sprechen ge-
trennte Vertriebskanäle innerhalb derselben Käuferschicht sowie das Ver-
hältnis von Hilfsware oder Rohstoff zu Haupt-, Zwischen- oder Fertigware
(RKGE in sic! 2004 S. 864 E. 6 Harry/Harry's Bar; Eugen Marbach, Gleich-
artigkeit - ein markenrechtlicher Schlüsselbegriff ohne Konturen?, Zeit-
schrift für Schweizerisches Recht [ZSR], 2001, S. 264 ff.).
5. Im vorliegenden Fall geht es um zwei Wortmarken. Die Widerspruchsmar-
ke wird für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 41 und 42 bean-
sprucht, die angefochtene Marke ist indessen für Waren der Klasse 9 re-
gistriert.
5.1 Die Rekurskommission für geistiges Eigentum hat die Praxis der Vorins-
tanz, wonach sie die Gleichartigkeit zwischen Computerhardware (Daten-
verarbeitungsgeräte) und Computersoftware (Datenverarbeitungsprogram-
me) mit der Begründung bejaht, dass zwischen den beiden ein enger
Sachzusammenhang bestehe, als gerechtfertigt erachtet (vgl. auch mit Be-
zug auf die nachstehenden Ausführungen RKGE in sic! 2005 S. 581 E. 4
"Global Sources" (fig.) / "Global Source", RKGE in sic! 2005 S. 296 E. 4
"Onyx" / "Onyx (fig.)"). Es ist demnach davon auszugehen, dass es sich
bei Computer und Computer-Software um Waren handelt, die eng zusam-
mengehören, indem sie sich gegenseitig zu einem funktionsfähigen Pro-
dukt ergänzen und oft als Einheit verkauft werden können. Abnehmerkrei-
se und Vertriebsstätte sind oft dieselben. Werden Computer und Compu-
ter-Software unter identischen oder ähnlichen Marken angeboten, so liegt
es auf der Hand, dass das Publikum auf eine gemeinsame Herkunft
schliessen könnte. Massgebend erscheint die Beziehungsnähe des im Re-
gister eingetragenen Waren- und Dienstleistungskatalogs und weniger der
Umstand, dass sich die Waren im Rahmen des konkreten Vertriebs auch
an unterschiedliche Abnehmerkreise, im einen Fall an Hersteller von Hard-
9ware, im anderen Fall an Anwender und Konsumenten, richten können
(vgl. hierzu auch die nachfolgenden Ausführungen unter E. 5. 3 zur Mass-
geblichkeit des Registereintrags).
5.2 Nicht anders verhält es sich im vorliegenden Fall. Aufgrund des engen Zu-
sammenhangs zwischen der mit der Widerspruchsmarke beanspruchten
"Software in Form von Bildern und Tönen" (Kl. 9) und den mit der ange-
fochtenen Marke beanspruchten "matériel informatique" sowie "systèmes
de commande électroniques et systèmes de commande
électromécanique", worunter in beiden Fällen Computer-Hardware zu ver-
stehen ist (vgl. /wiki/Mat%C3%A9riel_informatique ,
), ist eine Gleichartigkeit der Waren im Sinne der zitierten
Praxis zu bejahen. Wie die Vorinstanz im angefochtenen Entscheid korrekt
darlegte, bestehen hinsichtlich des produktespezifischen Herstellungs-
Know-How enge markenrechtlich relevante Berührungspunkte, welche für
eine Gleichartigkeit sprechen.
Des Weiteren ist mit der Vorinstanz festzuhalten, dass zwischen der mit
der Widerspruchsmarke beanspruchten "Software, in Form von Bildern und
Tönen" (Kl. 9) und den mit der angefochtenen Marke beanspruchten "logi-
ciels informatiques" (Kl. 9), was im Übrigen der französischen Bezeich-
nung für Software entspricht, eine hochgradige Gleichartigkeit bestehen
dürfte, die bei Warenübereinstimmung sogar zu Warenidentität führen
könnte.
Auch zwischen den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Dienstleis-
tungen der Klasse 42, namentlich Computerprogrammierung, und den mit
der angefochtenen Marke beanspruchten Waren der Klasse 9 ist eine
Gleichartigkeit zu bejahen, da der Konsument Ware und Dienstleistung als
wirtschaftlich sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen beziehungsweise
das eine Angebot als die marktlogische Folge des anderen betrachten
kann (E. MARBACH, Gleichartigkeit - ein markenrechtlicher Schlüsselbegriff
ohne Konturen?, ZSR 120/2001, 267 f.). Berührungspunkte ergeben sich
hier im Allgemeinen aus dem engen Zusammenhang und der Nähe, die
Soft- und Hardware für die Abnehmer haben (vgl. vorne E. 5.1. m. w. H.),
insbesondere aus dem Umstand, dass die Waren und Dienstleistungen der
hier zur Diskussion stehenden Marken unter anderem im Zusammenhang
mit der Herstellung von Halbleitern verwendet werden.
Die Beschwerdeführerin verneint eine marktlogische Folge des Angebots
zwischen den Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 42 unter
Hinweis auf den Entscheid der RKGE in Sachen Visart / Visarte. (sic! 2003
S. 343-345). Diesem Entscheid lag allerdings ein mit dem vorliegenden
Fall nicht vergleichbarer Sachverhalt zugrunde, denn es handelte sich dort
nicht um den Zusammenhang zwischen Soft- und Hardware, sondern zwi-
schen Werbung und Drucksachen. Aus diesem Umstand kann die Be-
schwerdeführerin nichts zu ihren Gunsten ableiten.
10
Gemäss Praxis der RKGE ist Computer-Software (und in diesem Sinne
auch deren französische Bezeichnung "logiciels informatiques") als Ware
notwendigerweise das Ergebnis eines Herstellungsvorgangs, der als
Dienstleistung mit "Erstellen von Computerprogrammen" und wie vorlie-
gend "Computerprogrammierung" umschrieben werden kann, womit ein
unmittelbarer Zusammenhang zwischen Ware und dieser Dienstleistung
gegeben ist (vgl. RKGE in sic! 2005 S. 296 E. 5 i. f. ). Damit können Kon-
sumenten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 42 als wirt-
schaftlich sinnvolles Leistungspaket auffassen.
Nach dem Gesagten ist die Gleichartigkeit zwischen den mit der angefoch-
tenen Marke beanspruchten Produkten und den mit der Widerspruchsmar-
ke beanspruchten Waren und Dienstleistungen gegeben.
5.3 Die von der Beschwerdeführerin in diesem Zusammenhang erhobenen Rü-
gen vermögen an diesem Ergebnis nichts zu ändern. Da die Gleichartigkeit
aus der Sicht der Abnehmerkreise zu beurteilen ist, welche von der Eintei-
lung der Waren und Dienstleistungen in Klassen grundsätzlich keine
Kenntnis haben dürften, kann das Argument der Beschwerdeführerin nicht
gehört werden, wonach der Umstand, dass die Liste der beanspruchten
Produkte von den zwei Marken eng definiert sei, an sich schon genüge,
um eine Gleichartigkeit auszuschliessen. Nach ständiger Praxis des Bun-
desgerichts und der RKGE wird der Klasseneinteilung kaum Bedeutung für
die Beurteilung der Gleichartigkeit beigemessen (vgl. RKGE in sic! 2005 S.
296 E. 5 m. w. H.).
Ebenso irrelevant für die Prüfung der Gleichartigkeit von Waren und
Dienstleistungen ist das von der Beschwerdeführerin geltend gemachte
unterschiedliche Einsatzgebiet. In dieser Hinsicht hatte die RKGE bereits
erkannt, dass allein der Registereintrag massgebend für die Frage ist, ob
Marken den Schutz für gleichartige bzw. identische Waren beanspruchten
(vgl. RKGE in sic! 2006 S. 763 f. CLS / C.S.I., E. 3 und Regeste 1).
Auch mit dem Einwand, die zu vergleichenden Marken beanspruchten Wa-
ren und Dienstleistungen mit verschiedenem Verwendungszweck, vermag
die Beschwerdeführerin nicht durchzudringen. Dass Software für unter-
schiedliche Verwendungszwecke gebraucht wird, schliesst lediglich die
Annahme einer Warenidentität, nicht aber der Warengleichartigkeit aus.
Demnach kann Software nicht je nach Einsatzzweck als unterschiedliches
Produkt aufgefasst werden (vgl. Entscheid der RKGE vom 22. Juni 2005
MA-WI 49/05 SAFETY NET / SAFEDNET E. 4 i. f.).
6. Die Zeichenähnlichkeit beurteilt sich aufgrund des Gesamteindrucks, den
die sich gegenüberstehenden Marken in der Erinnerung der angesproche-
nen Verkehrskreise hinterlassen. Bei Wortmarken sind der Wortklang, das
Erscheinungsbild und gegebenenfalls deren Sinngehalt zu vergleichen.
Markenzeichen sind schon dann ähnlich, wenn sie nur in einem einzigen
11
der aufgezählten Aspekte übereinstimmen (DAVID, a.a.O., MSchG, Art. 3,
N. 17). Bei all dem ist zu berücksichtigen, dass das angesprochene Publi-
kum die Zeichen in der Regel nicht gleichzeitig vor sich hat. Deshalb ist
auf den von den Marken ausgehenden Erinnerungseindruck abzustellen,
der wesentlich vom Erscheinungsbild der kennzeichnungskräftigen Mar-
kenelemente geprägt wird. Die unveränderte Übernahme prägender, kenn-
zeichnungskräftiger Bestandteile begründet in der Regel eine Verwechs-
lungsgefahr (BGer in sic! 2001 S. 408 ff. Jaguar, RKGE in sic! 2006 S. 858
E. 6 Puma, AppHof BE in sic! 1997 S. 574 E. 3 Butterverpackung, RKGE
in Schweizerische Mitteilungen über Immaterialgüterrecht [SMI], 1995 S.
324 E. 3b Avenir/Avenit).
7. Die zu vergleichenden Marken setzen sich aus identischen Buchstaben zu-
sammen und unterscheiden sich lediglich dadurch, dass bei der Wider-
spruchsmarke der Beschwerdegegnerin der Anfangsbuchstabe "G" durch
einen Bindestrich vom Begriff "mode" getrennt ist und bei der angefochte-
nen Marke die Zeichen in Grossbuchstaben und zusammen geschrieben
werden. Diese Unterschiede sind aus markenrechtlicher Sicht irrelevant.
Der Bindestrich ist bei der Aussprache der Widerspruchsmarke nicht hör-
bar (sic! 2001 S. 645). Unterschiede bezüglich Gross- und Kleinbuchsta-
ben bewirken keinen rechtlich relevanten Unterschied des Schriftbilds
(MSchG-Willi Nr. 81 ad Art. 3). Auf der Ebene des Sinngehalts kann von
beiden Marken behauptet werden, dass sie keine klar verständige Bedeu-
tung aufweisen. Eine solche kann ebenso wenig den einschlägigen Lexika
entnommen werden, wie dies die Vorinstanz zu Recht erkannt hat. Auf-
grund der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft beider Marken liegt es
auf der Hand, dass die Anwendung beider Marken auf dem Markt zu einer
Verwechslungsgefahr führen könnte. Vorliegend sind der Wortklang und
das Schriftbild der zu vergleichenden Marken ausgesprochen ähnlich. Eine
unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen den strittigen Zeichen ist da-
her zu bejahen.
8. Aufgrund der starken Zeichenähnlichkeit (vgl. vorne E. 7) und der anzu-
nehmenden, teils hochgradigen Warengleichartigkeit (vgl. vorne E. 5) ist
eine Verwechslungsgefahr zwischen beiden Marken gegeben.
9. Die Beschwerde ist damit abzuweisen und die angefochtene Verfügung zu
bestätigen. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens sind bei diesem Aus-
gang des Verfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen und mit dem
geleisteten Vorschuss zu verrechnen (Art. 63 Abs. 1 und 4 VwVG).
10. Die Spruchgebühr des Beschwerdeverfahrens (Gerichtsgebühr) ist nach
Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung finan-
zieller Lage der Parteien zu bestimmen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2
Abs. 1 des Reglements vom 11. Dezember 2006 über die Kosten und Ent-
schädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht, VGKE, SR 173.320.2).
12
Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein
Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE). Im Widerspruchsbeschwerde-
verfahren besteht dieser Streitwert vor allem im Schaden der beschwerde-
führenden Partei im Fall einer Markenverletzung durch die angefochtene
Marke. Es würde allerdings zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den
geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken,
wenn dafür stets konkrete Aufwandsnachweise im Einzelfall verlangt wür-
den. Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Umfang der
Streitsache darum nach Erfahrungswerten auf Fr. 40'000.-- festzulegen
(JOHANN ZÜRCHER, Der Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbspro-
zess, sic! 2002, 505; LEONZ MEYER, Der Streitwert in Prozessen um Immate-
rialgüterrechte und Firmen, sic! 200, 559 ff.; LUCAS DAVID, Der Rechtsschutz
im Immaterialgüterrecht, SIWR I/2, 2. Aufl. Basel 1998, S. 29 f.).
11. Der anwaltlich vertretenen Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdeführe-
rin eine Parteientschädigung zu bezahlen (Art. 64 Abs. 1 VwVG).
Die Eingaben der Beschwerdegegnerin ans Bundesverwaltungsgericht be-
schränken sich auf das Fristverlängerungsgesuch vom 3. April 2007 sowie
auf die Beschwerdeantwort. Trotz der von der Beschwerdegegnerin mit (al-
lerdings nicht detaillierter) Kostennote vom 27. April 2007 geltend gemach-
ten Fr. 3 500.- erscheint daher eine Parteientschädigung im Umfang von
Fr. 2 500.- als angemessen (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 14 VGKE).
12. Dieser Entscheid unterliegt keiner Beschwerde ans Bundesgericht und ist
daher rechtskräftig (Art. 73 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht
vom 17. Juni 2005 [Bundesgerichtsgesetz, BGG; 173.110]).
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1. Die Beschwerde wird abgewiesen und die angefochtene Verfügung wird
bestätigt.
2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens von Fr. 4 000.- werden der Be-
schwerdeführerin auferlegt und mit dem am 20. Februar 2007 geleisteten
Kostenvorschuss von Fr. 4 000.- verrechnet.
3. Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine Parteientschä-
digung von Fr. 2 500.- zu bezahlen.
13
4. Dieses Urteil wird eröffnet:
- der Beschwerdeführerin (eingeschrieben, mit Beilagen)
- der Beschwerdegegnerin (eingeschrieben)
- der Vorinstanz (Ref-Nr. Widerspruchsverfahren Nr. 8063)
(eingeschrieben, mit Beilagen)
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
Francesco Brentani Corrado Bergomi
Versand am: 16. August 2007