Abtei lung II
B-763/2007
{T 0/2}
Urteil vom 5. November 2007
Mitwirkung: Richter Francesco Brentani (Vorsitz), Richterin Maria
Amgwerd, Richter Bernard Maitre (Abteilungspräsident);
Gerichtsschreiber Corrado Bergomi.
X._______,
vertreten durch Marken- und Designberater Adrian Zimmerli, Zimmerli, Wagner
& Partner AG, Löwenstrasse 19, Postfach, 8021 Zürich,
Beschwerdeführerin
gegen
Y._______,
vertreten durch Fürsprecher Dr. Jürg Simon, Bleicherweg 58, 8027 Zürich,
Beschwerdegegnerin,
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum, Einsteinstrasse 2, 3003
Bern,
Vorinstanz
betreffend
Widerspruchsverfahren Nr. 3271 CH-Marke Nr. 367 411 K.SWISS (fig.) c.
CH-Marke Nr. 455 720 K SWISS (fig.).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Sachverhalt:
A. Die schweizerische Marke Nr. 455 720 "K SWISS" (fig.) der Beschwerde-
gegnerin wurde im Schweizerischen Handelsblatt (SHAB) Nr. 232 vom
30. November 1998 publiziert. Die Marke sieht wie folgt aus:
und wurde für folgende Waren registriert:
Klasse 9:
Brillen;
Klasse 18:
Sporttaschen, Reisetaschen, Rucksäcke, Schirme;
Klasse 24:
Frotteewäsche, Bettwäsche, Tücher und Badetücher;
Klasse 25:
Schuhe, Sportschuhe, Freizeitschuhe; Bekleidung und Sportbekleidung,
insbesondere Jacken und Mäntel, Hosen, Shorts, Lauf- und Trainingsan-
züge, T-Shirts, Sweatshirts, Pullover, Strickjacken, Hemden, Socken, Un-
terziehwäsche, Kopfbänder, Badeanzüge, Mützen und Hüte, Krawatten,
Gürtel, Hosenträger, Handschuhe;
Klasse 28:
Sportartikel aller Art, insbesondere Bälle, Tennisbälle, Golfbälle, Tennis-
schläger, Golfschläger, Fitnessgeräte;
alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft.
B. Am 1. März 1999 erhob die Beschwerdeführerin Widerspruch gegen diese
Eintragung. Sie stützte sich dabei auf ihre schweizerische Marke Nr. 367
411 "K.SWISS" (fig.):
3Diese ist für folgende Waren eingetragen:
Klasse 25:
Sportbekleidungen, nämlich Oberkörperbekleidungen, T-Shirts, kurzärme-
lige Hemden und Pullover, Hosen, Shorts, Strumpfhosen, Trainingsanzü-
ge, Athletikschuhe, Wanderschuhe, Freizeitschuhe, alle vorgenannten
Produkte schweizerischer Herkunft.
Die Beschwerdeführerin führte zur Begründung aus, dass in Bezug auf
Waren der Klasse 25 Warenidentität bzw. ein hohes Mass an Gleichartig-
keit bestehe. In Bezug auf Waren der Klassen 9, 18, 24 und 28 machte sie
geltend, dass es heutzutage üblich sei, dass Modedesigner neben der Be-
kleidung auch in andere Warensegmente diversifizieren würden, so dass
auch in diesem Fall von Gleichartigkeit ausgegangen werden könne. Des
Weiteren seien die beiden Marken völlig identisch. Eine Verwechslungsge-
fahr sei sowohl bei Warenidentität als auch bei -Gleichartigkeit gegeben.
Mit Verfügung vom 18. März 1999 lud die Vorinstanz die Beschwerdegeg-
nerin zur Stellungnahme ein. Am 22. Mai 2000 beantragte die Beschwer-
deführerin eine Sistierung des Widerspruchsverfahrens, da sich beide Par-
teien in Vergleichsverhandlungen befänden.
Mit Verfügung vom 24. Mai 2000 forderte die Vorinstanz die Beschwerde-
gegnerin zur Stellungnahme bezüglich der Sistierung des Verfahrens und
teilte mit, dass ohne Stellungnahme dem Gesuch der Beschwerdeführerin
stattgegeben und das Verfahren auf unbestimmte Dauer sistiert würde.
Mit Schreiben vom 23. Oktober 2003 bat die Vorinstanz die Beschwerde-
führerin um Mitteilung, ob die Sistierung aufgehoben werden könne.
Mit Schreiben vom 2. Dezember 2003 teilte die Beschwerdeführerin mit,
dass sie in Kürze über das weitere Vorgehen orientieren werde.
Nachdem die Vorinstanz mit Schreiben vom 15. Juli 2004 die Beschwerde-
führerin um Mitteilung gebeten hatte, ob die Sistierung aufgehoben werden
könne, antwortete diese mit Brief vom 2. August 2004, dass die Verhand-
lungen zwischen den Parteien noch andauern würden, weshalb die Sistie-
4rung des Verfahrens weiterhin aufrecht zu erhalten sei.
Mit Fax vom 21. November 2005 informierte die Beschwerdegegnerin die
Vorinstanz über den Wechsel ihres Vertreters.
Mit Schreiben vom 19. Dezember 2005 beantragte die Beschwerdegegne-
rin die Aufhebung der Sistierung und machte den Nichtgebrauch der Wi-
derspruchsmarke geltend.
Mit Replik vom 31. Mai 2006 reichte die Beschwerdeführerin Belege ein,
die den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft
machen sollten. Hinsichtlich der Geschäftsverhältnisse zur Beschwerde-
gegnerin führte sie ergänzend aus, diese habe die angefochtene Marke in
der Absicht hinterlegt, ihre Verhandlungsposition in der Rolle als (von der
Beschwerdeführerin) Belieferte sowie Know-How- und Markenlizenzneh-
merin zu stärken, nachdem bisher erst über die ebenfalls eigenmächtig
vorgenommene Hinterlegung einer reinen Wortmarke KÜNZLI K-SWISS
(CH-Reg. 385.031 und Int. Reg. 580.146) diskutiert worden sei. Auch habe
die Beschwerdegegnerin versucht, ohne jegliche Beweisgrundlage ein Ex-
klusivitätsrecht abzuleiten. In dieser Hinsicht verwies die Beschwerdefüh-
rerin auf die Verfügung des Handelsgerichts des Kantons Aargau vom
5. September 2005, mit welcher dieses erkannte, dass die Beschwerde-
gegnerin nicht habe glaubhaft machen können, dass ein Vertrag zwischen
den Parteien bestehe bzw. wie der konkrete Inhalt eines solchen in Bezug
auf die Vertriebsexklusivität aussehe. Die Beschwerdeführerin vertritt die
Ansicht, auch im Falle der Einräumung eines Exklusivrechtes zum Vertrieb
der Erzeugnisse und zum Gebrauch der Marke der Beschwerdeführerin
wäre die Beschwerdegegnerin ohne ausdrückliche Autorisierung nicht zur
Eintragung der Marke der Beschwerdeführerin im eigenen Namen berech-
tigt gewesen. Diese Druckversuche und die Uneinsichtigkeit der Beschwer-
degegnerin hätten zum Abbruch der Einigungsbemühungen während der
Sistierung des Widerspruchsverfahrens geführt. Das faktische Vertragsver-
hältnis habe es aber ermöglicht, dass einerseits die Beschwerdegegnerin
mit der Widerspruchsmarke versehene Schuhe (zumeist chinesischer Her-
kunft) von der Beschwerdeführerin habe beziehen und in der Schweiz ab-
setzen können und andererseits die Beschwerdegegnerin mit der Wider-
spruchsmarke versehene Schuhe (schweizerischer Herkunft) im Auftrag
der Beschwerdeführerin hergestellt und an die niederländische Tochter der
Beschwerdeführerin exportiert habe.
Mit Duplik vom 14. August 2006 führte die Beschwerdegegnerin aus, dass
nicht alle Voraussetzungen des rechtserhaltenden Gebrauchs erfüllt seien,
weshalb der Widerspruch abzuweisen sei. Zum Geschäftsverhältnis mit
der Beschwerdeführerin wies sie im Wesentlichen darauf hin, die Be-
schwerdegegnerin habe während 4 Jahren Schuhe für die Beschwerdefüh-
rerin hergestellt und sei seit 1997 exklusiver Distributor für K-SWISS in der
Schweiz. Die von der Beschwerdegegnerin für die Beschwerdeführerin
hergestellten Schuhe seien für den Export an die niederländische Tochter-
5gesellschaft der Beschwerdeführerin bestimmt gewesen und seien auch an
diese geliefert worden.
C. Mit Entscheid vom 14. Dezember 2006 wies die Vorinstanz den Wider-
spruch ab. Zur Begründung hielt sie im Wesentlichen fest, der rechtsge-
nügliche Gebrauch der Widerspruchsmarke könne aufgrund der einge-
reichten Belege nicht als wahrscheinlich erachtet werden. Insbesondere
führte sie aus, wie die Beschwerdegegnerin richtig anerkannt habe, könne
sich die Beschwerdeführerin den Gebrauch der Marke durch die Lizenz-
nehmerin - in casu die Beschwerdegegnerin - anrechnen lassen. Doch füh-
re die Warenlieferung der Lizenznehmerin an die Tochtergesellschaft der
Beschwerdeführerin zu einem rein betriebsinternen Warenfluss, der nicht
als rechtserhaltend eingestuft werden könne, da es sich nicht um einen
Wirtschaftsverkehr mit Dritten handle. Des Weiteren werde auch nur der
Export an Dritte dem Gebrauch der Marke im Inland gleichgestellt, so dass
die Lieferung an eine ausländische Tochtergesellschaft für das Glaubhaft-
machen des Gebrauchs nicht in Betracht zu ziehen sei.
D. Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 29. Januar
2007 Beschwerde vor dem Bundesverwaltungsgericht und beantragte, un-
ter Kosten- und Entschädigungsfolge, die Aufhebung der angefochtenen
Verfügung, die Gutheissung des Widerspruchs sowie den Widerruf der
Eintragung der angefochtenen Marke CH-Nr. 455.720 K SWISS.
Die Beschwerdeführerin stellt sich auf den Standpunkt, dass alle Doku-
mente bei der Prüfung der Glaubhaftmachung des rechtsgenügenden Mar-
kengebrauchs in ihrer Gesamtheit und nicht isoliert zu würdigen seien, da
erst eine die verschiedenen Beweismittel verbindende Betrachtungsweise
die Zusammenhänge erkennen oder vermuten lasse. Weiter macht sie gel-
tend, die Beschwerdegegnerin habe die Widerspruchsmarke auf den in Li-
zenz fabrizierten Schuhen angebracht und an die holländische Distributi-
onsorganisation ausgeliefert. Es habe sich somit nicht um einen Waren-
fluss zwischen Konzerngesellschaften und auch nicht um einen betriebsin-
ternen Warenfluss gehandelt. Bei Exportmarken sei es völlig üblich, dass
eine ausländische (regional zuständige) Konzerngesellschaft als Zwi-
schenverteiler auftrete. Es sei selbstverständlich nicht die Idee des Ge-
setzgebers gewesen, das Institut der Exportmarke in all den Fällen nicht
wirksam werden zu lassen, in welchen die Ware nicht direkt, sondern indi-
rekt (über eine inländische oder ausländische Konzerngesellschaft) an
ausländische Dritte (Weiterverteiler oder Endabnehmer) gelange. Die
blosse Markierung der für den Export bestimmten Ware in der Schweiz sei
vielmehr ausreichend und rechtlich einem Gebrauch im schweizerischen
Wirtschaftsverkehr gleichgestellt. Die exportierten Schuhe seien vornehm-
lich in Benelux, Deutschland und Grossbritannien verkauft worden. Zur Un-
termauerung dieser Aussage reicht die Beschwerdeführerin neu Rechnun-
gen der niederländischen Distributionsorganisation an ihre Kunden ein
(Beilage 6 zur Beschwerde).
6Im Weiteren nahm die Beschwerdeführerin zur Würdigung ihrer Beilagen
durch die Vorinstanz Stellung. In diesem Zusammenhang reichte sie noch
einige Gebrauchsbelege ein, einschliesslich einige aus dem Jahr 2006,
welche zwar nicht aus dem relevanten Zeitraum stammten, aber dennoch
zur Ernsthaftigkeit der Markenbenutzung beitragen würden (Beilage 7 zur
Beschwerde). Die Beschwerdeführerin führt aus, die Auslieferung und der
Export der Schuhe an die niederländische Distributionsfirma zwecks Wei-
tervertrieb an Dritte stelle eine rechtsgenügende Markenbenutzung dar
und könne insbesondere nicht als betriebsinternen Warenfluss qualifiziert
werden. Diesbezüglich reicht die Beschwerdeführerin noch vier der
ausgelieferten Originalschuhe mit Originalverpackung ein, zusammen mit
einer entsprechend markierten Kopie der durch die Beschwerdegegnerin
eingereichten Zusammenstellung aller Verkäufe (Beilage 8 zur
Beschwerde). Ergänzend fügt die Beschwerdeführerin noch ein Original-T-
Shirt mit Kaufquittung ein (Beilage 9 zur Beschwerde).
E. Am 15. März 2007 verzichtete die Vorinstanz auf die Einreichung einer
Stellungnahme und beantragte unter Hinweis auf die angefochtene Verfü-
gung die Abweisung der Beschwerde.
F. Mit Beschwerdeantwort vom 27. April 2007 beantragt die Beschwerdegeg-
nerin die vollumfängliche Abweisung der Beschwerde, unter Kosten- und
Entschädigungsfolgen zulasten der Beschwerdeführerin. Die Beschwerde-
gegnerin vertritt die Auffassung, dass sich die Beschwerdeführerin den
Gebrauch ihrer Marke durch die Beschwerdegegnerin grundsätzlich an-
rechnen lassen könne. Die Warenlieferung der Beschwerdegegnerin an
die Tochtergesellschaft der Beschwerdeführerin führe aber lediglich zu ei-
nem rein betriebsinternen Warenfluss, der nicht rechtserhaltend sei. Wenn
die Beschwerdeführerin behaupte, es handle sich nicht um einen rein be-
triebsinternen Warenfluss, da es die Beschwerdegegnerin sei, welche die
Widerspruchsmarke auf den in Lizenz fabrizierten Schuhen angebracht
und an die holländische Tochtergesellschaft ausgeliefert habe, ändere dies
nichts daran, dass kein Wirtschaftsverkehr mit Dritten stattfinde. Allein dar-
auf komme es an. Ein Markengebrauch liege immer erst dann vor, wenn
die gekennzeichneten Waren ausserhalb des Unternehmens des Marken-
inhabers erhältlich seien. Denn Funktion einer Marke sei es, diese als Un-
terscheidungszeichen zur Identifikation von Waren unterschiedlicher Un-
ternehmen zu verwenden. Bei rein betriebs- oder konzerninternem Waren-
fluss liege daher kein markenmässiger Gebrauch vor.
Nach Ansicht der Beschwerdeführerin sei die blosse Markierung der für
den Export bestimmten Ware in der Schweiz ausreichend, um die Marke
rechtserhaltend zu gebrauchen, wobei sie sich auf ein entsprechendes Zi-
tat von Marbach berufe. Die Beschwerdeführerin verkenne jedoch, dass
Marbach sich nicht darüber äussere, wie der Fall zu behandeln sei, in dem
die Ware nach der Markierung nicht direkt an aussenstehende Dritte ge-
lange, sondern zunächst an eine Konzerngesellschaft weiter geleitet wer-
7de. Auch die Botschaft zum Markenschutzgesetz schweige sich zu dieser
Frage aus. Gemäss MSchG-Kommentar Willi müsse die Exportmarke nicht
in der Schweiz auf den Markt gelangen, wohl aber für Waren verwendet
werden, die von der Schweiz aus angeboten würden. Dies sei nicht der
Fall, wenn zuerst eine Lieferung an die niederländische Tochtergesell-
schaft der Beschwerdeführerin erfolge, denn die Waren würden erst von
den Niederlanden aus Dritten angeboten.
G. Mit Verfügung des Instruktionsrichters vom 2. Mai 2007 wurde die Ver-
nehmlassung der Vorinstanz sowie die Beschwerdeantwort der Beschwer-
degegnerin den übrigen Verfahrensbeteiligten zur Kenntnis gebracht. Die
Kopien der Beilage 6 zur Beschwerde wurden der Vorinstanz zugestellt.
Die Vorinstanz wurde explizit eingeladen, sich dahingehend zu äussern
und mitzuteilen, ob aus ihrer Sicht die im Beschwerdeverfahren neu
eingereichten Belege geeignet seien, den rechtserhaltenden Gebrauch der
Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen.
H. Auf Verlangen der Beschwerdeführerin wurden ihr am 7. Mai 2007 Kopien
der Beilagen 1-4 zur Beschwerdeantwort zugesandt.
I. Am 22. Mai 2007 verzichtete die Vorinstanz erneut auf die Einreichung
einer Stellungnahme und wiederholte ihren Antrag auf Abweisung der
Beschwerde.
Auf die dargelegten und weitere Vorbringen der Parteien wird, soweit sie
rechtserheblich sind, in den Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge-
gen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31,
32 und 33 lit. d des Bundesgesetzes über das Bundesverwaltungsgericht
vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).
Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung
durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Auf-
hebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert
(Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom
20. Dezember 1968, VwVG, SR 172.021). Eingabefrist und -form sind ge-
wahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde
fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), der Vertreter der Beschwerde-
führerin hat sich rechtsgenüglich ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwVG) und
die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 48 ff. VwVG).
Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
82. Der Inhaber einer älteren Marke kann gestützt auf Art. 3 Abs. 1 des Bun-
desgesetzes vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Her-
kunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG; SR 232.11) Widerspruch
gegen entsprechende Markeneintragungen erheben (Art. 31 Abs. 1
MSchG). Die Veröffentlichung der Eintragung der angefochtenen Marke er-
folgte am 30. November 1998, womit der am 1. März 1999 erhobene Wi-
derspruch rechtzeitig erfolgte (vgl. Art. 31 Abs. 2 MschG). Erweist sich ein
Widerspruch als begründet, so wird die Eintragung ganz oder teilweise wi-
derrufen, andernfalls wird der Widerspruch abgewiesen (Art. 33 MschG).
3. Gemäss Art. 11 Abs. 1 MSchG ist eine Marke geschützt, soweit sie im Zu-
sammenhang mit den Waren und Dienstleistungen gebraucht wird, für die
sie beansprucht wird. Hat der Inhaber eine Marke während des in Art. 12
Abs. 1 MSchG vorgesehenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gebraucht,
so kann er sein Markenrecht (vorbehältlich wichtiger Gründe für den Nicht-
gebrauch) nicht mehr geltend machen. Widersprechende haben anlässlich
des Widerspruchsverfahrens den Gebrauch der Widerspruchsmarke glaub-
haft zu machen, sobald die Gegenseite den Nichtgebrauch der älteren
Marke behauptet (Art. 32 MSchG).
Die Einrede des Nichtgebrauchs muss vom Widerspruchsgegner mit der
ersten Stellungnahme erhoben werden (Art. 22 Abs. 3 der Markenschutz-
verordnung vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR 232.111]). Die Be-
schwerdegegnerin machte den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke mit
Schreiben vom 19. Dezember 2005 geltend. Die Einrede des Nichtge-
brauchs ist nach Meinung der Vorinstanz rechtzeitig erfolgt, was von der
Beschwerdeführerin auch nicht bestritten ist. Es obliegt somit der Be-
schwerdeführerin, den Gebrauch ihrer Marke während der letzten fünf Jah-
re vor Erhebung der Einrede des Nichtgebrauchs, d. h. für die Zeitspanne
vom 19. Dezember 2000 bis 19. Dezember 2005, glaubhaft zu machen
(Art. 32 i. V. m. Art. 11 und 12 MSchG).
Glaubhaftmachen bedeutet, dass dem Richter aufgrund objektiver Anhalts-
punkte der Eindruck zu vermitteln ist, dass die in Frage stehenden Tatsa-
chen nicht bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind (sic! 2004 S. 38 f.).
Es braucht keine volle Überzeugung des Richters, doch muss er zumin-
dest die Möglichkeit, dass die behaupteten Tatsachen stimmen, höher ein-
schätzen als das Gegenteil (L. DAVID, Kommentar zum Markenschutzge-
setz, 2. Auflage, Basel 1999, MSchG 13 N 16).
Der rechtserhaltende Gebrauch der Marke setzt voraus, dass die Marke
nach Art einer Marke, in Zusammenhang mit den beanspruchten Waren
und Dienstleistungen, im Wirtschaftsverkehr, im Inland ernsthaft nach den
branchenüblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Han-
delns gebraucht wurde (CHRISTOPH WILLI, Kommentar zum Markenschutzge-
setz unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Marken-
rechts, Zürich 2002, N 9 ff. ad Art. 11).
9Als mögliche Belege für den Gebrauch dienen Urkunden (Rechnungen,
Lieferscheine) und Augenscheinsobjekte (Etikettenmuster, Verpackungen,
Kataloge, Prospekte). Zeugen können im Widerspruchsverfahren vor der
Vorinstanz keine einvernommen werden. Im Beschwerdeverfahren ist dies
möglich (CHRISTOPH WILLI, a. a. O.).
Alle Beweismittel müssen sich auf den massgeblichen Zeitraum vor der
Einrede des Nichtgebrauchs beziehen, was deren einwandfreie Datierbar-
keit voraussetzt. Undatierbare Belege können aber unter Umständen in
Kombination mit anderen, datierbaren Gebrauchsbelegen berücksichtigt
werden (vgl. den Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts vom 20. Au-
gust 2007 i.S. R. c. S. [B-7449/2006] E. 4 EXIT / EXIT ONE mit Hinweis
auf RKGE in sic! 2005, 754 E.4 Gabel/Kabel 1).
4. Als Gebrauch der Marke gelten auch der Gebrauch in einer von der Eintra-
gung nicht wesentlich abweichenden Form und der Gebrauch für die Aus-
fuhr (Art. 11 Abs. 2 MSchG).
Die Art der Benutzung muss es der Marke erlauben, von den Abnehmern
als Mittel zur Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen erkannt zu
werden; diesen Zweck kann sie nur erfüllen, wenn sie bestimmten Waren
und Dienstleistungen zugeordnet werden kann (MSchG-Willi, N 14 ad
Art. 11).
Grundsätzlich muss die Marke in der Schweiz gebraucht werden. Es gibt
zwei Ausnahmen vom Territorialitätsprinzip (vgl. MSchG-Willi, Nr. 33 ff. ad
Art. 11 MSchG; ERIC MEIER: L'obligation d'usage en droit des marques,
2005, S. 109 ff.; PHILIPPE GILLIÉRON: L'usage à titre de marque en droit suisse
in sic! 2005 Sonderheft S. 101-111, S. 108): Gemäss Art. 5 des Über-
einkommens vom 13. April 1892 zwischen der Schweiz und Deutschland
betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz (SR
0.232.149.136) wird der Gebrauch in Deutschland dem Gebrauch in der
Schweiz gleichgestellt. Dieser Aspekt ist für den vorliegenden Fall irrele-
vant, da es sich hier nicht um einen Gebrauch der Marke in Deutschland
handelt.
Die zweite Ausnahme betrifft den Gebrauch für den Export gemäss Art. 11
Abs. 2 MschG, was bedeutet, dass das Anbringen der Marke in der
Schweiz auf Waren oder auf der Verpackung von Waren, die ausschliess-
lich für den Export bestimmt sind, dem Gebrauch der Marke in der Schweiz
gleichgesetzt wird (Botschaft zu einem Bundesgesetz über den Schutz von
Marken und Herkunftsangaben vom 21. November 1990, BBl 1991 I,
S. 25). Eine Exportmarke liegt vor, wenn die Ware oder deren Verpackung
in der Schweiz mit der Marke versehen wird, bevor sie ins Ausland ver-
schickt werden, nicht aber wenn das Anbringen der Marke im Ausland er-
folgt und die Ware auf den Markt eines dritten Landes gebracht wird, ohne
durch die Schweiz zu reisen (E. MEIER, a. a. O., S. 114). Die Exportmarke
muss daher nicht in der Schweiz auf den Markt gelangen, wohl aber für
Waren und Dienstleistungen verwendet werden, die von der Schweiz aus
10
angeboten werden; die reine Auslandsbenutzung ist nicht rechtserhaltend
(MSchG-WILLI, N 35 ad Art. 11; EUGEN MARBACH, Die Exportmarke: eine
rechtliche Standortbestimmung in sic! 1997, S. 372-380, S. 379). Mit Be-
zug auf die Kennzeichnung von Exportwaren ist eine Markierung von Ware
oder Verpackung erforderlich; die blosse Verwendung der Exporttätigkeit
zum Beispiel auf Warenpapieren, Rechnungsformularen, etc. ist ungenü-
gend; nicht zwingend erforderlich ist, dass die Marke bereits in der
Schweiz auf der Ware körperlich angebracht wird (vgl. MARBACH, in sic!,
a. a. O., S. 379). Vorbereitungshandlungen, worunter namentlich die Her-
stellung von Kennzeichnungsmitteln, Werbematerialien sowie das Anbrin-
gen auf Verpackung und das Versenden von Warenmustern fallen, sind al-
lein nicht rechtserhaltend, sondern nur wenn die Verkaufstätigkeit tatsäch-
lich aufgenommen wird (MSchG-WILLI, N 28 f. ad Art. 11).
5. Der Gebrauch der Marke mit Zustimmung des Inhabers gilt als Gebrauch
durch diesen selbst (Art. 11 Abs. 3 MSchG). Das Gesetz stellt an die Form
der Zustimmung keine besonderen Anforderungen. Die Zustimmung kann
stillschweigend, etwa im Rahmen eines Konzernverhältnisses, oder ver-
traglich, z.B. auf der Grundlage eines Lizenzvertrags oder eines Distributi-
onsabkommens, erteilt werden. Von massgebender Bedeutung ist, dass
der Markenbenutzer die Marke für den Markeninhaber gebraucht, d.h. mit
einem Fremdbenutzungswillen tätig wird (vgl. MSchG-WILLI 11 N 60). Ein
derartiger stellvertretender Gebrauch findet etwa bei Markengebrauch
durch Tochter-, Konzern- und mit dem Markeninhaber anderweitig wirt-
schaftlich eng verbundenen Gesellschaften oder durch Lizenznehmer, Un-
terlizenznehmer und Wiederverkäufer statt (MSchG-DAVID 11 N 22). Im
Rahmen solcher gesellschaftsrechtlicher oder vertraglicher Verhältnisse
kommt es häufig vor, dass Markeninhaber die Marke nicht selbst anbrin-
gen, sondern damit ihre Tochtergesellschaften, Lizenznehmer, Importeure
usw. betrauen (MSchG-DAVID 11 N 22, vgl. zu allem auch RKGE in sic!
2004, S. 40 E. 7).
Umstritten ist vorliegend der Gebrauch der Widerspruchsmarke als Export-
marke, nicht aber der Umstand, dass ein allfälliger Gebrauch mit Zustim-
mung der Widersprechenden durch die Widerspruchsgegnerin erfolgte. Im
hier zu beurteilenden Fall steht fest, dass zwischen der Beschwerdeführe-
rin und der Beschwerdegegnerin zumindest faktisch ein lizenzvertragliches
Verhältnis besteht. Zu diesem Geschäftsverhältnis mit der Beschwerdefüh-
rerin äusserte sich die Beschwerdegegnerin im vorinstanzlichen Verfahren
dahingegehend, sie habe während 4 Jahren Schuhe für die Beschwerde-
führerin hergestellt und sei seit 1997 exklusiver Distributor für K-SWISS in
der Schweiz. Unbestritten ist, dass die Beschwerdegegnerin im Auftrag der
Beschwerdeführerin Schuhe mit der Widerspruchsmarke hergestellt hat,
um sie anschliessend an die holländische Tochtergesellschaft der Be-
schwerdeführerin auszuliefern. Gestützt auf das bisher Gesagte und im
Einklang mit Lehre und Rechtsprechung kann grundsätzlich davon ausge-
gangen werden, dass ein allfälliger Gebrauch der Widerspruchsmarke
11
durch die Beschwerdegegnerin (Lizenznehmerin) der Beschwerdeführerin
(Markeninhaberin) anzurechnen wäre.
6. Die Vorinstanz erwog, zum Teil unter Hinweis auf ihre Richtlinien, dass
sich die Widersprechende (Beschwerdeführerin) den Gebrauch der Marke
durch die Lizenznehmerin (Widerspruchs- und Beschwerdegegnerin) an-
rechnen lassen kann. Dabei scheint sie davon auszugehen, dass der Ver-
trieb der Markenprodukte durch die niederländische Tochtergesellschaft
der Beschwerdeführerin angerechnet werden könnte, wenn sie diesbezüg-
lich einwendet, dass die Warenlieferung der Lizenznehmerin an die Toch-
tergesellschaft der Beschwerdeführerin zu einem rein betriebsinternen Wa-
renfluss führe, der nicht als rechtserhaltend gelten könne, da es sich nicht
um einen Wirtschaftsverkehr mit Dritten handle.
In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob ein stellvertretender
(rechtserhaltender) Markengebrauch durch eine ausländische Tochterge-
sellschaft des Markeninhabers dann angenommen werden kann, wenn die
in der Schweiz mit der Marke versehenen Waren von ihr auf den Markt ge-
bracht werden und die Marke im Wirtschaftsverkehr benutzt wird. Es ist
Aufgabe der Widersprechenden, die erforderlichen Belege zur Bekräfti-
gung dieses Aspekts zu liefern, wenn sie den rechtserhaltenden Gebrauch
ihrer Marke glaubhaft machen will (vgl. zur Würdigung der Belege im vor-
instanzlichen bzw. im vorliegenden Verfahren nachfolgend E. 8 und 10).
7. Wie bereits weiter vorne festgehalten, muss der Markeninhaber seine Mar-
ke nicht selber gebrauchen, damit ein rechtserhaltender Gebrauch nachge-
wiesen werden kann. Ein stellvertretender Gebrauch ist auch möglich und
wird grundsätzlich dem Markeninhaber zugeschrieben. Beim direkt stell-
vertretenden Gebrauch beauftragt der Markeninhaber einen Dritten mit
dem Vertrieb seiner Produkte auf dem Markt, wobei der Dritte keinen Ein-
fluss auf die Qualität der Produkte hat, sondern bloss als Vermittler des
Markengebrauchs auftritt (E. MEIER, a. a. O., S. 102). Beim indirekt stellver-
tretenden Gebrauch spielt der Dritte insofern eine aktive Rolle, als er vom
Markeninhaber ermächtigt wird, einen Einfluss auf seine Produkte auszu-
üben, sei es, indem er diese selber herstellt, sei es, indem er Änderungen
an diesen Produkten vornimmt (E. MEIER, a. a. O., S. 102 f.). Ein solcher
Gebrauch ist im Allgemeinen durch einen Lizenzvertrag geregelt (E. MEIER,
a. a. O., S. 103). Ist ein Markeninhaber an einer Gruppe von Gesellschaf-
ten beteiligt, genügt der Gebrauch der Marke durch eine Gesellschaft die-
ser Gruppe, um den rechtserhaltenden Gebrauch zu bejahen, sofern die
Gesellschaften durch einen Lizenzvertrag verbunden sind; liegt kein Li-
zenzvertrag vor, bestimmen die Umstände, ob der Markeninhaber seine
Zustimmung zum Markengebrauch erteilt hat (E. MEIER, a. a. O., S. 104; ).
Die Zustimmung zum Markengebrauch ist bei Lizenzverträgen in der Regel
ausdrücklich, bei Konzern- und Abnehmerverhältnissen meistens nur still-
schweigend (MSchG-DAVID, Nr. 23 ad Art. 11; vgl zum Thema auch
MSchG-WILLI, Nr. 60 f. ad Art. 11). Auf Grund der Akten ist davon auszuge-
hen, dass die Beschwerdeführerin ihre Zustimmung zum Markengebrauch
12
sowohl der Beschwerdegegnerin als auch ihrer ausländischen Tochterge-
sellschaft, welche sie selbst als ihre Distributorin bezeichnet, allenfalls
konkludent erteilt hatte. Argumente, die auf das Gegenteil schliessen las-
sen könnten, werden von den Parteien nicht vorgebracht.
Es ist nach dem Gesagten zu ermitteln, unter welchen Bedingungen ein
Gebrauch der Marke im Export unter Einsatz einer ausländischen Tochter
als Distributorin als rechtserhaltend angesehen werden kann. Dabei müss-
te es sich ohne weiteres um die im Zusammenhang mit der Exportmarke
erwähnten Kriterien handeln (vgl. vorne E. 4): Angebot der Ware von der
Schweiz aus, Anbringen der Marke auf der Ware oder auf deren Verpa-
ckung in der Schweiz, In-Verkehr-Bringen der mit der Marke versehenen
Waren in unveränderter Form im Ausland. Wird die Marke ausschliesslich
zwischen zwei oder mehreren Gesellschaften gebraucht, die in einem en-
gen Verhältnis zueinander stehen, wie dies bei einem Konzern der Fall ist,
genügt dies nicht, um den rechtserhaltenden Gebrauch zu bejahen, son-
dern die mit der Marke versehenen Produkte müssen mit den Produkten
eines Dritten in Konkurrenz gesetzt werden (E. MEIER, a. a. O., S. 31). In
einem patentrechtlichen Fall hat das Bundesgericht erkannt, dass eine Än-
derung der Verfügungsgewalt vorliegen muss, um von In-Verkehr-Bringen
sprechen zu können; eine solche liege nicht vor, wenn die Ware bloss ei-
nem neuen Spediteur anvertraut werde, ohne dass sich gleichzeitig ein
Veräusserungsgeschäft verwirkliche (vgl. BGE 115 II 279 ff. E. 4.b mit Hin-
weisen). Mit anderen Worten hat die im Inland markierte Exportware die in-
nerbetriebliche Sphäre des Unternehmens des Markeninhabers zu verlas-
sen bzw. ein rechtserhaltender Markengebrauch liegt in der Regel nur vor,
wenn die Waren oder Dienstleistungen auch ausserhalb der Konzernge-
sellschaften erhältlich sind bzw. die Sphäre der Konzerntochter verlässt
(vgl. auch FEZER, Kommentar zum Markengesetz, zur Pariser Verbands-
übereinkunft und zum Madrider Markenabkommen, 3. Auflage, München
2001, N 67 ad § 26 sowie MSchG-DAVID N 26 ad Art. 11). Es versteht sich
von selbst, dass der Gebrauch der Marke durch die Tochtergesellschaft
ausserdem produktbezogen und ernsthaft sein muss bzw. im Zusammen-
hang mit den Waren und Dienstleistungen zu erfolgen hat, für welche die
Marke registriert wurde (MSchG-WILLI, N 14 ff. ad Art. 11). Hierauf wird im
Rahmen der Prüfung der Gebrauchsbelege näher einzugehen sein.
8. Zur Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs hatte die Be-
schwerdeführerin im vorinstanzlichen Verfahren 9 Beilagen eingereicht.
8.1 Die Beilage 1 betraf den Artikel "The shoe as hero" in der amerikanischen
Zeitschrift "Forbes" vom 20. August 1990. Die Vorinstanz erachtete diese
Beilage als unerheblich, da sie nicht in den relevanten Zeitraum fiel und
keinen Bezug zur Schweiz hatte. Diese Begründung ist ohne weiteres
nachvollziehbar.
8.2 Bei der Beilage 2 handelte es sich um ein Schreiben der Beschwerdegeg-
nerin an die Beschwerdeführerin vom 10. September 1992. Darin schlug
die Beschwerdegegnerin der Beschwerdeführerin die Ausarbeitung einer
13
"letter of intent" zwecks Weiterführung der gemeinsamen Zusammenarbeit
vor. Wie die Vorinstanz zu Recht erkannt hat, fällt auch dieses Dokument
ausserhalb des relevanten Zeitraums. Des Weiteren ist diesem kein An-
haltspunkt betreffend die Art des Markengebrauchs zu entnehmen.
8.3 Die Beilage 3 setzt sich aus zwei Dokumenten zusammen. Beim ersten
geht es um einen Artikel aus "Finanz und Wirtschaft" vom 16. Januar 2006,
welcher nicht im relevanten Zeitraum liegt und sich eigentlich nicht zum
rechtserhaltenden Markengebrauch äussert, weshalb dieser zur Glaubhaft-
machung des rechtsgenüglichen Markengebrauchs zu Recht nicht heran-
gezogen werden kann. Beim zweiten handelt es sich um die Verfügung
vom 5. September 2005 des Handelsgerichts des Kantons Aargau im sum-
marischen Verfahren zwischen der Beschwerdegegnerin und der Be-
schwerdeführerin betreffend Vertragsverletzung. Im genannten Verfahren
beantragte die Beschwerdegegnerin unter anderem, es sei der Beschwer-
deführerin zu verbieten, selbst oder mittelbar über ihrer Tochtergesell-
schaft und Vertriebspartner unter der Marke K-Swiss Schuhe in der
Schweiz zu bewerben, anzubieten, in die Schweiz einzuführen oder durch
die Schweiz durchzuführen. Das Handelsgericht wies das Gesuch auf-
grund mangelnder Glaubhaftmachung des Unterlassungsanspruchs ab. Da
in der Verfügung vom kantonalen Handelsgericht keine Aussagen zum
rechtserhaltenden Markengebrauch gemacht werden, ist mit der Vorins-
tanz einzuräumen, dass sich dieses Dokument ebenfalls als unerheblich
erweist.
8.4 Die Beilage 4 enthält eine vom 4. November 2005 datierte E-Mail mit dem
Titel "FW: Offer Swiss Made Q3 2004" sowie das Schreiben der Beschwer-
degegnerin vom 10. Oktober 2003 an die holländische Tochtergesellschaft
der Beschwerdeführerin betreffend "Spezialofferte Y.________ K-SWISS
"Swiss Made"-Schuhe Q3 2004". Laut diesem Schreiben hatte die Be-
schwerdegegnerin der Tochtergesellschaft der Beschwerdeführerin die
neuen Muster und Modelle für das genannte Produkt zugestellt. Ausser-
dem enthält die Beilage 4 eine weitere E-Mail vom 4. November 2005 be-
treffend "Briefing Swiss Made shoe for Q1-2005", in welcher von "samples"
die Rede ist. Bezüglich dieser Dokumente hat die Vorinstanz unter Hinweis
auf die Lehre zu Recht erkannt, dass Vorbereitungshandlungen wie z. B.
Testverkäufe, Versenden von Warenmustern usw. dem Gebrauch der Mar-
ke im Wirtschaftsverkehr nicht angerechnet werden und demnach uner-
heblich sind (vgl. MSchG-WILLI N 28 f. ad Art. 11).
8.5 In Beilage 5 ist eine Reihe von Abbildungen von Schuhen und Schuh-
Schachteln enthalten. Da in diesen Dokumenten kein Hinweis auf das Da-
tum gemacht wird, konnte die Vorinstanz diese für die Glaubhaftmachung
des rechtserhaltenden Gebrauchs zu Recht nicht berücksichtigen.
8.6 Bei Beilage 6 handelt es sich um einen Lieferschein, das die Lieferung von
mit der Widerspruchsmarke versehenen Schuh-Schachteln, Schuh-
Schachtelpapier und Sohlen von der niederländischen Tochtergesellschaft
an die Beschwerdegegnerin belegt. Wie die Vorinstanz geltend macht, trifft
es zu, dass Schuh-Schachteln, Schuh-Schachtelpapier und Sohlen in kei-
14
ner Art und Weise im Verzeichnis der Produkte aufgeführt wird, für welche
die Widerspruchsmarke eingetragen wurde. Demnach entbehrt auch dieser
Beilage die erforderliche Relevanz.
8.7 Unter den zahlreichen Belegen, die als Beilage 7a und 7b bezeichnet wur-
den, befinden sich solche, die keinen Hinweis auf die Widerspruchsmarke
geben oder Artikelbeschriebe aufweisen, ohne dass daraus ersichtlich
wird, ob es sich dabei um mit der Widerspruchsmarke versehene Produkte
handelt. Auch enthält ein Teil dieser Belege Musterschuhlieferungen, oder
Lieferscheine, welche kaum oder zumindest nur in schwer erkennbarer
Weise Rückschlüsse zu Mengenangaben über die gelieferten Produkte er-
lauben. Diesbezüglich muss von einer ungenügenden Wahrnehmung der
Substanzierungsobliegenheit der Beschwerdeführerin ausgegangen wer-
den. Andere Belege wiederum wurden offenbar doppelt eingereicht. Insge-
samt lässt sich erklären, warum diese Belege nicht ins Gewicht fallen, um
den rechtserhaltenden Gebrauch glaubhaft zu machen.
Bezüglich derjenigen Belege, denen auf den ersten Blick eine gewisse Er-
heblichkeit zugeschrieben werden könnte, ist anzumerken, dass es sich
um Rechnungen handelt, welche die Beschwerdegegnerin der nie-
derländischen Tochtergesellschaft der Beschwedeführerin für die Liefe-
rung von Produkten in die Niederlanden ausgestellt hat. Die meisten dieser
Rechnungen fallen in den relevanten Zeitraum. Die blosse Warenlieferung
der Lizenznehmerin und Beschwerdegegnerin an die Tochtergesellschaft
der Widersprechenden und Beschwerdeführerin führt gestützt auf die be-
reits vorne zitierten Doktrin und Rechtsprechung zu einem rein betriebsin-
ternen Warenfluss, also nicht zu einem Wirtschaftsverkehr mit Dritten. Aus
den entsprechenden Belegen wird in keiner Weise ersichtlich, dass die von
der Schweiz aus gelieferten Produkte effektiv die wirtschaftliche Sphäre
der Tochtergesellschaft verlassen haben. Demzufolge schloss die Vorins-
tanz zu Recht, dass der rechtserhaltende Gebrauch der Widerspruchsmar-
ke auf Grund dieser Belege nicht glaubhaft gemacht werden konnte.
8.8 Die Beilage 8 besteht aus Abbildungen von T-Shirts, welche die Wider-
spruchsmarke tragen, aus der Rechnung der Firma Nuthofil SA, Freiburg
an den Marketing-Koordinator der niederländischen Tochtergesellschaft
vom 20. März 2006 bezüglich Lieferung von angefertigen T-Shirts, sowie
aus einigen, ab Dezember 2005 verschickten E-Mails zwischen dem Mar-
keting-Koordinator und der Schweizer Firma bezüglich einer dringenden T-
Shirts-Produktion. Sowohl die Rechnung als auch der Grossteil der E-
Mails fallen nicht in den relevanten Zeitrahmen für die Beurteilung der
Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Markengebrauchs und wurden
demnach zu Recht nicht berücksichtigt. In der E-Mail vom 8. Dezember
2005, die zwar im relevanten Zeitraum liegt, ist lediglich eine in französi-
scher Sprache redigierte Anfrage für die dringende Produktion von 2000 T-
Shirts enthalten, welche vom schweizerischen Hersteller dann mit der Wi-
derspruchsmarke zu versehen gewesen wären. Ein solcher Antrag dürfte
wohl kaum über den Charakter einer Vorbereitungshandlung hinaus gehen
und kann daher nicht in Betracht gezogen werden. Ebenso wenig relevant
15
sind die Abbildungen einzustufen, aus welchen nicht ersichtlich wird, in
welchem Zeitrahmen sie entstanden sind.
8.9 In der Beilage 9 befindet sich ein Ausdruck der Webseite der Beschwerde-
führerin. Dieser datiert vom 3. März 2006 und liegt ausserhalb der relevan-
ten Zeitspanne.
8.10 Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass die Vorinstanz gestützt auf die
im vorinstanzlichen Verfahren eingereichten Belege zu Recht darauf
schloss, dass es der Beschwerdeführerin im vorinstanzlichen Verfahren
nicht gelungen ist, den rechtserhaltenden Gebrauch ihrer Marke glaubhaft
zu machen.
9. Die Beschwerdeführerin macht im vorliegenden Verfahren geltend, es sei
nicht jedes einzelne Dokument isoliert darauf zu prüfen, ob dieses geeig-
net sei, den rechtserhaltenden Gebrauch als glaubhaft erscheinen zu las-
sen. Vielmehr müsse erst die gleichzeitige Würdigung aller Dokumente
diesem Test standhalten, weil regelmässig erst eine die verschiedenen Be-
weismittel verbindende Betrachtungsweise die Zusammenhänge erkennen
oder vermuten lasse.
Dass sich in der Regel alle Beweismittel auf den massgeblichen Zeitraum
vor der Einrede des Nichtgebrauchs beziehen müssen, was deren ein-
wandfreie Datierbarkeit voraussetzt sowie, dass undatierte bzw. undatier-
bare Belege unter Umständen nur in Kombination mit anderen, datierbaren
Gebrauchsbelegen berücksichtigt werden können, wurde bereits erwähnt
(vgl. E. 3 in fine).
Das Argument der Beschwerdeführerin übersieht, dass selbst im Fall einer
Gesamtbeurteilung Anhaltspunkte überwiegen müssen, die den rechtsge-
nüglichen Gebrauch im Ergebnis als glaubhaft gemacht erscheinen lassen
müssen. Angesichts der im vorinstanzlichen Widerspruchsverfahren einge-
reichten Dokumente steht fest, dass auch eine Gesamtbetrachtung der ge-
nannten Belege nicht zu einem anderen und für die Beschwerdeführerin
günstigeren Ergebnis geführt hätte. Sämtliche der in den Beilagen 1, 2, 3,
5, 8 und 9 genannten Belege fallen ausserhalb des relevanten Zeitraums.
Bezüglich der Beilage 4 durften die entsprechenden Vorbereitungshand-
lungen und die Offerte betreffend Muster und Modelle hinsichtlich des
glaubhaft zu machenden Markengebrauchs zu Recht unberücksichtigt blei-
ben. Für die Beilage 6 musste negativ ins Gewicht fallen, dass sich diese
auf Waren bezog, die nicht im eingetragenen Verzeichnis aufgeführt sind,
derweil die Lieferungen der Beschwerdegegnerin an die Tochtergesell-
schaft der Beschwerdegegnerin für sich allein lediglich einen betriebsinter-
nen Warenfluss, aber nicht einen Wirtschaftsverkehr mit Dritten belegen.
Angesichts der überwiegenden negativen Elemente vermag auch eine Ge-
samtbetrachtung der Belege das Ergebnis der von der Vorinstanz vorge-
nommenen Prüfung nicht in Zweifel zu ziehen.
16
10. Die Beschwerdeführerin reichte als Beilage zur Beschwerdeschrift unter
anderem folgende Belege nach: (1) E-Mail-Korrespondenz vom 8. Dezem-
ber 2005 mit T-Shirt-Hersteller; (2) Rechnungen des niederländischen Dis-
tributors (Beilage 6); (3) Gebrauchsbelege (Beilage 7); (4) Originalschuhe
mit Sohlen und Verpackung (Beilage 8); (5) Original T-Shirt (Beilage 9).
Obwohl die Praxis davon ausgeht, dass auch das Widerspruchsverfahren
vom Untersuchungsgrundsatz beherrscht wird , ist es kontradiktorisch aus-
gestaltet und kein typisches Verwaltungsverfahren (RKGE in sic! 2001,
S. 526 E. 3 Tigermarket). Die beweisbelastete Partei trifft jedoch eine er-
höhte Mitwirkungspflicht, welche auch im daran anschliessenden Be-
schwerdeverfahren besteht. In diesem können auch Noven geltend ge-
macht werden (RHINOW/KOLLER/KISS, Öffentliches Prozessrecht und Justiz-
verfassungsrecht des Bundes, 1996, N 1050). Im Beschwerdeverfahren
können bisher nicht gewürdigte, bekannte wie auch bis anhin nicht be-
kannte Sachverhaltsumstände und neue Beweismittel vorgebracht werden
(vgl. MSchG-DAVID, N 9 ad Art. 36; RKGE in sic! 2004, 38 ff. E. 3). Das Ein-
reichen neuer Gebrauchsbelege in diesem Verfahrensstadium ist demnach
zwar zulässig (RKGE in sic! 1998, 406 E.3 Anchor/Ancora), kann aber zu
einer Kostenbelastung des Widerspruchsgegners führen, wenn Beweismit-
tel nachgereicht werden, welche ebensogut vor der Vorinstanz hätten bei-
gebracht werden können (RKGE in sic! 2005 S. 759 E. 4 Proline/Profiline
und zu allem Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts vom 20. August
2007 i.S. R. c. S. [B-7449/2006] E. 4 EXIT / EXIT ONE).
10.1 In der Beilage 5 ist die E-Mail-Korrespondenz enthalten, die sich ab 8. De-
zember 2005 zwischen der niederländischen Tochtergesellschaft und ei-
nem schweizerischen T-Shirts-Hersteller abgewickelt haben soll. Diese
Beilage entspricht dem E-Mail-Verkehr gemäss Beilage 8 im vorinstanzli-
chen Verfahren. Es wird diesbezüglich auf die vorstehende Erwägung 8.8
verwiesen.
10.2 In der Beilage 7 befinden sich Rechnungen an den holländischen Distribu-
tor für Muster-Schuhe sowie für Endverkaufsfabrikate. Es ist unbestritten,
dass Auslieferungen von Produkten mit der Widerspruchsmarke von der
Schweiz an die niederländische Tochtergesellschaft erfolgt sind. Unabhän-
gig davon, ob die Art der Produktauslieferungen allenfalls unter blosse
Vorbereitungshandlungen fallen, kann dies zur Glaubhaftmachung des
Markengebrauchs nicht genügen, vermögen diese Belege doch nicht
glaubhaft zu machen, dass ein Wirtschaftsverkehr mit Dritten stattgefun-
den hat. Die Dokumente in der Beilage 7 können demnach nicht herange-
zogen werden.
10.3 Die Beilagen 8 zur Beschwerde geben Aufschluss über die von der Be-
schwerdegegnerin ausgelieferten Schuhe mit Originalverpackung. Die ein-
gereichten Unterlagen belegen für sich allein gesehen zwar noch keinen
Wirtschaftsverkehr mit Dritten. Hierauf ist aber in Verbindung mit den
gleichzeitig eingereichten vier Paar Schuhen (inkl. Sohlen und Verpa-
ckung) sowie den als Beilage 6 eingereichten Verkaufsbelegen weiter un-
ten noch einzugehen.
17
10.4 Die Beilage 9 enthält einen Zahlungsbeleg für den Verkauf eines T-Shirts
mit der Widerspruchsmarke in Genf. Dieser datiert vom 23. Dezember
2006 und liegt somit ausserhalb des relevanten Zeitrahmens.
10.5 Die Beschwerdebeilage 6 enthält insbesondere Rechnungsbelege der nie-
derländischen Tochterfirma der Beschwerdeführerin an Kunden in den Be-
neluxstaaten, Deutschland und Grossbritannien, zum Teil offenbar von Lie-
ferungen von Schuhen schweizerischer Herkunft, welche sie von der Be-
schwerdegegnerin bezog. Laut Titelblatt zu den Beilagen 6 geht es um
Rechnungen gemäss entsprechend markierter Zusammenstellung aus
Duplikbeilage 4 . Ein Teil der auf diesen Unterlagen angebrachten Artikel-
nummern stimmen mit jenen auf den eingereichten Schuhschachteln, wel-
che ebenfalls die vier eingereichten Originalschuhe enthalten (Beschwer-
debeilage 8), überein. Die Widerspruchsmarke erscheint auf den Rech-
nungsbelegen, zum Teil auf den Schuhzungen sowie auf den Innensohlen
der eingereichten Schuhpaaren.
10.6 Allein unter dem Vorbehalt, dass die niederländische Tochtergesellschaft
die an sie gelieferten Produkte nicht unter Verwendung der Widerspruchs-
marke weiter veräussert, lässt sich nachvollziehen, dass die Vorinstanz die
Auslieferung von Produkten der schweizerischen Lizenznehmerin der Be-
schwedeführerin an deren niederländische Tochtergesellschaft als be-
triebsinternen Vorgang betrachtet und daraus einen nicht rechtserhalten-
den Markengebrauch ableitet. Wird die Warenflusskette jedoch mittels
Weiterveräusserung an Drittabnehmer weiter geführt und nicht durchbro-
chen, wie dies zum Beispiel bei der Aufbewahrung der Waren allein zu La-
gerungszwecken der Fall sein könnte und treten die Produkte unter der
entsprechenden Marke in Konkurrenz mit Produkten anderer Marktteilneh-
mer, so kann kaum mehr von einem konzern- bzw. betriebsinternen Vor-
gang gesprochen werden (vgl. in diesem Zusammenhang auch E. MEIER, a.
a. O., S. 31 FN 119: "Lorsque le titulaire se trouve dans un rapport de con-
currence avec un tiers, c'est-à-dire lorsque la société du groupe à laquelle
le titulaire livre ses produits achète ceux-ci également à une autre entrepri-
se, la marque remplit sa fonction d'origine et l'usage doit être pris en consi-
dération").
Die im Beschwerdeverfahren in der Beilage 6 eingereichten, neuen Doku-
mente liefern Hinweise, welche geeignet sein könnten, die im vorinstanzli-
chen Verfahren aufgestellte Annahme eines rein internen Warenflusses
ernsthaft in Zweifel zu ziehen. Allein der Einsatz einer ausländischen
Tochtergesellschaft, welche die von der Schweiz an sie ausgelieferten, mit
der Marke der Muttergesellschaft versehenen Produkte an Dritte weiter
veräussert, schliesst nicht aus, dass die Voraussetzungen für den Ge-
brauch einer Exportmarke im Sinne von Art. 11 Abs. 2 MSchG erfüllt sind.
An sich wird nämlich auch von der Vorinstanz nicht geltend gemacht, dass
die Konstellation, da ein Schweizer Exporteur seine Produkte indirekt über
seine ausländische Tochtergesellschaft als Zwischenglied der Warenfluss-
kette, mithin im Rahmen eines stellvertretenden Markengebrauchs, auf
18
den ausländischen Markt bringt, anders als der Fall beurteilt werden soll,
in welchem er diese direkt an Dritte veräussert (vgl. E. 6 hiervor).
10.7 In Bezug auf einen Teil der in der Beschwerdebeilage 6 eingereichten Be-
lege in Verbindung mit den als Beilage 8 eingereichten Schuhen und
Schuhschachteln bestünde Anlass zur Annahme, dass die von der
Schweiz aus angebotenen Schuhe unter Verwendung der Widerspruchs-
marke und in Konkurrenz zu gleichartigen Produkteanbietern auf den aus-
ländischen Markt gelangten.
Bei der Prüfung der vorinstanzlich eingereichten Gebrauchsbelege (Beila-
gen 7a und 7b, S. 6 des angefochtenen Entscheids) erwähnte die Vorins-
tanz drei von ihr nicht näher bezeichnete Gebrauchsbelege, welche die
Lieferadresse der Tochtergesellschaft der Widersprechenden aufweisen.
Diese Belege erachtete sie hinsichtlich der Frage eines rechtserhaltenden
Markengebrauchs als ungeeignet, da sie lediglich einen betriebsinternen
Warenfluss belegen würden. Nachdem der Beschwerdeführer jedoch Bele-
ge einreicht, die teilweise in den massgeblichen Zeitraum fallen und glaub-
haft machen, dass es nicht bei einem rein betriebsinternen Warenfluss ge-
blieben ist, drängt sich diesbezüglich eine Neubeurteilung auf. Im Rahmen
dieser Neubeurteilung wird unter anderem zu prüfen sein, ob die im Be-
schwerdeverfahren neu eingereichten Beilagen 6 und 8 in Verbindung mit
der ebenfalls als Beilage 6 eingereichten Replikbeilage 4 der Wider-
spruchsgegnerin sowie allenfalls in Kombination mit weiteren aktenkundi-
gen Belegen ein rechtserhaltender Markengebrauch durch die Beschwer-
deführerin, welcher über reine Musterlieferungen hinaus geht, als glaub-
haft erscheint. Dabei ist zu beachten, dass an die Glaubhaftmachung rela-
tiv geringere Beweisanforderungen zu stellen sind (vgl. E. 3 hiervor), dass
die Würdigung auf einer Gesamtbeurteilung der Beweislage beruht und,
wie die Vorinstanz richtigerweise selbst bemerkt, dass bereits ein geringer
Umsatz ausreichen kann, um einen ernsthaften Markengebrauch als
glaubhaft erscheinen zu lassen (vgl. E. 3 des angefochtenen Entscheids).
11. Nachdem die Vorinstanz den Widerspruch hinsichtlich eines Teils der ein-
gereichten Gebrauchsbelege mit der Begründung abgewiesen hat, die Wa-
renlieferung der Lizenznehmerin an die Tochtergesellschaft führe zu einem
rein betriebsinternen Warenfluss und die Beschwerdeführerin im Be-
schwerdeverfahren weitere Unterlagen einreichte, die teilweise in den
massgebenden Zeitraum fallen und einen Markengebrauch belegen, wel-
cher über einen rein betriebsinternen Warenfluss hinausreicht, erstaunt es,
dass die Vorinstanz nicht nur auf eine Vernehmlassung verzichtete, son-
dern auch eine Stellungnahme verweigerte, zu der sie mit separater Verfü-
gung vom 2. Mai 2007 ausdrücklich eingeladen worden ist.
Die Ermittlung des Wirtschaftsverkehrs mit Dritten im Rahmen der Glaub-
haftmachung des rechtserhaltenden Markengebrauchs erfordert in der Re-
gel besondere Sachkenntnis. Es kann nicht Sache des Bundesverwal-
tungsgerichts sein, allfällige noch erforderliche Sachverhaltsabklärungen
19
vorzunehmen und anschliessend über die Beweistauglichkeit vorgelegter
Gebrauchsbelege zu entscheiden, mithin als erste Instanz eine entspre-
chende Gesamtbeurteilung im Hinblick auf die Glaubhaftmachung eines
rechtserhaltenden Markengebrauchs vorzunehmen, wenn sich die Vorins-
tanz nicht zu Beweismitteln geäussert hat, deren Erheblichkeit nicht zum
Vornherein ausgeschlossen erscheint. Je nach Ausgang der Prüfung, ob
und für welche Klassen ein rechtserhaltender Markengebrauch als glaub-
haft erscheint, wird die Vorinstanz anschliessend auch die übrigen Fragen
der Verwechselbarkeit der sich gegenüberstehenden Marken zu beurteilen
haben.
Es erscheint deshalb gerechtfertigt, die Beschwerde kassatorisch gut-
zuheissen und die Streitsache an die Vorinstanz als erstinstanzlich zustän-
dige Fach- und Verfügungsinstanz zur Neubeurteilung im Sinne der vorste-
henden Erwägungen zurückzuweisen.
12. Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art
der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen und der
unterliegenden Partei aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1, 4bis und abs. 5 VwVG,
Art. 2 des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem
Bundesverwaltungsgericht vom 11. Dezember 2006, VGKE, SR173.320.2).
Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein
Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE). Im Widerspruchsverfahren be-
steht dieser Streitwert vor allem im Schaden der Widersprechenden im Fall
einer Markenverletzung durch die angefochtene Marke. Es würde aber zu
weit führen und könnte im Verhältnis zu den relativ geringen Kosten des
erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür im Einzel-
fall stets konkrete Aufwandsnachweise verlangt würden. Mangels anderer
streitwertrelevanter Angaben ist der Streitwert darum nach Erfahrungswer-
ten auf Fr. 40'000.-- festzulegen (J. ZÜRCHER, Der Streitwert im Immaterial-
güter- und Wettbewerbsprozess, sic! 2002, 505; L. MEYER, Der Streitwert in
Prozessen um Immaterialgüterrechte und Firmen, sic! 2001, 559 ff., L.
DAVID, in: Roland von Büren / Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Imma-
terialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. I/2, Der Rechtsschutz im Immateri-
algüterrecht, Basel 1998, 29 f.; vgl. auch Urteil des Bundesgerichts vom
27. Juni 2007 4A_116/2007/len, E. 3).
Vorliegend ist nicht ersichtlich, dass und weshalb die Beschwerdeführerin
die unter der Beilage 6 eingereichten Unterlagen erst im Beschwerdever-
fahren und nicht bereits vor der Vorinstanz eingereicht hatte. Diesbezüg-
lich rechtfertigt es sich, der Beschwerdeführerin einen Teil der Verfahrens-
kosten aufzuerlegen (E. 10 hiervor, Art. 63 Abs. 3 VwVG i.V. mit Art. 37
VGG, Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts vom 16.3.2007 i.S. M.
gegen E. [B-7491/2006] E. 12).
13. Die Parteientschädigung ist aufgrund der eingereichten Kostennote der ob-
siegenden Partei festzusetzen und der unterliegenden Gegenpartei aufzu-
20
erlegen (Art. 64 VwVG). Ist wie im vorliegenden Fall keine detaillierte Kos-
tennote eingereicht worden, setzt das Gericht die Entschädigung aufgrund
der Akten für die notwendigen erwachsenen Kosten fest (Art. 14 i.V.m.
Art. 7 Abs. 1 VGKE). In Würdigung der massgeblichen Faktoren sowie des
Umstandes, der die Überbindung eines Teils der Verfahrenskosten auf die
Beschwerdeführerin rechtfertigt, erscheint eine Parteientschädigung der
Beschwerdegegnerin an die Beschwerdeführerin von Fr. 2'500.-- (inkl. all-
fällige MWST) für das Beschwerdeverfahren als angemessen. Über die
vorinstanzlichen Verfahrenskosten (Widerspruchsgebühr) und die auszu-
richtende Parteientschädigung im erstinstanzlichen Verfahren hat die Vor-
instanz entsprechend dem Ausgang und unter Berücksichtigung des vorli-
genden Entscheides neu zu befinden.
14. Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur
Verfügung (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG,
SR 173.110]). Es ist deshalb rechtskräftig.
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1. Die Beschwerde wird insofern gutgeheissen, als die angefochtene Verfü-
gung vom 14. Dezember 2006 aufgehoben und die Sache zur Neubeurtei-
lung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen wird.
2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens von Fr. 3'500.-- werden der Be-
schwerdegegnerin im Umfang von Fr. 2'000.- auferlegt. Der Betrag ist in-
nerhalb von 30 Tagen ab Eröffnung zu Gunsten der Gerichtskasse zu
überweisen.
3. Der Beschwerdeführerin werden Verfahrenskosten im Betrage von
Fr. 1'500.- auferlegt. Der Betrag wird mit dem geleisteten Kostenvorschuss
von Fr. 4'000.- verrechnet, womit der Beschwerdeführerin Fr. 2'500.- aus
der Gerichtskasse zurückzuerstatten sind.
4. Die Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdeführerin für das Beschwerde-
verfahren mit Fr. 2'500.-- (inkl. allfällige MWST) zu entschädigen.
5. Über die vorinstanzlichen Verfahrenskosten (Widerspruchsgebühr) und die
auszurichtende Parteientschädigung im erstinstanzlichen Verfahren hat die
Vorinstanz entsprechend dem Ausgang und unter Berücksichtigung des
vorliegenden Entscheides neu zu befinden.
21
6. Dieses Urteil wird eröffnet:
- der Beschwerdeführerin (Rechtsvertreter; eingeschrieben mit Beilagen);
- der Beschwerdegegnerin (Rechtsvertreter; eingeschrieben mit Beilagen);
- der Vorinstanz (Ref-Nr. Widerspruchsverfahren Nr. 3271; eingeschrieben
mit Beilagen).
Der Abteilungspräsident: Der Gerichtsschreiber:
Bernard Maitre Corrado Bergomi
Versand am: 7. November 2007