Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung II
B-7671/2010
Urteil vom 23. März 2011
Besetzung Richter Hans Urech (Vorsitz),
Richter Claude Morvant, Richter Francesco Brentani,
Gerichtsschreiber Marc Hunziker.
Parteien D._______,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Michael Ritscher und
Rechtsanwalt Dr. Guillaume Fournier,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Vorinstanz.
Gegenstand Internationale Registrierung Nr. 922 263 AMALVI.
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Sachverhalt:
Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der am 13. Februar 2007 aufgrund
einer österreichischen Basismarke eingetragenen internationalen
Registrierung Nr. 922 263 AMALVI. Sie beansprucht für dieses Zeichen
auch Schutz in der Schweiz, und zwar für die folgenden Waren:
Klasse 20: Meubles et parties de meubles, notamment meubles de cuisine;
produits en bois et plastique non compris dans d'autres classes.
Klasse 21: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine.
Klasse 42: Création de meubles; établissement de plans pour la construction
et planification de projets techniques se rapportant à des meubles de cuisine.
Die Registrierung der Marke wurde den Behörden der bezeichneten Bestimmungsländer am 7. Juni 2007
mitgeteilt.
Die Vorinstanz erliess am 14. Mai 2008 gegen den Schutz dieser Marke
in der Schweiz eine provisorische Schutzverweigerung mit der
Begründung, dass es sich um eine ungenügende Modifikation der
weltweit bekannten italienischen Stadt Amalfi handle, weshalb das
Zeichen freihaltebedürftig sei und von ihm eine Täuschungsgefahr
ausgehe.
In ihrer Stellungnahme vom 13. Oktober 2008 bestritt die
Beschwerdeführerin die Auffassung der Vorinstanz und machte geltend,
dass ihre Marke als Fantasiezeichen verstanden werde, zumal das
italienische Städtchen dem schweizerischen Durchschnittsabnehmer
mehrheitlich unbekannt sei, weshalb sie weder freihaltebedürftig noch
täuschend sei.
Mit Schreiben vom 16. Januar 2009 hielt die Vorinstanz an ihrer
Schutzverweigerung fest. Der Begriff AMALVI sei phonetisch identisch
mit dem Städtchen Amalfi, welches an einem der schönsten
Küstenabschnitte Europas, der von der UNESCO zum Weltkulturerbe
erklärten Amalfiküste, liege. Die Ferienregion sei vielen Schweizern
bekannt, weshalb das beanspruchte Zeichen geeignet sei, beim
Konsumenten Herkunftserwartungen zu erwecken, zumal die Produktion
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bzw. Erbringung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen in
dieser Gegend nicht ausgeschlossen werden könne.
Nachdem das, aufgrund eines ähnlich gelagerten Falles am 17. August
2009 sistierte, Verfahren wieder aufgenommen wurde, bat die
Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 16. Juli 2010 um den Erlass einer
anfechtbaren Verfügung.
Mit Verfügung vom 27. September 2010 verweigerte die Vorinstanz der
internationalen Registrierung Nr. 922 263 AMALVI für sämtliche
beanspruchten Waren und Dienstleistungen die Eintragung. Zur
Begründung führte sie im Wesentlichen aus, dass die umstrittene Marke
phonetisch quasi identisch mit dem Ortschaftsnamen Amalfi sei und das
"v" anstelle des korrekten "f" dem Zeichen nicht zur Kennzeichnungskraft
gereiche, zumal auch die fragliche Bezeichnung für die geografische
Angabe nicht unüblich sei. Die Amalfiküste sei eine der beliebtesten
Feriendestinationen Italiens, welche auch einem relevanten Teil der
schweizerischen Bevölkerung bekannt sei. Zudem verfüge Amalfi über
die notwendige Infrastruktur zur Produktion bzw. Erbringung der
beanspruchten Waren und Dienstleistungen, weshalb die umstrittene
Marke auch nicht als Zeichen mit einem klaren symbolischen Sinngehalt
aufgefasst werden könne. Beim Konsumenten löse die Registrierung
folglich Herkunftserwartungen aus.
Mit Eingabe vom 28. Oktober 2010 reichte die Beschwerdeführerin beim
Bundesverwaltungsgericht Beschwerde ein. Sie beantragte, die
Verfügung vom 27. September 2010 unter Kostenfolge aufzuheben und
der internationalen Markenregistrierung Nr. 922 263 AMALVI für alle
beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 20, 21 und 42
vollumfänglich den Schutz in der Schweiz zu gewähren. Zur Begründung
machte sie im Wesentlichen geltend, dass es die Marke in der
hinterlegten Form zu prüfen gelte. Mit "v" geschrieben werde das Zeichen
als ein französischer oder arabischer Name aufgefasst. Auch sei die
Schreibweise "Amalvi" für die Kleinstadt nicht üblich, zumal im
Italienischen der Buchstabe "v" wie ein "w" ausgesprochen werde und
sich daher phonetisch stark von einem "f" unterscheide. Ferner sei das
Städtchen dem hiesigen Durchschnittskonsumenten nicht bekannt und
entbehre die Annahme, dass dieser in der umstrittenen Marke eine
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Mutilation des Städtenamens erblicken könnte, jeglicher Realität. Selbst
wenn dies der Fall wäre, würde er die Marke nicht als
Herkunftsbezeichnung sondern als Zeichen mit Symbolcharakter
wahrnehmen, eigne sich doch das auf einem Küstenfelsen gelegene
Gemeindegebiet von Amalfi nicht für die industrielle Produktion von
Waren. Im Übrigen gelte es zu berücksichtigen, dass AMALVI als
eingetragene EU Gemeinschaftsmarke auch in Italien Schutz geniesse.
Mit Vernehmlassung vom 17. Januar 2011 beantragte die Vorinstanz, die
Beschwerde unter Kostenfolge vollumfänglich abzuweisen. Zur
Begründung verwies sie auf ihre bisherigen Ausführungen und brachte
ergänzend vor, dass trotz der relativ geringen Grösse von Amalfi nicht
ausgeschlossen werden könne, dass die Ortschaft einem nicht
unerheblichen Teil der massgeblichen schweizerischen Verkehrskreisen
bekannt sei, zumal diese erfahrungsgemäss über gute Kenntnisse
hinsichtlich europäischer Städte verfügten und es sich um eine beliebte
Ferienregion handle. Des Weiteren treffe es nicht zu, dass Amalfi als
Produktions-, Fabrikations- oder Handelsort der damit gekennzeichneten
Erzeugnisse oder Erbringungsort entsprechend gekennzeichneter
Dienstleistungen nicht in Frage käme. Die blosse Unwahrscheinlichkeit,
dass dies auch tatsächlich der Fall sei, genüge nicht, um
Herkunftserwartungen auszuschliessen. Ausserdem könne dem
Städtenamen bezüglich der beanspruchten Waren und Dienstleistungen
kein klar erkennbarer Sinngehalt beigemessen werden. Im Übrigen prüfe
jedes Land die Schutzfähigkeit einer Marke nach der eigenen
Gesetzgebung und seien in Bezug auf das Schutzhindernis der
Irreführung über die geografische Herkunft ausländische Entscheide
unbeachtlich.
Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt.
Auf die Argumente der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid
erheblich erscheinen, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden
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gegen Verfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31,
32 und 33 Bst. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005
[VGG; SR 173.32]). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von
Art. 50 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom
20. Dezember 1968 (VwVG; SR 172.021) am 28. Oktober 2010
eingereicht. Der verlangte Kostenvorschuss wurde rechtzeitig bezahlt.
Die Beschwerdeführerin ist durch die angefochtene Verfügung besonders
berührt und durch den Entscheid beschwert (Art. 48 VwVG). Somit ist sie
zur Beschwerde legitimiert. Aus diesen Gründen ist auf die Beschwerde
einzutreten.
2.
2.1. Zwischen Österreich und der Schweiz ist am 1. September 2008 eine
neue Fassung des Protokolls vom 27. Juni 1989 zum Madrider
Abkommen über die internationale Registrierung von Marken
(SR 0.232.112.4; MMP) in Kraft getreten. Nach dem revidierten Art. 9sexies
Abs. 1 Bst. a MMP findet in den Beziehungen zwischen Staaten, die –
wie Österreich und die Schweiz – Vertragsparteien sowohl des MMP als
auch des Madrider Abkommens über die internationale Registrierung von
Marken (MMA, SR 0.232.112.3, in der in Stockholm am 14. Juli 1967
revidierten Fassung) sind, nur das MMP Anwendung (JULIE POUPINET,
Madrider System: Aufhebung der "Sicherungsklausel" und weitere
Änderungen, in: sic! 2008, S. 571 ff.).
2.2. Die Frist zur Geltendmachung einer Schutzverweigerung richtete sich
im vorliegenden Fall noch nach dem MMA, war diese im Zeitpunkt des
Inkrafttretens der neuen Fassung des MMP, am 1. September 2008, doch
bereits abgelaufen. Nach Art. 5 Abs. 2 MMA kann die Vorinstanz
innerhalb eines Jahres ab Mitteilung einer internationalen
Markenregistrierung erklären, dass sie dieser Marke den Schutz in der
Schweiz verweigere. Die Notifikation der internationalen Marke
Nr. 922 263 AMALVI erfolgte am 7. Juni 2007. Mit dem Versand der
provisorischen Schutzverweigerung am 14. Mai 2008 hat die Vorinstanz
diese Jahresfrist gewahrt.
3.
Nach Art. 5 Abs. 1 MMP darf ein Verbandsland einer international
registrierten Marke den Schutz nur verweigern, wenn nach den in der
Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums
(PVÜ, SR 0.232.04, in der in Stockholm am 14. Juli 1967 revidierten
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Fassung) genannten Bedingungen ihre Eintragung in das nationale
Register verweigert werden kann. Das trifft gemäss Art. 6quinquies Bst. B
Ziff. 2 PVÜ namentlich dann zu, wenn die Marken jeder
Unterscheidungskraft entbehren oder ausschliesslich aus Zeichen oder
Angaben zusammengesetzt sind, die im Verkehr zur Bezeichnung der
Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Werts, des
Ursprungsortes der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen
könnten oder im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und
ständigen Verkehrsgepflogenheiten des Schutzlandes üblich sind. Dieser
zwischenstaatlichen Regelung entspricht Art. 2 Bst. a des
Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG; SR 232.11),
wonach eine Marke vom Schutz ausgeschlossen ist, wenn sie zum
Gemeingut gehört. Gestützt auf Art. 5 Abs. 1 MMP in Verbindung mit
Art. 6 quinquies Bst. B Ziff. 3 PVÜ darf der Schutz ebenfalls verweigert
werden, wenn die Marken gegen die guten Sitten oder die öffentliche
Ordnung verstossen, insbesondere wenn sie geeignet sind, das Publikum
zu täuschen. Dieser zwischenstaatlichen Regelung entspricht Art. 2
Bst. c MSchG, wonach die Eintragung dann zu verweigern ist, wenn die
Marke irreführend ist. Lehre und Praxis zu diesen Normen können somit
vorliegend herangezogen werden (BGE 128 III 457 E. 2 Yukon, BGE 114
II 373 E. 1 Alta tensione).
4.
Nach Art 2 Bst. a und c in Verbindung mit Art. 30 Abs. 2 Bst. c MSchG
sind Zeichen, die zum Gemeingut gehören – es sei denn sie hätten sich
durchgesetzt – oder irreführend sind, vom Markenschutz und vom Eintrag
in das Markenregister ausgeschlossen.
4.1. Den zum Gemeingut zählenden Zeichen fehlt es an der
erforderlichen Unterscheidungskraft bzw. es besteht ein
Freihaltebedürfnis an ihnen. Als Gemeingut im Sinne Art. 2 Bst. a MSchG
gelten unter anderem Hinweise auf Eigenschaften oder die
Beschaffenheit der Erzeugnisse, für welche das Zeichen bestimmt ist (so
genannte beschreibende Angaben; BGE 114 II 171 E. 2a Eile mit Weile
mit Hinweisen). Hierzu gehören auch Zeichen, die nach der allgemeinen
Verkehrsauffassung frei verfügbar bleiben müssen und daher nicht von
einem einzelnen Anbieter monopolisiert werden dürfen, wie etwa die
direkten, unmittelbaren Herkunftsangaben (z.B. Namen von Ländern,
Städten etc.).
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4.2. Ein Zeichen ist im Sinne Art. 2 Bst. c MSchG irreführend, wenn es
geeignet ist, falsche Erwartungen bei den angesprochenen
Abnehmerinnen und Abnehmern zu wecken (BGE 125 III 204 E. 1e
Budweiser, BGE 93 I 675 E. 2 Diamalt; JÜRG MÜLLER, Zum Begriff der
täuschenden Marke, Schweizerische Mitteilungen über Gewerblichen
Rechtsschutz und Urheberrecht 1981, S. 8; IVAN CHERPILLOD, Le droit
suisse des marques, Lausanne 2007, S. 94). Von Registerzeichen
geweckte Erwartungen sind nicht erst falsch, wenn das gekennzeichnete
Angebot gänzlich von ihnen abweicht. Es genügt, dass die Waren und
Dienstleistungen, für welche die Marke eingetragen ist, in einem für den
Kaufentscheid wesentlichen Punkt hinter den geweckten Erwartungen
zurückbleiben, also nur eine Irreführungsgefahr oder Verwirrung und
weder eine manifeste Täuschung noch einen Vermögensschaden
bewirken (MÜLLER, a.a.O., S. 9; LUCAS DAVID, in: Kommentar zum
schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und
Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, MSchG Art. 2, N 51; CHRISTOPH WILLI,
in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht
unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen
Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2, N 216, 218; MICHAEL NOTH, in:
Noth/Bühler/Thouvenin, Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 2
Bst. c, N 28ff.).
5.
Es gilt als Erfahrungssatz, der jedoch im Einzelfall widerlegt werden kann,
dass die massgeblichen Abnehmerkreise einen geografischen Namen in
einer Marke als Angabe für die Herkunft der damit bezeichneten Waren
auffassen, falls sie ihn kennen (BGE 135 III 416 E. 2.2 Calvi, BGE 97 I 79
E. 1 Cusco, BGE 93 I 570 E. 3 Trafalgar, Urteil des Bundesgerichts
4A.324/2009 vom 8. Oktober 2009 E. 3, Gotthard; SIMON HOLZER in:
Noth/Bühler/Thouvenin, a.a.O., Art. 47, N. 28 ff.). Jedoch kommt weder
allen geografischen Bezeichnungen Gemeingutcharakter zu, noch geht
von ihnen stets eine Täuschungsgefahr aus.
5.1. Keine Herkunftserwartungen lösen geografische Namen und Zeichen
aus, welche von den massgeblichen Verkehrskreisen nicht als Hinweis
auf eine bestimmte Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden
werden (Art. 47 Abs. 2 MSchG), insbesondere weil sie zu einer der in
BGE 128 III 454 E. 2.1 Yukon definierten Fallgruppen zählen. Nach
diesem Urteil ist eine Herkunftserwartung zu verneinen, wenn (1) der Ort,
auf den das Zeichen hinweist, den hiesigen Abnehmerkreisen unbekannt
ist, (2) das Zeichen wegen seines Symbolgehalts als Fantasiezeichen
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aufgefasst wird, (3) der bezeichnete Ort sich nicht als Produktions-,
Fabrikations- oder Handelsort eignet, (4) das Zeichen eine
Typenbezeichnung darstellt, (5) sich für ein Unternehmen im Verkehr
durchgesetzt hat oder (6) zu einer Gattungsbezeichnung geworden ist
(vgl. auch BGE 135 III 421 E. 2.6 Calvi; NOTH, a.a.O., Art. 2 Bst. c, N 42).
5.2. Geografisch irreführend ist ein Zeichen, das eine geografische
Angabe enthält und den Adressaten zur Annahme verleitet, die Ware
stamme aus dem Land oder dem Ort, auf den die geografische Angabe
hinweist, obschon dies in Wirklichkeit nicht zutrifft (BGE 112 II 265 E. 2b
Alpina, BGE 135 III 418 E. 2.1 Calvi mit weiteren Hinweisen; NOTH,
a.a.O., Art. 2 Bst. c, N 41). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts
genügt es jedoch im Fall von geographischen Bezeichnungen, die auf
eine bestimmte Stadt oder Gegend hinweisen, dass die Waren im
entsprechenden Land hergestellt werden (BGE 135 III 416 E. 2.4 Calvi,
BGE 117 II 327 E. 2a Montparnasse). Auch nach Art. 22 Ziff. 3 des
Abkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte an geistigem
Eigentum (Anhang 1C des Abkommens zur Errichtung der
Welthandelsorganisation vom 15. April 1994/TRIPS; SR 0.632.20) haben
die Mitgliedstaaten die Eintragung einer Marke, die eine geografische
Angabe enthält oder aus ihr besteht, für Waren, die ihren Ursprung nicht
in dem angegebenen Gebiet haben, abzulehnen oder sie für ungültig zu
erklären, wenn die Verwendung der Angabe in der Marke für solche
Waren im betreffenden Mitgliedstaat geeignet ist, die Öffentlichkeit
hinsichtlich des wahren Ursprungsorts irrezuführen. Allerdings erfasst
dieser Begriff der geografischen Angabe nach TRIPS nur Angaben, die
eine Ware als aus dem Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats oder aus einer
Region oder aus einem Ort in diesem Hoheitsgebiet stammend
kennzeichnen, sofern darüber hinaus eine bestimmte Qualität, ein
bestimmter Ruf oder ein anderes bestimmtes Merkmal der Ware im
wesentlichen seinem geografischen Ursprung zuzuschreiben ist (Art. 22
Ziff. 1 TRIPS). Ein solcher Ruf wird von Art. 2 Bst. c MSchG für das
Vorliegen einer irreführenden Marke nicht vorausgesetzt (BGE 132 III 774
E. 3.1 Colorado; NOTH, a.a.O., Art. 2 Bst. c, N 41).
6.
Die Vorinstanz verwehrte der internationalen Registrierung Nr. 922 263
AMALVI den Schutz in der Schweiz mit der Begründung, dass es sich um
eine ungenügende Modifikation des italienischen Städtenamens Amalfi
handle, weshalb das Zeichen freihaltebedürftig sei und von ihm bezüglich
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Waren und Dienstleistungen nicht italienischer Herkunft eine
Irreführungsgefahr ausgehe.
6.1. Die Stadt Amalfi geniesst weder für Möbel und Haushaltsutensilien in
den Klassen 20 und 21 noch für das Designen von Kücheneinrichtungen
in der Klasse 41 einen besonderen Ruf. Dagegen käme Italien als
Herkunfts- bzw. Erbringungsort dieser Waren und Dienstleistungen
durchaus in Frage. Es gilt zu prüfen, ob der Ortschaftname bei den
massgeblichen schweizerischen Verkehrskreisen, welche es vorab zu
bestimmen gilt, Herkunftserwartungen auslöst und falls ja, ob dies auch
auf die umstrittene internationale Registrierung zutrifft. Sollte letzteres
verneint werden, gilt es noch zu überprüfen, ob am beanspruchten
Zeichen allenfalls ein Freihaltebedürfnis zugunsten der lokalen
Unternehmen besteht, muss es doch auch ihnen möglich sein, auf die
Herkunft ihrer Waren und Dienstleistungen hinzuweisen.
6.2. Nach konstanter Rechtsprechung muss die geografische Angabe in
ihrem Gesamteindruck geeignet sein, von einem "nicht unerheblichen Teil
des Verkehrs" als Hinweis auf die geografische Herkunft aufgefasst zu
werden (RKGE in sic! 2006, S. 769 Off Broadway Shoe Warehouse [fig.],
RKGE in sic! 2006, S. 587 Fedex Europe First, RKGE in sic! 2006, S. 275
Die fünf Tibeter, RKGE in sic! 2006, S. 40 Würthphoenix [fig.], alle mit
Verweis auf WILLI, a.a.O., Art. 2, N. 226). Es gilt somit die Marke aus der
Sicht der massgeblichen Verkehrskreise zu beurteilen, dies aber nicht im
Sinne einer vorausgesetzten Selbstverantwortung der Marktbeteiligten,
sondern durch eine angemessene Abwägung zur Verhinderung jeder
nennenswerten Irreführungsgefahr im Einzelfall (EUGEN MARBACH, Die
Verkehrskreise im Markenrecht, sic! 2007, S. 9). Die Beurteilung der
Marke ist darum eher nach der Wahrnehmung der schwächsten und
irreführungsanfälligsten repräsentativen Gruppe von Verkehrsteilnehmern
zu richten, die besser geschulten Kreise sind dabei aber nicht aus den
Augen zu verlieren (restriktiver: ALEXANDER PFISTER, Die Absatzmittler als
relevanter Verkehrskreis im Markeneintragungsverfahren, sic! 2009,
S. 687). Die Beschwerdeführerin beansprucht für ihre Registrierung im
Wesentlichen Schutz für Möbel und Haushaltsutensilien in den
Klassen 20 und 21 sowie das Designen von Kücheneinrichtungen in der
Klasse 41. Diese Waren und Dienstleistungen richten sich nicht nur an
Fachpersonen, wie Händler, Verkäufer, Architekten, Inneneinrichter und
Handwerker, sondern im hohen Masse auch an die Endabnehmer, die
einen Haushalt führenden bzw. über eine Liegenschaft verfügenden,
erwachsenen Personen. Insgesamt beschränken sich daher die
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relevanten Verkehrskreise nicht nur auf Fachkreise, wie dies etwa bei
rezeptpflichtigen Medikamenten und Schulbüchern der Fall wäre, die
ausschliesslich von Ärzten bzw. Lehrern ausgewählt werden (EUGEN
MARBACH, a.a.O., S. 11). Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft
des Zeichens als beschreibend ist deshalb vom Verständnis des
Endkonsumenten auszugehen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es
sich, von simplen Haushaltsutensilien abgesehen, um keine Waren des
täglichen Gebrauchs handelt. Möbel werden eher selten, so etwa beim
Einrichten eines neuen Haushalts, erworben. Da
Einrichtungsgegenstände zumeist verhältnismässig teure Anschaffungen
darstellen und diese einen wesentlichen Beitrag zur Wohn- und
Lebensqualität leisten, werden sie gewöhnlich sehr sorgfältig ausgewählt.
Aufgrund der hohen Kosten sowie des Vorhandenseins wesentlich
günstigerer Einbauküchen kommen spezielle Designküchen einzig für
einen kleinen, exklusiven Kreis von Eigenheimbesitzern in Frage. Sie
werden nicht einfach im Katalog ausgelesen, sondern sind an die
vorhandenen Räumlichkeiten und die Bedürfnisse des Endabnehmers
anzupassen, was ein enges Zusammenwirken des Letztgenannten mit
dem Anbieter erfordert. Zusammenfassend lässt sich folglich festhalten,
dass die beanspruchten Waren und Dienstleistungen, mit der Ausnahme
von simplen Haushaltsutensilien und günstigen
Dekorationsgegenständen, kaum Gegenstand von Spontaneinkäufen
sein dürften und dem vorliegend massgebenden Endabnehmer beim
Erwerb eine hohe Aufmerksamkeit attestiert werden muss.
6.3. Amalfi ist eine süditalienische, an der Südküste der Halbinsel von
Sorrent, in der Provinz Salerno gelegene Hafenstadt. Um das Jahr 850
löste sie sich vom Dukat von Neapel und war nun eine selbständige
Seerepublik. Das Seerecht von Amalfi galt bis ins sechszehnte
Jahrhundert im ganzen Mittelmeerraum, doch verlor die Stadt seit der
Mitte des zwölften Jahrhunderts ständig an Bedeutung (Meyers grosses
Universal Lexikon, Mannheim 1981, Bd. 1, S. 338). Laut dem
italienischen nationalen Institut für Statistik lebten am 31. Dezember 2009
in der Gemeinde Amalfi 5'341 Einwohner (). Die
Costiera Amalfitana wurde aufgrund ihrer physischen Schönheit sowie
ihrer vielseitigen Natur von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt
(). Heutzutage stellt der Fremdenverkehr,
vor traditionellem Kunsthandwerk, Fischfang sowie Anbau von
Zitrusfrüchten, Amalfis wichtigste Einnahmequelle dar. Trotz seiner
malerischen Lage, des südlichen Klimas und mediterranen Vegetation
wurde das Städtchen vom Massentourismus nie erfasst. Stattdessen
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behielt die an einer steilen, felsigen Küste gelegene Ortschaft ihren
historischen Charakter bei. So verfügt die Gemeinde zwar über Hotels
sämtlicher Klassifizierungen, doch handelt es sich dabei zumeist um eher
kleine, familiäre Betriebe. Vom Städtchen dürfte sich wohl der italienische
Nachname Amalfi herleiten. Im Schweizer Telefonbuch finden sich sechs
Einträge zu Privatpersonen sowie drei zu Restaurants bzw. Bars mit
diesem Namen (Recherche in , besucht am 8. Februar
2011). Im Übrigen existiert in der amerikanischen Stadt Chicago noch ein
Viersternehotel mit dem Namen Amalfi
().
6.4. Kleinere Orte, insbesondere wenn sie im Ausland liegen und über
keine nennenswerte touristische Infrastruktur verfügen und auch keine
bekannten Industrie- oder Dienstleistungsunternehmen beherbergen, sind
dem schweizerischen Publikum in der Regel nicht bekannt (BGE 128 III
454 E. 2.2.1 Yukon, Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-673/2008
vom 5. November 2008 E. 5.1 T Trelleborg und B-7411/2006 vom 22. Mai
2007 E. 7 Bellagio; HOLZER, a.a.O, Art. 47 N. 45). So geniesst auch das
Städtchen Amalfi, selbst wenn es sich bei der italienischen Region
Campania grundsätzlich um eine beliebte Feriendestination handelt,
entgegen der Ansicht der Vorinstanz hierzulande kaum Bekanntheit. Dies
dürfte im Wesentlichen daran liegen, dass Amalfi eine sehr kleine
Gemeinde ist, die sich nie zu einer Touristenhochburg entwickelt hat,
zumal sich die steilen, zerklüfteten Küsten der Halbinsel von Sorrent für
den Bau grösserer Hotelanlagen nicht eignen, die kleinen Buchten einer
geringeren Anzahl von Badegästen als die nordwestlich von Neapel am
Golf von Gaeta gelegenen kilometerlangen, breiten Sandstrände Platz
bieten und sich die Anreise über die kurvenreiche Küstenstrasse als
beschwerlich erweist. Auch eignet sich das italienische Städtchen für den
Schweizer Reisenden aufgrund der grossen Entfernung nicht für
Kurzausflüge. So beträgt die Fahrzeit auf der von Google
vorgeschlagenen 893 Kilometer langen Route von Chiasso nach Amalfi
rund acht ein viertel Stunden. Selbst vom internationalen Flughafen von
Neapel aus dauert die Fahrt zu der 75 Kilometer entfernten Ortschaft
noch knapp eine Stunde und zwanzig Minuten (vgl.
). Ferner darf aus dem Umstand, dass im
Städtchen auch luxuriöse Unterkünfte angeboten werden, nicht bereits
auf dessen Berühmtheit geschlossen werden, zumal Amalfi nicht im
Fokus des internationalen Jetsets und der damit verbundenen
Medienpräsenz steht. Ebenso wenig zieht die Erklärung zum
Weltkulturerbe durch die UNESCO automatisch die Bekanntheit bei den
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massgeblichen schweizerischen Verkehrskreisen mit sich. Dies gilt umso
mehr, als sich in der Region Campania mit den Ausgrabungsstätten von
Pompeji und Herculaneum sowie dem historischen Zentrum von Neapel
noch weitere solche Gebiete befinden. Diese sowie der Vesuv und das
nahegelegene Capri dürften hierzulande deutlich bekannter sein als die
Costiera Amalfitana und deren namensgebendes Städtchen Amalfi. Im
Übrigen geniesst auch der Familienname Amalfi infolge seiner geringen
Verbreitung in der Schweiz kaum Bekanntheit. Dasselbe gilt für das Hotel
Amalfi in Chicago, zumal diese amerikanische Stadt anders als etwa New
York oder Boston nicht zu den bevorzugten Reisedestinationen der
Schweizer zählt.
Es ist deshalb davon auszugehen, dass das italienische Küstenstädtchen
Amalfi nur einem unbedeutenden Teil der vorliegend massgebenden
schweizerischen Verkehrskreisen bekannt ist. Noch weniger bekannt
dürfte ihnen der gleichlautende Familien- bzw. Hotelname sein. Daraus
darf gefolgert werden, dass Amalfi im Wesentlichen als Fantasiezeichen
wahrgenommen wird, weshalb dem Begriff Unterscheidungskraft
zukommt und von ihm keine relevante Irreführungsgefahr ausgeht.
Zudem dürften diejenigen Marktteilnehmer, welche den Städtenamen
kennen, diesen in Verbindung mit den beanspruchten Waren und
Dienstleistungen als Typenbezeichnung auffassen, bezeichnen
Möbelhäuser ihre Produktlinien doch häufig mit geografischen Namen,
welche zum jeweiligen Stil passende Assoziationen, wie etwa Klassik,
Moderne, Noblesse, Süden, Sonne oder Wärme, auslösen, wobei
insbesondere wohl und exotisch bzw. nach Ferien klingende Namen sehr
verbreitet sind. Löst der Ortschaftsname Amalfi keine
Herkunftserwartungen aus, so gilt dies für die vorliegend umstrittene
internationale Registrierung AMALVI erst recht, zumal der kleine Teil der
Marktteilnehmer, welcher das italienische Städtchen kennen dürfte,
aufgrund der unterschiedlichen Schreibweisen kaum auf einen
Zusammenhang schliessen würde.
6.5. Im Übrigen gilt es zu prüfen, ob am als unterscheidungskräftig
befundenen Zeichen AMALVI allenfalls ein Freihaltebedürfnis zugunsten
ortsansässiger Unternehmen besteht. Grundsätzlich soll es ja jedem
Anbieter möglich sein, auf die Herkunft seiner Waren oder
Dienstleistungen hinzuweisen. In diesem Zusammenhang wird nicht nur
darauf abgestellt, ob gegenwärtig am betreffenden Ort die beanspruchten
Waren hergestellt werden können, sondern auch darauf, ob dort in
Zukunft – unter Berücksichtigung der künftigen wirtschaftlichen
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Entwicklung – mit der Herstellung der beanspruchten Waren ernsthaft
gerechnet werden muss (RKGE in sic! 2005, 744 E. 5 Gimel, BGE 128 III
454 E. 3 Yukon). Es gilt folglich einen weniger strengen Massstab
anzulegen, als dies bei der Prüfung, ob ein geografischer Name von den
massgeblichen Verkehrskreisen infolge sachlicher Unmöglichkeit des
bezeichneten Ortes als Produktions-, Fabrikations- oder Handels- oder
Erbringungsort nicht als Hinweis auf eine bestimmte Herkunft der Waren
oder Dienstleistungen verstanden wird, der Fall ist (vgl. Entscheid des
BVGer B-6959/2009 vom 21. Juni 2010 E. 4.2 CAPRI [fig.]). Wie oben
dargelegt, geniesst das Städtchen Amalfi weder für die beanspruchten
Waren und Dienstleistungen einen besonderen Ruf, noch muss aufgrund
der örtlichen topografischen Verhältnisse sowie der beschwerlichen
Anfahrt damit gerechnet werden, dass sich in der Ortschaft eine
bedeutende Möbelproduktion entwickeln wird, zumal eine solche
Wandlung dem wichtigsten lokalen Wirtschaftszeig, dem
Tourismusgewerbe, schaden könnte. Im Übrigen handelt es sich bei der
beanspruchten Marke AMALVI weder um die offizielle noch um eine
verbreitete Schreibweise des Städtenamens und wird mit der Freihaltung
des amtlichen und gebräuchlichen Namens Amalfi den Bedürfnissen der
ortsansässigen Unternehmen bereits genügend Rechnung getragen.
6.6. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die internationale
Registrierung Nr. 922 263 AMALVI für die beanspruchten Waren und
Dienstleistungen der Klassen 20, 21 und 42 weder beschreibend noch
freihaltebedürftig und somit nicht dem Gemeingut im Sinne von Art. 2
Bst. a MSchG zuzurechnen ist und auch keine Gefahr einer Irreführung
im Sinne von Art. 2 Bst. c MSchG besteht.
7.
Die Beschwerde ist daher gutzuheissen und die Vorinstanz anzuweisen,
der internationalen Marke für alle angemeldeten Waren und
Dienstleistungen in der Schweiz definitiv Schutz zu gewähren. Bei diesem
Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben (Art. 63 Abs.
2 VwVG), und es ist der Beschwerdeführerin der geleistete
Kostenvorschuss zurück zu erstatten.
8.
Der obsiegenden Beschwerdeführerin ist eine Parteientschädigung "für
ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten" des
Beschwerdeverfahrens zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Im
vorliegenden Verfahren hat die Beschwerdeführerin dem
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Bundesverwaltungsgericht eine Kostennote eingereicht. Sie enthält
jedoch lediglich das Honorar und eine Pauschale für übrige Auslagen. Da
sich somit weder die Stundenansätze noch der Zeitaufwand überprüfen
lassen, mangelt es an einer detaillierten Kostennote im Sinne des
Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem
Bundesverwaltungsgericht vom 21. Februar 2008 [VGKE,
SR 173.320.2]). Die Parteientschädigung wird deshalb aufgrund der
Akten und des geschätzten Aufwands durch das Gericht festgesetzt.
Nach den gegebenen Umständen erscheint eine Parteientschädigung in
der Höhe von Fr. 4'000.– (inkl. MWST) als angemessen. Besteht keine
unterliegende Gegenpartei, ist die Parteientschädigung derjenigen
Körperschaft oder autonomen Anstalt aufzuerlegen, in deren Namen die
Vorinstanz verfügt hat (Art. 64 Abs. 2 VwVG). Nach Art. 1 Abs. 1 des
Bundesgesetzes vom 24. März 1995 über Statut und Aufgaben des
Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGEG, SR 172.010.31)
handelt die Vorinstanz als autonome Anstalt mit eigener
Rechtspersönlichkeit. Sie ist in eigenem Namen mit dem Vollzug des
Markenschutzgesetzes, namentlich der Führung des Markenregisters
beauftragt (Art. 2 Abs. 1 Bst. a und b IGEG). Gestützt darauf erliess sie
die angefochtene Verfügung in eigenem Namen. Die Vorinstanz ist darum
zur Zahlung der Parteientschädigung zu verpflichten.
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen, die Verfügung des Eidgenössischen
Instituts für Geistiges Eigentum vom 27. September 2010 wird
aufgehoben und das Institut wird angewiesen, der internationalen
Registrierung Nr. 922 263 AMALVI für alle angemeldeten Waren und
Dienstleistungen in der Schweiz definitiv Schutz zu gewähren.
1.
Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 2'500.– wird der
Beschwerdeführerin zurückerstattet.
2.
Der Beschwerdeführerin wird zulasten des Eidgenössischen Instituts für
Geistiges Eigentum eine Parteientschädigung von Fr. 4'000.– (inkl.
MWST) zugesprochen.
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3.
Dieses Urteil geht an:
– die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage:
Rückerstattungsformular)
– die Vorinstanz (Internationale Registrierung Nr. 922 263;
Gerichtsurkunde)
– das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement EJPD (Gerichtsurkunde)
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
Hans Urech Marc Hunziker
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim
Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt
werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom
17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer
Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit
Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der
angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die
beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG).
Versand: 25. März 2011