B-7698/2008 - Abteilung II - Widerspruchssachen - Widerspruchsverfahren Nr. 9161; CH-Marke Nr. 517 8...

Abtei lung II
B-7698/2008
{T 0/2}
U r t e i l v o m 4 . D e z e m b e r 2 0 0 9
Richter Hans Urech (Vorsitz), Richter Marc Steiner,
Richter Francesco Brentani,
Gerichtsschreiberin Beatrice Brügger.
A._______,
vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Marcel Bircher,
Froriep Renggli, Rechtsanwälte, Bellerivestrasse 201,
8034 Zürich,
Beschwerdeführerin 1, Widerspruchsgegnerin
gegen
B._______,
vertreten durch Zimmerli, Wagner & Partner AG,
Löwenstrasse 19, 8001 Zürich,
Beschwerdegegnerin 1, Widersprechende
und
B._______,
vertreten durch Zimmerli, Wagner & Partner AG,
Löwenstrasse 19, 8001 Zürich,
Beschwerdeführerin 2, Widersprechende
gegen
A._______,
vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Marcel Bircher,
Froriep Renggli, Rechtsanwälte, Bellerivestrasse 201,
8034 Zürich,
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Besetzung
Parteien
Parteien
B-7698/2008
Beschwerdegegnerin 2, Widerspruchsgegnerin
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Widerspruchsverfahren Nr. 9161; CH-Marke Nr. 517 824
ETAVIS - IR-Marke Nr. 921 154 ESTAVIS.
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Gegenstand
B-7698/2008
Sachverhalt:
A.
Der Eintrag der internationalen Marke Nr. 921 154 ESTAVIS wurde am
21. Juni 2007 in der "Gazette OMPI des marques internationales"
Nr. 20/2007 publiziert. In der Schweiz umfasst der Schutz die
folgenden Waren und Dienstleistungen:
"35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau;
36 Affaires immobilières;
37 Travaux de construction, notamment rénovation; réparation,
à savoir travaux de réparation sur des appartements et des
bâtiments et à l'intérieur de ceux-ci".
B.
Am 26. September 2007 erhob die Beschwerdeführerin 2 (Wider-
sprechende) Widerspruch gegen die Schutzausdehnung dieser
Registrierung auf das Gebiet der Schweiz. Sie stützt sich dabei auf die
in der Schweiz eingetragene Marke Nr. 517 824 ETAVIS. Sie ist unter
anderem eingetragen für:
"35 Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Bü-
roarbeiten;
37 Bauwesen; Reparaturwesen; Installationsarbeiten".
C.
Mit Verfügung vom 28. September 2007 erliess die Vorinstanz gegen
die angefochtene Marke Nr. 921 154 ESTAVIS eine provisorische
vollumfängliche Schutzverweigerung für die beanspruchten Waren und
Dienstleistungen.
D.
Die Beschwerdeführerin 1 (Widerspruchsgegnerin) reichte am 30. Juni
2008 eine Widerspruchsantwort ein und beantragte die Abweisung des
Widerspruchs. Sie bejahte die Dienstleistungsgleichheit betreffend
Klasse 35, nicht aber bezüglich der Klassen 36 und 37. Im Weiteren
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bestritt sie die Ähnlichkeit und Verwechselbarkeit der Zeichen.
E.
Mit Verfügung vom 29. Oktober 2008 hiess die Vorinstanz den Wider-
spruch teilweise gut. Der internationalen Registrierung Nr. 921 154
ESTAVIS wurde der Schutz verweigert für die in den Klassen 35 und
37 beanspruchten Dienstleistungen. Für die in Klasse 36 be-
anspruchten "affaires immobilières" wurde das Zeichen zum Schutz
zugelassen.
Die Vorinstanz ging von einer Verwechslungsgefahr zwischen den
beiden Marken aus. Sie bejahte ferner die Waren- und Dienst-
leistungsgleichheit in Klasse 35 bezüglich "publicité; gestion des
affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau"
und "Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büro-
arbeiten" sowie in Klasse 37 für "travaux de construction, notamment
rénovation; réparation, à savoir travaux de réparation sur des
appartements et des bâtiments et à l'intérieur de ceux-ci" und "Bau-
wesen, Reparaturwe-sen". Sie verneinte die Dienstleistungsgleichheit
jedoch betreffend die in Klasse 36 beanspruchten "affaires
immobilières".
F.
F.a Mit Beschwerde vom 1. Dezember 2008 beantragt die Wider-
sprechende die vollumfängliche Gutheissung des Widerspruchs. Sie
beruft sich auf die Gleichartigkeit zwischen "Immobilienwesen"
("affaires immobilières") einerseits und "Bauwesen; Reparaturwesen;
Installationsarbeiten" und "Geschäftsführung; Unternehmensver-
waltung" anderseits sowie auf die Zeichenähnlichkeit bzw. die
"Beinahe-Identität" der Zeichen und die Verwechslungsgefahr.
F.b Mit Beschwerde vom 1. Dezember 2008 beantragt die Wider-
spruchsgegnerin die Aufhebung der Ziffern 1, 2 und 5 der vorinstanz-
lichen Verfügung und die vollumfängliche Abweisung des Wider-
spruchs. Sie anerkennt die Gleichartigkeit der in Klasse 35 "publicité;
gestion des affaires commerciales; administration commerciale;
travaux de bureau" bzw. "Werbung; Geschäftsführung; Unter-
nehmensverwaltung; Büroarbeiten", bestreitet diese aber bezüglich der
in Klasse 37 beanspruchten Dienstleistungen. Im Weiteren geht sie
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davon aus, es fehle, aufgrund des unterschiedlichen Wortklangs und
Sinnunterschieds, an der Zeichenähnlichkeit und somit der Ver-
wechslungsgefahr.
G.
Mit Eingaben vom 5. Februar 2009 verzichtete die Vorinstanz auf eine
Vernehmlassung zu den beiden Beschwerden.
H.
Am 3. April 2009 reichten sowohl die Widersprechende wie auch die
Widerspruchsgegnerin eine Beschwerdeantwort ein.
I.
Auf die dargelegten und weitere Vorbringen der Parteien und ein-
gereichte Beweismittel wird, soweit sie rechtserheblich sind, in den
Erwägungen eingegangen
J.
Auf die Durchführung einer öffentlichen Parteiverhandlung wurde still-
schweigend verzichtet.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Der Entscheid der Vorinstanz vom 29. Oktober 2008 stellt eine
Verfügung im Sinne des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968
über das Verwaltungsverfahren dar (Art. 5 Abs. 1 Bst. a des Bundes-
gesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren,
VwVG, SR 172.021).
1.2 Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Be-
schwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen
zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d des Bundesgesetzes vom 17. Juni
2005 über das Bundesverwaltungsgericht, Verwaltungsgerichtsgesetz,
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VGG, SR 173.32).
1.3 Die Beschwerdeführerinnen haben am Verfahren vor der Vor-
instanz teilgenommen und sind durch die angefochtene Verfügung
besonders berührt. Sie haben zudem ein als schutzwürdig anzu-
erkennendes Interesse an deren Aufhebung und Änderung, weshalb
sie zur Beschwerde legitimiert sind (Art. 48 Abs. 1 des Bundes-
gesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren,
VwVG, SR 172.021). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 und
52 Abs. 1 VwVG), die Vertreter haben sich rechtsgenüglich aus-
gewiesen (Art. 11 VwVG), und die Kostenvorschüsse wurden frist-
gemäss bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG).
1.4 Auf die Beschwerden ist deshalb einzutreten.
1.5 Da den beiden Beschwerden derselbe Sachverhalt zu Grunde
liegt, sich die gleichen Rechtsfragen stellen und die Rechtsmittel den
nämlichen vorinstanzlichen Entscheid betreffen, rechtfertigt es sich,
die beiden Verfahren zu vereinigen und in einem einzigen Urteil zu
erledigen (BGE 128 V 124 E. 1, mit Hinweisen).
2.
Vom Markenschutz sind Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren
Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienst-
leistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungs-
gefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Bundesgesetzes vom 28. August
1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben, Marken-
schutzgesetz, MSchG, SR 232.11). Der Inhaber einer älteren Marke
kann gestützt auf Art. 3 Abs. 1 MSchG innerhalb von drei Monaten
nach der Veröffentlichung der Eintragung gegen die Eintragung
Widerspruch erheben (Art. 31 Abs. 1 und 2 MSchG).
Die Widerspruchsmarke wurde am 18. Dezember 2003 hinterlegt. Die
angefochtene Marke wurde unter Beanspruchung einer deutschen
Priorität vom 9. Oktober 2006 in das internationale Register ein-
getragen. Die Vorinstanz ist daher auf den bei ihr fristgerecht und
unter Entrichtung der Widerspruchsgebühr (Art. 31 Abs. 2 MschG)
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eingereichten Widerspruch zu Recht eingetreten.
3.
3.1 Die Gefahr der Verwechslung bedeutet, dass ein Kennzeichen in
seinem Schutzbereich durch gleiche oder ähnliche Zeichen in seiner
Funktion der Individualisierung gefährdet wird. Dabei können
schlechter berechtigte, gleiche oder ähnliche Zeichen Fehl-
zurechnungen derart verursachen, dass die Adressaten die gekenn-
zeichneten Gegenstände für jene halten, die mit den besser be-
rechtigten Zeichen individualisiert werden (unmittelbare Ver-
wechslungsgefahr). Ferner können die schlechter berechtigten
Zeichen eine mittelbare Verwechslungsgefahr schaffen, indem die
Adressaten die Zeichen zwar auseinander zu halten vermögen, aber
auf Grund der Ähnlichkeit falsche Zusammenhänge vermuten, ins-
besondere an Serienmarken denken, die verschiedene Produktelinien
des gleichen Unternehmens oder von mehreren, wirtschaftlich mit-
einander verbundenen Unternehmen kennzeichnen (BGE 128 III 146
E. 2.a VW, BGE 128 III 441 E. 3.1 Appenzeller, BGE 127 III 160 E. 2.a
Securitas).
Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im
Gegenteil verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten
Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten
Umstände zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit
anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs
ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann,
und anderseits von den Waren und Dienstleistungen, für welche die
sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (BGE 122 III 382 E. 1
Kamillosan).
3.2 Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kenn-
zeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlich-
keitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen
daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende
Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere
Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des
allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen. Stark sind demgegenüber
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Marken, die entweder aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen
oder aber sich im Verkehr durchgesetzt haben (BGE 122 III 382 E. 2.a
Kamillosan, mit Hinweisen, Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004
vom 6. Oktober 2004 E. 2.2 Yello).
Je näher sich die Waren und Dienstleistungen sind, für welche die
Marken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Ver-
wechslungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom
älteren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen. Ein be-
sonders strenger Massstab ist anzulegen, wenn beide Marken für
weitgehend identische Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind
(BGE 126 III 315 E. 6.b.bb apiella, BGE 122 III 382 E. 3.a Kamillosan).
3.3 Der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit als Element der Ver-
wechslungsgefahr sind die Einträge im Markenregister zu Grunde zu
legen (BGE 119 II 473 E. 2.b Radion). Die Markenähnlichkeit beurteilt
sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der
angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen (BGE 121 III 377 E. 2.a
Boss; EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: ROLAND VON BÜREN/LUCAS DAVID
[Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht,
Bd. III/1, Basel 2009, Rz. 864; LUCAS DAVID, in: Kommentar zum
schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und
Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, Art. 3 N. 11 und 15; CHRISTOPH WILLI,
Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht
unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen
Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3, N. 63 und 67).
3.4 Die für Waren entwickelten Grundsätze bezüglich der Gleichartig-
keit können bei Dienstleistungen, die sich von Waren vor allem durch
ihre Unkörperlichkeit unterscheiden, nicht unbesehen übernommen
werden. Lehre und Rechtsprechung haben diesbezüglich Grundsätze
entwickelt (MARBACH, a.a.O., Rz. 851, mit Hinweisen; Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts B-7503/2006 vom 11. Mai 2007 E. 3
Absolut und Absolutbar/Absolute Poker bzw. Absolute P, mit
zahlreichen Hinweisen auf Lehre und Rechtsprechung). Im Vorder-
grund steht hier eine wettbewerbsbezogene Betrachtungsweise.
Dienstleistungen sind gleichartig, wenn sie im weitesten Sinne ver-
standen dem gleichen Markt zugerechnet werden können. Allerdings
darf hier - wie bei Waren - nicht vom kartellrechtlichen Marktverständ-
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nis ausgegangen werden. Geprüft wird nicht die Austauschbarkeit aus
der Sicht der Marktgegenseite, sondern es wird auf die markt-
bezogene Nähe abgestellt (Marbach, a.a.O., Rz. 821, 851). Es geht
um die Frage nach einer einheitlichen Organisationsverantwortung
bzw. ob der Abnehmer die Dienstleistungen als sinnvolles Leistungs-
paket wahrnimmt. Blosse thematische Zusammenhänge genügen da-
gegen nicht. Auch teilen Dienstleistungen wesensbedingt das eine
oder andere Element, ohne deswegen als gleichartig wahrgenommen
zu werden. Zentrale Bedeutung hat dagegen die Frage nach der ein-
heitlichen Verantwortung durch den Markeninhaber. Ordnen die Ver-
kehrskreise zwei verschiedene Dienstleistungen leicht der Kontrolle
ein und desselben Markeninhabers zu, ist von Dienstleistungsgleich-
artigkeit auszugehen (vgl. die ausführlichen Darlegungen im Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts B-7503/2006 vom 11. Mai 2007 E. 3
Absolut und Absolutbar/Absolute Poker bzw. Absolute P, mit
Hinweisen; sowie MARBACH, a.a.O., Rz. 851 f., mit Hinweisen).
3.5 Bei Wortmarken sind deren Klang, das Schriftbild und, ge-
gebenenfalls, der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160 E. 2.b.cc
Securitas, BGE 122 III 382 E. 5.a Kamillosan; MARBACH, a.a.O., Rz.
872). Dabei genügt es für die Annahme der Ähnlichkeit, wenn diese in
Bezug auf nur eines dieser Kriterien bejaht wird (MARBACH, a.a.O., Rz.
875). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch das Silbenmass, die
Aussprachekadenz und die Vokalfolge, allenfalls auch die Kon-
sonantenfolge geprägt, das Schriftbild durch die Wortlänge und die
Ähnlichkeit der der Buchstaben (BGE 127 III 160 E. 2.b.cc Securitas,
BGE 122 III 382 E. 5.a Kamillosan, BGE 119 II 473 E. 2.c Radion;
MARBACH, a.a. O., Rz. 877 ff., 884).
4.
4.1 Im vorliegenden Fall ist zunächst zu prüfen, ob die für die Marke
ESTAVIS beanspruchten Dienstleistungen:
"35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau;
36 Affaires immobilières;
37 Travaux de construction, notamment rénovation; réparation,
à savoir travaux de réparation sur des appartements et des
bâtiments et à l'intérieur de ceux-ci,"
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identisch oder gleichartig sind mit den für die Marke ETAVIS ein-
getragen:
"35 Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Bü-
roarbeiten;
37 Bauwesen; Reparaturwesen; Installationsarbeiten."
4.2 Die massgebenden Verkehrskreise werden bezüglich dieser
Dienstleistungen aus dem breiten Publikum aber auch aus Fachleuten
gebildet.
4.3 Einigkeit besteht über die Identität der Dienstleistungen der Klasse
35 "Publicité; gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau" und "Werbung; Geschäftsführung;
Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten".
4.4 Umstritten ist hingegen, ob die in Klasse 37 eingetragenen
"travaux de construction, notamment rénovation; réparation, à savoir
travaux de réparation sur des appartements et des bâtiments et à
l'intérieur de ceux-ci" und "Bauwesen; Reparaturwesen; Installations-
arbeiten" gleichartig sind.
"Travaux de construction", d.h. "Bauarbeiten", wird mit "insbesondere
Renovation, Reparaturarbeiten in Wohnungen in und an Gebäuden"
umschrieben. Die Präzisierung erfolgt in nicht abschliessender Weise
("notamment"); es kann sich also auch um andere Bauarbeiten
handeln. Von "Bauwesen, Reparaturwesen" unterscheiden sich diese
Dienstleistungen somit nicht grundsätzlich. "Bauwesen, Reparatur-
wesen" sind lediglich etwas allgemeinere Begriffe. Die Vorinstanz ist
deshalb zu Recht davon ausgegangen, dass sie unter die für das
Widerspruchszeichen beanspruchten Oberbegriffe "Bauwesen;
Reparaturwesen" subsumiert werden können.
Somit kann bei den in Klasse 37 beanspruchten Dienstleistungen von
Gleichartigkeit ausgegangen werden.
4.5 Die Marke ESTAVIS beansprucht in Klasse 36 Schutz für "affaires
immobilières", d.h. "Immobilienwesen". Die Marke ETAVIS ist nicht
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eingetragen für Dienstleistungen der Klasse 36. Die Widersprechende
beruft sich aber auf die Ähnlichkeit mit den von ihr in den Klassen 35
und 37 beanspruchten "Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung"
und "Bauwesen; Reparaturwesen".
4.5.1 Die Klasseneinteilung kann ein Indiz sein, präjudiziert aber die
Beurteilung der Gleichartigkeit nicht (MARBACH, a.a.O., Rz. 799 f., mit
Hinweisen). Hinzu kommt, dass die Indizwirkung der Zugehörigkeit
zweier Dienstleistungen zu derselben Klasse zumindest schwächer ist,
als dies bei den Waren(-klassen) der Fall ist (KASPAR LANDOLT, Die
Dienstleistungsmarke, Bern 1993, S. 90; RKGE vom 4. Juli 2000 in sic!
2000 797 E. 10 Kiss/K.i.s.s.).
4.5.2 Unter Immobilien verstanden werden in der Regel unbewegliche
Güter, insbesondere Grundstücke und Häuser. Die Bezeichnung "Im-
mobilienwesen" umfasst den Handel - Kauf, Verkauf und Vermittlung -
und die Verwaltung von Immobilien. Weiter kann auch der Bau (oder
Umbau) von Häusern in Zusammenhang mit dem Immobilienwesen
gesetzt werden.
Weitaus am häufigsten angeboten bzw. benötigt wird im Bereich des
Immobilienwesens das Dienstleistungsangebot des Immobilienhandels
und vor allem der Immobilienverwaltung, da es sich bei letzterer um
wiederkehrende Dienstleistungen handelt. Hier stellt sich die Frage
nach der Gleichartigkeit mit den Dienstleistungen "Geschäftsführung,
Unternehmensverwaltung".
Die unter den Titeln "Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung"
und "Immobilienwesen" angebotenen Dienstleistungen sind teilweise
ähnlich oder ergänzen sich. Die Grenzen zwischen Management- und
Unternehmungsberatung und der Beratung in Bank-, Versicherungs-
und Immobilienwesen sind fliessend und je länger desto mehr ver-
wischt, weil die Entwicklung eindeutig in Richtung von umfassenden
Beratungsdiensten geht (RKGE vom 4. Juli 2000 in sic! 2000 797 E. 10
Kiss/K.i.s.s.). Für den Anbieter bzw. Abnehmer ist es sinnvoll diese
Dienstleistungen zusammen anzubieten oder in Anspruch zu nehmen.
Aufgrund dieser marktbezogenen Nähe können deshalb auch die in
Klasse 36 beanspruchten "affaires immobilières" als gleichartig mit
den in Klasse 35 eingetragenen "Geschäftsführung, Unternehmens-
Seite 11
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verwaltung" betrachtet werden.
5.
Weiter ist zu prüfen, ob die beiden Zeichen - ETAVIS und ESTAVIS -
verwechselbar sind.
5.1 Beide Marken haben keine in Wörterbüchern nachweisbare Be-
deutung. Die Widerspruchsgegnerin macht jedoch geltend, die Marke
ESTAVIS erwecke - im Gegensatz zu ETAVIS - eine Assoziation mit
den englischen Wörtern "estate" bzw. "real estate", das "Grundeigen-
tum, Immobilien" bedeute. Die Frage, ob der Adressat der Dienst-
leistungen diese nicht ganz einfachen englischen Wörter kennt, kann
offen bleiben. Selbst wenn dies zutrifft, besteht die Marke nur aus
einem Teil des Wortes "estate" und wird mit der Endung "-vis" ergänzt.
Damit wird ein neues Wort geschaffen, bei dem der Bezug zum Begriff
"estate", wenn überhaupt, nicht ohne einen erheblichen Gedanken-
aufwand ersichtlich ist. Viel eher wird der Adressat diese Wortbildung
als neuen Begriff ohne besonderen Sinngehalt erkennen.
Beide Marken haben drei Silben. Die Vokalfolge ist gleich. Auch die
Konsonantenfolge ist identisch. Der einzige Unterschied besteht darin,
dass die Marke ESTAVIS einen zusätzlichen Konsonanten ("s") auf-
weist. Dieser Konsonant vermag das Wort nicht zu prägen. Ihm kommt
bei der Aussprache des Wortes keine besondere Bedeutung zu. Der
Leser kann ihn leicht übersehen. Klanglich sind die beiden Zeichen
sehr ähnlich, so dass auch die die Gefahr des Verhörens besteht.
5.2 Zwar handelt es sich bei den zur Diskussion stehenden Dienst-
leistungen nicht um solche des täglichen Bedarfs und es kann deshalb
davon ausgegangen werden, dass die Adressaten das Angebot und
den Anbieter etwas genauer prüfen. Aufgrund des äusserst geringen
Unterschieds zwischen den Zeichen, fällt es aber auch einem auf-
merksamen Leser oder Zuhörer nicht einfach, die Zeichen aus-
einanderzuhalten.
6.
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6.1 In Anbetracht der oben genannten gleichartigen bzw. identischen
Dienstleistungen und der dargelegten hochgradigen Ähnlichkeit der
Zeichen kann die Verwechslungsgefahr der beiden Marken nicht aus-
geschlossen werden.
Der Widerspruch der Widersprechenden ist deshalb vollumfänglich
gutzuheissen, d.h. der internationalen Registrierung Nr. 921 154
ESTAVIS ist zusätzlich zu der bereits in der vorinstanzlichen Verfügung
vom 29. Oktober 2008 festgestellten Schutzverweigerung für die
Dienstleistungen der Klassen 35 und 37 auch der Schutz in der
Schweiz für die in Klasse 36 beanspruchten Dienstleistungen zu ver-
weigern.
6.2 Die Beschwerde der Widersprechenden (Beschwerdeführerin 2)
ist demzufolge gutzuheissen, diejenige der Widerspruchsgegnerin
(Beschwerdeführerin 1) abzuweisen.
Gemäss der angefochtenen Verfügung vom 29. Oktober 2008 wurde
der obsiegenden Widersprechenden eine volle Parteientschädigung
wie auch der Ersatz der Widerspruchsgebühr zugesprochen. Aufgrund
des Ausgangs des vorliegenden Verfahrens sind - entsprechend den
Beschwerdebegehren der Widersprechenden - deshalb die Ziffern 4
und 5 der angefochtenen Verfügung nicht aufzuheben.
7.
7.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Widerspruchs-
gegnerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG
und Art. 64 Abs. 1 VwVG). Der Widersprechenden werden keine Ver-
fahrenskosten auferlegt (Art. 63 Abs. 3 VwVG) und der einbezahlte
Kostenvorschuss ist zurückzuerstatten. Ihr ist eine angemessene
Parteientschädigung zuzusprechen.
7.2 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streit-
sache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien
festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements
vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem
Bundesverwaltungsgericht, VGKE, SR 173.320.2). Im Beschwerde-
verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu
veranschlagen (Art. 4 VGKE). Im Widerspruchsverfahren besteht
dieser Streitwert vor allem im Schaden der beschwerdeführenden
Seite 13
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Partei im Fall einer Markenverletzung durch die angefochtene Marke.
Es würde aber zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den relativ
geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend
wirken, wenn dafür stets konkrete Aufwandsnachweise im Einzelfall
verlangt würden. Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der
Streitwert darum nach Erfahrungswerten auf einen Betrag zwischen Fr.
50'000.- und Fr. 100'000.- festzulegen (JOHANN ZÜRCHER, Der Streitwert
im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrechtsprozess, sic! 2002 S. 493
ff., S. 505; LEONZ MEYER, Der Streitwert in Prozessen um Immaterial-
güterrechte und Firmen, sic! 2001 S. 559 ff.; LUCAS DAVID, Der Rechts-
schutz im Immaterialgüterrecht, in: ROLAND VON BÜREN / LUCAS DAVID
(HRSG.), Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd.
I/2, 2. Aufl., Basel 1998, S. 29 f.).
7.3 Die Parteientschädigung ist nach Art. 14 Abs. 2 VGKE auf Grund
der eingereichten Kostennote festzusetzen. Ist wie im vorliegenden
Fall keine Kostennote eingereicht worden, setzt das Gericht die Ent-
schädigung für die notwendig erwachsenen Kosten auf Grund der
Akten fest (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 VGKE). Im vorliegenden Fall erscheint
eine Parteientschädigung von Fr. 2'500.- (inkl. MWSt) für das Be-
schwerdeverfahren als angemessen.
8.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht
offen (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG,
SR 173.110]). Es ist daher rechtskräftig.
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Verfahren B-7698/2008 und B-7699/2008 werden vereinigt.
2.
Die Beschwerde der Beschwerdeführerin 2 (Widersprechende) und der
Widerspruch werden vollumfänglich gutgeheissen, diejenige der Be-
schwerdeführerin 1 (Widerspruchsgegnerin) wird abgeweisen. Die
Ziffern 1, 2 und 3 des Entscheids des Eidgenössischen Instituts für
Geistiges Eigentum vom 29. Oktober 2008 werden aufgehoben und
das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum angewiesen, der
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internationalen Marke Nr. 921 154 ESTAVIS den Schutz in der Schweiz
für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen vollumfänglich zu
verweigern.
3.
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.- werden der Beschwerdeführerin 1
(Widerspruchsgegnerin) auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvor-
schuss von Fr. 4'494.- verrechnet. Der überschüssige Betrag aus dem
Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 494.- wird der Beschwerde-
führerin zurückerstattet. Der Beschwerdeführerin 2 (Widersprechende)
ist der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 4'500.- aus der Gerichts-
kasse zurückzuerstatten.
4.
Die Beschwerdeführerin 1 (Widerspruchsgegnerin) hat die Be-
schwerdeführerin 2 (Widersprechende) für das Beschwerdeverfahren
mit total Fr. 2'500.- (inkl. MWSt) zu entschädigen.
5.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin 1 (Einschreiben; Beschwerdebeilagen
retour; Beilage: Rückerstattungsformular)
- die Beschwerdeführerin 2 (Einschreiben; Beschwerdebeilagen
retour; Beilage: Rückerstattungsformular)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. MA-Wi RH/09161; Einschreiben; Vernehm-
lassungsbeilagen retour)
- das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
Hans Urech Beatrice Brügger
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Versand: 8. Dezember 2009
Seite 16