Abtei lung II
B-7768/2008
{T 0/2}
U r t e i l v o m 2 3 . M ä r z 2 0 0 9
Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richterin Vera Marantelli, Richter Claude Morvant;
Gerichtsschreiberin Katja Stöckli.
X._______,
vertreten durch A. W. Metz & Co. AG,
Beschwerdeführerin,
gegen
Y._______,
Beschwerdegegnerin,
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Verfügung vom 30. Oktober 2008 betreffend Wider-
spruchsverfahren Nr. 9271 URSA (fig.)/URSA PAINT.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Besetzung
Parteien
Gegenstand
B-7768/2008
Sachverhalt:
A.
Die Marke IR Nr. 840'972 URSA (fig.) der Beschwerdeführerin mit
Prioritätsdatum vom 21. Juli 2004 wurde am 1. Oktober 2004 für fol-
gende Waren und Dienstleistungen unter anderem auch für die
Schweiz registriert:
Klasse 17: Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en
ces matières non compris dans d'autres classes; produits en mati-
ères plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à
isoler; tuyaux flexibles non métalliques.
Klasse 19: Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non
métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; const-
ructions transportables non métalliques; monuments non métal-
liques.
Klasse 40: Traitement de matériaux.
Die Marke sieht wie folgt aus:
B.
Gestützt auf diese Marke erhob die Beschwerdeführerin am 19. No-
vember 2007 Widerspruch gegen den Schweizer Anteil der Marke IR
Nr. 928'286 URSA PAINT der Beschwerdegegnerin, die in der „Gazet-
te de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) des
marques internationales“ Nr. 28/2007 vom 16. August 2007 veröffent-
licht worden war. Diese Marke beansprucht Schutz für folgende Waren
und Dienstleistungen:
Klasse 2: Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille; préserva-
tifs contre la détérioration du bois; matières tinctoriales, mordants;
résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre
pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
Die Beschwerdeführerin machte im Wesentlichen geltend, dass zwi-
schen der angefochtenen Marke URSA PAINT und der Wider-
spruchsmarke URSA (fig.) zumindest eine mittelbare Verwechs-
lungsgefahr in Bezug auf sämtliche Waren bestehe.
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C.
Mit Schreiben vom 3. Januar 2008 forderte das Institut für Geistiges
Eigentum („Vorinstanz“) die Beschwerdegegnerin auf, innert einer Frist
von drei Monaten einen Vertreter für die Schweiz zu bestellen. Die Be-
schwerdegegnerin kam dieser Aufforderung nicht nach.
D.
Mit Verfügung vom 30. Oktober 2008 schloss die Vorinstanz die Be-
schwerdegegnerin darum androhungsgemäss vom Verfahren aus. Sie
wies den Widerspruch dennoch ab und gewährte der internationalen
Registrierung Nr. 928'286 URSA PAINT definitiven Schutz in der
Schweiz. Ihre Abweisung begründete die Vorinstanz damit, dass keine
Gleichartigkeit zwischen den beanspruchten Waren und Dienstleistun-
gen der Widerspruchsmarke und denjenigen der angefochtenen Marke
bestehe.
E.
Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 3. Dezem-
ber 2008 Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht und stellte fol-
gende Anträge:
1. Es sei die Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigen-
tum vom 30. Oktober 2008 aufzuheben, der Widerspruch sei gutzuheis-
sen und der Internationalen Registrierung 928.286 URSA PAINT sei der
Schutz für die Schweiz zu verweigern;
2. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwer-
degegnerin und der Vorinstanz.
Sie machte geltend, dass sämtliche beanspruchten Waren der ange-
fochtenen Marke mit derjenigen der Widerspruchsmarke gleichartig
seien und zwischen den Zeichen URSA PAINT und URSA (fig.) eine
Ähnlichkeit bestehe. Die angefochtene Marke sei daher mit der Wider-
spruchsmarke verwechselbar.
F.
Da die der Beschwerdegegnerin mit Verfügung vom 23. Dezember
2008 angesetzte Frist zur Einreichung einer Stellungnahme unbenutzt
verstrichen ist und die Vorinstanz mit Schreiben vom 2. Februar 2009
explizit auf eine Stellungnahme verzichtet hat, entscheidet das Bun-
desverwaltungsgericht aufgrund der vorliegenden Akten. Eine Par-
teiverhandlung wurde nicht durchgeführt (Art. 40 Abs. 1 des Verwal-
tungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).
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Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden
gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchsverfahren zustän-
dig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d VGG). Die Beschwerde wurde innerhalb
der gesetzlichen Frist von Art. 50 des Bundesgesetzes über das Ver-
waltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 (Verwaltungsverfahrensge-
setz, VwVG; SR 172.021) am 3. Dezember 2008 eingereicht und der
verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG)
Die Beschwerdeführerin ist vom angefochtenen Entscheid besonders
berührt und beschwert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Auf die Beschwerde ist
aus diesen Gründen einzutreten.
2.
Nach Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August
1992 (MSchG, SR 232.11) sind Zeichen vom Markenschutz aus-
geschlossen, wenn sie einer älteren Marke ähnlich und für gleiche
oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert sind, so dass
sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Die Beurteilung der Ver-
wechslungsgefahr richtet sich nach der Ähnlichkeit der Zeichen im Er-
innerungsbild des Letztabnehmers (BGE 121 III 378 E. 2a Boss) und
nach dem Mass an Gleichartigkeit zwischen den geschützten Waren
und Dienstleistungen. Zwischen diesen beiden Elementen besteht eine
Wechselwirkung: An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhe-
re Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Produkte sind, und umge-
kehrt (LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht,
Markenschutzgesetz Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, Art. 3,
N. 8). Damit eine Verwechslungsgefahr droht, müssen aber noch wei-
tere Faktoren hinzukommen. Ausschlaggebend ist, ob aufgrund der
Ähnlichkeit Fehlzurechnungen zu befürchten sind, welche das besser
berechtigte Zeichen in seiner Individualisierungsfunktion gefährden
(BGE 127 III 166 E. 2a Securitas). Zu berücksichtigen sind im Einzel-
fall der Aufmerksamkeitsgrad, mit dem die Abnehmer bestimmte Wa-
ren oder Dienstleistungen nachfragen, sowie die Kennzeichnungskraft,
da diese massgeblich den Schutzumfang einer Marke bestimmt
(CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizeri-
schen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und in-
ternationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3, N. 17 ff.).
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3.
Gleichartigkeit bedeutet, dass die massgeblichen Abnehmerkreise auf
den Gedanken kommen können, die unter Verwendung ähnlicher Mar-
ken angebotenen Waren würden angesichts ihrer üblichen Herstel-
lungs- und Vertriebsstätten aus demselben Unternehmen stammen
oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markenin-
habers hergestellt (LUCAS DAVID, a.a.O., Art. 3, N. 35). Für das Bestehen
gleichartiger Waren sprechen Übereinstimmungen zwischen den Her-
stellungsstätten der Waren, dem fabrikationsspezifisch erforderlichen
Know-how, den Vertriebskanälen, den Abnehmerkreisen und dem Ver-
wendungszweck der Waren, deren Substituierbarkeit, verwandte oder
gleiche technologische Indikationsbereiche sowie das Verhältnis von
Hauptware und Zubehör (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-7447/2006 vom 17. April 2007 E. 5 Martini Baby, Entscheide der
Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE]
vom 16. August 2004 E. 6 Harry (fig.), veröffentlicht in sic! 2004
S. 863 f. und vom 25. Mai 2005 E. 5 Käserosette (3D), veröffentlicht in
sic! 2006 S. 36). Gegen das Vorliegen von Gleichartigkeit sprechen ge-
trennte Vertriebskanäle innerhalb derselben Käuferschicht sowie das
Verhältnis von Hilfsware oder Rohstoff zu Haupt-, Zwischen- oder Fer-
tigware (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7447/2006 vom
17. April 2007 E. 5 Martini Baby, Entscheid der RKGE vom 16. August
2004 E. 6 Harry (fig.), veröffentlicht in sic! 2004 S. 863 f.; EUGEN
MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches
Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Kennzeichenrecht, Basel
1996, S. 109 f.).
4.
Ob sich Zeichen ähnlich sind, wird aufgrund ihres Gesamteindrucks
beurteilt (Entscheid der RKGE vom 11. Mai 2006 E. 4 Hero (fig.), ver-
öffentlicht in sic! 2006 S. 478). Beim Zeichenvergleich ist von den Ein-
tragungen im Register auszugehen (BGE 119 II 475 E. 2b Radion),
doch gilt es zu berücksichtigen, dass das angesprochene Publikum die
beiden Marken in der Regel nicht gleichzeitig vor sich hat. Deshalb ist
auf das Erinnerungsbild abzustellen, das die Abnehmer von den ein-
getragenen Marken bewahren (Entscheid der RKGE vom 27. April
2006 E. 6 O [fig.], veröffentlicht in sic! 2006 S. 673 f.). Diesem Erinne-
rungsbild haftet zwangsläufig eine gewisse Verschwommenheit an
(MARBACH, a.a.O., S. 116 f.), wobei es wesentlich durch das Erschei-
nungsbild der kennzeichnungskräftigen Markenelemente geprägt wird
(BGE 122 III 386 E. 2a Kamillosan). Schwache oder gemeinfreie Mar-
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kenbestandteile dürfen jedoch bei der Beurteilung der Markenähnlich-
keit nicht einfach weggestrichen werden (WILLI, a.a.O., Art. 3, N. 65;
Entscheid der RKGE vom 20. Oktober 2005 E. 6 f. Mictonorm, ver-
öffentlicht in sic! 2006 S. 91).
5.
Als erstes sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen, also
die Händler und Endabnehmer der interessierenden Waren (vgl. WILLI,
a.a.O., Art. 3, N. 20). Die massgeblichen Verkehrskreise für die im vor-
liegenden Fall beanspruchten Waren setzten sich nicht nur aus Fach-
leuten des Baugewerbes, wie Bauherren, Handwerkern (Installateure,
Gipser, Maurer, Zimmermänner, Dachdecker u.ä.) oder Angestellten
von Baufirmen, sondern auch aus Hausbesitzern und Heimwerkern
zusammen, wobei auch letztere über ein technisches Fachwissen und
einen gewissen Sachverstand verfügen.
6.
Der Begriff „Farben“ im Warenverzeichnis der Beschwerdegegnerin ist
eine Sammelbezeichnung für alle farbgebenden Stoffe (Pigmente,
Farbstoffe). „Firnisse“ und „Lacke“ sind demgegenüber Sammelbe-
zeichnungen für Beschichtungsstoffe auf Basis organischer Bindemit-
tel und können Lösungsmittel, unlösliche Farbträger (Pigmente), Füll-
stoffe und andere Zusätze enthalten (DER BROCKHAUS, Multimedial Pre-
mium 2008, aktualisierte Version vom 15. Juni 2007). Das in der Regi-
strierung der Beschwerdeführerin erwähnte „Baumaterial“ (Klasse 19)
ist eine Sammelbezeichnung für Materialien, die zur Fertigung von
Bauteilen und Bauwerken dienen. LE GRAND ROBERT DE LA LANGUE
FRANÇAISE zählt als „matériaux de construction“ Folgendes auf: acier, ar-
doise, béton, bois, brique, ciment, fer, moellon, mortier, pierre, pisé,
plâtre, staff, torchis und tuile (LE GRAND ROBERT DE LA LANGUE FRANÇAISE,
Version électronique 2.0). DER BROCKHAUS nennt unter dem Stichwort
„Baustoff“ folgende Materialien: Kies, Sand, Naturstein, Lehm, Stahl,
Zement, Glas und Keramik (DER BROCKHAUS, a.a.O.). Demgegenüber fal-
len Anstrichmittel wie Farben, Firnisse und Lacke nicht unter den Be-
griff „Baumaterial“, da ihnen das errichtende bzw. bildende Element
fehlt. Eine Warenidentität liegt daher nicht vor. Zu prüfen ist nunmehr,
ob zwischen „Baumaterial“ und „Farben, Firnissen und Lacken“ eine
Warengleichartigkeit vorliegt.
Der Begriff „Baumaterial“ im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke
umfasst Rohstoffe, die zu einem Bauwerk weiterverarbeitet werden. In
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diesem Weiterverarbeitungsprozess können die Waren der angefoch-
tenen Marke zum Tragen kommen, indem beispielsweise Beton, Holz
oder Glas einen Farb- oder Lackanstrich erhalten. Hierbei handelt es
sich um ein typisches Ergänzungsverhältnis von Waren der Wider-
spruchsmarke zu den Waren der angefochtenen Marke. Auch wenn die
Waren der angefochtenen Marke sich in ihrer konkreten Art und ihrem
Verwendungszweck von denen der Widerspruchsmarke unterscheiden,
besteht zwischen ihnen ein funktionaler Zusammenhang insofern, als
die Waren der angefochtenen Marke zu denen der Widerspruchsmarke
komplementär sind. Zwar können die jeweiligen Nutzer der Waren
(Maurer bzw. Maler) unterschiedliche Personen sein, bei kleineren
Bauprojekten ist dies in der Regel jedoch nicht der Fall. Zudem ist
auch bei grösseren Bauprojekten häufig nur eine Person für die Mate-
rialbeschaffung verantwortlich. Die beanspruchten Waren richten sich
im Übrigen nicht nur an Fachkreise, sondern auch an Hausbesitzer
und Heimwerker. Diese werden die Baumaterialien in der Regel gleich-
zeitig mit dem sie schützenden und pflegenden Anstrichmittel besor-
gen.
Zwar unterscheiden sich die Herstellungsstätten für Waren der ange-
fochtenen Marke regelmässig von jener für „Baumaterial“, hat doch die
Farb- und Lackindustrie wenig mit der Stein-, Holz- oder Keramikin-
dustrie gemein, doch ist letztere für gewöhnlich auch Abnehmerin von
Anstrichmitteln der oben erwähnten Art. Daher ist es möglich, dass die
massgeblichen Verkehrskreise beim Erwerb von Baumaterial davon
ausgehen, die Waren der angefochtenen Marke stammten aus dem-
selben Unternehmen bzw. aus miteinander verbundenen Unterneh-
men. Vor diesem Hintergrund ist daher von einer entfernten Gleichar-
tigkeit zwischen „Farben, Firnissen und Lacken“ der angefochtenen
Marke und dem „Baumaterial“ der Widerspruchsmarke auszugehen
(vgl. auch Entscheid der RKGE vom 1. Mai 2001 E. 2 Poxilith [fig], ver-
öffentlich in sic! 2001 S. 425).
Wie bei den „Farben, Firnissen und Lacken“ verhält es sich auch mit
den im Warenverzeichnis der Beschwerdegegnerin genannten „Rost-
schutz-, Holzkonservierungs- und Beizmitteln“. Mit „Rostschutzmitteln“
wird die Oberfläche von Eisen und Stahl behandelt, um die Korrosion
zu verhindern. „Holzkonservierungsmittel“ sind demgegenüber Mittel
chemischer Art, die zur Erhöhung der Haltbarkeit von Hölzern und zum
Schutz der Hölzer vor Holzschädlingen, Witterungseinflüssen und
Feuer dienen. Mit „Beizmitteln“, nämlich Lösungen von Säuren, Salzen
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u. a. (Beize), werden schliesslich die Oberflächen bestimmter Werk-
stoffe und Verbrauchsgüter zur Weiterverarbeitung oder zum Ver-
brauch behandelt. Zwischen den „Rostschutz-, Holzkonservierungs-
und Beizmitteln“ einerseits und dem „Baumaterial“ andererseits be-
steht aus diesem Grund ebenfalls ein funktionaler Zusammenhang, in-
dem die Rohstoffe im Weiterverarbeitungsprozess mit den obge-
nannten Mitteln behandelt und konserviert werden.
Keine Gleichartigkeit besteht hingegen zwischen den in der Registrie-
rung der Beschwerdegegnerin aufgeführten „Naturharzen im Rohzu-
stand“ und dem im Warenverzeichnis der Beschwerdeführerin erwähn-
ten „Gummi und Kautschuk“ sowie dem „Isolierungsmaterial“ in Klasse
17. „Harze“ ist ein Sammelbegriff für organische, nichtkristalline Stoffe,
die beispielsweise als Bindemittel für Formmassen, Klebstoffe und La-
cke sowie zur elektrischen Isolation (z.B. als Gießharze) verwendet
werden (DER BROCKHAUS, a.a.O.), wobei Naturharze – im Gegensatz zu
den im Warenverzeichnis der Beschwerdegegnerin nicht enthaltenen
„Kunstharzen“ (Klasse 1) – in der Regel nicht zur elektrischen Isolation
verwendet werden. Der rohe Naturkautschuk wird meist durch Mastika-
tion und Vulkanisation in Gummi („vulkanisierter Naturkautschuk“)
überführt. Er zeichnet sich durch hohe Elastizität, Zugfestigkeit und
Kälteflexibilität aus (DER BROCKHAUS, a.a.O., vgl. auch LE GRAND ROBERT,
a.a.O.). Auch wenn „Gummi“ und „Harze“, in natürlicher Weise ver-
mischt, als sog. Gummiharze auftreten können, ist der Ver-
wendungszweck der Waren der Beschwerdegegnerin (Naturharze im
Rohzustand) und derjenige von „Kautschuk und Gummi“ ein anderer.
Bei der Mischung von „Gummi“ und „Naturharzen“ (Gummiharzen) ste-
hen im Übrigen die Eigenschaften als Bindemittel, Klebstoff und Lack
im Vordergrund, weshalb sie auch der Klasse 2 zuzuordnen sind
(vgl. DEUTSCHES PATENT- UND MARKENAMT [HRSG.] Internationale Klassifi-
kation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken
Teil I – Klassifikation von Nizza, Liste von Waren und Dienstleistungen
in alphabetischer Reihenfolge, 9. Ausgabe, München 2006). „Natur-
harze im Rohzustand“ sind mit anderen Worten mit „Kautschuk und
Gummi“ nicht substituierbar. Schliesslich weisen die „Naturharze“ im
Gegensatz zu „Kautschuk und Gummi“ auch einen anderen Vertriebs-
kanal auf.
Ebenfalls keine Gleichartigkeit besteht zwischen „Blattmetallen und
Metallen in Pulverform für Maler, Dekorateure, Drucker und Künstler“
und den im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke aufgelisteten
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Waren, namentlich dem „Packungsmaterial“ (Klasse 17). Als „Blattme-
talle“ werden etwa sehr dünn ausgewalzte und geschlagene Metall-
follien bezeichnet, die weder mit „Packungsmaterial“ substituierbar
sind, noch die gleiche Herstellungsstätte oder den gleichen Vertriebs-
kanal aufweisen.
Keine Gleichartigkeit besteht schliesslich auch zwischen den Waren
der angefochtenen Marke sowie der Dienstleistung „Bearbeitung von
Materialien“ (Klasse 40). Unter letzterer Bezeichnung werden insbe-
sondere folgende Dienstleistungen subsumiert: (i) Dienstleistungen in
Bezug auf die Umwandlung eines Gegenstandes oder Stoffes sowie
jedes Verfahren, das eine Änderung seiner Grundeigenschaften zur
Folge hat (z.B. das Färben eines Kleidungsstückes), (ii) Dienst-
leistungen in Bezug auf die Materialbearbeitung bei der Herstellung ei-
nes Stoffes oder Gegenstandes, ausgenommen Bauwerke; z.B.
Dienstleistungen in Bezug auf das Zuschneiden, Zurichten, Polieren
durch Abschleifen oder Überziehen mit Metall (DEUTSCHES PATENT- UND
MARKENAMT [HRSG.], a.a.O.). Auch wenn die im Warenverzeichnis der Be-
schwerdegegnerin aufgeführten „Farben, Firnisse, Lacke, Rostschutz-,
Holzkonservierungs- und Beizmittel“ (Klasse 2) Gegenstand einer Än-
derung einer Grundeigenschaft eines Stoffes sein können, ist doch der
Zweck, die Natur und der Endverbraucher solcher Waren ein anderer
als derjenige der Dienstleistung der Klasse 40. Zwischen „Bearbeitung
von Materialien“ (Klasse 40) und „Farben, Firnissen, Lacken, Rost-
schutz-, Holzkonservierungs- und Beizmitten, Naturharzen im Rohzu-
stand und Blattmetallen sowie Metallen in Pulverform“ besteht daher
keine Gleichartigkeit.
7.
Da für „Farben, Firnisse, Lacke, Rostschutz-, Holzkonservierungs- und
Beizmittel“ eine entfernte Gleichartigkeit zu den Waren und Dienstleis-
tungen der Widerspruchsmarke bejaht wird, ist im Folgenden eine
Ähnlichkeit zwischen den Zeichen zu prüfen und festzustellen, ob zwi-
schen der Widerspruchsmarke und der angefochtenen Marke eine Ver-
wechslungsgefahr besteht. Die Widerspruchsmarke URSA (fig.) ist ei-
ne kombinierte Wort-/Bildmarke, wobei dem Wortbestandteil prägender
Charakter zukommt. Der Zeichenbestandteil „URSA“ bezeichnet etwa
in den lateinischen Wendungen „Ursa Maior“ und „Ursa Minor“ das
Sternbild des grossen bzw. kleinen Bären (DER BROCKHAUS, a.a.O.). Die
mit URSA verwandten Begriffe „orsa“ (ital. Bärin) sowie „ourse“ (frz.
Bärin), beide vom lateinischen Begriff „ursus“ (Bär) abgeleitet, rufen
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daher möglicherweise bei einem Teil der massgeblichen Abnehmer ei-
ne Assoziation mit einer Bärin hervor. In Bezug auf die beanspruchten
Waren der Klassen 17, 19 und 40 ist diese Assoziation aussergewöhn-
lich und ebenso unterscheidungskräftig, wie wenn die Marke als blos-
ses Kennzeichen ohne Sinngehalt verstanden wird. Es ist daher von
einer starken Marke auszugehen. Die angefochtene Marke URSA
PAINT übernimmt diesen kennzeichnungsstarken Zeichenbestandteil
der Widerspruchsmarke unverändert und ergänzt ihn lediglich mit dem
kennzeichnungsschwachen Zusatz „PAINT“, der in Bezug auf die be-
anspruchten Waren der Klasse 2 von beschreibender Natur ist und
den Gesamteindruck nicht massgebend zu prägen vermag. Aus
diesem Grund ist eine Ähnlichkeit zwischen dem Zeichen URSA
PAINT mit dem älteren Zeichen URSA (fig.) selbst in Anbetracht der
bloss entfernten Gleichartigkeit zu bejahen. Folglich liegt in Bezug auf
die Waren „Farben, Firnisse, Lacke, Rostschutz-, Holzkonservierungs-
und Beizmittel“ (Klasse 2) der angefochtenen Marke URSA PAINT eine
Verwechslungsgefahr mit der Widerspruchsmarke URSA (fig.) vor. Der
angefochtenen Marke ist daher der Schutz für diese Waren zu ver-
weigern.
8.
Die Beschwerde ist somit teilweise gutzuheissen. In Bezug auf die Wa-
ren „Naturharze im Rohzustand sowie Blattmetalle und Metalle in Pul-
verform für Maler, Dekorateure, Drucker und Künstler“ (Klasse 2) ist
der angefochtenen Marke URSA PAINT der Schutz zu gewähren und
die Beschwerde abzuweisen, während für die Waren „Farben, Firnisse,
Lacke, Rostschutz-, Holzkonservierungs- und Beizmittel“ (Klasse 2)
der Schutz zu verweigern und die Beschwerde diesbezüglich gutzu-
heissen ist.
9.
Die Kosten des erstinstanzlichen Widerspruchsverfahrens (Wider-
spruchsgebühr von Fr. 800.-) sind bei diesem Ausgang des Verfahrens
im Umfang von Fr. 600.- der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen
(Art. 34 MSchG, Art. 54 VwVG).
10.
Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsa-
che, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien
festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom
21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bun-
Seite 10
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desverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Widerspruchsbe-
schwerdeverfahren ist dafür das Interesse der Widersprechenden an
der Löschung, beziehungsweise der Widerspruchsgegnerin am Be-
stand der angefochtenen Marke zu veranschlagen. Es würde allerdings
zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den geringen Kosten des
erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür im Ein-
zelfall stets konkrete Aufwandsnachweise verlangt würden. Mangels
anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Umfang der Streitsache
deshalb nach Erfahrungswerten auf Fr. 40'000.- festzulegen (JOHANN
ZÜRCHER, Der Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsprozess,
sic! 2002, S. 505, LEONZ MEYER, Der Streitwert in Prozessen um Imma-
terialgüterrechte und Firmen, sic! 2001, S. 559 ff., LUCAS DAVID, in: Ro-
land von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter-
und Wettbewerbsrecht, Bd. I/2, Der Rechtsschutz im Immaterialgüter-
recht, Basel 1998, S. 29 f.). Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich,
die Verfahrenskosten insgesamt auf Fr. 4'000.- festzulegen, wobei die
Beschwerdeführerin einen Anteil von Fr. 1'000.-, die Beschwerdegeg-
nerin dagegen einen Anteil von Fr. 3'000.- zu tragen hat.
11.
Die Parteientschädigung ist aufgrund der eingereichten Kostennote
der obsiegenden Partei festzusetzen und der unterliegenden Gegen-
partei aufzuerlegen (Art. 64 VwVG). In Würdigung des Umstandes, der
die Überbindung eines Teils der Verfahrenskosten auf die Beschwerde-
führerin rechtfertigt und in Anbetracht, dass der Beschwerdeführerin
lediglich die notwendigen und verhältnismässig hohen Kosten ersetzt
werden können, erscheint eine ermässigte Parteientschädigung der
Beschwerdegegnerin an die Beschwerdeführerin von Fr. 2'500.- (inkl.
allfällige MWST) für das erstinstanzliche sowie das Beschwerde-
verfahren als angemessen.
12.
Gegenüber einer Partei, die sich im Ausland aufhält und entgegen von
Art. 11b Abs. 1 VwVG kein Zustelldomizil in der Schweiz bezeichnet
hat, kann eine sie betreffende Verfügung durch Veröffentlichung in ei-
nem amtlichen Blatt eröffnet werden (Art. 36 VwVG). In Bezug auf die
Beschwerdegegnerin wird das Urteil daher androhungsgemäss im
Bundesblatt eröffnet.
Seite 11
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13.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde ans Bundesgericht zur
Verfügung (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005
[BGG, SR 173.110]). Es ist somit rechtskräftig.
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Ziff. 2 der Verfügung der
Vorinstanz vom 30. Oktober 2008 wird aufgehoben, und der Wider-
spruch wird teilweise gutgeheissen. Die Vorinstanz wird angewiesen,
der Internationalen Marke Nr. 928'286 in der Schweiz lediglich Schutz
für „Naturharze im Rohzustand sowie Blattmetalle und Metalle in Pul-
verform für Maler, Dekorateure, Drucker und Künstler“ (Klasse 2) zu
gewähren.
2.
Die Verfahrenskosten in der Höhe von Fr. 4'000.- werden im Umfang
von Fr. 1'000.- der Beschwerdeführerin und mit dem Kostenvorschuss
in der Höhe von Fr. 4'500.- verrechnet und im Umfang von Fr. 3'000 der
Beschwerdegegnerin auferlegt. Der Restbetrag von Fr. 3'500.- wird der
Beschwerdeführerin nach Versand des vorliegenden Urteils überwies-
en.
3.
Die Beschwerdegegnerin hat der Beschwerdeführerin die Kosten des
erstinstanzlichen Widerspruchsverfahrens in der Höhe von Fr. 600.-
sowie eine reduzierte Parteientschädigung für das erstinstanzliche
und das Beschwerdeverfahren von insgesamt Fr. 2'500.- (inkl. allfällige
MWST) zu bezahlen.
4.
Das Schreiben der Vorinstanz vom 2. Februar 2009 wird der Be-
schwerdeführerin zur Kenntnis zugestellt.
Seite 12
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5.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage gemäss Ziffer 4,
Rückerstattungsformular)
- die Beschwerdegegnerin (Veröffentlichung im Bundesblatt)
- die Vorinstanz (Ref. Widerspruch Nr. 9271; Gerichtsurkunde)
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
David Aschmann Katja Stöckli
Versand: 26. März 2009
Seite 13