B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Abteilung II
B-7995/2015
Ur t e i l vom 1 5 . M ä r z 2 0 1 7
Besetzung
Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richter Pietro Angeli-Busi, Richterin Maria Amgwerd,
Gerichtsschreiberin Karin Behnke.
Parteien
Apple Inc.,
1, Infinite Loop, US-CA 95014 Cupertino,
vertreten durch Rechtsanwalt Prof. Dr. iur. Jürg Simon,
Lenz & Staehelin,
Bleicherweg 58, 8027 Zürich,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand
Markeneintragungsgesuch Nr. 00414/2014 – TOUCH ID.
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Sachverhalt:
A.
Die Beschwerdeführerin hat am 24. Januar 2014 beim Eidgenössischen
Institut für Geistiges Eigentum (Vorinstanz) die Eintragung der Wortmarke
TOUCH ID für eine grosse Zahl von Waren der Klasse 9 und Dienstleistun-
gen der Klasse 35 beantragt.
B.
Die Vorinstanz beanstandete das Zeichen am 2. Mai 2014 für einen Teil der
Waren der Klasse 9, da es dafür Gemeingut sei. Für die übrigen Waren der
Klasse 9 sowie alle angemeldeten Dienstleistungen der Klasse 35 liess sie
das Zeichen zum Schutz zu.
C.
Mit Eingabe vom 1. Juli 2014 beantragte die Beschwerdeführerin das Ge-
such zu teilen. Für die nicht beanstandeten Waren der Klasse 9 und Dienst-
leistungen der Klasse 35 wurde am 11. August 2014 die Eintragung der
Marke auf Swissreg publiziert (Marke CH 662'098).
D.
Die Beschwerdeführerin bestritt mit Schreiben vom 5. Januar 2015 die Be-
urteilung der Vorinstanz und ersuchte um vollumfängliche Gutheissung des
Eintragungsgesuchs.
E.
Mit Schreiben vom 1. Mai 2015 hielt die Vorinstanz grösstenteils an ihrer
Beanstandung vom 2. Mai 2014 fest und empfahl, gewisse Waren anders
zu klassieren.
F.
Mit Stellungnahme vom 1. Juli 2015 beharrte die Beschwerdeführerin auf
der Zulassung des Zeichens für sämtliche strittigen Waren.
G.
Mit Verfügung vom 10. November 2015 wies die Vorinstanz das Marken-
eintragungsgesuch CH Nr. 00414/2014 TOUCH ID aus den genannten
Gründen für folgende Waren der Klassen 9 und 28 ab:
9.
Computer; Computerperipheriegeräte; Computerhardware; Handcompu-
ter; Taschencomputer; persönliche digitale Assistenten (PDA); elektroni-
sche Terminkalender; elektronische Notizblöcke; tragbare Lesegeräte für
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elektronisch gespeicherte Buchinhalte (electronic book readers); tragbare
digitale elektronische Geräte und damit verbundene Software; mobile di-
gitale elektronische Handgeräte, welche Zugang zum Internet ermögli-
chen sowie zum Senden, Empfangen und Speichern von Telefonanrufen,
Telefax, elektronischer Post sowie andern digitalen Geräten; elektronische
Handgeräte für den drahtlosen Empfang, die Speicherung und/oder Über-
mittlung von Daten und Nachrichten, sowie elektronische Geräte, die dem
Nutzer das Nachverfolgen oder die Handhabung von persönlichen Infor-
mationen ermöglichen;
Geräte zur Kommunikation über Netzwerke; elektronische Kommunikati-
onsmittel, -geräte und -instrumente; audiovisuelle Unterrichtsapparate;
Telekommunikationsgeräte und Instrumente; Geräte für globale Positio-
nierung (GPS); Telefone; drahtlose Kommunikationsgeräte zur Übertra-
gung von Sprache, Daten und Bildern;
Datenspeichergeräte; Magnetdatenträger;
Disketten und Bänder mit Computerprogrammen und Software oder zur
Aufzeichnung von Computerprogrammen und Software;
Fernsehbildschirme;
Computersoftware; Computerspiele; Software für Geräte für globale Posi-
tionierung;
Computersoftware zur Identifizierung, Lokalisierung, Gruppierung, Ver-
breitung und Verwaltung von Daten und Verknüpfungen zwischen Com-
puterservern und Nutzern, welche mittels eines weltweiten Kommunikati-
onsnetzwerkes sowie anderer elektronischer, Computer- und Kommuni-
kationsnetzwerke verbunden sind; Computersoftware zur Verwendung mit
tragbaren mobilen digitalen elektronischen Geräten und anderen Verbrau-
cherelektronikgeräten;
herunterladbare aufgezeichnete Audio- und audiovisuelle Daten, Informa-
tionen und Kommentare; herunterladbare elektronische Bücher, Maga-
zine, Fachblätter, Rundschreiben, Zeitungen, Journale und andere Publi-
kationen; Zeichenerkennungssoftware;
Computersoftware für den Zugang zu Online-Datenbanken sowie für das
Suchen und Durchsuchen von Online-Datenbanken; elektronische Bulle-
tin Boards; Datensynchronisationssoftware;
Computergeräte zur Nutzung mit allen vorgenannten Waren; elektroni-
sche Geräte mit Multimedia-Funktionen zur Nutzung mit allen vorgenann-
ten Waren; elektronische Geräte mit interaktiven Funktionen zur Nutzung
mit allen vorgenannten Waren; Zusatzausrüstung, Teile, Zubehör und
Testgeräte für alle vorgenannten Waren;
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Navigationsinstrumente;
biometrische Identifizierungsgeräte.
28.
Computerspielautomaten; Handkonsolen zum Spielen elektronischer
Spiele, die über einen unabhängigen Bildschirm oder Monitor laufen;
H.
Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 9. Dezember
2015 Beschwerde vor dem Bundesverwaltungsgericht und beantragte,
Ziff. 1 der angefochtenen Verfügung unter Kosten- und Entschädigungsfol-
gen aufzuheben und die Marke ohne Einschränkung für die Waren der
Klassen 9 und 28 in das Markenregister einzutragen.
I.
Mit Vernehmlassung vom 4. März 2016 beantragte die Vorinstanz, die Be-
schwerde unter Kostenfolgen zu Lasten der Beschwerdeführerin abzuwei-
sen. Hinsichtlich des Sachverhalts und der Begründung verweist sie auf die
angefochtene Verfügung vom 10. November 2015.
J.
Mit Replik vom 21. Mai 2016 hielt die Beschwerdeführerin an den in der
Beschwerde vom 9. Dezember 2015 gestellten Anträgen fest.
K.
Mit Eingabe vom 22. Juni 2016 verzichtete die Vorinstanz auf die Einrei-
chung einer Duplik.
L.
Am 2. November 2016 wurde am Sitz des Bundesverwaltungsgerichts eine
mündliche und öffentliche Verhandlung durchgeführt, an der beide Seiten
an ihren Vorbringen festhielten.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge-
gen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig
(Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni
2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der
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angefochtenen Verfügung durch diese beschwert und hat ein schutzwürdi-
ges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Be-
schwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Bundesverwaltungsverfah-
rensgesetzes vom 20. Dezember 1968 [VwvG, SR 172.021]). Eingabefrist
und –form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der Kosten-
vorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), der Vertreter
hat sich rechtsgenüglich ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwVG) und die übri-
gen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG).
Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
2.
Angefochten ist vorliegend einzig die zurückgewiesene Eintragung des
Zeichens TOUCH ID für die genannten Waren der Klassen 9 und 28 (s. G).
Soweit die Vorinstanz verfügte, das Zeichen TOUCH ID für "optische Ge-
räte und Instrumente; Software für die Verwaltung von Datenbanken; Com-
putersoftware für das Suchen und Durchsuchen von Online-Datenbanken;
optische Apparate und Instrumente; Fluoreszenzschirme" (Klasse 9) und
Dienstleistungen in Kl. 35 ins Markenregister einzutragen, ist ihre Disposi-
tivziffer 2 unangefochten geblieben und in Rechtskraft erwachsen
(vgl. BGE 103 Ib 16 E. 2 "Banquet"; Urteil des BVGer B-7405/2006 vom
21. September 2007 E. 2.3 "Mobility").
3.
Marken, die Gemeingut sind, sind vom Markenschutz ausgeschlossen, so-
fern sie sich nicht für die Waren und Dienstleistungen im Verkehr durchge-
setzt haben, für die sie beansprucht werden (Art. 2 Bst. a des Marken-
schutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]).
3.1 Als Gemeingut gelten einerseits Zeichen, die für den Wirtschaftsver-
kehr freizuhalten sind, und andererseits Zeichen, welchen die für eine In-
dividualisierung der Ware oder Dienstleistung des Markeninhabers erfor-
derliche Unterscheidungskraft fehlt (RKGE in: sic! 2003 S. 495 ff. E. 2
"Royal Comfort"; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum
schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen
und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2, N. 34; EUGEN MAR-
BACH, Markenrecht, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweize-
risches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Basel 2009,
N. 247). Zu Letzteren gehören u.a. beschreibende Angaben. Diese neh-
men unmissverständlich Bezug auf den Kennzeichengegenstand, indem
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sie eine direkte Aussage über bestimmte Eigenschaften oder die Beschaf-
fenheit der zu kennzeichnenden Ware oder Dienstleistung machen. Es
handelt sich insbesondere um Angaben, die geeignet sind, im Verkehr als
Hinweis auf Art, Zusammensetzung, Qualität, Quantität, Bestimmung, Ge-
brauchszweck, Wirkung, Wert, Ursprungsort oder Herstellungsort der Wa-
ren oder Dienstleistungen aufgefasst zu werden (BGE 128 III 447 E. 1.5
"Première", BGE 118 II 181 E.3b "Duo" mit Hinweisen). Als Gemeingut
schutzunfähig sind auch Zeichen, die sich in allgemeinen Qualitätshinwei-
sen oder reklamehaften Anpreisungen erschöpfen (Urteil des BGer
4A_161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 4.3 "We make ideas work", BGE 129 III
225 E. 5.1 "Masterpiece"). Eine weitere Gruppe sind reine Inhaltsangaben
als Marken für Waren, die vor allem ihres immateriellen Inhalts und nicht
ihrer materiellen Komponenten wegen nachgefragt werden ("inhaltsbezo-
gene Waren", vgl. Urteile des BVGer B-1759/ 2007 vom 26. Februar 2008,
E. 3 "Pirates of the Caribbean" und B-3815/ 2014 vom 18. Februar 2016,
E. 4.3 "Rapunzel"). Dass eine Angabe neuartig, ungewohnt oder fremd-
sprachig ist, schliesst ihren beschreibenden Charakter nicht aus. Entschei-
dend ist, ob das Zeichen nach dem Sprachgebrauch oder den Regeln der
Sprachbildung von den beteiligten Verkehrskreisen in der Schweiz als Aus-
sage über bestimmte Merkmale oder Eigenschaften der gekennzeichneten
Ware oder Dienstleistung aufgefasst wird (Urteil des BGer 4A_109/2010
vom 27. Mai 2010 E. 2.3.1 "Terroir [fig.]", mit Verweis auf BGE 131 III 495
E. 5 "Felsenkeller", BGE 129 III 225 E. 5.1 "Masterpiece" und BGE 128 III
447 E. 1.5 "Première").
3.2 Der Umstand, dass die Marke Gedankenassoziationen weckt oder An-
spielungen enthält, die nur entfernt auf die Waren oder Dienstleistungen
hindeuten, macht ein Zeichen allerdings noch nicht zum Gemeingut. Der
gedankliche Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen muss
vielmehr derart sein, dass der beschreibende Charakter der Marke für ei-
nen erheblichen Teil der relevanten Verkehrskreise ohne besondere Denk-
arbeit oder besonderen Aufwand an Phantasie zu erkennen ist (BGE 128
III 447 E. 1.5 "Première", BGE 127 III 160 E. 2b/aa "Securitas", Urteile des
BGer vom 23. März 1998 in sic! 1998 S. 397 E. 1 "Avantgarde" und vom
10. September 1998 in sic! 1999 S. 29 E. 3 "Swissline"). Diese Vorausset-
zung gilt auch gegenüber Marken für Waren mit Inhaltsbezug. Wie schon
andere Urteile festhielten, geht die Vorinstanz darum allgemein von einem
zu strengen Massstab aus, wenn sie in der angefochtenen Verfügung aus-
führt, Zeichen, die einen möglichen thematischen Inhalt der Waren und/
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oder Dienstleistungen beschreiben, seien vom Markenschutz ausge-
schlossen (vgl. Urteile des BVGer B-3815/2014 vom 18. Februar 2016
E. 4.3 "Rapunzel", B-5996/2013 vom 9. Juni 2015 E. 3.2 "Froschkönig").
3.3 Die Markenprüfung erfolgt in Bezug auf alle vier Landessprachen. Da-
bei kommt jeder Sprache der gleiche Stellenwert zu. Eine Eintragung kann
bereits dann verweigert werden, wenn das Zeichen in einem einzigen
Sprachgebiet der Schweiz beschreibend verstanden wird (BGE 131 III 495
E. 5 "Felsenkeller", BGE 128 III 477 E. 1.5 "Première", BGE 127 III 160
E. 2b.aa "Securitas"). Englischsprachige Ausdrücke werden im Rahmen
der schweizerischen Markenprüfung berücksichtigt, sofern sie für einen er-
heblichen Teil der massgeblichen Verkehrskreise verständlich sind (BGE
129 III 225 E. 5.1 "Masterpiece").
3.4 Bei Wortverbindungen oder aus mehreren Einzelwörtern zusammen-
gesetzten Zeichen ist zunächst der Sinn der einzelnen Bestandteile zu er-
mitteln und dann zu prüfen, ob sich aus ihrer Verbindung im Gesamtein-
druck ein die Ware oder Dienstleistung beschreibender, unmittelbar ver-
ständlicher Sinn ergibt (RKGE in sic! 2003 S. 495 E. 2 "Royal Comfort";
Urteil des BVGer B-5518/2007 vom 18. April 2008 E. 4.2 "Peach Mallow"),
wobei die Sinngehalte der Einzelwörter sich zunächst zu einem Gesamt-
sinn kombinieren und semantisch verbinden oder auch je einzeln auf die
gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen beziehen können (Urteil
des BVGer B-4848/2009 vom 14. April 2010 E. 2.5 "Trendline"). Auf jeder
Stufe dieser Sinnermittlung, sei es der Einzelwörter oder des Zeichens im
Gesamteindruck, können mehrere Sinngehalte zur Auswahl stehen. Eine
solche Mehrdeutigkeit eines Zeichens kann zur Schutzfähigkeit als Marke
führen (Urteil des BVGer B-2125/2008 vom 15. Mai 2009 E. 2.3 "Total Tra-
der"). Vorausgesetzt ist, dass im konkreten Zusammenhang mit den ge-
kennzeichneten Waren und Dienstleistungen entweder ein nicht beschrei-
bender Sinngehalt im Vordergrund steht und den beschreibenden Sinngeh-
alt verdrängt (BGE 128 III 447 E. 1.6 "Premiere"; Urteile des BGer vom
8. April 2005 in sic! 2005 S. 650 f. E. 2.3 "Globale Post", vom 10. Septem-
ber 1998 in sic! 1999 S. 29 E. 3 "Swissline") oder keine der möglichen Be-
deutungen dominiert, so dass die Marke unbestimmt wirkt (Urteil des
BVGer B-7395/2006 vom 16. Juli 2007 E. 7 "Projob"). An die Stelle der bei
abstrakter Betrachtung vorhandenen Mehrdeutigkeit eines Zeichens kann
aber auch ein eindeutiger Sinn mit beschreibendem Charakter treten, wenn
das Zeichen gedanklich zu einer bestimmten Ware oder Dienstleistung in
Beziehung gesetzt wird (Urteil des BGer vom 25. November 2004 in sic!
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2005 S. 279 E. 3.3 "Firemaster"). Wenn mehrere Sinngehalte eines Zei-
chens gleich naheliegen, für die entsprechenden Waren oder Dienstleis-
tungen aber alle beschreibend sind, fehlt ihm die Unterscheidungskraft
dennoch (BGE 118 II 181 E. 3b "Duo", BGE 54 II 407 "Rachenputzer"; Urteil
des BGer 4A_492/2007 vom 14. Februar 2008 E. 3.4 "Gipfeltreffen"; Urteil
des BVGer B-4519/3011 vom 31. Oktober 2012 E. 5.3.3 "Rhätische Bahn";
a.M. GALLUS JOLLER, Beschreibend oder anspielend? – Indizien für die Zu-
lässigkeit von Wortabwandlungen als Marken in: sic! 2005 S. 47 – 55).
3.5 Im Bereich der Zeichen des Gemeingutes sind Grenzfälle einzutragen
und die endgültige Entscheidung dem Zivilrichter zu überlassen (BGE 130
III 328 E. 3.2 "Swatch-Uhrband", BGE 129 III 225 E. 5.3 "Masterpiece").
4.
4.1 Für die Feststellung des relevanten Verkehrsverständnisses hat sich
die Vorinstanz auf die Wahrnehmung "spezialisierter Fachkreise im tech-
nisch-industriellen, IT- und Informatikbereich" beschränkt, wo "von fach-
englischen Sprachkenntnissen sowie daraus resultierend von erhöhten all-
gemeinen Englischkenntnissen auszugehen sei", auch wenn sie einräumt,
die strittigen Waren würden auch von "Durchschnittskonsumenten" bean-
sprucht. Hierzu ist festzuhalten, dass sich die Unterscheidungsfunktion der
Marke nicht beurteilen liesse, wenn nur nach besonders gut englischspre-
chenden Ausnahmen aus den Verkehrskreisen gefragt würde, die Kreise
als Ganzes aber nicht bestimmt werden. Liessen sich Markenprüfungen
durch einen pauschalen Hinweis auf "Fachkreise" abkürzen, könnte auf die
Bestimmung der Verkehrskreise verzichtet werden und wären etliche Wör-
ter aus fremden und alten Sprachen vom Markenschutz auszuschliessen,
obwohl die überwiegende Mehrheit der massgeblichen Verkehrskreise ih-
ren Sinn nicht versteht (Urteil des BVGer B-464/2014 vom 27. November
2014 E. 3.1 "Performance driven by science").
4.2 Die beanspruchten Waren und Dienstleistungen sind solche aus dem
Bereich der Informatik, Elektronik und der Telekommunikation. Sie richten
sich nicht nur ausschliesslich an Fachleute (Informatiker, Telematiker, Zwi-
schenhändler, Verkäufer und/oder Anbieter der beanspruchten Waren),
sondern auch an die Endabnehmer (Computer, Handcomputer, elektroni-
sche Terminkalender und Notizblöcke). Daher beschränken sich die rele-
vanten Verkehrskreise nicht nur auf Fachkreise, wie dies etwa bei rezept-
pflichtigen Medikamenten der Fall wäre, die ausschliesslich von Ärzten
ausgewählt werden (EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht,
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in: sic! 2007 S. 3 - 12, S. 11). Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft
des Zeichens als beschreibend ist daher vom Verständnis der Endabneh-
mer auszugehen (vgl. Urteil des BVGer B-1710/2008 vom 6. November
2008 E. 3.2 "Swistec"). Das Bundesgericht setzt indessen auch beim brei-
ten Publikum "beträchtliche Englischkenntnisse" voraus: Es würdigte nicht
lediglich Wörter wie "more", "top", "set", "ever", "fresh, "fit", "soft", "line",
"master", "hot", sondern auch "foam", "tender", "advance" oder "vantage"
als bekannt und beschreibend (JOLLER, a.a.O.).
5.
5.1 Die Vorinstanz beanstandet die Eintragung der Marke für die unter Zif-
fer 18 der Verfügung aufgeführten Waren (Klasse 9: Computer; Computer-
peripheriegeräte; Computerhardware; Handcomputer; Taschencomputer;
persönliche digitale Assistenten [PDA]; elektronische Terminkalender;
elektronische Notizblöcke; tragbare Lesegeräte für elektronisch gespei-
cherte Buchinhalte [electronic book readers]; tragbare digitale elektroni-
sche Geräte und damit verbundene Software; mobile digitale elektronische
Handgeräte, welche Zugang zum Internet ermöglichen sowie zum Senden,
Empfangen und Speichern von Telefonanrufen, Telefax, elektronischer
Post sowie andern digitalen Geräten; elektronische Handgeräte für den
drahtlosen Empfang, die Speicherung und/oder Übermittlung von Daten
und Nachrichten, sowie elektronische Geräte, die dem Nutzer das Nach-
verfolgen oder die Handhabung von persönlichen Informationen ermögli-
chen; Geräte zur Kommunikation über Netzwerke; elektronische Kommu-
nikationsmittel, -geräte und –instrumente; audiovisuelle Unterrichtsappa-
rate; Telekommunikationsgeräte und Instrumente; Geräte für globale Posi-
tionierung [GPS]; Telefone; drahtlose Kommunikationsgeräte zur Übertra-
gung von Sprache, Daten und Bildern; Datenspeichergeräte; Magnetda-
tenträger; Fernsehbildschirme; Computergeräte zur Nutzung mit allen vor-
genannten Waren; elektronische Geräte mit Multimedia-Funktionen zur
Nutzung mit allen vorgenannten Waren; elektronische Geräte mit interakti-
ven Funktionen zur Nutzung mit allen vorgenannten Waren; Zusatzausrüs-
tung, Teile, Zubehör und Testgeräte für alle vorgenannten Waren; Naviga-
tionsinstrumente; biometrische Identifizierungsgeräte. Klasse 28: Compu-
terspielautomaten; Handkonsolen zum Spielen elektronischer Spiele, die
über einen unabhängigen Bildschirm oder Monitor laufen) mit der Begrün-
dung, das Zeichen beschreibe direkt die Funktion und Zweckbestimmung
eines Bestandteils der Ware, nämlich die des im Gerät integrierten Touch-
screens und/oder Fingerabdruckscanners, welcher eine "Identifikation mit-
tels Berührung" ermögliche. Für die in Ziffer 22 der Verfügung aufgeführten
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Waren (Computersoftware; Computerspiele; Software für Geräte für glo-
bale Positionierung; Computersoftware zur Identifizierung, Lokalisierung,
Gruppierung, Verbreitung und Verwaltung von Daten und Verknüpfungen
zwischen Computerservern und Nutzern, welche mittels eines weltweiten
Kommunikationsnetzwerkes sowie anderer elektronischer, Computer- und
Kommunikationsnetzwerke verbunden sind; Computersoftware zur Ver-
wendung mit tragbaren mobilen digitalen elektronischen Geräten und an-
deren Verbraucherelektronikgeräten; Zeichenerkennungssoftware; Com-
putersoftware für den Zugang zu Online-Datenbanken; Datensynchronisa-
tionssoftware; Disketten und Bänder mit Computerprogrammen und Soft-
ware oder zur Aufzeichnung von Computerprogrammen und Software) be-
schreibe das Zeichen direkt deren Funktion und Zweckbestimmung, näm-
lich, dass die Software die Identifikation mittels Berührung ermögliche. Für
die in Ziffer 24 der Verfügung aufgeführten Waren sei das Zeichen direkt
beschreibend hinsichtlich dessen thematischen Inhalts (herunterladbare
aufgezeichnete Audio- und audiovisuelle Daten, Informationen und Kom-
mentare; herunterladbare elektronische Bücher, Magazine, Fachblätter,
Rundschreiben, Zeitungen, Journale und andere Publikationen; elektroni-
sche Bulletins Boards).
5.2 Die Beschwerdeführerin bestreitet diese Einschätzung zunächst mit
zwei linguistischen Gutachten/Analysen von Experten, die zum Schluss
kommen, dass das Zeichen TOUCH ID in Bezug auf die fraglichen Waren
nicht beschreibend und dass eine Verbindung zwischen ihm und den frag-
lichen Waren nicht ohne Fantasieaufwand erkennbar sei. Die Marke sei für
die Waren nicht beschreibend, da sie lediglich die Funktion und Zweckbe-
stimmung eines möglichen Bestandteils dieser Waren beschreibe. Marken
seien nicht für jeden auch noch so entfernt möglichen Bestandteil einer
Ware vom Schutz auszuschliessen. Auch für Software beschreibe das Zei-
chen nicht direkt deren Funktion und Zweckbestimmung. Was die restli-
chen Waren anbelange, die einen möglichen thematischen Inhalt haben
könnten, so sei das Zeichen wiederum nicht direkt beschreibend, da Zei-
chen aufgrund ihres Bezugs zu einem möglichen thematischen Inhalt nach
der Rechtsprechung nicht zurückgewiesen würden.
5.3 Die Vorinstanz macht geltend, das Element TOUCH sei ein Begriff aus
dem englischen Grundwortschatz und werde gemäss Online-Wörterbuch
Pons auf Deutsch mit "berühren" oder "Berührung" übersetzt. Das Zeichen-
element ID stehe gemäss dem Oxford Dictionary of English sowie Ernst –
Technisches Wörterbuch für die englischen Begriffe "identification" oder
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"identity". Diese englischen Begriffe würden mit "Identifizierung", "Identifi-
kation" beziehungsweise mit "Identität" übersetzt. Zwar habe der Begriff ID
in Alleinstellung noch andere Bedeutungen, so sei er u.a. die Abkürzung
für Identitätskarte. Im vorliegenden Fall liege eine im Gesamteindruck be-
züglich des Sinngehalts klare Zeichenkombination vor, die von den Abneh-
mern ohne weiteres mit den Bedeutungen von "Berührung Identifikation",
"Berührungsidentifikation" oder "Identifikation/Authentifizierung mittels
Berührung" assoziiert werde.
5.4 Das englische Wort "touch" hat mehrere eng sinnverwandte Bedeutun-
gen wie "Berührung", "Tastsinn", "(Pinsel-)Strich", "Verbindung", "Kontakt"
und als Verb "an- und berühren", "befühlen" und "betasten" (Langen-
scheidt, e-Handwörterbuch Englisch-Deutsch 5.0), womit es auch zum
englischen Grundwortschatz zählt (vgl. Basiswörterbuch Schule Englisch
PONS, 2006). "Touch screen" (auch "Touchscreen") ist als Fremdwort in
der Schweiz geläufig und wird als "Berührungsbildschirm" oder Bezeich-
nung für einen durch Fingerberührung eingabefähigen Monitor verstanden
(Langenscheidt, e-Handwörterbuch Englisch-Deutsch 5.0), wobei die Fin-
gerberührung den Cursor ersetzt. Bei Handys, Smartphones oder PDAs ist
diese Eingabeform schon mehrere Jahre stark verbreitet. Auch normale
PC-Bildschirme werden heute als Touchscreens angeboten (XXXL, Das
grosse Computerlexikon, 2017, S. 592).
"ID" ist die englische Abkürzung für "identification/identity" (Langenscheidt,
Handwörterbuch Englisch-Deutsch, Deutsch-Englisch, 2005, S. 294;
PONS Basiswörterbuch Schule, Englisch, 2006, S. 168). Im Zusammen-
hang mit den beanspruchten Waren aus dem Bereich der Informatik wird
das strittige Zeichen ohne grossen Fantasieaufwand als Abkürzung für
"identification by touch", also einen Fingerabdrucksensor auf dem Berüh-
rungsbildschirm, verstanden. Dieser einfache technische Zugangsweg er-
freut sich aktuell grosser Verbreitung, weshalb die linguistischen Gutachten
eines britischen und amerikanischen Experten, welche im Hinblick auf eng-
lischsprachige Abnehmer verfertigt sind, nicht überzeugen. Wie die Vo-
rinstanz zu Recht festhält, lassen sich die aus den Gutachten geschlosse-
nen Folgerungen nicht auf schweizerische Abnehmer übertragen, deren
Verständnis der englischen Sprache eine andere Subtilität hat. Wie die Vo-
rinstanz ebenfalls zu Recht festhält, ist für das Zeichenverständnis unwe-
sentlich, wie sich die technischen Abläufe auf Software- und Hardware-
ebene der beanspruchten Waren im Detail genau abspielen und welche
technischen Kenntnisse die Verkehrskreise davon haben, solange ihnen
die Funktion als solche bewusst wird. Im Zusammenhang mit den strittigen
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Seite 12
Waren versteht der Abnehmer, dass das Gerät beziehungsweise die Soft-
ware ihn durch eine Berührung identifizieren kann.
6.
6.1 Bei den in Ziff. 18 der Verfügung aufgeführten Waren (Computer; Com-
puterperipheriegeräte; Computerhardware; Handcomputer; Taschencom-
puter; persönliche digitale Assistenten [PDA]; elektronische Terminkalen-
der; elektronische Notizblöcke; tragbare Lesegeräte für elektronisch ge-
speicherte Buchinhalte [electronic book readers]; tragbare digitale elektro-
nische Geräte und damit verbundene Software; mobile digitale elektroni-
sche Handgeräte, welche Zugang zum Internet ermöglichen sowie zum
Senden, Empfangen und Speichern von Telefonanrufen, Telefax, elektro-
nischer Post sowie andern digitalen Geräten; elektronische Handgeräte für
den drahtlosen Empfang, die Speicherung und/oder Übermittlung von Da-
ten und Nachrichten, sowie elektronische Geräte, die dem Nutzer das
Nachverfolgen oder die Handhabung von persönlichen Informationen er-
möglichen; Geräte zur Kommunikation über Netzwerke; elektronische
Kommunikationsmittel, -geräte und –instrumente; audiovisuelle Unter-
richtsapparate; Telekommunikationsgeräte und Instrumente; Geräte für
globale Positionierung [GPS]; Telefone; drahtlose Kommunikationsgeräte
zur Übertragung von Sprache, Daten und Bildern; Datenspeichergeräte;
Magnetdatenträger; Fernsehbildschirme; Computergeräte zur Nutzung mit
allen vorgenannten Waren; elektronische Geräte mit Multimedia-Funktio-
nen zur Nutzung mit allen vorgenannten Waren; elektronische Geräte mit
interaktiven Funktionen zur Nutzung mit allen vorgenannten Waren; Zu-
satzausrüstung, Teile, Zubehör und Testgeräte für alle vorgenannten Wa-
ren; Navigationsinstrumente; biometrische Identifizierungsgeräte. Compu-
terspielautomaten; Handkonsolen zum Spielen elektronischer Spiele, die
über einen unabhängigen Bildschirm oder Monitor laufen) würde der Um-
stand, dass das Zeichen Gedankenassoziationen weckt oder Anspielun-
gen enthält, die nur entfernt auf die Waren oder Dienstleistungen hindeu-
ten, kein Gemeingut begründen. Der gedankliche Zusammenhang mit den
Waren oder Dienstleistungen muss vielmehr derart sein, dass der be-
schreibende Charakter des Zeichens für einen erheblichen Teil der schwei-
zerischen Markenadressaten ohne besondere Denkarbeit oder besonde-
ren Aufwand an Fantasie zu erkennen ist (BGE 131 III 495 E. 5 "Felsenkel-
ler", BGE 128 III 447 E. 1.5 "Première"). Als Gemeingut schutzunfähig sind
jedoch nicht nur spezifisch auf bestimmte Waren oder Dienstleistungen zu-
geschnittene Sachbezeichnungen, sondern auch Angaben, die sich in all-
gemeiner Weise auf Angebote verschiedener Art beziehen können
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(MICHAEL RITSCHER, Beschaffenheitsangaben sind Bezeichnungen, bei
welchen der gedankliche Zusammenhang mit der Ware [oder Dienstleis-
tung] derart ist, dass ihr beschreibender Charakter ohne besondere Denk-
arbeit oder besonderen Phantasieaufwand zu erkennen ist, in: Binsen-
wahrheiten des Immaterialgüterrechts, FS David, Zürich 1996, S. 138; Ur-
teil des BVGer B-8117/2010 vom 3. Februar 2012 E. 6.1 "Green Package").
Es ist der Vorinstanz zuzustimmen, dass das Zeichen hinsichtlich dieser
Waren direkt die Funktion und Zweckbestimmung, nämlich die des im Ge-
rät integrierten Touchscreens und/oder Fingerabdruckscanners, welcher
eine Identifikation mittels Berührung ermöglicht, beschreibt.
6.2 Gleich verhält es sich in Bezug auf die in Ziffer 22 der Verfügung auf-
geführten Waren (Computersoftware; Computerspiele; Software für Geräte
für globale Positionierung; Computersoftware zur Identifizierung, Lokalisie-
rung, Gruppierung, Verbreitung und Verwaltung von Daten und Verknüp-
fungen zwischen Computerservern und Nutzern, welche mittels eines welt-
weiten Kommunikationsnetzwerkes sowie anderer elektronischer, Compu-
ter- und Kommunikationsnetzwerke verbunden sind; Computersoftware
zur Verwendung mit tragbaren mobilen digitalen elektronischen Geräten
und anderen Verbraucherelektronikgeräten; Zeichenerkennungssoftware;
Computersoftware für den Zugang zu Online-Datenbanken; Datensynchro-
nisationssoftware; Disketten und Bänder mit Computerprogrammen und
Software oder zur Aufzeichnung von Computerprogrammen und Software).
Auch hier bezeichnet TOUCH ID die Funktion und Zweckbestimmung der
Software: Die Software ermöglicht die Identifikation mittels Berührung.
6.3 Bei den Waren "herunterladbare aufgezeichnete Audio- und audiovisu-
elle Daten, Informationen und Kommentare; herunterladbare elektronische
Bücher, Magazine, Fachblätter, Rundschreiben, Zeitungen, Journale und
andere Publikationen; elektronische Bulletin Boards" handelt es sich um
Waren, welche Bezug zu einem thematischen Inhalt haben können. Was
die behauptete Verhinderung von Markeneintragungen für inhaltsbezo-
gene Waren angeht, so ist der Beschwerdeführerin entgegen zu halten,
dass aus Rechtsprechung und Lehre nicht mehr zu ihren Gunsten heran-
gezogen werden kann, als dass an die konkrete Unterscheidungskraft ei-
nes Zeichens bei inhaltsbezogenen Waren nicht übertrieben hohe Anfor-
derungen gestellt werden sollen (vgl. Urteile des BVGer B-2642/2008 vom
30. September 2009 E. 5.3 "Park Avenue", B-1759/2007 vom 26. Februar
2008 E. 3.6 "Pirates of the Caribbean"; DAVID ASCHMANN, in: Michael G.
Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz
[MSchG], Bern 2009, Art. 2 Bst. a N. 170). Erschöpft sich der Sinngehalt
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des hinterlegten Zeichens in einer unmittelbaren Beschreibung eines mög-
lichen Inhalts und enthält die Marke keine weiteren Elemente, welche de-
ren konkrete Unterscheidungskraft erhöhen könnten (Urteil des BVGer
B-1759/2007 vom 26. Februar 2008 E. 3.1 "Pirates of the Caribbean"), ist
die Bejahung der Gemeingutszugehörigkeit nicht als "zu streng" zu be-
zeichnen. Solange die Marke für inhaltsbezogene Waren hinterlegt wird,
ohne deren Inhalt zu präzisieren, ist die konkrete Unterscheidungskraft in
Bezug auf den gesamten Warenbegriff zu prüfen (Urteil des BVGer
B-3528/2012 vom 17. Dezember 2013 E. 5.2.3 "Venus").
7.
Zusammenfassend ergibt sich, dass die Beschwerde abzuweisen ist, da
die Marke TOUCH ID für die Waren der Klassen 9 und 28 direkt beschrei-
bend ist in Bezug auf die Funktion und Zweckbestimmung oder den the-
matischen Inhalt.
8.
Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Be-
schwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und werden dem
geleisteten Kostenvorschuss entnommen. Die Gerichtsgebühren sind nach
Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und fi-
nanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 3
Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Ent-
schädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 73.320.2]).
Bei Markeneintragungen geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichts-
gebühr bemisst sich folglich nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schät-
zung des Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfah-
rungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden
Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und
Fr. 100'000.– angenommen werden darf (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinen-
fuss"). Von diesem Erfahrungswert ist auch für das vorliegende Verfahren
auszugehen. Die daher auf Fr. 4'500.– festzusetzenden Gerichtskosten
sind angesichts des Verfahrensausgangs der Beschwerdeführerin aufzu-
erlegen und werden dem geleisteten Kostenvorschuss entnommen.
Der unterliegenden Beschwerdeführerin ist keine Parteientschädigung zu-
zusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 Abs. 1 VGKE) und ebenso wenig
der Vorinstanz (Art. 7 Abs. 3 VGKE).
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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten werden auf Fr. 4'500.– festgesetzt und der
Beschwerdeführerin auferlegt. Dieser Betrag wird dem einbezahlten
Kostenvorschuss entnommen.
3.
Es wird keine Parteientschädigung ausgerichtet.
4.
Dieses Urteil geht an:
– die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
– die Vorinstanz (Ref-Nr. 00414/2014 - TOUCH ID; Gerichtsurkunde)
– das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
David Aschmann Karin Behnke
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim
Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt
werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer
Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit
Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefoch-
tene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerde-
führende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG).
Versand: 16. März 2017