B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Abteilung II
B-8006/2010
U r t e i l v o m 1 2 . M ä r z 2 0 1 2
Besetzung
Richter Hans Urech (Vorsitz),
Richter Marc Steiner, Richterin Maria Amgwerd,
Gerichtsschreiber Marc Hunziker.
Parteien
Viva Figurstudios AG, Oristalstrasse 87a, 4410 Liestal,
vertreten durch lic. iur. Peter Volkart, Bratschi Wiederkehr &
Buob, Vadianstrasse 44, Postfach 262, 9001 St. Gallen,
Beschwerdeführerin,
gegen
Gruner + Jahr AG & Co. KG,
Am Baumwall 11, DE-20459 Hamburg,
vertreten durch Rechtsanwälte Dr. Michael Ritscher und
Dr. Guillaume Fournier, meyerlustenberger Rechtsanwälte,
Forchstrasse 452, 8032 Zürich,
Beschwerdegegnerin,
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand
Widerspruchsverfahren Nr. 9212 viva! (fig.) / viva figurstudios
für frauen (fig.).
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Sachverhalt:
A.
Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin der am 29. März 2006 aufgrund
einer deutschen Basismarke eingetragenen internationalen Registrierung
Nr. 888'743 viva! (fig.). Das Zeichen beansprucht in der Schweiz unter
anderem Schutz für services d'édition (à l'exception des travaux d'impri-
merie); édition et publication des produits d'une maison d'édition; activités
sportives et culturelles in Klasse 41. Die Wort-/Bildmarke präsentiert sich
wie folgt:
B.
Gestützt auf diese Marke erhob die Beschwerdegegnerin am 17. Oktober
2007 gegen die am 29. Juni 2007 unter anderem für Erziehung; Ausbil-
dung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten, insbesondere
Betrieb von Fitnesszentren, insbesonders bezüglich der Figur in Klas-
se 41 eingetragene und am 17. Juli 2007 veröffentlichte Schweizer Marke
Nr. 559'779 viva figurstudios für frauen (fig.) bei der Vorinstanz hinsicht-
lich der in Klasse 41 beanspruchten Dienstleistungen Widerspruch. Das
angefochtene Zeichen sieht wie folgt aus:
Zur Begründung des Widerspruchs führte die Beschwerdegegnerin aus,
dass das jüngere Zeichen das kennzeichnungskräftige Hauptelement der
Widerspruchsmarke übernehme, was zu einer Zeichenähnlichkeit und in
Verbindung mit der Dienstleistungsgleichartigkeit zu einer Verwechselbar-
keit der Marken führe.
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Seite 3
C.
Nachdem das Verfahren wegen Vergleichsverhandlungen sistiert und in-
folge Ergebnislosigkeit wieder aufgenommen worden ist, brachte die Be-
schwerdeführerin mit Stellungnahme vom 5. Oktober 2009 im Wesentli-
chen vor, dass der Markenbestandteil "viva" gemeinfrei und die Kenn-
zeichnungskraft der Widerspruchsmarke daher gering sei. Zudem würden
sich die Zeichen in ihrem Gesamteindruck wesentlich unterscheiden.
D.
Nachdem die Beschwerdegegnerin stillschweigend auf eine weitere Stel-
lungnahme verzichtet hatte, hiess die Vorinstanz den Widerspruch mit
Verfügung vom 13. Oktober 2010 gut und widerrief die angefochtene
Marke für sämtliche Dienstleistungen der Klasse 41. Zur Begründung
führte sie aus, dass zwischen den beanspruchten Dienstleistungen zu-
mindest eine Gleichartigkeit bestehe. Auch liege eine Zeichenähnlichkeit
vor, seien doch weder die angefügte, im mündlichen Geschäftsverkehr
nicht zur Geltung kommende, Silhouette einer Frau noch das als be-
schreibend wahrgenommene Wortelement "Figurstudios für Frauen" ge-
eignet, das jüngere Zeichen in seinem Gesamteindruck genügend von
demjenigen der Widerspruchsmarke zu unterscheiden, zumal die angeb-
lich schwache Kennzeichnungskraft des Wortelementes "viva" nicht habe
belegt werden können. Selbst wenn die Unterschiede zwischen den bei-
den Zeichen erkannt würden, bliebe das Risiko, dass aufgrund der beste-
henden Ähnlichkeiten falsche Zusammenhänge im Sinne einer mittelba-
ren Verwechslungsgefahr vermutet würden, bestehen.
E.
Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 15. November
2010 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragte, den
angefochtenen Entscheid unter Kosten- und Entschädigungsfolge aufzu-
heben und den Widerspruch abzuweisen. Zur Begründung machte sie
geltend, dass weder eine Dienstleistungsgleichartigkeit noch eine Zei-
chenähnlichkeit vorliege. Einerseits habe sie zur Vermeidung von Konflik-
ten unter der Klasse 41 einengend und klarstellend "insbesondere Betrieb
von Fitnesszentren, insbesonders bezüglich der Figur" erwähnt. Anderer-
seits sei der Begriff "viva" gemeinfrei oder zumindest stark verwässert,
existierten doch zahlreiche dieses Wortelement enthaltende Marken, und
würden sich die beiden gegenüberstehenden Zeichen vom Wortlaut so-
wie von der grafischen Gestaltung her stark unterscheiden. Im Übrigen
sei die Beschwerdeführerin zeitlich prioritär zur Widerspruchsmarke im
Handelsregister unter der Firma "Viva Figurstudios AG" eingetragen.
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Seite 4
F.
Mit Vernehmlassung vom 24. Januar 2011 verzichtete die Vorinstanz auf
die Einreichung einer Stellungnahme und beantragte, unter Hinweis auf
die Begründung der angefochtenen Verfügung, die Beschwerde unter
Kostenfolge abzuweisen.
G.
Mit Beschwerdeantwort vom 5. Mai 2011 beantragte die Beschwerdegeg-
nerin die Beschwerde unter Kosten- und Entschädigungsfolge abzuwei-
sen. Zur Begründung brachte sie vor, dass sowohl eine Dienstleistungs-
gleichartigkeit als auch eine Zeichenähnlichkeit vorläge, woraus eine
Verwechslungsgefahr resultiere. Einerseits stelle "insbesondere Betrieb
von Fitnesszentren, insbesonders bezüglich der Figur" keine Einschrän-
kung sondern eine beispielhafte Aufzählung der durch die Beschwerde-
führerin beanspruchten Dienstleistungen dar, wobei diese ohnehin unter
den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Oberbegriff "activités
sportives" fielen. Andererseits komme dem Markenelement "viva" ein
normaler Schutzumfang zu, zumal eine Verwässerung nicht belegt sei,
und sei der Schriftzug des angefochtenen Zeichens nicht markant genug,
um das schwammige Erinnerungsbild des Durchschnittskonsumenten
massgeblich beeinflussen zu können.
H.
Nach erfolglosen aussergerichtlichen Vergleichsverhandlungen wurde der
Schriftenwechsel mit Verfügung vom 6. Oktober 2011 abgeschlossen.
I.
Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt.
Auf die Argumente der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid erheb-
lich erscheinen, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge-
gen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchsverfahren zuständig
(Art. 31, 32 und 33 Bst. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni
2005 [VGG; SR 173.32]). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist
von Art. 50 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom
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20. Dezember 1968 (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG; SR 172.021)
am 15. November 2010 eingereicht. Der verlangte Kostenvorschuss wur-
de rechtzeitig bezahlt. Die Beschwerdeführerin ist durch die angefochtene
Verfügung besonders berührt und durch den Entscheid beschwert
(Art. 48 VwVG). Somit ist sie zur Beschwerde legitimiert. Aus diesen
Gründen ist auf die Beschwerde einzutreten.
2.
Vom Markenschutz sind Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke
ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen be-
stimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3
Abs. 1 Bst. c des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den Schutz
von Marken und Herkunftsangaben [Markenschutzgesetz, MSchG;
SR 232.11]).
2.1. Art. 3 Abs. 1 MSchG schliesst jüngere Zeichen vom Markenschutz
aus, wenn sie einer älteren Marke derart ähnlich sind, dass sich daraus
eine Verwechslungsgefahr ergibt. Die Gefahr der Verwechslung bedeutet,
dass ein Kennzeichen in seinem Schutzbereich durch gleiche oder ähnli-
che Zeichen in seiner Funktion der Individualisierung bestimmter Perso-
nen oder Gegenstände gefährdet wird. Dabei können schlechter berech-
tigte, gleiche oder ähnliche Zeichen Fehlzurechnungen derart verursa-
chen, dass die Adressaten die gekennzeichneten Gegenstände für jene
halten, die mit den besser berechtigten Zeichen individualisiert werden
(unmittelbare Verwechslungsgefahr). Ferner können die schlechter be-
rechtigten Zeichen eine mittelbare Verwechslungsgefahr schaffen, indem
die Adressaten die Zeichen zwar auseinander zu halten vermögen, aber
auf Grund der Ähnlichkeit falsche Zusammenhänge vermuten, insbeson-
dere an Serienmarken denken, die verschiedene Produktlinien des glei-
chen Unternehmens oder von mehreren, wirtschaftlich miteinander ver-
bundenen Unternehmen kennzeichnen (BGE 128 III 146 E. 2a VW;
BGE 128 III 441 E. 3.1 Appenzeller; BGE 127 III 160 E. 2a Securitas).
2.2. Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im
Gegenteil verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zei-
chenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Um-
stände zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzu-
legen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, des-
sen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann, und an-
derseits von den Waren und Dienstleistungen, für welche die sich gege-
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nüberstehenden Marken hinterlegt sind (BGE 122 III 382 E. 1 Kamillo-
san).
2.3. Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeich-
nungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich
kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon be-
scheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu
schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche
Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs
anlehnen. Stark sind demgegenüber Marken, die entweder aufgrund ihres
fantasiehaften Gehalts auffallen oder aber sich im Verkehr durchgesetzt
haben (BGE 122 III 382 E. 2a Kamillosan, mit Hinweisen; Urteil des Bun-
desgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.2 Yello).
2.4. Je näher sich die Waren und Dienstleistungen sind, für welche die
Marken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslun-
gen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abhe-
ben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen. Ein besonders strenger
Massstab ist anzulegen, wenn beide Marken für weitgehend identische
Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind (BGE 126 III 315 E. 6b/bb
apiella; BGE 122 III 382 E. 3a Kamillosan). Im Weiteren ist von Bedeu-
tung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren richten und unter wel-
chen Umständen sie gehandelt zu werden pflegen. Bei Massenartikeln
des täglichen Bedarfs, wie beispielsweise Lebensmitteln, ist mit einer ge-
ringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermö-
gen der Konsumenten zu rechnen als bei Spezialprodukten, deren Ab-
satzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufs-
leuten beschränkt bleibt (BGE 126 III 315 E. 6b/bb apiella; BGE 122 III
382 E. 3a Kamillosan; Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom
6. Oktober 2004 E. 2.3 Yello).
3.
In einem ersten Schritt sind demnach die massgeblichen Verkehrskreise
der im Widerspruch stehenden Dienstleistungen zu bestimmen. Bei letz-
teren handelt es sich im Wesentlichen um die der Klasse 41 zugeordne-
ten Dienstleistungsoberbegriffe Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung;
sportliche und kulturelle Aktivitäten. Diese richten sich zu weiten Teilen an
den Endverbraucher und somit an den Durchschnittskonsumenten. Von
dessen Verständnis hat das Bundesverwaltungsgericht bei der Prüfung,
ob eine Zeichenähnlichkeit, eine Dienstleistungsgleichartigkeit sowie eine
daraus resultierende Verwechslungsgefahr gegeben sind, auszugehen,
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Seite 7
gilt es doch die Beurteilung grundsätzlich nach der Wahrnehmung der
schwächsten und irreführungsanfälligsten repräsentativen Gruppe von
Verkehrsteilnehmern zu richten (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-
6222/2009 vom 30. November 2010 E. 3 LOUIS BOSTON mit Hinwei-
sen).
4.
In einem nächsten Schritt gilt es zu überprüfen, ob die beanspruchten
Dienstleistungen der sich gegenüberstehenden Marken aus Sicht der Ab-
nehmerkreise gleichartig sind.
4.1. Gleichartigkeit liegt vor, wenn die angesprochenen Abnehmerkreise
auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung identischer
oder ähnlicher Marken angepriesenen Waren und Dienstleistungen wür-
den angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus ein
und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der
Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unter-
nehmen hergestellt werden (Urteil des BVGer B-4159/2009 vom
25. November 2009 E. 3.1 EFE [fig.]/EVE, mit Verweis u.a. auf: LUCAS
DAVID, Kommentar zum Markenschutzgesetz, in: Heinrich Honsell/Nedim
Peter Vogt/Lucas David, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht,
Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, Art. 3 N. 35).
4.2. Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn sie im weitesten Sinne
verstanden dem gleichen Markt zuzurechnen sind. Im Vordergrund steht
die Frage nach einer einheitlichen Organisationsverantwortung, respekti-
ve ob der Abnehmer die beiden Dienstleistungen als sinnvolles Leis-
tungspaket wahrnimmt (EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: Roland von
Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wett-
bewerbsrecht, Bd. III/1, Basel 2009, N. 851 f.; vgl. auch CHRISTOPH WILLI,
Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht un-
ter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts,
Zürich 2002, Art. 3, N. 35; GALLUS JOLLER, in: Michael Noth/Gregor Büh-
ler/Florent Thouvenin, Markenschutzgesetz, Bern 2009, Art. 3, N. 290).
Die Zuordnung zum selben Markeninhaber hängt namentlich von der Art
und dem Verwendungszweck der strittigen Dienstleistungen ab (WILLI,
a.a.O., Art. 3, N 35; JOLLER, a.a.O., Art. 3, N. 280 ff.; Urteil des BVGer B-
7514/2006 vom 31. Juli 2007 E. 4 Quadrat [fig.]/Quadrat [fig.]).
4.3. Der Widerspruch richtet sich gegen die von der Beschwerdeführerin
für ihr Zeichen in der Klasse 41 beanspruchten Dienstleistungen Erzie-
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hung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten, ins-
besondere Betrieb von Fitnesszentren, insbesonders bezüglich der Figur.
Bei "insbesondere Betrieb von Fitnesszentren, insbesonders bezüglich
der Figur" handelt es sich um eine beispielhafte Aufzählung von Dienst-
leistungen, welche unter den Oberbegriff "sportliche Aktivitäten" fallen.
Zwischen sportlichen und kulturellen Aktivitäten und den von der Wider-
spruchsmarke in der Klasse 41 beanspruchten activités sportives et cultu-
relles herrscht eine Dienstleistungsgleichheit. Ferner lassen sich Unter-
haltung sowie activités sportives et culturelles nicht klar abgrenzen. Ei-
nerseits beansprucht Unterhaltung häufig für sich, einen kulturellen Bei-
trag zu leisten, andererseits hat sich der Sport in den letzten Jahrzehnten
zu einer Unterhaltungsindustrie hin entwickelt. Ebenfalls in enger Bezie-
hung zu activités sportives et culturelles stehen Ausbildung und Erzie-
hung. Zum einen verwischen die Grenzen zwischen reiner Unterhaltung
und der Ausbildung, wird doch immer häufiger versucht, lehrreiche Inhalte
mit einem unterhaltenden Rahmen zu versehen, was mittels des Begriffs
„Infotainment“ umschrieben wird. Zum Anderen besteht bereits seit der
Antike eine enge Verknüpfung zwischen Erziehung und Sport, war letzte-
rer doch stets ein Bestandteil der ersteren, woher die Bezeichnung Lei-
beserziehung herrühren dürfte. Zudem dienen die mittels sportlicher und
kultureller Veranstaltungen gegenüber Menschen und Kulturen vermittel-
ten Werte und Einstellungen der Erziehung in einem weiteren Sinn. Zu-
sammenfassend lässt sich folglich festhalten dass zwischen den sich ge-
genüberstehenden Dienstleistungen, soweit nicht eine Gleichheit zumin-
dest eine Gleichartigkeit besteht.
5.
Ausgehend von einer Dienstleistungsgleichartigkeit gilt es in einem weite-
ren Schritt die beiden Marken auf ihre Zeichenähnlichkeit hin zu überprü-
fen.
5.1. Die Markenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Eindruck, den die Zei-
chen als Ganzes beim angesprochenen Verkehrskreis hinterlassen. Ab-
zustellen ist stets auf den Markeneintrag und nicht auf den allenfalls da-
von abweichenden Markengebrauch, wobei nicht das Resultat eines
gleichzeitigen Vergleichs, sondern allein der Eindruck im Erinnerungs-
vermögen des Abnehmers massgebend ist. Besondere Bedeutung
kommt dem prägenden Markenbestandteil zu, verleiht er doch einem Zei-
chen seine Individualität. Aber auch die – für sich alleine genommen
schutzunfähigen – gemeinfreien Elemente vermögen den Gesamtein-
druck mitzubeeinflussen (vgl. DAVID, a.a.O., Art. 3 MSchG N 11 und 15
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mit Hinweisen). Massgebend für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit
ist bei Marken der Wortklang, das Erscheinungsbild und gegebenenfalls
der Sinngehalt; dabei genügt für die Annahme einer Ähnlichkeit, wenn
diese in Bezug auf nur eines dieser drei Kriterien vorliegt (RKGE in sic!
2006, S. 270 Michel (fig.)/Michel Comte Waters mit Hinweisen). Der an-
wendbare Massstab hängt vom Schutzbereich der älteren Marke ab, der
sich nach ihrer Kennzeichnungskraft bestimmt. Demnach ist der ge-
schützte Ähnlichkeitsbereich für schwache Zeichen kleiner als für starke.
Während die Beschwerdegegnerin den Schutzumfang einer zumindest
durchschnittlichen Marke beansprucht, spricht die Beschwerdeführerin
von einem schwachen Zeichen mit geringer Schutzfähigkeit. Es gilt daher
vorweg den Schutzumfang der Widerspruchsmarke zu prüfen.
5.2. Als schwach haben Marken zu gelten, deren wesentliche Elemente
eng mit Sachbegriffen verbunden sind und zum allgemeinen Sprach-
gebrauch gehören; stark sind hingegen Marken, welche durch die Phan-
tasie ihres Inhaltes auffallen oder sich beim Publikum eingeprägt haben
(BGer in sic! 2000, S. 196 CAMPUS/LIBERTY CAMPUS). Die Wider-
spruchsmarke besteht im Wesentlichen aus dem Wortelement "viva". Da-
bei handelt es sich einerseits im Italienischen um ein Adjektiv, in weibli-
cher Form Einzahl, welches sich mit "lebhaft" übersetzen lässt. Anderer-
seits stellt der Begriff in der italienischen Sprache die dritte Person Singu-
lar bzw. Höflichkeitsform der zweiten Person Singular Imperativ sowie die
erste bis dritte Person Konjunktiv Präsenz und in rätoromanischen Spra-
che die dritte Person Singular Präsens sowie die zweite Person Singular
Imperativ der mit "leben" übersetzbaren Verben "vivere" bzw. "viver" dar.
Dabei dürfte in beiden Landessprachen der im Sinne einer Exklamation
mit der Bedeutung "lebe hoch!" bzw. im Rätoromanischen zusätzlich mit
der Bedeutung "Prosit!" verwendete Imperativ im Vordergrund stehen
(vgl. Langenscheidts Handwörterbuch Italienisch, 8. Aufl., München 2007,
S. 996; ). Der Sinngehalt des Wortes "viva" ist dem-
nach in den beiden Sprachen auf den Ausdruck von Zustimmung, Le-
bensfreude und guten Wünschen gerichtet (RKGE in sic! 2001, S. 814 Vi-
va/CoopViva [fig.]). In Zusammenhang mit den von der Widerspruchs-
marke beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 41 vermag der Begriff
"viva" möglicherweise positive Assoziationen zu erwecken. Jedoch wird
dadurch, selbst wenn es sich bei der Herbeiführung von Lebensfreude
um einen allfälligen Zweck oder eine mögliche Wirkung dieser Dienstleis-
tungen handeln sollte, keine direkt beschreibende Aussage vermittelt.
Ausserdem gelingt es der Beschwerdeführerin nicht, die behauptete Ver-
wässerung der Widerspruchsmarke zu belegen. Einerseits vermag der
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Umstand dass im Schweizer Markenregister für Dienstleistungen der
Klasse 41 mehrere das Wortelement "viva" enthaltende Zeichen einge-
tragen sind, den Gebrauch dieser Marken in der Schweiz nicht glaubhaft
zu dokumentieren. Andererseits mangelt es bei den eingereichten Resul-
taten einer Internetsuche nach dem Begriff "viva" auf Schweizer Internet-
seiten oft an einem markenmässigen Gebrauch bzw. an einem Bezug zu
Produkten der Klasse 41. Unter den genannten Umständen sieht das
Bundesverwaltungsgericht keine Veranlassung, nicht von einem durch-
schnittlich kennzeichnungskräftigen Wortelement bzw. normalen Schutz-
umfang der Widerspruchsmarke auszugehen.
5.3. Vorliegend gilt es die Verwechslungsgefahr zwischen zwei Wort-
/Bildmarken – der Widerspruchsmarke viva! (fig.) und dem angefochtenen
Zeichen viva figurstudios für frauen (fig.) – zu beurteilen. Aus der Über-
nahme des Hauptbestandteils "viva" der Widerspruchsmarke in die ange-
fochtene Marke darf nicht per se auf eine Zeichenähnlichkeit geschlossen
werden. Ob eine solche vorliegt, beurteilt sich anhand des Erscheinungs-
bilds, des Wortklangs und gegebenenfalls des Sinngehalts.
5.3.1. Während sich die grafische Gestaltung der Widerspruchsmarke in
einem schnörkellosen Schriftzug mit nicht verbundenen Buchstaben
– wobei dahingestellt bleiben kann, ob es sich im Sinne von "VIVa!" um
drei Grossbuchstaben und einen über Versalhöhe verfügenden Klein-
buchstaben "a" oder im Sinne von "viva!" um vier Kleinbuchstaben mit ei-
nem "i", dessen Punkt fehlt, und einem Ausrufezeichen, das keine Ober-
länge besitzt, handelt – erschöpft, wird das Erscheinungsbild des ange-
fochtenen Zeichens durch eine stilisierte weibliche Silhouette auf der lin-
ken Seite sowie rechts davon durch die beiden in Kleinbuchstaben und
Kurrentschrift gehaltenden Wortelemente "viva" und, in kleinerer Schrift-
grösse darunter, "figurstudios für frauen" – wobei der i-Punkt des ersteren
Elementes dem Kopf der Silhouette entspricht und wie letztere heller als
die restlichen Markenbestandteile schattiert ist – geprägt. Anders als das
ältere Zeichen, welches einen eher kräftigen und kompakten Eindruck
hinterlässt, vermittelt die jüngere Marke aufgrund des weiblichen Schat-
tenbildes und der feingliedrigen Schrift Feminität und Feinheit. Aus dem
Umstand, dass die Widerspruchsmarke über kein besonders auffälliges
Schriftbild verfügt, darf nicht geschlossen werden, dass ihr der Schutzum-
fang einer Wortmarke zukommt. Insgesamt mutet dem Bundesverwal-
tungsgericht die Ähnlichkeit zwischen den beiden gegenüberstehenden
Marken hinsichtlich des Erscheinungsbildes, trotz des übereinstimmen-
den Wortbestandteils "viva" als eher gering an.
B-8006/2010
Seite 11
5.3.2. Einen anderen Eindruck vermittelt die Gegenüberstellung des
Wortklanges der beiden Marken. In akustischer Hinsicht übernimmt das
jüngere Zeichen die Widerspruchsmarke vollumfänglich. Das angefügte
Element "Figurstudios für Frauen" dürfte als rein beschreibender Hinweis
auf die Natur der Geschäftstätigkeit der Beschwerdeführerin verstanden
werden. Aufgrund der mangelnden Kennzeichnungskraft, der Länge so-
wie des Umstandes, dass das Wortelement am Schluss des Zeichens
steht, dürfte es im täglichen Markengebrauch zumeist gar nicht ausge-
sprochen werden, womit das jüngere Zeichen wie die ältere Marke mit
"viva" bezeichnet würde. In klanglicher Hinsicht herrscht demnach zwi-
schen den beiden Zeichen eine sehr hohe Ähnlichkeit.
5.3.3. Soweit in den beiden Marken ein Sinngehalt erkannt wird, dürfte er
auf den Ausdruck von Zustimmung, Lebensfreude und guten Wünschen
gerichtet sein (vgl. E. 5.2). Somit spricht auch dieses Kriterium eher für
als gegen eine Markenähnlichkeit.
5.4. Es lässt sich folglich festhalten, dass zwischen den beiden im Streite
stehenden Marken, zumindest vom Klangbild her, eine hohe Ähnlichkeit
besteht, weshalb das Vorliegen einer Zeichenähnlichkeit insgesamt zu
bejahen ist.
5.5. Zu keinem anderen Resultat führt auch die bundesgerichtliche
Rechtsprechung betreffend die Übernahme des prägnanten Hauptbe-
standteils einer älteren Marke. Diese ist ausnahmsweise zulässig, wobei
eine solche Ausnahme voraussetzt, dass der Sinngehalt des Zeichens
durch das hinzugefügte Element verändert wird oder dass es sich beim
übernommenen Element um ein schwaches Zeichen handelt und dieses
mit einem kennzeichnungskräftigen Bestandteil verbunden wird. Eine sol-
che Ausnahme liegt in casu nicht vor. Einerseits verfügt das Wortelement
"viva" über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft und dürfte der
Zusatz "Figurstudios für Frauen" als rein beschreibender Hinweis ver-
standen werden (E. 5.2 und E 5.3.2). Andererseits wird der Sinngehalt im
angefochtenen Zeichen kaum verändert (E. 5.3.3).
6.
Ausgehend von einer Dienstleistungsgleichartigkeit, einer normal kenn-
zeichnungskräftigen Widerspruchsmarke sowie von einer hohen Marken-
ähnlichkeit gilt es in einer abschliessenden Gesamtbetrachtung die Ver-
wechslungsgefahr zu beurteilen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass ein
wesentlicher Teil der von den beiden Marken beanspruchten Dienstleis-
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Seite 12
tungen der Klasse 41 alltäglicher Natur ist und sich an ein breites Publi-
kum, von welchem für die Prüfung der Markenunterschiede keine beson-
dere Aufmerksamkeit erwartet werden darf, richtet. Unter all den genann-
ten Umständen erscheint dem Bundesverwaltungsgericht die Wahr-
scheinlichkeit von Fehlzurechnungen sehr hoch, zumal selbst wenn das
Publikum die Unterschiede zwischen den beiden Zeichen erkennt, die
Gefahr besteht, dass es aufgrund der bestehenden Ähnlichkeiten im Sin-
ne einer "mittelbaren Verwechslungsgefahr" falsche Zusammenhänge
vermutet. Die Voraussetzungen der relativen Ausschlussgründe gemäss
Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind demnach erfüllt.
7.
Im Übrigen brachte die Beschwerdeführerin vor, dass sie zeitlich prioritär
zur Widerspruchsmarke im Handelsregister unter der Firma "Viva Figur-
studios AG" eingetragen sei. Dabei verkennt die Beschwerdeführerin,
dass Gegenstand des Widerspruchsverfahrens nach Art. 31 ff. MSchG al-
lein die Prüfung ist, ob die Voraussetzungen des Art. 3 MSchG vorliegen,
um eine Marke vom Markenschutz auszuschliessen. Die Beantwortung
dieser Frage kann nur durch einen Vergleich beider Marken in ihrer re-
gistrierten Form erfolgen. Demgegenüber ist eine Reihe von Fragen – wie
z.B. lauterkeits-, firmen- oder namensrechtliche Argumentationen – die für
die endgültige Berechtigung an einer Marke bedeutsam sein können, im
Widerspruchsverfahren nicht zu berücksichtigen. Die Prüfung von Ein-
wendungen, welche nicht im Zeichen selbst begründet sind, bedingt re-
gelmässig ein umfangreiches Beweisverfahren, welches dem Zivilprozess
vorbehalten bleiben muss (Entscheid des IGE im Widerspruchsverfah-
ren 10573 vom 19. März 2010, E. III A 3 REWAG/REWAG).
8.
Die Beschwerde erweist sich demzufolge als unbegründet, womit sie ab-
zuweisen und die Verfügung der Vorinstanz zu bestätigen ist. Bei diesem
Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin kostenpflichtig und
es steht der Beschwerdegegnerin einen Anspruch auf Parteientschädi-
gung zu (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG).
9.
Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache,
Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen
(Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements über die Kosten
und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom
21. Februar 2008 [VGKE; SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor
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Seite 13
dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen
(Art. 4 VGKE). Im Widerspruchsverfahren besteht dieser Streitwert vor al-
lem im Schaden der Widersprechenden im Fall einer Markenverletzung
durch die angefochtene Marke. Es würde aber zu weit führen und könnte
im Verhältnis zu den relativ geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfah-
rens abschreckend wirken, wenn dafür im Einzelfall stets konkrete Auf-
wandsnachweise verlangt würden. Mangels anderer streitwertrelevanter
Angaben ist der Streitwert darum nach Erfahrungswerten auf einen Be-
trag zwischen Fr. 50'000.− und Fr. 100'000.− festzulegen (BGE 133 III
492 E. 3.3 Turbinenfuss mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist
auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkre-
ten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen
Marke. Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, die Verfahrenskosten
insgesamt auf Fr. 4'000.− festzulegen.
10.
Der obsiegenden Beschwerdegegnerin ist eine Parteientschädigung "für
ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten" des Be-
schwerdeverfahrens zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Im vorliegen-
den Verfahren hat die Beschwerdegegnerin dem Bundesverwaltungsge-
richt eine Kostennote eingereicht. Sie enthält jedoch lediglich das Hono-
rar und eine Pauschale für übrige Auslagen. Da sich somit weder die
Stundenansätze noch der Zeitaufwand überprüfen lassen, mangelt es an
einer detaillierten Kostennote im Sinne des Reglements über die Kosten
und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht. Die Parteient-
schädigung wird deshalb aufgrund der Akten und des geschätzten Auf-
wands durch das Gericht festgesetzt. Nach den gegebenen Umständen
erscheint eine Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 2'500.− (exkl.
MWSt) als angemessen. Die Mehrwertsteuer ist nur für Dienstleistungen
geschuldet, die im Inland gegen Entgelt erbracht werden, nicht jedoch im
vorliegenden Fall, in dem die Dienstleistung des Rechtsvertreters der Be-
schwerdegegnerin mit Sitz im Ausland erbracht worden ist (Art. 8 Abs. 1
des Bundesgesetzes vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer [Mehr-
wertsteuergesetz, MWSTG, SR 641.20] i.V.m. Art. 18 Abs. 1 MWSTG und
Art. 9 Abs. 1 Bst. c VGKE, siehe auch Art. 112 MWSTG).
B-8006/2010
Seite 14
11.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur
Verfügung (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG;
SR 173.110]). Es ist deshalb rechtskräftig.
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.− werden der Beschwerdeführerin
auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'000.− ver-
rechnet.
3.
Die Beschwerdeführerin hat die Beschwerdegegnerin für das Beschwer-
deverfahren mit Fr. 2'500.− (exkl. MWSt) zu entschädigen.
4.
Dieses Urteil geht an:
– die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beschwerdebeilagen zurück)
– die Beschwerdegegnerin (Einschreiben)
– die Vorinstanz (Einschreiben; Vernehmlassungsbeilagen zurück)
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
Hans Urech Marc Hunziker