B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Abteilung II
B-8028/2010
U r t e i l v o m 2 . M a i 2 0 1 2
Besetzung
Richter Marc Steiner (Vorsitz),
Richter Bernard Maitre, Richter Claude Morvant,
Gerichtsschreiberin Sabine Büttler.
Parteien
Trend World Marco Fumasoli,
Fierzgasse 3, 8003 Zürich,
vertreten durch Rechtsanwalt Juerg Wyler,
WWNW Rechtsanwälte, Stadthausquai 1, 8001 Zürich,
Beschwerdeführer,
gegen
G + J Holding GmbH,
Parkring 12, AT-1010 Wien,
vertreten durch Rechtsanwälte Dr. Michael Ritscher und/oder
Dr. Barbara K. Müller, meyerlustenberger lachenal (Zürich)
Rechtsanwälte, Forchstrasse 452, Postfach 1432,
8032 Zürich,
Beschwerdegegnerin,
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand
Verfügung vom 14. Oktober 2010 im Widerspruchsverfahren
Nr. 09784 – VIEW / SWISSVIEW (fig.).
B-8028/2010
Seite 2
Sachverhalt:
A.
Die Schweizer Wort-/Bildmarke Nr. 569 658 "SWISSVIEW (fig.)" des Be-
schwerdeführers wurde am 10. April 2008 im Schweizerischen Han-
delsamtsblatt (SHAB) Nr. 69 veröffentlicht. Die Marke sieht wie folgt aus
und beansprucht Schutz für die nachstehenden Waren und Dienstleistun-
gen:
Klasse 9: Herunterladbare Information.
Klasse 35: Werbung und Vermietung von Werbeflächen.
Klasse 38: Telekommunikation.
Klasse 41: Unterhaltung und kulturelle Aktivitäten.
B.
Am 10. Juli 2008 erhob die Beschwerdegegnerin gegen die Eintragung
dieser Marke vollumfänglich Widerspruch. Sie stützte sich dabei auf ihre
internationale Registrierung IR 897 928 "VIEW", welche am 16. Mai 2006
in das internationale Register eingetragen und der Schweiz am 11. Janu-
ar 2007 notifiziert wurde (Gazette 2006/52). Diese beansprucht Schutz für
die nachfolgenden Waren und Dienstleistungen:
Classe 9: Mémoires et supports d'enregistrement de sons et d'images élec-
troniques, magnéto-optiques, optiques et magnétiques, notamment CD, CD-
ROM, CD-I, DVD, disquettes, bandes vidéo, disques phonographiques et mi-
crofilms, tous les produits destinés à une utilisation en ligne ou non; enregis-
treurs à bande magnétique; équipements de réception, ainsi que d'enregis-
trement, de transmission et reproduction de sons et d'images; matériel infor-
matique, notamment équipement pour le traitement de l'information, ordina-
teurs et leurs périphériques; logiciels; programmes de traitement de don-
nées; programmes d'exploitation d'ordinateurs.
Classe 35: Publicité.
Classe 38: Prestations dans le domaine des télécommunications, envoi d'in-
formations à des tiers sur Internet, diffusion d'informations sur des réseaux
câblés ou sans fil, services d'un fournisseur de contenu, à savoir mise à dis-
position d'informations sur Internet ou de plates-formes, transmission de pro-
grammes de radio et de télévision (par câble).
Classe 41: Enseignement, formation, divertissement, divertissement radio-
phonique et télévisé; services d'éditeur (à l'exception de l'impression); publi-
cation et édition de produits de l'imprimerie sous forme imprimée et électro-
B-8028/2010
Seite 3
nique ayant un contenu éditorial et un contenu partiellement publicitaire en
ligne ou non dans le domaine de l'édition, ces services étant compris dans
cette classe; activités sportives et culturelles.
Zur Begründung des Widerspruchs führte die Beschwerdegegnerin im
Wesentlichen aus, die Widerspruchsmarke sei von der jüngeren Marke
vollständig übernommen worden. Da die beanspruchten Waren und
Dienstleistungen beider Marken identisch bzw. gleichartig seien, müsse
die Verwechslungsgefahr streng beurteilt werden. Der Gesamteindruck
der jüngeren Marke werde vom Markenbestandteil "VIEW" dominiert, da
der Bestandteil "SWISS" lediglich eine beschreibende Angabe und die
Grafik nicht derart auffällig sei, dass sie den Gesamteindruck massgeb-
lich beeinflussen könnte. Diese Unterschiede reichten nicht aus, um eine
Verwechslungsgefahr zu bannen.
C.
In seiner Widerspruchsantwort vom 2. Februar 2009 beantragte der Be-
schwerdeführer die kostenfällige Abweisung des Widerspruchs.
Zur Begründung wies er darauf hin, dass die Bezeichnung "SWISSVIEW"
bereits seit 1995 von ihm gebraucht werde und sich dieses Element
durch den langjährigen Gebrauch in der Schweiz durchgesetzt habe. Wei-
ter sei eine Zeichenähnlichkeit sowie eine Verwechslungsgefahr auszu-
schliessen, da seine Marke über zusätzliche, unterscheidungskräftige
Elemente verfüge. Schliesslich handle es sich beim Zeichen "VIEW" um
ein schwaches Element, was sich schon dadurch zeige, dass mehrere
Schweizer Marken so hiessen. Aufgrund der Kennzeichnungsschwäche
der Widerspruchsmarke würden diese Zusatzelemente genügen, um die
beiden Marken voneinander zu unterscheiden.
D.
Die Beschwerdegegnerin replizierte mit Schreiben vom 10. August 2009
und bestritt eine Kennzeichnungsschwäche ihrer Marke. Weiter wies sie
darauf hin, dass aus der Anzahl eingetragener Marken mit dem Element
"VIEW" nicht auf ein schwaches Zeichenelement oder gar eine Verwässe-
rung der Widerspruchsmarke geschlossen werden kann.
E.
Mit Schreiben vom 15. Februar 2010, bekräftigte der Beschwerdeführer
duplicando erneut die Kennzeichnungskraft seiner zusätzlichen Zeichen-
elemente und die Bekanntheit des Zeichens "SWISSVIEW".
B-8028/2010
Seite 4
F.
Mit Entscheid vom 14. Oktober 2010 hiess die Vorinstanz den Wider-
spruch gut und widerrief die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 569 658
"SWISSVIEW" (fig.) vollumfänglich (Dispositiv Ziffern 1 und 2).
Hinsichtlich der von den beiden Marken beanspruchten Waren und
Dienstleistung ist die Vorinstanz von Identität bzw. Gleichartigkeit ausge-
gangen. Sie bejahte die Ähnlichkeit der Zeichen, da die Widerspruchs-
marke vollständig und unverändert in die jüngere Marke übernommen
wurde. In der Folge bejahte sie die Verwechslungsgefahr, da die festge-
stellten Unterschiede angesichts der normalen Kennzeichnungskraft und
des strengen Massstabs aufgrund der Dienstleistungsidentität nicht aus-
reichten, den Gesamteindruck des neu geschaffenen Zeichens zu
bestimmen.
G.
Gegen diese Verfügung erhob der Beschwerdeführer am 15. November
2010 Beschwerde am Bundesverwaltungsgericht. Die Rechtsbegehren
lauten wie folgt:
"1. Der Entscheid des Eidg. Instituts für geistiges Eigentum 09784 vom
14. Oktober 2010 sei aufzuheben.
2. Der Widerspruch sei abzuweisen, und es sei festzustellen, dass die
Schweizer Marke 569 658 im Register des Instituts für geistiges Eigentum
eingetragen bleibt.
3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdegeg-
nerinnen."
Zur Begründung führt er unter anderem aus, die Vorinstanz habe zu Un-
recht bloss die Ähnlichkeit der Wortelemente "VIEW" beurteilt und dabei
das zusätzliche Wortelement "SWISS" sowie das figurative Element, wel-
che der angefochtenen Marke gesamthaft einen vom Widerspruchszei-
chen divergierenden Gesamteindruck vermitteln, ausser Acht gelassen.
Ausserdem sei die Widerspruchsmarke schwach, weshalb ihr nur ein ge-
ringer Schutzumfang zustehe. Schliesslich verwies er auf die Tatsache,
dass eine Verwechslungsgefahr schon alleine deshalb verneint werden
könne, da die Widerspruchsmarke gegen seine eigene ältere Marke, wel-
che phonetisch mit der hier angefochtenen Marke übereinstimme, bei de-
ren Eintragung keinen Widerspruch erhoben habe. Schon alleine deshalb
zeige sich, dass eine Zeichenähnlichkeit und vor allem eine Verwechs-
lungsgefahr verneint werden könne.
B-8028/2010
Seite 5
H.
Im gleichen Schreiben ersuchte der Beschwerdeführer den Instruktions-
richter um die Ansetzung einer Nachfrist im Sinne von Art. 52 und 53 des
Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren
(VwVG, SR 172.021), weil eine abschliessende Instruktion aufgrund ei-
nes Todesfalles […] nicht habe rechtzeitig stattfinden können.
I.
Mit Verfügung vom 18. November 2010 wies das Bundesverwaltungsge-
richt das Gesuch um Ansetzung einer Nachfrist ab, da die Beschwerde
weder in Bezug auf den Inhalt, noch auf die Form mangelhaft erschien
und sich insbesondere die Begründung der Beschwerde als ausreichend
erwies, und da die Rechtsmittelfrist eingehalten wurde, auch kein Voraus-
setzung zu einer Wiedereinsetzung gemäss Art. 24 VwVG vorlag.
J.
Mit Eingabe vom 19. November 2010 reichte der Rechtsvertreter des Be-
schwerdeführers ein Bestätigungsschreiben ein, in welchem er festhielt,
dass bezugnehmend auf ein Telefonat zwischen ihm und dem Instrukti-
onsrichter Letzterer ihm einen zweiten Schriftenwechsel zugesichert ha-
be.
K.
Mit einer Aktennotiz vom 22. November 2010, welche den Parteien zuge-
schickt wurde, stellte der Instruktionsrichter fest, dass im Rahmen dieses
Telefongesprächs lediglich darauf hingewiesen worden sei, dass prima
facie die Anordnung eines zweiten Schriftenwechsels ein geeignetes Mit-
tel sei, um den besonderen Umständen des vorliegenden Falles Rech-
nung zu tragen. Des Weiteren stehe einer Beschwerdeergänzung – un-
abhängig von den entsprechenden Voraussetzungen des VwVG – nichts
entgegen, wenn sich die Beschwerdegegnerin mit einer Beschwerdeer-
gänzung ausdrücklich einverstanden erklären würde.
L.
Die Beschwerdegegnerin teilte dem Bundesverwaltungsgericht mit
Schreiben vom 2. Februar 2011 mit, dass sich die Parteien in Vergleichs-
verhandlungen befänden, weshalb sie um eine Fristverlängerung zur Ein-
reichung ihrer Beschwerdeantwort bis zum 4. März 2011 ersuchte, was
ihr auch bewilligt wurde.
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Seite 6
M.
Mit Eingabe vom 11. Februar 2011 sandte die Vorinstanz sämtliche Vor-
akten ein und verzichtete im gleichen Schreiben auf Einreichung einer
Stellungnahme.
N.
Die Vergleichsverhandlungen beider Parteien verliefen erfolglos, weshalb
die Beschwerdegegnerin mit Schreiben vom 23. Februar 2011 um eine
erneute Fristverlängerung zur Einreichung einer Beschwerdeantwort er-
suchte.
O.
Die Beschwerdegegnerin reichte mit Schreiben vom 28. März 2011 ihre
Beschwerdeantwort sowie eine erste Honorarnote innert erstreckter Frist
ein. Darin beantragte sie die Abweisung der Beschwerde unter Kosten-
und Entschädigungsfolge zu Lasten der Beschwerdeführerin. Gleichzeitig
erklärte sie sich bereit, aufgrund der besonderen Umstände (vgl. E. H
hiervor) einen zweiten Schriftenwechsel durchzuführen, so dass der Be-
schwerdeführerin die Gelegenheit zu einer allfälligen Ergänzung ihrer Be-
schwerde gegeben werden kann, dies unter der Bedingung, dass ihr im
Nachgang Gegenrecht gewährt würde.
Zur Begründung brachte sie vor, dass eine Zeichenähnlichkeit bereits
wegen der vollständigen Übernahme der Widerspruchsmarke in die jün-
gere Marke zu bejahen ist. Weiter sei an die Verwechslungsgefahr auf-
grund des gleichartigen und identischen Waren- und Dienstleistungsver-
zeichnisses ein strenger Massstab zu legen. Demzufolge würden die be-
stehenden Unterschiede zwischen den beiden Marken nicht ausreichen,
um eine Verwechslungsgefahr zu bannen.
P.
Der Beschwerdeführer reichte mit Schreiben vom 14. Juni 2011 seine
Replik innert erstreckter Frist ein.
Darin hielt er seine Rechtsbegehren aufrecht und bestritt neuerdings die
Gleichartigkeit der beanspruchten Waren und Dienstleistungen, und hielt
die Widerspruchsmarke für schwach.
Q.
Mit Duplik vom 18. August 2011 hielt auch die Beschwerdegegnerin innert
erstreckter Frist an ihren Anträgen fest und reichte zudem eine zweite
Honorarnote ein.
B-8028/2010
Seite 7
R.
Mit Verfügung vom 21. März 2012 wurde die Beschwerdegegnerin im
Hinblick auf ihre bereits eingereichten Honorarnoten vom Bundesverwal-
tungsgericht zur Einreichung einer die Anforderungen von Art. 14 Abs. 2
VGKE erfüllenden Kostennote aufgefordert. Die daraufhin mit Schreiben
vom 4. April 2012 bei Gericht eingegangene Kostennote wurde dem Be-
schwerdeführer zur Stellungnahme zugestellt. Dieser liess die Frist unbe-
nutzt verstreichen.
S.
Die Parteien verzichteten stillschweigend auf die Durchführung einer öf-
fentlichen Parteiverhandlung.
T.
Auf weitere Vorbringen der Parteien wird, soweit erforderlich, im Rahmen
der Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge-
gen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31
und 33 Bst. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG,
SR 173.32]).
Die Beschwerde wurde innerhalb der gesetzlichen Frist von Art. 50 des
Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfah-
ren (VwVG, SR 172.021) am 15. November 2010 frist- und formgerecht
eingereicht (Art. 52 Abs. 1 VwVG) und der verlangte Kostenvorschuss
rechtzeitig geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG).
Als Adressat der angefochtenen Verfügung ist der Beschwerdeführer be-
schwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder
Änderung. Er ist somit zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1
VwVG). Ebenso liegen die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen gemäss
Art. 48 ff. VwVG vor.
Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
B-8028/2010
Seite 8
2.
2.1. Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes
vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) ist die Marke ein Zeichen zur
Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen verschiedener Unter-
nehmen voneinander. Das Markenrecht entsteht mit der Eintragung ins
Register und steht demjenigen zu, der die Marke zuerst hinterlegt
(Art. 5 f. MSchG). Dem Inhaber verleiht es das ausschliessliche Recht,
die Marke zur Kennzeichnung der Waren und Dienstleistungen, für die sie
beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen (Art. 13 Abs. 1
MSchG).
2.2. Gestützt auf Art. 3 Abs. 1 MSchG kann der Inhaber der älteren Marke
Widerspruch gegen entsprechende jüngere Markeneintragungen erheben
(Art. 31 Abs. 1 MSchG). Vorliegend erhob die ältere internationale Regist-
rierung Nr. 897 928 "VIEW", welche am 16. Mai 2006 in das internationa-
le Register eingetragen wurde, Widerspruch gegen die am 10. April 2008
im Schweizerischen Handelsblatt (SHAB) veröffentlichte und damit jünge-
re schweizerische Marke CH-Nr. 569 658 "SWISSVIEW (fig.)". Der am
10. Mai 2008 erhobene Widerspruch erfolgte rechtzeitig (vgl. Art. 31
Abs. 2 MSchG).
3.
3.1. Zeichen sind gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG vom Markenschutz
ausgeschlossen, wenn sie einer älteren Marke ähnlich und für gleiche
oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert sind, so dass
sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Die Beurteilung der Ver-
wechslungsgefahr richtet sich nach der Ähnlichkeit der Zeichen im Erin-
nerungsbild des Letztabnehmers (BGE 121 III 378 E. 2a BOSS/BOKS,
BGE 119 II 473 E. 2d Radion/Radiomat; Urteile des Bundesverwaltungs-
gerichts B-7934/2007 vom 26. August 2009 E. 2.1 Fructa/Fructaid,
B-3578/2007 vom 31. Oktober 2007 E. 2 Focus/Pure Focus, B-7492/2006
vom 12. Juli 2007 E. 3 Aromata/Aromathera; siehe auch EUGEN MAR-
BACH, Markenrecht, in: Roland von Büren / Lucas David [Hrsg.], Schwei-
zerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Basel 2009
[hiernach: MARBACH, SIWR III/1], N. 867) und nach dem Mass an Gleich-
artigkeit zwischen den geschützten Waren und Dienstleistungen. Zwi-
schen diesen beiden Elementen besteht eine Wechselwirkung: An die
Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere Anforderungen zu stellen,
je ähnlicher die Waren und/oder Dienstleistungen sind, und umgekehrt
B-8028/2010
Seite 9
(LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Marken-
schutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, MSchG
Art. 3 N. 8).
3.2. Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1
MSchG ist ausschlaggebend, ob aufgrund der Ähnlichkeit Fehlzurech-
nungen zu befürchten sind, welche das besser berechtigte Zeichen in
seiner Individualisierungsfunktion gefährden (BGE 127 III 166 E. 2a Se-
curitas). Eine Verwechslungsgefahr ist anzunehmen, wenn eines der zu
vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird ("unmittelbare Ver-
wechslungsgefahr"), aber auch dann, wenn die massgeblichen Verkehrs-
kreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, dahinter aber unrichtige wirt-
schaftliche Zusammenhänge vermuten und namentlich annehmen, dass
beide gekennzeichneten Angebote aus demselben Unternehmen stam-
men ("mittelbare Verwechslungsgefahr", vgl. BGE 128 III 97 f. E. 2a Orfi-
na/Orfina, BGE 127 III 166 E. 2a Securitas, Urteil des Bundesgerichts
4C.171/2001 vom 5. Oktober 2001 E. 1b Stoxx/StockX [fig.], veröffentlicht
in sic! 2002 S. 99, BGE 122 III 382 ff. Kamillosan).
3.3. Damit eine Verwechslungsgefahr droht, müssen aber noch weitere
Faktoren hinzukommen. Zu berücksichtigen sind im Einzelfall der Auf-
merksamkeitsgrad, mit dem die Abnehmer bestimmte Waren oder Dienst-
leistungen nachfragen, sowie die Kennzeichnungskraft, da diese mass-
geblich den Schutzumfang einer Marke bestimmt (GALLUS JOLLER, in: Mi-
chael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzge-
setz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 45; siehe auch CHRISTOPH WILLI, Mar-
kenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter
Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts,
Zürich 2002, Art. 3, N. 17 ff.). Für schwächere Marken ist der geschützte
Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genü-
gen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende
Unterscheidbarkeit zu schaffen (BGE 122 III 382 E. 2a Kamillosan; Urteil
des Bundesverwaltungsgerichts B-6046/2008 vom 3. November 2010
E. 3.3 R Rothmans [fig.]/Roseman Crown Agencies KING SIZE [fig.],
B-2653/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 3.3 monari c./ANNA MOLINARI).
Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandtei-
le sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen
(BVGE 2010/32 E. 7.3 Pernaton/Pernadol, Urteil des Bundesverwal-
tungsgerichts B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 5 Aromata/Aromathera).
Stark sind demgegenüber Marken, die entweder aufgrund ihres fantasie-
haften Gehalts auffallen oder aber sich im Verkehr durchgesetzt haben
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(BGE 122 III 382 E. 2a Kamillosan, mit Hinweisen; Urteil des Bundesge-
richts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.2 Yello; MARBACH, SIWR
III/1., N. 979 mit Hinweis auf Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 6 und 7 Converse All Stars [fig.]/Army
tex [fig.] und Entscheid der RKGE vom 26. Oktober 2006 E. 7 Red Bull
[fig.]/Red, Red Devil, veröffentlicht in sic! 2007 S. 531). Die Verwechsel-
barkeit zweier Zeichen ist daher nicht aufgrund eines abstrakten Zeichen-
vergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände
zu beurteilen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6046/2008 vom
3. November 2010 R Rothmans [fig] / Roseman Crown Agencies KING
SIZE [fig.]).
4.
4.1. Als erstes sind die massgeblichen Verkehrskreise für die im Wider-
spruch stehenden Waren und Dienstleistungen zu bestimmen (EUGEN
MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 1/2007, S. 1, 6 f.
und 11). Ausgangspunkt für die Bestimmung der Verkehrskreise ist das
Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der älteren Marke (vgl. JOLLER,
a.a.O., Art. 3, N. 49). Dabei spielt es entgegen der Meinung des Be-
schwerdeführers keine Rolle, welche marketingmässige Positionierung
der Hinterleger mit seinen Waren und Dienstleistungen bezweckt (JOL-
LER, a.a.O., Art. 3 N. 49). Aus diesem Grund sind seine diesbezüglichen
Einwendung nicht zu hören (vgl. Ziffern 1.4 und 2.4 ff. der Replik).
4.1.1. Die von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren der Klasse
9 sind alltägliche Produkte aus dem Bereich Elektronik, Musik- bzw. Da-
tenspeicherung und IT. Hard- und Software, sowie Datenübertragungs-
und Aufnahmegeräte, sowie Datenträger richten sich sowohl an Spezialis-
ten als auch an den Durchschnittskonsumenten.
4.1.2. Auch die in Klasse 35, 38 und 41 beanspruchten Dienstleistungen
sind solche, welche von Durchschnittskonsumenten aber auch von Fach-
kräften in Anspruch genommen werden.
4.2. Die Bestimmung der massgeblichen Verkehrskreise ist im Rahmen
der Prüfung einer allfälligen Verwechslungsgefahr zweier Marken, vor al-
lem in Bezug auf die Frage zu dessen Aufmerksamkeit, von Bedeutung.
Je höher die Aufmerksamkeit bei der in Inanspruchnahme der fraglichen
Dienstleistungen, desto höher ist das Unterscheidungsvermögen der an-
gesprochenen Abnehmerkreise (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 52).
B-8028/2010
Seite 11
4.2.1. Wie bereits dargelegt, bildet sich der massgebliche Verkehrskreis
der in Klasse 9 beanspruchten Waren aus Endabnehmer, d.h. Durch-
schnittskonsumenten, und Fachpersonen aus der IT- und Elektronikbran-
che. Die betroffenen Waren werden zwar mit einer bestimmten Regel-
mässigkeit, aber doch nicht täglich erworben, so dass angenommen wer-
den muss, dass der vorliegende Abnehmer den Markeninhaber bewuss-
ter, und daher zumindest mit einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit aus-
sucht.
4.2.2. Auch in Bezug auf die in Klasse 35 beanspruchten Werbedienst-
leistungen ist festzustellen, dass diese keine alltäglichen Bedürfnisse ab-
decken und grundsätzlich eine intensivere wirtschaftliche Beziehung vor-
aussetzen. Weiter haben solche Dienstleistungen eine möglichst gute
Positionierung eines Images zum Inhalte, weshalb gerade der bestimmte
Ruf eines Dienstleistungsanbieter bei dessen Auswahl nicht zu unter-
schätzen ist, so dass anzunehmen ist, dass der Abnehmer seinen Dienst-
leistungserbringer sorgfältig aussucht und dabei einen leicht erhöhten
Grad an Aufmerksamkeit walten lässt (vgl. auch Urteil des Bundesverwal-
tungsgerichts B-1009/2010 vom 14. März 2011, E.3.3.1 CREDIT SUIS-
SE/UniCredit Suisse Bank [fig.]).
4.2.3. Die in Klasse 41 beanspruchten Unterhaltungs- und kulturellen Ak-
tivitätsdienstleistungen werden mit einer gewissen Regelmässigkeit und
daher mit einer normalen Aufmerksamkeit in Anspruch genommen.
5.
In einem weiteren Schritt ist zu überprüfen, ob die beanspruchten Waren
und Dienstleistungen der sich gegenüberstehenden Marken aus Sicht der
Verkehrskreise identisch oder zumindest gleichartig sind.
5.1. Gleichartigkeit liegt vor, wenn die angesprochenen Abnehmerkreise
auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung identischer
oder ähnlicher Marken angepriesenen Waren und Dienstleistungen wür-
den angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus ein
und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der
Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unter-
nehmen hergestellt werden (Urteile des Bundesverwaltungsgericht
B-6665/2010 vom 21. Juli 2011 E. 5.1 HOME BOX OFFICE/Box Office,
B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 3.1 EFE [fig.] / EVE, mit Ver-
weis u.a. auf DAVID, a.a.O., Art. 3 N. 35).
B-8028/2010
Seite 12
5.2. Als markenrechtlich identisch gelten Waren, wenn die von der ange-
fochtenen Marke beanspruchte Ware unter den von der älteren Marke
geschützten Oberbegriff fällt (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 242). Ist die Ware
nicht unter den von der älteren Marke beanspruchten Begriff subsumier-
bar, ist zu prüfen, ob zumindest eine Gleichartigkeit vorliegt. Dabei spricht
für das Vorliegen, wenn sich die Waren unter den gleichen Oberbegriff
der Nizza-Klassifikation subsumieren lassen (JOLLER, a.a.O., Art. 3
N. 246).
5.2.1. Die Widerspruchsmarke beansprucht in Klasse 9 Schutz für "Mé-
moires et supports d'enregistrement de sons et d'images électroniques,
magnéto-optiques, optiques et magnétiques, notamment CD, CD-ROM,
CD-I, DVD, disquettes, bandes vidéo, disques phonographiques et micro-
films, tous les produits destinés à une utilisation en ligne ou non; enregis-
treurs à bande magnétique; équipements de réception, ainsi que d'enre-
gistrement, de transmission et reproduction de sons et d'images; matériel
informatique, notamment équipement pour le traitement de l'information,
ordinateurs et leurs périphériques; logiciels; programmes de traitement de
données; programmes d'exploitation d'ordinateurs". Die von der ange-
fochtenen Marke in Klasse 9 beanspruchten "herunterladbare Informatio-
nen" sind damit nicht wortwörtlich von der Widerspruchsmarke bean-
sprucht. Der Beschwerdeführer bestreitet denn auch in seiner Replik die
von der Vorinstanz festgestellte Gleichartigkeit zwischen seiner in Klasse
9 beanspruchten Waren und den diversen von der Widerspruchsmarke
beanspruchten Datenträgern (Ziff. 4.1 der Replik). Seiner Meinung nach
kann aus der Tatsache, dass eine "herunterladbare Information" u.a. auf
einem Datenträger gespeichert werden kann, nicht direkt auf Gleichartig-
keit geschlossen werden.
5.2.2. Dieser Auffassung kann sich das Gericht nicht anschliessen. Gera-
de die Tatsache, dass die vom Beschwerdeführer beanspruchten Waren
auf Datenträger gespeichert werden können, was von diesem ja auch an
sich nicht bestritten wird, zeigt, dass ein Zusammenhang zwischen den
Waren besteht. Zudem greift auch der Einwand des Beschwerdeführers,
herunterladbare Informationen müssten gar nicht gespeichert werden
wenn sie mittels Streaming oder dem Abspielen einer DVD verwendet
werden, nicht, denn erstens kann auch ein Stream aufgenommen werden
und zweitens ist gerade das Abspielen einer DVD der Beweis, dass eine
heruntergeladene Information auf einem Speichermedium abgespielt
wird. Ausserdem beansprucht die Widerspruchsmarke Schutz für "maté-
riel informatique, notamment équipement pour le traitement de l'informati-
B-8028/2010
Seite 13
on", mit welchem "herunterladbare Informationen" heruntergeladen oder
zumindest bearbeitet werden können, weshalb zwischen den Waren der
beiden Marken in Klasse 9 einen derart engen Zusammenhang besteht,
dass mit der Vorinstanz einig zu gehen ist, wenn diese auf Gleichartigkeit
schliesst.
5.3. In Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen verneint der Be-
schwerdeführer die von der Vorinstanz festgestellte Identität bzw. Gleich-
artigkeit gänzlich. Zur Begründung verweist er auf den tatsächlichen
Gebrauch der Marke und schliesst aus der Gegebenheit, dass er zwar
Oberbegriffe beansprucht, die Marke jedoch nur für Unterbegriffe ge-
braucht, welche seiner Meinung nach nicht unter die von der Beschwer-
degegnerin beanspruchten Dienstleistungen subsumierbar sind, eine
Gleichartigkeit bzw. Identität aus (Ziffern 4.2 ff. der Replik). Hierbei ist al-
lerdings entgegen der Meinung des Beschwerdeführers festzuhalten,
dass einzig der Einzelvergleich jedes Waren- und Dienstleistungseintrags
mit den Waren und Dienstleistungen der anderen Marke so wie sie im
Register eingetragen sind, entscheidend ist (Urteil des Bundesverwal-
tungsgericht B-7506/2006 vom 21. März 2007, E. 5 [fig. Karomuster]/[fig.
Karomuster]).
5.3.1. Damit ist bei der Beurteilung der Gleichartigkeit bzw. Identität der
jeweils beanspruchten Dienstleistungen im Einklang mit der Beschwerde-
gegnerin festzuhalten, dass es unverständlich erscheint, wenn identische
Dienstleistungen vom Beschwerdeführer nicht als solche erkannt werden.
So wird in Klasse 35 von der Widerspruchsmarke die Dienstleistung
"publicité" und von der angefochtene Marke "Werbung und Vermietung
von Werbeflächen" beansprucht. "Publicité" ist "Werbung" und die Ver-
mietung von Werbefläche eine Werbedienstleistung, womit sie unter den
von der Widerspruchsmarke beanspruchten Oberbegriff "Publicité" fällt
und deren Gleichartigkeit begründet. Auch die in Klasse 41 beanspruch-
ten Dienstleistungen sind entgegen der Meinung des Beschwerdeführers
identisch, denn die von der Widerspruchsmarke beanspruchten "divertis-
sement; activités culturelles" werden auch von der angefochtenen Marke
beansprucht, nämlich "Unterhaltung und kulturelle Aktivitäten". Schliess-
lich sind auch die in Klasse 38 von der Widerspruchsmarke beanspruch-
ten "prestations dans le domaine des télécommunications, envoi d'infor-
mations à des tiers sur Internet, diffusion d'informations sur des réseaux
câblés ou sans fil, services d'un fournisseur de contenu, à savoir mise à
disposition d'informations sur Internet ou de plates-formes, transmission
de programmes de radio et de télévision (par câble)" sowie die von der
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angefochtenen Marke beanspruchte Dienstleistung "Telekommunikation"
identisch, denn inwiefern "Dienstleistungen im Bereich der Telekommuni-
kation" nicht mit "Telekommunikationsdienstleistungen" deckungsgleich
sein sollen, erschliesst sich dem Gericht nicht. Dass der Beschwerdefüh-
rer seine Marke in der Klasse 38 – wie von ihm gerügt – tatsächlich nur in
einem spezifischen Bereich benutzt, geht aus seinem Registereintrag
nicht hervor.
6.
Angesichts der Warengleichartigkeit und Dienstleistungsidentität gilt es
nun zu prüfen, ob vorliegend eine Zeichenähnlichkeit besteht. Wird eine
solche bejaht, so ist zu klären, welche Kennzeichnungskraft der Wider-
spruchsmarke zukommt und damit wie ähnlich die Marken sein dürfen,
die jene neben sich zu dulden hat.
6.1.1. Entscheidend bei der Beurteilung der Ähnlichkeit zweier Zeichen ist
der Gesamteindruck, den die Zeichen bei den massgebenden Verkehrs-
kreisen hinterlassen (MARBACH, SIWR III/1, N. 864). Beim Zeichenver-
gleich ist von den Eintragungen im Register auszugehen (Urteil des Bun-
desverwaltungsgerichts B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3 Ad-
wista/ad-vista mit Hinweisen; siehe auch MARBACH, SIWR III/1, N. 705),
doch gilt es zu berücksichtigen, dass das angesprochene Publikum die
beiden Marken in der Regel nicht gleichzeitig vor sich hat. Deshalb ist auf
das Erinnerungsbild abzustellen, welches die Abnehmer von den einge-
tragenen Marken bewahren (Entscheid der RKGE vom 27. April 2006 E. 6
O [fig.], veröffentlicht in sic! 2006 S. 673 f.). Diesem Erinnerungsbild haf-
tet zwangsläufig eine gewisse Verschwommenheit an (MARBACH, SIWR
III/1, N. 867 f.), weshalb es wesentlich durch das Erscheinungsbild der
kennzeichnungskräftigen Markenelemente geprägt wird (BGE 122 III 386
E. 2a Kamillosan). Schwache oder gemeinfreie Markenbestandteile dür-
fen jedoch bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit nicht einfach aus-
geblendet werden (MARBACH, SIWR III/1, N. 866 mit Hinweis auf BGE
122 III 382 E. 5b Kamillosan; WILLI, a.a.O., Art. 3, N. 65). Vielmehr ist im
Einzelfall zu entscheiden, ob und inwieweit dieselben das Markenbild un-
geachtet ihrer Kennzeichnungsschwäche beeinflussen (MARBACH, SIWR
III/1, N. 865 mit Hinweis auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-
1085/2008 vom 13. November 2008 Red Bull/Stierbräu). Eine Differenzie-
rung und damit eine Gewichtung der Zeichenelemente ist zulässig (MAR-
BACH, SIWR III/1, N. 866 mit Hinweis auf BGE 96 II 400 Eden Club).
B-8028/2010
Seite 15
6.1.2. Für Kollisionsfälle zwischen komplexen Marken, beispielsweise
kombinierten Wort-/Bildmarken, können keine absoluten Regeln darüber
aufgestellt werden, welchem Zeichenelement auf der einen oder anderen
Seite die für den Gesamteindruck prägende Bedeutung zukommt. Enthält
eine Marke sowohl kennzeichnungskräftige Wort- als auch Bildelemente,
können diese das Erinnerungsbild gleichermassen prägen. Entsprechend
kann bereits angesichts einer hohen Zeichenähnlichkeit in Bezug auf das
Wort- oder das Bildelement eine Verwechslungsgefahr resultieren (MAR-
BACH, SIWR III/1, N. 930 f.). Sind die Bildelemente einer kombinierten
Wort-/Bildmarke nur wenig kennzeichnungskräftig, treten sie beim Zei-
chenvergleich in den Hintergrund (Entscheid der RKGE vom 10. Februar
2004 E. 10 SPEEDO/Speed Company [fig.], veröffentlicht in sic! 2004
S. 578 f.).
6.1.3. Die Wortelemente von Marken sind nach folgenden Kriterien mit-
einander zu vergleichen. Zu beachten sind ihr Klang und ihr Schriftbild,
gegebenenfalls auch ihr Sinngehalt. Das Silbenmass, die Ausspracheka-
denz und die Aufeinanderfolge der Vokale prägen insbesondere den
Klang, während das Schriftbild vor allem durch die Wortlänge und durch
die Eigenheiten der verwendeten Buchstaben bestimmt wird (Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 4 Aroma-
ta/Aromathera mit Hinweisen). Bei reinen Wortmarken genügt grundsätz-
lich schon eine Übereinstimmung unter einem der drei genannten Ge-
sichtspunkten um die Zeichenähnlichkeit zu bejahen. Ein klar erkennba-
rer, unterschiedlicher Sinngehalt im Widerspruch stehender Marken kann
eine festgestellte visuelle oder akustische Ähnlichkeit jedoch wettmachen.
Dazu reicht es aber nicht aus, dass der Sinngehalt der einen Marke dem-
jenigen der anderen nicht entspricht, sondern es ist ein Sinngehalt erfor-
derlich, der sich den Wahrnehmenden sofort und unwillkürlich aufdrängt
(Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7460/2006 vom 6. Juli 2007 E. 6
Adia/Aida Jobs, Aida Personal, Entscheid der RKGE vom 10. März 2006
E. 7 Minergie/Sinnergie mit weiteren Hinweisen, veröffentlicht in sic! 2006
S. 413).
6.2. Im vorliegenden Fall stehen sich die Zeichen "SWISSVIEW" (fig.) und
"VIEW" gegenüber. Während es sich bei der Widerspruchsmarke "VIEW"
um eine reine Wortmarke handelt, weist die angefochten Marke "SWISS-
VIEW" (fig.) auch ein figuratives Element auf, nämlich einen kleinen Kreis
der einen – wie der Beschwerdeführer angibt – stilisierten Rotor eines
Helikopters umrandet (vgl. Ziff. 1.2 der Replik). Wie schon vorinstanzlich
zutreffend festgestellt, übernimmt die angefochtene Marke die Wider-
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spruchsmarke "VIEW" damit vollständig. Grundsätzlich begründet allein
dies eine Zeichenähnlichkeit (MARBACH, SIWR III/1, N. 869), denn eine
Kombination mit einem Zusatz schafft an sich keine genügende Unter-
scheidbarkeit (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 127). Zulässig ist die Übernahme
einer älteren Marke nur ausnahmsweise, und zwar wenn sie derart mit
der neuen Marke verschmilzt, dass dieser Bestandteil nur noch als unter-
geordneter Teil der jüngeren Marke erscheint (Urteil des Bundesverwal-
tungsgericht B-1009/2010 vom 14. März 2011 E. 5.2 CREDIT SUIS-
SE/UniCredit Suisse Bank [fig.]; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 128).
6.3. Der Beschwerdeführer bringt denn auch vor, die Vorinstanz habe zu
Unrecht bloss die Ähnlichkeit der Wortelemente "view" beurteilt und dabei
das zusätzliche Wortelement "swiss" sowie das figurative Element, wel-
che der angefochtenen Marke gesamthaft einen vom Widerspruchszei-
chen divergierenden Gesamteindruck vermitteln, ausser Acht gelassen
(Ziffern 1.3 f. der Replik). Es ist demnach zu prüfen, ob das angefochtene
Zeichen die Widerspruchsmarke so übernimmt, dass diese im jüngeren
Zeichen nur noch als untergeordneten Teil erscheint.
6.3.1.1 Die Widerspruchsmarke besteht als reine Wortmarke aus dem
englischen Begriff "view". Diesem kommt auf Deutsch als Nomen die Be-
deutungen "Sicht, (Aus)Blick bzw. Aussicht, Besichtigung" sowie "Ansicht"
bzw. "Meinung" zu (Eintrag zu "view", in: Langenscheidt Handwörterbuch
Englisch, Berlin 2005, S. 660 f.). Als Verb wird "view" bzw. "to view" mit
"etwas ansehen, betrachten, besichtigen" übersetzt (Eintrag zu "view", in:
Langenscheidt, a.a.O., S. 660). "VIEW" ist ein Begriff des englischen
Grundwortschatzes, weshalb das Zeichen sowohl von den Fachkreisen
als auch von den Durchschnittsabnehmern ohne Gedankenaufwand im
dargelegten Sinn erkannt wird (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts
B-3377/2010 vom 27.07.2010 E. 5.2 RADIANT APRICOT, B-1364/2008
vom 24. Juni 2009 E. 5.3 On the Beach).
6.3.1.2 Die angefochtene Marke "SWISSVIEW" setzt sich aus dem Adjek-
tiv "swiss" und demnach aus dem Substantiv "view" zusammen, so dass
die Kombination vom Abnehmer problemlos als "schweizerische Sicht,
schweizerische Aussicht, Schweizerische Ansicht" bzw. "schweizerische
Meinung" verstanden wird (vgl. E. 6.3.1.1 hiervor). Im Gegensatz zur Wi-
derspruchsmarke ist aufgrund der Verwendung eines Adjektivs klarge-
stellt, dass es sich bei "view" um ein Substantiv handelt, was bei Ersterer
hingegen offen bleiben kann. Es kann aber vorliegend festgehalten wer-
den, dass sich damit entgegen der Meinung des Beschwerdeführers an
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der Bedeutung des Zeichenelements "view" nichts marginales ändert:
Dank dem Adjektiv "swiss" wird lediglich präzisiert, um welche "view" es
sich handelt, was nur ein minimer Unterschied zwischen den zwei Zei-
chen darstellt (Urteil des Bundesverwaltungsgericht B-3162/2011 vom
8. Februar 2012 E. 5.4 5TH AVENUE [fig.]/AVENUE [fig.]). Dem Einwand
des Beschwerdeführers (Ziff. 3.2 der Replik), die einzelnen Begriffe wür-
den als solche aufgrund deren Zusammenschreibung nicht erkannt, kann
nicht gefolgt werden, da der Zusammenzug beider Wörter am Verständ-
nis nichts ändert, solange die einzelnen Wörter für den Abnehmer sofort
erkennbar sind (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6257/2008 vom
23. Dezember 2009 E. 11.3 f. DEOZINC), was vorliegend klar der Fall ist
und zudem durch die Tatsache, dass die einzelnen Wörter je einsilbig
sind, begünstigt wird.
6.3.1.3 Was die Wortelemente der beiden Zeichen betrifft, kann somit
festgehalten werden, dass sich diese kaum unterscheiden. Die phoneti-
schen und sinngehaltlichen Gemeinsamkeiten vermögen durch den fest-
gestellten Unterschied, wonach die jüngere Marke ein Wort und damit ei-
ne Silbe mehr hat, nichts an der Ähnlichkeit der Wortelemente beider Zei-
chen ändern.
6.3.2. Wie dargelegt, setzt sich die angefochtene Marke aus einer Wort-
kombination und einem grafischen Element zusammen. Das Wortelement
ist in Grossbuchstaben sowie in einem Wort geschrieben. Die Grafik ist
vergleichsweise klein und – ähnlich einem Asterix – leicht erhöht neben
dem letzten Buchstaben der Wortkombination angesetzt. Um deren Un-
terscheidungskraft zu betonen, verweist der Beschwerdeführer auf das
Storyboard sowie eine isolierte Vergrösserung der Grafik (Beilagen 1 und
2 der Replik). Dabei verkennt der Beschwerdeführer jedoch, dass nur der
Markeneintrag, d.h. die gesamthafte Abbildung wie sie im Register aufge-
führt wird, als Prüfungsgrundlage zu benutzen ist (DAVID, a.a.O., Art. 3
N. 12; MARBACH, SIWR III/1, N. 123). Eine mosaikartige Betrachtungs-
weise der Markenelemente ist unzulässig (DAVID, a.a.O., Art. 3 N. 11).
Weiter ist die Tatsache, dass es sich bei der Grafik um die Darstellung ei-
nes Helikopterrotors und damit um einen symbolischen Hinweis auf die
Tätigkeit des Hinterlegers, nämlich die Erstellung von Luftaufnahmen der
Schweiz in einem Helikopter, handelt, für den Abnehmer nicht ohne meh-
rere Gedankenschritte erkennbar. Setzt man die Grafik hingegen in Zu-
sammenhang mit den Waren und Dienstleistungen, ist darin weder ein
symbolischer Gehalt noch ein spezifischer Sinngehalt erkennbar. Es ist
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Seite 18
daher anzunehmen, dass sie als rein dekoratives und damit nebensächli-
ches Element der angefochtenen Marke wahrgenommen wird.
6.3.3. Zwischen den in Widerspruch stehenden Zeichen besteht folglich
auf optischer, phonetischer und lexikalischer Ebene eine Übereinstim-
mung. Die zusätzlichen Elemente der jüngeren Marke prägen diese nicht
derart, dass die ältere Marke "view" darin eine untergeordnete Rolle
spielt. Im Gegenteil, dass Zeichenelement "swiss" der jüngeren Marke
setzt als Adjektiv den Fokus auf das Nomen "view" und damit auf die Wi-
derspruchsmarke. Besteht wie im vorliegenden Fall bereits eine Zeichen-
ähnlichkeit aufgrund des Wortklanges, so führt die zusätzliche Über-
einstimmung im Sinngehalt zu einer Verstärkung der Zeichenähnlichkeit
(JOLLER, a.a.O., Art. 3, N. 159 f. mit Hinweisen). Damit hat die Vorinstanz
eine Zeichenähnlichkeit zwischen der Wortmarke "VIEW" und der Wort-
/Bildmarke "SWISSVIEW (fig.)" zu Recht bejaht.
7.
Abschliessend ist in einer Gesamtbetrachtung und unter Berücksichti-
gung der Kennzeichnungskraft beider Marken und des Aufmerksamkeits-
grades, den die massgeblichen Verkehrskreise bei der Nachfrage der be-
anspruchten Waren und Dienstleistungen walten lassen, über die Ver-
wechslungsgefahr zu urteilen.
7.1. Der Beschwerdeführer rügt, die Vorinstanz habe fälschlicherweise
angenommen, die ältere Marke verfüge über einen normalen Schutzum-
fang. Ohne eine weitere Begründung, stellt er fest, dass beide Marken
schwach seien (Ziffer 3.2 der Replik). Somit würden bereits geringe Un-
terschiede genügen, um eine Verwechslungsgefahr zu vermeiden, wes-
halb sich die jüngere Marke dank ihrer kennzeichnungskräftigen und be-
kannten Grafik genügend von der Widerspruchsmarke abhebe um eine
Verwechslungsgefahr zu vermeiden.
7.1.1. Bei der Beurteilung der Kennzeichnungskraft eines Zeichens ist
zunächst festzuhalten, dass sich diese nach der Unterscheidungskraft der
Marke bzw. ihrer Bestandteile bestimmt (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 81).
Diese wiederum ist dadurch zu bestimmen, dass das Zeichen in Relation
mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen gesetzt wird (JOLLER,
a.a.O., Art. 3 N. 82). Daraus ergibt sich wie die Vorinstanz zutreffend ent-
gegen der Meinung des Beschwerdeführers festgehalten hat, dass aus
der Tatsache allein, dass einem Zeichen eine Bedeutung zukommt, nicht
automatisch auf dessen Schwäche geschlossen werden kann (Ziffer D.3
B-8028/2010
Seite 19
der angefochtenen Verfügung). Geschwächt wird ein Zeichen erst, wenn
dieser Sinngehalt im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistun-
gen beschreibend ist.
7.1.2. Die Vorinstanz hat in der Widerspruchsmarke im Zusammenhang
mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen keine beschreibende
Bedeutung erkannt (Ziffer D.3 der angefochtenen Verfügung). Dieser Ein-
schätzung schliesst sich auch das Bundesverwaltungsgericht an: Ein
Sinngehalt wie "Sicht, (Aus)Blick bzw. Aussicht, Besichtigung" sowie "An-
sicht" bzw. "Meinung" oder auch "etwas ansehen, betrachten, besichti-
gen" ist im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren der Klasse 9
zu unbestimmt. Auch im Zusammenhang mit den in Klasse 35 bean-
spruchten Werbedienstleistungen oder den in Klasse 41 beanspruchten
Unterhaltungs- und kulturellen Aktivitätsdienste ist kein direkt beschrei-
bender Sinngehalt erkennbar, da weder eine Tätigkeit noch eine Zweck-
bestimmung noch ein Inhalt direkt beschrieben wird. Schliesslich betref-
fen die in Klasse 38 beanspruchten Dienstleistungen den technischen
Aspekt der Übertragung und weisen somit weder Thema noch Inhalt auf
(Urteil des Bundesverwaltungsgericht B-2380/2010 vom 7. Dezember
2011 E. 8.2.2 lawfinder/LexF [fig.] mit Verweis auf die Richtlinien in
Markensachen des Institut für Geistiges Eigentum vom 1. Januar 2011,
Teil 1, Ziff. 4.7). Demnach ist eine Bezeichnung wie "view" im Zusam-
menhang mit Dienstleistungen, welche allein die technische Übermittlung
nicht aber den Inhalt der übermittelten Informationen zum Gegenstand
haben, nicht beschreibend, weshalb auch hier nicht von einer schwachen
Marke gesprochen werden kann. Die Widerspruchsmarke ist daher als
originär unterscheidungskräftig zu bezeichnen, weshalb ihr im Einklang
mit der Vorinstanz und der Beschwerdegegnerin eine normale Kenn-
zeichnungskraft und ein entsprechender Schutzumfang zuzusprechen ist.
7.1.3. Zur Kennzeichnungskraft der angefochtenen Marke ist bei der Be-
urteilung des Zeichenelement "VIEW" das soeben Gesagte analog heran
zu ziehen. Weiter wird von keiner Partei bestritten, dass das Element
"swiss" nichts wesentliches zur Kennzeichnungskraft der Marke beiträgt,
da es sich lediglich um eine geografische Beschreibung handelt. Auch
unbestritten ist die Kennzeichnungskraft der Grafik. Der in diesem Zu-
sammenhang vom Beschwerdeführer sinngemäss vorgebrachte Ein-
wand, das Zeichen "swissview" sowie die Grafik würden vom Beschwer-
deführer seit mindestens 10 Jahren gebraucht und seien dem schweizeri-
schen Publikum deshalb bekannt (Ziffer 1.3 f. der Replik), kann nicht ge-
hört werden, da er diese Behauptung nicht substantiiert. Wer die durch
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Seite 20
Benützung gesteigerte Kennzeichnungskraft seiner Marke behauptet, hat
hierzu entsprechende Belege einzureichen (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 100
mit weiteren Hinweisen). Es ist demnach auch in Bezug auf die angefoch-
tene Marke von einem Zeichen mit gesamthaft normaler Kennzeich-
nungskraft auszugehen.
7.2. Angesichts der Tatsache, dass die Widerspruchsmarke gänzlich in
die angefochtene Marke übernommen wurde, sind die vom Beschwerde-
führer geltend gemachten optischen und klanglichen Abweichungen als
ungenügend zu qualifizieren. Auch besteht kein derart abweichender
Sinngehalt zwischen den zwei Zeichen, welcher die festgestellten Ähn-
lichkeiten wettmachen könnte. Zwar ist davon auszugehen, dass die
massgeblichen Abnehmer bei der Betrachtung der Marken im Zusam-
menhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen teils eine
erhöhte Aufmerksamkeit walten lassen (vgl. E. 4 hiervor). In Anbetracht
des Eingangs Gesagten sowie der Tatsache, dass die Vergleichszeichen
vorliegend für gleichartige Waren und identische Dienstleistungen hinter-
legt sind, und somit nicht schon geringste Abweichungen in den Zeichen
ausreichen, um eine Verwechslungsgefahr zu bannen (Urteil des Bun-
desverwaltungsgerichts B-6046/2008 vom 3. November 2010 E. 7.1 R
Rothmans [fig.]/ Roseman Crown Agencies KING SIZE [fig.]), genügt das
Kriterium der erhöhten Aufmerksamkeit alleine nicht um eine Verwechs-
lungsgefahr zu bannen (Urteil des Bundesverwaltungsgericht
B-1009/2010 vom 14. März 2011 E. 6.1 CREDIT SUISSE/UniCredit Suis-
se Bank [fig.]).
7.3. Schliesslich macht der Beschwerdeführer geltend, die Gefahr einer
Verwechslung könne gerade aufgrund dessen ausgeschlossen werden,
dass die Beschwerdegegnerin seine bereits im Jahr 2006 hinterlegte
Marke CH-Nr. 552'282 "swissview (fig)" bisher stillschweigend geduldet
habe, obwohl diese phonetisch mit der nun angefochtenen Marke über-
einstimmt. Auch seien weitere Marken im schweizerischen Register ein-
getragen, welche den Begriff "view" enthielten, was darauf deute, dass
die Widerspruchsmarke auch deren Existenz geduldet habe. Diesem
Einwand kann nicht gefolgt werden, denn es steht im Belieben eines
Markeninhabers, ob er sein Ausschliesslichkeitsrecht geltend machen will
oder nicht (Art. 3 Abs. 3 MSchG). Somit liegt es einzig in seinem Ermes-
sen zu entscheiden, ob und wann er sich an einem konkurrierenden Zei-
chen stört oder nicht (vgl. JOLLER, a.a.O., N. 9; MARBACH, SIWR III/1,
N. 688). Auch ist irrelevant, ob es bisher zu konkreten Verwechslungen
zwischen der Widerspruchsmarke und dieser Marke gekommen ist oder
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Seite 21
nicht (vgl. BGE 126 III 315 E. 4b Apiella; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 38 ff.).
Die diesbezüglichen Umstände haben demnach keinen Einfluss auf das
Bestehen oder Nichtbestehen einer Verwechslungsgefahr.
7.4. Aus den oben dargelegten Gründen ist die Beschwerde abzuweisen
und die angefochtene Verfügung zu bestätigen.
8.
8.1. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird der Beschwerdeführer kos-
ten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1
VwVG).
8.2. Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsa-
che, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien fest-
zulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom
21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bun-
desverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren
vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschla-
gen (Art. 4 VGKE), wobei dafür im Widerspruchsbeschwerdeverfahren
das Interesse der Widersprecherin an der Löschung, beziehungsweise
der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu ver-
anschlagen ist. Es würde allerdings zu weit führen und könnte im Verhält-
nis zu den geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschre-
ckend wirken, wenn dafür im Einzelfall stets konkrete Aufwandsnachwei-
se verlangt würden. Bei eher unbedeutenden Zeichen darf von einem
Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– ausgegangen werden
(BGE 133 III 492 E. 3.3 Turbinenfuss mit Hinweisen). Von diesem Erfah-
rungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Nach dem
Gesagten rechtfertigt es sich, die Verfahrenskosten insgesamt auf
Fr. 4'000.– festzulegen. Der vom Beschwerdeführer in dieser Höhe ge-
leistete Kostenvorschuss verbleibt damit bei der Gerichtskasse.
8.3. Im vorinstanzlichen Verfahren ist der Beschwerdeführer unterlegen.
Aufgrund des Verfahrensausgangs vor Bundesverwaltungsgericht hat er
auch mit Bezug auf die vorinstanzlichen Kosten als unterliegend zu gelten
und die Ziffer 3 des angefochtenen Entscheids ist zu bestätigen. Damit
verbleibt die von der Beschwerdegegnerin geleistete Widerspruchsge-
bühr von Fr. 800.– dem Institut, ist ihr aber vom Beschwerdeführer zu er-
setzen (vgl. dazu E. 8.5 hiernach).
B-8028/2010
Seite 22
8.4. Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine
Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zulasten des
Beschwerdeführers zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG in Ver-
bindung mit Art. 7 Abs. 1 VKGE.). Die Parteientschädigung umfasst die
Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der
Partei (Art. 8 VGKE). Die Parteientschädigung zugunsten der Beschwer-
degegnerin ist auf Grund der eingereichten Kostennote vom 4. April 2012
festzusetzen (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). Das gel-
tend gemachte Honorar von insgesamt Fr. 9'450.00 (exkl. MWST.) er-
scheint für das Beschwerdeverfahren trotz des doppelten Schriftenwech-
sels als zu hoch. Dieses ist daher in Bezug auf die Stundenanzahl und
den verwendeten Stundenansatz angemessen herabzusetzen und zwar
auf 20.5 Stunden sowie den üblichen Ansatz von Fr. 300.00 (Art. 10
Abs. 2 VGKE; vgl. auch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-
4260/2010 vom 21. Dezember 2011 E. 12.2 Bally/BALU [fig.]). Ingesamt
erscheint damit eine Parteientschädigung von Fr. 6'150.00 zzgl. der gel-
tend gemachten Kleinspesenpauschale von Fr. 283.50 (Art. 13 lit. a
VGKE), d.h. gesamthaft Fr. 6'433.50, für das Beschwerdeverfahren als
angemessen. Eine Mehrwertsteuer ist vorliegend nicht geschuldet, da die
Dienstleistungen der Rechtsvertreter der Beschwerdegegnerin nicht im
Inland erbracht wurden, weil Letztere ihren Sitz im Ausland hat (Art. 8
Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Mehrwertsteuer vom 12. Juni 2009
[Mehrwertsteuergesetz; MWSTG, SR 641.20] in Verbindung mit Art. 18
Abs. 1 MWSTG und Art. 9 Abs. 1 Bst. c VGKE).
8.5. Gemäss Art. 34 MSchG bestimmt die Vorinstanz in welchem Masse
die Kosten der obsiegenden Partei im vorinstanzlichen Verfahren von der
unterliegenden zu ersetzen sind. Die Vorinstanz hatte der Beschwerde-
gegnerin als der im vorinstanzlichen Verfahren obsiegenden Partei eine
Entschädigung in Höhe von Fr. 2'000.00 zuzüglich der Rückzahlung der
Widerspruchsgebühr von Fr. 800.00, d.h. insgesamt Fr. 2'800.00, zulas-
ten des Beschwerdeführers zugesprochen (Ziffer 4 der angefochtenen
Verfügung). Angesichts des Verfahrensausgangs ist diese Regelung zu
bestätigen.
9.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur
Verfügung (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG,
SR 173.110]). Es erwächst demnach bei Zustellung in Rechtskraft.
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Seite 23
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen und die vorinstanzliche Verfügung vom
14. Oktober 2010 bestätigt.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.00 werden dem Beschwerdeführer
auferlegt und mit dem von ihm geleisteten Kostenvorschuss verrechnet.
3.
Für das Beschwerdeverfahren wird der Beschwerdegegnerin eine Partei-
entschädigung von Fr. 6'433.50 (exkl. MWST.) zu Lasten des Beschwer-
deführers zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
– den Beschwerdeführer (Rechtsvertreter; Einschreiben; Beilage:
Beschwerdebeilagen zurück)
– die Beschwerdegegnerin (Rechtsvertretern; Einschreiben; Beilage:
Beilagen zurück)
– die Vorinstanz (Widerspruchsverfahren Nr. 09784; Einschreiben; Bei-
lagen: Akten zurück)
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
Marc Steiner Sabine Büttler
Versand: 4. Mai 2012